Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell Asia e dell Africa Mediterranea Ca Fosc

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1 Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell Asia e dell Africa Mediterranea Ca Foscari Dorsoduro Venezia Tesi di Laurea La sentenza Moncler Nuoyakate Una pietra miliare nella tutela dei marchi in Cina Relatore Ch. Prof. Renzo Riccardo Cavalieri Correlatore Dott.ssa Sara D Attoma Laurenda Elena Bortoletto Matricola Anno accademico 2015 / 2016

2 前言 谁都好多次在电视新闻 报纸或网络上肯定听到及阅读中国是世界上最有名的 造假工厂, 特别说起侵害商标权和伪造的现象, 对中国政府的处理不善的批评越来越多, 但是可以说最近几年发生了巨大的变化 本文的目的就是在中国研究侵害商标权和伪造的现象, 更具体地来说, 目的是尽量强调中国到目前为止在提高知识产权的定义和保护方面上已经取得了的显著进展, 特别突出关于工业商标的法律 为了更深地了解上述的复杂现象, 并考虑到 商标法 的最近改革, 我决定详细地翻译一个中华人民共和国北京知识产权法院作出的判决 这个判决是关于蒙克雷尔股份公司 (MONCLER S.P.A) 参加的民事诉讼, 这家意法公司是闻名于世的, 特别从事高档羽绒服产品的生产 2014 年 12 月, 原告蒙克雷尔股份公司诉被告北京诺雅卡特服装有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案 本案是在 2015 年 4 月 23 日作出的, 从而是根据 商标法 判断的第一案件之一, 上述的法律是在前一年修改的 ( 已于 2014 年 5 月 1 日起施行 ), 并且本案是在一个成立于 2014 年 11 月的知识产权法院判断的 为了把本案从中文翻译成意大利语, 不可缺少的方法就是首先学习及分析各种各样的情况, 如中国的社会 文化和经济环境 因此, 本文由三个部分来组成 第一章的主要内容涉及关于知识产权的国际立法制度, 这样做可以更好的理解中国立法制度的发展和变化, 从而首先略略介绍中国所加入的主要国际协定, 如 巴黎公约 马德里公约 尼斯协议等等相关的协定, 并且还介绍当中国加入世界贸易组织时承诺实施的 与贸易有关的知识产权协定 (TRIPS); 其次, 该论述知 II

3 识产权的的概念的不断发展, 特别强调中国政府多年以来对 商标法 作出的修改 其实, 直到七十年代, 虽然在中国有知识产权的观念, 但是同时法律制度缺乏一些恰当的手段来保护这个权利 马上就邓小平决定积极地进行改革开放的过程之后, 在 1982 年中国政府制定第一个 商标法 ; 多年以来, 对这个法律所作出的修改越来越多, 应该考虑到的主要修改就是那些在 2001 年作出的 ( 那时候中国加入了世贸组织 ), 并且还有那些在 2014 年作出的最新的修改 ( 后者被运用来判断论文里面的这个案件 ) 到目前为止, 中国已经面临并还在面临着许多复杂的挑战, 在这个不断发展的过程中立法者试图建立一个现代的法律制度, 此外该说在这个历史时刻跟知识产权有关的事件是非常重要的 在这方面, 必要着重指出北京 广州和上海知识产权法院成立的重要性 ; 这些法院的成立导致到下列的成果 : 一方面, 法官渐渐地增强他们的能力以便可以做出更加正确及一致的判决 ; 另一方面, 法律诉讼的效率大大提高了, 这样做能既省时间又省 钱 最后, 由于法官显而易见提高了他们的能力, 因此法院可以得到越来越多的独立 除此之外, 第一章还论述伪造的现象, 这个跟侵害商标权密切相关的 ; 更具体地来说, 在论文的过程中可以看到主要的经济后果之一是智力产品供应的贫困化 特别说起奢侈品时尚界的伪造, 在世界各地迅速地扩大, 并且最有名的品牌的完美仿制品的销售价格比原产品的销售价格低得多, 虽然谁都知道这个非常严重的问题, 但不幸的人们已经习惯了这种不可缺少的趋势 此外, 蒙克雷尔股份公司 ( MONCLER S.P.A.) 的案件证明销售跟原产品具有非常相似的销售价格的仿制品更加有害的, 这是因为消费者把自己的完全信心寄托于原品牌 III

4 第二章和第三章更详细地分析蒙克雷尔股份公司 (MONCLER S.P.A.) 与北京诺雅卡特服装有限公司的侵害商标权纠纷一审, 首先介绍一下 Moncler 集团的特点, 特别强调这家公司总是在制定经济战略的承诺, 并且采用不同的手段一边保护自己的品牌, 然后论述公司扩大在中国市场的发展, 后者在 2008 年开始的, 那时候公司在中华人民共和国商标局注册了第一个商标 几年之后,Moncler 发现在中国市场存在着一家相似的公司, 本公司不仅长期销售具有 Moncler 品牌的假冒伪劣羽绒服产品, 而且也注册相似的商标 从而, 搜集了一系列的证据之后, 在 2014 年 Moncler 集团去中华人民共和国北京知识产权法院提起诉讼 第二章详尽地介绍所有跟案件有关的细节, 同时亮点着其法律意义 ; 由于本案通过 商标法 最新的规定被判断, 因此可以说适应别的重要相似的案件 事实上, 上述法律的修改涉及很多改变, 其中最重要的是赔偿数额的增加从 50 万元至 300 万元 通过在本文的详细分析, 出现的最显明因素就是目前在中国发生着巨大的变化, 被告北京诺雅卡特服装有限公司的情况就是这个变化的象征, 因为虽然被告是一家中国公司, 但是按照终审的判决书本公司应该支付最高的赔偿数额, 并且上诉的时候法院确认之一判断 中国政府的这个决定让外国公司意识到, 从此中国愿意尽力回顾过去展望未来, 不再作为一个支持当地的任人唯亲的国家了, 而成为一个越来越快走向知识产权更大的保护的全新国家 说起法律的透明度, 本文也包含关于在中国难以寻找并咨询民事案件的评论 过去独有在该领域的专业人才可以搜集咨询者这种的资料, 另外也没有以往案件的档案 ; 而最近三十年来, 我们见证对这方面的非常重要开放, 也就是说, 最高人民法院重点向很重要的目标, 目标不仅涉及增加中国法院诉讼的透明度, 而且指引下级法院以便达到所有判决的一致性, 也为他们提供一套可观的犯罪档案 此外, 在 2013 IV

5 年最高人民法院发布了 最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定, 这个法律规定, 今后应该承担把文件公开出去的义务, 并且承担把文件在官方网站 ( 中国裁判文书网 ) 随时可用的义务 这个规定是为了 : 实行诉讼透明度的原则, 标准由法院作出的判决的网上发布, 主持正义并且增强司法机关的公信力 然而, 由于这只是限于那些学好中文的人, 因此今天寻找及咨询一个民事案件很难, 从而我决定把本案翻译成意大利语, 这个翻译非常有用因为突出中国民事判决的写作风格和特殊性 最新的变化包括, 一方面在官方网站找到资料的可能性更大, 另一方面关于写作的风格可以看到更全面的议论 关于本文的内容, 另一个很重要的方面已经在第一章引用了, 也就是说如何最高人民法院解释不同案件的重要性 ; 在这种情况下, 中华人民共和国北京知识产权法院不但凭 商标法 就作出决定, 而且凭一些三种不同解释的条款, 这样做结果是上述的解释常常被视为真正的规则, 因此作为法律的来源 另一个想达到的目标是说明把案件单纯翻译好不够, 而首先应该很深地研究并分析原文本的社会 文化和经济的背景 ; 只有这样做, 才能得到全面的好翻译 从而, 在翻译的过程中, 很有用的方法就是咨询别的相似的文本, 并且深刻地调查研究所有这两家公司的信息 为了翻译好, 作用的手段很多, 如纸质词典 电子词典, 还必要的是教师和中国人的帮助 ; 在本文的后面我附加了一个词汇表, 这个包括主要的专门术语 最后, 在第三章可以找到翻译方面的问题以便让读者更好地理解在翻译的过程中遇到的困难, 并且给他们说明如何面对及解决好各种各样问题 V

6 La sentenza Moncler Nuoyakate Una pietra miliare nella tutela dei marchi in Cina Indice 前言... II Lista delle abbreviazioni utilizzate nel testo... VIII Introduzione... IX Capitolo I... 1 La proprietà intellettuale... 1 Premessa Fonti internazionali sul marchio d impresa La Convenzione di Parigi L Accordo di Madrid L Accordo di Nizza WIPO e TRIPs Proprietà intellettuale e tutela dei marchi in Cina Nascita ed evoluzione della proprietà intellettuale Le riforme post-maoiste: Legge Marchi L entrata nella WTO: Legge Marchi Le Corti Specializzate in Proprietà Intellettuale Normativa vigente: Legge Marchi Il ruolo della Corte Suprema del Popolo Tutela dei marchi notori La contraffazione in Cina VI

7 1.3.1 Il concetto di contraffazione La tutela doganale Contraffazione nel fashion luxury Alcuni recenti casi celebri e considerazioni sul fenomeno Capitolo II Moncler Nuoyakate: un landmark case nella tutela dei marchi in Cina Il gruppo Moncler Brand strategy Moncler e la proprietà intellettuale Moncler in Cina Il caso Moncler - Nuoyakate La sentenza del Tribunale per la Proprietà Intellettuale di Pechino: una vittoria storica in Cina Le sentenze cinesi: difficoltà di reperimento e consultazione Capitolo III Traduzione della sentenza Il testo della sentenza Traduzione della sentenza Commento traduttologico Glossario della sentenza Conclusioni Appendice I Marchi Coinvolti Bibliografia Sitografia Leggi, Regolamenti, Fonti di Giurisprudenza VII

8 Lista delle abbreviazioni utilizzate nel testo BIRPI = Ufficio internazionale unito per la protezione della proprietà intellettuale. CSP = Supreme People's Court, Corte Suprema del Popolo ( 中华人民共和国最高人民法院 ). CUP = Convenzione di Unione di Parigi. GAC = l Amministrazione Generale delle Dogane, General Administration of Customs( 中华人民共和国海关总署 ). GATT = General Agreement on Tariffs and Trades. RPC = Repubblica Popolare Cinese, People's Republic of China ( 中华人民共和国 ). SAIC = State Administration for Industry and Commerce, Amministrazione statale per l'industria e Commercio ( 中华人民共和国国家工商行政管理总局 ). TRAB = Trademark Review and Adjudication Board, Consiglio per l aggiudicazione e il riesame dei marchi ( 商标评审委员会 ). WIPO = World Intellectual Property Organization, Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale ( 世界知识产权组织 ). WTO = World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio. VIII

9 Introduzione Quante volte al telegiornale, nei quotidiani o sul web abbiamo sentito parlare e letto della Cina come fabbrica del falso? Quante le critiche mosse verso l incapacità del governo cinese di gestire e arginare il fenomeno della contraffazione e della violazione del marchio? La risposta è ovvia, ma le cose stanno cambiando. Il presente lavoro di tesi si pone pertanto come obiettivo lo studio dei fenomeni della violazione del diritto di marchio ( 侵害商标权, qīnhài shāngbiāo quán) e della contraffazione ( 伪造, wěizào) in Cina, cercando di mettere in luce i passi avanti compiuti dal Paese nel migliorare la definizione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riguardo per la normativa sui marchi industriali. Al fine di comprendere questi fenomeni, anche alla luce della recente riforma della Legge sui Marchi, si è inoltre scelto di operare la traduzione settoriale di una sentenza resa dalla Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale di Pechino riguardo al procedimento civile cui ha preso parte una nota azienda italo-francese, Moncler, famosa in tutto il mondo in particolare per la produzione di piumini imbottiti di alta gamma. Nel dicembre 2014 la società ha intentato causa all azienda cinese 京诺雅卡特服装有限公司, Beijing Nuoyakate Garment Co. Ltd, accusandola di violazione del diritto d'uso dei propri marchi registrati, e conseguentemente di concorrenza sleale. La sentenza è stata resa il 23 aprile 2015, risultando dunque uno dei primi casi ad essere stato giudicato secondo la Legge Marchi riformata appena l anno prima (in vigore dal 1 maggio 2014), e presso una Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale, istituita nel novembre del Per la traduzione della sentenza è stato quindi fondamentale e imprescindibile lo studio e l analisi del contesto economico, sociale e culturale. Il lavoro è stato pertanto strutturato in tre parti. Il primo capitolo affronterà il quadro normativo internazionale in materia di proprietà intellettuale in cui si è andata ad inserire l evoluzione in tale materia della normativa cinese. Dopo, quindi, la trattazione dei principali accordi internazionali a cui ha aderito la Cina (dalla Convenzione di Unioni di Parigi all Accordo di Madrid, dall Accordo di Nizza ai TRIPs, prerequisito per l adesione alla WTO), si traccerà l evoluzione del concetto di proprietà intellettuale nella RPC, mettendo in luce le modifiche apportate alla normativa sui marchi. Fino alla fine degli anni 70, infatti, in Cina esisteva sì il concetto di proprietà intellettuale, ma erano assenti, dal panorama giuridico, strumenti normativi che lo tutelassero. La prima Legge sui Marchi risale infatti al 1982, IX

10 periodo immediatamente successivo all avvio delle riforme proposte da Deng Xiaoping. Negli anni si sono susseguite diverse modifiche, e si sono sottolineate in particolare quelle del 2001, in vista dell adesione della Cina alla WTO, e quelle più recenti del 2014, applicate proprio al caso trattato. La Cina ha quindi affrontato, e lo sta ancora facendo, un processo importante in cui i legislatori hanno cercato di costruire un sistema giuridico moderno, e le vicende riguardanti la proprietà intellettuale sono state tra le più rappresentative di questo momento storico. In questo contesto si sottolineerà l importanza dell istituzione delle Corti Specializzate in Proprietà Intellettuale presso i tribunali di Pechino, Guangdong e Shanghai. Come vedremo nel dettaglio, la creazione di tali Corti ha comportato: maggiore competenza da parte dei giudici con conseguenti giudizi più coerenti e trasparenti; migliore efficacia ed efficienza dei procedimenti giudiziari, che si traduce in un risparmio di tempo e denaro; infine, maggiore indipendenza delle corti dovuta alla migliore preparazione dei giudici. Il primo capitolo affronterà, infine, anche il fenomeno della contraffazione, strettamente legato alla violazione dei diritti di marchio. Come vedremo, una delle maggiori conseguenze economiche della contraffazione è l impoverimento dell offerta di prodotti dell intelletto. La contraffazione nel settore della moda di lusso, in particolare, si sta espandendo vertiginosamente in tutto il mondo, e la vendita di copie perfette dei prodotti delle maggiori marche a prezzi di molto inferiori all originale è un trend a cui purtroppo siamo ormai abituati. Il caso Moncler dimostrerà inoltre che la vendita di copie contraffatte a prezzi invece molto simili all originale, può causare danni ancora maggiori legati alla fiducia che il consumatore ripone nel marchio originale. Nel secondo e terzo capitolo si affronterà nel dettaglio il caso Moncler Nuoyakate, procedendo prima ad una presentazione del gruppo Moncler, dell impegno profuso da sempre nella formulazione di strategie e nell adozione di strumenti per la tutela del proprio brand, e dell espansione nel mercato cinese, avviata nel 2008 con la registrazione del primo marchio presso l Ufficio Marchi cinese. Di lì a pochi anni è proprio nel mercato cinese che Moncler viene a conoscenza di un azienda che non solo commercializzava da tempo piumini con il logo Moncler contraffatto, ma aveva anche registrato marchi simili in Cina. Nel 2014, pertanto, dopo aver raccolto una serie di prove, il Gruppo ha fatto ricorso presso la Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale di Pechino. Il secondo capitolo procederà quindi con la presentazione del caso e della sua rilevanza giuridica. Essendo stato giudicato applicando le nuove disposizioni previste dalla Legge Marchi recentemente riformata, il caso si inserisce nel contesto di altri importanti precedenti. La riforma della Legge ha infatti previsto, tra i X

11 maggiori cambiamenti, l incremento del quantum risarcitorio da RMB a RMB. Come avremo modo di osservare più dettagliatamente, il fatto che alla società convenuta, Nuoyakate, sia stato comminato il massimo della pena pecuniaria, e che anche in sede di appello la Corte abbia ribadito tale sentenza, è un importante segnale che il governo cinese ha lanciato alle imprese straniere: la volontà di cancellare il passato di una Cina come patria dei favoritismi locali, e quindi di scrivere un presente e un futuro di un paese che sta procedendo sempre più speditamente verso una tutela maggiormente trasparente dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare delle parti straniere. E, a proposito di trasparenza, nel secondo capitolo verrà inserito un commento in merito alla difficoltà del reperire e consultare le sentenze civili rese in Cina. In passato queste azioni erano riservate esclusivamente ai professionisti del settore, e non esistevano raccolte di casi precedenti. Negli ultimi 30 anni, invece, si è assistito ad un importante apertura in questo senso: la Corte Suprema del Popolo si è posta, infatti, l obiettivo non solo di incrementare la trasparenza dei procedimenti giudiziari cinesi, ma anche di orientare e uniformare le decisioni delle corti inferiori e fornire un terreno di precedenti giudiziali alle stesse. Nel 2013 la stessa ha inoltre emanato la Decisione relativa alla pubblicazione on-line dei documenti delle sentenze da parte delle Corti cinesi, in cui si afferma l obbligo di rendere pubbliche e facilmente reperibili sul sito web ufficiale 中国裁判文书网, Judicial Document of China, tutte le sentenze, allo scopo di attuare il principio della trasparenza dei processi, standardizzare la pubblicazione on-line delle sentenze emesse dai tribunali, promuovere la giustizia e accrescere la credibilità della magistratura. Nonostante ciò, ancora oggi reperire e consultare una sentenza civile è pressoché riservato solo a chi ha una buona conoscenza della lingua cinese, ed è per questo che si è quindi deciso di tradurre la sentenza, operazione che è stata utile, inoltre, per mettere in luce le caratteristiche e le peculiarità dello stile delle sentenze civili cinesi. Le novità sottolineate riguardano innanzitutto una maggiore reperibilità on-line nei siti ufficiali e, quanto allo stile, un esposizione più argomentativa rispetto al passato. Un altro aspetto che si è cercato di evidenziare riguarda un argomento già citato nel primo capitolo, e cioè l importanza delle Interpretazioni emanate dalla Corte Suprema del Popolo: la Corte Specializzata in PI di Pechino ha basato la sua decisione, oltre che sulla Legge Marchi, anche su alcuni articoli di tre distinte interpretazioni, dimostrando come queste rivestano il carattere di vere e proprie normative di attuazione, e quindi come fonti del diritto. Nel terzo capitolo, dedicato interamente alla traduzione della sentenza, si cercherà di illustrare come la traduzione non sia un atto a sé, ma sia anzi imprescindibile dallo studio e XI

12 dall'analisi del contesto economico, sociale e culturale in cui è stato prodotto il prototesto, cioè il testo di partenza. Per fare ciò, è stato utile svolgere ricerche approfondite sulle due aziende coinvolte e consultare testi paralleli alla sentenza. Per la traduzione sono stati utilizzati dizionari cartacei ed elettronici, e si sono inoltre consultati giuristi, docenti e madrelingua. Gli aspetti problematici della traduzione o commenti riguardanti alcune scelte traduttive verranno esposti e spiegati nella sezione del commento traduttologico. Infine, verrà inserito un glossario dei principali termini settoriali incontrati in fase di traduzione, che chiude il terzo capitolo. XII

13 Capitolo I La proprietà intellettuale Premessa Tradizionalmente, con "proprietà intellettuale" si intende l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani in campo scientifico, industriale e artistico, e che danno, a chi li ha inventati, un vantaggio competitivo. La legge, sulla base di questi principi, non solo attribuisce ai creatori lo sfruttamento esclusivo delle loro invenzioni, ma pone anche nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati. Il concetto di proprietà intellettuale (IP) può essere diviso in due distinte sottocategorie: proprietà industriale: i brevetti, i modelli di utilità 1, i disegni e modelli 2, i marchi, le indicazioni geografiche, ecc. proprietà intellettuale (in senso stretto): diritti d'autore relativi ad opere artistiche e letterarie originali, musica, software, creazioni pubblicitarie e multimediali, ecc. L'importanza della proprietà intellettuale è stata riconosciuta per la prima volta dalla Convenzione di Parigi per la Tutela della Proprietà Industriale (1883), seguita dalla Convenzione di Berna per la Tutela delle Opere Letterarie e Artistiche (1886). Entrambi i trattati sono amministrati dall Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) che è, insieme all Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), l ente preposto alla tutela della IP. 1 Nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego Cfr. (consultato il 10/01/2017). 2 Sul piano giuridico, un disegno o modello è l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, quale risulta dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma, dalla struttura superficiale, dai materiali e/o dal suo ornamento. Il concetto si differenzia dal marchio perché un marchio serve a individuare l origine dei prodotti e servizi riconducendoli a un impresa per distinguerli dai prodotti e servizi dei suoi concorrenti. Un disegno o modello protegge solo l aspetto esteriore di un prodotto e non può proteggerne la funzione. Cfr. (consultato il 10/01/2017). 1

14 1.1 Fonti internazionali sul marchio d impresa In materia di proprietà intellettuale nel corso degli anni si sono susseguite numerose normative internazionali, le quali sono andate ad inserirsi in un percorso evolutivo definito come globalizzazione del diritto. Galgano definisce, infatti, la globalizzazione giuridica come non soltanto la creazione di un diritto uniforme, ma anche il transito dei modelli. Più nello specifico per quanto qui ci concerne: [...] assistiamo all elaborazione, ad esempio tramite le convenzioni internazionali che permettono di recepire istituti di altri paesi, di quello che viene chiamato lo shopping del diritto : si tratta di uno strumento di globalizzazione ancora più importante dell uniformazione stessa del diritto, attuato mediante principi uniformi [ ]. Si tratta di una sorta di grande emporio: i vari modelli nazionali anziché essere destinati ad un superamento per effetto dell avvento di un sistema giuridico unitario, uniforme, valido per tutto il mondo, conservano la loro validità perché sono tanti possibili modelli ai quali porre mano a seconda delle esigenze dei singoli. 3 La globalizzazione giuridica si inserisce naturalmente nel contesto delle dinamiche dell integrazione economica le quali, interessando prima i paesi industrializzati, hanno poi raggiunto il resto del mondo, non mancando di produrre effetti negli ambiti della cultura e del diritto. Sempi ne fa il punto di partenza della sua analisi e asserisce: Non stupisce, dunque, che il fenomeno della globalizzazione, che ha preso avvio dal mondo della tecnologia, dell economia e della finanza, rendendo più mobili le risorse rispetto al passato e alterando la tradizionale rappresentazione della distanza, desti interesse anche per il giurista, chiamato oggi a misurarsi con scenari inusitati, che mettono in discussione i classici schemi legati alle relazioni diritto-economia, statomercato, norma-luogo. [...] Taluno ha evidenziato come il c.d. diritto globale - in particolare quello dell economia e dei traffici commerciali - sia un diritto fluido e multiforme, per lo più legato a contesti informali e ad un numero sempre maggiore di soggetti coinvolti nella creazione delle norme, tale da realizzare, così, una nuova epifania di pluralismo giuridico. 4 La globalizzazione giuridica è quindi uno dei prodotti della crescente ed inarrestabile internazionalizzazione dell economia, la quale ha dotato le convenzioni internazionali di un ruolo determinante e fondamentale per quanto riguarda le fonti destinate alla tutela della proprietà intellettuale. 5 Uno dei più importanti trattati elaborati per l unificazione delle 3 GALGANO F., Il modello cinese nel contesto della globalizzazione giuridica, in (a cura di) Timoteo M., Regimi e tutela della Proprietà intellettuale in Cina, collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, p SEMPI L., Cina e globalizzazione giuridica nel prisma della proprietà intellettuale, Torino, Giappichelli Editore, 2015, pp. XV-XVI. 5 MANGINI V., Manuale breve di diritto industriale, Milano, Cedam, 2009, p

15 legislazioni di diritto industriale è, infatti, la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (CUP) che, dopo diverse modifiche, ha dato vita nel 1967 alla Convenzione Istitutiva dell Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO). Successivamente, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie, del Per quanto concerne la tutela dei marchi, si citano l Accordo di Madrid del 1891, il Protocollo di Madrid 1989 e l Accordo di Nizza del Infine, la stipulazione nel 1994 dell Accordo TRIPS (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), promosso dal GATT, è stata di fondamentale importanza per la protezione della proprietà intellettuale e nella lotta contro la contraffazione e la pirateria poiché tale accordo rappresenta un tentativo di colmare il divario e le differenze nel modo in cui i diritti sulla proprietà intellettuale sono protetti in tutto il mondo, al fine di portarli sotto regole internazionali comuni. La tabella 1 mostra le date di adesione e di entrata in vigore dei suddetti trattati in Cina. Tabella 1 Adesione ed entrata in vigore dei trattati internazionali in materia di PI in Cina. Trattato Data di adesione Data dell entrata in vigore Convenzione di Parigi 19 dicembre marzo 1985 Convenzione di Berna 10 luglio ottobre 1992 Accordo di Madrid 4 luglio ottobre 1989 Protocollo di Madrid 1 settembre dicembre 1995 Accordo di Nizza 5 maggio agosto 1994 TRIPS 11 dicembre dicembre 2001 Fonte: World Intellectual Property Organization (WIPO) La Convenzione di Parigi La Convenzione di Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (CUP) 7, firmata il 20 marzo 1883 a Parigi da Belgio, Brasile, Francia, Italia, Olanda, Portogallo, 6 Cfr. (consultato il 25/11/2016). 7 Tra una vasta letteratura, FRANCESCHELLI R., Sui marchi di impresa, Milano, Giuffré, 1988; SIROTTI GAUDENZI A., Opere dell ingegno e diritti di proprietà industriale, in Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol.1, Milano, Giuffré, 2008; GALGANO F., MARRELLA F., Diritto e prassi del 3

16 Spagna e Svizzera, rappresenta uno dei primi trattati internazionali ad occuparsi di un settore, proprietà intellettuale e proprietà industriale, fino ad allora disciplinato da leggi nazionali e accordi bilaterali. Ad oggi conta 176 paesi aderenti il che rende la Convenzione uno dei trattati maggiormente diffusi nel mondo 8. La Cina ha aderito alla Convenzione ( 保护工业产 权巴黎公约, Bǎohù gōngyèchǎnquán Bālí gōngyuē) il 19 dicembre 1984, entrando in vigore il 19 marzo Sono stati probabilmente due i motivi principali che hanno reso necessaria la Convenzione: il primo, l esigenza di sfuggire la perdita indesiderata del diritto alla tutela brevettuale attraverso la pubblicazione delle domande di brevetto e la partecipazione a fiere internazionali prima di aver depositato il brevetto presso gli uffici nazionali; il secondo, la necessità di armonizzare le diverse leggi nazionali riguardanti la tutela dei brevetti. 9 Nel 1878, cinque anni dopo l Esposizione Mondiale di Vienne, venne quindi convocato a Parigi il Congresso Internazionale sulla Proprietà Industriale. Questo deliberò la necessità di richiedere una conferenza diplomatica internazionale con il compito di determinare la base per una legislazione uniforme in materia di proprietà industriale. Il governo francese iniziò così a far circolare una bozza della convenzione che proponeva la formazione di una "unione" internazionale per la tutela della proprietà industriale. La convenzione venne poi ultimata durante la Conferenza di Parigi del L art. 1, comma 2 e 3, della Convenzione identifica chiaramente il suo raggio d azione: (2) La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale. (3) La proprietà industriale s'intende nel significato più largo e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame minerali, acque minerali, birre, fiori, farine. 10 commercio internazionale, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell economia, vol.54, Padova, Cedam, La lista completa dei Paesi aderenti è consultabile sul sito della WIPO 9 REISS S., Commentary on the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Lex-IP.com Honolulu, Hawaii, United States, reperibile al sito 10 Art. 1, comma 2 e 3, cfr. (consultato il 27/11/2016) 4

17 Per quanto riguarda i contenuti, le principali norme introdotte dalla Convenzione sono relative a quanto previsto dagli articoli 2 e 3. L art. 2 disponeva che tutti i cittadini dei paesi dell Unione (della Convenzione) avrebbero goduto di uguale protezione e tutela legale contro la violazione dei loro diritti - il c.d. principio del trattamento nazionale - e che non sarebbe stato richiesto loro il domicilio o la residenza nel paese in cui la protezione era rivendicata. L art. 3 introduceva poi il principio di assimilazione di alcune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell Unione. Di particolare rilievo è anche l art. 6-bis che presentava la categoria dei marchi notori come tutelabili, anche nel caso in cui questi non fossero registrati. L importanza dell articolo si deve al fatto che ai paesi dell Unione veniva data la possibilità di rifiutare o invalidare la registrazione di un marchio che fosse la riproduzione, l imitazione o la traduzione di un marchio ritenuto notorio nel paese di registrazione o uso. (1) I Paesi dell'unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio - se la legislazione del Paese lo consente - sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto o una imitazione atta a creare confusione con esso. 11 A seguire, l art. 6-quinquies, sanciva che qualsiasi marchio registrato nel Paese di origine gode della stessa protezione negli altri paesi dell Unione 12 e chiariva il significato di paese di origine : Sarà considerato come Paese di origine il Paese dell'unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell'unione, il Paese dell'unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell'unione, il Paese della sua nazionalità, nel caso che egli abbia la cittadinanza di un Paese dell'unione. 13 L Art. 6-quinquies, lett. B, delineava le tipologie di marchi non idonei alla registrazione, ovvero quei marchi che per la loro natura: possono recare pregiudizio ai diritti acquisiti da 11 Art. 6-bis, comma 1, cfr (consultato il 27/11/2016) Art. 6-quinquies, lett. A, comma 1, cfr. (consultato il 27/11/2016) Art. 6-quinquies, lett. A, comma 2, cfr. (consultato il 27/11/2016) 5

18 terzi nel paese dove la protezione è richiesta; vanno contro la morale o all ordine pubblico; sono privi di carattere distintivo o sono divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è richiesta. 14 Si ricorda infine l art. 4, che introduceva per la prima volta il principio della priorità unionista: Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'unione una domanda di brevetto di invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini sotto indicati. 15 I suddetti articoli sono solo alcuni dei più importanti della Convenzione e permettono di capire il ruolo che la stessa ha avuto nel gettare solide basi per la normativa futura in materia di proprietà intellettuale. Va ricordata in questa sede anche la Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie, adottata il 9 settembre La convenzione è nata con il principale intento di proteggere in maniera uniforme ed efficace i diritti degli autori in riguardo alle opere artistiche e letterarie. L importanza di tale atto è dovuta al fatto che per la prima volta è stato riconosciuto reciprocamente il diritto d autore tra le nazioni aderenti, novità in quanto fino a prima dell adozione della convenzione le nazioni spesso si rifiutavano di riconoscere sul materiale di nazioni straniere il diritto d'autore. La Cina ha aderito alla Convenzione di Berna ( 保护文学和艺术作品伯尔尼公约, Bǎohù wénxué hé yìshù zuòpǐn bó'ěrní gōngyuē) il 10 luglio 1992, entrando in vigore il 15 ottobre dello stesso anno L Accordo di Madrid A pochi anni dall entrata in vigore della Convenzione di Parigi, il 14 aprile 1891 alcuni dei Paesi aderenti all Unione di Parigi hanno sottoscritto l Accordo di Madrid 16, modificato diverse volte nel corso degli anni 17. Lo scopo di tale accordo era quello di introdurre la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio e sostituire il deposito 14 Art. 6-quinquies, lett. B, comma 1-3, cfr. (consultato il 27/11/2016) 15 Art. 4, lett. A, comma 1, cfr. (consultato il 27/11/2016) 16 Per la citazione degli articoli si è fatto riferimento alla traduzione in italiano dell Accordo (consultato il 29/11/2016). 17 Modificato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Nizza il 15 giugno 1957 e a Stoccolma il 14 luglio 1967, e modificato nel

19 plurimo dell Unione Internazionale per la Proprietà Industriale, con una registrazione unitaria. L Accordo prevede, infatti, una procedura semplificata tramite la quale, con il deposito di una domanda di registrazione di marchio presso la WIPO (OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) di Ginevra, si producono gli stessi effetti che si sarebbero ottenuti se la domanda di registrazione fosse stata presentata contemporaneamente presso gli Uffici competenti di ciascuno Stato contraente e designato 18. Imprescindibile è comunque il fatto di essere titolari di una registrazione nazionale in uno dei Paesi aderenti all'accordo (Paese d'origine 19 ). Il Paese richiedente deposita quindi la domanda ed entro il termine di un anno dalla pubblicazione del marchio internazionale nel Registro Ufficiale, le amministrazioni dei Paesi designati nella domanda possono rifiutare la registrazione del marchio sulla base, ad esempio, dell esistenza di marchi anteriori anticipatori, sulla base di opposizioni alla registrazione presentate da terzi e altro. Pertanto, la registrazione di marchio internazionale viene concessa solo nei Paesi designati ove nessun rifiuto, emesso ex officio o su istanza di terzi, sia divenuto definitivo. La durata della registrazione va da 10/20 anni rinnovabili (art. 6) e può essere registrato in uno o più Stati oltre a quello d'origine per una o più classi merceologiche (v. infra Classificazione di Nizza). Il titolare di un marchio internazionale registrato, ha la priorità di 6 mesi dal deposito della domanda per l'estensione ad altri Paesi. All Accordo di Madrid aderiscono più di cinquanta paesi, sia europei che extraeuropei 20, anche se vi sono alcuni paesi che hanno considerato l Accordo di scarso interesse ed economicamente svantaggioso 21. A ciò si è cercato di porre rimedio tramite il Protocollo di 18 cfr. Note di proprietà industriale - Registrazione dei marchi all estero (consultato il 29/11/2016). 19 E' considerato Paese di origine, il Paese dell'unione dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale o, in subordine, il Paese dell'unione dove abbia il suo domicilio o, in ulteriore subordine, il Paese della sua nazionalità qualora egli sia cittadino di un Paese dell'unione (art.1, lett. c). L'individuazione del Paese di origine viene quindi effettuata in base ad un criterio ordinato gerarchicamente. Cfr. COSTA C., Il Protocollo di Madrid sul marchio internazionale, in mglobale.it (consultato il 29/11/2016). 20 La lista completa dei Paesi aderenti è disponibile sul sito ufficiale della WIPO. Attualmente sono 55 i Paesi aderenti (l ultimo aggiornamento è del 14 ottobre 2016), (consultato il 30/11/2016). 21 Per ottenere la registrazione internazionale di un marchio si deve pagare una tassa di base fissa ed una tassa complementare, sempre fissa, per ciascun Stato designato e per ogni classe merceologica oltre la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere. Le tasse previste dall'accordo sono decisamente inferiori a quelle dei depositi nazionali e sono uguali per tutti gli Stati (indipendentemente dal fatto che la procedura per la registrazione di un marchio è più costosa se è previsto l'esame della domanda). Alcuni Paesi hanno quindi considerato economicamente più vantaggiosi i depositi nazionali e non hanno per questo aderito all'accordo. 7

20 Madrid stipulato il 27 giugno Il Protocollo, avendo una maggior copertura geografica, offre nuove opportunità di tutela all'estero dei marchi. In particolare, mentre l Accordo garantiva tutela ai marchi già registrati in uno dei Paesi aderenti, il Protocollo allarga il suo raggio d azione fino a tutelare i marchi, e garantire quindi la registrazione internazionale, che abbiano fatto anche soltanto la domanda di registrazione in uno dei Paesi aderenti (art. 2) 22. Attualmente, al Protocollo di Madrid aderiscono 98 Paesi. La Cina ha ratificato l Accordo ( 商标国际注册马德里协定, Shāngbiāo guójì zhùcè mǎdélǐ xiédìng) il 4 luglio 1989 e il Protocollo relativo all Accordo ( 马德里协定有关议定书, Mǎdélǐ xiédìng yǒuguān yìdìngshū) il 1 settembre 1995, entrando in vigore sul territorio nazionale (ad esclusione di Hong Kong e Macao) rispettivamente il 4 ottobre 1989 e il 1 dicembre L Accordo di Nizza Un altro Accordo internazionale importante per la materia oggetto di studio è l Accordo di Nizza, stipulato il 15 giugno In questa occasione è stata istituita la classificazione merceologica 24 ( 尼斯分类, Nísī fēnlèi) tuttora vigente e secondo cui ogni Paese membro dell Accordo è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare tale classificazione, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e ad indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono registrati. 25 Si tratta, quindi, di un elenco che descrive la natura di prodotti e servizi in termini generali, allo scopo di classificare i marchi registrati in 22 Art. 2 del Protocollo di Madrid: Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata «domanda di base») o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») può, riservate le disposizioni del presente Protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell Ufficio internazionale dell Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazionale», «Ufficio internazionale» e «Organizzazione»). (consultato il 30/11/2016). 23 Riveduto a Stoccolma nel 1967, a Ginevra nel 1977, e modificato nel La classificazione di Nizza è basata su una classificazione redatta nel 1935 dall Ufficio Internazionale per la Tutela della Proprietà Intellettuale (BIRPI), predecessore della WIPO. Fu quella classificazione, che contava 34 classi e una lista in ordine alfabetico dei beni, ad essere adottata dall Accordo di Nizza, e successivamente ampliata fino a comprendere 11 classi di servizi e la relativa lista in ordine alfabetico. 25 Cfr. Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza), in uibm.gov.it, (consultato il 01/12/2016). 8

21 maniera univocamente riconosciuta ed accettata a livello internazionale. Come indicato dall art. 1, comma 3, «Tale classificazione è costituita di: a) una lista delle classi, b) un repertorio alfabetico dei prodotti e dei servizi con l'indicazione delle classi alle quali sono assegnati. 26» Attualmente è composta da 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi, ognuna delle quali è dotata di un'intestazione contenente informazioni di carattere generale sul tipo di prodotti o servizi contemplati. L'intestazione della classe 25, per esempio, è "Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria" e quella della classe 15 è "Strumenti musicali". 27 Ogni classe contiene poi una serie di termini specifici, che meglio definiscono i prodotti o servizi da proteggere e che, in fase di domanda di registrazione di un marchio, si consiglia di utilizzare, evitando termini specifici diversi o che comunque non sono presenti nella classificazione e che causerebbero ritardi nella procedura di registrazione. Come accennato sopra, in virtù dell Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo all Accordo di Madrid, l utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio anche nel caso della registrazione internazionale di un marchio effettuata dall Ufficio Internazionale per la Tutela della Proprietà Intellettuale. La Cina ha aderito all Accordo di Nizza ( 尼斯协定, Nísī xiédìng) il 5 maggio 1994, ed è in vigore dal 9 agosto 1994, data in cui la Cina è diventata uno dei Paesi membri dell Unione di Nizza 28. In merito alla classificazione internazionale dei marchi, il 12 giugno 1973 è stato stipulato un ulteriore Accordo, e cioè l Accordo di Vienna sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi. La WIPO a proposito specifica che: 26 Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, (consultato il 01/12/2016). 27 L Accordo di Nizza ha previsto anche l istituzione, presso l Ufficio Internazionale, di un Comitato di Esperti incaricato di decidere su tutte le modificazioni o aggiunte da apportare alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, e in cui ogni Paese membro è rappresentato (art. 3). Per modificazioni si intende qualsiasi trasferimento di prodotti da una classe all'altra, o la creazione di una nuova classe implicante un tale trasferimento, l introduzione di note esplicative, ecc. Il Comitato, che si riunisce con cadenza annuale presso la WIPO a Ginevra, opera quindi al fine di fornire i necessari aggiornamenti alla Classificazione stessa, in base alle esigenze di mercato e degli utenti. L ultima edizione della classificazione è entrata in vigore il 1 gennaio Le classi sono consultabili sul sito ufficiale della WIPO, (consultato il 01/12/2016). 28 WIPO, Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks - Accession by the People's Republic of China, in wipo.int., (Consultato il 01/12/2016). 9

22 The Vienna Classification constitutes a hierarchical system that proceeds from the general to the particular, classifying the figurative elements of marks into categories, divisions and sections, on the basis of their shape. 29 Va sottolineato che, al contrario di quanto avvenuto con l Accordo di Nizza, la Cina non ha aderito a quello di Vienna WIPO e TRIPs L Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO, World Intellectual Property Rights Organization, in cinese 世界知识产权组织 Shìjièzhīshìchǎnquánzǔzhī), nominata in precedenza, è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, esistente dal La sua istituzione è dovuta alla volontà di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. Come precedentemente detto, il BIRPI, e cioè l Ufficio internazionale unito per la protezione della proprietà intellettuale è stato il precursore della WIPO, ed era stato istituito nel 1893 per amministrare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. La WIPO è stata poi creata formalmente dalla convenzione per l'istituzione dell'organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed emendata il 28 settembre Nel 1974, quando è diventata una delle agenzie specializzate dell ONU, alla WIPO è stato affidato il compito di amministrare questioni relative alla proprietà intellettuale, devolute dagli Stati Membri ed estendendo poi il suo ruolo. Il 1 gennaio 1996 la WIPO ha firmato un accordo di cooperazione con l Organizzazione del Commercio Internazionale (WTO); tramite l accordo, che aveva come obiettivo principale quello di assistere i paesi in via di sviluppo tramite la promozione della tutela della proprietà intellettuale in tutto il mondo fornendo assistenza tecnica e informativa, la WIPO ha quindi dimostrato l importanza dei diritti in tema di proprietà intellettuale nell ambito del commercio internazionale. Tra le attività svolte dalla WIPO figurano: l'esame e la registrazione internazionale di brevetti, marchi, disegni industriali e denominazioni di origine, per facilitare sia gli inventori che le aziende nel conseguimento della protezione nei Paesi membri dell'organizzazione; servizi di arbitrato e mediazione per la risoluzione di controversie tra privati, incluse le dispute riguardanti l'utilizzo abusivo di marchi; la promozione di norme e standards comuni al fine di armonizzare le legislazioni dei Paesi membri sulla protezione e sulle procedure di 29 WIPO, International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification), in wipo.int, (Consultato il 01/12/2016). 10

23 riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale; assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo (PVS) e ai Paesi meno avanzati (PMA) nell'adozione di politiche di incentivo all'innovazione e alla creatività, nell'attuazione dei Trattati internazionali sulla proprietà intellettuale; la creazione di banche dati, ecc. 30 Attualmente la WIPO conta 189 paesi aderenti 31 e amministra 26 Trattati in materia di brevetti, marchi, disegni industriali, denominazioni di origine e diritto d'autore. La Cina ha aderito alla WIPO il 3 giugno Veniamo al secondo tema di questo paragrafo, e cioè l accordo TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 32. Firmato a Marrakesh nel 1994, il TRIPs è uno degli allegati all Accordo istitutivo della WTO e costituisce il risultato di otto anni di trattative. Con tale accordo si sono stabiliti i requisiti che le leggi dei paesi aderenti devono rispettare per tutelare la proprietà intellettuale, nell'ambito del copyright, delle indicazioni geografiche protette, dell'industrial design, dei brevetti, dei marchi di fabbrica registrati e di numerosi altri ambiti. L intento del legislatore è stato quello di eludere qualsiasi tipo di ostacolo al libero commercio derivante dalla tutela inadeguata dei diritti di proprietà intellettuale, introducendo così standards minimi di protezione in tutte le aree della materia, nonché misure per la prevenzione e repressione della contraffazione che ogni governo deve assicurare in ognuno dei Paesi membri della WTO. L Accordo TRIPs è strutturato in sette parti: disposizioni generali e principi fondamentali; norme relative all esistenza, all ambito e all esercizio dei diritti di proprietà intellettuale; tutela dei diritti di proprietà intellettuale; acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure inter partes; 30 L Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), (consultato il 05/12/2016). 31 La lista completa è reperibile al sito (consultato il 05/12/2016). 32 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Tra una vasta letteratura, CORREA C., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement, New York, Oxford University Press, 2007; FOCARELLI C., Lezioni di Diritto Internazionale, vol.1, Padova, Cedam, 2008; CARAVALHO N.P., The TRIPS Regime of Patent Rights, 3 ed., Netherlands, Kluwer Law International, 2010; BERALDO M., Brevetti e innovazioni, la difesa della proprietà industriale dall Europa alla Cina, Milano, Franco Angeli, 2011; CARAVALHO N.P., The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, Netherlands, Kluwer Law International, 2011; SENA G., I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, in Trattato di diritto civile e commerciale, 4 ed., Milano, Giuffrè, 2011; COTTIER T., VÉRON P., Concise International and European Ip Law: Trips, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology, Netherlands, Kluwer Law International, Per gli articoli citati si è fatto riferimento alla traduzione in italiano presente in uibm.gov.it, (consultato il 05/12/2016). 11

24 prevenzione e risoluzione delle controversie; le disposizioni transitorie ed infine le disposizioni istituzionali e finali. I motivi che hanno portato all approvazione del TRIPs sono da ricercare nella modernizzazione e quindi nell avvento di nuove tecnologie, in particolare quelle informatiche, e nelle distorsioni nel commercio internazionale provocate dalla crescita del fenomeno della cosiddetta "pirateria" 33. Sono questi due fenomeni e soprattutto le loro ricadute economiche che hanno condotto i detentori dei diritti di proprietà intellettuale, tra gli anni 70 ed 80, a far pressione sui Governi occidentali, affinché intervenissero più drasticamente e fermamente nel riaffermare la legittimità di tali diritti e limitare quanto più possibile gli effetti negativi di una loro violazione. Come visto in precedenza, sebbene a livello internazionale esistessero già numerosi trattati che disciplinavano la materia, e sebbene questi fossero stati modificati nel corso degli anni, essi mancavano di quelle norme che obbligassero gli Stati membri di tali Convenzioni ad applicare fattivamente i diritti minimi che essi stessi avevano teoricamente accordato alle controparti. Tali trattati, inoltre, risultavano inadeguati a tutelare le nuove tipologie di diritti scaturenti dalle più recenti scoperte tecnologiche. In termini pratici, il TRIPs ha stabilito le linee guida per l'applicazione delle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale, per i ricorsi e per le procedure di risoluzione delle controversie. Con questo accordo si è quindi tentato di colmare il divario e le differenze nel modo in cui i diritti sulla proprietà intellettuale sono protetti in tutto il mondo, al fine di portarli sotto regole internazionali comuni. Il TRIPs ha pertanto stabilito un livello minimo di protezione che ogni governo deve garantire alla proprietà intellettuale dei membri del WTO. Il principio base su cui questo accordo è stato costruito è il cosiddetto principio del trattamento nazionale (Art.3), che stabilisce di trattare la propria nazione allo stesso modo di quelle straniere, partner del WTO 34. L'accordo TRIPs, in aggiunta, prevede un altro importante principio aggiuntivo: la protezione della proprietà intellettuale dovrebbe contribuire all'innovazione tecnologica e alla divulgazione delle conoscenze tecnologiche, a 33 La pirateria informatica indica varie attività di natura illecita perpetrate tramite l'utilizzo di strumenti informatici. Le attività più comuni sono l'accesso non autorizzato a dati riservati, la loro modifica per ottenere vantaggi illeciti, e la copia di software o altro materiale digitale senza rispettare il diritto d'autore. Cfr. (consultato il 07/12/2016). 34 TRIPS, art. 3: Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. (consultato il 05/12/2016). 12

25 reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori, e in modo da favorire il benessere sociale ed economico (art. 7) 35. La materia oggetto di questa tesi è affrontata nella sezione 2 dell Accordo, che tratta infatti dei marchi. Si sottolineano in particolar modo l importanza degli artt. 15 e 16, comma 1 e 2: (Art. 15) Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili. L art. 15 fornisce una chiara e uniforme definizione dell oggetto di protezione di questa sezione dell Accordo. Come si vedrà successivamente nel secondo capitolo, per quanto riguarda la sentenza del caso Moncler, fondamentale, ai fini del giudizio, è stato considerare l importanza dell utilizzo della combinazione di segni. (Art. 16) 1) Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei Membri di concedere diritti in base all'uso. 2) L'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i Membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel Membro in questione conseguente alla promozione del marchio. 3) L'art. 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato. Con questo articolo si chiarisce come i redattori dei TRIPs abbiano pensato di cogliere nell art. 6-bis della Convenzione di Parigi l occasione di estendere a livello globale la 35 TRIPS, art. 7: La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi. (consultato il 05/12/2016). 13

26 protezione rafforzata di quello che precedentemente era designato come marchio celebre, famoso o rinomato e che nel diritto comunitario è definito come marchio che gode di notorietà. L art. 16 (2) TRIPs apporta delle modifiche alla norma convenzionale e ne estende l ambito di applicazione ai servizi; impone, inoltre, di valutare la notorietà con lo specifico riguardo al pubblico interessato, anziché ai consumatori nel complesso. E prevede, infine, che tale notorietà possa derivare dalla promozione del segno, quindi la tutela del marchio si applica anche in assenza della commercializzazione sul mercato di interesse. È però l art. 16 (3) che introduce una grande novità: una tutela allargata ai prodotti o servizi non affini 36 a quelli per i quali un marchio è stato registrato. Il requisito di registrazione così postulato «introduce ex novo un ipotesi di tutela del marchio anteriore estesa anche a beni non affini e quindi allargata, che non esisteva nel diritto internazionale convenzionale prima della divaricazione operata dall art. 16 (3).» 37 La ratifica dell accordo TRIPs ( 与贸易有关的知识产权保护协定, Yǔmàoyìyǒuguān de zhīshi chǎnquán bǎohù xiédìng) da parte della Cina è avvenuta in concomitanza con l entrata nella WTO, anzi si può dire che sia stata una tappa obbligata per la sua adesione. L accordo TRIPs, infatti, è entrato in vigore in Cina l 11 dicembre 2001, data dell adesione alla WTO. 1.2 Proprietà intellettuale e tutela dei marchi in Cina La civiltà cinese, che come noto possiede una millenaria tradizione ed un immenso patrimonio di creatività, viene ricordata per le sue scoperte ed invenzioni che spesso hanno preceduto di secoli o addirittura di millenni i progressi tecnologici occidentali 38. Per questi motivi ha perciò da sempre influenzato enormemente il progresso della civiltà umana. 36 Un esempio in cui il marchio notorio ha goduto di questa tutela rafforzata è il caso Lacoste: la notorietà del popolare segno del coccodrillo è stata riconosciuta dalle autorità cinesi in occasione della procedura di opposizione avviata contro alcuni concorrenti cinesi che avevano applicato un marchio simile ad una linea di borse, in una classe di prodotti, cioè, in cui la società francese lacoste non aveva ancora provveduto a registrare il marchio. V. ZHANG Q., Introduction of Trademark Review and Adjudication Board, SAIC, China, in Atti del convegno L Italia, la Cina e la proprietà industriale, Roma maggio 2005, p RICOLFI M., Trattato dei marchi Diritto europeo e nazionale (due volumi indivisibili), Torino, Giappichelli Editore, 2015, p Tra le più rivoluzionarie e curiose si ricordano le piantagioni in linea, l aratro di ferro, la porcellana, l ombrello, la stampa a caratteri mobili, la bussola, la carta, e la polvere da sparo. Le ultime quattro sono le cosiddette quattro grandi invenzioni, in cinese 四大发明, (Sì dà fā míng). L'importanza di queste invenzioni fu trattata per la prima volta dal filosofo inglese Francis Bacon ( ) che nel 1620 scrisse riguardo all'importanza di queste tecnologie: "La stampa, la polvere da sparo e la bussola: queste tre invenzioni hanno completamente cambiato la faccia e lo stato delle cose in tutto il mondo; la prima in letteratura, la seconda nella guerra, la terza nella navigazione; esse hanno portato tanti cambiamenti, così 14

27 Fatta questa premessa, l intento che con questo paragrafo ci si prefigge è dare un quadro generale, e quindi parziale, di quella che è stata l evoluzione della tutela della proprietà intellettuale ( 知识产权, Zhīshì chǎnquán) in Cina. Questo è un tema che ha ricevuto una considerevole attenzione in particolare a partire dall apertura del mercato cinese ai Paesi Occidentali, quando la materia della proprietà intellettuale ha per la prima volta ricevuto una forma di tutela legislativa. Il primo passo verso l effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è stata dunque l implementazione dei TRIPs; tuttavia, sin dall inizio di questo processo, gli osservatori internazionali mostravano già delle perplessità, e in particolare taluno aveva evidenziato che «to make amendments to China s intellectual property laws was not easy, but to put these amendments into effect in society is much more difficult» 39. Infatti, seppur importanti miglioramenti sostanziali sono stati implementati sulle normative a tutela dei diritti di PI, questi stessi sono stati poi oscurati a causa dell opinione comune secondo cui in Cina «the enforcement of intellectual property laws may well be described as unsatisfactory if not dismal or in crisis» Nascita ed evoluzione della proprietà intellettuale Seguendo la linea di lettura appena tracciata, e cioè la difficoltà di applicare le nuove normative, non va tuttavia dimenticato che la Cina stessa ha compiuto un cammino autonomo nella definizione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e non ha soltanto seguito i modelli occidentali. I primi tentativi di arginare la naturale propensione alla contraffazione, secondo Alford, si hanno nell 835 a.c., con l emanazione di un editto imperiale per la regolamentazione della pubblicazione e la riproduzione di opere letterarie 41. Da ciò si evince che il percorso compiuto dalla Cina nella definizione degli IPRs è stato più complicato e travagliato rispetto a quello dei paesi occidentali. I motivi vanno ricercati nella cultura e tradizione cinese stessa, a cui faceva capo il Confucianesimo, restii per natura ad ogni definizione di proprietà. La dottrina confuciana poneva, infatti, al centro l individuo e il profondi, che nessun impero, nessuna setta, nessuna stella sembra aver esercitato tanto potere ed influenza nella vita dell'uomo quanto queste scoperte meccaniche", in Francis Bacon, Novum Organum, Book I, CXXIX. Su questo argomento si legga inoltre e (consultati il 09/12/2016). 39 NIE J., The Enforcement of Intellectual Property Rights in China, London, Cameron May, 2006, p Ibidem. 41 ALFORD W. P., To Steal a Book Is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization, Stanford, Stanford University Press, 1995, p

28 suo sviluppo personale in relazione al contributo dato alla società 42. In Cina, quindi, non era ancora sviluppato l interesse economico per il profitto; di conseguenza, i diritti di proprietà intellettuale non venivano tutelati proprio in quanto espressione di una forma di proprietà. Possiamo quindi asserire che il Confucianesimo sia stato una delle cause del rallentamento dello sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale e della tutela dei marchi in Cina. È in questo contesto che possiamo maggiormente apprezzare gli sforzi compiuti dalla Cina nella definizione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda la materia dei marchi: secondo Greenberg 43, fu proprio in Cina che venne registrato il primo marchio 44. Erano anche previste delle forme di tutela giuridica: i marchi venivano registrati presso le corporazioni dei commercianti oppure presso i funzionari locali. Dal momento che espressioni normative dedicate alla materia erano ancora assenti nel panorama giuridico cinese di quell epoca, le richieste di tutela si basavano su un istanza di tutela nei confronti di atti di scorrettezza o di inganno 45. Per quanto riguarda l ambito normativo, si dovrà aspettare fino agli inizi del XX secolo, e cioè l ultima fase dell impero cinese. Tra la fine dell 800 e l inizio del 900, infatti, si assiste all apertura della Cina agli scambi commerciali internazionali e ai contatti con l Occidente che, di fatto, hanno comportato un rafforzamento della posizione cinese nei processi economici e commerciali. Le merci che venivano maggiormente scambiate erano l oppio, la seta e il tè. Per la loro natura, tali merci non erano contrassegnate da segni distintivi, quindi il problema della proprietà intellettuale negli scambi commerciali si pose soltanto nella seconda metà dell 800, quando i commercianti cinesi iniziarono ad imitare i marchi di alcuni prodotti stranieri che avevano acquisito una certa notorietà. La proprietà intellettuale acquisì quindi un ruolo centrale sia per i commercianti stranieri che per il governo locale: se i primi volevano più tutela in materia, l interesse del governo era invece maggiormente incentrato sull esclusivo controllo delle idee, 42 «La peculiare situazione che viene così a crearsi è in realtà frutto dell assenza, nella mentalità cinese, della concezione che vede la creazione intellettuale come proprietà del suo creatore, sia esso un individuo o un qualsivoglia soggetto. Secondo la tradizione cinese, infatti, la conoscenza ha natura di bene pubblico e quindi comune. A dimostrazione di ciò, lo stesso Confucio era solito sostenere di non aver creato conoscenza ma di essersi limitato a trasmetterla». Cfr. FARAH P., Proprietà intellettuale tra visione confuciana e Omc, in Orizzonte Cina, maggio 2011, p GREENBERG A.S., The Ancient Lineage of Trademarks, in J. Pat. & Trademark Off. Soc y, vol. 33, 1951, pp Il marchio fu registrato su del vasellame risalente al 2698 a.c. 45 XUE H., ZHENG C., Chinese Intellectual Property in the 21 st Century, Sweet & Maxwell Asia, Hong Kong, 2002, p

29 nonché dell ordine sociale 46. Sebbene diverse Convenzioni Internazionali in materia di PI fossero già state sottoscritte, la Cina non vi aveva ancora aderito. Per far fronte al problema dell imitazione, quindi, le forze straniere fecero pressione affinché il Paese prendesse seri impegni in materia. Durante i negoziati che fecero seguito alla Rivolta dei Boxer 47, la Cina aderì ai trattati commerciali internazionali 48 siglati con Gran Bretagna e Stati Uniti. Furono, questi, un primo tassello nella tutela della PI in Cina; tuttavia, il fatto che entrambe le leggi scaturite dai trattati non vennero poi effettivamente attuate, fa ben comprendere come il Paese abbia rimandato ancora di prendere seri e decisi provvedimenti in materia di proprietà intellettuale 49. Nel 1912 viene proclamata la Repubblica cinese ( 中华民国, Zhōnghuá mínguó). Il governo neo istituito inizia da subito a lavorare alla stesura della costituzione e, nel contempo, vedono la luce una nuova normativa in materia di diritto d autore e di diritto industriale, fallite per diversi motivi: l inefficienza del processo educativo della popolazione cinese sull importanza dei diritti di proprietà intellettuale, l inaccessibilità dei tribunali, l interferenza delle autorità, la scarsa preparazione tecnica dei funzionari cinesi, l assenza di un ceto di giuristi autonomi dalla pubblica amministrazione 50, tutti motivi che ricorreranno spesso nelle critiche mosse dagli osservatori internazionali verso il governo cinese. 46 ALFORD, op. cit, p La rivolta dei Boxer fu una ribellione popolare sollevata in Cina da un grande numero di organizzazioni cinesi popolari contro l'influenza straniera colonialista. La sollevazione, mossa da sentimenti xenofobi, ha avuto luogo dal 2 novembre 1899 al 7 settembre 1901 e si è conclusa con la vittoria del corpo di spedizione organizzato dalle forze straniere. Cfr. Sabattini M., Santangelo P., Storia della Cina, RCS, Milano, 2004, p. 545 ss. 48 Il trattato Mackay del 1902 con la Gran Bretagna, sui marchi, e il trattato con gli Stati Uniti del 1903, sui brevetti. 49 Nel 1910 viene emanata la Legge sul diritto d autore ( 版权法, Bǎnquán fǎ), primo esempio della volontà cinese di volersi adattare all evoluzione internazionale in campo di PI. Basata sulla Convenzione di Berna del 1886, la Legge si inserisce nell ambito della politica adottata dalla dinastia Qing, che mirava a garantire al Paese una fioritura economica e culturale a seguito della depressione causata dalla Guerra dell Oppio. La 版权法 sarà il punto di partenza, nel 1928, della legge emanata durante il governo del 国名党 (Guómíndǎng), il Partito Nazionalista cinese. Oggetto di tutela sono non solo le opere scritte, i disegni, le fotografie ma anche le opere a tre dimensioni quali le sculture e i modelli (art. 1). Per ottenere tutela sono necessarie la registrazione dell opera e l approvazione del Ministro competente, non essendo invece sufficiente la semplice creazione dell opera o la pubblicazione della stessa (art. 2). Per approfindimenti sul Great Qing Copyright Code vedi (Consultato il 02/01/2017). 50 Ne parlano, in particolare, ADAMO G. L., Il marchio d impresa: una prospettiva comparata tra Italia e Cina, StreetLib, Diritto del Risparmio, Lecce, 2014, p. 71; CAVALIERI R., La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese, Franco Angeli, Milano, 1999, pp

30 Nel 1949 Mao Zedong subentra al Guomindang proclamando la nascita della, 中华人民共和国 (Zhōnghuá rénmín gònghéguó), la Repubblica Popolare Cinese (RPC). La Cina subisce una trasformazione socialista e la normativa previgente di stampo nazionalista, che mal si conciliava con questo cambiamento, viene abrogata. Tra gli atti eliminati sono compresi sia la Legge brevetti che la Legge sul diritto d autore. Si instaura così un sistema di transizione: si cerca di passare da una normativa che garantisce la proprietà privata sulle opere ad una che preveda il controllo statale sulle stesse. La dottrina ufficiale marxista considera tutti i lavori artistici privi di valore, partendo dal presupposto che il mondo della cultura sia colpevole di sottrarsi al primato della politica ed alle direttive che giungono dai vertici del partito di indirizzarsi verso la linea proletaria, mescolandosi con gli operai, i soldati ed i contadini 51. Seguendo questa concezione, nella normativa in materia degli anni Cinquanta, la proprietà intellettuale diventa uno strumento nell edificazione dello stato socialista 52. Per quanto riguarda i marchi, nel 1950 vengono approvate le "Norme provvisorie per la registrazione dei marchi" ( 商标注册暂行条例, Shāngbiāo zhùcè zhànxíng tiáolì), che affermavano l'unicità e l'esclusività del marchio, ma non ne riconoscevano ancora la funzione come garanzia di qualità. In aggiunta, a partire dal 1957 tutte le imprese e i territori privati cinesi vengono nazionalizzati: in tal modo, sebbene la normativa di quegli anni abbia riconosciuto, in modo provvisorio, una parziale tutela delle opere letterarie artistiche, nel decennio successivo le leggi sulla proprietà intellettuale non hanno più ragione di esistere 53 e difatti le riforme degli anni Sessanta hanno via via ridotto i margini di tutela, «sulla base della convinzione che non fosse opportuno fornire incentivi materiali a persone impegnate in attività creative, inventive e commerciali» 54. Nel 1958, con il cosiddetto Grande Balzo in Avanti ( 大跃进, Dà yuèjìn), ha inizio un periodo caratterizzato dalla rottura con il modello sovietico, dalla marginalizzazione dell'apparato giuridico formale e di valorizzazione della linea di massa e della prospettiva di classe. Durante questo periodo e in particolare nei dieci anni di disordine (tra il 1966 e il 1976) della Rivoluzione Culturale viene avviato un processo di abbattimento di tutte le strutture giuridiche cinesi, in cui i progetti di codificazione in corso vengono sospesi, rallentando di conseguenza l'attività legislativa. Vengono inoltre sciolte le Istituzioni 51 GROSSI F., Il diritto d autore in Cina, supplemento Altalex Quotidiano - marzo 2014, (consultato il 02/01/2017). 52 SEMPI L., Cina e globalizzazione giuridica, p YANG D., Intellectual Property and Doing Business in China, p SEMPI L., op. cit., p

31 statali (come il Ministero della Giustizia nel 1959 e l ANP, che non si riunì per 11 anni fino al 1975), tutte le attività connesse alla produzione, all'applicazione e allo studio del diritto vengono sospese, le funzioni istituzionali definitivamente svalutate e gli organi della pubblica amministrazione e alcuni organi locali del PCC sciolti e sostituiti da comitati ad hoc. Questa presa di posizione anti-diritto, detta giusnichilismo è da ricondurre: i) al carattere particolarmente conservatore proprio della natura del giurista e dello studioso di legge che poco si confà al nuovo clima rivoluzionario; ii) alla visione del diritto come strumento utilizzato dalla società classista per mantenere i rapporti di forza insiti in essa; iii) alla visione tipica del periodo Maoista che mal giudicava la categoria degli intellettuali. Negli anni del giusnichilismo le figure della professione legale sono state perseguitate, comportando negli anni successivi una scarsa formazione della classe di giuristi, che mancano anche di una reale esperienza. Peter K. Yu evidenzia a tal riguardo: Apart from judges, China also suffers from a shortage of lawyers, in particular intellectual property lawyers. Due to this shortage, businesses and individuals cannot obtain advice and services from competent lawyers to protect and effectively enforce their intellectual property rights in lawsuits and administrative proceedings. 55 Negli anni della Grande Rivoluzione Culturale ciò a cui la legislazione cinese va incontro è quindi un vero e proprio blackout del diritto, e ciò colpisce anche lo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, non solo vennero smantellati i Tribunali ed altre pubbliche amministrazioni, i giuristi vennero sottoposti a processi di rieducazione ideologica, le facoltà di giurisprudenza cessarono ogni tipo di attività 56, ma venne interrotta persino la registrazione dei marchi, per riprendere soltanto nel 1978 a livello nazionale, con la creazione della 中华人 民共和国国家工商行政管理总 (Zhōnghuá rénmín gònghéguó guójiā gōngshāng háng zhèng guǎnlǐ zǒngjú), l Amministrazione Statale per l Industria ed il Commercio (SAIC) 57, la quale dal 1 novembre 1979 ha iniziato ad accettare le prime domande di registrazione del marchio. 55 YU P., From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-first Century, American University Law Review, 55, 4, 2006, p TIMOTEO M., Il contratto in Cina e in Giappone nello specchio dei diritti occidentali, Padova, Cedam, 2004, pp 中华人民共和国国家工商行政管理总局 (Zhōnghuá rénmín gònghéguó guójiā gōngshāng háng zhèng guǎnlǐ zǒngjú), in inglese State Administration for Industry and Commerce, è l'autorità competente a livello ministeriale direttamente sotto il Consiglio di Stato incaricato della vigilanza/regolamentazione sui mercati e della relativa applicazione della legge per via amministrativa. 19

32 Dal quadro storico emerge pertanto che a partire dalla nascita della RPC, la Cina si è trovata per molti anni senza norme a tutela della proprietà intellettuale. È infatti solo a partire dagli anni 80 che la Cina Popolare ha implementato un corpus di norme in materia. Tale corpus si è via via consolidato grazie anche alla spinta data in vista dell adesione della Cina al WTO e alla ratifica dell accordo TRIPs. Come vedremo successivamente, la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi rappresenta in questo contesto «l aspetto più significativo del processo di adeguamento della normativa interna ai requisiti indicati da suddetti trattati.» 58 Sono stati gli ultimi 30 anni, quindi, ad essere decisivi per delineare le politiche in materia di proprietà intellettuale. Sono gli anni in cui il Paese ha intrapreso, attraverso la creazione di un contesto giuridico totalmente nuovo, una grande opera di adeguamento all assetto di regole necessarie al suo ingresso nella comunità internazionale. Come detto in precedenza, la Cina ha aderito a numerose Convenzioni Internazionali: il 19 marzo 1985 alla Convenzione di Unione di Parigi, seguito dall Accordo di Madrid sui segni distintivi. Il 15 ottobre 1992 la Cina ha aderito alla Convenzione di Berna. Di grande importanza è stata anche l adesione, avvenuta nel 1993, alla Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di fonogrammi. Gli anni 90 hanno inoltre visto la Cina aderire al sistema di tutela brevettuale proposto dal Patent Cooperation Treaty 59. Come già evidenziato più volte, il processo di integrazione si è poi completato con l adesione alla WTO, attraverso la quale la Cina ha assunto gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell Accordo TRIPs Le riforme post-maoiste: Legge Marchi 1982 La fine del cosiddetto nichilismo giuridico 60 giunge pertanto con il tramontare dell era maoista e l instaurazione di una nuova epoca di ricostruzione economica, trasformazioni e aperture. A partire dai primi anni Ottanta ricomincia a proliferare energicamente la produzione legislativa in tutte le branche del diritto. Il legislatore della RPC è chiamato ad 58 ANTONELLI R., I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina, in (a cura di) TIMOTEO M., Regimi e tutela della Proprietà intellettuale in Cina, collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, p Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, firmato a Washington il 19 giugno del 1970, è un trattato internazionale multilaterale gestito dall'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, per il deposito unificato di domande di brevetto valide in uno o più degli Stati aderenti al trattato. (consultato il 31/12/2016). 60 Viene così definito il periodo in cui, durante i cupi anni della Rivoluzione culturale, la legge tornò a ricoprire l ignobile ed esclusivo ruolo di strumento di coercizione prono al mantenimento del funzionamento della macchina statale, quindi un semplice mezzo di conservazione del potere. 20

33 assolvere il gravoso compito di colmare il vuoto legislativo appena ereditato, cercando di plasmare le nuove normative alle mutazioni sociali in corso. Nella Cina di Deng Xiaoping il legislatore si pone quindi l obiettivo di ristabilire il quadro giuridico preesistente al quale si vanno ad affiancare nuovi testi normativi. La materia delle privative industriali ricopre in questo momento storico un ruolo di importanza cruciale, cioè lo strumento per promuovere l innovazione, gli investimenti esteri e l apertura del commercio internazionale 61. Per superare l arretratezza vigente in campo agricolo e industriale, la Cina introduce leggi a la tutela della proprietà individuale, che si rifanno ai principi tipici di un economia di mercato. Deng si fa così promotore del progetto voluto da Zhou Enlai, l appello alle Quattro Modernizzazioni in campo agricolo, industriale, scientifico e tecnologico e difesa nazionale., ma con il rispetto della linea politica comunista. La Cina avvia in questo modo l apertura a livello internazionale, e l adesione alle più importanti convenzioni, tra cui la WIPO nel 1980, è solo uno dei passi compiuti lungo questo percorso. Quanto alla materia della proprietà intellettuale, di nostro interesse è specialmente la prima Legge Marchi ( 商标法, Shāngbiāo fǎ), emanata il 23 agosto 1982 ed in vigore dal 1 marzo La Legge Marchi del 1982, emanata lo stesso anno della Costituzione ancora tutt oggi in vigore, è stata l aprifila di una serie di leggi in materia di proprietà intellettuale 62 fondamentali per l avvicinamento cinese al contesto internazionale 63. La normativa del 1982 ha così introdotto nel diritto cinese due novità: il principio del diritto di sfruttamento in esclusiva dei marchi d impresa e il procedimento di registrazione secondo il principio del first to file, della priorità della domanda, vale a dire che riceve tutela dall ordinamento chi per primo presenta la domanda di registrazione 64. Il diritto d uso esclusivo di un marchio è quindi subordinato alla registrazione dello stesso presso l Ufficio Marchi ( 国家商标局, Guójiā shāngbiāo jú): la data del deposito della domanda di registrazione del marchio rappresenta l unico modo per risolvere conflitti fra più domande presentate per uno stesso marchio SEMPI L., Cina e globalizzazione giuridica, p Vengono infatti emanate la Legge Brevetti (1984) la Legge sul diritto d autore (1990). 63 Come noto, nel 1979 Deng avviò la politica della porta aperta (gaige kaifang). La ristrutturazione del sistema legislativo in materia di PI serviva quindi in primo luogo a rassicurare gli investitori occidentali. Ricordiamo, inoltre, che in quegli anni il governo cinese provvide ad emanare altre leggi fondamentali per la creazione di un ambiente giuridico non ostile agli stranieri: la Legge penale e di procedura penale (1979), la Legge sulle joint ventures sino-estere (1979), la Legge sull imposta sui redditi individuali (1980), la Legge sui contratti economici (1981) e la Legge di procedura civile (provvisoria) (1982). 64 Cfr. SEMPI L., Trasferimento di tecnologia e tutela della proprietà intellettuale, in CAVALIERI R. (a cura di), Cina: commercio internazionale e investimenti esteri, Milano, IPSOA, 2006, p TIMOTEO M., La difesa dei marchi e brevetti, p

34 Da sottolineare, inoltre, quanto previsto dall art. 39, che introduceva il sistema del doppio binario, dual track system ( 双轨制, shuānguǐzhì), ossia la facoltà di adire all autorità giudiziaria piuttosto che all autorità amministrativa. La Legge del 1982, sebbene pionieristica nel suo genere, era tuttavia piuttosto sintetica (contava, infatti, soltanto 43 articoli) e presentava diverse lacune e limiti: la nozione dei marchi d impresa era limitata e ristretta a parole, disegni o la loro combinazione (art. 7) 66 e mancava totalmente la tutela dei marchi notori, collettivi e di certificazione. Tali lacune sono dovute non solo al contesto economico dell epoca, ancora fondato sull economia pianificata, ma anche alla ristrutturazione del sistema giuridico in corso. A tali mancanze si è poi cercato di rimediare con l emendamento del 22 febbraio L entrata nella WTO: Legge Marchi 2001 La Cina ha quindi affrontato, e lo sta ancora facendo, un processo importante in cui i legislatori hanno cercato di costruire un sistema giuridico moderno, e le vicende riguardanti la proprietà intellettuale sono state tra le più rappresentative di questo momento storico. Da rilevare è il rafforzamento del livello professionale dei giudici e circolazione più aperta delle informazioni 67. Sono questi due temi che hanno sempre rappresentato un punto debole del sistema giuridico cinese. Come anche affermato precedentemente, in merito alla carenza del livello di formazione, professionalizzazione e indipendenza dei giudici lamentata a livello internazionale, è d obbligo ricordare il blackout del diritto avvenuto durante gli anni della Rivoluzione Culturale ( ). La ricostruzione ex novo dell apparato giudiziario cinese, reduce quindi da una fase profondamente antilegalitaria, passa attraverso la ricostituzione dell apparato giudicante. Timoteo ricostruisce le tappe fondamentali e i maggiori raggiungimenti di questo processo 68 : se, infatti, nel 1979 potevano essere nominati giudici tutti i cittadini che avessero compiuto i ventitre anni e godessero dei diritti politici, nel 1995 veniva invece emanata una prima normativa sulla magistratura 第七条商标使用的文字 图形或者其组合, 应当有显著特征, 便于识别 使用注册商标的, 并应当标 明 " 注册商标 " 或者注册标记 Art. 7 Le scritture, i disegni o la loro composizione utilizzati nel marchio devono avere caratteri distintivi ed essere di facile differenziazione. Nell uso di un marchio registrato si deve apporre la dizione Marchio registrato o i simboli della registrazione. 67 Un esempio, il giudice della Corte Suprema Jiang Zhipei gestisce il sito internet valido strumento di scambio di informazioni e dibattito a livello nazionale e internazionale. 68 TIMOTEO M., La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, p La nuova legge sui giudici, zhongghua renmin gongheguo faguan fa, del 28 febbraio

35 Le Corti Specializzate in Proprietà Intellettuale Il blackout del diritto ha inoltre posto l esigenza, a partire dalla metà degli anni 90 e su insistenza del governo americano, di istituire delle sezioni specializzate in materia di privative industriali presso alcune Corti Popolari. Gli obiettivi preposti erano l elevazione del grado di professionalità e l avvio della de-politicizzazione delle corti cinesi 70. Nel 1996 è stata così istituita la prima sezione della Corte Suprema specializzata in casi di PI, rinominata nel 2002 III Sezione Civile della CSP. Successivamente la CSP ha incluso, nel suo piano quinquennale di riforma 71, l istituzione di vere e proprie corti specializzate ad hoc (non più semplici sezioni) in materia di PI estendendo poi il modello adottato alle municipalità di Pechino, Shanghai e Guangdong nella seconda metà del La creazione delle Corti Specializzate fa parte di un più grande progetto di riforma giudiziaria che include l istituzione, da parte della Corte Suprema del Popolo, anche di un centro di ricerca diviso in tre branche 73. Sono, questi, chiari segnali del nuovo percorso che il Governo intende seguire: la creazione delle Corti Specializzate, in particolare, è un forte segnale dell impegno che la Cina vuole profondere per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Come ha dichiarato a tal proposito Song Yushui, magistrato e vicepresidente della Corte Specializzata in PI di Pechino, «the establishment of the Beijing IP court was announced one day ahead of the APEC Beijing Summit last November [2014, ndr], displaying China's determination to protect IP to world leaders» 74. Il caso Moncler - Nuoyakate, che vedremo nel dettaglio nei successivi capitoli, è stato pertanto il primo ad essere giudicato presso tale Corte Specializzata. A tal riguardo, l Avv. Gabriela Kennedy ha affermato: «The choice to sue in a dedicated IP court is also reflective of a broader trend. The specialised IP courts are a welcome development. As a foreign 70 TIMOTEO M., op. cit., p Adottato il 4 febbraio SEMPI L., Cina e globalizzazione giuridica nel prisma della proprietà intellettuale, Torino, Giappichelli Editore, 2015, p The IP Case Guidance Research Center presso la Corte Specializzata di Pechino, che ha il compito di studiare casi precedenti; the international Exchange Centre for IP Judicial Protection presso la Corte Specializzata di Shanghai, che si occupa delle relazioni internazionali con giudici e accademici stranieri; the SPC IP Judicial Protection and Market Value presso la Corte Specializzata di Guangzhou, la quale si occupa del calcolo dei danni. Cfr. Zhu Z., Wan H., China s IP Courts, one year on, 16 Marzo 2016, (consultato il 13/01/2017). 74 LUAN, Xinhua Insight: How intellectual property protection boosts Chinese economy, 16 Set. 2015, (consultato il 14/12/2016). 23

36 company, you would have to have a really strong reason to not file a trademark-related case there». 75 Sono, infatti, molti i vantaggi che l istituzione di tali Corti ha comportato: Maggiore competenza: le leggi che riguardano la proprietà intellettuale possono essere molto complesse; avere, quindi, giudici preparati e specializzati in tale settore consentono di avere giudizi più coerenti e trasparenti. Migliore efficacia ed efficienza: poiché i giudici hanno migliori conoscenze riguardo le questioni legali specifiche e le tecnologie implicate, le Corti Specializzate possono prendere decisioni efficaci più velocemente; ciò, inoltre, si traduce in un risparmio di tempo e denaro; Aggiornamento: i giudici e i professionisti specializzati nei temi di proprietà intellettuale sono più aggiornati in materia; Indipendenza delle corti: i giudici e i professionisti sono preparati appositamente per la materia delle privative industriali, in particolar modo sui brevetti, e di conseguenza sono più autonomi; ciò ha migliorato il livello di professionalità. 76 I risultati ottenuti dalle Corti Specializzate sono stati ragguardevoli già dopo il primo anno di operatività, destando sorpresa della Corte Suprema stessa. In particolare è stato rilevato che nei primi otto mesi del 2015 le tre Corti di Pechino, Shanghai e Guangdong hanno udito oltre 10,795 casi, di cui 4,160 sono stati conclusi 77. Anche la Corte Specializzata di Pechino, nel novembre 2015, ha pubblicato un report che include statistiche relative al primo anno di operatività. In questa occasione, Su Chi, il Presidente della Corte, ha affermato che sono stati quasi 8000 i casi accettati dalla Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale di Pechino, e oltre 3000 sono stati conclusi 78. L entrata nella WTO La diffusione delle Corti Specializzate è uno dei risultati ottenuti dalla Cina da quando ha assunto gli obblighi di adesione alla WTO. 75 SCHINDLER J., Beijing IP Court grants maximum statutory damages in a trademark case for the first time, 19 Nov. 2015, (consultato il 12/12/2016). 76 ZHENG C., China Establishes New Specialised IP Courts, 08 Gennaio 2015, (consultato il 13/01/2017). 77 YIN C., Hearings of IP disputes exceed expectations, 30 Settembre 2015, (consultato il 13/01/2017). 78 MENG J., Beijing IPR court accepts nearly 8,000 cases since operation, 09 Nov. 2015, (consultato il 14/12/2016). 24

37 La Repubblica Popolare Cinese è entrata a far parte della World Trade Organization (WTO) 79 l 11 dicembre 2001, evento epocale che Sempi definisce un «decisivo colpo di piccone all impianto dell economia di impronta socialista, [...] che ha suscitato grandi aspettative e timori» 80. Il processo che ha portato la RPC diventare il 143 stato membro della WTO ha avuto inizio nel lontano 1947, quando la Cina fu una delle nazioni fondatrici sistema multilaterale di regolamentazione degli scambi internazionali facente riferimento al General Agreement on Tariffs and Trades (GATT). A partire dal 1950, però, la Cina nazionalista ha compiuto un passo indietro e, da quel momento e per oltre vent anni, le principali organizzazioni internazionali si sono rifiutate di riconoscerla. Sebbene nel 1971 la situazione iniziò a cambiare (l ONU ha riconosciuto il governo comunista a rappresentare la Cina nell organizzazione), fino al 1979 la Cina maoista è rimasta piuttosto estranea al sistema commerciale internazionale. Le cose sono cambiate definitivamente in quell anno, con l avvio della riforma economica e della politica di riforme e apertura ( 改革开放, Gǎigé kāifàng) promossa da Deng Xiaoping. Negli anni 80 la Cina si è a mano a mano integrata nel contesto internazionale e il 10 novembre 2001 a Doha è stato adottato il Protocollo di adesione alla WTO. L entrata della Cina nella WTO era inevitabile per due motivi principali: il primo riguarda il crescente peso economico della Cina nel contesto dell economia mondiale (nel 2000 era il settimo paese esportatore e l ottavo importatore al mondo); il secondo fa riferimento all ormai necessario e dovuto riconoscimento dei risultati raggiunti dal governo comunista per riformare il sistema di scambi e ampliare l apertura dei mercati. L adesione alla WTO, anche se non si qualifica come l unico fattore determinante della rapida e radicale trasformazione verso cui la Cina si è diretta, è però una tappa fondamentale dell integrazione cinese nella comunità economica ed ha rappresentato un momento incisivo per la modernizzazione giuridica del paese, costringendo il legislatore cinese ad una vigorosa riforma in senso liberale del regime del commercio estero. Da sottolineare, infatti, la nuova legge sulla magistratura emanata proprio nello stesso anno di adesione al WTO e con la quale 79 Tra una vasta letteratura riguardo il processo di adesione e le sue implicazioni giuridiche, CAVALIERI R., L adesione della Cina alla WTO: implicazioni giuridiche, Legge, Argo, 2003; CLARKE D. C., China s Legal System and the WTO: Prospects for Compliance, in Washington University Global Studies Law Review, n. 1, 2003, pp ; FARAH P. D., L adesione della Cina all Organizzazione Mondiale del Commercio: ovvero come conciliare cultura e diritto, in Mondo Cinese, vol. 124, 2005, pp ; HALVERSTON K., China s WTO Accession: Economic, Legal, and Political Implications, in B.C. Int l & Comp. L. Rev., vol. 27, 2004, pp ; POTTER P. B., The Legal Implications of China s Accession to the WTO, in The China Quarterly, vol. 167, 2001, pp ; YANG G., CHENG J., The Process of China s Accession to the WTO, in JIELI, n. 4, 2001, pp SEMPI L., op. cit., p

38 il governo ha dichiarato apertamente la volontà di elevare lo standard del personale giudicante. Inoltre, la sottoscrizione dell Accordo TRIPs ha imposto alla Cina l adeguamento agli standard minimi di tutela anche in tema di proprietà intellettuale fissati per tutti i paesi membri della WTO. Tra i numerosi impegni assunti dalla Cina dinanzi alla comunità internazionale, si inserisce quindi il rinnovamento dell interno assetto normativo in materia di tutela della proprietà intellettuale operato nel triennio : gli impegni spaziano dal diritto d autore ai brevetti, dai marchi al design industriale, ecc. 81 Per quanto riguarda la disciplina dei marchi, la terza edizione delle Legge marchi (LM) è stata approvata il 27 ottobre Rispetto a quella del 1993, «the amendment of 2001 Trademark Law are vast, concerning the content of 47 items and adding 23 new articles. The are many highlights and one of these is that the law firstly and systematically stipulates the protections of unregistered trademarks» 83. La Legge del 2001 ha, inoltre, introdotto la tutela delle denominazioni geografiche e previsto, per la prima volta 84, quella dei marchi collettivi e di certificazione. Vengono inoltre inclusi tra i segni distintivi registrabili come marchi anche le forme tridimensionali 85. Altre importanti novità introdotte con la riforma del 2001 includono la tutela privilegiata dei marchi notori, tutela che va ad allinearsi con le previsioni di cui al suddetto art. 6-bis della Convenzione di Parigi. Il dato più importante in materia risulta essere la protezione giuridica del marchio notorio 86 anche in assenza di una specifica registrazione in Cina, a condizione che si sia stata effettuata la registrazione all estero. 81 CAVALIERI R., L' adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche, Lecce, Argo, 2013, p Il relativo Regolamento di attuazione è stato invece emendato il 3 agosto GONG H., The protection of unregistered trademarks in China, in (a cura di) TIMOTEO M., Regimi e tutela della Proprietà intellettuale in Cina, collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, p Gli art. 3 e 10 della LM del 2001 riguardano espressamente questi temi, che in precedenza erano contemplati solo all interno del Regolamento di attuazione. 85 I c.d. marchi tridimensionali o marchi di forma sono tutelati dalle limitazioni previste dagli artt. 11 e 12 della LM del Non possono essere registrati, in quanto privi di capacità distintiva, i segni tridimensionali che rappresentino la forma che il prodotto o la sua confezione assumono comunemente ovvero la forma che abbia diretto riferimento alla tipologia di bene contrassegnato o alle sue caratteristiche. Non è ammessa la registrazione del marchio la cui forma risulti dalla natura stessa del bene, anche tenendo conto la funzione che quel bene assolve, o sia resa necessaria al fine di raggiungere un certo risultato tecnico oppure quando la forma stessa conferisce valore sostanziale al bene stesso. 86 cfr. infra, La tutela dei marchi notori 26

39 Con la riforma del 2001, inoltre, si è introdotta la domanda congiunta di registrazione del marchio (art. 5), il principio di priorità 87 ( 优先权, yōuxiān quán) (art. 24) ed il pre-uso (art. 31). Come tuttavia evidenziato da Antonelli 88, la novità principale introdotta con l ingresso della Cina nella WTO riguarda il ricorso giurisdizionale 89 contro i provvedimenti adottati dalle varie autorità amministrative competenti per la proprietà intellettuale: in tal modo, oltre a dare la possibilità, agli aventi titolo, di adire le autorità giurisdizionali dopo l esito della procedura amministrativa di controllo sulla legittimità degli atti 90, la Cina si è anche impegnata a garantire la trasparenza di tale procedimento dinanzi ai giudici e l imparzialità e indipendenza degli organi giurisdizionali aditi 91. Nello specifico, la Legge Marchi del 2001 prevede la possibilità di ricorrere contro le decisioni del Trademark Review and Adjudication Board ( 商标评审委员会, Shāngbiāo píngshěn wěiyuánhuì) 92. Infatti, secondo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della Legge, è possibile ricorrere entro 30 giorni presso la I e II Corte intermedia di Pechino ( 北京市第一 / 二中级人民法院, Běijīng shì dì yī/èr zhōngjí rénmín fǎyuàn) contro le decisioni del 商标评审委员会 (Shāngbiāo píngshěn wěiyuánhuì), meglio noto come TRAB, sia per quanto riguarda i provvedimenti di rigetto della domanda di registrazione, sia per provvedimenti in seguito al procedimento di opposizione successivo alla pubblicazione del marchio sulla Gazzetta Ufficiale dei marchi cinese. Quando si tratta del procedimento davanti la I o II Corte intermedia di Pechino, l organo amministrativo che emana il provvedimento è la parte convenuta. La LM ammette inoltre la possibilità di 87 Il c.d. right of priority ( 优先权, Yōuxiān quán) si acquista con la domanda di registrazione depositata all estero, in virtù degli accordi multilaterali (ad es. art. 4 della CUP) o bilaterali vigenti con la RPC, in ossequio al principio di mutuo riconoscimento, art. 24 LM ANTONELLI, op. cit., p I ricorsi in via giurisdizionale si dividono in ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti amministrativi, azioni ordinarie civili e azioni penali, rispettivamente disciplinati dalla Legge di procedura amministrativa (1989), dal Codice di procedura civile (1991) e dal Codice di procedura penale (1996), oltre che dalle normative speciali in materia di PI. Cfr. ANTONELLI, op. cit., p Tutela Amministrativa: Nei casi di violazione dei diritti di marchio, in primo luogo è previsto un tentativo di conciliazione privata. Successivamente, è possibile sia adire la corte competente, sia richiedere la trattazione della questione agli uffici locali della State Administration for Industry and Commerce (SAIC). Si tratta di un procedimento informale, che prevede un alto grado di discrezionalità, ma può essere avviato soltanto se non è stata esercitata alcuna azione in sede giudiziaria. Il ricorrente dovrà fornire prove adeguate per far valere il suo diritto. Quando la domanda viene accolta, l autorità amministrativa svolge un potere investigativo al termine del quale può ordinare l'immediata cessazione della violazione, confiscare e distruggere prodotti contraffatti, nonché irrogare sanzioni pecuniarie. Cfr. TIMOTEO M., La difesa di marchi e brevetti, pp SEMPI L., Cina e globalizzazione giuridica..., p TRAB, organo istituito presso il SAIC che ha il compito di esaminare i contenziosi relativi all assegnazione dei marchi registrati. 27

40 ricorrere in appello dinanzi l Alta Corte di Pechino ( 北京市高级人民法院, Běijīng shì gāojí rénmín fǎyuàn). Il meccanismo sopra descritto fa sì che la normativa cinese sia conforme ai requisiti TRIPs che richiedono almeno due livelli di tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi. In materia di proprietà intellettuale, oltre al suddetto ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi, esistono altre due tipologie di tutela giudiziaria: la tutela civilistica e la tutela penale. Azioni civili presso i Tribunali del Popolo Per chi veda il proprio marchio violato da altri, il Codice di Procedura Civile ( 中华人民共和国民事诉讼法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó mínshì sùsòng fǎ) 93, emanato il 9 aprile 1991, prevede la possibilità di adire il giudice ordinario con un azione civile per violazione. Inoltre dal 2010 sono decise in primo grado dai Tribunali Intermedi: i) le cause di valore fra RMB e RMB (circa ) e ii) le cause di valore fino a RMB (circa ) coinvolgenti un soggetto straniero. Sono invece decise in primo grado dagli Alti Tribunali: i) le cause di valore superiore a RMB e ii) le cause coinvolgenti un soggetto straniero di valore superiore a RMB La tutela civilistica si esperisce con un istanza presentata presso una delle Corti Specializzate istituite presso i tribunali. I termini di prescrizione dell azione sono di due anni. Normalmente la tutela civile è più complessa e costosa di quella amministrativa, ma è preferibile ad esempio nei casi in cui si voglia ottenere un risarcimento del danno elevato o quando il caso presenta elementi di complessità per cui è utile optare per principi o norme giuridiche non rilevabili dal funzionario amministrativo 95. Il giudice, qualora rilevi una violazione del marchio, può ordinare la cessazione della condotta e la confisca di tutti i beni contraffatti e dei macchinari e attrezzature utilizzati per produrli. La Corte può inoltre disporre il risarcimento dei danni al titolare del marchio da parte del contraffattore. Ai sensi dell art. 56 della Legge Marchi, il quantum risarcitorio corrisponde al profitto derivante dalla violazione o alle perdite subite dal titolare del marchio violato. La Legge Marchi del 2001 ha inoltre per la prima volta fornito a giudici e funzionari 93 Per il testo in cinese si veda per la traduzione in inglese si veda 94 GIROTTO R., Tesi di Laurea Magistrale: La Proprietà Intellettuale nella Repubblica Popolare Cinese: la Tutela del Marchio dai primi anni 2000 ad oggi, Università degli Studi di Trento, 2013, pp ANTONELLI F., op. cit., p

41 un criterio sussidiario di liquidazione del danno, quando questa risulti poco agevole 96 : ove, infatti, non siano determinabili il profitto o le perdite, il Tribunale può disporre un risarcimento fino a RMB Azioni penali Con l avvio della riforma economica, nella teoria prevalente del diritto penale cinese, i delitti commessi contro la proprietà intellettuale acquisiscono una denominazione particolare: i cosiddetti delitti economici, termine utilizzato nell ottica di reprimere rigorosamente i delitti che sabotano l economia 97. Il Codice Penale ( 中华人民共和国刑法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngfǎ) 98 del 1979, poi emendato nel 1997 ed infine nel 2009, prevede sette ipotesi di reato contro la PI; in particolare, sanziona la condotta di chi: i) usa un marchio identico ad un marchio registrato altrui per beni simili senza il permesso del titolare (art. 213); ii) coscientemente smercia beni recanti un marchio contraffatto (art. 214); iii) smercia false rappresentazioni di un marchio registrato (art. 215). Per tali reati è prevista, in generale, la reclusione fino a tre anni o una multa; nei casi gravi ( 严重情节, yánzhòng qíngjié) possono essere inflitte contemporaneamente la pena detentiva e quella pecuniaria; nei casi molto gravi ( 特别严重情节, tèbié yánzhòng qíngjié) la pena detentiva va dai tre ai sette anni (art. 217). L azione penale è esercitata dalla Procura del Popolo presso il Tribunale del Popolo territorialmente competente, d ufficio o su istanza di parte. Durante il giudizio, gli organi di pubblica sicurezza possono trattenere i sospetti e interrogarli, oltre ad ispezionare i locali in cui operano. L azione è esercitata d ufficio quando l AIC o l Amministrazione doganale, nel corso della loro azione, riscontrino una violazione di entità sufficiente da rilevare ai sensi della legge penale; in tal caso esse trasferiscono il caso all Ufficio di Pubblica Sicurezza (la polizia di Stato cinese), la quale, dopo le opportune investigazioni, trasmette a sua volta gli atti alla Procura del Popolo. L azione è invece esercitata su istanza di parte quando il titolare del marchio o altri soggetti informano l Ufficio di Pubblica Sicurezza della violazione e l Ufficio ne informa la Procura. 96 La protezione dei marchi in Cina, China IPR SME Helpdesk 2013, p FENG H., Protezione penale della proprietà intellettuale e recenti evoluzioni del diritto penale commerciale cinese, in (a cura di) TIMOTEO M., Regimi e tutela della Proprietà intellettuale in Cina, collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, pp Per il testo in cinese si veda per la traduzione in inglese si veda 29

42 1.2.4 Normativa vigente: Legge Marchi 2014 Le modifiche apportate dall emendamento del 2001, come abbiamo visto, sono state numerose ma anche a seguito di questi, tuttavia, la Legge Marchi non risultava ancora completa, al punto che si è deciso di operare un importante revisione della stessa, azione che si è posta in termini di attuazione del cosiddetto Piano per l intensificazione della strategia nazionale in materia di proprietà intellettuale del Come afferma Sempi, «l esigenza di una revisione in materia era stata avvertita vieppiù in conseguenza del notevole incremento del numero dei procedimenti id registrazione, opposizione e aggiudicazione rilevato degli ultimi anni in Cina» 99. Il percorso di rielaborazione della Legge, durato sette anni, ha dato i suoi frutti il 1 maggio 2014, data dell entrata in vigore della vigente Legge Marchi 100 e del suo Regolamento di Attuazione 101. Il nuovo testo normativo 102, più esteso rispetto al precedente (73 articoli contro i 64 della precedente versione), è stato elaborato in modo da semplificare le procedure amministrative e da rafforzare i margini di tutela. Il testo affronta, inoltre, una serie di problemi la cui rilevanza è emersa sin dalla sua prima applicazione: tra le principali novità, vanno innanzitutto evidenziate l obbligo di attenersi ai principi di correttezza e buona fede nella presentazione delle domande di registrazione e nell uso dei marchi (art.7), obbligo con cui si mira a combattere la registrazione fraudolenta o in mala fede, tema da sempre spinoso per gli investitori stranieri e che da ultimo ha interessato anche gli imprenditori locali. Il compito di controllare e reprimere le pratiche ingannevoli ai danni del consumatore spetta agli organi amministrativi. L articolo, infatti, dispone: 第七条 申请注册和使用商标, 应当遵循诚实信用原则 商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责 各级工商行政管理部门应当通 过商标管理, 制止欺骗消费者的行为 103 (Art. 7) La domanda di registrazione e l utilizzo del marchio devono attenersi al principio di buona fede. Chi utilizza il marchio è responsabile della qualità dei prodotti sui quali il marchio è applicato. Il Dipartimento amministrativo per l Industria e per il Commercio, a 99 SEMPI L., Cina e globalizzazione giuridica, Op. cit., p La LM è stata però emanata il 30 agosto Il Regolamento è stato emanato il 29 aprile 2014 ( 中华人民共和国商标法实施条例, Zhōnghuá rénmín gònghéguó shāngbiāo fǎ shíshī tiáolì). Il testo originale è reperibile sul sito ufficiale della SAIC, (consultato il 07/01/2017). 102 中华人民共和国商标法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó shāngbiāo fǎ, il testo è reperibile sul sito ufficiale della WIPO, (consultato il 07/01/2017). 103 中华人民共和国商标法, (consultato il 07/01/2017). 30

43 ciascun livello, deve, attraverso la gestione del marchio, porre fine a qualsiasi pratica che inganni i consumatori. Quanto previsto dall art. 7 si collega strettamente alle disposizioni stanti all art. 19, con le quali si prevede che le agenzie per la registrazione dei marchi debbano svolgere le proprie attività basandosi sui principi di correttezza e buona fede, mantenendo comunque riservati i segreti industriali comunicati dal soggetto richiedente la registrazione. Tali agenzie, che da sempre svolgono un ruolo rilevante in questo ambito, vengono in tal modo responsabilizzate, con l obiettivo di limitare le azioni fraudolente. Per la prima volta, quindi, la normativa cinese sui marchi prevede degli obblighi specifici ed imprescindibili per le suddette agenzie, cui è rimesso il dovere di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, di rifiutare la registrazione laddove si possa ritenere la richiesta di registrazione violi il diritto prioritario di un terzo o la domanda sia presentata in mala fede. L articolo, pertanto, dispone: 第十九条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则, 遵守法律 行政法规, 按 照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜 ; 对在代理过程中知悉 的被代理人的商业秘密, 负有保密义务 委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的, 商标代理机构应当 明确告知委托人 商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第 三十二条规定情形的, 不得接受其委托 商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外, 不得申请注册其他商标 104 (Art. 19) L agenzia per i marchi deve rispettare il principio di buona fede, le leggi, i regolamenti amministrativi, tenuto conto della delega ricevuta dal rappresentato in relazione alla domanda di registrazione del marchio o ad altre questioni; le agenzie per i marchi hanno il dovere di mantenere il segreto commerciale del rappresentato nell ambito dell attività di rappresentanza. L agenzia per i marchi, ove il marchio di cui si richiede registrazione non sia registrabile, deve informarne il richiedente. E vietato assumere il relativo incarico all agenzia per i marchi che sappia o debba sapere che, relativamente al marchio di cui si richiede la registrazione, ricorrano le fattispecie di cui all art. 15 e all art. 31 della presente legge. L agenzia per i marchi non può presentare domanda di registrazione in nome proprio né presentare domanda per marchi ulteriori. 105 La Legge ammette, inoltre, la registrazione dei marchi sonori (art. 8). Si tratta di un ampliamento dell ambito della registrabilità che arriva in ritardo rispetto agli altri paesi, ma 104 中华人民共和国商标法, (consultato il 09/01/2017). 105 FORMICHELLA L., TOTI E., Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese. VII.: Legge sui brevetti, legge sui marchi, normativa in materia di marchio notorio, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p

44 rappresenta comunque una modalità di attrazione nuova per i marchi che prima non ricevevano tutele dalla legge cinese. Una delle questioni principali che il legislatore cinese affronta nella redazione della vigente Legge Marchi attiene al tema dei marchi notori, per la cui trattazione si rimanda ai paragrafi successivi 106. Quanto all ambito sanzionatorio, la Legge affronta la questione dall art. 63 all art. 67. Come prima cosa, il legislatore chiarisce il concetto di danno: alla luce della revisione, il danno rappresenta 被侵权所受到的实际损失 107, cioè l effettiva perdita subita da colui che richiede la registrazione del marchio, o altrimenti 侵权人获得的利益 108, il profitto conseguito in violazione di un marchio. Quando sia il danno emergente che il profitto conseguito dal contraffattore siano difficili da determinare, il danno può essere un multiplo di quello che i giudici considerano un canone ragionevole. Secondo il nuovo art. 63, inoltre, il dichiarante può determinare la sua effettiva perdita o il profitto del contraffattore. L'autore della violazione contestata dovrà poi fornire i suoi libri contabili come prova, per dimostrare il profitto generato. Per la prima volta viene determinata la categoria del danno punitivo a tutela dei marchi: in presenza di una violazione dolosa e in presenza di gravi circostanze, l ammontare del danno può essere aumentato da uno fino a tre volte il valore del danno ordinario. Viene, altresì, aumentato l ammontare massimo del danno previsto per legge da RMB a RMB 109. Con l art. 64 non si prevede, invece, alcuna possibilità di risarcimento per il titolare del marchio quando egli non possa dimostrarne l uso negli ultimi tre anni e non possa provare alcuna perdita subita. L articolo, infatti, dispone: 第六十四条注册商标专用权人请求赔偿, 被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的, 人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据 注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标, 也不能证明因侵权行为受到其他损失的, 被控侵权人不承担赔偿责任 V. infra paragrafo 被侵权所受到的实际损失, bèi qīnquán suǒ shòudào de shíjì sǔnshī, l effettiva perdita subita da colui che richiede la registrazione. 108 侵权人获得的利益, qīnquán rén huòdé de lìyì, il profitto conseguito in violazione di un marchio. 109 商标法, (Consultato il 09/01/2017). 110 商标法, (Consultato il 09/01/2017). 32

45 (Art. 64) Quando il titolare del diritto d uso esclusivo di un marchio registrato richiede il risarcimento dei danni, il trasgressore può fare appello se il titolare non ha utilizzato il marchio registrato. Il Tribunale del Popolo può in questo caso richiedere al titolare del marchio registrato di fornire prove che testimonino l uso effettivo del marchio nei tre anni precedenti. Se egli non è in grado di fornire tali prove, né può provare alcuna Perdita subita, il trasgressore non può essere ritenuto responsabile dei danni. Registrazione del marchio Con la nuova Legge si promuove inoltre una semplificazione della procedura di registrazione. Con l art. 22 viene, infatti, concessa alle parti la possibilità di effettuare il deposito elettronico del marchio; inoltre, al richiedente viene consentito di presentare una domanda di registrazione di un marchio in più classi: 商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标 商标注册申请等有关文件, 可以以书面方式或者数据电文方式提出 111 Il richiedente può registrare lo stesso marchio in più classi merceologiche. La domanda di registrazione del marchio e altri documenti relativi alla stessa possono essere presentati in forma scritta o elettronica. Quando un azienda vuole entrare nel mercato cinese, è fondamentale che prima di iniziare qualsiasi attività commerciale (compresa la partecipazione alle fiere internazionali) questa registri il suo marchio in Cina per tutelarsi dal rischio di sottrazione dello stesso e da eventuali contraffazioni o imitazioni; ciò viene infatti previsto dall art. 6 della Legge Marchi 112. Registrare un marchio è un operazione di fondamentale importanza, atta ad attestare la titolarità di un marchio ed a consentire di rivendicarlo, sia ai fini commerciali sia ai fini legali. Come sottolinea Gong, «only through the registration of the owner of a trademark can enjoy the exclusive right to use the trademark and be protected by law» 113. È importante ricordare che la Cina adotta il cosiddetto first-to-file system, ciò significa che ove un marchio simile al proprio sia già stato registrato in Cina, è possibile perderne la protezione legale 114. Da notare anche che, generalmente, la Cina non riconosce diritti ai titolari di marchi 111 LM 2013, art. 22, co. 2, 商标法, 第六条 : 法律 行政法规规定必须使用注册商标的商品, 必须申请商标注册, 未经核准注 册的, 不得在市场销售 Per quanto riguarda le merci che richiedono l'uso di un marchio registrato secondo leggi e regolamenti amministrativi, deve essere presentata una domanda di registrazione del marchio; le merci non possono essere vendute sul mercato prima che la registrazione del marchio sia approvata. 113 GONG H., Tre protection of non-registered trademarks op. cit., p La protezione dei marchi in Cina, China IPR SME Desk 2013, (consultato il 07/01/2017). 33

46 non registrati. La durata della protezione per un marchio registrato è di 10 anni (art. 39 LM) 115 ma può essere resa sostanzialmente illimitata, a condizione che vengano pagate le tasse di rinnovo ogni dieci anni (art. 40 LM) 116. Secondo quanto disposto dalla Legge, un marchio, per poter essere registrato, deve rispettare alcune condizioni, qui esplicate: 1. Deve essere lecito (art. 10 co. 1-8) non deve essere uguale o simile alla bandiera o al nome di uno Stato, al nome e all emblema di organizzazioni governative cinesi e internazionali ecc.; 2. Deve essere distintivo (artt. 8 e 9) il simbolo utilizzato deve essere facilmente distinguibile e in grado di identificare i prodotti o i servizi di una persona da quelli di un altra; 3. Non deve essere funzionale con riferimento particolare ai marchi tridimensionali, questi non possono essere registrati se (art. 12): i) sono determinati solo dalla natura dei beni/servizi 117 ; ii) esistono per raggiungere un determinato effetto tecnico, tale che impedirebbe a un concorrente di realizzare un prodotto dotato dello stesso effetto tecnico; iii) permettono al prodotto di acquisire un valore sostanziale 118 ; iv) Deve essere disponibile per la registrazione: è possibile consultare il database online dell Ufficio Marchi cinese e svolgere una ricerca sul marchio che si vuole registrare, per rilevare se sia o meno già stato registrato da altri 商标法, 第三十九条 : 注册商标的有效期为十年, 自核准注册之日起计算 Il periodo di validità del marchio registrato è pari a 10 anni, a partire dal giorno di approvazione della registrazione. 116 商标法, 第四十条 : 注册商标有效期满, 需要继续使用的, 商标注册人应当在期满前十二个月内按 照规定办理续展手续 ; 在此期间未能办理的, 可以给予六个月的宽展期 每次续展注册的有效期为 十年, 自该商标上一届有效期满次日起计算 期满未办理续展手续的, 注销其注册商标 Alla scadenza del periodo di registrazione, se il marchio dovrà essere ancora utilizzato, il titolare del marchio può procedere con la richiesta di rinnovo, entro 12 mesi precedenti alla scadenza; se questo periodo non viene rispettato, potranno essere concessi 6 mesi di proroga. Il rinnovo ha la durata di 10 anni, a partire dal giorno successivo all approvazione. Se non viene depositata alcuna richiesta di rinnovo prima della scadenza del periodo di estensione, il marchio commerciale verrà cancellato. Si veda inoltre Guide to Trade Mark Protection in China, China IPR SME Desk Si ringrazia l Avv. Casucci per l invio del materiale Un marchio, infatti, non può semplicemente essere un modello del prodotto stesso. Ciò significa che non si possono utilizzare nomi generici, i quali devono essere a disposizione di tutti. 118 Ciò significa che sarebbe il design di un marchio, più che il prodotto stesso, ad aggiungere valore giacché così ben disegnato Il sito web è uno strumento molto utile in quanto disponibile in molte lingue, tra cui l italiano. 34

47 Inoltre, secondo quanto disposto dall art.10, il marchio che si vuole registrare, non deve contenere segni: 1. identici o simili al nome dello Stato, alla bandiera nazionale, ad un emblema nazionale, ad una bandiera militare o a decorazioni della Repubblica Popolare Cinese; quelli identici a nomi di specifiche località o a nomi e figure di edifici simbolici dove è collocato un dipartimento governativo centrale dello Stato; 2. identici o simili ai nomi di stati, alle bandiere nazionali, agli emblemi nazionali o alle bandiere militari nazionali di paesi stranieri, eccetto quelli il cui uso è consentito dal governo del paese; 3. identici o simili ai nomi, bandiere o emblemi di organizzazioni intergovernative internazionali, eccetto quelli il cui uso è consentito dall organizzazione o per il quale il pubblico non sia fuorviato; 4. identici o simili a simboli o bolli ufficiali, indici di controllo o garanzia, a meno che non siano stati autorizzati; 5. identici o simili al simbolo o al nome della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa; 6. che abbiano natura discriminatoria nei confronti di qualunque nazionalità; 7. che costituiscono pubblicità esagerata ed ingannevole; 8. pregiudizievoli della morale e della consuetudine socialista o aventi altre influenze nocive. E possibile registrare un marchio in Cina seguendo il sistema nazionale oppure il sistema internazionale 120. Sistema nazionale Gli stranieri, persone fisiche o giuridiche, aventi residenza o sede abituale dei propri affari in Cina, possono procedere alla registrazione direttamente, rivolgendosi all Ufficio Marchi, autorità facente parte della SAIC a cui compete la registrazione dei marchi in Cina, o ricorrendo ad una agenzia per i marchi approvata dallo Stato. Coloro i quali non risiedono o non hanno sede abituale nel territorio cinese, devono affidarsi ad un agenzia per registrare il proprio marchio. La domanda di registrazione deve basarsi su una delle categorie contenute nella Classificazione di beni e servizi di Nizza e deve essere presentata in lingua cinese. La protezione ha inizio soltanto a partire dalla registrazione. È qui che le modifiche apportate dalla nuova Legge sono evidenti: per far fronte al crescente numero di domande di registrazione ed ai tempi lunghi legati al loro esame, infatti, la Legge 120 IPR Desk di Shanghai, I marchi in Cina come registrare, (consultato il 09/01/2016). 35

48 Marchi 2014 fissa per la prima volta un termine legale per l esame della domanda, il che va a risolvere l annoso problema della lunga attesa per la registrazione. Con la nuova Legge sono infatti necessari soltanto nove mesi per l esame di una domanda di registrazione di un marchio da parte dell Ufficio Marchi e dodici mesi per la decisione relativa alla eventuale opposizione. Il TRAB, organo in seno alla SAIC ma indipendente dall Ufficio Marchi, si occupa infatti di rivedere le decisioni prese da quest ultimo nelle diverse fasi di registrazione del marchio. Il limite di tempo per effettuare un riesame da parte del TRAB su una decisione adottata dall Ufficio marchi, che respinga una domanda o rifiuti la pubblicazione, è di nove mesi. L interessato può chiedere il riesame della decisione al TRAB entro quindici giorni dal ricevimento della notifica contenente la decisione negativa da parte dell Ufficio marchi. Per ottenere la registrazione, il marchio viene esaminato sia da un punto di vista formale (esame che verte sulla correttezza della documentazione e sulla classificazione) che sostanziale (sulla registrabilità o meno del marchio e sull esistenza di diritti precedenti). Negli ultimi anni il numero di richieste di registrazione è cresciuto esponenzialmente in Cina. Secondo i dati rilevati dalla SAIC con riferimento al 2014 (Figura 1), ne sono state accettate più di due milioni (2,285,400). Ciò corrisponde ad un aumento del 21% rispetto ai precedenti anni, il che classifica la Cina tra i primi paesi al mondo per 13 anni consecutivi. Figura 1 Applications for trademark registration in China Fonte: Ufficio Marchi cinese Nel 2015, l attività dell Ufficio Marchi cinese ha rappresentato il 60% della crescita annua globale (contando oltre 2,830,000 marchi registrati, che corrisponde ad un incremento del 24% circa ), seguito da Giappone e India (Figura 2). 36

49 Figura 2 Trademark application class counts for the top 10 offices, 2015 Fonte: Wipo. Le procedure di registrazione in Cina sono decollate negli anni Novanta, fino a superare, nel 2001, quelle ricevute dall Ufficio Marchi statunitense (Figura 3). Figura 3 Trend in trademark applications for the top five offices Fonte: Wipo. Sistema internazionale Si tratta del metodo più veloce e conveniente, se si vuole registrare un marchio in molti paesi e per numerose categorie di prodotto. È amministrato direttamente dalla WIPO, ma il requisito essenziale è che si sia già ottenuta una registrazione nazionale o ne sia pendente una, altrimenti la domanda di registrazione internazionale risulta invalida. Per questi due casi vigono due meccanismi diversi previsti dal sistema di Madrid: nel caso di registrazioni già avvenute, si segue quanto previsto dall Accordo; nel caso di domanda di registrazione, quanto previsto dal Protocollo. La Cina è parte di entrambi e, secondo le nuove normative, può essere sia paese d origine che d estensione della domanda di registrazione. Nel caso si voglia utilizzare la Cina come paese d origine, è necessario che il richiedente abbia uno stabilimento industriale o commerciale in territorio cinese ovvero sia domiciliato in Cina o sia un cittadino cinese. Il vantaggio insito nel sistema internazionale di registrazione è 37

50 la possibilità di presentare una domanda di registrazione marchio unica ad un unico determinato ufficio, in un unica lingua (inglese, francese o spagnolo 121 ), con tariffe stabilite a livello internazionale, ottenendo protezione presso tutti gli aderenti al sistema di Madrid per i quali sia richiesta. La domanda di registrazione si presenta l Ufficio marchi del Paese d origine, il quale dopo un esame preliminare lo inoltra la alla WIPO. Se la domanda non presenta irregolarità formali, viene annotata nel Registro internazionale e pubblicata sulla Gazzetta della WIPO. Gli uffici nazionali designati nella domanda di registrazione ricevono la documentazione e procedono all esame. L Ufficio ricevente designato ha dai 12 ai 18 mesi per accettare o rifiutare la registrazione. In Cina, tutte le domande di estensione territoriale, rinuncia, cancellazione ed altre questioni relative alle registrazioni internazionali di marchi devono passare attraverso l Ufficio per i marchi. La durata di una registrazione internazionale è di 10 anni, ulteriormente rinnovabile per periodi analoghi Il ruolo della Corte Suprema del Popolo Si è fin qui vista l evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di proprietà intellettuale e in particolare quella riguardante la Legge Marchi. A tale quadro va legittimamente aggiunto il ruolo svolto dalla Corte Suprema del Popolo (CSP) 122, l organo al vertice dell ordinamento giudiziario cinese. Prima di vedere nel dettaglio il ruolo della CSP, è doveroso fare una premessa riguardante l ordinamento giudiziario cinese. È importante sottolineare che, nonostante il sistema della giustizia abbia conosciuto un processo di modernizzazione parallelo alla crescita dell economia e alla trasformazione della società, le riforme in questo ambito sono state però meno profonde, tanto che l assetto organizzativo delle Corti rimane ancora oggi di matrice sovietica e basato sui principi dell unità dei poteri dello Stato 123 e della doppia dipendenza 121 Perché la registrazione sia valida in Cina, è necessario registrare il marchio con la traslitterazione del nome in cinese. 122 Ruolo definito in base all art. 33 della Legge organica sulle Corti Popolari, emanata nel 1979 ed emendata il 2 settembre In Cina - come in tutti gli altri Stati socialisti contemporanei foggiati sul modello del prototipo sovietico - non viene accolto il principio occidentale della «divisione dei poteri», bensì quello dell'«unità del potere statale»: il potere è concentrato, appunto, ad ogni livello di governo, nell'assemblea rappresentativa (il soviet della dottrina marxista russa), la quale esercita, direttamente, la funzione legislativa (ed, in parte, anche quella di governo) e indirettamente quelle esecutiva e giurisdizionale (per mezzo, allora, di funzionari amministrativi e magistrati da essa nominati e da essa stessa revocati). Cfr. BISCARETTI P., La Costituzione della Repubblica Popolare Cinese del 1982: principi generali e ordinamento dello stato, (consultato il 16/01/2017). 38

51 dei giudici 124. Quanto all organizzazione dell ordinamento giudiziario, la giustizia in Cina è amministrata dai tribunali popolari ( 人民法院, Rénmín fǎyuàn) e dalle procure popolari ( 人民检察, Rénmín jiǎnchá), emanazione delle assemblee popolari ai diversi livelli 125. I tribunali ordinari sono strutturati su tre livelli territoriale, secondo un orientamento gerarchico verticale: alla base vi sono i Tribunali di base ( 基层人民法院, Jīcéng rénmín fǎyuàn), seguono le Corti intermedie ( 中级人民法院, Zhōng jí rénmín fǎyuàn), le Alte corti ( 高级人民法院, Gāojí rénmín fǎyuàn) e infine, al vertice, la Corte Suprema del Popolo ( 最高人民法院, Zuìgāo rénmín fǎyuàn): Tribunali di base: si occupano in prima istanza delle piccole cause a livello di distretto. Corti intermedie: sono le più diffuse e simili ai nostri tribunali; si occupano delle cause a livello di prefettura, ma non trattano le piccole cause. Si occupano in prima istanza della maggior parti delle cause che coinvolgono parti straniere. Alte corti, o Corti superiori: affrontano in prima istanza, a livello di provincia, le cause che hanno grande impatto nelle proprie giurisdizioni. Corte Suprema del Popolo: con sede a Pechino, ha principalmente tre funzioni. Controlla l attività degli organi giudiziari inferiori; assume anche la funzione di tribunale civile, penale e amministrativo di secondo grado, decidendo in ultima istanza le cause più importanti. Inoltre, produce alcuni importanti atti normativi (delle interpretazioni legislative, 立法解释 lifǎ jiěshi), denominati opinioni ( 意见 yìjiàn) e regolamenti ( 条例 tiáolì, 规定 guīdìng, 规则 guīzé): suo è dunque, de facto, il ruolo di interpretare e applicare la legge La Costituzione cinese impone che l attività giurisdizionale venga svolta sotto un duplice controllo. Secondo lo schema della doppia dipendenza, i tribunali dipendono orizzontalmente dall organo rappresentativo del proprio livello territoriale, che si esplica attraverso: a) nomina e destituzione dei giudici da parte dell Assemblea Popolare di pari livello gerarchico; b) approvazione dei bilanci e gestione economica delle corti da parte dei governi locali; c) ispezioni periodiche condotte sull attività giudiziaria da parte di commissioni ad hoc costituite dall ANP. Ogni tribunale, inoltre, dipende verticalmente dal tribunale di livello superiore. La doppia dipendenza è infine esercitata anche nei confronti del 审判委员会, il Comitato dei Giudici. Cfr. DIURNI A. (a cura di), Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, Giuffrè, Milano, 2008, pp CAVALIERI R., Letture di diritto cinese, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2009, p Cfr. CAVALIERI R., Letture di diritto cinese, p

52 Ci soffermiamo in questa sede proprio sul ruolo di interpretare la legge. La CSP emana interpretazioni su questioni specifiche che attengono l applicazione delle leggi e che vincolano di fatto le corti di grado inferiore 127. Come noto e come si è visto in parte sopra, il sistema di fonti del diritto cinese con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale (IPR) è, in ordine gerarchico, così delineato: trattati internazionali di cui la Cina è parte e per cui non ha espresso riserve; gli artt dei Principi Generali di Diritto Civile 128 ; gli artt del Codice Penale 129 ; gli artt. 5, 9, 10 e 14 della Legge sulla concorrenza sleale 130 ; le leggi speciali (Legge marchi, Legge brevetti, Legge sul diritto d autore, e i relativi regolamenti attuativi) 131 ; fonti di livello secondario (disciplina sui software ecc.); disciplina in tema di trasferimenti di tecnologia. Quanto alle interpretazioni emanate dalla Corte Suprema del Popolo, si è aperto un grande dibattito riguardo alla possibilità di qualificarle o meno come vere e proprie fonti di diritto. Mazza, tra gli altri, pur ammettendo l influenza determinante esercitata dalla Corte Suprema del Popolo tramite le interpretazioni, qualifica comunque queste ultime come atti giurisdizionali privi di efficacia normativa, quindi non appartenenti alle fonti di diritto 132. Al contrario, Antonelli annovera le interpretazioni come «parte essenziale delle fonti di diritto [che] assumono ancor 127 Cfr. SEMPI, Cina e Globalizzazione giuridica, p Si riportano il testo e la traduzione degli articoli: 第九十四条公民 法人享有著作权 ( 版权 ), 依法有署名 发表 出版 获得报酬等权利 Art. 94: I cittadini e le persone giuridiche godono dei diritti d'autore (copyright) e hanno il diritto di: firmarsi come gli autori, rendere pubbliche, pubblicare e ottenere una remunerazione per le loro opere. 第九十五条公民 法人依法取得的专利权受法律保护 Art. 95: il diritto di brevetto legalmente ottenuto da cittadini e persone giuridiche è tutelato dalla legge. 第九十六条法人 个体工商户 个人合伙依法取得的商标专用权受法 Art. 96: il diritto d'uso esclusivo dei marchi ottenuto da persone giuridiche, imprese e partnership individuali è tutelato dalla legge. 第九十七条公民对自己的发现享有发现权 发现人有权申请领取发现证书 奖金或者其他奖励 公 民对自己的发明或者其他科技成果, 有权申请领取荣誉证书 奖金或者其他奖励 Art. 97: I cittadini che compiono delle scoperte godono dei diritti sulle stesse. Hanno anche il diritto di richiedere e ricevere i certificati delle scoperte, bonus e altri premi. I cittadini hanno anche il diritto di richiedere e ricevere i certificati d'onore, bonus o altri premi per le loro invenzioni o altri risultati scientifici e tecnologici. 129 Si rimanda al paragrafo per quanto riguarda la Legge Penale in materia di IPR. 130 La Legge sulla concorrenza sleale è stata approvata dal Comitato Permanente dell ANP il 2 settembre 1993 ed è entrata in vigore il 1 dicembre dello stesso anno. Si veda il paragrafo 1.3 per una più ampia trattazione. 131 La prima Legge marchi è stata approvata dal Comitato Permanente dell ANP il 23 agosto 1982, ed è entrata in vigore il 1 marzo E stata modificata per la prima volta nel 1993, entrando in vigore il 1 luglio dello stesso anno. La prima Legge brevetti è stata approvata dal Comitato Permanente dell ANP il 12 marzo 1984, ed è entrata in vigore il 1 aprile E stata sottoposta a revisione per la prima volta nel Cfr. MAZZA M., Lineamenti di diritto costituzionale cinese, Giuffrè, Milano, 2006, pp

53 più rilevanza, sia sotto un punto di vista quantitativo che qualitativo» 133 e Sempi le definisce come «atti tesi a regolare fattispecie astratte e generali, sicché ben possono collocarsi tra le fonti del diritto cinese» 134. In base alla Decisione dell Assemblea Nazionale del Popolo del 10 giugno 1981 in tema di potere di interpretazione della legge, sono previste quattro tipi di interpretazioni della legge 135. Per la materia qui affrontata, vediamo nel dettaglio le interpretazioni giudiziarie, delle quali ne esistono tre tipi: 解释 (jiěshì), interpretazioni in senso stretto, comunemente definite opinions, sull applicazione delle leggi che hanno funzioni suppletive delle normative, e possono superare anche i 200 articoli; 规定 (guīdìng), in materia di procedure giudiziarie; 批复 (pīfù), risposte a specifiche questioni poste dalle Alte Corti e dai tribunali militari. A testimonianza del peso che le interpretazioni giudiziarie rivestono tra le fonti del diritto cinese vi è la Decisione della Corte Suprema n. 15 del 1997 ( 最高人民法院关于司法解释工作的若干规定, Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú sīfǎ jiěshì gōngzuò de ruògān guīdìng) che prevede esplicitamente, agli artt. 4 e 12, che tali interpretazioni hanno lo stesso valore della legge, e che solo dopo l entrata in vigore della nuova legge l interpretazione giudiziaria potrà essere considerata abrogata. Assumendo questa natura normativa supplementare e complementare rispetto alle funzioni degli organi legislativi e amministrativi, le interpretazioni giudiziarie «seguono e si affiancano alle leggi ordinarie, rivestendo il carattere di vere e proprie normative di attuazione» 136 e «sono quindi da considerarsi, de facto o di diritto, fonte normativa primaria» 137. A prova di questa affermazione, la sentenza del caso Moncler - Nuoyakate qui presa in esame, si avvale, oltre che della Legge Marchi, anche di tre interpretazioni giudiziarie: - Interpretazioni su questioni concernenti la giurisdizione e l'applicazione della legge alle controversie in materia di marchi in seguito all'implementazione della Decisione di emendare la Legge Marchi ( 最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释, Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú shāngbiāo fǎ xiūgǎi 133 ANTONELLI R., I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina, in (a cura di) Timoteo M., Regimi e tutela della Proprietà intellettuale in Cina, collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, p SEMPI, Cina e Globalizzazione giuridica, p Interpretazioni legislative, interpretazioni giudiziarie, interpretazioni del Governo centrale su regolamenti amministrativi, interpretazioni su leggi e regolamenti locali. Cfr. Antonelli, op. cit., p TIMOTEO, La tutela dei diritti di proprietà industriale nell ordinamento cinese - rimedi amministrativi e giudiziari, in (a cura di) Timoteo M., Regimi e tutela della Proprietà intellettuale in Cina, p ANTONELLI, I giudici e la protezione della proprietà intellettuale in Cina, p

54 juédìng shīxíng hòu shāngbiāo ànjiàn guǎnxiá hé fǎlǜ shìyòng wèntí de jiěshì), promulgata dalla Corte Suprema del Popolo il 25 marzo 2013, in vigore dal 1 maggio Interpretazioni su diverse questioni concernenti l'applicazione della legge alle controversie civili in materia di marchi ( 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件 适用法律若干问题的解释, Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú shěnlǐ shāngbiāo mínshì jiūfēn ànjiàn shìyòng fǎlǜ ruògān wèntí de jiěshì), promulgata dalla Corte Suprema del Popolo il 12 ottobre 2002, in vigore dal 16 ottobre dello stesso anno. - Interpretazioni riguardanti l'applicazione delle leggi nei processi civili in materia di domini internet ( 最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用 法律若干问题的解释, Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú shěnlǐ shèjí jìsuànjī wǎngluò yùmíng mínshì jiūfēn ànjiàn shìyòng fǎlǜ ruògān wèntí de jiěshì), promulgata dalla Corte Suprema del Popolo il 26 giugno 2001, in vigore dal 24 luglio dello stesso anno. Sempi ha sottolineato, infatti, che è proprio in materia di proprietà intellettuale che le interpretazioni hanno dato un grande contributo, assolvendo la funzione di specificare e chiarire aspetti poco chiari e ambiguità che i testi normativi cinesi presentano Tutela dei marchi notori Nel 1985 la Cina aderisce alla Convenzione di Parigi ed è in quel momento che la nozione di marchio notorio entra nell ordinamento cinese. L art. 6-bis CUP recita: (1) I paesi dell Unione si impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d ufficio se la legislazione del paese lo consente, sia a richiesta dell interessato, la registrazione ed a vietare che si usi, senza il permesso dei poteri competenti, la registrazione di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l imitazione o la traduzione, atte a produrre confusioni, di un marchio che l autorità competente del paese in cui è avvenuta la registrazione stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione ed usato per prodotti identici od affini. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto o un imitazione atta a creare confusioni con esso. (2) Dovrà essere accordato un termine minimo di tre anni per chiedere la cancellazione di questi marchi. Il termine decorrerà dalla data della registrazione del marchio. (3) Non sarà fissato alcun termine per chiedere la cancellazione dei marchi registrati in mala fede SEMPI, Cina e Globalizzazione giuridica, pp

55 Attraverso questo articolo si introduce un eccezione al principio di registrazione in Cina 140 : in base al principio della priorità della domanda, riceve tutela chi per primo deposita la richiesta di registrazione (criterio del first-to-file); tuttavia, in osservanza della disciplina convenzionale, ai marchi notoriamente conosciuti può essere garantita protezione giuridica anche in assenza di una specifica registrazione. La categoria della notorietà viene però disciplinata ad hoc solo dal 1996, grazie ad un regolamento della SAIC emanato a titolo provvisorio nel quale si traduceva l Action Plan stabilito correlato all accordo fra i governi cinese e statunitense nel 1995 e dove si riconosceva la possibilità di attribuire, per la sola via amministrativa, lo status di marchio notorio 141. Specificando che il marchio notorio doveva comunque essere registrato in Cina, all art. 2 si introduceva, inoltre, una definizione di quest ultimo: un marchio può essere definito notorio quando è «caratterizzato da un alta reputazione nel mercato e [è] familiare al pubblico interessato». Nel 2001 la Corte suprema emana le Interpretazioni riguardanti l'applicazione delle leggi nei processi civili in materia di domini internet (in vigore dal 24 luglio 2001) 142 le quali all art. 4 prevedevano che quando un domain name o una parte rilevante di esso riproduceva, imitava, traduceva o traslitterava un marchio notorio, l autorità giudiziaria poteva ordinare l immediata cessazione della violazione, il risarcimento dei danni e la cancellazione del dominio, che poteva essere assegnato al titolare del marchio notorio, su sua richiesta. Il 2001 è anche l anno della seconda riforma alla Legge Marchi, che introduce due nuove disposizioni riguardanti i marchi notori. La prima è rappresentata dall art. 13, che stabilisce il divieto di registrare o utilizzare in qualunque modo, per la stessa tipologia di bene, un marchio uguale ad un marchio notorio ( 驰名商标, chímíng shāngbiāo) o che sia l imitazione o traduzione di questo, quando comporti l inganno a danni del consumatore e rischi di provocare il pregiudizi a scapito del titolare del marchio. Il secondo comma dell articolo si estende anche alle categorie di prodotti non affini. 139 CUP, Art. 6-bis, (consultato il 27/11/2016). 140 La registrazione, come indicato nel paragrafo 1.2.4, può essere ottenuta in due modi: in via diretta all Ufficio Marchi cinese, oppure estendendo al territorio della RPC la registrazione internazionale, con il meccanismo previsto dall Accordo di Madrid. 141 TIMOTEO M., La difesa di marchi e brevetti in Cina, op. cit., p 最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释, Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú shěnlǐ shèjí jìsuànjī wǎngluò yùmíng mínshì jiūfēn ànjiàn shìyòng fǎlǜ ruògān wèntí de jiěshì, 43

56 La seconda disposizione è quella che si legge all art. 14, il quale prevede una serie di parametri rilevanti alla determinazione di notorietà: (1) grado i conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento; (2) la durata di utilizzo del marchio; (3) la durata, l estensione e l ambito geografico di ogni attività pubblicitaria del marchio; (4) il riconoscimento di tutela già ricevuto dal marchio in termini di marchio noto; (5) altri fattori di notorietà. Nei successivi due anni la legislazione cinese con riferimento alla materia dei marchi notori si è via via consolidata. Lo si vede soprattutto con il Regolamento sui marchi notori emanato dalla SAIC nel 2003, che abrogava le norme provvisorie del Secondo il Regolamento, per riconoscere la notorietà di un marchio si poteva procedere in due direzioni: la prima, collegandosi alla procedura di opposizione amministrativa avviata presso l Ufficio Marchi per impedire la registrazione di un marchio imitativo; la seconda, qualora il marchio imitativo fosse stato già registrato, la procedura sarebbe stata la cancellazione del marchio dinanzi al TRAB. Il Regolamento, tuttavia, lasciava all Ufficio Marchi, e quindi l autorità centrale, la competenza di riconoscere lo status di notorietà del marchio. A questo centralismo si è però contrapposto lo sviluppo di un sistema a livello locale: a molte province cinese è stata riconosciuta l autonomia ad intervenire in materia di proprietà intellettuale, alla quale ha fatto seguito l emanazione, da parte di alcuni governi provinciali (Guangdong, Beijing, Tianjing), di Regolamenti sulla determinazione e la tutela dei marchi notori. Con l intenzione di regolare il sistema di protezione per i marchi celebri, la Legge Marchi oggi in vigore specifica esplicitamente che il riconoscimento di marchi celebri dovrà seguire il principio dell identificazione passiva caso per caso: il riconoscimento di marchi famosi dovrà essere pertanto condotto da autorità competenti solo su richiesta del proprietario del marchio o nei casi di disputa legale riguardante il marchio stesso. Inoltre, la nuova legge proibisce l uso di parole o frasi celebri sui prodotti, sul packaging, nella pubblicità, durante fiere o altre attività promozionali, impedendo così che le aziende aumentino la riconoscibilità del proprio prodotto traendo vantaggio da marchi altrui. L autorità amministrativa locale dell industria e del commercio ha il diritto di ordinare una rettifica e di imporre una multa fino a RMB 100,000 per ciascuna violazione 143. La Corte Suprema del Popolo, l Ufficio marchi (China Trademark Office, CTMO) e il Consiglio per l aggiudicazione e il riesame dei 143 CHINA BRIEFING, La nuova legge marchi cinese in vigore dal 1 maggio 2014, 18 settembre 2013, (consultato il 07/01/2017). 44

57 marchi (Trademark Review and Adjudication Board, TRAB) hanno inoltre emanato regole molto rigide per il riconoscimento dello status di marchio notorio. In accordo con tali regole, gli articoli 13 e 14 della nuova Legge confermano la prassi attuale di limitare il riconoscimento del marchio notorio a casi circoscritti. Si chiarisce ulteriormente il significato di "marchio notorio", identificandolo con un «marchio registrato che sia familiare al pubblico di riferimento» ( 为相关公众所熟知的商标..., Wèi xiāngguān gōngzhòng suǒ shúzhī de shāngbiāo ), vietando ai produttori e agli operatori del settore di utilizzare le parole "marchio notorio" su beni o imballaggi o sui contenitori di tali beni, tramite pubblicità o durante esposizioni o, infine, nell ambito di altre attività commerciali La contraffazione in Cina Il concetto di contraffazione Come noto e discusso nei paragrafi precedenti, negli ultimi anni l economia mondiale si è ininterrottamente integrata, procedendo verso un economia basata sulla conoscenza, nella quale le imprese che vincono il mercato non sono più soltanto quelle che acquisiscono un vantaggio competitivo nella caratterizzazione materiale dei prodotti ma, al contrario, quelle in grado di connotare il proprio prodotto con fattori immateriali 145. Così facendo, l importanza della proprietà intellettuale si è resa evidente nel determinare i vantaggi competitivi per le imprese e il sistema paese, assumendo pertanto un importante rilevanza strategica. La contraffazione ( 伪造, wěizào), che rappresenta una violazione del diritto di proprietà industriale, è tuttavia un fenomeno che esiste da sempre, a partire dalla falsificazione delle banconote alle più recenti contraffazioni nel settore della moda di lusso. Per quanto riguarda la Cina, il primo caso di contraffazione si fa risalire alla prima metà del Settecento, 144 商标法, 第十四条 : 生产 经营者不得将 驰名商标 字样用于商品 商品包装或者容器上, 或者用于 广告宣传 展览以及其他商业活动中. I produttori e i commercianti non possono apporre la dicitura marchio notorio su merce, imballaggi, contenitori, oppure per attività pubblicitarie, fiere o altre attività commerciali. 145 Per un approfondimento sul tema dell economia della conoscenza si consiglia la lettura dell intervista al prof. Rullani al sito web (consultato il 11/01/2017). 45

58 precisamente al 1736, ossia quando il governo locale di Suzhou, sanzionò una manifattura tessile che vendeva i suoi prodotti sfruttando il marchio di un'altra fabbrica 146. Prima di addentrarci nei casi specifici, cerchiamo di capire cosa si intende con il termine contraffazione. Secondo la definizione dell Agenzia delle Dogane: Il termine contraffazione viene usato, nel linguaggio comune, per indicare tutte quelle merci che in generale sono considerate non genuine o pericolose, o che non rispondono ai requisiti minimi previsti per la tipologia alla quale appartengono, ovvero che recano segni o elementi distintivi falsi o mendaci 147. Lo stesso verbo contraffare è infatti riconducibile all attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l originale 148. Se si vuole però avere un definizione più accurata da un punto di vista giuridico, si deve allora fare riferimento all articolo 2 del Regolamento CE n.1383/2003. Ai sensi di questo regolamento, per merci contraffatte si intendono: le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione; qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al precedente punto; gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al primo punto Zheng C. e Pendleton M., Copyright Law in China, Ed. CCH Australia Limited, 1987, p. 21, cit. in Gordon C.K. Cheung, Intellectual Property Rights in China, Politics of Piracy, Trade and Protection, New York, Routledge Contemporary China Series, 2009, p Cfr. Agenzia delle Dogane, Lotta alla Contraffazione, al sito (consultato il 09/01/2017). 148 Cfr. GdF, Comunicazione sul fenomeno della contraffazione, (consultato il 12/01/2017). 149 Regolamento (CE) N. 1383/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da 46

59 In questa sede, pertanto, tratteremo del fenomeno della contraffazione con riferimento a tutti quei comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, con particolare riferimento ai marchi d impresa. A tal riguardo si esprime anche il Codice penale cinese del 1997 al Titolo III, Capo VII, dove si prevedono sette fattispecie di delitto contro la proprietà intellettuale, per le quali sono previste pene detentive e/o pecuniarie 150 : 1) contraffazione di marchio registrato: l art. 213 infatti punisce chiunque 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标 (zài tóngyī zhǒng shāngpǐn shàng shǐyòng yǔqí zhùcè shāngbiāo xiāngtóng de shāngbiāo), ovvero utilizzi un marchio uguale ad un altro regolarmente registrato e sullo stesso tipo di merci; 2) vendita di merci con marchio registrato contraffatto: l art. 214 prescrive pene dententive e pecuniare per chiunque 销售明知是假冒注册商标的商品 (Xiāoshòu míngzhī shì jiǎmào zhùcè shāngbiāo dì shāngpǐn), cioè immetta coscientemente sul mercato merci contraffatte; 3) falsificazione o fabbricazione illecita di segni di altrui marchio registrato, o vendita illecita di tali segni: l art. 215 dispone, infatti, pene detentive o pecuniarie per chiunque 伪造 擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造 擅自制造的注册商标标识 (wèizào, shànzì zhìzào tārén zhùcè shāngbiāo biāozhì huòzhě xiāoshòu wèizào, shànzì zhìzào de zhùcè shāngbiāo biāozhì), contraffaccia o utilizzi senza permesso il marchio registrato da altri o commercializzi merci contraffatte; 4) contraffazione di altrui brevetti: l art. 216 prevede pene detentive o pecuniarie per chiunque 假冒他人专利 (Jiǎmào tārén zhuānlì), compia atti di contraffazione di altrui brevetti; 5) violazione del diritto d autore: l art. 217 prevede diversi casi in cui chiunque 侵犯著作权 (qīnfàn zhùzuòquán), violi cioè il diritto d autore, possa incorrere in pene detentive e pecuniarie; adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, (consultato il 09/01/2017). 150 中华人民共和国刑法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngfǎ. Per la consultazione degli articoli citati in lingua cinese e inglese si veda il sito NPC, Per la consultazione integrale di tutta la Legge penale in lingua inglese, si veda il sito NPC, 47

60 6) vendita di copie in violazione del diritto d autore: l art. 218 punisce chiunque 销售 明知是侵权复制品 (Xiāoshòu míngzhī shì qīnquán fùzhì pǐn), commercializzi copie che violano il diritto d autore, secondo quanto previsto dall art. 217; 7) diffusione e appropriazione illecita degli altrui segreti commerciali: secondo le disposizioni dell art. 219, viene punito chiunque 侵犯商业秘密行为, 给商业秘密的 权利人造成重大损失 (qīnfàn shāngyè mìmì xíngwéi, gěi shāngyè mìmì de quánlì rén zàochéng zhòngdà sǔnshī), cioè violi i segreti commerciali arrecando gravi perdite al titolare del diritto. Come sottolinea Cavalieri, il fenomeno della contraffazione è estremamente complesso e trova molte cause, sia nella struttura politica che in quella socioeconomica di un paese. Con riferimento specifico alla Cina, la contraffazione si collega non tanto alla presunta propensione antropologica dei cinesi a violare la legge e a copiare le altrui opere di ingegno, quanto piuttosto a quella tendenza generalizzata dell intero sistema giuridico cinese a un applicazione incostante, approssimativa e selettiva delle leggi e dei regolamenti da parte degli organi amministrativi, doganali e giudiziari, soprattutto a livello periferico. 151 Nonostante questo, la Cina ha messo in atto numerose strategie per contrastare il fenomeno. Ad esempio, nel 2014 le autorità amministrative hanno registrato quasi 68,000 casi di violazione dei marchi, cause dal valore di oltre 100 milioni di RMB. Hanno inoltre distrutto più di mille siti di produzione delle merci contraffatte 152. Oltre a considerare il fenomeno della contraffazione in senso stretto, è utile accennare ad un altro punto di vista, considerare, cioè, lo stesso fenomeno non attraverso la comune ottica unitaria, ma evidenziando le diverse fattispecie di illecito a cui con il termine contraffazione si fa riferimento: imitazioni di diritti brevettuali, azioni di concorrenza sleale o puro inadempimento contrattuale. Come evidenzia Cavalieri, si tratta di casi in cui il contraente cinese utilizzi la tecnologia o il design acquistati nel quadro di un contratto (di trasferimento di tecnologia, di lavorazione in conto di terzi, o di jointventure) per fini diversi da quelli pattuiti. [ ] Oltre ai casi di contraffazione in senso stretto, vi è una sterminata varietà di rapporti, soprattutto di rapporti contrattuali [ ] 151 CAVALIERI R., Commercio, investimenti e trasferimenti di tecnologia in Cina, in (a cura di) TIMOTEO M., Regimi e tutela della Proprietà intellettuale in Cina, collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, p BAKSI C., China tackles problem of counterfeit goods head-on, 15 settembre 2015, (consultato il 12/01/2017). 48

61 dai quali spesso derivano casi di violazione o di presunta violazione della proprietà intellettuale. 153 L unico strumento per tutelarsi adeguatamente in questi casi è senz altro un contratto con la parte cinese, ben formulato e che preveda adempimenti amministrativi obbligatori La tutela doganale La tutela doganale è la terza via di tutela dei diritti di proprietà intellettuale fruibile in Cina, oltre che a quella amministrativa e giudiziaria (il c.d. sistema del doppio binario). La Legge sulle dogane ( 中华人民共和国海关法, Zhōnghuá rénmín gònghéguó hǎiguān fǎ), è entrata in vigore il 1 luglio 1987 ed è stata oggetto di riforma nel A questa è seguito, nel 2003, l emendamento del Regolamento della RPC sulla tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale ( 中华人民共和国知识产权海关保护条例, Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhīshì chǎnquán hǎiguān bǎohù tiáolì) 154. Con particolare riferimento alla materia dei marchi, secondo la 海关法, nel caso in cui si rilevi che le merci in oggetto sono effettivamente contraffatte, le autorità doganali possono sequestrare e bloccare non solo le importazioni ma anche le esportazioni di tali merci nei porti e ai confini del territorio cinese. In questi casi il titolare del marchio registrato può anche ottenere la distruzione delle suddette merci; le Dogane cinesi possono inoltre comminare sanzioni pecuniarie ai contraffattori. Secondo la normativa doganale in materia di PI, i titolari di marchi, brevetti o diritti d autore possono registrare i propri diritti presso la 中华人民共和国海关总署 (Zhōnghuá rénmín gònghéguó hǎiguān zǒng shǔ), l Amministrazione Generale delle Dogane (GAC). Nel caso specifico dei marchi industriali, la registrazione doganale, è bene sottolineare, non va a sostituire né quella nazionale, esperita presso l Ufficio Marchi di competenza, né quella internazionale, presso la WIPO. Al contrario, la registrazione del marchio in Cina è un requisito fondamentale per accedere alla tutela doganale. Una volta accettata la domanda di registrazione, la GAC rilascia un 知识产权海关保护备案 (zhīshì chǎnquán hǎiguān bǎohù bèi'àn), certificato di registrazione, che ha validità dieci 153 CAVALIERI R., Ibidem., p Il testo integrale della Legge sulle dogane è disponibile sul sito ufficiale della Dogana cinese, Quanto al Regolamento, è stato emanato il 2 dicembre 2003, ed è entrato in vigore il 25 maggio 2004, abrogando quello del Il testo è reperibile al sito ufficiale della Dogana cinese, 49

62 anni, rinnovabile di altri dieci 155. Registrando un diritto di PI presso la GAC, il titolare ottieni diversi benefici: le Autorità Doganali hanno in tal modo il potere di trattenere a propria discrezione ogni partita di merce sospetta di contraffazione; inoltre, gli uffici doganali locali si rivelano maggiormente proattivi poiché la registrazione fornisce loro un accesso diretto ai database interni della proprietà intellettuale, rendendo più semplice stabilire se le merci in transito siano originali o contraffatte 156. In particolare la tutela doganale delle merci si articola in due distinte procedure: a) la prima è esperibile indipendentemente da una preventiva registrazione presso le dogane; b) la seconda procedura invece rappresenta un beneficio esclusivo per coloro che abbiano proceduto alla relativa registrazione 157. Procedura a): la parte attrice, venendo a conoscenza del fatto che merce contraffatta stia transitando attraverso le dogane cinesi, può segnalare la spedizione e, effettuando un versamento in denaro presso gli uffici doganali, consentire alla Dogane di fare i dovuti accertamenti. Procedura b): si attiva d ufficio su iniziativa delle autorità doganali che abbiano sospetti relativi a determinate merci. Nel caso in cui il sospettato di contraffazione neghi di presentare i documenti relativi ai diritti di PI, le autorità doganali provvedono ad informare il titolare del diritto, che avrà tre giorni per domandare il sequestro della merce ed attivare la procedura di tutela doganale. Le misure doganali rappresentano, pertanto, il primo e il più efficace strumento per impedire alla merce contraffatta di entrare nel mercato Contraffazione nel fashion luxury Una delle maggiori conseguenze economiche della contraffazione è l impoverimento dell offerta di prodotti dell intelletto 158. La contraffazione nel settore della moda di lusso, in 155 Non deve però superare la validità del titolo di proprietà intellettuale. Cfr. CARPI A., Il nuovo regolamento riguardante la protezione doganale della proprietà intellettuale della Repubblica Popolare Cinese, in (a cura di) TIMOTEO M., Regimi e tutela, cit., p CHINA IPR SME DESK, Guida all utilizzo delle dogane per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, (consultato il 16/01/2017). 157 ZUNARELLI L., NANNINI M., La tutela doganale dei marchi in Cina, 1 ottobre 2015, (consultato il 16/01/2017). 158 AGRÒ M. L., La prospettiva istituzionale in tema di contraffazione, in (a cura di) TIMOTEO M., Regimi e tutela della Proprietà intellettuale in Cina, collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, p

63 particolare, si sta espandendo vertiginosamente in tutto il mondo, e la vendita di copie perfette dei prodotti delle maggiori marche a prezzi di molto inferiori all originale è un trend a cui purtroppo siamo ormai abituati. Fabbricati principalmente in Cina, Corea, Taiwan e Sud America le contraffazioni che si trovano sul mercato internazionale spaziano dai gioielli, ai beni in pelle, scarpe, orologi, abiti e occhiali. Il giro d affari generato nel 2013 era di 461 miliardi di dollari 159, raggiungendo nel 2015 un fatturato mondiale di circa 600 miliardi di dollari 160, vedendo un incremento del 30% in un solo biennio. Il grafico (Figura 4) mostra che, con riferimento all anno 2013, circa il 20% dei prodotti contraffatti sono stati confiscati negli Stati Uniti, seguiti subito dopo dall Italia con un 15%. Figura 4 Nazioni colpite maggiormente dalla violazione dei diritti di PI (2013). Fonte: Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact. Nel 2013, inoltre, più del 60% dei beni contraffatti confiscati dalle dogane proveniva dalla Cina (Figura 5). È da rilevare come questa percentuale sia nettamente diminuita nel 2015, pur restando la Cina al primo posto delle nazioni da cui provengono le merci contraffatte (Figura 6) OECD/EUIPO (2016), Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, OECD Publishing, Paris, p. 11, (consultato il 12/01/2016). 160 Cfr. VELARDI G., Contraffazione: fra criminalità organizzata e leggi obsolete in Italia il fatturato illecito è di 6,5 miliardi di euro, Il Fatto Quotidiano, 01 marzo 2016, (consultato il 09/01/2017). 161 Cfr.REPORT ON EU CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. Results at the EU border (2015), al sito (consultato il 15/01/2017). 51

64 Figura 5 Provenienza dei beni contraffatti (2013). Fonte: Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact Figura 6 Provenienza dei beni contraffatti (2015) Fonte: Report on EU customs enforcement of intellectual property rights Results at the EU border 2015 La contraffazione delle merci è un fenomeno che colpisce particolarmente il fashion luxury; sono specialmente i settori calzaturiero, pelletteria, gioielleria, oreficeria, tessile e dell abbigliamento a risentirne maggiormente. Il grafico (Figura 7) mostra, infatti, che nel 2013 sono stati confiscati oltre 70,000 prodotti appartenenti a queste industrie. 52

65 Figura 7 Distribuzione delle merci contraffatte nei diversi settori (2013). Fonte: Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact. Si richiama l attenzione sul fatto che questi dati, sebbene provenienti da fonti ufficiali, non sono altro che stime. La contraffazione, infatti, è un attività illecita e si parla quindi di economia sommersa che, come suggerisce il nome stesso, è difficile da misurare. Lo sviluppo di questo mercato porta con sé anche atre problematiche legate alla diffusione di attività criminali, le quali riescono a sfuggire alle più avanzate tecnologie di anticontraffazione messe in atto dalla polizia e dagli enti governativi. Per questo motivo, la maggior parte dei più noti brand ha messo in pratica tecnologie specifiche per salvaguardare la reputazione del proprio marchio e i diritti dei consumatori. La lotta alla contraffazione è tuttavia un campo che richiede il dispiego di numerose risorse, che trovano spazio soprattutto nella raccolta di informazioni. Come spiega il capo dell Helpdesk, Simon Cheetham: Ci sono diversi aspetti da considerare quando si raccolgono prove in Cina. Abbiamo scoperto che, se le manifatture scoprono che stiamo investigando su di loro, chiudono i battenti per poi riaprire. La priorità diventa quindi procurarsi le prove alla prima occasione, ed accertarsi che non si accorgano che gli state con il fiato sul collo, fino a quando il caso non sia pronto. 162 La raccolta di informazioni deve tenere presente che questo è un contraffattore consapevole, cioè ha già valutato economicamente l attività di interesse e ha già fatto degli investimenti. Ciò implica che il contraffattore è stato attirato in quel mercato perché privo o quasi di una legislazione forte a contrasto delle attività di contraffazione, settore in cui i legislatori di ogni 162 Cfr. IPR Help-Desk, Gestire i casi di contraffazione, al sito (consultato il 09/01/2017). 53

66 paese devono investire. La lotta alla contraffazione, tramite lo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale, consentirebbe diversi vantaggi: una maggiore tutela dei marchi nazionali stranieri e cinesi, un aumento degli investimenti da parte delle aziende straniere, nuovi posti di lavoro, uno snellimento delle pratiche burocratiche, e una generale promozione dell'industria e dell'impresa locali 163. Nell eventualità, quindi, in cui venga individuato un prodotto apparentemente illecito, è opportuno ottenere quanto prima il maggior numero possibile di informazioni sensibili sul prodotto stesso e sull azienda produttrice e/o distributrice ricercandole attraverso siti internet, riviste specializzate, cataloghi promozionali e materiale pubblicitario. Come si vedrà nel capitolo successivo, questa è stata proprio la strategia adottata da Moncler, la quale ha inoltre utilizzato foto, opuscoli, biglietti da visita e altri documenti che si sono rivelati utili non solo per lo studio delle contromisure, ma anche come prove fondamentali a supporto dell azione di tutela. Un fattore scatenante la contraffazione e il suo sviluppo è senza dubbio la globalizzazione che facilita le comunicazioni, trasporti e attività internazionali. Le imprese del fashion luxury, proprio per espandere la loro rete commerciale in tutto il mondo, hanno intrecciato accordi di produzione su commessa su licenza, trovando soluzioni sempre più economiche per produrre i loro prodotti a costi molto minori: è il caso, ad esempio, della delocalizzazione del processo produttivo nei paesi orientali, in particolare in Cina, dove vi sono delle zone critiche in corrispondenza delle grandi aree metropolitane: Pechino, Shanghai, le provincie del Guangdong, del Zhejiang e del Fujian 164. Con questa operazione, tuttavia, non solo si incide sulla qualità finale del prodotto o delle attività di controllo qualitativo delle fasi di produzione, ma, implicando una rete distributiva più fitta, si implica anche un aumento dei soggetti che entrano in contatto diretto con i prodotti e di conseguenza facilita la possibilità di contraffazione. Non sono, questi, aspetti da sottovalutare; il know-how è incorporato nei prodotti, e va di conseguenza protetto: Prendete Gucci, ad esempio: avrà 5000 fabbriche nel mondo che lavorano a vario titolo per lei. Ma basterà licenziarne una, perché non si è contenti del prodotto o per qualsiasi altro motivo, affinché quei lavoratori in possesso delle specifiche siano 163 YU P., From Pirates to Partners: Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-first Century, American University Law Review, 55, 4, 2006, pp CHEUNG G.C.K., Intellectual Property Rights in China, Politics of Piracy, Trade and Protection, New York, Routledge Contemporary China Series, 2009, p

67 invogliati a riutilizzare altrove, o in proprio, una competenza che altrimenti diventerebbe di colpo inutile. 165 In Cina, inoltre, il problema è più culturale che socio-economico: la riproduzione è un fondamento dell educazione cinese. Durante gli anni di Mao, come si è visto in precedenza, non esisteva il concetto di proprietà, ad esempio era possibile vedere fabbriche con lo stesso nome, e i marchi non ricevevano tutele. La Cina ha fatto enormi passi avanti in questo senso: negli ultimi anni, ad esempio, stanno aumentando le retate della polizia in fabbriche abusive in Cina dove non solo si producono falsi, ma si sgominano attività criminali organizzate che fanno uso di minori per la lavorazione industriale; il fenomeno della contraffazione, tuttavia, è ancora largamente diffuso in Cina. Quanto al mercato italiano, è stato rilevato che la maggiore parte dei prodotti contraffatti arriva proprio dalla Cina che, dal 2004 ad oggi, "firma" oltre il 90% dei prodotti falsi Alcuni recenti casi celebri e considerazioni sul fenomeno Diversi brand di lusso, come si accennava sopra, hanno quindi messo in pratica strategie di tutela. Uno dei casi più recenti è quello che riguarda il noto brand di abbigliamento maschile, Ermenegildo Zegna, attivo nel mercato cinese già dal 1973, anno di registrazione del suo primo marchio commerciale Zegna, e poi in particolare dal 1991, con l apertura della sua prima boutique a Pechino. Il gruppo ha realizzato un sistema di protezione giuridica finalizzato a garantire la proprietà intellettuale, assicurandosi la tutela dei propri interessi e dei propri diritti in conformità con il diritto cinese. Nonostante ciò, l azienda ha rilevato che la Guangzhou Fuyin Trading Co. produceva imitazioni dei propri prodotti già a partire dal 2011, imitando anche i caratteri e l immagine del brand. In particolare aveva realizzato diverse linee di abbigliamento utilizzando marchi e immagini che si confondevano con quelli utilizzati da Zegna. La Corte Intermedia di Guangzhou, alla quale l azienda si è appellata, nel gennaio 2016 ha emesso una sentenza che intima alla società cinese Guangzhou Fuyin di cessare le attività di 165 STAGLIANÒ R., L Impero dei falsi, Roma, GLF Editori Laterza, 2006, p Cfr. AGICHINA, Il 90% del made in Italy taroccato è cinese, (consultato il 09/01/2017). 55

68 contraffazione dei marchi del gruppo Ermenegildo Zegna. Inoltre la condanna a risarcire i danni per un valore di 2,04 milioni di RMB, pari a circa 290 mila euro 167. Un altro caso simile, su cui ci si soffermerà nei capitoli successivi, è quello che vede protagonista l azienda di piumini italo-francese, Moncler, e la Beijing Nuoyakate, accusata di violazione del marchio ( 侵害商标权, qīnhài shāngbiāo quán) e di concorrenza sleale ( 不正当竞争, bù zhèngdàng jìngzhēng). Sembrerebbe, quindi, che ogni volta che una grande azienda straniera si oppone ad un gruppo cinese, accusandolo di violazione del marchio, questa ne risulti vincitrice. Inoltre, le sentenze a favore delle parti straniere ottengono un incredibile clamore mediatico, e ciò è anche giustificato dalla necessità di rassicurare gli investitori, in modo da mandare un chiaro messaggio: è vero che la Cina è la maggior responsabile della produzione e commercializzazione di merci contraffatte, tuttavia sono numerose le misure che vengono messe in atto per contrastare questo fenomeno. In particolare è la sfera legale che viene pubblicizzata. Sebbene la giustizia cinese non sia trasparente, non si possono tuttavia negare i passi avanti compiuti dal Governo cinese in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. È vero, inoltre, che la Legge Marchi del 2013 ha alzato la soglia del quantum risarcitorio, tuttavia, è opportuno segnalare che nelle cause che vedono vincitrici la parte cinese, il risarcimento è molto superiore. Nel 2015, ad esempio, Zhou Lelun ha fatto causa a New Balance, colosso americano nel settore calzaturiero sportivo, per aver utilizzato 新百伦 (Xīnbǎilún) come traslitterazione cinese del proprio marchio: il termine 新, infatti, significa nuovo, mentre 百伦 è stato utilizzato come traduzione fonetica di balance. La traslitterazione utilizzata da New Balance corrisponde a quella del marchio registrato da Zhou nel La Corte Intermedia di Guangzhou, alla quale Zhou si è appellato, ha pertanto deciso in suo favore, comminando a New Balance un risarcimento di 98 milioni di RMB, corrispondenti alla metà dei profitti ottenuti in Cina dall azienda americana. New Balance si è successivamente appellata alla Corte Superiore del Guangdong che, pur pronunciata in favore della parte cinese, ha fissato un risarcimento minore, pari a 5 milioni di RMB Cfr. LA STAMPA, Contraffazione, Zegna vince una causa in Cina, 5WOu90GElkmQGr6KPs9L6H/pagina.html (consultato il 09/01/2017). 168 LIN V., New Balance loses appeal over copyright violation in China but sees damages slashed, 24 giugno 2016, (consultato il 17/01/2017). 56

69 Vi sono inoltre dei casi in cui le aziende straniere che accusano la controparte cinese di contraffazione si vedano respingere la richiesta di procedimento. È il caso, ad esempio, della Apple la quale nel 2012, dopo aver rilevato che l azienda cinese Xintong Tiandi Technology produceva una linea di borse e portafogli in pelle con il marchio IPHONE, si era rivolta all autorità locale per segnalare quello che secondo il suo punto di vista era un illecito: la società cinese aveva registrato il marchio IPHONE nel 2007, mentre Apple aveva presentato domanda di registrazione nel L organo statale ha, tuttavia, respinto le accuse per due motivi: innanzitutto le categorie merceologiche cui fanno riferimento i due prodotti sono molto diverse; inoltre, nel 2007 il pubblico cinese non era ancora in grado di legare il marchio ai famosi smartphone della compagnia americana, dal momento che questi sono stati commercializzati in Cina soltanto dal Xintong Tiandi Technology, quindi, non solo non avrebbe arrecato danni al gruppo occidentale nel periodo antecedente, ma secondo l autorità aveva anche tutto il diritto di appropriarsi del marchio anche per gli anni a venire. Apple si è così rivolta al tribunale di Pechino, senza però ottenere il ribaltamento sperato. Come abbiamo visto, il fenomeno della contraffazione esiste da sempre e, molto probabilmente, continuerà ad esistere per lunghissimo tempo. Perché, tuttavia, in Cina si è radicato così in profondità, nonostante nell antichità gli artigiani firmavano le loro opere per provarne l autenticità e, quindi, la sincerità? 170 Se ripensiamo ai grafici visti in precedenza e all esponenziale crescita dell economia cinese, la risposta giunge facilmente: si tratta di una questione specificatamente economica. I cinesi, come sottolinea Yu, sono attratti da tutto ciò che è già famoso, in questo caso i marchi, perché pensano porterà ulteriori profitti: L importanza che la Cina attribuisce ai marchi è incredibile. Quasi pari al desiderio di pubblicità che spinge alcuni uomini cinesi a comportarsi come bambini viziati e alcune donne a rendere spudoratamente pubblica la loro vita privata e a mettere in mostra il loro corpo. Questo rientra nella distorta mentalità economica dei cinesi, convinti che tutto ciò che è famoso porterà profitti, avrà successo sul mercato e farà piazza pulita della concorrenza. In termine di marchi di fabbrica, questa mentalità spinge i cinesi a pensare che, senza alcuno sforzo creativo, possono sperare in un colpo di fortuna grazie al fatto che i loro marchi hanno un basso tasso di registrazione. 169 LONGHITANO L., Apple perde l esclusiva del marchio iphone in Cina, 4 Maggio 2016, (consultato il 17/01/2017). 170 GREATREX R., The Authentic, the Copy and the Counterfeit in China: an Historical Overview, in (a cura di) Timoteo M., Regimi e tutela della Proprietà intellettuale in Cina, collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, p

70 Di conseguenza, sfruttare i marchi altrui, soprattutto i più famosi, è diventata un abitudine diffusa e contraffarli una moda alla quale dedicano tutti i loro sforzi. 171 È doveroso rilevare che la situazione sta ormai mutando, almeno in parte, e numerosi sono i marchi cinesi famosi a livello mondiale (es. Lenovo, Huawei e Haier). 171 YU S., Perché i marchi gialli non sono globali, in Il marchio giallo - Limes, vol. 4, 2008, pp

71 Capitolo II Moncler Nuoyakate: un landmark case nella tutela dei marchi in Cina 2.1 Il gruppo Moncler Moncler è un'azienda tessile italo-francese specializzata nella produzione di abbigliamento invernale, in particolare di piumini imbottiti. È stata fondata nel 1952 da René Ramillon e Andrè Vincent, artigiani di attrezzature da montagna, a Monestier de Clermont, località francese vicino Grenoble; il nome dell azienda, per altro, è l acronimo della città in cui è stata fondata. Attualmente la sede legale dell azienda si trova a Milano, mentre quella operativa a Padova. Moncler inizia la sua attività producendo sacchi a pelo imbottiti; i primi piumini vengono ideati per proteggere dal freddo gli operai dell azienda stessa, che li indossavano sopra la tuta da lavoro. La prima linea specialistica per la montagna nasce grazie all intuizione dell alpinista Lionel Terray, amico di Ramillon; è da quel momento che i piumini Moncler assumono la loro vocazione di abbigliamento ad alta resistenza e protezione per i climi più estremi 172. Nel 1954 inoltre i piumini Moncler vengono scelti per equipaggiare la spedizione italiana sul K2. È solo l inizio dei riconoscimenti, infatti nel 1968 l azienda diventa fornitrice ufficiale della squadra francese di discesa libera durante i Giochi Olimpici Invernali di Grenoble. In questa occasione prende anche forma il nuovo logo ispirato all emblema francese per eccellenza, il gallo, e che va a sostituire il Monte Auiguille, che si erge alle spalle del villaggio di Monastier-de-Clermont. Nel 2003 Moncler viene acquisita dall imprenditore italiano Remo Ruffini, diventando così presidente e direttore creativo dell azienda. Nel 2008 il gruppo Carlyle rileva una quota aziendale pari al 48%, mentre a Ruffini rimane il 38%. Nel 2011 il primo azionista dei piumini diventa il fondo francese Eurazeo (45%); Ruffini resta il secondo azionista (scendendo però dal 38 al 32%), mentre il gruppo Carlyle riduce la propria quota dal 48 al 17,8% 173. Ruffini mantiene i suoi incarichi di presidente e direttore creativo, fino a portare l azienda alla sua quotazione nella Borsa Italiana, nel dicembre 2013, debutto di grande successo, maggiore di quello di Prada tre anni prima. Tra gli azionisti vi sono fondi sovrani 172 Cfr. MONCLER, consultato il 18/01/2017). 173 Cfr. BRANDFORUM, il it/loghi/dettaglio/533?privacy=1 (consultato il 18/01/2017). 59

72 dalla Cina, dal Kuwait, da Singapore ecc. e importanti gruppi dell abbigliamento di lusso come LVMH, Ferragamo, Zegna ecc. Stando all ultimo rapporto finanziario annuale dell azienda 174, pubblicato a marzo 2016, Moncler ha registrato ampi margini di crescita tra il 2014 e il Secondo il rapporto, infatti, i ricavi del 2015 superano del 21% quelli del 2014 (880,4 contro 694,2 milioni di euro). Nel dettaglio, i ricavi nel canale retail nel 2015 vedono un incremento del 30% rispetto al 2014, mentre per quanto riguarda il canale wholesale, il 2015 ha visto una decrescita del 1%. Ricavi % 62% Retail Wholesale Figura 8 Ricavi Moncler (2014). Ricavi % 70% Retail Wholesale Figura 9 Ricavi Moncler (2015). 174 MONCLER, FY 2015 Financial Results, (Consultato il 18/01/2017). 60

73 Ricavi in milioni di Retail Wholesale 263,5 430,7 260,7 619, Figura 10 Ricavi Moncler in milioni di Euro, rapporto Brand strategy Come noto, il marchio è un segno che rappresenta l'espressione sintetica dell'immagine di una azienda, la cui funzione è quella di identificarla verso l'esterno, cioè di distinguere i suoi prodotti da quelli di altre aziende. Questo segno deve garantire nel tempo una chiara ed immediata comprensione del prodotto che esso rappresenta. Il marchio ha pertanto una forza comunicativa molto forte e consente di identificare il prodotto immediatamente. Da un punto di vista pratico, quindi, chiarezza ed immediatezza si realizzano attraverso una forma semplice ed essenziale, ridotta ai soli tratti necessari alla comprensibilità e riconoscibilità del segno. Il marchio Moncler, con la sua forma caratteristica, ben si presta a un uso ottimale. Il successo di quest azienda, tuttavia, non si fonda meramente sulla riconoscibilità del marchio, ma su «una brand strategy unica e coerente, che dipende anche dalla capacità di sviluppare prodotti sempre innovativi seppur fortemente ancorati alla storia del brand» 175. Infatti è alla tradizione che Moncler deve il suo successo, e alla capacità di innovare un prodotto classico come il piumino, riuscendo ad essere sempre attuale e rispondente alle esigenze del mercato. Riguardo la tradizione, il CEO Ruffini ha infatti affermato: «We don t want to betray our history. We care about building up a strong brand on our story» 176. Grazie a Ruffini, la strategia aziendale si è incentrata sull espansione geografica. Lo stesso presidente ha affermato a tal riguardo: «Mi è sempre sembrata una strategia vincente soprattutto in un epoca in cui si guardava soltanto alle frontiere vicine, senza considerare il 175 MONCLER, (consultato 19/01/2017). 176 COMPTON N., Moncler s soft sell, 06 Ottobre 2015, (consultato il 22/01/2017). 61

74 mondo» 177. La strategia internazionale è esattamente la visione dell azienda che, guidata dall attuale presidente, ha capito che il mondo stava cambiando e che, pertanto, occorreva aprirsi ad un mercato globale. È in quest ottica internazionale che Moncler, a partire dall intuizione del presidente Ruffini, ha sviluppato la strategia del piumino globale : il piumino globale è, cioè, un piumino versatile e perfetto per tutte le occasioni, che passa dalla montagna alla caratura metropolitana 178. Come sottolinea Ruffini: «la differenza tra noi e le altre aziende è che gli altri hanno un target. Noi no. La nostra ambizione è un mercato al 50 per cento dedicato ai ragazzi che usano lo skateboard, l altro 50 alle signore che vanno alla Scala» 179. La strategia del piumino globale si esplica, quindi, attraverso un percorso di riposizionamento del marchio che espliciti l anima universale di Moncler ed è indubbio che questo sistema abbia dato i suoi frutti. Durante un intervista a Ruffini gli è stato chiesto di indicare le chiavi del grande successo di Moncler, e la sua risposta riflette uno spirito internazionale, attuale e allo stesso tempo tradizionale, tutti valori che l azienda fa suoi da sempre: [Le chiavi di questo successo sono state] tante minirivoluzioni: non aver voluto franchising e filtri. Ho eliminato gli agenti, i distributori e molte boutique puntando soprattutto sui punti vendita monomarca. Erano tutte operazioni controcorrente ma mi sembravano soluzioni contemporanee. E non moderne, come mi dicevano, perché se si è troppo moderni si diventa vecchi prima». 180 Secondo il CEO, infatti, il concetto di lusso poggia su due pilastri: la qualità, su cui non si possono fare sconti; e non essere mai troppo di moda, perché il vero lusso dura nel tempo Moncler e la proprietà intellettuale Per Moncler non è importante garantire ai consumatori soltanto la qualità dei propri prodotti, ma anche assicurarne l autenticità è sempre stato uno dei principali obiettivi. L azienda ha pertanto creato un dipartimento interno specializzato in proprietà intellettuale e protezione del marchio attraverso cui definisce una strategia globale di gestione del portafoglio marchi, 177 ARGENTIERI A., Intervista a Remo Ruffini Eleganza e innovazione: il presidente di Moncler si racconta, 3 gennaio 2013 (consultato il 19/01/2017). 178 Cfr. (consultato il 19/01/2017). 179 BERTONE U., Moncler, il piumino che scalda la Borsa (consultato il 19/01/2017). 180 ARGENTIERI A., Intervista a Remo Ruffini cit. 181 BERTONE U., Moncler, il piumino che scalda la Borsa, cit. 62

75 design e altri titoli di proprietà industriale. Le attività di tutela del marchio sono condotte sia sul web che sui mercati fisici, in più di 100 Paesi nel mondo. Per quanto riguarda l azione sui mercati, sono diverse le iniziative intraprese dall azienda; le principali riguardano il deposito di istanze doganali, in modo da bloccare le merci non autentiche prima che entrino in commercio, le collaborazioni con le autorità competenti nei diversi territori (in Cina con i diversi uffici locali dell ente amministrativo per l Industria e il Commercio, AIC), e la partecipazione ad associazioni internazionali per la lotta alla contraffazione 182. Stando ai più recenti dati, relativi all anno 2015, il programma attuato da Moncler ha condotto al sequestro sui mercati internazionali di circa prodotti finiti e di oltre accessori di produzione contraffatti 183. Santel, Consigliere di amministrazione, ha affermato a tal riguardo l impegno dell Ufficio legale dell azienda; uno dei compiti principali di quest ultimo è la tutela del brand. Santel spiega: They fight counterfeiting and they implement initiatives aimed at protecting Moncler clients [...] with activities on-site and activities on-line. This is what they do regarding the enforcement onsite: cooperation with customs through implementation of training programs for customs officers, worldwide investigations through an international network of investigative agencies, with the main goal to identify illegal sources of fake product, and of course they launch civil and criminal litigations against organizations that violate our trademarks. 184 Quanto all ambito digitale, Moncler effettua una costante attività di monitoraggio su scala globale delle principali piattaforme e-commerce e siti web, compresi i social network, che vendono prodotti contraffatti o violano in diversi modi la proprietà intellettuale del brand. Nel 2015, in particolare, sono state chiuse quasi aste online di vendita di prodotti contraffatti a marchio Moncler e oscurati più di 1000 siti attraverso i quali venivano venduti capi Moncler contraffatti. In particolare, sono stati circa 50 i domini cinesi, contenenti la parola moncler ad essere stati oscurati nel 2015 poiché riconducevano a portali che imitavano il sito ufficiale del marchio; tra questi, e 182 Moncler fa parte del Quality Brands Protection Committee (QBPC), associazione internazionale che ha l obiettivo di sostenere la Cina nel processo di perfezionamento del quadro giuridico locale in tema di proprietà intellettuale promuovendo un ambiente favorevole all innovazione. Cfr. MONCLER, Bilancio Di Sostenibilità 2015, p. 144, (Consultato il 20/01/2017). 183 MONCLER, Bilancio Di Sostenibilità 2015, p Santel L., discorso durante il Moncler Capital Markets Day, p. 20 (consultato il 12/12/2016). 63

76 i quali, dopo l azione intrapresa da Moncler presso la WIPO 185, attualmente reindirizzano al sito ufficiale di vendita, Riguardo le operazioni portate avanti on-line il Chief Corporate Officer e Consigliere di Amministrazione di Moncler, Luciano Santel, durante il Moncler Capital Markets Day del 2015 ha affermato: enforcement on-line means monitoring on-line platforms and monitoring social media, the listing websites that infringe our rights and you can see the main results of this year, more than 650 websites closed, 2000 websites delisted, and thirty-two five hundred thousand fake products auctions taken down. Last but most important is [ ]the main mission of this department, is the protection of our clients. In particular we have implemented an RFID system which, under the NFC technology that stands for Near Field Communication permits everyone to read, with a normal smartphone, the code of our jacket, and to verify whether or not the product is authentic. 187 È infatti già a partire dal 2009 che Moncler si è dotata di sistemi anti-contraffazione applicati su tutti i suoi prodotti; dal 2013, inoltre, è stato creato il sito code.moncler.com, gestito direttamente dall azienda, con cui si dà la possibilità ai clienti che hanno acquistato un capo Moncler, di controllare il codice QR presente sull etichetta e verificare che sia un prodotto autentico. Moncler ha mostrato ulteriore interesse per il tema della tutela della proprietà intellettuale con la creazione di un servizio di customer care esclusivamente dedicato a tematiche di anti-contraffazione. Nei casi in cui vi siano clienti truffati che desiderino sporgere denuncia, contro le società di servizi di pagamento elettronico, per recuperare le somme di denaro versate per l acquisto del capo che si è poi rilevato contraffatto, Moncler si rende inoltre disponibile a redigere perizie. 185 Cybersquatting: con questa espressione (detta anche domain grabbing, dato grab=ghermire) si indica il fenomeno di acquisizione della titolarità di nomi a dominio corrispondenti a nomi generici, marchi altrui o nomi di persona al fine di rivenderli o trarne comunque profitto. La WIPO ha sviluppato un sistema molto efficace per contrastare questo fenomeno, una procedura (Uniform Procedure for Dispute Settlement in the field of Domain Names) che permette al titolare di un marchio registrato di presentare una denuncia nei confronti di coloro I quali hanno utilizzato un dominio che violi il diritto del suddetto marchio. A seguito della denuncia, il titolare del marchio ottiene il trasferimento del dominio illegittimo a suo favore. Per ottenere questo tipo di protezione dalla WIPO, devo verificarsi queste condizioni: 1. Il titolare ha il diritto o un interesse legittimo per la disputa riguardante il dominio; 2. Il dominio è uguale o molto simile al marchio del titolare, causando confusione nel consumatore; 3. Il dominio è stato registrato in malafede dalla terza parte. Cfr. FUSCO M., The cybersquatting countdown has begun: the Moncler case, cit. 186 FUSCO M., The cybersquatting countdown has begun: the Moncler case, 30 Marzo 2016, (consultato il 22/01/2017). 187 SANTEL L., discorso durante il Moncler Capital Markets Day, p. 20 (consultato il 12/12/2016). 64

77 Il Gruppo non si limita soltanto al controllo esterno della contraffazione, ma cerca di diffondere, direttamente all interno dell Azienda, la cultura della tutela del marchio e dei diritti di proprietà intellettuale attraverso la distribuzione di materiale informativo, l organizzazione di giornate formative (nel 2015 il Gruppo ha tenuto oltre 500 ore di corsi on-line o in aula) e momenti di sensibilizzazione durante eventi dedicati ai dipendenti, sia in Italia che all estero. Tutti questi provvedimenti a favore della brand protection non sono passati inosservati agli occhi degli osservatori internazionali. Il 24 maggio dello scorso anno, infatti, il Brand Protection Team di Moncler è stato premiato con il World Trademark Review Industry Award come miglior team nel settore della moda di lusso. Ciò dimostra che la comunità mondiale riconosce a Moncler i risultati raggiunti e l impegno profuso nella lotta alla contraffazione e nella tutela del proprio marchio 188. Ma fra i diversi risultati ottenuti, uno in particolare spicca tra gli altri, motivo per il quale sarà il tema delle prossime pagine: la sentenza emanata dalla Sezione Specializzata in PI del Tribunale di Pechino nell aprile 2015, che ha condannato la società Beijing Nuoyakate Garment Co, Ltd. al pagamento di 3 milioni di RMB a favore di Moncler per aver violato il suo marchio e aver commesso azioni di concorrenza sleale. Si rimanda alle pagine successive per un ampia trattazione del tema e delle sue implicazioni. 2.2 Moncler in Cina Moncler ha fatto il suo ingresso nel mercato cinese a partire dal 2008, precisamente il 14 dicembre, data in cui il Gruppo ha registrato il suo primo marchio presso l Ufficio Marchi cinese tramite l Agenzia per la Proprietà Intellettuale Kangxin di Pechino. In Cina il brand è conosciuto anche con la traslitterazione in cinese, 盟可睐 (Méngkělài). Dopo la registrazione del marchio, Moncler ha acquisito velocemente un enorme successo nel mercato cinese grazie alle sue ottime campagne di marketing MONCLER, Bilancio Di Sostenibilità 2015, p BANSAL S., Of copycats & counterfeits: Moncler wins Trademark suit against Chinese Counterfeiter, 20 Nov. 2015, (consultato il 12/12/2016). 65

78 Diverse figure di responsabilità del Gruppo, durante il Moncler Capital Markets Day svoltosi nel dicembre 2015, hanno sottolineato l importanza strategica dell ampliamento nel mercato cinese. In particolare Ruffini, CEO dell azienda, ha affermato: In China we have really to sell Moncler, not just a jacket. It is a strong market for us. It is the future for Moncler. We need to enhance the perception that clients have about Moncler, we need to raise the bar. We need to continue to select our openings, we need to work on improving shopping experience. 190 L apertura di nuovi negozi in Cina è una priorità della strategia aziendale; di grande importanza, infatti, è stata l apertura del grande flagship store a Pechino (quasi 600 mq di superficie), inaugurato nel luglio L apertura di negozi monomarca in Cina, avviata nel 2009 con l apertura del primo flagship store a Shanghai e poi nel 2010 ad Hong Kong, ha portato da subito ottimi risultati. Come rileva Tieghi, attualmente China is our second largest region for Moncler retail, 38 stores, 22% of our network. We took a significant step to consolidate our retail presence in China: new markets such as Macau, Singapore, we opened first year cities: Chengdu, Chongqing, Shenzhen. [ ] During the IPO we said that our strategy in China was really to consolidate first year city so our net today is really controlled [ ]. And also important, we opened our first agent travel store at the Hong Kong airport. [ ]China might not be the market with the strongest potentials, but Chinese spending and travelers are our new priority. 191 Recentemente, come sottolinea Baita, Worldwide Sales Director di Moncler: We have just opened this year [2015] in Hainan, an island in the South of China, very important resort for the Chinese people and this is a brand new mall; Moncler is on the ground floor, next to Dolce & Gabbana and Balenciaga and this is another very interesting and successful, crossing fingers for the moment, opening. 192 Oltre le aperture di nuovi negozi, i numeri di Moncler in Cina sono notevoli e positivi anche in altri comparti: nel 2015 il Gruppo ha contato 263 dipendenti; tra questi, l 89% del personale Senior Management è locale (Cina e Hong Kong). Quanto ai ricavi, nel primo semestre 2016 il Gruppo Moncler ha registrato una crescita del fatturato globale pari al 17,1% rispetto al 2015 (Tabella 2); con particolare riferimento al mercato asiatico, Cina e Giappone hanno contribuito in maniera sostanziale alla crescita della 190 RUFFINI R., discorso durante il Moncler Capital Markets Day, p. 8 (consultato il 12/12/2016). 191 TIEGHI A., discorso durante il Moncler Capital Markets Day, p. 22 ss. (consultato il 12/12/2016). 192 BAITA D., discorso durante il Moncler Capital Markets Day, ibid., p. 31 (consultato il 12/12/2016). 66

79 region, trainati dalla rete di negozi a gestione diretta, e vedendo, pertanto, una crescita effettiva del 30,4% rispetto al precedente anno 193. Tabella 2 Ricavi per area geografica (Euro/000) 1 semestre 2016 % 1 semestre 2015 % 2016 vs 2015 % Italia ,6% ,4% ,3% EMEA esclusa 30,6% 33,4% 7,0% Italia Asia e Resto del 38,7% 34,7% 30,4% Mondo Americhe ,2% ,4% ,9% TOTALE % % ,1% Il caso Moncler - Nuoyakate Il caso Moncler Nuoyakate offre spunti di riflessione circa lo stato attuale della tutela goduta dai marchi in Cina. Come poco sopra affermato, il Gruppo Moncler, leader nel settore dei piumini imbottiti ad alta resistenza termica, come successo in altri casi 194, ha dovuto ben presto affrontare i problemi dovuti alla notorietà acquisita, in particolare casi di concorrenza sleale di rivali cinesi. Nonostante l impegno continuamente profuso nella creazione di un oculata strategia di tutela del marchio, nel 2013 il Gruppo ha scoperto violazioni del proprio marchio da parte dell azienda Beijing Nuoyakate Garment Co., Ltd ( 北京诺雅卡特服装有限公司, Běijīng nuò yǎ kǎtè fúzhuāng yǒuxiàn gōngsī, definita da qui in poi Nuoyakate ), con sede a Pechino. L azienda in questione era produttrice di capi di abbigliamento, specializzata in piumini imbottiti; è conosciuta anche con il nome occidentale Royalcat. La Nuoyakate, nonostante sia stata fondata nel 2002, ha ottenuto la registrazione dei propri marchi presso l Ufficio Marchi cinese nel 2010 e nel Nel 2013 Moncler scopre quindi che Nuoyakate non solo produceva e commercializzava piumini imbottiti utilizzando i marchi contraffatti di Moncler (marchi nn e , v. Figura 11 e Figura 12), ma aveva anche cercato di registrare in Cina e in altri mercati chiave diversi marchi e domini falsi, come il marchio Mockner, simile per pronuncia e per 193 MONCLER, Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016, content/uploads/dw.php?f=2016/08/moncler_relazione-finanziaria-semestrale-al-30-giugno- 2016_WEB.pdf (consultato il 23/01/2017). 194 Ad esempio si veda il caso Starbucks vs Qingdao Xinbake Coffee Food & Beverage Co., Ltd del 16 novembre 2005; oppure Louis Vuitton Malletier vs Shanghai Xingwang Clothing Emporium del

80 logo a quello di Moncler 195. La Nuoyakate era anche proprietaria del domain name che utilizzava per le sue attività di vendita online e in cui faceva largo e deliberato uso del marchio Moncler. Il nome del sito è chiaramente vicino da punto di vista fonetico a quello utilizzato da Moncler ( A seguito di quanto rilevato, il Gruppo italo-francese ha così deciso di chiamare in giudizio, dinanzi la Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale di Pechino, l azienda Nuoyakate, lamentando la violazione del diritto d uso esclusivo dei propri marchi (art. 57 Legge Marchi) e atti di concorrenza sleale (art. 4 delle Interpretazioni riguardanti l'applicazione delle leggi nei processi civili in materia di domini ). Prima di riferire i fatti del giudizio e quindi la sentenza, si riportano di seguito le immagini dei marchi registrati oggetto della controversia e le relative informazioni riguardo la registrazione, per meglio comprendere le similitudini grafiche che intercorrono tra gli stessi e che hanno condotto Moncler a convenire in giudizio Nuoyakate 196. Si consideri quanto segue anche una guida grafica alla lettura della traduzione che seguirà. Il marchio originale registrato da Moncler è costituito da un pittogramma, la parte grafica, costituita da una M maiuscola e un gallo dietro di essa e di cui si vedono solo la testa e la coda, e dal logotipo (o logo) Moncler, la parte leggibile: Figura 11 Marchio n Per questo marchio, n , Moncler ha presentato la richiesta di registrazione all Ufficio Marchi cinese il 28 Gennaio 2005; l 11 Luglio 2008 il marchio ha superato le verifiche preliminari ed è stato poi ufficialmente registrato tramite l Agenzia per la Proprietà Intellettuale Kangxin di Pechino il 14 Dicembre Il marchio è registrato nella classe 195 Low E., Wong D., Feng Z., Moncler carries the day and takes home a whopping Rmb 3 million in statutory damages, 05 Nov. 2015, in worldtrademarkreview.com, (consultato il 14/11/2016). 196 Il sito web cinese permette una rapida e libera consultazione di tutti i marchi registrati in Cina. 68

81 merceologica 25, che comprende capi di abbigliamento, scarpe e cappelleria. 197 Per ordine di tempo, questo è stato il primo marchio che Moncler ha registrato in Cina. Successivamente la società ha ottenuto la registrazione anche del marchio sottostante, oggetto, come il precedente, di violazione da parte di Nuoyakate: Figura 12 marchio n Per questo marchio, n , Moncler ha presentato la domanda di registrazione il 1 giugno 2007; il 23 ottobre 2009 il marchio ha superato le verifiche preliminari ed è stato poi ufficialmente registrato presso l Ufficio Marchi tramite l Agenzia per la Proprietà Intellettuale Kangxin di Pechino il 28 marzo Come il precedente marchio, anche questo è stato nella classe merceologica Veniamo ora ai marchi registrati dalla società convenuta, Nuoyakate. Il marchio registrato Mockner è costituito dalla combinazione di due marchi registrati: un pittogramma, cioè una composizione simbolica a specchio che rimanda ad una sorta di lettera M maiuscola e stilizzata (marchio n , Figura 13), e dal logo Mockner (marchio n , Figura 14): Figura 13 marchio n Per il marchio n , Nuoyakate ha presentato la domanda di registrazione il 16 ottobre 2006; il marchio ha successivamente superato le verifiche preliminare per poi essere ufficialmente registrato presso l Ufficio Marchi tramite l Agenzia per la Proprietà Cfr. CHINA TRADE MARK OFFICE, Url: (consultato il 14/11/2016). Cfr. CHINA TRADE MARK OFFICE, Url: (consultato il 12/12/2016). 69

82 Intellettuale Fujian Tianchi di Quanzhou il 14 gennaio Il marchio è registrato nella classe merceologica Figura 14 marchio n Per questo marchio Nuoyakate ha presentato la domanda di registrazione il 30 giugno 2011; il 29 marzo 2012 il marchio ha superato le verifiche preliminari ed è stato poi ufficialmente registrato presso l Ufficio Marchi tramite l Agenzia per la Proprietà Intellettuale Zhong Litong di Pechino il 07 agosto Il marchio è stato registrato nella classe merceologica 25 ed è stato successivamente ritenuto non valido il 28 aprile 2015 (come risultato della sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale di Pechino) La sentenza del Tribunale per la Proprietà Intellettuale di Pechino: una vittoria storica in Cina Tornando alla vicenda, il 25 Dicembre 2014 il gruppo di Remo Ruffini ha fatto ricorso presso la Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale istituita appena un mese prima presso il Tribunale di Pechino ( 中华人民共和国北京知识产权法院, Zhōnghuá rénmín gònghéguó běijīng zhīshì chǎnquán fǎyuàn, Beijing Intellectual Property Court of R.P.C.), lamentando la violazione del proprio diritto di marchio nonché accusando Nuoyakate di concorrenza sleale. Il Tribunale ha accolto l istanza presentata e, in composizione collegiale ( 依法组成合议庭, yīfǎ zǔchéng héyìtíng) 201, ha dichiarato pubblicamente aperta l udienza il 27 gennaio Il processo si è concluso tre mesi dopo, il 23 aprile 2015, con una sentenza a favore di Moncler. Il testo della sentenza si apre con la presentazione delle parti, delle loro sedi, dei relativi rappresentanti legali (Remo Ruffini per Moncler e Zhao Peimin per Nuoyakate), dei procuratori nominati (Han Zhaoqiong e Zhu Ying per Moncler, Guo Dongke e Gao Wei per Nuoyakate) e della fattispecie oggetto della controversia. La parte convenuta, chiedendo alla Corte di rigettare le domande attoree, ha poi proceduto con l argomentazione della propria difesa affermando che: i) il logo utilizzato sui propri 199 Cfr. CHINA TRADE MARK OFFICE, Url: (consultato il 12/12/2016). 200 Cfr. CHINA TRADE MARK OFFICE, Url: (consultato il 12/12/2016). 201 Un tribunale, inteso come giudice, che giudica in collegio composto da tre magistrati (il presidente e due giudici a latere). 70

83 piumini non costituisce assolutamente violazione del marchio registrato da Moncler; ii) ha utilizzato il dominio internet "mockner.com" a fini commerciali e pubblicitari dei propri prodotti e che pertanto ciò non si traduce in un azione di concorrenza sleale; iii) l'ammontare del risarcimento richiesto da parte attrice, pari a 3 milioni di RMB, è infondato in fatto e in diritto. La Corte ha successivamente riportato i fatti che hanno dato origine alla questione. In questa ricostruzione, il momento di partenza cronologico è rappresentato dall ingresso di Moncler nel mercato cinese, quando è stato registrato il primo marchio presso l Ufficio Marchi cinese. Nel corso del processo civile, Moncler ha prodotto prove a sostegno della notorietà dei suoi marchi nel mercato cinese avvalendosi non solo di fotografie di inaugurazioni di negozi monomarca, pubblicità e altri materiali, ma anche servendosi dei report di due ricerche svolte presso il Centro di Ricerca e Informazione della Biblioteca della capitale ( 首都图书馆信息咨询中心, Shǒudū túshū guǎn xìnxī zīxún zhōngxīn) e il Centro di Ricerca e Tecnologia della Biblioteca Nazionale ( 国家图书馆信息咨询中心, Guójiā túshū guǎn xìnxī zīxún zhōngxīn); tali ricerche, volte a rintracciare l uso della parola Moncler (o delle traslitterazioni in cinese, 蒙克雷尔, Méng kè léi ěr, o " 盟可来 ", Méng kě lái) nelle riviste e nei siti internet cinesi, hanno confermato la notorietà del marchio Moncler presso il pubblico cinese. Il Gruppo, come detto in precedenza, ha quindi accusato Nuoyakate di violazione dei marchi nonché di concorrenza sleale. Le prove portate a sostegno di queste due tesi si basano, per quanto riguarda la violazione del diritto d uso esclusivo, sulle date di registrazione dei marchi Moncler, che in tutti i casi sono antecedenti a quelle dei marchi registrati da Nuoyakate. La parte attrice ha ulteriormente insistito sull assonanza dei termini moncler e mockner, nonché sulla somiglianza visiva sia del pittogramma che del logotipo dei rispettivi marchi. Quanto alle azioni di concorrenza sleale, sono stati discussi la registrazione in malafede e l utilizzo illecito del dominio da parte della convenuta. A seguito delle prove addotte e dei controlli svolti, pur facendo riferimento al grado di notorietà goduta dal Gruppo presso il pubblico interessato, la Corte ha tuttavia fondato la propria decisione sull avvenuta registrazione dei marchi in Cina, piuttosto che sulla loro notorietà, decidendo quindi in favore di Moncler, che ha così ottenuto il riconoscimento che il comportamento di Nuoyakate costituiva violazione del marchio e dei diritti di proprietà 71

84 intellettuale 202. La Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale di Pechino ha pertanto condannato la Beijing Nuoyakate Garment Co., Ltd a pagare il massimo del risarcimento previsto dalla Legge Marchi, 3 milioni di RMB (circa 420 mila euro) a Moncler per violazione del marchio e ha imposto alla convenuta la chiusura immediata del dominio insieme all interruzione di azioni di vendita e produzione che violano i marchi di Moncler 203. Si tratta sottolinea l azienda franco-italiana in una nota di una "sentenza rivoluzionaria" dal momento che, dopo l'entrata in vigore in Cina della nuova Legge sulla tutela dei marchi (1 Maggio 2014), per la prima volta il soggetto condannato è stato obbligato a pagare il massimo dei danni e delle sanzioni previsti (la Legge precedentemente in vigore, infatti, prevedeva un massimo di RMB come risarcimento danni). Per determinare l ammontare del risarcimento, la Corte Specializzata in PI di Pechino ha infatti applicato quanto previsto dall art. 63 della Legge Marchi 2014: 侵犯商标专用权的赔偿数额, 按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定 ; 实 际损失难以确定的, 可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定 ; 权利人的损 失或者侵权人获得的利益难以确定的, 参照该商标许可使用费的倍数合理确 定 对恶意侵犯商标专用权, 情节严重的, 可以在按照上述方法确定数额的 一倍以上三倍以下确定赔偿数额 赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所 支付的合理开支 人民法院为确定赔偿数额, 在权利人已经尽力举证, 而与 侵权行为相关的账簿 资料主要由侵权人掌握的情况下, 可以责令侵权人提供 与侵权行为相关的账簿 资料 ; 侵权人不提供或者提供虚假的账簿 资料的, 人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额 权利人因被侵权 所受到的实际损失 侵权人因侵权所获得的利益 注册商标许可使用费难以确 定的, 由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿 L'importo del risarcimento per i danni causati dalla violazione del marchio registrato sarà determinato in base alle perdite effettive subite dal proprietario del marchio e dovute all infrazione stessa; ove sia difficile determinare la perdita effettiva, questa può altresì essere determinata in conformità con i profitti ottenuti dal convenuto grazie all azione illecita. Ove non sia possibile ottenere dati relativi alle perdite del titolare e ai profitti del convenuto, l importo verrà quantificato assumendo come parametro l entità della licenza che sarebbe stata corrisposta nel caso in cui il convenuto avesse legittimamente usato il marchio del titolare e definendo il danno come un valore multiplo rispetto alla license fee. Quando la violazione è perpetrata Cfr. EBRUN, 户外品牌 Moncler 控告中企售假获赔 288 万, (consultato il 14/12/2016). Chatterton E., Landmark case for counterfeit goods infringement in China, 16 Dec. 2015, (consultato il 12/12/2016). 72

85 in mala fede e in presenza di gravi circostanze, l importo del risarcimento potrà ammontare fino a tre volte il valore del danno ordinario. L importo dovrà anche comprendere le spese ragionevolmente sostenute dal titolare per porre fine alla violazione in atto. Quando le prove addotte dall attore non siano sufficienti, i libri contabili e altre prove relative all azione illecita siano sotto il controllo del convenuto, per determinare i danni la Corte può ordinare al convenuto di consegnare i libri contabili e altre prove relative ai profitti ottenuti. Qualora il convenuto si rifiuti di consegnare i suddetti materiali o ne presenti di falsi, la Corte può determinare l ammontare del danno in base alle prove fornite dal titolare. Quando sia difficile determinare le perdite subite dal titolare, i profitti ottenuti dal convenuto e il canone di concessione del marchio registrato, la Corte dovrà garantire un risarcimento non superiore a 3 milioni di RMB. 204 Nel caso preso in esame, dato che Moncler non ha fornito prove delle sue perdite effettive dovute alla violazione e Nuoyakate non ha addotto prove che mostrino i suoi guadagni dovuti alla violazione né l ammontare delle vendite, la Corte, non potendo utilizzare alcun canone di concessione del marchio come riferimento, ha pertanto condannato la convenuta al pagamento del massimo previsto dalla Legge sulla base dei seguenti elementi: Il marchio Moncler è consolidato nel mercato cinese sin dal suo ingresso, nel 2008, e pertanto gode di un elevato grado di notorietà; Il sito web della convenuta, mostrava prodotti con il marchio Moncler; La convenuta non ha inserito, all interno dei propri capi d abbigliamento, l'etichetta indicante il produttore, violazione chiaramente commessa in malafede; La convenuta non ha addotto prove riguardo i profitti ottenuti dalla violazione, né altri dati riguardanti le quantità prodotte e vendute; La convenuta ha venduto i prodotti contraffatti a prezzi elevati; La convenuta è stata un trasgressore per lungo tempo e su vasta scala, tanto che tramite il sito web ha reclutato agenti per lungo tempo; la convenuta era anche in procinto di aprire altre attività commerciali come negozi in franchising. La Corte ha pertanto assegnato a Moncler il massimo del risarcimento, 3 milioni di RMB, così suddiviso: RMB di perdita economica; RMB di spese sostenute per interrompere la violazione, che comprendono RMB di spese legali, RMB di spese notarili, RMB per la 204 Traduzione dal cinese a cura della redattrice del presente elaborato. 73

86 raccolta delle presunte merci contraffatte e del materiale probatorio e RMB di costi di traduzione 205. Come si legge nel comunicato stampa rilasciato da Moncler il 16 Novembre 2015: Questa vittoria conferma il successo di Moncler nella costante attività di lotta alla contraffazione. Il gruppo Moncler collabora infatti con le autorità locali e le forze dell ordine in tutto il mondo per sequestrare e distruggere i capi sospetti e perseguire i contraffattori. [ ] L azienda conferma in questo modo il suo incessante impegno nella protezione attiva dei diritti PI del brand Moncler in tutto il mondo per garantire che la clientela possa acquistare sempre e solo prodotti autentici, contrassegnati dall alto livello di qualità che si aspetta dal marchio. 206 Sullo stesso tema si è espresso anche Luciano Santel il quale, durante il Moncler Capital Markets Day, ha dato un enorme risalto alla vittoria conseguita contro l azienda cinese Nuoyakate: «This was the first time a Chinese Intellectual Property Court granted the maximum damage to a brand, to Moncler, of a three million of renminbi, under the new Chinese trademark law.» 207 Dal punto di vista dei progressi compiuti dal governo cinese in materia di difesa dei diritti di proprietà intellettuale, è possibile rilevare proprio tramite questa sentenza, che: This decision comes at a time when China is trying to shake off its reputation as a haven for widespread pirated and counterfeit goods. It demonstrates that China is taking a much firmer approach towards enforcing stricter sanctions under the new trademark law, even when the party being sanctioned is a domestic business 208. A tal proposito, altri hanno inoltre commentato: «[This] judgment is an important signal that the country s courts are more serious about punishing counterfeiters and other infringers», pertanto «[this] result should provide some encouragement to brand owners that remedies in the Chinese system are coming closer to making litigation there worthwhile. 209» Il significato di questa sentenza va quindi anche letto secondo l impegno del Governo cinese di scansare 205 Ross K., Moncler Wins Landmark Damages Decision Under China s New Trademark Law, 17 Nov. 2015, (consultato il 10/11/2016). 206 Moncler Spa, comunicato stampa del 16 novembre 2015, testo integrale (consultato il 12/12/2016). 207 Ibid. 208 Chatterton E., Landmark case for counterfeit goods infringement in China. 209 Schindler J., Beijing IP Court grants maximum statutory damages in a trademark case for the first time, 19 Nov. 2015, (consultato il 13/12/2016). 74

87 episodi di favoritismi locali, o protezionismi locali ( 地方保护主义, dìfang bǎohù zhǔyì) 210, di cui spesso sono accusate le autorità cinesi. Come ha affermato Long 211, possiamo quindi asserire che, in particolare a partire dall entrata in vigore dell attuale Legge Marchi, la Cina sia entrata in una 知识产权保护的新时 代 (Zhīshì chǎnquán bǎohù de xīn shídài), una nuova era della proprietà intellettuale. Long sottolinea infatti 新商标法是商标所有者保护在华知识产权的重要一步, 因为其证明了中国对品 牌所有者的知识产权进行规定的意义日增, 也为品牌所有者提供了提升保护的 机会 La nuova Legge Marchi rappresenta un significativo passo avanti nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei titolari di un marchio, poiché testimonia come per la Cina siano sempre più importanti i diritti di proprietà intellettuale e poiché offre ai titolari di un marchio l opportunità di tutelarsi meglio. L incremento del quantum risarcitorio da a 3 milioni di RMB previsto dall art. 63 LM è visto dalle aziende straniere come un segnale di tutela innegabile e un deterrente maggiore per i contraffattori. Se normalmente alle aziende straniere non veniva quasi mai concesso un risarcimento sostanzioso, la situazione potrebbe cambiare a seguito della decisione in favore di Moncler. Come ha affermato infatti Gao Min, responsabile del team di tutela del marchio Adidas a Shanghai, «la decisione in favore di Moncler ci infonde sicurezza, poiché la maggiorazione del risarcimento danni agirà come un vero deterrente» 212. In passato, infatti, la piena risarcibilità dei danni era rara e la quantificazione degli stessi difficoltosa; tale impedimento nel determinare il quantum dei danni cagionati, andava quindi a detrimento delle legittime pretese dei soggetti lesi, avvantaggiando più spesso la parte cinese Con protezionismo locale si intende quel fenomeno, endemico in Cina, per cui i giudici, strettamente legati al corrispondente livello di governo cittadino, di contea, provinciale e molto attenti alle esigenze dell economia locale, spesso favoriscono abbastanza scopertamente gli interessi degli operatori locali a discapito della loro proclamata imparzialità; il protezionismo è tendenzialmente più accentuato nelle città più piccole, nelle aree rurali e nelle zone economicamente meno sviluppate. Cfr. XU J., China s National IP Strategy, in XU J., HARRIS G., Chinese Intellectual Property A Practitioner s Guide, Pechino, Intellectual Property Publishing House, 2012, p 龙思聪, 奏出新旋律 - Play it again, in China Business Law Journal, April 2016, Vol. 7, n. 4, pp , (consultato il 26/01/2017). 212 Ibidem., p SEMPI L, Cina e globalizzazione giuridica, Op. cit., p

88 A conferma di questa maggiore tutela riservata alle aziende straniere vi è anche il rigetto del ricorso sporto dalla stessa Nuoyakate contro Moncler, presso la Corte Superiore di Pechino 214. L azienda cinese, non avendo accettato l esito della sentenza emessa dalla Corte Specializzata in PI di Pechino pochi mesi prima, il 22 luglio 2015 ha presentato domanda di ricorso; il processo si è concluso appena un mese dopo, il 27 agosto, con sentenza nuovamente a favore di Moncler. A Nuoyakate, oltre a quanto previsto dalla sentenza originale, sono state comminate anche le spese del ricorso, pari a RMB Le sentenze cinesi: difficoltà di reperimento e consultazione La ricostruzione del caso Moncler e la successiva traduzione in italiano della sentenza consentono di dare una rappresentazione concreta anche dello stile dei processi di proprietà intellettuale e delle sentenze, alle quali l accesso è generalmente limitato a coloro che conoscono la lingua cinese. Riguardo ai processi di proprietà intellettuale, abbiamo in precedenza sottolineato l importante ruolo giocato dalle Corti Specializzate, nate in risposta ad un numero sempre maggiore di casi che coinvolgevano i diritti di PI, in seguito all enorme crescita economica della Cina, e quindi alla necessità di avere tribunali e giudici costantemente aggiornati in materia di PI. In precedenza, infatti, erano almeno tre le difficoltà principali incontrate nei processi civili di proprietà intellettuale. Le ha evidenziate Song: 1. The confrontation between the parties concerned is not severe enough so that in fact many cases are difficult to be clarified. [ ] the parties involved confront higher level of antagonism, but the issue the parties argue in the lawsuit is always of law level and superficial. There isn t enough systematic explanation on the substantial problem involved in the case, which leads to many regrets in the quality of courtroom trial. 2. The auxiliary system of the trial related to intellectual property doesn t play enough role, and there is much difficulty in judging some relevant problems. [...] If the court fails to settle these matters [music, documentary literature, technology, design etc, ndr], we often resort to expert opinion [because] the economy develops much faster than the change of people s legal concept. It takes time to establish the law related to the problem arising in the judicial process. 3. The judge in China is expected to further accumulate experience and broaden their view. Since the reform and opening to the outside world, the judge system [...] neglects the social background. [Although] many judges are well-educated, they never engage in any social work before they work as judges. [This is the 214 Il testo della sentenza 北京诺雅卡特服装有限公司与蒙克雷尔股份公司 (MONCLER S.P.A.) 侵害商标 权纠纷二审 è disponibile al sito 76

89 reason why] judges in China strive to be experienced, knowledgeable and globalized. 215 Il caso Moncler è un chiaro esempio di come queste difficoltà siano state superate. Infatti, durante il processo le parti hanno compiuto un accurata disamina dei fatti, grazie alla quale è stato possibile procedere in giudizio; inoltre i giudici erano preparati e specializzati per affrontare questa materia. Quanto alle sentenze, in Cina fino agli anni Novanta è stata predominante una visione positivistica del diritto 216, espressa nella negazione e nello scarso valore attribuito alla giurisprudenza di qualsiasi valore. Ciò ha causato una rarefazione delle raccolte di giurisprudenza ed è soltanto dal 1985 che questa situazione ha mostrato i primi segni di cambiamento: la Corte Suprema del Popolo in quell anno ha, infatti, iniziato a pubblicare il primo periodico ufficiale di giurisprudenza, una Gazzetta trimestrale ( 中华人民共和国法院 公报, Zhōnghuá rénmín gònghéguó fǎyuàn gōngbào), particolarmente concisa ed essenziale, in cui venivano riportati i pareri (pifu) su casi controversi forniti dalla Corte stessa e le Interpretazioni della legge. Nonostante questa Gazzetta sia stata per molti anni l unica pubblicazione di giurisprudenza in Cina, le pubblicazioni ivi contenute, tuttavia, si limitavano ad estratti e non a decisioni intere 217. È a partire dal 1992 che l attività di raccolta, selezione e pubblicazione di decisioni giudiziarie si è intensificata ed è iniziata la pubblicazione di case report, 人民法院案例选 (Rénmín fǎyuàn ànlì xuǎn), in cui venivano pubblicate anche le decisioni delle corti inferiori, ordinate per materia, riportate interamente e commentate ampiamente 218. Queste raccolte sono state pubblicate sino al 1999 e hanno rappresentato pertanto un valido riferimento per gli ufficiali giudiziari e gli avvocati; sono state anche un 215 SONG Y., On the Commercialization of China s Intellectual Property, in TIMOTEO, Marina (a cura di), Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, Collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, pp Positivismo giuridico, locuzione che comprende e denota un ampio e assai diversificato complesso di dottrine filosofiche e giuridiche, le quali sottolineano la natura positiva del diritto, ossia il suo essere positum («posto») da un autorità legislatrice umana o, comunque, a opera esclusiva dell uomo. Il positivismo giuridico si oppone alle correnti giusnaturalistiche, che vedono il diritto come già dato nelle linee di un ordine naturale universale, prevalentemente di ispirazione teologica, cui la volontà umana deve conformarsi. (consultato il 11/12/2016). 217 Cfr. TIMOTEO M., La difesa di marchi e brevetti in Cina, op. cit., p TIMOTEO M., La tutela dei diritti di proprietà industriale nell ordinamento cinese - rimedi amministrativi e giudiziari, in TIMOTEO M. (a cura di), Regimi e tutela della proprietà intellettuale in Cina, Collana Marco Polo 750 anni, Roma, Tiellemedia Editore, 2008, p

90 utile strumento per la popolazione interessata alla conoscenza in ambito legale, in particolare per gli studenti di legge. Se si pensa, quindi, che fino a qualche anno fa le sentenze non potevano essere rese pubbliche, non si può fare a meno di sottolineare i numerosi passi avanti in questo ambito compiuti negli ultimi anni: la Corte Suprema del Popolo si è posta, infatti, l obiettivo non solo di incrementare la trasparenza dei procedimenti giudiziari cinesi, ma anche di orientare e uniformare le decisioni delle corti inferiori e fornire un terreno di precedenti giudiziali alle stesse. In tal modo i giudici vengono dotati di una sorta di manuale di orientamento che cerca di risolvere il problema della non ben formulazione delle leggi e che spesso si avvale anche delle sentenze straniere. 219 Oltre alla CSP, anche altre Corti Popolari hanno intrapreso un percorso di apertura e, in questo senso, si sono dotate di siti web su cui pubblicano le sentenze. Il reperimento della sentenza del caso Moncler è stato possibile proprio grazie all utilizzo del sito web della Corte Popolare di Pechino 220, anche se va sottolineato che tutt oggi la consultazione di tali documenti ufficiali è sostanzialmente riservata a chi ha una buona conoscenza delle lingua cinese, il che pone un limite alla trasparenza stessa perseguita dalla CSP. Inoltre, come ricordato da Sempi, in materia di proprietà intellettuale è in particolare dal 2006 che il sistema giudiziario cinese si è mosso verso una maggiore trasparenza con l attivazione di un portale web 221 in cui è possibile reperire pronunce giudiziali suddivise per categoria (diritto d autore, marchi, brevetti, concorrenza sleale ecc.) o per provincia; inoltre, alla Corti presenti sul territorio cinese è stato richiesto di rendere disponibili on-line le sentenze in materia di PI, il cui upload è affidato ad un addetto incaricato specificatamente di assolvere questo compito 222. Tra i più recenti provvedimenti in materia di pubblicazione online delle sentenze si annoverano la pubblicazione delle Linee Guida, emesse nel 2009, in cui la Corte Suprema ha enfatizzato l importanza di una puntuale pubblicazione on line delle decisioni emanate dalle corti popolari in materia di PI. Nel 2013 il Presidente della CSP ha inoltre emanato la Decisione relativa alla pubblicazione on-line dei documenti delle sentenze da parte delle Corti cinesi, 最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定 (Zuìgāo 219 ANTONELLI, op. cit., p SEMPI, Cina e globalizzazione giuridica nel prisma della proprietà intellettuale, op. cit., p

91 rénmín fǎyuàn guānyú rénmín fǎyuàn zài hùliánwǎng gōngbù cáipàn wénshū de guīdìng) 223, in cui si afferma l obbligo di rendere pubbliche e facilmente reperibili, non soltanto sui siti dei singoli tribunali, ma soprattutto sul sito web ufficiale 中国裁判文书网 224, Judicial Document of China, tutte le sentenze 225, allo scopo di, come si legge nel testo della Decisione stessa, 贯彻落实审判公开原则 (Guànchè luòshí shěnpàn gōngkāi yuánzé), attuare il principio della trasparenza dei processi, 规范人民法院在互联网公布裁判文书工作 (guīfàn rénmín fǎyuàn zài hùliánwǎng gōngbù cáipàn wénshū gōngzuò), standardizzare la pubblicazione on-line delle sentenze emesse dai tribunali, 促进司法公正 (cùjìn sīfǎ gōngzhèng), promuovere la giustizia e 提升司法公信力 (tíshēng sīfǎ gōngxìnlì), accrescere la credibilità della magistratura. Vi sono ancora dei limiti alla pubblicazione, come infatti prescritto dall art. 4 della suddetta Decisione: 第四条人民法院的生效裁判文书应当在互联网公布, 但有下列情形之一的除 外 : ( 一 ) 涉及国家秘密 个人隐私的 ; ( 二 ) 涉及未成年人违法犯罪的 ; ( 三 ) 以调解方式结案的 ; ( 四 ) 其他不宜在互联网公布的 226 Art. 4 I testi delle sentenze dei Tribunali dovranno essere pubblicati on-line, ad eccezioni dei seguenti casi: (1) Sentenze che riguardano segreti di stato o la privacy individuale; (2) Sentenze che coinvolgono la delinquenza giovanile; (3) Quando un caso viene risolto in via conciliativa; (4) Altri casi in cui la pubblicazione on-line risulterebbe inappropriata. Nonostante questo, sono enormi i passi avanti compiuti e, come evidenziato da Peerenboom 227 e ripreso da Timoteo, «l accresciuta rilevanza del diritto giurisprudenziale si riscontra anche nello stile delle decisioni, che in alcuni casi abbandonano la tradizionale 223 La Decisione del Presidente Zhou Qiang è del 13 novembre 2013, ed è entrata in vigore il 1 gennaio Il testo originale della Decisione è disponibile sul sito (consultato il 27/01/2017) GONG S., WEI J., China to Publish All Court Judgments, with Some Privacy Protections, 24 Gennaio 2014, (consultato il 27/01/2017). 226 最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定 (Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú rénmín fǎyuàn zài hùliánwǎng gōngbù cáipàn wénshū de guīdìng), 第四条, (consultato il 27/01/2017). 227 PEERENBOOM R., China s Long March toward Rule of Law, Cambridge, 2002, p

92 impostazione asciutta e laconica per un argomentazione più articolata, anche se sempre incline alla sintesi» 228. Anche Sempi pone l accento su l'affinamento delle tecniche argomentative adottate nella redazione delle sentenze, rilevando «motivazioni via via più articolate e complesse rispetto a quanto avvenisse in passato, allorquando l argomentazione in punto di fatto e di diritto risultava sovente scarna.» 229 Prendiamo come esempio 230 proprio la sentenza di primo grado pronunciata nel 2015 dalla Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale di Pechino riguardo al caso Moncler: qui il tribunale ha affrontato, per grado e con particolare attenzione, cinque distinte questioni, ossia la legge applicabile al caso, se parte attrice godesse del diritto d uso esclusivo sui propri marchi, se fosse integrata la violazione del diritto d uso esclusivo dei marchi registrati lamentata da parte attrice, se la condotta della società convenuta costituisse atti di concorrenza sleale e, infine, la determinazione dell ammontare del risarcimento Timoteo, La tutela dei diritti di proprietà industriale nell ordinamento cinese - rimedi amministrativi e giudiziari, p SEMPI, Cina e globalizzazione giuridica nel prisma della proprietà intellettuale, p Anche la sentenza relativa al caso Ariston pronunciata dalla Seconda Corte Intermedia del Popolo di Shanghai il 24 febbraio 2011 è un valido esempio. Ariston Thermo China Co. Ltd e M&B Marchi e Brevetti Srl v. Foshan Shunde Alisidun Electric Appliance Co. Ltd, testo originale traduzione italiana (consultati il 11/12/2016). 231 Come si avrà modo di leggere attraverso la traduzione della sentenza (v ), sotto il primo profilo, la Corte ha decretato di dover procedere applicando la Legge Marchi successiva all ultima modifica e in vigore dal 1 maggio 2014, dal momento che, sebbene l'adduzione di prove da parte dell'attrice riguardanti violazione del marchio e concorrenza sleale perpetrati da parte convenuta sia avvenuta tra il gennaio 2013 e il maggio 2014, la violazione è tuttavia proseguita anche dopo l entrata in vigore della modifica alla Legge. Con riferimento al diritto d uso esclusivo vantato da parte attrice sui propri marchi registrati, la Corte non ha sostenuto la tesi di parte convenuta secondo cui la procedura di registrazione di uno dei marchi risulterebbe errata tale da invalidare il marchio stesso, pertanto parte attrice gode a pieno titolo del diritto d uso esclusivo reclamato. Quanto al terzo profilo, la corte, con riferimento all art. 57 della Legge Marchi, ha ritenuto integrata la violazione al diritto d uso esclusivo dei marchi registrati, affermando che la società convenuta è sia produttrice che venditrice dei capi di abbigliamento contraffatti, ha utilizzato i marchi registrati da parte attrice su merci dello stesso tipo e senza autorizzazione, ha utilizzato marchi simili a quelli registrati da parte attrice su merci dello stesso tipo e senza autorizzazione. Quanto al quarto profilo, con riferimento all art. 4 delle "Interpretazioni riguardanti l'applicazione delle leggi nei processi civili in materia di domini internet", la condotta tenuta dalla società convenuta Beijing Nuoyakate è stata qualificata come concorrenza sleale, poiché ingannevole circa l origine dei prodotti e la sussistenza di relazioni commerciali con l attrice; in particolare, l utilizzo del domain name mockner.com era in grado di indurre in errore il pubblico di riferimento. Per quanto riguarda l ammontare del risarcimento, la Corte ha condannato la società convenuta a risarcire i danni nella misura di di RMB; la Corte ha inoltre imposto alla convenuta di cessare la condotta illecita. 80

93 Capitolo III Traduzione della sentenza Nel primo capitolo si è già ampiamente discusso del ruolo dei Tribunali e in particolare delle Corti Specializzate nei processi di casi civili di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Nella Repubblica Popolare Cinese tali processi si svolgono o presso la Corte della città in cui è avvenuta la violazione stessa, o nel luogo in cui si trovano i prodotti della parte attrice, o ancora nel luogo di residenza della parte convenuta 232. Nel sistema cinese i casi sono generalmente decisi in due istanze, iniziale ( 初字, chūzì) e finale ( 终字, zhōngzì); in aggiunta a questi due gradi, esiste la possibilità di un giudizio da parte della Corte Suprema, il quale però è considerato come un riesame piuttosto che come una vera e propria istanza di giudizio. Sebbene non vi sia una vera e propria regola che stabilisce che i Tribunali di Base fungano da primo grado e i Tribunali Intermedi da secondo, generalmente più una causa acquista rilievo economico, sociale, politico e mediatico, tanto più alto sarà il livello da cui inizierà la sua trattazione. In particolare, come già affermato nel primo capitolo, dal 2010 sono decise in primo grado dai Tribunali Intermedi: i) le cause di valore fra RMB e RMB (circa ) e ii) le cause di valore fino a RMB (circa ) coinvolgenti un soggetto straniero. Sono invece decise in primo grado dagli Alti Tribunali: i) le cause di valore superiore a RMB e ii) le cause coinvolgenti un soggetto straniero di valore superiore a RMB La tutela civilistica si esperisce con un istanza presentata presso una delle Corti Specializzate istituite presso i tribunali. I termini di prescrizione dell azione sono di due anni. Normalmente la tutela civile è più complessa e costosa di quella amministrativa, ma è preferibile ad esempio nei casi in cui si voglia ottenere un risarcimento del danno elevato o quando il caso presenta elementi di complessità per cui è utile optare per principi o norme giuridiche non rilevabili dal funzionario amministrativo CHEN J., Chinese Law: Context and Transformation, Boston, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p Cfr. 中华人民共和国民事诉讼法, Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese, emanata il 9 Aprile 1991 e modificata il 28 Ottobre Il testo integrale in cinese e in inglese è disponibile al sito ANTONELLI F., op. cit., p

94 Il processo civile di primo grado del caso Moncler Nuoyakate si è svolto nella Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale di Pechino e ha comportato il risarcimento di di RMB in favore di Moncler. Di seguito viene presentata la sentenza e la relativa traduzione, a cui segue un commento traduttologico. La traduzione dei testi giuridici è, come sottolinea Cao, «a complex and special type of linguistic activity. It involves mediation between different languages and cultures, and above all different legal systems. It requires special skills, knowledge, and experience on the part of the translator» 235. Le difficoltà che si incontrano, infatti, non riguardano soltanto le differenze insite nei sistemi giuridici e linguistici, ma anche in quelli culturali; analizzare attentamente questi sistemi, insieme alla sintassi ed al lessico, è di fondamentale importanza per la traduzione di una sentenza giudiziaria per violazione del marchio 236. Si rimanda pertanto alla sezione del Commento traduttologico dove vengono giustificate nel dettaglio alcune scelte traduttive. Prima di procedere con la traduzione, vediamo come si presenta il testo di partenza (o source text, SL), che è così suddiviso: Presentazione delle parti in causa; Motivo della controversia; Dichiarazione di difesa della società convenuta in giudizio, Beijing Nuoyakate Garment Co., Ltd; Fatti provati dalla Corte in merito (motivazioni in fatto ): al diritto di marchio vantato da Moncler; alla notorietà del marchio della parte attrice; all accusa di violazione del diritto di marchio nonché concorrenza sleale a carico del convenuto; alle spese sostenute dalla parte attrice per provare e interrompere le violazioni; al diritto di marchio vantato da Nuoyakate. 235 CAO D., Legal Translation, in (a cura di) CHAPELLE Carol A., The Encyclopedia of Applied Linguistics, 2013, Blackwell Publishing. Articolo disponibile al sito: (consultato il 30/01/2017). Sullo stesso argomento si segnalano inoltre: ŠARČEVIĆ S, New approach to legal translation, Kluwer Law International, L Aja, 1997; CHENG L., The Ashgate Handbook of Legal Translation, Routledge, 2016; ALCARAZ E., HUGHES B., Legal Translation Explained, Routledge, BUTTERS R., Trademarks: Language that one owns, in (a cura di) COULTHARD M. e JOHNSON A., The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, Routledge, 2010, p

95 Argomentazione della Corte in merito a cinque questioni (motivazioni in diritto ): legge applicabile al caso; se parte attrice gode del diritto d uso esclusivo sui propri marchi; se è integrata la violazione del diritto d uso esclusivo dei marchi registrati lamentata da parte attrice; se la condotta della società convenuta costituisce atti di concorrenza sleale; determinazione dell ammontare del risarcimento. Decisione della Corte. Dalla divisione qui delineata possiamo ricollegarci all analisi svolta nel precedente capitolo in merito allo stile delle sentenze: la presente sentenza conferma che le decisioni non sono né approssimative né parziali. La struttura organizzativa interna permette di comprendere immediatamente le ragioni che hanno condotto la Corte a pronunciare il giudizio. Possiamo quindi affermare che questa sentenza, come altre in precedenza, è rappresentativa dei passi avanti che la Cina ha compiuto nel migliorare l apparato giudiziario, in particolare a seguito dell adesione alla WTO (2001). Le migliorie apportate allo stile delle sentenze sono una conseguenza positiva della maggiore professionalizzazione delle Corti, in particolare in seguito all istituzione delle già citate Corti Specializzate in Proprietà Intellettuale. Positivo e ottimista è, infatti, il punto di vista di alcuni studiosi cinesi che, nonostante affermando l esistenza del problema in passato e in parte anche nel presente, sottolineano gli sforzi compiuti dal governo per risolvere questa criticità 237. La suddivisione del prototesto è stata mantenuta nel testo di arrivo (o target text, TL). Nel fare ciò, l obiettivo della traduzione della sentenza del caso Moncler Nuoyakate è stato innanzitutto rendere il testo scorrevole agli occhi del lettore target. Se il lettore modello del prototesto si identifica con le aziende coinvolte nel processo, nel caso del metatesto, cioè del testo tradotto, il lettore modello è una persona con conoscenze di diritto, e nello specifico conoscenze del diritto cinese, oppure uno studioso della Cina contemporanea interessato al commercio estero e all evoluzione del diritto in materia di privative industriali. Per tale motivo il linguaggio giuridico adoperato è certamente vicino alla cultura italiana. Si è scelto, tuttavia, di mantenere la divisione del testo originale, dove manca la distinzione delle parti della sentenza in fatto e in diritto; ciò non ha comunque pregiudicato il lavoro di traduzione. Come si vedrà già dalle prime pagine della traduzione, per facilitare la lettura e per rendere la traduzione uno strumento utile a chi volesse utilizzarla come base per altri studi o come testo 237 Cfr. Tao Jingyuan 陶婧源, Dǎjí qīnfàn zhīshì chǎnquán de fǎlǜ shǐyòng wèntí yánjiū 打击侵犯知识产权 的法律适用问题研究 (Studio sui problemi di applicazione della legge nella lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale) Fazhi yu shehui (Legal System and Society) 20, 2012, pp

96 parallelo per la traduzione di altre sentenze, verranno inserite molte note traduttive dove è presente la frase cinese e la versione italiana. Da rilevare, infine, il rapporto con altri testi: nella sentenza è presente un alto grado di intertestualità, ovvero ricorrono numerosi riferimenti ad articoli della legislazione cinese. In particolare, sono stati citati: l art. 9 delle Interpretazioni su questioni concernenti la giurisdizione e l applicazione della Decisione di emendare la Lelle Marchi ; l art. 57 della Legge Marchi in merito ai comportamenti che costituiscono violazione del diritto di un marchio registrato; l art. 9 delle Interpretazioni su diverse questioni concernenti l applicazione della legge alle controversie in materia di marchi ; l art. 4 delle Interpretazioni riguardanti l applicazione delle leggi nei processi civili in materia di domini internet ; l art. 63 della Legge Marchi in merito all importo del risarcimento. Sono stati inoltre nominati l art. 253 della Legge di Procedura Civile e l art. 134 dei Principi Generali di Diritto Civile. 84

97 3.1 Il testo della sentenza 238 蒙克雷尔股份公司 (MONCLER S.P.A.) 与北京诺雅卡特服装有限公司侵害商标权纠纷一审 中华人民共和国 北京知识产权法院 民事判决书 (2014) 京知民初字第 52 号 原告蒙克雷尔股份公司 (MONCLER S.P.A.), 住所地意大利共和国米兰省米兰市司汤达街 47 号 法定代表人雷莫? 鲁菲尼 (Remo Ruffini), 常务董事 委托代理人韩兆琼, 北京珩瑜律师事务所律师 委托代理人朱颖, 北京珩瑜律师事务所律师 被告北京诺雅卡特服装有限公司, 住所地中华人民共和国北京市大兴区旧宫镇隆盛庄村新区 1 号 法定代表人赵沛敏, 董事长 委托代理人郭东科, 北京市中里通律师事务所律师 委托代理人高薇, 北京市中里通律师事务所律师 原告蒙克雷尔股份公司 ( 简称蒙克雷尔公司 ) 诉被告北京诺雅卡特服装有限公司 ( 简称诺雅卡特公司 ) 侵害商标权及不正当竞争纠纷一案, 本院于 2014 年 12 月 15 日受理后, 依法组成合议庭, 并于 2015 年 1 月 27 日公开开庭审理了本案 原告蒙克雷尔公司的委托代理人朱颖, 被告诺雅卡特公司的委托代理人高薇到庭参加了诉讼 本案现已审理终结 被告诺雅卡特公司辩称 : 一 被告在羽绒服商品上使用相关标识的行为并不构成商标侵权 ( 一 ) 被告享有合法有效的在先商标权, 被告使用自有商标的行为并不构成 238 Il testo, riportato qui interamente, è consultabile al sito 85

98 商标侵权 被告在商品吊牌 包装等处使用的标识均为被告自有注册商标的组合形式, 即将第 号商标的实心图形变为空心图形位于组合的上部, 下部加上第 号 "MOCKNEER" 商标, 被告将自有注册商标进行组合使用属于合理使用, 亦在合法范围之内, 并不存在商标侵权行为 ( 二 ) 本案中原告所主张的商标权利并非全部归属于原告合法享有 ( 三 ) 原告商标与被告使用的标识并不构成相同或近似标识 1 原告称被告标识中的英文单词部分与原告商标相近似, 被告认为并无事实支持 2 关于原告商标及被告标识的图形部分, 被告认为两图形相差甚远, 不构成 商标法 意义上的近似商标 3 原告第 G 号商标为简单的几何图形, 缺乏显著性, 被告的使用行为属于合理使用范畴 4 被告的行为不存在主观恶意, 并不构成法律所规定的商标侵权行为 5 原告与被告商品在销售渠道 销售价格 销售对象等方面均存在较大差异, 不易使相关消费者产生混淆, 因此不符合 商标法 所规定的商标侵权的法律要件 二 被告将 "mockner.com" 作为域名使用系对自身商业标识的正当使用及宣传, 并不存在不正当竞争行为 三 原告提出的赔偿数额无法律及事实依据 ( 一 ) 被告并未生产销售配饰 包装袋, 原告的诉讼请求无事实依据 ( 二 ) 原告要求的人民币 300 万元赔偿数额过高, 无事实及法律依据 综上, 被告请求人民法院判决驳回原告的诉讼请求 本院经审理查明 : 一 有关原告享有商标权的事实 2010 年 3 月 28 日, 蒙克雷尔有限公司获得第 号 "MONCLER" 商标的专用权, 该商标核定使用在第 25 类服装 鞋 帽 男式外衣 女式外衣等商品上, 注册有效期限至 2020 年 3 月 27 日止 2014 年 3 月 20 日, 中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局 ( 简称商标局 ) 出具核准商标转让证明, 核准第 号商标转让给原告 2008 年 12 月 14 日, 蒙古雷尔股份公司获得第 号商标的专用权, 该商标核定使用在第 25 类服装 婴儿全套衣 游泳衣 防水服 鞋 ( 脚上的穿着物 ) 帽等商品上, 注册有效期限至 2018 年 12 月 13 日止 2009 年 10 月 7 日, 商标局出具核准商标转让证明, 核准第 号商标转让, 受让人为福瑞达赛科有限公司 同日, 商标局再次出具核准商标转让证明, 核准该商标转让, 受让人为蒙克雷尔股份有限公司 2009 年 10 月 13 日, 商标局出具注册商标变更证明, 核准第 号商标变更注册人名义为蒙克雷尔有限公司 2014 年 3 月 20 日, 商标局出具核准商标转让证明, 核准第 号商标转让给原告 86

99 2008 年 10 月 13 日, 原告获得第 G 号商标专用权, 该商标核定使用在第 25 类服装 鞋类 帽类商品上, 注册有效期限至 2018 年 10 月 13 日止 2008 年 10 月 13 日, 原告获得第 G 号商标专用权, 该商标核定使用在第 25 类服装 鞋类 帽类商品上, 注册有效期限至 2018 年 10 月 13 日止 被告认为, 商标局针对第 号商标在同一天下发了两次转让公告, 受让人为两个不同的主体, 其转让程序存在瑕疵, 应为无效 二 有关原告商标知名度的事实 2013 年 10 月 31 日, 首都图书馆信息咨询中心应原告委托代理人要求, 为其查询检索 "Moncler" 相关文献 经检索馆藏期刊文献, 共提取并查检 2008 年至 2011 年间期刊 89 期, 其中期刊名称包括 时尚芭莎 时尚芭莎 : 商务女性专刊 时尚芭莎 : 男士 世界时装之苑 时尚先生 时尚 时装 时装 : 男士 瑞丽 : 伊人风尚 悦己 服饰与美容 嘉人 男人风尚 2013 年 2 月 28 日, 国家图书馆科技查新中心出具检索报告, 对 "MONCLER" 或 " 蒙克雷尔 " 或 " 盟可来 " 在中国大陆地区报纸期刊中的相关报道进行检索 检索年限为 1980 年至 2013 年 2 月 7 日, 检索日期为 2013 年 2 月 7 日至 2 月 28 日 检索结果为以 "MONCLER" 或 " 蒙克雷尔 " 或 " 盟可来 " 为检索词, 在慧科中文报纸数据库挑选并打印全文 332 篇, 在中国期刊网全文数据库挑选并打印全文 15 篇 其中, 文献清单包括 第一财经日报 新京报 中华工商时报 等报纸与 中国服饰 中国纺织 等期刊 本案审理中, 为证明其商标的知名度, 原告还向本院提交以下证据 :1952 年至 2001 年原告公司与商标历史照片及宣传图片 ; 原告精品店在中国各地开业活动庆典照片及媒体报道信息摘要 ; 原告在中国专卖店一览表 ; 原告商品在中国的部分销售单据与广告单据 被告对上述证据的真实性不予认可, 理由是上述证据系网页打印件, 真实性无法核实 三 有关被告被控商标侵权及不正当竞争行为的事实 2013 年 1 月 10 日, 原告的委托代理人在北京市长安公证处公证员的监督下, 使用公证处的电脑, 接入互联网, 进入 " 网站首页, 网页居中显示有标识 点击上述页面 "ENTER", 再点击 "COMPANY", 页面显示被告的公司简介, 其中载明被告为一家集服装研发 生产 营销为一体的综合性企业, 主要领域包括羽绒服等, 还载明 :" 我们坚持以先进的设备为基础, 国际市场为导向, 贯彻高效生产, 严 87

100 把质量管理方针, 不懈的追求尽善尽美, 努力争创国际一流品牌 'MOCKNER' 产品注重品味, 强调个性, 坚持着时尚 高尚 独特的设计理念, 辅以精良的裁剪, 巧妙的工艺, 迎合了当今东欧青年市场的崇尚唯美 个性的潮流, 体现都市生活新主张 'MOCKNER' 自问世以来, 在这辉煌的十多年, 经过我的不断努力, 使 'MOCKNER' 品牌知名度不断的扩大, 已成为外贸服装业的一块 ' 金子招牌 ' 前瞻的设计理念, 深厚的文化底蕴是诺雅卡特的设计精髓... 以解读世界流行趋势为手段, 结合市场需求为方法, 将传统与现代的设计风格和东西文化有机结合, 大胆创新, 超越自我, 不断设计出高品质的服装, 引领防寒服装时尚潮流和消费观念 " 点击"BRAND", 页面显示被告的品牌介绍, 其中载明 :"MOCKNER 是一个梦想 : 一个拥有无比魅力的豪华品牌, 以高水平的裁缝和独特的服装设计而著称 " 点击"COLLECTION", 页面显示被告的羽绒服系列产品, 其中部分产品载有 "MONCLER" 标识, 部分产品显示有标识 点击 "STORE", 页面显示装饰有标识的商铺照片 点击 "JOIN US", 页面显示加盟条件等内容 点击 "MERCHANTS", 页面显示招代理商, 其中载明公司地址为北京市大兴区旧宫镇隆盛庄工业园 1 号 点击 "CONTACT US", 页面显示联系我们, 其中亦载明有公司的地址 除网站首页外, 上述网页左上角均有标识 另外, 网页中还载明版权所有为被告 北京市长安公证处就其公证行为于 2013 年 1 月 12 日出具 (2013) 京长安内经证字第 414 号公证书 2013 年 1 月 10 日, 原告的委托代理人在北京市长安公证处公证员的监督下, 使用公证处的电脑, 接入互联网, 进入 " 网站首页, 在 " 请输入英文域名 " 处输入 "mockner.com" 后, 页面显示 "mockner.com"( 已被注册 ) 点击" 查看完整注册信息 ", 页面显示网站登记名称为 "zhao peimin", 注册日期为 2011 年 7 月 22 日, 到期日为 2013 年 7 月 22 日 北京市长安公证处就其公证行为于 2013 年 1 月 12 日出具 (2013) 京长安内经证字第 415 号公证书 被告认可 " 网站系其使用, 并注册登记在法定代表人赵沛敏名下 被告认为, 该网站的具体管理已委托给第三方公司, 网站的版面建设与图片内容等均由第三方公司上传 ; 网站上显示的标识并非原告所享有商标专用权的商标标识, 二者未构成近似商标, 不会导致相关公众的混淆与误认 2013 年 11 月 4 日, 原告的委托代理人与北京市东方公证处公证员一同来到北京市大兴区旧宫镇隆盛庄村新区 1 号 ( 即隆盛庄村工业园区 1 号院 ) 的场所 在公证员的监督下, 原告的委托代理人购买了服装 26 件, 取得号码为 的 收据 一张 88

101 号码为 的 诺雅卡特成品出库单 一张 接待人的名片一张 公证员将上述物品带回公证处并对购买的相关产品进行封存 其中, 收据 载明:2013 年 11 月 4 日, 今收到许佳货款 ( 蒙克利尔 ) 共计 26 件, 交来现金人民币壹万陆仟柒佰肆拾元正, 收款单位处盖有被告的发票专用章 ; 所购服装的包装 领口 袖子 拉链等处标有及标识 2013 年 12 月 4 日, 北京市东方公证处为其公证行为出具 (2013) 京东方内民证字第 号公证书 2014 年 5 月 15 日, 原告的委托代理人与北京市东方公证处公证员一同来到北京市大兴区旧宫镇隆盛庄村工业园区标识为 "1 号 " "ROYAL CAT" 的场所 在公证员的监督下, 在上述场所购买服装 9 件, 并取得了 " 名片 " 一张 " 字 " 的 收据 一张及宣传册一本 公证员将上述物品带回公证处并进行封存 其中, 收据 载明日期为 2014 年 5 月 15 日, 金额为陆仟伍佰柒拾元正, 收款单位处盖有被告的发票专用章 ; 所购服装的包装 领口 袖子 拉链等处标有及标识 所取得的名片显示为赵沛敏 (zhao pei min) 的名片, 其职务为总经理 2014 年 7 月 30 日, 北京市东方公证处为其公证行为出具 (2014) 京东方内民证字第 7008 号公证书 被告对原告上述两次购买被控侵权商品的事实不持异议, 并认可上述服装系其公司销售 被告认为, 上述服装带有的标识系其所持有的商标在商业中的实际使用形式, 与原告所持有的商标不构成近似商标 经当庭勘验, 被告认可原告购买的 35 件服装在服装与包装上使用的标识是及两种形式 双方均确认上述服装没有记载生产商的信息 被告不认可上述服装系其公司生产 本案审理中, 双方均确认 " 域名已经不再使用, 原告据此放弃请求人民法院判令被告注销并停止使用上述域名的主张 本案庭审中, 原告放弃请求人民法院判令被告停止抄袭 摹仿原告产品设计的主张 四 有关原告为调查 制止侵权而支出费用的事实本案中, 原告分别支出公证费用共计人民币 8695 元, 购买被控侵权商品费用共计人民币 元, 翻译费共计人民币 4063 元 ; 支出律师费人民币 元 以上费用共计人民币 元 五 有关被告享有商标权等的事实 89

102 2010 年 1 月 14 日, 张秋龙经核准注册第 号商标, 核定使用在第 25 类服装 游泳衣等商品上, 注册有效期限至 2020 年 1 月 13 日止 2011 年 10 月 20 日, 商标局出具核准商标转让证明, 核准第 号商标转让给被告 2012 年 8 月 7 日, 被告经核准注册第 号 "MOCKNEER" 商标, 核定使用在第 25 类服装 帽 手套 ( 服装 ) 等商品上, 注册有效期限至 2022 年 8 月 6 日止 在本案诉讼过程中, 被告提交了其在其他国家的商标注册证 实用新型及外观设计专利证书 外观设计专利评价报告 产品设计手稿及设计师身份证明 被告为采购毛领 拉链等原材料签订的购销合同 原告相关网站网页截屏打印件等证据 在本案诉讼过程中, 本院曾要求原 被告双方提交因侵权造成的损失或获利的证据, 被告未提交其获利或者生产 销售服装数量的证据 以上事实, 有商标注册证 核准商标转让证明 注册商标变更证明 (2013) 京长安内经证字第 414 号 415 号公证书 (2013) 京东方内民证字第 号公证书 (2014) 京东方内民证字第 7008 号公证书 首都图书馆信息咨询中心出具的检索证明 国家图书馆科技查新中心出具的检索报告 发票 被告提交的相关证据及当事人陈述等证据在案佐证 本院认为 : 一 关于本案的法律适用问题现行 商标法 已于 2014 年 5 月 1 日起施行 最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释 第九条规定, 除本解释另行规定外, 商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件, 涉及该决定施行前发生的行为的, 适用修改前商标法的规定 ; 涉及该决定施行前发生, 持续到该决定施行后的行为的, 适用修改后商标法的规定 本案的受理时间为 2014 年 12 月 15 日, 在商标法修改决定施行后 鉴于原告对被告的侵权及不正当竞争行为进行取证的时间是 2013 年 1 月 10 日 2013 年 11 月 4 日及 2014 年 5 月 15 日, 故本案涉及商标法修改决定施行前发生, 持续到该决定施行后的行为, 应当适用修改后商标法的规定 二 原告是否享有相应的商标专用权根据本院查明的事实, 原告系第 号 "MONCLER" 商标 第 号商标 第 G 号商标和第 G 号商标的专用权人, 目前该四枚商标均处于有效状态, 原告有权依据上述商标专用权提起诉讼, 以主张其权利 被告以商标局针对第 90

103 号商标在同一天下发了两次转让公告, 受让人为两个不同的主体, 其转让程序存在瑕疵为由, 主张该商标无效 该主张缺乏法律依据, 本院不予支持 三 被告是否实施了侵犯原告注册商标专用权的行为根据 商标法 第五十七条的规定, 下列行为属于侵犯注册商标专用权的行为 : ( 一 ) 未经商标注册人的许可, 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的 ; ( 二 ) 未经商标注册人的许可, 在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标, 或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标, 容易导致混淆的 ;( 三 ) 销售侵犯注册商标专用权的商品的 ( 一 ) 关于被告是否系涉案服装的生产者及销售者本案中, 首先, 被告在其网站上宣传其系服装服饰研发 生产 营销为一体的综合性企业, 产品以羽绒服 防寒服为主, 并称 "MOCKNER" 产品具备独特的设计理念, 辅以精良的裁剪, 巧妙的工艺, 是一个拥有无比魅力的豪华品牌 其次, 被告在其网站上记载的公司地址与其登记的地址是一致的 再次, 被告虽称网站的版面建设与图片内容等均由第三方上传, 但其未提供相应的证据, 且网站显示版权所有为被告, 同时, 被告网站上有加盟信息 另外, 被告虽不认可其生产了涉案服装, 但其未提交相应来源的证据 综上, 结合被告在本案中提交其采购毛领 拉链等原材料所签订的购销合同以及原告两次在被告住所地购买到涉案服装, 且涉案服装没有生产者信息的情况, 本院认为, 被告系涉案服装的生产者及销售者 被告关于其并非生产者的主张不能成立, 本院不予支持 ( 二 ) 被告是否实施了未经原告许可在同一种商品上使用与其注册商标相同商标的行为根据本院查明的事实, 原告在服装等商品上享有第 号 "MONCLER" 商标的专用权 被告在 " 网站上销售带有 "MONCLER" 标识的羽绒服产品, 且被告自认该网站系其使用并登记在法定代表人赵沛敏的名下 被告未经原告许可, 在羽绒服商品上使用与原告注册商标相同标识的行为侵犯了原告的商标专用权 ( 三 ) 被告是否实施了未经原告许可在同一种商品上使用与其注册商标近似商标的行为本案中, 被告对原告通过公证程序购买获得的被控侵权商品即 35 件服装的事实不持异议, 且被告自认上述服装系其公司销售 双方均确认在上述服装上有与两种标识 91

104 同时, 被告网站上还使用了标识 原告认为, 被告使用的标识侵犯其第 号 第 号 第 G 号及第 G 号商标的专用权 ; 被告使用的标识侵犯其第 号 第 号 第 G 号商标的专用权 依照 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第九 条 的规定, 商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较, 其文字的字形 读音 含义或者图形的构图及颜色, 或者其各要素组合后的整体结构相似, 或者其立体形状 颜色组合近似, 易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系 1 被告使用的标识是否侵犯原告第 号 第 号 第 G 号及第 G 号商标的专用权标识与第 号 "MONCLER" 商标 第 号商标 第 G 号商标和第 G 号商标相比较, 标识的外形线条与第 G 号商标的图形相同, 与第 G 号商标的外圈也相同 标识外圈里面的图形与第 号商标的图形以及第 G 号商标外圈里面的图形接近 标识的英文字母 "MOCKNER" 与第 号 "MONCLER" 商标 第 号商标 第 G 号商标中的英文字母 "MONCLER" 在字形上相近, 区别仅在于从左至右第三至第五个英文字母不同, 二者前 后两个英文字母均完全相同 ; 从读音上看, 二者发音相近 ; 从含义上看, 二者均属无特定含义的英文 按照中国消费者的认读习惯, 在文字与图形并存时, 文字通常为商标标识的显著识别部分 因此, 从商标整体上看, 标识与第 号 "MONCLER" 商标 第 号商标 第 G 号商标和第 G 号商标在文字的字形 读音 含义以及整体构图元素 形状上相近, 二者分别构成近似商标 标识与原告的上述注册商标共同使用在羽绒服等服装商品上, 容易导致消费者对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系 因此, 原告关于标识侵犯其第 号 第 号 第 G 号及第 G 号商标专用权的主张成立, 本院予以支持 被告关于其上述标识与原告的商标不构成近似的主张缺乏事实和法律依据, 本院不予支持 2 被告使用的标识是否侵犯原告第 号 第 号 第 G 号商标的专用权标识与第 号 "MONCLER" 商标 第 号商标和第 G 号商标相比较, 如前所述, 标识的英文字母 "MOCKNER" 与第 号 第 号 第 92

105 G 号商标中的英文字母 "MONCLER" 在字形 读音上相近 同时, 标识中的图形与第 号商标中的图形以及第 G 号商标外圈内的图形接近 按照中国消费者的认读习惯, 标识显著识别部分为 "MOCKNER" 因此, 标识与第 号 第 号 第 G 号商标构成近似商标 被告在网站上使用标识宣传其服装, 并在服装上使用标识, 容易导致消费者认为其服装商品来源于原告或者与原告具有密切的联系, 从而对商品的来源产生误认 因此, 原告关于被告在网站及服装上使用标识侵犯其第 号 第 号 第 G 号商标专用权的主张成立, 本院予以支持 被告关于其上述标识与原告的商标不构成近似的主张缺乏事实和法律依据, 本院不予支持 被告主张其使用的是自己的注册商标, 不构成侵犯注册商标专用权的行为 对此, 本院认为, 被告所主张的注册商标与其实际使用的标识存在区别, 不能认定其系使用自己注册商标的行为, 被告的主张缺乏事实和法律依据, 本院不予支持 四 被告是否实施了不正当竞争行为 最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第四条规定, 人民法院审理域名纠纷案件, 对符合以下各项条件的, 应当认定被告注册 使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争 :( 一 ) 原告请求保护的民事权益合法有效 ;( 二 ) 被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制 模仿 翻译或音译 ; 或者与原告的注册商标 域名等相同或近似, 足以造成相关公众的误认 ;( 三 ) 被告对该域名或其主要部分不享有权益, 也无注册 使用该域名的正当理由 ;( 四 ) 被告对该域名的注册 使用具有恶意 本案中, 原告持有的第 号 "MONCLER" 商标 第 号商标和第 G 号商标为合法有效商标, 受到法律保护 上述商标中的 "MONCLER" 为商标的显著部分, 且该部分亦为原告的企业名称 " 域名系由被告法定代表人赵沛敏注册, 且由被告实际使用 该域名主要部分为 "mockner", 如前所述, "mockner" 与原告持有的上述三商标中的主要部分 "MONCLER" 构成近似, 足以造成消费者的误认 现被告对该域名不享有权益, 也无使用该域名的正当理由 更重要的是, 被告在该域名的网站上公开销售带有原告 "MONCLER" 商标标识的羽绒服商品, 据此可以认定被告对该域名的使用具有恶意 因此, 原告关于被告使用 域名构成不正当竞争行为的主张成立, 本院予以支持 被告关于其使用该域名不构成不正当竞争的主张缺乏事实和法律依据, 本院不予支持 93

106 五 关于赔偿数额的认定 商标法 第六十三条规定, 侵犯商标专用权的赔偿数额, 按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定 ; 实际损失难以确定的, 可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定 ; 权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的, 参照该商标许可使用费的倍数合理确定 对恶意侵犯商标专用权, 情节严重的, 可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额 赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支 人民法院为确定赔偿数额, 在权利人已经尽力举证, 而与侵权行为相关的账簿 资料主要由侵权人掌握的情况下, 可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿 资料 ; 侵权人不提供或者提供虚假的账簿 资料的, 人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额 权利人因被侵权所受到的实际损失 侵权人因侵权所获得的利益 注册商标许可使用费难以确定的, 由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿 本案中, 原告未举证证明其因被侵权所遭受的实际损失 被告也未举证证明其因侵权所获得的利益或者其生产 销售服装的数量, 亦无许可费可以作为参照, 故本院将根据侵权行为的情节决定本案的赔偿数额 在决定赔偿数额时, 本院充分考虑如下因素 :1 根据本院查明的事实, 原告的商标具有较高的知名度 ;2 被告网站上展示的服装上带有与原告 "MONCLER" 商标相同的商标 ;3 被告作为涉案服装的生产者, 其在网站上邀请加盟并招募代理商且侵权的时间较长 ;4 被告故意在其生产的服装上不标示生产者, 侵权恶意明显, 侵权后果比较严重 ;5 被告生产 销售的涉案服装价格较高 ;6 被告未提供其因侵权获利或者生产 销售服装数量的证据 综合考虑上述因素, 本院对原告关于请求被告赔偿经济损失人民币 元的主张予以支持 另外, 原告为制止侵权行为而支付的合理开支共计人民币 元, 被告亦应当予以赔偿 被告关于原告主张的赔偿数额过高的抗辩本院不予支持 鉴于原 被告双方均确认 " 域名已经不再使用, 原告据此放弃请求人民法院判令被告注销并停止使用上述域名的主张 原告亦放弃请求人民法院判令被告停止抄袭 摹仿原告产品设计的主张, 本院对此不持异议 综上, 依照 中华人民共和国民法通则 第一百三十四条第一款第 ( 一 ) 项 第 ( 七 ) 项 第二款, 中华人民共和国商标法 第五十七条第( 一 ) 项 第 ( 二 ) 项 第 ( 三 ) 项, 第六十三条的规定, 本院判决如下 : 94

107 一 自本判决生效之日起, 被告北京诺雅卡特服装有限公司立即停止侵犯原告第 号 "MONCLER" 商标 第 号商标 第 G 号商标和第 G 号商标专用权的行为 二 自本判决生效之日起十五日内, 被告北京诺雅卡特服装有限公司赔偿原告蒙克雷尔股份公司经济损失及合理开支共计人民币三百万元 如未按本判决规定的期限履行给付金钱义务, 应按照 中华人民共和国民事诉讼 法 第二百五十三条 的规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息 案件受理费人民币三万零八百元, 由被告北京诺雅卡特服装有限公司负担 ( 于本判决生效之日起七日内交纳 ) 如不服本判决, 原告蒙克雷尔股份公司可在判决书送达之日起三十日内, 被告北京诺雅卡特服装有限公司可在判决书送达之日起十五日内, 向本院递交上诉状, 并按对方当事人的人数提出副本, 上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院 审判长江建中审判员李燕蓉审判员司品华二 一五年四月二十三日法官助理朱江书记员雷洋 95

108 3.2 Traduzione della sentenza 239 Controversia caso MONCLER S.P.A. contro BEIJING NUOYAKATE GARMENT CO. LTD per violazione del diritto di marchio Tribunale per la Proprietà Intellettuale di Pechino, R.P.C. Sentenza Civile Sentenza di primo grado n. 52/2014 della Sezione Civile per la Proprietà Intellettuale di Pechino Attrice: Moncler S.p.A., domiciliata presso Via Stendhal n.47, Milano, Italia. Rappresentante legale: Remo Ruffini, direttore amministrativo. Procuratore nominato: Han Zhaoqiong, avvocato dello studio legale Hengyu di Pechino. Procuratore nominato: Zhu Ying, avvocato dello studio legale Hengyu di Pechino. Convenuta: Beijing Nuoyakate Garment Co. Ltd, domiciliata presso il quartiere Daxing, città di Jiugong, villaggio Longsheng, Distretto n. 1, municipalità di Pechino, R.P.C. Rappresentante legale: Zhao Peimin, Presidente del C.d.A. Procuratore nominato: Guo Dongke, avvocato dello studio legale Zhong Litong di Pechino. Procuratore nominato: Gao Wei, avvocato dello studio legale Zhong Litong di Pechino. L attrice, Moncler S.p.A. (di seguito Moncler), ha citato in giudizio 240 la Beijing Nuoyakate Garment Co. Ltd (di seguito Nuoyakate), lamentando la violazione del proprio diritto di marchio 241 nonché accusandola di concorrenza sleale. Il Tribunale, in accoglimento dell istanza presentata da parte attrice in data 25 dicembre 2014, ha, il 27 gennaio 2015 in 239 La sentenza è stata tradotta dall autrice del presente elaborato. Si ringrazia la Prof.ssa D Attoma per alcune correzioni e scelte lessicali adottate. 240 诉 (sù), riferire, informare; ricorrere (rivolgersi alla pubblica autorità); accusare. La scelta traduttiva è ricaduta sul verbo italiano convenire, convocare, citare, nella forma comunemente più utilizzata citare qualcuno in giudizio. 241 侵害商标权 (qīnhài shāngbiāo quán), che letteralmente vuol dire violazione dei diritti di marchio, tradotto in italiano con la formula normalmente utilizzata, violazione del marchio. 96

109 composizione collegiale 242, dichiarato pubblicamente aperta l udienza del caso 243. Il procuratore nominato dell'attrice Moncler, Zhu Ying, e il procuratore nominato della convenuta Nuoyakate, Gao Wei, hanno preso parte al procedimento. Il suddetto processo si è concluso. La convenuta Nuoyakate ha sostenuto che: 1) il logo 244 utilizzato sui propri piumini non costituisce assolutamente violazione del marchio. (1) Il logo che la convenuta ha utilizzato sull'etichetta, sull'imballaggio ecc. è infatti la combinazione di due marchi dalla stessa registrati: il marchio n costituito dal pittogramma, posizionato nella parte superiore ed il 242 依法组成合议庭 (yīfǎ zǔchéng héyìtíng), letteralmente comporre un organo collegiale secondo quanto previsto dalla legge. Si è scelto di utilizzare la formula in composizione collegiale, che indica un tribunale, inteso come giudice, che giudica in collegio composto da tre magistrati (il presidente e due giudici a latere). Il termine tribunale, secondo il dizionario online del Corriere della Sera, indica un organo collegiale giudicante cui compete l'amministrazione della giustizia, per quanto riguarda le cause civili e penali di primo grado 公开开庭审理了本案 (gōngkāi kāitíng shěnlǐle běn'àn), letteralmente dichiarare pubblicamente aperta l udienza del caso. 244 标识 (biāozhì), letteralmente logo, simbolo, segno, marchio. Si è scelto di tradurre il termine in logo, per differenziarlo da marchio, 商标 (shāngbiāo), utilizzato in seguito nel testo della sentenza in riferimento al marchio commerciale, cioè registrato e che va quindi tutelato. Per differenziare chiaramente i due concetti si riportano qui alcune definizioni: Logo o Logotipo: un insieme di simboli, grafici e tipografici, che identificano un azienda o un prodotto in modo esclusivo allo scopo di distinguerla dai competitors. Ogni logotipo, possiede un carattere tipografico (font) specifico, progettato per essere riconoscibile e distinguibile da qualsiasi altro logo. Si tratta, cioè, della parte leggibile e pronunciabile di un marchio. Esistono due principali tipologie di logo che possono essere anche usate contemporaneamente nell ambito del marchio: - logotìpo: è appunto il segno grafico, un marchio scritto pronunciabile; - pittogramma: è la parte simbolica di un marchio, l emblema non leggibile che rimanda all impresa. Il pittogramma riproduce graficamente l oggetto rappresentato, e può essere costituito da segni astratti, che non hanno alcun richiamo alla realtà (diagramma) o iconografici, che rimandano ad oggetti, aspetti o azioni reali. Marchio: costituito esclusivamente da una rappresentazione grafica che ha lo scopo di identificare un azienda o un prodotto ma soprattutto, fornire informazioni sull origine, l identità, le caratteristiche e la qualità dell oggetto a cui è abbinato, permettendo ai consumatori di identificare quel prodotto specifico rispetto ad altri simili presenti sul mercato. Esso riassume in sé un prodotto, o un intera azienda, più precisamente, riassume l idea che l azienda vorrebbe dare di sé. Il marchio, quindi, è il simbolo di questa idea che va poi a creare il brand o marca. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare. Il marchio è composto da quattro elementi fondamentali: Il nome, il logotìpo, i colori e il simbolo (es. la M di Moncler con dietro il gallo), a cui può essere associato anche un pay-off, ossia una frase che riassume l universo di riferimento della marca, ne sintetizza il posizionamento, definendone la filosofia (ad es. Nike - Just do it; Mcdonald's - I m loving it, ecc). 97

110 marchio "MOCKNEER" n , posizionato nella parte inferiore. Questo dimostra pertanto che la società possedeva già anteriormente i diritti sui predetti marchi 245 e che quindi l'utilizzo di questi è ragionevole e lecito; pertanto non costituisce violazione del marchio. (2) Parte attrice non può godere in modo pieno ed esclusivo del diritto di marchio che la stessa sostiene di vantare sui marchi oggetto di causa. 246 (3) Il marchio dell'attrice e il logo utilizzato dalla società convenuta non sono né uguali né simili. i. Non vi sono fatti che supportano la tesi dell'attrice per cui la parte in inglese del simbolo della convenuta sia simile a quella della società attrice. ii. Quanto al pittogramma contenuto nel marchio dell'attrice e nel logo della convenuta, quest'ultima ritiene che le due immagini siano molto diverse e che quindi il caso di specie non rientra in quanto previsto dalla Legge Marchi. iii. Quanto alla semplice forma geometrica del marchio n.g dell'attrice, la forma non ha tratti particolarmente distintivi, quindi l'utilizzo da parte della convenuta è lecito. iv. La convenuta non ha agito in malafede, quindi il suo comportamento non costituisce violazione del marchio. v. I prodotti dell'attrice e della convenuta, con riferimento ai canali di distribuzione, ai prezzi di vendita, agli obiettivi di vendita ecc., presentano enormi differenze tali da non causare facilmente confusione ai consumatori, quindi il comportamento di parte convenuta non soddisfa i requisiti legali di violazione del marchio previsti dalla Legge Marchi. 2) ha utilizzato il dominio internet "mockner.com" a fini commerciali e pubblicitari dei propri prodotti e che pertanto ciò non si tradurrebbe in un azione di concorrenza sleale. 3) L'ammontare del risarcimento richiesto da parte attrice è infondato in fatto e in diritto 被告享有合法有效的在先商标权,la società convenuta possedeva già anteriormente i diritti sui predetti marchi. 246 本案中原告所主张的商标权利并非全部归属于原告合法享有, parte attrice non può godere in modo pieno ed esclusivo del diritto di marchio che la stessa sostiene di vantare sui marchi oggetto di causa. 247 无法律及事实依据 (Wú fǎlǜ jí shìshí yījù), letteralmente non avere basi/fondamenta legali e fattuali. Si è scelto di utilizzare la formula normalmente utilizzata nella lingua italiana, e cioè infondato in fatto e in 98

111 (1) La società convenuta non ha mai prodotto accessori o sacchetti, le richieste attoree sono infondate in fatto. (2) L'importo del risarcimento richiesto dall'attrice, pari a tre milioni di RMB, è eccessivo, ed è infondato in fatto e in diritto. In sintesi, parte convenuta chiede alla Corte del Tribunale del Popolo di rigettare 248 le domande formulate da parte attrice. All esito del processo di primo grado, la Corte ha statuito quanto segue: IN MERITO AL 250 DIRITTO DI MARCHIO VANTATO DA PARTE ATTRICE Il 28 marzo 2010 Moncler ha ottenuto il diritto d uso esclusivo del marchio 251 n "MONCLER ; il suddetto marchio è stato classificato nella classe merceologica 25, che comprende: abbigliamento, calzoleria, cappelli, giacche da uomo e da donna, ecc. 252 La registrazione è valida fino al 27 marzo Il 20 marzo 2014, l Ufficio Marchi dell'ente Statale per l'industria e il Commercio della Repubblica Popolare Cinese ( 中华人民共和国国 家工商行政管理总局商标局 254, di seguito Ufficio Marchi), ha approvato il certificato di trasferimento del marchio, trasferendo la proprietà del marchio n all attrice. Il 14 dicembre 2008, Moncler ha ottenuto il diritto d uso esclusivo del marchio n ; il suddetto marchio è stato classificato nella classe merceologica 25, che comprende anche abbigliamento per neonati, costumi da bagno, impermeabili, calzoleria, cappelli, ecc. La diritto. Tra le parti che costituiscono il corpo delle sentenze civili italiane troviamo, infatti, le motivazioni in fatto e le motivazioni in diritto che hanno condotto alla formulazione della sentenza. 248 驳回 (Bóhuí), verbo specifico dell ambito legale, che vuol dire letteralmente rigettare, rifiutare. 249 Normalmente, il testo delle sentenze civili italiane si divide in due parti: in fatto e in diritto. La sentenza civile cinese non presenta questa divisione e, nel tradurre, si è scelto di rispettare il testo originale, quindi omettendo la dicitura in fatto e, in seguito, in diritto per quanto riguarda le motivazioni giuridiche della sentenza. 250 有关... 的事实 (Yǒuguān... De shìshí). 251 获得... 商标的专用权 (Huòdé... Shāngbiāo dì zhuānyòng quán), letteralmente ottenere il diritto d uso esclusivo del marchio. 252 Le classi merceologiche sono state definite dalla Convenzione di Nizza adottata il 15 giugno Si tratta di un elenco che descrive la natura di prodotti e servizi in termini generali, allo scopo di classificare i marchi registrati in maniera univocamente riconosciuta ed accettata a livello internazionale. Attualmente è composta da 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. Ogni classe è dotata di un'intestazione contenente informazioni di carattere generale sul tipo di prodotti o servizi contemplati. L'intestazione della classe 25, per esempio, è "Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria" e quella della classe 15 è "Strumenti musicali". La classificazione è stata definita nel 1957 dall'organizzazione World Intellectual Property Organization (WIPO). La Cina ha aderito alla Convenzione il 19 dicembre 1984, ed è in vigore dal 19 marzo del Per la procedura di registrazione dei marchi in Cina, si veda il primo capitolo. 254 Zhōnghuá rénmín gònghéguó guójiā gōngshāng háng zhèng guǎnlǐ zǒngjú shāngbiāo jú, cioè l'ufficio Marchi dell'ente Statale per l'industria e il Commercio della Repubblica Popolare Cinese. 99

112 registrazione è valida fino al 13 dicembre Il 7 ottobre 2009, l'ufficio Marchi ha approvato il certificato di trasferimento del marchio, trasferendo la proprietà del marchio n alla Furuida Saike S.p.A. Nello stesso giorno, l'ufficio Marchi ha nuovamente approvato il certificato di trasferimento del marchio, trasferendo la proprietà a Moncler. Il 13 ottobre 2009, l'ufficio Marchi ha approvato il certificato di trasferimento del marchio, modificando il nome del Richiedente in Moncler. Il 20 marzo 2014 l'ufficio Marchi ha approvato il certificato di trasferimento del marchio, trasferendo la proprietà del marchio n all'attrice. Il 13 ottobre 2008 Moncler ha ottenuto il diritto d uso esclusivo del marchio n.g991913; il suddetto marchio è stato classificato nella classe merceologica 25, che comprende abbigliamento, calzoleria, cappelli, ecc. La registrazione è valida fino al 13 ottobre Il 13 ottobre 2008 Moncler ha ottenuto il diritto d uso esclusivo del marchio n.g991914; il suddetto marchio è stato classificato nella classe merceologica 25, che comprende abbigliamento, calzoleria, cappelli, ecc. La registrazione è valida fino al 13 ottobre Parte convenuta ritiene che, avendo l'ufficio Marchi emesso nello stesso giorno due certificati di trasferimento del marchio n , e considerato che tale trasferimento è avvenuto in favore di due diversi soggetti, tale procedura risulterebbe errata e dovrebbe pertanto essere invalidata IN MERITO ALLA NOTORIETÀ DEL MARCHIO MONCLER Il 31 ottobre 2013, il Centro di Ricerca e Informazione della Biblioteca della capitale ( 首都图书馆信息咨询中心 256 ), su richiesta del procuratore nominato da parte attrice ed a seguito di una ricerca svolta sul marchio Moncler basatasi sull utilizzo di materiali bibliotecari, ha esposto quanto segue. Tra gli 89 periodici consultati, che vanno dal 2008 al 2011, vi sono riviste come 时尚芭莎 (Shíshàng bā shā), 时尚芭莎 : 商务女性专刊 (Shíshàng bā shā: Shāngwù nǚxìng zhuānkān), 时尚芭莎 : 男士 (Shíshàng bā shā: Nánshì), 世界时装之苑 (Shìjiè shízhuāng zhī yuàn), 时尚先生 (Shíshàng xiānshēng), 时尚 (Shíshàng), 时装 (Shízhuāng), 时装 : 男士 (Shízhuāng: Nánshì), 瑞丽 : 伊人风尚 (Ruìlì: Yīrén fēngshàng), 其转让程序存在瑕疵, 应为无效. Letteralmente, in questa procedura di trasferimento esistono degli errori/difetti, la si dovrebbe considerare non valida. 256 Shǒudū túshū guǎn xìnxī zīxún zhōngxīn. 100

113 悦己 (Yuèjǐ), 服饰与美容 (Fúshì yǔ měiróng), 嘉人 (Jiā rén), 男人风尚 (Nánrén fēngshàng) 257. Il 28 febbraio 2013, il Centro di Ricerca e Tecnologia della Biblioteca Nazionale ( 国家图书馆信息咨询中心 258 ) ha rilasciato il rapporto della ricerca condotta al fine di rilevare la presenza, nei periodici cinesi, di note riguardanti "Moncler", " 蒙克雷尔 " (Méngkèléiěr) o " 盟可来 " (Méngkělái). Il periodo preso in esame va dal 1980 al 7 febbraio 2013, mentre la ricerca è stata condotta dal 7 al 28 febbraio L indagine ha rilevato che nel database del quotidiano Huike le pagine relative ai termini "Moncler", " 蒙克雷尔 " (Méngkèléiěr) o " 盟可来 " (Méngkělái) sono state cliccate e poi stampate interamente 332 volte; nel database dei giornali online cinesi le pagine relative ai suddetti termini sono state cliccate e poi stampate interamente 15 volte. Tra questi vi sono quotidiani come " 第一财经日报 " (Dì yī cáijīng rìbào), " 新京报 " (Xīn jīng bào), " 中华工商时报 " (Zhōnghuá gōngshāng shíbào) e periodici come " 中国服饰 " (Zhōngguó fúshì), " 中国纺织 " (Zhōngguó fǎngzhī) 259. Nel corso del processo 260, al fine di provare 261 la notorietà 262 del marchio, l'attrice ha prodotto dinanzi alla Corte la seguente documentazione: fotografie e pubblicità dal 1952 al 2001 che mostrano l utilizzo del marchio da parte di Moncler; fotografie e articoli di giornale che celebrano l'apertura delle numerose boutique dell'attrice in Cina; la lista delle boutique dell'attrice in Cina; documenti riguardanti le vendite e la pubblicità dei prodotti dell'attrice in Cina. La convenuta non riconosce l'autenticità delle prove presentate poiché sono state presentate sotto forma di pagina web stampata, quindi la loro autenticità non può essere provata. 3. IN MERITO ALL ACCUSA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI MARCHIO NONCHÉ CONCORRENZA SLEALE A CARICO DEL CONVENUTO 257 Trattandosi di periodici cinesi, non si è reputato necessario tradurre i titoli in italiano, scegliendo di lasciare i nomi nella lingua originale, inserendo tra parentesi il pinyin per consentire la lettura. Si tratta, comunque, di riviste di moda, alcune sono dedicate specificatamente alla moda femminile, come 时尚芭莎 : 商务女性专刊, e altre a quella maschile, come 男人风尚. 258 Guójiā túshū guǎn xìnxī zīxún zhōngxīn. 259 Trattandosi di quotidiani e periodici cinesi, si è scelto di lasciare i nomi nella lingua originale, inserendo tra parentesi il pinyin per consentire la lettura. Il primo ad esempio, 第一财经日报, è un quotidiano relativo alla finanza, mentre 中国纺织 è periodico riguardante i prodotti tessili. 本案审理中 (Běn'àn shěnlǐ zhōng), letteralmente durante l udienza del caso in ispecie. 证明 (zhèng míng), v. provare, certificare, attestare, dimostrare. 知名度 (Zhīmíngdù), n. notorietà. 知名 letteralmente significa celebre, famoso. 101

114 Il 10 gennaio 2013, il procuratore nominato da parte attrice ha utilizzato, sotto la supervisione di un notaio dello studio notarile Changan di Pechino, il computer dell'ufficio per accedere all homepage del sito " al centro della quale è comparso il logo della convenuta. Dopo aver cliccato su "ENTER" e poi "COMPANY", sulla pagina è apparsa una breve introduzione dell'azienda, la quale veniva presentata come un'impresa integrata nella ricerca e nello sviluppo, nella produzione e nel marketing relativi al settore dell'abbigliamento, con particolare riferimento ai piumini. Nella pagina si continuava a leggere: "Alla base della nostra azienda vi sono attrezzature all'avanguardia, l'orientamento al mercato internazionale, l'implementazione di produzioni altamente efficienti, un severo controllo della qualità, la continua ricerca della perfezione, lo sforzo continuo per dare vita ad una marca di prim'ordine a livello mondiale. I prodotti 'MOCKNER' si concentrano sul gusto, pongono l'accento sulla personalità, insistono su un'idea di moda, nobiltà e unicità, tutto ciò accompagnato da taglio di qualità superiore e tecnologie ingegnose per soddisfare il senso estetico e la moda individuale del mercato dei giovani d oggi in Europa orientale, che riflette le nuove idee di vita urbana. Dopo la sua nascita, oltre dieci gloriosi anni e grandi sforzi hanno fatto sì che 'MOCKNER' diventasse una marca la cui notorietà cresce continuamente, ed ha già acquisito una reputazione d'oro nel settore dell'abbigliamento straniero. La futura idea di design e una profonda eredità culturale sono la quintessenza del design di Nuoyakate... che interpreta le tendenze mondiali e combina la domanda di mercato per integrare organicamente lo stile tradizionale e moderno con la cultura Orientale e Occidentale, innovare in modo audace, superare i propri limiti, progettare continuamente capi d'abbigliamento di prima categoria e guidare la moda e i gusti dei consumatori per quanto riguarda l'abbigliamento invernale." Alla voce "BRAND", la pagina presentava il marchio del convenuto, e qui si leggeva: "MOCKNER è un sogno: un marchio di lusso dal fascino che non ha eguali, conosciuto in tutto il mondo per l'alto livello di sartoria e per lo stile unico. Alla voce "COLLECTION", nella pagina è comparsa la linea di piumini del convenuto, tra i quali ve ne erano alcuni con il logo "MONCLER" e alcuni che lo mostravano chiaramente. Alla voce "STORE", la pagina ha mostrato fotografie dei negozi con il logo. Alla voce "JOIN US", la pagina ha mostrato le condizioni per entrare a far parte dell'azienda. Alla voce "MERCHANTS", veniva visualizzato l annuncio di ricerca agenti e l'indirizzo dell'azienda, annotato chiaramente: distretto Daxing, città di Jiugong, villaggio Longsheng, complesso industriale n. 1, municipalità di Pechino. Cliccando su "CONTACT US", la pagina ha mostrato i modi per contattare l'azienda, tra cui il suo indirizzo. Oltre che sulla homepage, in tutte le pagine sopra menzionate era presente il logo nell'angolo in alto a sinistra e il 102

115 copyright del convenuto. Il 12 gennaio 2013 lo studio notarile Changan di Pechino ha rilasciato l'atto n. 414, 2013 attestando la veridicità delle operazioni sopra descritte. Il 10 gennaio 2013, il procuratore nominato dall attrice ha utilizzato, sotto la supervisione del notaio presente nello studio notarile Changan di Pechino, il computer dell'ufficio per accedere all'homepage del sito " e, dopo aver inserito "mockner.com" dove il sito chiedeva "prego inserire il domain name in inglese", la pagina ha mostrato il risultato "mockner.com": il sito era, quindi, già registrato. Dopo aver cliccato su "vedi le informazioni complete relative alla registrazione", la pagina ha mostrato il nome con cui il sito è stato registrato, "Zhao Peimin", la data di registrazione è il 22 luglio 2011 e il periodo di validità scade il 22 luglio Il 12 gennaio 2013 lo studio notarile Changan di Pechino ha rilasciato l'atto n. 415, 2013 attestando la veridicità delle operazioni sopra descritte. La società convenuta ha confermato di utilizzare il sito " e che questo è registrato a nome del rappresentante legale Zhao Peimin. La stessa ha affermato che: la gestione specifica del sito è stata affidata ad una società terza, così come il layout del sito e il contenuto visivo sono a carico di questa terza società; il marchio che compare nel sito web non è quello per cui l'attrice ha il diritto d'uso esclusivo, in quanto i due marchi non sono simili, e non causano quindi confusione ed errori di identificazione da parte del pubblico di riferimento. Il 4 novembre 2013, il procuratore nominato dall'attrice e un notaio dello studio Dongfang di Pechino si sono recati insieme presso l'indirizzo della società convenuta, nel villaggio Longsheng, distretto industriale n.1. Qui, sotto la supervisione del notaio, il procuratore dell'attrice ha acquistato 26 capi di abbigliamento, ricevendo la "ricevuta" n , la "lista dei prodotti finiti della Nuoyakate" n e il biglietto da visita del personale che lo ha accolto. Il notaio ha portato i suddetti beni allo studio notarile e ha sigillato i prodotti acquistati. Nella "ricevuta" si legge: il 4 novembre 2013, si è ricevuto il pagamento dal sig. Xu Jia per i 26 pezzi acquistati da Moncler 263, ammontare corrisposto in contanti per un totale di RMB; all'interno della ricevuta vi è il sigillo 264 della società convenuta. Il marchio è presente sull'imballaggio, sul colletto, sulle maniche e sulle zip di tutti i capi acquistati. Il 今收到许佳货款 ( 蒙克利尔 ) 共计 26 件. La frase ha presentato problemi di comprensione dovuti al termine 许佳 ; dopo un confronto con docenti e madrelingua, si è convenuti nell affermare che 许佳 sia un nome di persona, probabilmente riferito ad un dipendente di Moncler che si è occupato del pagamento della merce acquistata. 264 发票专用章 (Fāpiào zhuānyòng zhāng), si tratta di un timbro rosso speciale che viene apposto sulle fatture e serve ad indicare le informazioni principali del produttore di una certa merce (sulla parte superiore vi è il nome dell azienda, al centro il codice fiscale, e in basso delle volte si può anche trovare il numero di telefono). Un esempio: 103

116 dicembre 2013 lo studio notarile Dongfang di Pechino ha rilasciato l'atto n , 2013 attestando la veridicità delle operazioni sopra descritte. Il 15 maggio 2014, il procuratore nominato dall'attrice e il notaio dello studio Dongfang di Pechino si sono recati insieme presso il sito della "ROYAL CAT", nel villaggio Longsheng, distretto industriale n.1 di Pechino. Qui, sotto la supervisione del notaio, il procuratore nominato ha acquistato 9 capi d'abbigliamento, ricevendo un "biglietto da visita", la "ricevuta" n e una brochure pubblicitaria. Il notaio ha portato i suddetti beni allo studio notarile e li ha sigillati. La "ricevuta", datata 15 maggio 2014, registra un importo di RMB e contiene il timbro della società convenuta. Il marchio è presente sull'imballaggio, sul colletto, sulle maniche e sulle zip di tutti i capi acquistati. Sul biglietto da visita ricevuto vi è il nome Zhao Peimin, nella posizione di direttore generale. Il 30 luglio 2014 lo studio notarile Dongfang di Pechino ha rilasciato l'atto n. 7008, 2014 attestando la veridicità delle operazioni sopra descritte. Parte convenuta non ha contestato all'attrice di aver acquistato in due occasioni diverse la suddetta merce, oggetto di presunta violazione del marchio, e ha confermato che tale merce è stata venduta dalla propria azienda. Parte convenuta ritiene che il marchio utilizzato sui propri capi d'abbigliamento in commercio e il marchio di parte attrice non costituiscono marchi simili. A seguito degli accertamenti della Corte, la società convenuta ha confermato che sui 35 capi d'abbigliamento acquistati dalla società attrice e sulle relative confezioni sono state utilizzate due tipologie di loghi. Entrambe le parti affermano che i suddetti articoli non presentano informazioni relative al produttore. La convenuta non conferma che la sua azienda ha prodotto i suddetti capi d'abbigliamento. Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno confermato che il dominio " non è più in uso; l'attrice, ciò posto, rinuncia alla domanda di imposizione tramite sentenza del Tribunale del Popolo di cancellazione e cessazione dell utilizzo del suddetto dominio da parte della società convenuta 265, nonché quella relativa all interruzione del plagio e della copia delle merci dalla stessa progettate. 4. IN MERITO ALLE SPESE SOSTENUTE DA PARTE ATTRICE 265 原告放弃请求人民法院判令被告注销并停止使用上述域名的主张, l'attrice rinuncia alla domanda ( 放弃 请求 ) di imposizione tramite sentenza del Tribunale del Popolo di cancellazione e cessazione dell utilizzo del suddetto dominio da parte della società convenuta. 104

117 Nel caso in ispecie, l attrice ha speso RMB per le spese notarili, RMB per l'acquisto dei beni oggetto della presunta violazione, RMB per le traduzioni e RMB per le spese legali. Spese che ammontano ad un totale di RMB. 5. IN MERITO AL DIRITTO DI MARCHIO VANTATO DA PARTE CONVENUTA Il 14 gennaio 2010 Zhang Qiulong ha ratificato la registrazione del marchio n , classificando gli articoli di abbigliamento come merci di classe 25, che comprende abbigliamento, cappelli, guanti, ecc; il periodo di registrazione è valido fino al 13 gennaio Il 20 ottobre 2011, l'ufficio Marchi ha approvato il certificato di trasferimento del marchio, trasferendo la proprietà del marchio n alla società convenuta. Il 7 agosto 2012 la convenuta ha ratificato la registrazione del marchio "MOCKNEER" n , classificando gli articoli di abbigliamento come merci di classe 25, che comprende abbigliamento, cappelli, guanti, ecc; il periodo di registrazione è valido fino al 8 agosto In corso di causa parte convenuta ha dimesso i seguenti documenti: il certificato di registrazione dei suoi marchi presso altri paesi, il modello di utilità 266 e il brevetto di design 267, il rapporto di valutazione del brevetto di design 268, il disegno preparatorio dei prodotti 269 e i documenti dei progettisti 270, il contratto di compravendita stipulato dalla convenuta per i colli di pelliccia, le cerniere e altri materiali 271, ed infine le prove riguardanti gli screenshot delle pagine web usate dall'attrice. Nel corso del giudizio, la presente Corte ha richiesto all attrice e alla convenuta di presentare le prove relative alle perdite o ai profitti derivanti dalla violazione, tuttavia parte convenuta non ha prodotto prove riguardanti i profitti o le quantità prodotte e vendute dei capi d'abbigliamento. I fatti di cui sopra sono comprovati dai seguenti documenti 272 : i certificati di registrazione dei marchi, i certificati di trasferimento dei marchi, gli atti nn.414 e 415 del 2013, n del 实用新型 (shíyòng xīnxíng), modello di utilità. 外观设计专利证书 (wàiguān shèjì zhuānlì zhèngshū), brevetto di design. 外观设计专利评价报告 (wàiguān shèjì zhuānlì píngjià bàogào), rapporto di valutazione del brevetto di design. 269 产品设计手稿 (chǎnpǐn shèjì shǒugǎo), disegno preparatorio dei prodotti. 270 设计师身份证明 (shèjìshī shēnfèn zhèngmíng), documenti dei progettisti. 271 被告为采购毛领 拉链等原材料签订的购销合同 (bèigào wèi cǎigòu máo lǐng, lāliàn děng yuáncáiliào qiāndìng de gòuxiāo hétóng), contratto di compravendita stipulato dalla convenuta per i colli di pelliccia, le cerniere e altri materiali. 272 以上事实, 有... 证据在案佐证 (Yǐshàng shìshí, yǒu... zhèngjù zài àn zuǒzhèng), i fatti di cui sopra, sono documentati dai documenti. 105

118 2013, n.7008 del 2014, il rapporto rilasciato dal Centro di Ricerca e Informazione della Biblioteca della capitale sulla ricerca da questo condotta, il rapporto rilasciato dal Centro di Ricerca e Tecnologia della Biblioteca Nazionale sulla ricerca da questo condotta, le ricevute, le prove addotte da parte convenuta e le dichiarazioni delle parti 273. La presente Corte ha stabilito quanto segue: 1. RIGUARDO LA LEGGE APPLICABILE L'attuale "Legge Marchi" è in vigore dal 1 maggio L'articolo 9 delle "Interpretazioni su questioni concernenti la giurisdizione e l'applicazione della legge alle controversie in materia di marchi in seguito all'implementazione della Decisione di emendare la Legge Marchi" ( 最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释 ) 274 prevede che, fatta eccezione per le situazioni prescritte altrimenti da queste interpretazioni, quando le cause civili in materia di marchi sono state accettate dalla Corte del Popolo dopo l'entrata in vigore della Decisione che modifica la Legge Marchi, e le azioni si sono verificate prima della sua entrata in vigore, la Corte del Popolo deve applicare la Legge Marchi precedente alla modifica; se, invece, le azioni si sono verificate prima e proseguano dopo la sua entrata in vigore, la Corte del Popolo deve applicare la Legge Marchi successiva alla modifica. Il presente caso è stato accettato il 15 dicembre 2014, quindi dopo l'entrata in vigore della Decisione di emendare la Legge Marchi. Visto che l'adduzione di prove da parte dell'attrice riguardanti violazione del marchio e concorrenza sleale perpetrati dalla convenuta è avvenuta il 10 gennaio 2013, il 4 novembre 2013 e il 15 maggio 2014, al presente caso andrebbe applicata la Legge Marchi antecedente la modifica; tuttavia, dato che la violazione è proseguita anche dopo l'entrata in vigore della modifica alla Legge Marchi, allora si deve applicare la Legge Marchi successiva alla modifica. 2. RIGUARDO AL DIRITTO D USO ESCLUSIVO DELL ATTRICE VANTATO O MENO SUI MARCHI 273 当事人陈述 (Dāngshìrén chénshù), le dichiarazioni delle parti. 274 Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú shāngbiāo fǎ xiūgǎi juédìng shīxíng hòu shāngbiāo ànjiàn guǎnxiá hé fǎlǜ shìyòng wèntí de jiěshì, promulgata dalla Corte Suprema del Popolo il 25 marzo 2013, in vigore dal 1 maggio L art. 9 recita: 除本解释另行规定外, 商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事 案件, 涉及该决定施行前发生的行为的, 适用修改前商标法的规定 ; 涉及该决定施行前发生, 持续到 该决定施行后的行为的, 适用修改后商标法的规定 106

119 In base ai fatti emersi in corso di causa, l'attrice ha il diritto d uso esclusivo dei marchi nn , , G e G991914, attualmente ancora validi; in base al suddetto diritto d uso esclusivo, l'attrice ha il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Per dimostrare che il marchio non è valido, la convenuta si è appellata ai seguenti fatti: per il marchio n l'ufficio Marchi ha emesso due volte nello stesso giorno il certificato di trasferimento del marchio; questo marchio è stato trasferito a due soggetti diversi; la procedura di trasferimento è errata e pertanto tale marchio è invalido. La presente Corte non sostiene la tesi di parte convenuta poiché infondata in diritto. 3. RIGUARDO ALLA VIOLAZIONE O MENO DI PARTE CONVENUTA DEL DIRITTO D'USO ESCLUSIVO DEI MARCHI REGISTRATI DALL'ATTRICE In base a quanto previsto dall'art. 57 della Legge Marchi, i seguenti comportamenti costituiscono violazione del diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato: 275 1) L'utilizzo, senza l'autorizzazione di colui che ha registrato marchio, per lo stesso tipo di merci, di un marchio identico ad un marchio registrato; 2) L'utilizzo, senza l'autorizzazione di colui che ha registrato il marchio, per lo stesso tipo di merci, di un marchio simile a un marchio registrato; o l'utilizzo, senza autorizzazione e per prodotti simili, di un marchio identico o simile ad un marchio di fabbrica registrato, che può essere facilmente confuso; 3) La vendita di beni che violano il diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato. (1) Riguardo al fatto che la società convenuta sia o meno il produttore ed il venditore dei capi d'abbigliamento in questione. Nel caso in ispecie, dapprima parte convenuta ha promosso sul suo sito web l'immagine di un'impresa integrata nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nel marketing relativi al settore dell'abbigliamento, con particolare riferimento ai piumini, e successivamente l'immagine dei prodotti MOCKNER, che si distinguono per il design unico, il taglio di qualità 275 L art. 57 della 商标法 (Shāngbiāo fǎ) recita: 有下列行为之一的, 均属侵犯注册商标专用权 :( 一 ) 未经商标注册人的许可, 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的 ;( 二 ) 未经商标注册人的许可, 在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标, 或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标, 容易导致混淆的 ;( 三 ) 销售侵犯注册商标专用权的商品的 ;( 四 ) 伪造 擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造 擅自制造的注册商标标识的 ;( 五 ) 未经商标注册人同意, 更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的 ;( 六 ) 故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件, 帮助他人实施侵犯商标专用权行为的 ;( 七 ) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的 107

120 superiore e l'utilizzo di tecnologie ingegnose, conferendo a MOCKNER lo status di marchio di lusso dal fascino che non ha eguali. In secondo luogo, l'indirizzo dell'azienda che la convenuta ha inserito nel proprio sito web coincide con l'indirizzo dei marchi registrati a suo nome. Inoltre, sebbene la stessa abbia affermato che il layout del sito e i contenuti visivi siano gestiti una terza parte, non ha tuttavia presentato le prove a sostegno di tale affermazione ed inoltre nel sito è espresso chiaramente che tutti i diritti sono riservati alla società convenuta. In ultimo, nonostante la convenuta non abbia confermato di essere il produttore dei capi d'abbigliamento in questione, non ha ancora una volta presentato documenti riguardanti la loro origine. In sintesi, visto il contratto di compravendita stipulato e presentato dal convenuto per cappelli, cerniere e altri materiali, considerate le due volte in cui l'attrice si è recata presso l'azienda della convenuta per comprare i capi di abbigliamento in questione, e valutato il fatto che negli abiti in questione non sono presenti informazioni relative al produttore, questa Corte ritiene che la convenuta sia il produttore e il rivenditore dei suddetti capi d'abbigliamento. Quest ultima afferma che non è possibile stabilire se sia la stessa o meno il produttore dei capi in questione, la Corte tuttavia non accoglie tale obiezione. (2) Riguardo al fatto che parte convenuta abbia o meno utilizzato lo stesso marchio registrato da parte attrice sullo stesso tipo di prodotti, senza la sua autorizzazione. In base ai fatti emersi in corso di causa, parte attrice possiede il diritto d'uso esclusivo per il marchio n Parte convenuta ha venduto, tramite il sito web " piumini aventi il logo "MONCLER"; inoltre la convenuta riconosce che la registrazione del sito è a nome del rappresentante legale Zhao Peimin. Tuttavia, in difetto di un precedente permesso accordato dall'attrice, la società convenuta, facente capo a quest ultimo, ha utilizzato sui piumini lo stesso marchio registrato dalla Moncler; tale comportamento costituisce violazione del diritto d'uso esclusivo del marchio dell'attrice. (3) Riguardo al fatto che la convenuta abbia utilizzato un marchio simile a quello registrato dall'attrice, senza la sua autorizzazione e sullo stesso tipo di prodotti. Nel caso in ispecie, la società convenuta non ha contestato il fatto che l'attrice, sotto la supervisione di un notaio, ha acquistato i 35 capi d'abbigliamento oggetto della presunta violazione; inoltre la convenuta riconosce che i suddetti capi sono stati venduti dalla sua azienda. Entrambe le parti affermano che sui suddetti articoli vi sono applicati due tipi di 108

121 loghi. Inoltre, nel sito web della convenuta si fa uso di tali loghi. L'attrice ritiene che il logo utilizzato dalla convenuta violi il diritto d'uso esclusivo dei marchi n , , G e G991914; ritiene, in aggiunta, che il logo utilizzato dalla convenuta violi il diritto d'uso esclusivo dei marchi n , e G In base a quanto previsto dall'art. 9 delle "Interpretazioni su diverse questioni concernenti l'applicazione della legge alle controversie civili in materia di marchi" ( 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 ) 276, con marchio simile si intende che il marchio oggetto della presunta violazione sia simile al marchio registrato per forma, pronuncia e significato delle parole, o per composizione e colore del pittogramma, o per somiglianza generale della combinazione di vari elementi, o per somiglianza generale dell'immagine tridimensionale e della combinazione di colori, caratteristiche che possono indurre facilmente il pubblico di riferimento a confondere i produttori della merce o a ritenere che i produttori abbiano un particolare legame con il marchio registrato dall'attrice. i. Riguardo al fatto se il logo utilizzato dalla convenuta violi o meno il diritto d'uso esclusivo dell'attrice per i marchi nn , , G e G Dal confronto del logo con il marchio n MONCLER, e con i marchi nn , G e G991914, risulta che il logo in questione ha la stessa forma del marchio n.g e lo stesso bordo esterno del marchio n.g La figura rappresentata al centro del bordo esterno è molto simile a quella presente nei marchi nn e G Le lettere della scritta MOCKNER sono simili a quelle della scritta dei marchi n MONCLER, nn e G La sola differenza sta, da sinistra verso destra, nelle lettere dalla terza alla quinta; le prime due e le ultime due lettere, invece, sono esattamente le stesse. Inoltre, entrambi sono simili dal punto di vista della pronuncia e non hanno un significato particolare in inglese. In base alle abitudini di lettura dei consumatori cinesi, quando testo e immagine coesistono, il testo normalmente è una parte importante che consente la chiara identificazione del marchio. Quindi, considerando il marchio nel 276 Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú shěnlǐ shāngbiāo mínshì jiūfēn ànjiàn shìyòng fǎlǜ ruògān wèntí de jiěshì, promulgata dalla Corte Suprema del Popolo il 12 ottobre 2002, in vigore dal 16 ottobre dello stesso anno. L art. 9 recita: 商标法第五十二条第 ( 一 ) 项规定的商标相同, 是指被控侵权的商标与原告的注册商 标相比较, 二者在视觉上基本无差别 商标法第五十二条第 ( 一 ) 项规定的商标近似, 是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较, 其文字 的字形 读音 含义或者图形的构图及颜色, 或者其各要素组合后的整体结构相似, 或者其立体形 状 颜色组合近似, 易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有 特定的联系 109

122 complesso, il logo in questione è simile al marchio n MONCLER e ai marchi nn , G e G per quanto riguarda il font, la pronuncia e il significato della scritta, e per la generale combinazione di forme ed elementi; quindi il marchio del convenuto e quelli dell attrice sono marchi simili. Il logo del convenuto e il marchio registrato dall' attrice, utilizzati su piumini e altri capi d'abbigliamento, inducono facilmente il pubblico di riferimento a confondere i produttori delle merci o a pensare che i produttori dei capi del convenuto abbiano un particolare legame con il marchio registrato dall' attrice. Pertanto, la presente Corte accoglie la tesi sostenuta dall attrice, ovvero il fatto che la società convenuta abbia violato il diritto d'uso esclusivo dei marchi nn , , G e G Parte convenuta ritiene che il suo logo e il marchio dell'attrice non sono simili; tuttavia, la presente Corte non condivide nuovamente la difesa della convenuta poiché infondata in fatto e in diritto. ii. Riguardo al fatto se il logo utilizzato dalla convenuta violi o meno il diritto d'uso esclusivo dell'attrice per i marchi nn , e G Come precedentemente detto, il logo "MOCKNER" è simile per font e pronuncia alla scritta MONCLER dei marchi nn , e G Allo stesso tempo, anche l'immagine presente nel logo è simile a quella all'interno del bordo esterno dei marchi nn e G In base alle abitudini di lettura dei consumatori cinesi, "MOCKNER" è la parte che consente la chiara identificazione del marchio. Per cui, il logo in questione e i marchi nn , e G costituiscono marchi simili. La società ha utilizzato il suo logo per pubblicizzare i suoi capi d'abbigliamento sul suo sito web e ha inoltre applicato il logo sui capi stessi; questo comportamento ha condotto facilmente il consumatore a ritenere che vi fosse un qualche legame tra i produttori di quei capi e l'attrice, comportando quindi un errore di identificazione del produttore di quegli abiti. Pertanto, la presente Corte accoglie nuovamente la tesi dell attrice ovvero che la convenuta ha violato il diritto d'uso esclusivo dei marchi nn , e G utilizzando il logo nel sito e applicandolo sui capi d'abbigliamento. La convenuta ritiene che il suo logo e il marchio dell'attrice non siano simili; tuttavia, la presente Corte non condivide la difesa di parte convenuta poiché infondata in fatto ed in diritto. La società convenuta afferma che l'utilizzo del proprio marchio registrato non costituisce violazione del diritto d'uso esclusivo del marchio registrato dall'attrice. A tal riguardo, la presente Corte ritiene che vi sia una differenza tra il marchio registrato che la convenuta afferma di aver utilizzato e il logo effettivamente utilizzato dalla stessa, e non può quindi 110

123 attestare che la convenuta abbia realmente utilizzato il marchio dalla stessa registrato; pertanto, la presente Corte non sostiene ancora una volta la difesa di parte convenuta poiché infondata in fatto e in diritto. 4. RIGUARDO AL FATTO CHE LA CONVENUTA ABBIA O MENO COMMESSO AZIONI DI CONCORRENZA SLEALE L'art. 4 delle "Interpretazioni riguardanti l'applicazione delle leggi nei processi civili in materia di domini internet" ( 最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 ) 277 prevede che, in tali processi, i Tribunali del Popolo debbano dichiarare colpevole di violazione dei diritti e concorrenza sleale il convenuto che ha registrato e utilizzato il dominio quando si verificano tutte le seguenti condizioni: 1. La richiesta dell'attore di tutelare i suoi diritti e interessi civili è lecita; 2. Il domain name o una parte rilevante di esso riproduce, imita, traduce o traslittera il marchio notorio dell'attore; oppure è uguale o simile al marchio registrato dall'attore o al suo domain name, a tal punto da condurre il consumatore ad un errore di identificazione; 3. Il convenuto non ha né diritti né interessi sul dominio o una parte rilevante di esso, e non ha neppure ragionevoli motivi per registrare e utilizzare tale dominio; 4. Il convenuto ha registrato e utilizzato il dominio in malafede. Nel caso in ispecie, i marchi dell'attrice n "MONCLER", nn e G991914, legalmente validi, sono tutelati dalla legge. "MONCLER", la parola contenuta nei suddetti marchi, è la parte identificativa del marchio, oltre ad essere la denominazione sociale della società attrice. Il dominio " è stato registrato dal rappresentante legale della convenuta, Zhao Peimin, ed è stato effettivamente utilizzato dalla stessa. La parte rilevante di tale dominio è "mockner" che, come detto in precedenza, è simile alla parte 277 Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú shěnlǐ shèjí jìsuànjī wǎngluò yùmíng mínshì jiūfēn ànjiàn shìyòng fǎlǜ ruògān wèntí de jiěshì, promulgata dalla Corte Suprema del Popolo il 26 giugno 2001, in vigore dal 24 luglio dello stesso anno. L art. 4 recita: 人民法院审理域名纠纷案件, 对符合以下各项条件的, 应当认定被告注册 使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争 :( 一 ) 原告请求保护的民事权益合法有效 ;( 二 ) 被告 域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制 模仿 翻译或音译 ; 或者与原告的注册商标 域名 等相同或近似, 足以造成相关公众的误认 ;( 三 ) 被告对该域名或其主要部分不享有权益, 也无注 册 使用该域名的正当理由 ; ( 四 ) 被告对该域名的注册 使用具有恶意 111

124 identificativa dei tre suddetti marchi dell'attrice, "MONCLER", a tal punto da condurre il consumatore ad un errore di identificazione. Parte convenuta non ha né diritti né interessi sul dominio, e non ha neppure ragionevoli motivi per registrarlo e utilizzarlo. Ancor più importante, attraverso il suddetto dominio la convenuta ha deliberatamente venduto piumini aventi il logo "MONCLER" dell'attrice, e si può quindi asserire con certezza che il convenuto abbia utilizzato in malafede il suddetto dominio. Pertanto, la presente Corte accoglie la tesi dell attrice, in quanto utilizzando il dominio la società convenuta ha commesso azioni di concorrenza sleale. Quest ultima sostiene che l'utilizzo del dominio non costituisce azioni di concorrenza sleale, tuttavia la presente Corte non sostiene la tesi di parte convenuta poiché infondata in fatto e in diritto. 5. RIGUARDO LA DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL RISARCIMENTO In base a quanto previsto dall'art. 63 della Legge Marchi 278, l'importo del risarcimento per i danni causati dalla violazione del marchio registrato sarà determinato in base alle perdite effettive subite dal titolare del marchio e dovute alla violazione stessa; ove sia difficile determinare la perdita effettiva, questa può altresì essere determinata in conformità con i profitti ottenuti dal convenuto grazie all azione illecita. Ove non sia possibile ottenere dati relativi alle perdite del titolare e ai profitti del convenuto, l importo verrà quantificato assumendo come parametro l entità della licenza che sarebbe stata corrisposta nel caso in cui il convenuto avesse legittimamente usato il marchio del titolare e definendo il danno come un valore multiplo rispetto a tale license fee. Qualora la violazione sia perpetrata in malafede e in presenza di gravi circostanze, l importo del risarcimento dovrà ammontare fino a tre volte il valore del danno ordinario. L importo dovrà anche comprendere le spese ragionevolmente sostenute dal titolare per porre fine alla violazione in atto. Qualora le prove addotte dall attore non siano sufficienti, e i libri contabili e altre prove relative all azione illecita 278 L art. 63 recita: 第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额, 按照权利人因被侵权所受到的实际损失确 定 ; 实际损失难以确定的, 可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定 ; 权利人的损失或者侵权人获 得的利益难以确定的, 参照该商标许可使用费的倍数合理确定 对恶意侵犯商标专用权, 情节严重 的, 可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额 赔偿数额应当包括权利人为 制止侵权行为所支付的合理开支 人民法院为确定赔偿数额, 在权利人已经尽力举证, 而与侵权行为相关的账簿 资料主要由侵权人 掌握的情况下, 可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿 资料 ; 侵权人不提供或者提供虚假的 账簿 资料的, 人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额 权利人因被侵权所受到的实际损失 侵权人因侵权所获得的利益 注册商标许可使用费难以确定的, 由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿 112

125 siano sotto il controllo del convenuto, per determinare i danni la Corte può ordinare a quest ultimo di consegnare i libri contabili e altre prove relative ai profitti ottenuti. Qualora il convenuto si rifiuti di consegnare i suddetti materiali o ne presenti di falsi, la Corte può determinare l ammontare del danno in base alle prove fornite dal titolare. Qualora sia difficile determinare le perdite subite dal titolare, i profitti ottenuti dal convenuto e il canone di concessione del marchio registrato, la Corte dovrà garantire un risarcimento non superiore a 3 milioni di RMB. Nel caso in ispecie, parte attrice non ha prodotto prove a sostegno delle perdite reali dovute alla violazione. Parte convenuta, d'altra parte, non ha a sua volta fornito prove che dimostrino i profitti ottenuti dalla violazione, le quantità prodotte o l'ammontare delle vendite; inoltre non si è potuto utilizzare come riferimento nessun canone di concessione del marchio. La presente Corte ha pertanto determinato l'importo del risarcimento in base alle circostanze delle violazioni qui discusse. Nel determinare tale importo, la presente Corte ha considerato attentamente i seguenti elementi: 1. Sulla base dei fatti emersi in corso di causa, il marchio dell attrice gode di un elevata notorietà; 2. Il sito web della società convenuta mostrava prodotti aventi lo stesso marchio dell'attrice, "MONCLER"; 3. Come produttore dei capi d'abbigliamento del caso in ispecie, tramite il proprio sito web la società convenuta ha violato il marchio, invitato e reclutato agenti per lungo tempo; 4. La convenuta non ha inserito di proposito, all interno dei suoi capi d abbigliamento, l'etichetta indicante il produttore, violazione chiaramente commessa in malafede che ha causato gravi conseguenze; 5. Il prezzo degli abiti prodotti e venduti dal convenuto è piuttosto elevato; 6. La convenuta non ha fornito prove riguardo i profitti dovuti alla violazione, né dati sulle quantità prodotte e vendute. Dopo aver attentamente considerato i suddetti elementi, la presente Corte accoglie la richiesta avanzata da parte attrice e obbliga parte convenuta a versare un risarcimento pari a RMB per le perdite economiche da essa causate. Inoltre, la stessa dovrà risarcire la somma di RMB per le spese sostenute da parte attrice per interrompere la violazione. La presente Corte non accoglie la contestazione della convenuta riguardante la richiesta di un risarcimento eccessivamente esoso. 113

126 Visto che entrambe le parti hanno confermato che il dominio " non è più in uso, l'attrice ha quindi ritenuto di non dare più seguito alla richiesta formulata in precedenza al Tribunale del Popolo, circa la cancellazione e l interruzione dell utilizzo del dominio stesso, nonché quella relativa all interruzione del plagio e della copia delle merci dalla stessa progettate; la presente Corte non ha obiezioni a riguardo. Riepilogando, ai sensi dell'art. 134 co.1 (1) e (7), e co.2 dei Principi Generali di Diritto Civile 279, e secondo quanto previsto dall'art. 57 (1), (2) e (3), e dall'art. 63 della Legge Marchi, la presente Corte statuisce quanto segue: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente sentenza, la società convenuta Beijing Nuoyakate Garment Co. Ltd deve immediatamente interrompere la violazione del diritto d'uso esclusivo dell'attrice sui marchi n "MONCLER", nn , G e G Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente sentenza, la società convenuta Beijing Nuoyakate Garment Co. Ltd deve risarcire l'attrice Moncler S.p.A. delle perdite economiche e delle ulteriori spese alla stessa causate, per un importo totale pari a di RMB. Se la convenuta non adempirà ai doveri nei tempi previsti dalla presente sentenza, si applicherà quanto previsto dall'art. 253 del Codice di Procedura Civile 280 : la convenuta dovrà pagare il doppio degli interessi sul debito accumulato durante il ritardo. Le spese processuali per questa causa ammontano a RMB e dovranno essere poste a carico della società convenuta Beijing Nuoyakate Garment Co. Ltd (entro 7 giorni dall'entrata in vigore di questa sentenza). Se si rifiuta l esecuzione di questa sentenza, l'attrice Moncler S.p.A. potrà, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, sporgere reclamo a questa Corte, mentre la società convenuta Beijing Nuoyakate Garment Co. Ltd potrà farlo entro 15 giorni dalla suddetta data. 279 中华人民共和国民法通则, Principi Generali di Diritto Civile (1986). L articolo 134 prescrive; 承担民事责 任的方式主要有 :( 一 ) 停止侵害 ;( 七 ) 赔偿损失 ;[ ] 以上承担民事责任的方式, 可以单独适用, 也可以合并适用. The main methods of bearing civil liability shall be: (1) cessation of infringements; (7) compensation for losses. The above methods of bearing civil liability may be applied exclusively or concurrently. Per il testo in cinese si veda per la traduzione in inglese (consultati il 26/01/2017). 280 Il Codice di Procedura Civile è stato emanato dall Assemblea Nazionale del Popolo il 31 agosto 2012 ed è in vigore dal 1 gennaio L art. 253 recita: 被执行人未按判决 裁定和其他法律文书指定的期间履行 给付金钱义务的, 应当加倍支付迟延履行期间的债务利息 114

127 I duplicati saranno emessi in base al numero delle parti in causa. Il ricorso in appello sarà dinanzi la Corte Superiore del Popolo di Pechino, R.P.C. Presidente del Collegio Jiāng Jiànzhōng Giudice Lǐ Yànróng Giudice Sī Pǐnhuá Assistente del Giudice Lǐ Zhūjiāng Cancelliere Léi Yáng Data 23 Aprile

128 3.3 Commento traduttologico Durante la traduzione della sentenza, sono state riscontrate alcune difficoltà relative alle differenze che intercorrono tra la legislazione e il sistema giuridico dei due paesi, Italia e Cina. È soprattutto grazie alla lettura di testi parelleli, quali sentenze di argomento simile, che si è riusciti a produrre un metatesto di facile fruizione da parte del lettore target. Le difficoltà incontrate, comunque, non sono state così numerose da rappresentare un limite alla traduzione; si è optato, tuttavia, per inserire un breve commento traduttologico a fine lavoro per motivare alcune scelte traduttive compiute, per quanto riguarda soprattutto la sintassi e il linguaggio, sperando così che questo lavoro possa essere una base di studi futuri sull argomento. Si segnala, inoltre, il volume Atti del processo civile italiano. Traduzione in cinese e commento traduttologico 281 della collana Quaderni GMG, che è stato consultato per la redazione del presente commento e che affronta la traduzione dall italiano al cinese di diversi atti del processo civile italiano. Cosa, quindi, si è cercato di fare nella fase preliminare della traduzione? Innanzitutto, delinearne l obiettivo: trasmette, cioè, il contenuto del testo di partenza (prototesto) al lettore target, cercando di mantenere il già analizzato stile delle sentenze civili cinesi. Una prima differenza è stata riscontrata nell assenza, nel prototesto, della chiara divisione in fatto e in diritto, differenza che è stata mantenuta nel teso di arrivo (metatesto). Altre volte, tuttavia, si è ritenuta la struttura del prototesto poco chiara per il lettore target, e si sono pertanto applicate modifiche per rendere il testo chiaro e distinguibile nell immediato. Ad esempio, nell argomentare le posizioni delle parti o la decisione della Corte, il prototesto ha fatto uso di elenchi puntati senza andare a capo, soluzione che è stata invece preferita nel metatesto: si veda, già in apertura, la dichiarazione di difesa della convenuta. Sempre per quanto concerne gli elenchi, come sappiamo, i segni di interpunzione cinesi sono uguali, a livello grafico, a quelli italiani, ad eccezione della virgola a goccia. Quali scelte sono state adottate in questo caso? Principalmente, in presenza di lunghi elenchi separati dalla suddetta virgola, si è fatto ricorso ai due punti e alla normale virgola; in altri casi, meno ricorrenti, si è fatto ricorso ad una congiunzione copulativa. 281 D ATTOMA S., MANNONI M. (a cura di, Atti del processo civile italiano. Traduzione in cinese e commento traduttologico, vol. 1, collana Quaderni GMG, Cafoscarina, Venezia,

129 2010 年 3 月 28 日, 蒙克雷尔有限公司获得第 号 "MONCLER" 商标的专用权, 该商标核定使用在第 25 类服装 鞋 帽 男式外衣 女式外衣等商品上, 注册有效期限至 2020 年 3 月 27 日止 Il 28 marzo 2010 Moncler ha ottenuto il diritto d uso esclusivo del marchio n "MONCLER ; il suddetto marchio è stato classificato nella classe merceologica 25, che comprende: abbigliamento, calzoleria, cappelli, giacche da uomo e da donna, ecc. La registrazione è valida fino al 27 marzo Per quanto riguarda i segni di interpunzione e la divisione dei periodi, in molti casi si è scelto di dividere i lunghi e complessi periodi cinesi in più frasi in italiano separate da punteggiatura come punti (1), virgole (2), due punti (3) e punti e virgola (4), oppure utilizzando una relativa. Vediamo alcuni esempi: 被告也未举证证明其因侵权所获得的利益或者其生产 销售服装的数量, 亦无许可费可以作为参照, 故本院将根据侵权行为的情节决定本案的赔偿数额 Parte convenuta, d'altra parte, non ha a sua volta fornito prove che dimostrino i profitti ottenuti dalla violazione, le quantità prodotte o l'ammontare delle vendite (4); inoltre non si è potuto utilizzare come riferimento nessun canone di concessione del marchio (1). La presente Corte ha pertanto determinato l'importo del risarcimento in base alle circostanze delle violazioni qui discusse. In questo primo caso si è utilizzato un punto e virgola (4) e un punto (1) per suddividere il lungo periodo e alleggerire nel complesso il testo. Nell esempio successivo, invece, si è rispettata la punteggiatura già presente, aggiungendo una virgola (2) e i due punti (3) 年 1 月 10 日, 原告的委托代理人在北京市长安公证处公证员的监督下, 使用公证处的电脑, 接入互联网, 进入 " 网站首页, 在 " 请输入英文域名 " 处输入 "mockner.com" 后, 页面显示 "mockner.com"( 已被注册 ) Il 10 gennaio 2013, il procuratore nominato dall attrice ha utilizzato (2), sotto la supervisione del notaio presente nello studio notarile Changan di Pechino, il computer dell'ufficio per accedere all'homepage del sito " e, dopo aver inserito "mockner.com" dove il sito chiedeva "prego inserire il domain name in inglese", la pagina ha mostrato il risultato "mockner.com" (3): il sito era, quindi, già registrato. 117

130 Un ulteriore aspetto che ha richiesto modifiche sintattiche, al fine di rendere il metatesto più scorrevole e i periodi più leggeri, riguarda l omissione delle numerose ripetizioni: queste, in cinese, sono accettate in quanto aiutano a rendere i concetti molto chiari, non comportando ad esempio la confusione dell oggetto della frase. In italiano le ripetizioni sono obsolete e ridondanti, con l effetto di appesantire il testo; per questo motivo sono state omesse, come in questo caso: 如不服本判决, 原告蒙克雷尔股份公司可在判决书送达之日起三十日内, 被告北京诺雅卡特服装有限公司可在判决书送达之日起十五日内, 向本院递交上诉状... Se si rifiuta l esecuzione di questa sentenza, l'attrice Moncler S.p.A. potrà, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, sporgere reclamo a questa Corte, mentre la società convenuta Beijing Nuoyakate Garment Co. Ltd potrà farlo entro 15 giorni dalla suddetta data. Per quanto riguarda gli aspetti linguistici, come sottolinea Cao, «a basic linguistic difficulty in legal translation is the absence of equivalent terminology across different languages» 282. Al fine di reperire i corretti traducenti, quindi, prima ancora di ricorrere a dizionari cartacei ed elettronici, e alla consulenza di giuristi e madrelingua cinesi, si sono letti diversi testi paralleli di sentenze civili italiane sulla stessa materia per prendere familiarità e dimestichezza con tale linguaggio giuridico. Una delle prime problematiche affrontate è stata individuare i corretti traducenti dei termini 原告 (yuángào) e 被告 (bèigào), le due parti di un processo. Per quanto riguarda il primo termine, le possibili soluzioni erano querelante, ricorrente, accusatore e attore, mentre per il secondo termine imputato, accusato e convenuto. Quale soluzione adottare? A seguito della lettura di testi paralleli, si è riscontrato che i termini generalmente utilizzati sono attore e convenuto, e si è pertanto proceduto con questa soluzione. Inoltre, di norma i testi giuridici, proprio per la loro natura di testi settoriali, fanno uso di vocaboli tecnici con significati caratteristici, quindi anche parole comuni ma con un differente significato, adatto specialmente alla sfera giuridica. Un esempio è rappresentato dal termine 保护 (bǎohù) che normalmente significa protezione, proteggere, ma che si è scelto di tradurre con il termine tutela in modo da non perdere la carica semantica relativa alla sfera giuridica, come in questo caso: 282 CAO D, Translating Law, Clevedon, Multilingual Matters LTD, 2007,p

131 原告的第 号 MONCLER 商标 第 为合法有效商标, 受到法律保护 Nel caso in ispecie, i marchi dell'attrice n "MONCLER", n., legalmente validi, sono tutelati dalla legge. In altri casi, invece, si è fatto uso di termini di uso comune, ma con un accezione arcaica, ed è il caso, ad esempio, di 该 (gāi), generalmente utilizzato come verbo, è stato più volte utilizzato nella sua forma aggettivale con significato di suddetto : 更重要的是, 被告在该域名的网站上公开销售带有原告 "MONCLER" 商标标识的羽绒服商品, 据此可以认定被告对该域名的使用具有恶意 Ancor più importante, attraverso il suddetto dominio la convenuta ha deliberatamente venduto piumini aventi il logo "MONCLER" dell'attrice, e si può quindi asserire con certezza che il convenuto abbia utilizzato in malafede il suddetto dominio. Infine, i testi delle sentenze cinesi fanno ampio uso di locuzioni standard, che hanno richiesto particolare attenzione in fase di traduzione, per renderle chiare al lettore target: 依法组成议庭, in composizione collegiale ; 公开开庭审理了本案, dichiarare pubblicamente aperta l udienza del caso ; 的行为不组成商标侵权, (una certa azione) non costituisce violazione del marchio ; 并无事实支持, non ci sono fatti che supportano una certa tesi, affermazione, è infondato in fatto ; 无法律及事实依据, è infondato in fatto e in diritto ; 请求人民法院驳回原告的诉讼请求, chiedere al Tribunale del Popolo di rigettare le domande formulate da parte attrice ; 获得 商标的专用权, ottenere il diritto d uso esclusivo (di un marchio); 商标转让给, trasferire la proprietà del marchio a ; 原告放弃请求人民法院判令被告注销并停止使用上述域名的主张, l'attrice rinuncia alla domanda ( 放弃请求 ) di imposizione tramite sentenza del Tribunale del Popolo di cancellazione e cessazione dell utilizzo del suddetto dominio da parte della società convenuta Nel rinunciare alle domande (ovvero rinuncia all azione), l attore si preclude la possibilità di proporre successivamente la stessa domanda in sede giudiziale. Cfr.D ATTOMA S., MANNONI M. (a cura di), Atti del processo civile italiano, Quaderni GMC, vol. 1, Cafoscarina, Venezia, 2016, p

132 3.4 Glossario della sentenza Pinyin Caratteri Traduzione Bèigào 被告 parte convenuta Biàn chēng 辩称 Sostenere Bóhuí 驳回 Rigettare Bù zhèngdàng jìngzhēng 不正当竞争 concorrenza sleale Chǎnpǐn shèjì shǒugǎo 产品设计手稿 disegno preparatorio Chénshù 陈述 accusa / asserzione Chéng héyìtíng 成合议庭 in composizione collegiale Dāngshìrén 当事人 parti (in un processo) Fǎdìng dàibiǎo rén 法定代表人 rappresentante legale Gōngzhèng shū 公证书 certificato / attestato / atto Gōngzhèng yuán 公证员 notaio Gòuxiāo hétóng 购销合同 contratto di compravendita Guójiā gōngshāng háng zhèng guǎnlǐ zǒngjú 国家工商行政管理总局 Amministrazione Statale dell'industria e del Commercio (SAIC) Jiūfēn 纠纷 controversia Jǔzhèng 举证 fornire le prove Pànlìng 判令 emettere un verdetto, una sentenza; condannare Péicháng shù'è 赔偿数额 ammontare del risarcimento Qǐyè míngchēng 企业名称 denominazione sociale Qīnhài shāngbiāo quán 侵害商标权 violazione del marchio 120

133 Qīnquán 侵权 violazione del diritto Qīnquán xíngwéi 侵权行为 atto (o azione) illecito Shāngbiāo dì wài quān 商标的外圈 bordo del marchio Shāngbiāo zhuǎnràng zhèngmíng 商标转让证明 certificato di trasferimento del marchio Shàngsù 上诉 appello / ricorrere in appello Shěnlǐ 审理 processo Shíyòng xīnxíng 实用新型 modello di utilità Sù 诉 accusare / citare in giudizio Sùsòng 诉讼 procedimento / processo Tíchū fùběn 提出副本 emettere un duplicato Tíqǐ sùsòng 提起诉讼 fare / intentare causa Wàiguān shèjì zhuānlì zhèngshū 外观设计专利证书 brevetto di design Wěituō dàilǐ rén 委托代理人 procuratore nominato Xǔkě fèi 许可费 canone di concessione (licence fee) Yuángào 原告 parte attrice Yùmíng 域名 dominio Zhīmíngdù 知名度 grado di notorietà Zhuānyòng quán rén 专用权人 proprietario esclusivo Zhùcè rén 注册人 richiedente (la registrazione) Zhǔguān èyì 主观恶意 agire in malafede 121

134 Conclusioni Attraverso questo elaborato si sono studiati due fenomeni al centro dell evoluzione giuridica della Cina, evoluzione che ha avuto nell entrata nella WTO un punto di svolta. I fenomeni della violazione del diritto di marchio ( 侵害商标权, qīnhài shāngbiāo quán) e della contraffazione ( 伪造, wěizào) sono stati, e lo sono ancora, al centro di numerosi dibattiti internazionali. Tramite queste pagine, si è cercando pertanto di mettere in luce i passi avanti compiuti dalla RPC nel migliorare la definizione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riguardo per la normativa sui marchi industriali. Al fine di comprendere questi fenomeni, anche alla luce della recente riforma della Legge sui Marchi, si è inoltre tradotta la sentenza resa dalla Corte Specializzata in Proprietà Intellettuale di Pechino riguardo al procedimento civile cui ha preso parte la nota azienda italo-francese, Moncler, ricorsa in giudizio contro l all azienda cinese 京诺雅卡特服装有限公司, Beijing Nuoyakate Garment Co. Ltd, nel dicembre Per la traduzione della sentenza è stato quindi fondamentale e imprescindibile lo studio e l analisi del contesto economico, sociale e culturale svolti nel primo capitolo. In questo si è tracciata, pertanto, l evoluzione del concetto di proprietà intellettuale nella RPC, con particolare attenzione alle modifiche apportate alla normativa sui marchi. Si è sottolineata la mancanza, fino alla fine degli anni 70, di strumenti normativi a tutela della proprietà intellettuale. Alla prima Legge sui Marchi del 1982, sono seguite due principali modifiche: la prima nel 2001, in vista dell adesione della Cina alla WTO, e la seconda, del 2014, per sottolineare gli sforzi del Governo in questo settore. Si è quindi sottolineato, attraverso questa evoluzione cronologica della normativa sui marchi, il processo che la Cina ha affrontato, e lo sta ancora facendo, in cui i legislatori hanno cercato di costruire un sistema giuridico moderno. È da rilevare che tale evoluzione, sebbene si sia verificata tardi rispetto ai paesi occidentali, è stata però molto veloce ed immediata, a dimostrare, ancora una volta, la volontà del governo cinese di conformarsi agli standard internazionali ed integrarsi a livello globale. Le vicende riguardanti la proprietà intellettuale sono state tra le più rappresentative di questo momento storico, per questo si è sottolineata l importanza dell istituzione delle Corti Specializzate in Proprietà Intellettuale presso i tribunali di Pechino, Guangdong e Shanghai, che ha comportato: maggiore competenza da parte dei giudici con conseguenti giudizi più coerenti e trasparenti; migliore efficacia ed efficienza dei procedimenti giudiziari, che si traduce in un risparmio di tempo e denaro; infine, maggiore indipendenza delle corti dovuta alla migliore preparazione dei giudici. 122

135 Nel secondo e terzo capitolo ci si è soffermati sul caso oggetto dell elaborato e si è messa in luce una delle più rappresentative modifiche apportate alla Legge Marchi, ossia l incremento del quantum risarcitorio da RMB a RMB. Abbiamo sottolineato come la decisione della Corte, ovvero l aver comminato alla società convenuta Nuoyakate il massimo della pena pecuniaria, sia stata un importante segnale che il governo cinese ha lanciato alle imprese straniere: la volontà di cancellare il passato di una Cina come patria dei favoritismi locali, e quindi di scrivere un presente e un futuro di un paese che sta procedendo sempre più speditamente verso una tutela maggiormente trasparente dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare delle parti straniere. Tutela che si esperisce anche mediante la pubblicazione di raccolte di sentenze civili, utili strumenti per i giudici, voluto dalla Corte Suprema del Popolo allo scopo di attuare il principio della trasparenza dei processi, standardizzare la pubblicazione on-line delle sentenze emesse dai tribunali, promuovere la giustizia e accrescere la credibilità della magistratura. La traduzione della sentenza, con il relativo commento traduttologico, sono stati prodotti con lo scopo di rappresentare un riferimento per gli studi futuri in questa materia. 123

136 Appendice I Marchi Coinvolti 第 号 "MONCLER" 商标 第 号商标 第 G 号商标 第 G 号商标 124