聖島智產權實務報導

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1 聖 島 國 際 智 慧 財 產 權 實 務 報 導 聖 島 國 際 法 律 事 務 所 INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS 17 卷 2 期 2015 年 2 月 本 期 報 導 標 題 : 從 美 國 法 院 適 用 專 利 法 271 (a) 觀 點 簡 論 方 法 專 利 之 境 外 使 用 效 果 近 年 來, 由 於 智 慧 型 手 機 的 普 遍 化, 相 關 應 用 程 式 所 提 供 的 各 式 服 務 亦 隨 之 蓬 勃 發 展, 鑒 於 應 用 程 式 所 帶 來 的 龐 大 商 機, 除 透 過 既 有 的 著 作 權 對 其 程 式 碼 進 行 保 護 外, 各 軟 體 開 發 業 者 為 保 護 其 程 式 所 揭 露 的 相 應 構 想, 亦 紛 紛 對 其 應 用 程 式 申 請 專 利, 而 欲 對 軟 體 程 式 之 構 思 源 頭 演 算 法 (algorithm) 進 行 專 利 上 之 保 護 即 非 方 法 專 利 莫 屬 然 而, 在 方 法 專 利 之 使 用 侵 權 型 態 上, 亦 面 臨 如 物 品 專 利 跨 國 分 工 製 造 組 裝 等 侵 權 與 否 問 題, 亦 即 軟 體 開 發 業 者 與 世 界 各 國 合 作 夥 伴 相 互 分 享 資 源 分 工 合 作 之 模 式, 是 否 發 生 侵 害 一 於 某 國 家 取 得 方 法 專 利 權 之 爭 議, 例 如 Google 公 司 於 2013 年 12 月 底 在 台 灣 ( 彰 化 縣 彰 濱 工 業 區 ) 正 式 啟 用 的 資 料 伺 服 中 心, 即 考 量 台 灣 的 能 源 及 人 力 成 本 資 訊 傳 輸 效 率 等 因 素 而 將 其 提 供 亞 太 區 的 資 訊 搜 尋 服 務 資 料 庫 建 置 於 台 灣, 因 此, 當 一 台 灣 使 用 者 連 結 Google 的 搜 尋 網 頁 進 行 關 鍵 字 查 詢 時, 即 可 能 發 生 Google 搜 尋 引 擎 對 其 鍵 入 關 鍵 字 的 解 析 與 判 讀 係 產 生 於 海 外 的 運 算 伺 服 器, 但 所 獲 尋 而 呈 現 的 檢 索 資 料 可 能 是 由 建 置 於 台 灣 的 資 料 伺 服 中 心 所 提 供, 如 此 一 來, 倘 一 台 灣 的 方 法 專 利 權 人 指 控 Google 公 司 之 搜 尋 引 擎 技 術 係 侵 害 其 專 利 時, 恐 面 臨 當 一 方 法 專 利 之 部 分 步 驟 係 執 行 於 境 外 時, 究 生 方 法 專 利 之 使 用 侵 權 與 否 爭 議 就 筆 者 目 前 所 知, 類 此 問 題 於 我 國 司 法 實 務 上 似 未 有 指 標 性 的 一 致 見 解, 因 此, 以 下 將 針 對 美 國 司 法 實 務 之 相 關 見 解 進 行 介 紹, 並 分 享 目 前 在 中 華 人 民 共 和 國 ( 下 稱 中 國 ) 一 則 備 受 矚 目 且 與 本 文 所 涉 爭 議 相 關 之 案 例 申 請 人 之 不 正 行 為 致 使 專 利 權 不 能 執 行 由 Apotex Inc. v. UCB, Inc. 案 談 起 在 美 國 的 專 利 制 度 中, 專 利 申 請 人 於 申 請 專 利 時, 負 有 公 正 (candor) 及 善 意 (good faith) 之 義 務, 必 須 將 所 知 悉 的 關 於 申 請 案 之 可 專 利 性 的 實 質 重 要 資 訊 呈 報 給 專 利 商 標 局 ( 以 下 簡 稱 PTO) 一 旦 違 反, 往 後 專 利 權 人 在 侵 權 訴 訟 中 主 張 專 利 權 時, 被 控 侵 權 人 可 能 會 提 出 專 利 權 人 存 在 不 正 行 為 (inequitable conduct) 的 抗 辯 不 正 行 為 是 專 利 侵 權 訴 訟 中 常 見 的 抗 辯 手 法, 一 旦 成 立 後 將 導 致 專 利 權 不 能 執 行 (unenforceable) 的 嚴 重 後 果 因 此, 專 利 申 請 人 應 充 分 瞭 解 並 避 免 涉 及 任 何 不 正 行 為, 以 免 在 取 得 專 利 權 後 因 本 身 的 不 正 行 為 而 在 專 利 侵 權 訴 訟 中 被 認 定 無 法 執 行 專 利 權 Saint-Island International Patent & Law Offices

2 從 美 國 法 院 適 用 專 利 法 271 (a) 觀 點 簡 論 方 法 專 利 之 境 外 使 用 效 果 歐 政 儒 律 師 壹 前 言 美 國 專 利 法 35 U.S.C. 271 (a)( 下 稱 271 (a)) 規 定 : 除 本 法 另 有 規 定 外, 於 專 利 權 存 續 期 間, 未 經 許 可 於 美 國 境 內 製 造 使 用 要 約 銷 售, 或 銷 售 已 獲 准 專 利 之 發 明 產 品, 或 將 該 專 利 產 品 由 外 國 輸 入 至 美 國 境 內, 即 屬 侵 害 專 利 權 ( 註 1) 然 而, 有 鑒 於 現 今 商 品 製 造 的 細 緻 化 分 工 化, 許 多 商 品 業 者 可 能 基 於 製 造 成 本 考 量, 或 甚 而 仰 賴 外 國 代 工 廠 的 精 密 製 程 絕 佳 良 率, 而 將 其 商 品 之 各 部 零 件 委 由 國 外 代 工 業 者 協 助 生 產 製 造 後, 始 將 該 等 零 件 輸 回 該 業 者 所 在 地 組 裝 而 販 售 ; 因 此, 亦 衍 生 出 一 涉 及 物 品 專 利 的 商 品, 於 境 外 生 產 製 造 其 主 要 零 件 或 部 分 零 件, 並 於 境 外 組 裝 或 於 輸 入 境 內 組 裝 等 行 為, 是 否 構 成 271 (a) 之 侵 害 專 利 權 態 樣, 以 及 前 述 爭 議 所 涉 及 的 管 轄 權 爭 議 等 問 題, 關 於 此 類 探 討, 美 國 司 法 實 務 已 作 出 許 多 相 關 判 決, 本 刊 亦 有 數 篇 文 章 論 及, 例 如 由 Microsoft Corp. v. AT&T Corp. 案 論 美 國 專 利 法 第 271(f) 條 之 適 用 ( 註 2) 美 國 專 利 法 第 271(f) 條 與 方 法 專 利 之 適 用 問 題 簡 述 ( 註 3), 及 論 專 利 之 使 用 侵 權 責 任 ( 註 4) 等 文 因 此, 筆 者 對 於 物 品 ( 含 系 統 ) 專 利 於 境 外 實 施 之 效 力 即 不 再 贅 述 惟 近 年 來, 由 於 智 慧 型 手 機 的 普 遍 化, 相 關 應 用 程 式 所 提 供 的 各 式 服 務 亦 隨 之 蓬 勃 發 展, 鑒 於 應 用 程 式 所 帶 來 的 龐 大 商 機, 除 透 過 既 有 的 著 作 權 對 其 程 式 碼 進 行 保 護 外, 各 軟 體 開 發 業 者 為 保 護 其 程 式 所 揭 露 的 相 應 構 想, 亦 紛 紛 對 其 應 用 程 式 申 請 專 利, 而 欲 對 軟 體 程 式 之 構 思 源 頭 演 算 法 (algorithm) 進 行 專 利 上 之 保 護 即 非 方 法 專 利 莫 屬 然 而, 在 方 法 專 利 之 使 用 侵 權 型 態 上, 亦 面 臨 如 前 開 物 品 專 利 跨 國 分 工 製 造 組 裝 等 侵 權 與 否 問 題, 亦 即 軟 體 開 發 業 者 與 世 界 各 國 合 作 夥 伴 相 互 分 享 資 源 分 工 合 作 之 模 式, 是 否 發 生 侵 害 一 於 某 國 家 取 得 方 法 專 利 權 之 爭 議, 例 如 Google 公 司 於 2013 年 12 月 底 在 台 灣 ( 彰 化 縣 彰 濱 工 業 區 ) 正 式 啟 用 的 資 料 伺 服 中 心, 即 考 量 台 灣 的 能 源 及 人 力 成 本 資 訊 傳 輸 效 率 等 因 素 而 將 其 提 供 亞 太 區 的 資 訊 搜 尋 服 務 資 料 庫 建 置 於 台 灣, 因 此, 當 一 台 灣 使 用 者 連 結 Google 的 搜 尋 網 頁 進 行 關 鍵 字 查 詢 時, 即 可 能 發 生 Google 搜 尋 引 擎 對 其 鍵 入 關 鍵 字 的 解 析 與 判 讀 係 產 生 於 海 外 的 運 算 伺 服 器, 但 所 獲 尋 而 呈 現 的 檢 索 資 料 可 能 是 由 建 置 於 台 灣 的 資 料 伺 服 中 心 所 提 供, 如 此 一 來, 倘 一 台 灣 的 方 法 專 利 權 人 指 控 Google 公 司 之 搜 尋 引 擎 技 術 係 侵 害 其 專 利 時, 恐 面 臨 當 一 方 法 專 利 之 部 分 步 驟 係 執 行 於 境 外 時, 究 生 方 法 專 利 之 使 用 侵 權 與 否 爭 議 就 筆 者 目 前 所 知, 類 此 問 題 於 我 國 司 法 實 務 上 似 未 有 指 標 性 的 一 致 見 解, 因 此, 以 下 將 針 對 美 國 司 法 實 務 之 相 關 見 解 進 行 介 紹, 並 分 享 目 前 在 中 華 人 民 共 和 國 ( 下 稱 中 國 ) 一 則 備 受 矚 目 且 與 本 文 所 涉 爭 議 相 關 之 案 例 貳 美 國 相 關 實 務 判 決 簡 介 一 NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.( 註 5) 2

3 NTP, Inc.( 下 稱 NTP 公 司 ) 係 US 5,436,960 US 5,625,670 US 5,819,172 US 6,067,451 及 US 6,317,592 之 專 利 權 人, 前 述 五 項 專 利 係 與 訊 息 傳 輸 相 關 之 系 統 及 方 法 專 利 NTP 公 司 於 2001 年 11 月 13 日 控 告 Research in Motion, Ltd.( 下 稱 RIM 公 司 ) 所 開 發 之 黑 莓 (BlackBerry) 機 所 使 用 的 電 子 訊 息 發 射 系 統 侵 害 其 上 開 五 項 專 利 於 第 一 審 維 吉 尼 亞 東 區 地 方 法 院 (United States District Court Eastern District of Virginia) 判 決 時, 縱 然 RIM 公 司 提 出 其 系 統 的 傳 送 器 或 介 面 元 件 係 設 於 加 拿 大, 因 此 其 系 統 並 不 符 合 271 (a) 條 所 規 定 之 在 美 國 境 內 (within the United States) 製 造 或 使 用 的 要 求 之 其 實 施 行 為 係 處 於 美 國 專 利 法 的 地 域 管 轄 範 圍 外 之 答 辯, 惟 該 地 方 法 院 仍 認 定 RIM 公 司 敗 訴 而 成 立 專 利 之 故 意 侵 權 責 任, 應 給 付 NTP 公 司 逾 5,300 萬 美 元 之 損 害 賠 償 金, 並 對 RIM 公 司 下 達 永 久 禁 制 令 RIM 公 司 不 服 地 方 法 院 之 判 決, 轉 而 向 美 國 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 下 稱 CAFC) 提 起 上 訴, 並 延 續 採 取 其 在 地 方 法 院 所 持 之 其 實 施 行 為 係 處 於 美 國 專 利 法 的 地 域 管 轄 範 圍 外 答 辯 為 其 防 禦 主 軸, 對 此,CAFC 即 針 對 RIM 公 司 之 黑 莓 機 是 否 侵 害 其 系 統 及 方 法 專 利 為 個 別 分 析 論 述, 並 就 271 (a) 之 規 範 於 系 統 方 法 之 部 分 境 外 使 用 情 形 為 以 下 不 同 之 見 解 : 關 於 NTP 公 司 之 前 述 系 統 專 利 :CAFC 認 定 黑 莓 機 之 消 費 者 在 美 國 已 構 成 專 利 使 用 行 為, 因 為 美 國 黑 莓 機 的 使 用 者 透 過 控 制 其 手 持 裝 置 實 際 傳 送 和 接 收 了 訊 息 資 料, 該 通 訊 系 統 整 體 使 用 行 為 發 生 於 美 國, 消 費 者 並 獲 得 最 終 利 益, 縱 使 消 費 者 係 自 美 國 發 出 訊 號, 並 藉 由 設 置 於 加 拿 大 之 介 面 切 換 據 點 完 成 使 用 行 為, 也 不 影 響 美 國 消 費 者 事 實 上 使 用 之 行 為 關 於 NTP 公 司 之 前 述 方 法 專 利 :CAFC 則 認 為, 對 方 法 專 利 之 使 用 必 須 包 括 在 美 國 境 內 執 行 或 運 行 專 利 請 求 項 所 載 之 每 一 步 驟, 既 然 涉 案 傳 輸 過 程 之 其 中 一 個 步 驟 ( 使 用 介 面 切 換 器 之 步 驟 ) 是 在 加 拿 大 運 行, 即 不 可 能 主 張 該 傳 輸 步 驟 在 美 國 境 內 構 成 方 法 專 利 侵 權 CAFC 對 於 上 開 對 於 判 定 RIM 公 司 是 否 侵 害 NTP 公 司 的 系 統 與 方 法 專 利 得 出 相 異 結 果 為 進 一 步 說 明 : 對 於 方 法 專 利 限 縮 解 釋 為 必 須 在 美 國 境 內 實 現 專 利 請 求 項 所 載 之 每 一 步 驟, 其 原 因 在 於 : 物 品 專 利 有 可 得 有 形 區 分 之 具 體 構 件, 並 將 之 集 合 而 成 為 一 整 體, 法 院 可 得 判 斷 主 要 實 施 部 分 為 何, 至 於 方 法 專 利 之 各 個 步 驟 均 為 單 一 之 連 續 行 動 或 步 驟, 無 從 再 予 切 割 為 一 部 分 二 Zoltek Corporation v. the United State( 註 6) Zoltek Corporation( 下 稱 Zoltek 公 司 ) 是 US 34,162 美 國 專 利 ( 下 稱 162 專 利 ) 的 專 利 權 人, 該 專 利 是 關 於 一 種 碳 纖 維 塗 佈 方 法, 由 於 製 造 F-22 戰 鬥 機 時 所 塗 佈 於 機 身 表 面 的 碳 纖 維 即 涉 及 162 專 利 所 揭 露 之 技 術, 因 此,Zeltek 公 司 對 美 國 政 府 主 張 專 利 侵 權, 雖 然 F-22 戰 鬥 機 是 美 國 政 府 委 由 Lockheed Martin Corporation( 下 稱 Lockheed 公 司 ) 所 製 造, 且 Lockheed 公 司 在 進 行 相 關 碳 纖 維 塗 佈 之 部 分 作 業 是 發 生 在 日 本, 但 Zoltek 公 司 基 於 28 U.S.C. 1498(a) ( 下 稱 1498(a)) 規 定 而 主 張 美 國 政 府 須 負 侵 權 損 害 賠 償 責 任, 該 規 定 主 要 是 針 對 美 國 政 府 在 未 獲 授 權 或 非 依 法 情 形 下, 在 一 專 利 被 美 國 政 府 使 用 或 製 造, 或 為 了 美 國 政 府 而 被 使 用 或 製 3

4 造 時, 賦 予 該 專 利 權 人 向 美 國 聯 邦 索 賠 法 院 (United States Court of Federal Claims, 下 稱 CFC) ( 註 7) 對 美 國 政 府 提 起 賠 償 訴 訟 之 請 求 權 利 由 於 該 案 尚 涉 及 諸 多 美 國 司 法 制 度 之 程 序 上 爭 點 而 纏 訟 多 年, 為 集 中 本 文 焦 點, 故 以 下 論 述 係 經 筆 者 簡 化 並 側 重 於 方 法 專 利 侵 權 相 關 面 向 所 為 之 探 討 : 起 初 CFC 的 見 解 認 為, 1498 的 規 範 於 適 用 271 來 判 定 直 接 侵 權 與 否 時, 並 未 排 除 美 國 政 府 之 主 權 豁 免 權 (Sovereign Immunity)( 註 8), 因 此 1498 的 適 用 範 圍 應 當 有 所 限 縮 ; 惟 其 後,CFC 卻 允 許 Zoltek 公 司 基 於 美 國 憲 法 第 五 修 正 案 (the Fifth Amendment) 對 美 國 政 府 提 起 一 徵 用 索 賠 (takings claim) ( 註 9) 請 求 ; 然 而, 前 述 Zoltek 公 司 提 起 之 徵 用 索 賠 於 CAFC 卻 被 駁 回, 其 主 要 原 因 在 於 CAFC 於 審 理 此 案 期 間, 適 逢 其 對 NTP v. RIM 案 作 出 除 非 方 法 專 利 之 每 一 步 驟 皆 於 美 國 境 內 實 施, 否 則 即 不 符 合 271 (a) 的 方 法 專 利 侵 權 之 要 件 的 定 論, 遂 對 其 於 1498 的 適 用 認 定 上 產 生 出 一 化 學 變 化, 認 為 因 為 162 專 利 的 部 分 步 驟 係 於 日 本 實 施, 導 致 此 方 法 專 利 之 使 用 侵 權 態 樣 已 脫 離 271 及 1498 的 效 力 規 範 範 圍 外, 故 駁 回 Zoltek 公 司 對 美 國 政 府 提 起 之 訴 Zoltek 不 服, 便 改 變 其 訴 訟 策 略, 轉 而 向 喬 治 亞 北 區 地 方 法 院 (United States District Court Northern District of Georgia) 對 F-22 的 製 造 商 Lockheed 公 司 提 告,CFC 對 此 即 以 中 間 上 訴 (interlocutory appeal)( 註 10) 要 求 CAFC 須 重 新 思 考 其 對 1498 的 詮 釋,CAFC 隨 即 以 全 院 聯 席 (en banc) 方 式 對 1498 在 適 用 上 是 否 受 NTP v. RIM 案 於 271 (a) 所 定 調 的 見 解 拘 束 進 行 討 論, 最 後 經 過 其 對 於 當 初 國 會 議 員 於 訂 定 1498 時 的 立 法 精 神 立 法 目 的 及 相 關 判 例 於 適 用 1498 的 態 度 等 多 方 面 之 探 究, 再 比 較 NTP v. RIM 案 的 案 性 後, 於 2012 年 3 月 14 日 對 此 中 間 上 訴 作 成 以 下 認 定 : 重 申 關 於 NTP v. RIM 案 對 於 271 (a) 於 方 法 專 利 之 使 用 侵 權 所 為 之 見 解 係 無 庸 置 疑 的, 惟 當 同 時 涉 及 1498 時, 即 須 考 量 1498 的 立 法 意 旨 係 為 了 單 獨 地 將 責 任 移 轉 至 美 國 政 府 身 上, 並 同 時 解 除 該 等 受 美 國 政 府 委 託 實 施 生 產 製 造 而 與 美 國 政 府 簽 訂 契 約 之 廠 商 的 責 任, 因 此 於 適 用 1498 對 美 國 政 府 主 張 侵 權 損 賠 責 任 時, 應 不 受 271 (a) 之 直 接 侵 權 的 拘 束, 如 此 才 符 合 1498 的 初 始 立 意 因 此,CAFC 對 於 方 法 專 利 之 使 用 侵 權 是 否 符 合 271 (a) 的 判 定, 仍 遵 循 NTP v. RIM 案 所 奠 定 之 標 準 : 因 為 一 個 程 序 方 法 只 不 過 是 包 括 一 連 串 的 動 作, 一 個 程 序 方 法 的 使 用 必 涉 及 實 行 或 執 行 每 一 提 及 的 步 驟 此 並 不 似 於 使 用 一 個 系 統 整 體, 其 中 元 件 係 集 合 地 而 非 單 獨 地 被 使 用 因 此 我 們 認 定 一 個 程 序 方 法 只 有 在 每 個 步 驟 皆 執 行 於 美 國 境 內 時, 始 符 合 美 國 專 利 法 第 271(a) 條 規 定 之 使 用 侵 權 規 範 ( 註 11) 惟 於 追 究 美 國 政 府 之 損 害 賠 償 責 任 而 與 1498 規 定 發 生 競 合 時, 縱 使 所 肇 生 方 法 專 利 之 使 用 侵 權 情 節 屬 部 分 步 驟 執 行 於 境 外, 亦 例 外 地 不 受 NTP v. RIM 案 之 見 解 拘 束, 仍 得 依 1498 規 定 規 定, 逕 對 美 國 政 府 提 起 損 害 賠 償 之 索 賠 請 求 參 上 海 智 臻 網 絡 科 技 有 限 公 司 v. Apple Inc. 一 案 例 簡 介 上 海 智 臻 網 絡 科 技 有 限 公 司 ( 下 稱 智 臻 科 技 ) 於 2004 年 8 月 13 日 於 中 國 申 請 了 一 名 稱 4

5 為 一 種 聊 天 機 器 人 系 統 的 發 明 專 利 ( 專 利 公 告 號 為 CN C, 下 稱 070 專 利 ), 並 於 2009 年 7 月 22 日 取 得 專 利 權, 該 發 明 專 利 共 有 13 項 請 求 項, 包 括 系 統 及 方 法 之 請 求 項, 其 獨 立 項 內 容 分 別 為 第 1 項 : 一 种 聊 天 机 器 人 系 统, 至 少 包 括 : 一 个 用 户 ; 和 一 个 聊 天 机 器 人, 该 聊 天 机 器 人 拥 有 一 个 具 有 人 工 智 能 和 信 息 服 务 功 能 的 人 工 智 能 服 务 器 及 其 对 应 的 数 据 库, 该 聊 天 机 器 人 还 拥 有 通 讯 模 块, 所 述 的 用 户 通 过 即 时 通 讯 平 台 或 短 信 平 台 与 聊 天 机 器 人 进 行 各 种 对 话, 其 特 征 在 于, 该 聊 天 机 器 人 还 拥 有 查 询 服 务 器 及 其 对 应 的 数 据 库 和 游 戏 服 务 器, 并 且 该 聊 天 机 器 人 设 置 有 一 个 过 滤 器, 以 用 来 区 分 所 述 通 讯 模 块 接 收 到 的 用 户 语 句 是 否 为 格 式 化 语 句 或 自 然 语 言, 并 根 据 区 分 结 果 将 该 用 户 语 句 转 发 至 相 应 的 服 务 器, 该 相 应 的 服 务 器 包 括 人 工 智 能 服 务 器 查 询 服 务 器 或 游 戏 服 务 器 與 第 9 項 : 一 种 使 用 如 权 利 要 求 1 至 8 中 任 一 项 所 述 的 聊 天 机 器 人 系 统 与 机 器 人 聊 天 的 方 法, 其 特 征 在 于, 包 括 如 下 步 骤 : 用 户 找 到 联 机 的 聊 天 机 器 人, 并 通 过 即 时 通 讯 平 台 发 送 对 话 语 句, 即 时 通 讯 平 台 将 该 对 话 语 句 传 送 给 与 其 相 对 应 的 通 讯 模 块, 通 讯 模 块 再 将 这 种 对 话 语 句 转 送 至 过 滤 器, 过 滤 器 通 过 对 该 语 句 的 判 断 后 再 转 送 至 相 应 的 服 务 器, 该 相 应 的 服 务 器 包 括 人 工 智 能 服 务 器 査 询 服 务 器 或 游 戏 服 务 器, 该 相 应 的 服 务 器 依 据 其 相 应 的 数 据 库 对 该 对 话 进 行 答 复 后 转 通 讯 模 块 发 送 给 用 户 Siri 程 式 則 是 一 款 內 建 在 Apple Inc.( 下 稱 蘋 果 公 司 ) 所 開 發 之 ios 系 統 中 的 人 工 智 慧 助 理 軟 體 此 軟 體 使 用 自 然 語 言 處 理 技 術, 使 用 者 可 以 使 用 自 然 的 對 話 與 手 機 進 行 互 動, 完 成 搜 尋 資 料 查 詢 天 氣 設 定 手 機 日 曆 設 定 鬧 鈴 等 許 多 服 務 Siri 程 式 的 初 始 版 本 為 2011 年 8 月 9 日 且 首 次 內 建 於 iphone 4S 中 2012 年 6 月 21 日 智 臻 科 技 對 蘋 果 公 司 向 上 海 第 一 中 級 人 民 法 院 ( 下 稱 上 海 一 中 院 ) 提 起 專 利 侵 權 訴 訟, 上 海 一 中 院 於 同 年 7 月 2 日 8 月 2 日 分 別 進 行 第 一 次 及 第 二 次 開 庭, 蘋 果 公 司 於 其 後 即 於 同 年 11 月 19 日 向 中 國 知 識 產 權 局 ( 下 稱 國 知 局 ) 提 起 專 利 無 效 宣 告 之 請 求 ( 類 似 我 國 的 舉 發 制 度 ), 國 知 局 於 同 年 12 月 3 日 於 形 式 審 查 合 格 後 即 正 式 受 理, 其 中 歷 經 多 次 書 面 及 口 頭 審 理 後, 國 知 局 於 2013 年 9 月 3 日 作 出 070 專 利 有 效 之 號 宣 告, 蘋 果 公 司 不 服, 遂 向 北 京 市 第 一 中 級 人 民 法 院 ( 下 稱 北 京 一 中 院 ) 提 起 行 政 訴 訟, 北 京 一 中 院 於 2014 年 2 月 27 日 成 立 五 人 合 議 庭 ( 註 12) 審 理 此 案, 並 於 同 年 7 月 8 日 維 持 復 / 複 審 決 定, 蘋 果 公 司 當 庭 表 示 要 上 訴,2014 年 10 月 16 日 該 案 於 北 京 市 高 級 人 民 法 院 ( 下 稱 北 京 高 院 ) 進 行 行 政 訴 訟 二 審 之 審 理, 且 截 至 目 前 為 止 仍 待 第 四 次 開 庭 而 尚 未 宣 判 二 案 例 簡 析 為 本 文 之 說 明 方 便, 假 設 北 京 高 院 仍 維 持 070 專 利 有 效 之 決 定, 並 於 蘋 果 公 司 的 Siri 程 式 確 實 有 執 行 070 專 利 中 的 方 法 項 第 9 項 各 步 驟 之 假 設 前 提 下, 解 析 Siri 程 式 於 實 施 070 專 利 所 揭 露 之 方 法 步 驟 中, 即 不 難 發 現 以 下 之 推 論 : 5

6 Claim 9: 一 种 使 用 如 权 利 要 求 1 至 8 中 任 一 项 所 述 的 聊 天 机 器 人 系 统 与 机 器 人 聊 天 的 Siri 程 式 可 能 之 步 驟 執 行 地 方 法, 其 特 征 在 于, 包 括 如 下 步 骤 本 地 使 用 者 啟 動 / 執 行 ( 本 地 )Siri 程 9-1 用 户 找 到 联 机 的 聊 天 机 器 人, 式 Siri 程 式 內 之 ( 本 地 ) 即 時 通 訊 平 台 9-2 并 通 过 即 时 通 讯 平 台 发 送 对 话 语 句, 將 本 地 使 用 者 之 語 音 訊 息 發 送 出 ( 本 地 ) 即 時 通 訊 平 台 將 本 地 使 用 者 即 时 通 讯 平 台 将 该 对 话 语 句 传 送 给 与 9-3 語 音 訊 息 傳 送 給 相 應 的 ( 本 地 ) 通 訊 其 相 对 应 的 通 讯 模 块, 模 組 通 讯 模 块 再 将 这 种 对 话 语 句 转 送 至 过 ( 本 地 ) 通 訊 模 組 再 將 該 語 音 訊 息 轉 9-4 滤 器, 送 至 ( 本 地 ) 語 音 過 濾 器 ( 本 地 ) 語 音 過 濾 器 對 該 語 音 訊 息 進 行 判 讀 後 再 轉 送 至 相 應 的 伺 服 器, 至 於 將 轉 送 至 何 種 伺 服 器, 則 依 使 用 者 过 滤 器 通 过 对 该 语 句 的 判 断 后 再 转 送 語 音 訊 息 所 下 達 之 指 令 而 各 有 不 至 相 应 的 服 务 器, 该 相 应 的 服 务 器 包 括 9-5 同, 例 如 可 能 為 左 列 之 人 工 智 慧 伺 服 人 工 智 能 服 务 器 査 询 服 务 器 或 游 戏 服 器 查 詢 伺 服 器 或 遊 戲 伺 服 器 等, 且 务 器, 此 類 伺 服 器 又 可 能 因 使 用 者 之 指 令 需 求 而 與 國 內 外 相 應 伺 服 器 連 結 该 相 应 的 服 务 器 依 据 其 相 应 的 数 据 库 該 相 應 之 國 內 外 伺 服 器 依 據 其 相 对 该 对 话 进 行 答 复 后 转 通 讯 模 块 发 送 應 的 資 料 庫, 從 國 內 外 將 回 應 該 9-6 给 用 户 語 音 訊 息 之 答 覆 結 果, 透 過 ( 本 地 ) 通 訊 模 組 呈 現 / 發 送 給 本 地 使 用 者 由 上 表 可 知, 在 本 文 前 述 之 假 設 前 提 下, 蘋 果 公 司 在 面 對 智 臻 科 技 的 專 利 侵 權 控 訴 時, 除 進 行 一 般 專 利 訴 訟 中 常 見 之 是 否 落 入 文 義 均 等 侵 害 及 有 效 性 攻 防 外, 或 可 再 思 考 以 下 兩 個 可 能 之 防 禦 途 徑 : ( 一 ) 其 一 可 能 為 : Siri 程 式 在 執 行 070 專 利 之 步 驟 時, 並 非 所 有 步 驟 皆 由 蘋 果 公 司 執 行, 其 中 部 分 步 驟 之 行 為 主 體 則 為 Siri 程 式 之 使 用 者, 故 此 時 即 可 參 考 美 國 聯 邦 最 高 法 院 於 Limelight v. Akamai 一 案 所 論 及 之 多 人 共 同 參 與 實 施 方 法 專 利 步 驟 爭 議 來 進 行 抗 辯, 關 於 此 案 之 相 關 簡 介 及 進 一 步 析 論, 可 參 看 本 刊 論 多 人 共 同 參 與 實 施 方 法 專 利 步 驟 之 侵 害 問 題 美 國 聯 邦 最 高 法 院 Limelight v. Akamai 案 介 紹 ( 註 13) 一 文 ( 二 ) 另 一 則 可 為 : 6

7 肆 結 論 Siri 程 式 在 執 行 070 專 利 之 步 驟 時, 並 非 所 有 步 驟 皆 必 然 於 中 國 境 內 執 行, 亦 即 當 部 分 步 驟 係 於 境 外 執 行 時, 或 可 參 考 CAFC 於 NTP v. RIM 一 案 所 奠 定 之 方 法 專 利 所 有 步 驟 皆 須 於 境 內 實 施 始 成 立 方 法 專 利 之 使 用 侵 權 見 解 為 有 利 之 防 禦 抗 辯 關 於 專 利 之 保 護 採 取 屬 地 主 義 多 為 世 界 各 國 ( 含 我 國 ) 所 遵 奉, 而 在 方 法 專 利 之 保 護 上 亦 然 ; 然 而, 現 今 網 路 所 提 供 的 資 訊 傳 遞 串 聯 力, 似 早 已 打 破 地 域 上 之 藩 籬, 因 此, 當 一 方 法 專 利, 特 別 是 某 些 步 驟 涉 及 網 路 傳 輸 者, 發 生 其 中 部 分 之 步 驟 的 執 行 係 於 境 外 時, 勢 必 會 對 專 利 之 保 護 是 否 仍 固 守 屬 地 主 義 產 生 挑 戰, 如 此 情 勢, 應 是 當 初 立 法 者 所 始 料 未 及 姑 且 不 論 專 利 保 護 之 屬 地 性 是 否 因 此 動 搖, 是 否 於 未 來 將 重 新 受 檢 視 而 修 正, 惟 承 前 述 可 知, 專 利 制 度 完 善 且 先 進 的 美 國 對 於 此 議 題, 於 目 前 仍 採 取 一 個 程 序 方 法 只 有 在 每 個 步 驟 皆 執 行 於 境 內 時, 始 成 立 專 利 法 之 使 用 侵 權 論 調, 此 般 見 解 或 可 供 我 國 司 法 實 務 於 日 後 面 臨 相 類 案 件 時 參 酌, 有 所 依 循 註 釋 1. 原 文 :(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. 2. 詳 見 本 刊 第 九 卷 四 期,2007 年 4 月 出 刊 3. 詳 見 本 刊 第 十 一 卷 八 期,2009 年 8 月 出 刊 4. 詳 見 本 刊 第 十 五 卷 六 期,2013 年 6 月 出 刊 5. 請 見 NTP v. RIM, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) 6. Zoltek Corporation v. The United States, 672 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2012) 7. 此 法 院 係 成 立 於 1855 年, 且 歷 經 多 次 更 名 與 改 組, 其 所 管 轄 者 為 對 基 於 美 國 憲 法 聯 邦 制 定 法 聯 邦 法 規 與 美 國 政 府 訂 立 的 契 約 而 向 美 國 政 府 提 出 的 索 賠 請 求 或 任 何 其 他 非 基 於 侵 權 而 產 生 的 損 害 賠 償 請 求 具 有 初 審 管 轄 權 8. 此 起 源 於 君 主 時 代 的 君 主 或 國 家 不 可 能 犯 上 法 律 上 的 過 失, 以 及 免 於 受 到 民 事 與 刑 事 起 訴 概 念, 歷 經 演 進 而 計 有 下 列 五 說 : 治 外 法 權 說 尊 嚴 說 國 際 禮 讓 說 互 惠 說 主 權 平 等 說, 因 此, 依 美 國 法 院 最 初 見 解, 美 國 政 府 無 須 對 Lockheed 公 司 在 日 本 侵 權 的 行 為 受 訴 負 責 9. 徵 用 索 賠 的 核 心 概 念 為 : 沒 有 任 何 一 個 私 人 財 產 於 開 放 予 公 眾 享 用 時 未 能 得 到 合 理 補 償 10. 這 是 一 種 在 下 級 審 法 院 對 整 個 案 件 作 出 終 局 裁 判 前 產 生 的 上 訴, 通 常 係 針 對 決 定 案 件 之 是 非 真 相 所 必 要 的 前 提 事 項 所 提 出, 而 非 就 案 件 爭 議 的 問 題 具 有 直 接 決 定 性 之 事 項 11. 原 文 :because a process is nothing more than the sequence of actions of which it is comprised, the use of a process necessarily involves doing or performing each of the steps recited. This is 7

8 unlike use of a system as a whole, in which the components are used collectively, not individually. 12. 依 國 知 局 2010 年 出 版 專 利 審 查 指 南 第 4 部 分 第 1 章 第 3 節 規 定 : 专 利 复 审 委 员 会 合 议 审 查 的 案 件, 应 当 由 三 或 五 人 组 成 的 合 议 组 负 责 审 查 对 下 列 案 件, 应 当 组 成 五 人 合 议 组 :(1) 在 国 内 或 者 国 外 有 重 大 影 响 的 案 件 (2) 涉 及 重 要 疑 难 法 律 问 题 的 案 件 (3) 涉 及 重 大 经 济 利 益 的 案 件 13. 詳 見 本 刊 第 本 刊 十 六 卷 七 期,2014 年 7 月 8

9 申 請 人 之 不 正 行 為 致 使 專 利 權 不 能 執 行 由 Apotex Inc. v. UCB, Inc. 案 談 起 鍾 瑩 壹 前 言 在 美 國 的 專 利 制 度 中, 專 利 申 請 人 於 申 請 專 利 時, 負 有 公 正 (candor) 及 善 意 (good faith) 之 義 務, 必 須 將 所 知 悉 的 關 於 申 請 案 之 可 專 利 性 的 實 質 重 要 資 訊 呈 報 給 專 利 商 標 局 ( 以 下 簡 稱 PTO)( 註 1) 一 旦 違 反, 往 後 專 利 權 人 在 侵 權 訴 訟 中 主 張 專 利 權 時, 被 控 侵 權 人 可 能 會 提 出 專 利 權 人 存 在 不 正 行 為 (inequitable conduct) 的 抗 辯 不 正 行 為 是 專 利 侵 權 訴 訟 中 常 見 的 抗 辯 手 法, 一 旦 成 立 後 將 導 致 專 利 權 不 能 執 行 (unenforceable) 的 嚴 重 後 果 因 此, 專 利 申 請 人 應 充 分 瞭 解 並 避 免 涉 及 任 何 不 正 行 為, 以 免 在 取 得 專 利 權 後 因 本 身 的 不 正 行 為 而 在 專 利 侵 權 訴 訟 中 被 認 定 無 法 執 行 專 利 權 ( 註 2)( 註 3) 實 務 上 不 正 行 為 的 判 斷 主 要 援 引 2011 年 美 國 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 ( 簡 稱 CAFC) 於 Therasense 一 案 所 建 立 之 標 準 ( 註 4), 當 專 利 申 請 人 為 取 得 專 利 權, 有 意 圖 欺 瞞 PTO 而 漏 未 陳 報 與 可 專 利 性 有 關 之 實 質 重 要 資 訊 時, 則 專 利 申 請 人 之 隱 匿 資 訊 會 被 認 定 為 不 正 行 為, 其 效 果 為 專 利 權 不 能 執 行 然, 由 於 在 美 國 專 利 侵 權 訴 訟 中, 以 不 正 行 為 作 為 抗 辯 甚 為 普 遍, 為 免 被 告 濫 行 提 出 此 等 抗 辯,CAFC 於 Therasense 案 大 幅 提 高 不 正 行 為 之 成 立 門 檻 : 專 利 申 請 人 隱 瞞 之 實 質 重 要 資 訊 (materiality) 須 符 合 若 非 (but-for) 標 準, 亦 即 PTO 若 非 因 為 專 利 申 請 人 隱 匿 該 資 訊, 不 會 核 准 該 專 利 反 之, 若 隱 匿 之 資 訊 不 會 影 響 到 專 利 之 核 發, 則 非 實 質 重 要 資 訊 依 實 務 上 統 計,Therasense 案 的 確 降 低 了 被 告 以 不 正 行 為 抗 辯 成 功 之 比 例, 然 CAFC 於 Apotex Inc. vs. UCB, Inc. 一 案 ( 註 5) 依 Therasense 案 標 準 仍 作 成 了 專 利 申 請 人 隱 瞞 前 案 構 成 不 正 行 為 致 使 專 利 權 無 法 執 行 之 判 斷, 以 下 析 述 該 判 決 內 容, 希 有 助 於 讀 者 對 此 議 題 之 認 識 貳 本 案 背 景 一 案 情 簡 介 原 告 Apotex Inc. 與 Apotex Corp.( 統 稱 為 Apotex) 為 美 國 專 利 第 6,767,556 號 專 利 ( 以 下 簡 稱 為 556 專 利 ) 的 專 利 權 人, 於 2012 年 4 月 20 日 向 美 國 佛 羅 里 達 州 南 部 地 區 地 方 法 院 提 告, 指 控 UCB 製 造 及 販 售 的 Univasc 與 Uniretic 兩 樣 產 品 侵 犯 556 專 利 的 專 利 權 556 專 利 是 關 於 一 種 製 造 莫 昔 普 利 (moexipril) 片 劑 的 方 法 的 發 明 專 利 申 請 案, 經 過 三 次 的 顯 而 易 見 性 核 駁 及 答 辯 後, 於 2004 年 7 月 27 日 核 准 公 告 該 案 的 唯 一 發 明 人 是 Bernard Charles Sherman 博 士, 同 時 他 也 是 Apotex 的 負 責 人 Sherman 博 士 本 人 為 Apotex 撰 寫 了 將 近 100 件 的 專 利 申 請 案, 並 且 主 導 Apotex 公 司 的 所 有 專 利 訴 訟 本 案 被 控 侵 權 物 Univasc 與 Uniretic 分 別 是 自 1995 年 及 1997 年 就 已 經 在 美 國 販 售 的 莫 昔 普 利 (Moexipril)( 註 6) 片 劑, 對 556 專 利 來 說 屬 於 先 前 技 術 Univasc 與 Uniretic 是 根 據 在 1998 年 核 准 公 告 的 美 國 第 4,743,450 號 專 利 申 請 案 ( 以 下 簡 稱 為 450 專 利 ) 所 揭 露 的 方 法 製 造 的, 被 告 UCB 已 取 得 450 號 專 利 之 專 利 權 人 Warner-Lambert 之 授 權 生 產, 且 已 向 美 國 食 品 藥 品 管 9

10 理 局 (Food and Drug Administration,FDA) 的 橘 皮 書 (Orange Book) 登 記 該 等 產 品 Univasc 與 Uniretic 的 製 造 涉 及 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 (moexipril hydrochloride) 與 氧 化 鎂 (magnesium oxide) 的 濕 式 造 粒 (wet granulation) 二 系 爭 專 利 申 請 案 介 紹 1. 申 請 專 利 範 圍 莫 昔 普 利 是 一 種 用 於 治 療 高 血 壓 的 血 管 收 縮 素 轉 化 酶 (angiotensin-converting enzyme, 簡 稱 ACE) 抑 製 劑 如 同 其 他 的 ACE 抑 制 劑, 莫 昔 普 利 及 其 酸 加 成 鹽 類 ( 例 如, 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 ) 容 易 降 解 且 不 穩 定 為 了 改 善 穩 定 度, 該 556 專 利 的 請 求 項 1( 註 7) 記 載 了 一 種 製 備 莫 昔 普 利 片 劑 的 方 法 : 一 種 製 備 含 有 莫 昔 普 利 鎂 的 固 態 醫 藥 組 成 物 的 製 程, 該 製 程 包 括 以 可 控 制 的 方 式 在 足 量 溶 劑 的 存 在 下, 使 莫 昔 普 利 或 其 酸 加 成 鹽 與 鹼 性 鎂 化 合 物 反 應 一 段 預 定 的 時 間 的 步 驟, 用 以 將 大 於 80% 的 莫 昔 普 利 或 其 酸 加 成 鹽 類 轉 化 成 莫 昔 普 利 鎂 前 述 製 備 過 程 主 要 藉 由 反 應 莫 昔 普 利 或 其 酸 加 成 鹽 類 與 鹼 性 鎂 化 合 物 來 製 得 莫 昔 普 利 鎂 556 專 利 於 實 施 例 中 進 一 步 解 釋 該 反 應 不 能 在 乾 燥 環 境 下 完 成, 必 須 要 在 溶 劑 的 存 在 下 進 行, 且 在 該 反 應 完 成 且 該 溶 劑 蒸 乾 後, 再 將 乾 燥 的 材 料 壓 成 片 劑 這 樣 的 製 程 稱 為 濕 式 造 粒, 早 在 1980 年 代 就 已 經 被 醫 藥 工 業 所 知 悉 2. 說 明 書 中 所 揭 露 的 先 前 技 術 556 專 利 在 先 前 技 術 段 落 揭 露 了 兩 篇 文 獻, 分 別 是 在 1998 年 核 准 公 告 的 前 述 450 專 利 以 及 由 Gu 等 人 在 1990 年 發 表 的 文 章 ( 以 下 簡 稱 為 Gu 文 章 )( 註 8) 450 專 利 揭 露 一 種 利 用 鹼 性 鎂 合 成 物 穩 定 ACE 抑 製 劑 的 方 法 在 450 專 利 的 實 施 例 中, 以 喹 那 普 利 (Quinapril)( 註 9) 作 為 ACE 抑 製 劑, 且 利 用 碳 酸 鎂 作 為 鹼 性 穩 定 劑 如 同 556 專 利, 450 專 利 指 出 濕 式 造 粒 為 提 煉 片 劑 的 較 佳 方 式 556 專 利 的 先 前 技 術 部 分 除 了 記 載 Univasc 片 劑 是 根 據 450 專 利 所 教 示 的 方 法 製 造 且 包 含 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 與 氧 化 鎂 之 外, 還 說 明 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 與 鹼 性 鎂 化 合 物 可 能 進 行 難 以 控 制 的 酸 鹼 反 應, 導 致 該 產 品 的 最 終 成 分 具 有 不 確 定 性 Gu 文 章 主 要 揭 露 在 穩 定 莫 昔 普 利 時 所 涉 及 的 化 學 現 象 Gu 文 章 發 現, 只 有 濕 法 造 粒 能 使 莫 昔 普 利 穩 定, 並 推 論 可 能 是 因 為 造 粒 材 料 的 外 部 表 面 被 中 和 (neutralization) 而 能 夠 達 到 穩 定 的 狀 態, 或 是 因 為 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 的 一 部 分 經 由 造 粒 被 轉 換 成 陽 離 子 鹽 (cation salts), 也 就 是 獲 得 了 莫 昔 普 利 鎂 依 據 556 專 利 的 先 前 技 術 段 落 內 容,Gu 文 章 的 教 示 如 下 : 只 有 一 部 分 的 藥 物 可 能 被 轉 化 成 莫 昔 普 利 鎂, 轉 化 並 非 使 之 穩 定 的 原 因, 而 是 因 為 有 鹼 性 化 合 物 存 在 於 最 終 產 物 中 三 PTO 對 556 專 利 的 審 查 歷 程 PTO 曾 對 556 專 利 發 出 三 次 審 查 意 見, 認 為 556 專 利 不 具 有 非 顯 而 易 見 性 在 第 一 次 的 核 駁 通 知 中, 審 查 委 員 將 450 號 專 利 及 揭 露 以 莫 昔 普 利 片 劑 治 療 高 血 壓 的 美 10

11 國 第 4,344,949 號 專 利 組 合, 認 為 556 號 專 利 不 具 有 非 顯 而 易 見 性 Sherman 博 士 的 律 師 的 答 辯 理 由 是, 先 前 技 術 並 未 揭 露 起 反 應, 而 是 僅 揭 露 將 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 及 鹼 性 鎂 化 合 物 相 結 合 為 了 強 化 答 辯 理 由,Apotex 還 提 交 了 Univasc 的 產 品 專 論 (Product Monograph), 以 及 橘 皮 書 中 將 Univasc 列 為 被 450 號 專 利 所 涵 蓋 之 內 容, 並 且 說 明 Univasc 包 含 了 作 為 穩 定 劑 的 氧 化 鎂, 其 僅 是 被 結 合 且 未 起 反 應 審 查 委 員 基 於 450 號 專 利 及 Gu 文 章 的 組 合 對 556 專 利 發 出 第 二 次 核 駁 通 知 審 查 委 員 認 為, 450 號 專 利 教 示 藉 由 鹼 性 鎂 化 合 物 使 ACE 抑 製 劑 的 藥 物 穩 定,Gu 文 章 教 示 了 透 過 濕 式 造 粒 使 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 穩 定 化, 兩 相 組 合 後 使 556 號 專 利 不 具 有 非 顯 而 易 見 性 答 辯 時, Apotex 再 次 說 明 本 案 與 先 前 技 術 的 區 別 在 於 Univasc 中 的 氧 化 鎂 只 有 被 結 合 但 未 起 反 應, 並 再 次 請 審 查 委 員 參 考 Univasc 的 產 品 專 論 與 橘 皮 書 此 答 辯 理 由 未 能 說 服 審 查 委 員, 因 此 PTO 以 相 同 的 前 案 組 合 發 出 了 第 三 次 也 是 最 終 的 核 駁 通 知, 並 認 定 Gu 文 章 所 述 的 中 和 反 應 即 構 成 有 化 學 反 應 發 生 Apotex 向 PTO 上 訴 委 員 會 (PTO s Board of Appeals) 提 出 上 訴, 爭 論 所 引 用 的 文 獻 只 教 示 了 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 與 鹼 性 穩 定 劑 的 結 合 律 師 再 次 請 PTO 去 參 考 莫 昔 普 利 的 產 品 說 明 橘 皮 書, 並 認 為 根 據 450 專 利 製 成 之 莫 昔 普 利 包 含 了 僅 僅 是 結 合 但 未 發 生 反 應 的 莫 昔 普 利 氫 氯 酸 鹽 及 氧 化 鎂 在 Sherman 博 士 的 指 示 下, 律 師 還 提 交 了 一 份 由 Michael Lipp 博 士 所 做 出 的 專 家 聲 明 以 支 持 前 述 論 點, 強 調 熟 悉 此 領 域 的 人 員 不 會 預 期 ACE 抑 制 劑 與 鹼 性 穩 定 劑 發 生 反 應, 並 引 用 Univasc 的 產 品 說 明, 認 為 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 是 存 在 於 最 後 的 配 方 中, 且 如 同 450 專 利 所 教 示 地 有 氧 化 鎂 作 為 鹼 性 穩 定 劑 這 個 配 方 已 寫 在 橘 皮 書 中 之 後, 透 過 電 話 會 談, 審 查 委 員 與 Sherman 博 士 的 律 師 同 意 將 需 要 超 過 80% 的 莫 西 普 利 或 莫 西 普 利 酸 加 成 鹽 轉 變 成 莫 西 普 利 鎂 的 限 制 條 件 併 入 請 求 項 1 中, 並 且 PTO 於 2004 年 4 月 20 日 核 准 該 556 專 利 根 據 審 查 委 員 的 核 准 理 由 記 載, 先 前 技 術 教 示 只 有 一 部 分 的 藥 物 可 能 被 轉 化 為 鹼 性 鹽 類, 另 外 獲 得 穩 定 產 物 的 主 因 並 非 鹼 性 鹽 類 的 轉 化, 而 是 藉 由 以 鹼 性 化 合 物 作 為 穩 定 劑 使 該 莫 西 普 利 氫 氯 化 物 穩 定 參 地 方 法 院 的 見 解 Apotex 於 2012 年 4 月 20 日 向 地 方 法 院 提 告, 指 控 UBC 因 製 造 及 販 售 Univasc 及 Uniretic 兩 樣 產 品 而 侵 犯 556 專 利 的 請 求 項 8 至 12 由 於 Sherman 博 士 的 不 正 行 為, 地 方 法 院 判 決 556 專 利 不 能 執 行 一 本 案 申 請 人 的 不 正 行 為 地 方 法 院 認 定 Sherman 博 士 有 下 列 不 正 行 為 : 1. 已 知 悉 卻 隱 瞞 Univasc 是 根 據 556 專 利 所 請 求 的 方 法 被 製 造 地 方 法 院 根 據 數 個 證 據 來 認 定 Sherman 博 士 知 道 Univasc 涉 及 化 學 反 應 發 生 例 如, Sherman 博 士 在 審 理 期 間 承 認, 在 556 專 利 提 申 之 前 他 已 經 強 烈 懷 疑 且 相 信 Univasc 是 根 據 他 所 請 求 的 方 法 製 造 並 且, 在 提 出 申 請 當 日,Sherman 博 士 進 行 了 比 較 Univasc 與 不 含 有 鹼 性 11

12 穩 定 劑 的 Apotex 產 品 的 實 驗 Sherman 博 士 在 他 的 手 寫 筆 記 中 斷 定 Apotex 產 品 的 穩 定 度 遠 低 於 鎂 鹽, 這 至 少 暗 示 了 Sherman 博 士 懷 疑 Univasc 中 含 有 莫 昔 普 利 鎂 大 約 一 個 月 後,Apotex 的 兩 位 科 學 家 以 質 譜 儀 分 析 Univasc 並 證 實 了 Sherman 博 士 的 懷 疑, 判 定 Univasc 中 的 莫 昔 普 利 主 要 為 莫 昔 普 利 鎂 地 方 法 院 還 認 定 Sherman 博 士 知 悉 且 參 與 所 有 關 於 556 專 利 的 申 請 及 審 查 中 的 決 定, 且 注 意 到 Sherman 博 士 非 常 熟 悉 專 利 審 查 及 專 利 執 行 的 相 關 事 務 雖 然 Sherman 博 士 試 圖 否 認 知 悉 Univasc 的 組 成 相 關 先 前 技 術, 以 及 律 師 向 PTO 所 提 出 的 聲 明, 但 地 方 法 院 發 現 Sherman 博 士 在 審 訊 時 選 擇 性 的 失 憶 及 卸 責, 因 此 並 不 採 信, 並 且 認 定 Sherman 博 士 不 是 一 個 可 信 的 證 人 2. 透 過 律 師 及 專 家 證 詞 對 Univasc 的 本 質 以 及 先 前 技 術 進 行 不 實 陳 述 地 方 法 院 認 定 Sherman 博 士 向 PTO 提 出 對 Univasc 及 450 專 利 本 質 的 不 實 陳 述, 包 括 宣 稱 Univasc 中 的 莫 昔 普 利 氫 氯 化 物 與 鹼 性 的 鎂 化 合 物 僅 結 合 但 未 發 生 反 應 Sherman 博 士 還 藉 由 說 明 書 中 的 記 載 及 Lipp 博 士 的 專 家 證 詞 來 錯 誤 地 解 讀 Gu 文 章, 宣 稱 若 有 反 應 發 生 的 話, 也 只 有 微 量 的 藥 物 被 轉 換 成 莫 昔 普 利 鎂 3. 對 專 家 證 人 隱 瞞 相 關 先 前 技 術 地 方 法 院 還 認 定 Lipp 博 士 只 是 被 雇 用 來 為 Sherman 博 士 的 不 實 陳 述 提 供 支 持 地 方 法 院 認 定 Sherman 博 士 未 曾 將 關 於 Univasc 的 真 正 事 實 告 知 Lipp 博 士, 且 刻 意 不 讓 他 知 道 真 相 Lipp 博 士 證 實 了 這 件 事, 他 被 特 別 要 求 只 能 探 討 Apotex 提 供 的 文 件, 這 些 文 件 並 不 包 括 任 何 對 Univasc 進 行 測 試 的 結 果 或 Sherman 博 士 對 該 等 產 品 的 瞭 解 4. 提 交 從 未 進 行 的 實 驗 結 果 地 方 法 院 認 定 Sherman 博 士 在 556 專 利 中 寫 入 一 些 從 未 進 行 過 的 實 施 例 是 不 誠 實 的 行 為 地 方 法 院 注 意 到 這 些 實 施 例 是 用 過 去 式 語 法 來 撰 寫, 彷 彿 這 些 實 驗 曾 經 被 操 作, 但 Sherman 博 士 在 審 訊 時 承 認 這 些 實 驗 僅 在 腦 海 中 編 造, 未 曾 實 際 操 作 過 5. 對 PTO 隱 瞞 相 關 前 案 PTO 曾 引 用 WO 99/62560( 以 下 簡 稱 為 560PCT ), 發 明 名 稱 為 使 用 氧 化 鎂 穩 定 喹 那 普 利 一 案 來 核 駁 美 國 申 請 號 10/060,191( 以 下 簡 稱 191 申 請 案 ), 而 Sherman 博 士 是 191 申 請 案 的 發 明 人 560PCT 記 載 了 氫 氯 化 物 鹽 類 及 鹼 性 基 間 會 發 生 反 應 基 於 191 申 請 案 與 560PCT 之 間 的 相 似 處 以 及 Sherman 博 士 豐 富 的 經 驗, 地 方 法 院 認 定 Sherman 博 士 完 全 了 解 560PCT 的 內 容 及 其 對 審 查 556 專 利 之 可 專 利 性 的 影 響, 然 而 其 卻 未 曾 將 該 文 獻 提 供 給 PTO 二 申 請 人 之 不 正 行 為 致 使 專 利 權 不 能 執 行 的 認 定 如 前 所 述, 在 Therasense 案 中 所 提 及 之 判 斷 標 準, 不 正 行 為 的 認 定 需 要 漏 未 陳 報 之 資 訊 具 備 實 質 重 要 性 及 申 請 人 有 欺 瞞 的 意 圖 其 中, 申 請 人 隱 匿 (withheld) 或 不 實 陳 述 之 內 容 (misrepresentation) 需 關 於 可 專 利 性 之 重 要 性 事 實, 且 欺 瞞 的 意 圖 必 須 是 由 證 據 所 能 做 出 的 單 12

13 一 最 合 理 推 論 (single most reasonable inference) 地 院 認 定 申 請 人 的 不 實 陳 述 及 所 隱 瞞 的 前 案 對 556 專 利 案 的 審 查 而 言 是 至 關 重 要 的 審 查 委 員 因 為 採 信 Sherman 博 士 的 不 實 陳 述 才 會 核 准 556 專 利 案, 換 句 話 說, 如 果 審 查 委 員 知 道 Univasc 包 含 莫 昔 普 利 鎂 的 話, 就 不 會 核 准 556 專 利 案 地 院 還 認 定 基 於 191 申 請 案 和 556 專 利 案 相 似, 且 560PCT 揭 露 的 濕 式 造 粒 步 驟 被 引 述 在 556 專 利 案 的 請 求 項 中 等 原 因, 560PCT 對 氫 氯 化 物 及 鹼 性 基 間 會 反 應 的 揭 露 是 一 項 重 要 訊 息 雖 然 556 專 利 偽 造 實 施 例 的 單 一 事 實 並 不 足 以 構 成 重 要 性 的 要 件, 但 當 通 盤 檢 視 偽 造 不 實 陳 述 及 疏 漏 等 行 為 時, 偽 造 一 事 就 仍 然 要 納 入 重 要 性 事 實 的 判 斷 中 進 行 考 量 另 外, 由 於 Sherman 博 士 在 556 專 利 案 申 請 的 審 查 過 程 中 作 出 極 惡 劣 的 不 正 行 為, 所 以 地 方 法 院 不 需 要 去 認 定 隱 匿 或 不 實 陳 述 的 內 容 是 否 為 若 非 重 要 性 事 實 除 了 Sherman 博 士 所 提 出 的 扭 曲 事 實 的 敘 述 外, 地 方 法 院 觀 察 到 Sherman 博 士 濫 用 專 利 體 制 攻 擊 競 爭 者 已 存 在 且 已 推 出 的 產 品, 以 及 為 了 對 競 爭 者 提 起 訴 訟 而 採 用 了 欺 騙 的 方 式 透 過 不 實 陳 述 獲 得 專 利 關 於 欺 瞞 之 意 圖, 地 方 法 院 認 為 可 以 從 證 據 得 出 單 一 最 合 理 的 推 論 是 Sherman 博 士 意 圖 欺 騙 PTO 地 方 法 院 基 於 在 審 訊 時 Sherman 博 士 不 正 行 為 的 整 體 模 式 及 他 低 落 的 信 譽 作 出 結 論, 認 定 Sherman 博 士 蓄 意 違 反 他 的 誠 實 揭 露 責 任, 他 不 僅 在 556 專 利 審 查 過 程 中 對 PTO 多 次 作 出 虛 假 的 陳 述, 還 於 說 明 書 中 記 載 了 猶 如 已 實 際 進 行 之 實 驗 結 果, 以 及 故 意 阻 撓 專 家 取 得 相 關 真 實 的 資 訊 以 獲 得 一 份 支 持 其 不 實 陳 述 的 專 家 證 詞, 而 導 致 審 查 委 員 最 終 准 允 556 專 利 法 院 還 認 定,Sherman 博 士 在 審 判 時 的 不 正 行 為 和 迴 避 的 證 詞 也 是 他 意 圖 欺 騙 PTO 的 證 據 由 於 前 述 不 正 行 為, 地 方 法 院 判 決 556 專 利 因 申 請 人 的 不 正 行 為 而 無 法 執 行 肆 本 案 爭 點 與 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 的 見 解 一 本 案 爭 點 Apotex 向 CAFC 提 出 上 訴, 認 為 僅 僅 是 對 先 前 技 術 提 出 特 定 的 表 述 不 能 推 論 為 具 有 欺 瞞 意 圖, 且 申 請 人 或 發 明 人 並 無 義 務 揭 露 個 人 對 於 先 前 技 術 的 疑 慮 或 看 法 二 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 的 見 解 CAFC 認 為 地 方 法 院 對 重 要 性 及 意 圖 欺 瞞 的 認 定 都 沒 有 明 顯 的 錯 誤, 且 其 最 終 判 決 (Sherman 博 士 對 專 利 商 標 局 違 反 其 善 意 及 誠 實 之 揭 露 義 務 ) 沒 有 濫 用 自 由 裁 量 權, 並 就 認 定 不 正 行 為 的 兩 個 要 件 作 出 說 明 ( 一 ) 重 要 性 (Materiality) 首 先, 明 確 且 令 人 信 服 (clear and convincing) 的 證 據 證 實,Sherman 博 士 確 實 有 重 要 的 不 當 行 為 Sherman 博 士 積 極 參 與 了 556 專 利 的 申 請, 並 為 了 他 的 利 益 唆 使 他 的 律 師 及 Lipp 博 士 在 Sherman 博 士 所 撰 寫 的 556 專 利 案 的 說 明 書 省 略 了 某 些 他 已 知 的 關 於 先 前 技 13

14 術 的 重 要 細 節 審 查 歷 程 顯 示, 律 師 在 審 查 期 間 持 續 與 Sherman 博 士 溝 通, 請 Sherman 博 士 評 估 PTO 發 出 的 核 駁 通 知 並 對 爭 點 作 出 回 應, 其 主 要 爭 點 包 括 先 前 技 術 是 否 涉 及 反 應 發 生 事 實 上,Sherman 博 士 指 示 律 師 繼 續 爭 辯 這 些 爭 點, 並 透 過 提 交 專 家 聲 明 來 支 持 他 的 說 法 然 而,Sherman 博 士 在 審 判 時 否 認 他 知 悉 這 些 過 程 及 對 這 件 事 應 負 的 責 任, 地 方 法 院 對 此 不 予 認 同, 並 認 定 Sherman 博 士 要 為 被 指 控 的 不 正 行 為 負 責, 而 CAFC 認 為 地 方 法 院 這 樣 的 認 定 並 無 明 確 的 錯 誤 ( 註 10) 進 一 步 地,Sherman 博 士 對 重 要 的 事 實 作 出 不 實 陳 述 Apotex 公 司 的 內 部 測 試 顯 示, 在 Univasc 中 的 莫 昔 普 利 主 要 以 莫 昔 普 利 鎂 的 形 式 存 在 該 試 驗 是 在 2001 年 進 行, 也 就 是 在 PTO 第 一 次 核 駁 556 專 利 之 前 但 是, Sherman 博 士 再 三 地 對 PTO 聲 稱 Univasc 是 用 450 專 利 的 方 法 製 造, 且 450 專 利 的 方 法 並 未 涉 及 可 產 生 莫 昔 普 利 鎂 的 反 應 556 專 利 核 准 的 幾 年 後, 因 為 該 專 利 的 一 個 侵 權 案 件,Apotex 公 司 通 過 核 磁 共 振 (NMR) 檢 測 確 認 Univasc 的 確 包 含 超 過 80% 的 莫 昔 普 利 鎂, 證 實 Sherman 博 士 在 556 專 利 案 審 查 過 程 中 對 於 Univasc 中 不 含 有 莫 昔 普 利 鎂 的 說 詞 是 假 的 此 外,Sherman 博 士 的 不 當 行 為 對 於 556 專 利 之 核 准 合 乎 若 非 實 質 重 要 (but-for material) 的 標 準, 也 就 是 審 查 委 員 被 Sherman 博 士 的 不 實 陳 述 說 服 因 而 准 予 專 利 權, Lipp 博 士 的 宣 示 也 有 推 波 助 瀾 的 效 果 556 專 利 審 查 過 程 中, 審 查 委 員 對 於 先 前 技 術 的 錯 誤 認 知 與 Sherman 博 士 透 過 他 的 律 師 以 及 雇 用 的 專 家 反 覆 作 出 的 不 實 陳 述 一 致,CAFC 因 此 認 定,PTO 若 不 是 因 為 Sherman 博 士 的 不 正 行 為, 不 會 核 准 556 專 利 關 於 本 案 的 爭 點,CAFC 更 進 一 步 地 說 明,Sherman 博 士 確 實 沒 有 義 務 要 揭 露 他 個 人 對 於 先 前 技 術 的 臆 測 或 想 法, 申 請 人 出 於 善 意 地 主 張 對 於 先 前 技 術 教 示 的 合 理 解 釋 並 沒 有 錯 然 而,Sherman 博 士 在 此 案 中 積 極 且 知 情 地 對 關 於 先 前 技 術 的 實 質 重 大 事 實 進 行 不 實 陳 述, 他 的 不 正 行 為 超 越 了 單 純 未 揭 露 對 於 先 前 技 術 的 個 人 想 法 或 其 他 解 釋 的 界 限 基 於 上 述,CAFC 維 持 地 方 法 院 的 判 決, 亦 即 關 於 先 前 技 術 的 不 實 陳 述 為 若 非 實 質 重 要 的 ( 二 ) 意 圖 (Intent) CAFC 認 為 地 方 法 院 對 於 下 列 Sherman 博 士 的 不 正 行 為 之 認 定 並 未 有 明 顯 錯 誤, 因 此 維 持 地 方 法 院 的 認 定, 亦 即 本 案 具 備 清 楚 且 令 人 信 服 的 證 據 確 立 Sherman 博 士 欺 瞞 PTO 的 意 圖 : (1) 已 知 悉 或 至 少 已 高 度 懷 疑, 但 仍 企 圖 以 專 利 保 護 一 種 已 存 在 且 廣 泛 可 取 得 之 藥 物 的 已 知 製 備 方 法 ;(2) 在 申 請 當 時, 556 專 利 在 說 明 書 中 對 先 前 技 術 的 主 張 雖 非 完 全 錯 誤, 但 至 少 是 誤 導 性 的 不 完 整 揭 露 ;(3) 在 說 明 書 中 以 過 去 式 語 法 撰 寫 從 未 實 際 操 作 過 的 實 施 例 ;(4) 向 PTO 作 出 不 實 陳 述 ;(5) 指 示 律 師 呈 送 一 個 被 蓄 意 阻 隢 於 事 實 之 外 的 專 家 證 詞 以 支 持 那 些 不 實 陳 述 14

15 針 對 本 案 的 爭 點,CAFC 認 為 Sherman 博 士 對 於 先 前 技 術 不 僅 僅 是 主 張 一 個 較 佳 的 表 述, 而 是 提 出 與 他 所 持 有 之 真 實 資 訊 相 反 的 說 法 雖 然 申 請 當 時 Sherman 博 士 未 直 接 知 悉 UCB 真 正 的 製 造 方 法 或 莫 西 普 利 鎂 在 莫 西 普 利 中 確 切 的 含 量, 但 他 的 知 識 足 以 讓 他 意 識 到 他 對 於 重 大 事 實 提 出 的 不 實 陳 述 已 經 超 越 了 合 法 主 張 的 界 線 總 而 言 之,Sherman 博 士 的 行 為 證 實 了 他 不 是 公 正 且 善 意 的 CAFC 同 意 地 方 法 院 從 證 據 中 可 得 到 的 單 一 的 最 合 理 推 論 即 是 Sherman 博 士 具 備 欺 瞞 的 意 圖 綜 上 所 述,CAFC 認 定 地 方 法 院 對 於 556 專 利 因 不 正 行 為 而 不 可 執 行 的 裁 決 並 未 濫 用 其 自 由 裁 量 權, 且 維 持 地 院 對 於 UBC 有 利 的 判 決 伍 小 結 於 此 案 例 中,CAFC 依 循 Therasense 一 案 建 立 的 標 準, 認 定 本 案 因 申 請 人 的 不 正 行 為 致 使 專 利 不 能 執 行 雖 然 Therasense 案 已 大 幅 提 高 了 不 正 行 為 的 成 立 門 檻, 但 對 於 專 利 申 請 人 來 說, 最 不 願 遇 到 的 情 形 莫 過 於 在 有 效 專 利 被 侵 權 並 提 起 訴 訟 後, 卻 被 法 院 判 決 專 利 不 能 執 行 因 此, 申 請 人 在 專 利 審 查 程 序 中 應 審 慎 且 勤 勉 地 披 露 所 有 重 要 信 息, 並 確 保 所 有 陳 述 及 聲 明 均 為 真 實 公 正 且 善 意 的 因 此, 在 擬 提 出 專 利 申 請 之 前, 申 請 人 應 當 瞭 解 哪 些 行 為 屬 於 不 正 行 為, 並 注 意 能 從 其 他 法 定 程 序 或 外 國 專 利 局 取 得 的 資 訊 是 否 應 向 美 國 專 利 商 標 局 披 露, 例 如 與 其 他 美 國 機 構 交 流 的 資 訊 或 是 與 涉 案 專 利 相 關 的 外 國 專 利 在 審 查 的 過 程 中 相 關 的 文 件 ( 諸 如 外 國 檢 索 報 告 外 國 專 利 局 的 審 查 意 見 等 ) 此 外, 專 利 權 人 在 決 定 是 否 於 美 國 提 起 專 利 訴 訟 之 前, 考 量 被 訴 侵 權 人 一 般 會 從 審 查 歷 程 中 尋 找 紕 漏, 建 議 事 前 評 估 專 利 價 值 以 及 是 否 存 在 可 能 被 舉 證 的 不 正 行 為, 避 免 在 付 出 大 量 的 時 間 及 訴 訟 成 本 後 被 判 決 專 利 不 可 執 行 註 釋 1. 美 國 專 利 施 行 細 則 37 C.F.R. 1.56(a)(2004) 規 定 : Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section. 2. 周 育 全, 由 Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co. 案 重 新 檢 視 不 正 行 為 之 判 定 標 準, 聖 島 國 際 智 慧 財 產 權 實 務 報 導 第 12 卷 第 10 期,2010 年 10 月 出 刊 3. 林 靜 華, 專 利 申 請 懈 怠 及 申 請 人 之 不 正 行 為 - 以 Cancer Research Technology v. Barr Laboratories 案 為 中 心, 聖 島 國 際 智 慧 財 產 權 實 務 報 導 第 13 卷 第 3 期,2011 年 03 月 出 刊 4. Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Company(Fed. Cir. 2011) (en banc) 5. Apotex Inc. v. UCB, Inc. (Fed. Cir. 2014) 15

16 6., 來 源 為 維 基 百 科 Moexipril 條 目 7. 第 1 項 請 求 項 原 文 為 : A process of making a solid pharmaceutical composition comprising moexipril magnesium, said process comprising the step of reacting moexipril or an acid addition salt thereof with an alkaline magnesium compound in a controlled manner in the presence of a sufficient amount of solvent for a predetermined amount of time so as to convert greater than 80% of the moexipril or moexipril acid addition salt to moexipril magnesium. 8. Leo Gu et al., Drug-Excipient Incompatibility Studies of the Dipeptide Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor, Moexipril Hydrochloride: Dry Powder vs. Wet Granulation, 7 Pharm. Res. 379 (1990). 9., 來 源 為 維 基 百 科 Quinapril 條 目 10. 見 Apotex, 970 F. Supp. 2d at 1310 n.23; see also LNP Eng g Plastics, Inc. v. Miller Waste Mills, Inc., 275 F.3d 1347, 1361 (Fed. Cir. 2001) ("This court may not reassess, and indeed is incapable of reassessing, witness credibility and motive issues on review.", 本 院 (CAFC) 不 會 重 新 評 估, 實 際 上 本 院 無 權 重 新 評 估 或 再 次 檢 視 證 人 可 信 度 及 動 機 等 問 題 ) 總 所 法 律 事 務 所 台 北 所 台 中 所 台 南 所 嘉 義 連 絡 處 高 雄 所 台 北 市 松 山 區 南 京 東 路 3 段 248 號 7 樓 (02) FAX:(02) 台 北 市 松 山 區 南 京 東 路 3 段 248 號 12 樓 之 2(02) FAX:(02) 台 北 市 中 山 區 敬 業 一 路 99 號 2 樓 (02) FAX:(02) 台 中 市 西 區 臺 灣 大 道 2 段 220 號 32 樓 (04) FAX:(04) 台 南 市 東 區 裕 農 路 375 號 6 樓 (06) FAX:(06) 嘉 義 市 西 區 垂 楊 路 505 號 6 樓 之 1 (05) FAX:(05) 高 雄 市 前 金 區 中 正 四 路 211 號 14 樓 之 1 (07) FAX:(07)