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1 聖 島 國 際 智 慧 財 產 權 實 務 報 導 聖 島 國 際 法 律 事 務 所 INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS 1 6 卷 9 期 2014 年 9 月 本 期 報 導 標 題 : 受 僱 人 在 法 人 專 利 侵 權 的 責 任 歸 屬 - 兼 評 最 高 法 院 103 年 台 上 字 第 973 號 判 決 台 灣 在 商 業 規 模 的 拓 展 及 民 間 組 織 的 蓬 勃 發 展 下, 工 商 團 體 組 織 日 益 增 加, 集 團 化 經 營 及 專 業 分 工 為 團 體 帶 來 降 低 成 本 及 效 率, 以 極 大 化 企 業 的 營 業 利 潤 現 行 私 法 體 系 主 要 係 以 個 人 作 為 規 範 中 心, 而 公 司 組 織 屬 於 營 利 性 社 團 法 人, 組 成 上 係 以 人 的 集 合 作 為 對 外 進 行 商 業 行 為 的 單 位, 在 對 外 發 生 民 事 侵 權 責 任 時, 法 人 概 念 僅 為 人 的 集 合, 其 加 害 行 為 必 為 內 部 成 員 所 為 之, 如 何 在 公 司 與 其 內 部 成 員 之 間, 合 理 的 分 擔 責 任, 即 屬 於 重 要 的 法 律 議 題 尤 其 在 專 利 法 所 規 範 的 侵 權 行 為 中, 製 造 為 販 賣 之 要 約 販 賣 使 用 或 為 上 述 目 的 而 進 口 專 利 物 品 之 行 為, 必 定 有 各 司 其 職 的 員 工 完 成 工 作, 在 公 司 被 控 告 侵 害 他 人 專 利 時, 員 工 實 施 專 利 的 行 為 係 由 公 司 負 侵 權 責 任 即 足, 或 是 員 工 負 責 但 公 司 負 法 定 連 帶 責 任? 還 是 員 工 需 要 與 公 司 負 擔 共 同 侵 權 的 連 帶 責 任? 此 議 題 在 研 發 人 員 帶 著 原 公 司 專 利 技 術 轉 受 僱 協 助 其 他 公 司 侵 害 專 利 權 的 情 況 時, 員 工 是 否 得 逸 脫 公 司 一 般 內 部 成 員 的 地 位, 以 獨 立 個 體 的 身 分 和 公 司 負 共 同 侵 權 責 任, 即 有 值 得 探 討 分 析 的 必 要 由 Pacific Coast Marine v. Malibu Boats 案 探 討 設 計 專 利 的 限 制 要 求 適 用 禁 反 言 原 則 對 其 範 圍 解 讀 的 影 響 本 文 延 續 2013 年 7 月 31 日 的 Plantronics v. Aliph 案 之 探 討, 在 Plantronics v. Aliph 案 中, 當 專 利 權 人 於 申 請 過 程 依 一 發 明 一 申 請 原 則, 在 審 查 過 程 中 根 據 限 制 要 求 (Restriction Requirement) 之 審 查 意 見 進 行 發 明 之 選 擇 或 放 棄, 進 而 獲 准 專 利 權 的 情 況 下, 若 於 日 後 行 使 專 利 權, 除 非 在 申 請 階 段 曾 經 提 出 過 明 確 且 不 會 被 誤 解 的 放 棄 聲 明, 否 則 申 請 專 利 範 圍 的 解 讀 不 適 用 禁 反 言 原 則, 亦 即 不 應 受 到 為 了 回 應 審 查 委 員 限 制 要 求 而 被 認 定 限 縮 其 權 利 範 圍 ( 註 2) 然, 對 於 設 計 專 利 而 言, 是 否 也 如 同 發 明 專 利 一 樣, 申 請 專 利 範 圍 的 解 讀 不 受 到 選 擇 或 放 棄 的 影 響 而 被 認 定 限 縮 其 權 利 範 圍? 以 下 藉 由 美 國 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 以 下 簡 稱 為 CAFC) 於 2014 年 01 月 08 日 的 Pacific Coast Marine v. Malibu Boats 案 中 ( 註 3), 探 討 設 計 專 利 於 申 請 過 程 依 限 制 要 求 進 行 選 擇 或 放 棄, 進 而 審 查 核 准 取 得 專 利 權 時, 是 否 會 有 禁 反 言 原 則 之 適 用 而 被 認 定 限 縮 權 利 範 圍 同 時,CAFC 於 本 案 首 次 針 對 禁 反 言 原 則 是 否 適 用 於 設 計 專 利 的 限 制 要 求 表 示 意 見 Saint-Island International Patent & Law Offices

2 受 僱 人 在 法 人 專 利 侵 權 的 責 任 歸 屬 - 兼 評 最 高 法 院 103 年 台 上 字 第 973 號 判 決 許 家 華 律 師 壹 前 言 台 灣 在 商 業 規 模 的 拓 展 及 民 間 組 織 的 蓬 勃 發 展 下, 工 商 團 體 組 織 日 益 增 加, 集 團 化 經 營 及 專 業 分 工 為 團 體 帶 來 降 低 成 本 及 效 率, 以 極 大 化 企 業 的 營 業 利 潤 現 行 私 法 體 系 主 要 係 以 個 人 作 為 規 範 中 心, 而 公 司 組 織 屬 於 營 利 性 社 團 法 人, 組 成 上 係 以 人 的 集 合 作 為 對 外 進 行 商 業 行 為 的 單 位, 在 對 外 發 生 民 事 侵 權 責 任 時, 法 人 概 念 僅 為 人 的 集 合, 其 加 害 行 為 必 為 內 部 成 員 所 為 之, 如 何 在 公 司 與 其 內 部 成 員 之 間, 合 理 的 分 擔 責 任, 即 屬 於 重 要 的 法 律 議 題 尤 其 在 專 利 法 所 規 範 的 侵 權 行 為 中, 製 造 為 販 賣 之 要 約 販 賣 使 用 或 為 上 述 目 的 而 進 口 專 利 物 品 之 行 為, 必 定 有 各 司 其 職 的 員 工 完 成 工 作, 在 公 司 被 控 告 侵 害 他 人 專 利 時, 員 工 實 施 專 利 的 行 為 係 由 公 司 負 侵 權 責 任 即 足, 或 是 員 工 負 責 但 公 司 負 法 定 連 帶 責 任 ( 註 1)? 還 是 員 工 需 要 與 公 司 負 擔 共 同 侵 權 ( 註 2) 的 連 帶 責 任? 此 議 題 在 研 發 人 員 帶 著 原 公 司 專 利 技 術 轉 受 僱 協 助 其 他 公 司 侵 害 專 利 權 的 情 況 時, 員 工 是 否 得 逸 脫 公 司 一 般 內 部 成 員 的 地 位, 以 獨 立 個 體 的 身 分 和 公 司 負 共 同 侵 權 責 任, 即 有 值 得 探 討 分 析 的 必 要 貳 法 人 的 侵 權 行 為 一 法 人 本 質 公 司 屬 於 法 人 的 一 種, 而 法 人 與 自 然 人 相 同, 具 備 有 三 種 能 力, 即 權 利 能 力 行 為 能 力 及 侵 權 行 為 能 力, 這 三 種 能 力 均 和 法 人 本 質 的 理 論 有 關, 在 法 律 史 上 法 人 的 本 質 理 論 出 現 三 種, 分 別 為 擬 制 說 否 認 說 及 實 在 說 ( 註 3): ( 一 ) 擬 制 說 : 此 說 以 羅 馬 法 觀 念 為 內 涵 基 礎, 認 為 個 人 為 自 然 的 權 利 主 體, 至 於 法 人 則 為 國 家 特 許 所 擬 制 的 權 利 主 體, 擬 制 說 的 特 色 在 於 法 人 能 跳 脫 組 成 成 員 的 人 別 性, 獨 立 對 外 作 為 財 產 交 易 的 主 體, 但 本 身 不 具 有 意 思 能 力, 也 無 法 進 行 加 害 行 為 而 無 侵 權 行 為 能 力, ( 二 ) 否 認 說 : 此 說 否 認 法 人 有 異 於 個 人 而 獨 立 的 人 格, 認 為 法 人 僅 是 一 種 將 多 數 個 體 單 一 化 所 為 的 技 術 設 計, 主 要 在 處 理 財 產 管 理 人 與 受 益 者 間 的 法 律 關 係, 雖 然 此 說 較 重 視 個 人 的 存 在 價 值, 但 在 現 行 的 法 律 思 想 主 流 上 不 被 接 受 ( 三 ) 實 在 說 : 以 法 人 在 社 會 上 有 獨 立 性 的 實 體 為 前 提, 說 明 法 人 組 織 內 部 與 外 部 法 律 關 係 的 學 說, 即 為 法 人 實 在 說 此 說 認 為 法 人 不 是 為 了 簡 化 法 律 關 係 而 由 政 府 權 力 所 創 設 或 擬 制, 而 是 重 視 法 人 在 社 會 活 動 中 屬 於 社 會 實 體 的 現 況, 必 要 給 予 法 律 人 格 以 滿 足 現 實 社 會 的 需 要 目 前 我 國 民 法 主 要 以 此 為 基 礎, 進 一 步 架 構 法 人 的 權 利 能 力 行 為 能 力 及 侵 權 行 為 能 力 2

3 二 法 人 的 侵 權 行 為 能 力 法 人 的 權 利 能 力 係 由 法 律 規 定 所 賦 予 ( 註 4), 行 為 能 力 亦 得 由 法 人 實 在 說 推 論 而 得, 至 於 法 人 的 侵 權 行 為 能 力, 除 了 法 人 否 定 說 自 始 不 承 認 法 人 之 法 律 人 格 之 外, 在 法 人 擬 制 說 之 下, 法 人 無 法 自 己 為 法 律 行 為, 本 身 即 無 侵 權 行 為 能 力, 而 董 事 為 法 人 的 代 理 人, 若 有 侵 權 行 為 應 依 民 法 代 理 規 定 負 責, 稱 為 代 理 說 若 以 法 人 實 在 說 作 為 立 論 基 礎, 則 董 事 以 法 人 機 關 身 分 所 為 的 行 為, 就 是 法 人 自 己 的 行 為, 故 董 事 身 為 法 人 機 關 對 外 發 生 侵 權 行 為, 則 視 同 法 人 的 侵 權 行 為, 稱 為 機 關 說 專 利 法 賦 予 專 利 權 人 專 有 排 除 他 人 未 經 其 同 意 而 實 施 該 發 明 之 權 換 言 之, 若 他 人 未 經 專 利 權 人 同 意 製 造 為 販 賣 之 要 約 販 賣 使 用 或 為 上 述 目 的 而 進 口 該 專 利 物 品 之 行 為, 會 構 成 侵 害 專 利 的 侵 權 行 為 專 利 侵 權 性 質 上 亦 屬 民 法 侵 權 行 為 一 種, 公 司 在 商 業 活 動 中 侵 害 他 人 專 利, 自 應 對 於 權 利 人 負 擔 損 害 賠 償 責 任, 且 董 事 在 執 行 職 務 中 如 因 違 法 造 成 他 人 損 害 亦 應 與 公 司 負 擔 連 帶 責 任 ( 註 5) 三 僱 員 的 侵 權 責 任 在 目 前 專 業 分 工 精 細 的 公 司 商 業 活 動 中, 侵 害 專 利 的 實 際 行 為 人 往 往 是 公 司 以 指 揮 監 督 方 式 委 由 職 員 執 行 製 造 販 賣 使 用 及 進 口 等 細 節, 而 不 是 由 董 事 等 有 代 表 權 之 人 親 力 親 為 的 實 施 專 利 內 容 那 麼, 職 員 在 公 司 指 揮 下 所 實 施 專 利 之 侵 權 行 為, 員 工 是 否 需 就 此 對 專 利 權 人 負 損 害 賠 償 責 任 呢? 我 國 民 法 第 188 條 第 1 項 本 文 規 定, 對 於 職 員 等 受 雇 人 執 行 職 務 時, 若 不 法 侵 害 他 人 之 權 利 者, 需 由 僱 用 人 與 行 為 人 連 帶 負 損 害 賠 償 責 任 惟, 前 開 民 法 條 文 在 規 範 受 僱 的 職 員 藉 由 職 務 之 便 侵 害 專 利 權, 法 人 本 身 欠 缺 監 督 管 理 受 僱 人 的 行 為 導 致 侵 害 他 人 權 利, 依 法 令 應 與 受 僱 人 負 擔 連 帶 賠 償 責 任 依 常 理 而 言, 如 何 專 利 佈 局 涉 及 競 爭 對 手 及 產 業 鏈 上 下 游 的 軍 備 競 賽, 兼 具 法 律 及 技 術 專 業 的 智 財 人 員 才 有 能 力 分 析 研 究 商 業 活 動 是 否 侵 害 他 人 專 利, 一 般 職 員 受 僱 於 公 司 拿 薪 水 生 活, 自 然 需 受 公 司 指 示 承 辦 工 作, 在 專 利 侵 害 分 析 的 判 斷 上, 難 以 期 待 受 僱 人 發 現 自 身 工 作 內 容 有 侵 害 他 人 專 利 的 可 能 性 況 且, 在 現 行 的 法 人 實 在 說 背 景 下, 受 僱 人 既 然 屬 於 公 司 的 內 部 成 員, 則 在 僱 傭 期 間 的 所 作 所 為, 均 應 由 公 司 吸 收 職 員 的 專 利 侵 權 行 為 簡 言 之, 若 是 職 員 逸 脫 公 司 管 理 的 範 疇, 以 獨 立 個 體 的 身 分 侵 害 專 利, 專 利 權 人 始 可 向 職 員 請 求 損 害 賠 償, 並 可 依 民 法 第 188 條 第 1 項 本 文 請 求 公 司 連 帶 負 責 ; 至 於, 受 公 司 所 指 揮 監 督 的 職 員, 其 專 利 侵 權 行 為 發 生 於 受 僱 期 間 內, 則 應 以 公 司 作 為 專 利 侵 權 的 責 任 主 體, 無 法 直 接 向 職 員 請 求 損 害 賠 償 參 受 僱 人 與 法 人 負 專 利 共 同 侵 權 行 為 責 任 的 可 能 性 一 最 高 法 院 103 年 台 上 字 第 973 號 判 決 如 前 所 述, 專 利 屬 於 公 司 間 的 競 爭 武 器, 實 難 期 待 一 般 基 層 受 僱 職 員 能 夠 具 備 相 關 法 律 3

4 知 識 背 景, 精 確 的 分 析 公 司 商 業 活 動 是 否 涉 及 專 利 侵 權 行 為, 故 司 法 實 務 一 般 不 認 同 受 僱 人 與 公 司 有 成 立 共 同 侵 權 行 為 的 可 能 性 惟, 近 期 最 高 法 院 103 年 台 上 字 第 973 號 判 決 ( 下 稱 本 判 決 ) 卻 開 始 有 不 同 的 看 法, 似 認 為 受 僱 人 在 與 公 司 成 立 共 同 侵 權 行 為 的 個 案 上, 並 非 沒 有 探 求 餘 地 本 判 決 案 例 事 實 為 : A 公 司 享 有 專 利 權, 控 訴 B 公 司 C 公 司 及 B 公 司 的 六 位 受 僱 人, 該 甲 乙... 己 等 六 位 B 公 司 的 受 雇 人 原 為 A 公 司 離 職 員 工, 輾 轉 任 職 於 C 公 司 並 轉 任 於 B 公 司, 共 同 侵 害 A 公 司 專 利,A 公 司 主 張 B 公 司 及 六 位 B 公 司 的 受 雇 人 應 依 民 法 第 185 條 規 定 負 共 同 侵 權 責 任 本 判 決 就 甲 乙... 己 等 六 位 A 公 司 離 職 員 工 轉 受 僱 於 B 公 司, 是 否 應 與 侵 害 專 利 的 B 公 司 負 共 同 侵 權 責 任 之 看 法 如 下 : 原 審 雖 謂 : 現 代 企 業 分 工 精 細, 法 人 亦 有 專 利 侵 權 行 為 能 力, 不 得 僅 將 參 與 公 司 產 品 鏈 中 一 環 之 企 業 員 工 列 為 侵 權 行 為 人, 甲 乙... 己 等 六 人 為 B 公 司 之 眾 多 員 工 之 一, 縱 使 有 參 與 系 爭 產 品 之 研 發 測 試 或 行 銷 等 業 務, 亦 不 得 遽 認 渠 等 即 明 知 為 侵 權 產 品 而 仍 予 製 造 販 賣 或 使 用, 令 負 共 同 侵 權 行 為 責 任 云 云 惟 民 法 第 一 百 八 十 五 條 規 定 : 數 人 共 同 不 法 侵 害 他 人 之 權 利 者, 連 帶 負 損 害 賠 償 責 任 不 能 知 其 中 孰 為 加 害 人 者, 亦 同 造 意 人 及 幫 助 人, 視 為 共 同 行 為 人 甲 乙... 己 等 六 人 雖 係 B 公 司 之 眾 多 員 工 之 一, 惟 彼 等 原 均 任 職 A 公 司, 倘 B 公 司 確 因 彼 等 之 助 力 而 得 以 製 造 銷 售 侵 害 系 爭 專 利 之 產 品, 彼 等 就 該 產 品 實 施 系 爭 專 利 於 主 觀 上 復 有 故 意 過 失, 自 不 得 僅 因 其 為 B 公 司 員 工, 而 B 公 司 已 負 賠 償 責 任, 即 謂 彼 等 不 負 侵 權 行 為 之 賠 償 責 任 原 審 就 甲 乙... 己 等 六 人 參 與 系 爭 產 品 之 製 造 販 賣 之 具 體 情 形, 俱 未 調 查 審 認, 即 以 上 開 理 由 駁 回 A 公 司 之 請 求, 未 免 速 斷 顯 見 縱 然 現 行 法 律 實 務 採 法 人 實 在 說, 若 在 個 案 事 實 受 僱 人 於 公 司 侵 害 專 利 權 的 歷 程 中, 佔 有 不 可 或 缺 的 重 要 地 位, 仍 不 排 除 有 成 立 共 同 侵 權 行 為 的 可 能 性 二 受 僱 人 與 公 司 負 專 利 共 同 侵 權 行 為 之 重 要 因 素 本 文 以 為, 受 僱 人 在 執 行 職 務 的 行 為 構 成 侵 害 專 利 的 情 形, 除 了 需 要 符 合 專 利 侵 害 鑑 定 要 點 所 述 的 侵 害 分 析 流 程 ( 註 6) 之 外, 受 僱 人 是 否 參 與 過 製 造 或 販 賣 等 實 施 專 利 產 品 的 過 程, 是 受 僱 人 得 否 跳 脫 公 司 內 部 成 員 身 分, 與 實 施 專 利 的 公 司 負 共 同 侵 權 行 為 責 任 的 關 鍵 蓋 專 利 經 主 管 機 關 授 權 公 告 的 同 時, 專 利 公 報 亦 會 將 專 利 技 術 內 容 刊 載 供 公 眾 知 悉, 但 專 利 公 報 所 提 供 的 資 訊 距 離 專 利 商 品 化 或 市 場 化 尚 有 許 多 努 力 空 間, 若 有 人 曾 經 合 法 地 製 造 使 用 或 販 賣 過 專 利 產 品, 該 人 必 然 與 專 利 權 人 曾 有 過 直 接 或 間 接 ( 例 如 受 僱 於 專 利 產 品 下 游 或 協 力 廠 商 ) 的 僱 傭 委 任 或 承 攬 等 法 律 關 係, 藉 由 這 層 法 律 關 係 下 所 取 得 的 技 術 知 識 往 往 會 超 出 專 利 公 報 所 刊 載 的 技 術 內 容 許 多, 受 僱 人 基 於 此 層 關 係 對 專 利 技 術 內 容 有 較 高 理 解 程 度, 理 應 具 備 較 高 的 注 意 義 務 本 判 決 B 公 司 侵 害 A 公 司 專 利 的 情 形, 若 是 發 生 在 受 B 公 司 指 揮 管 領 而 實 施 專 利 的 一 般 員 工, 即 使 客 觀 上 員 工 個 人 或 集 體 執 行 勤 務 的 行 為 滿 足 專 利 請 求 項 的 全 要 件 原 則 而 構 成 侵 害 專 利 之 事 實, 但 B 公 司 內 部 職 員 的 職 務 行 為 往 往 僅 是 B 公 司 侵 害 A 公 司 專 利 行 為 的 小 小 螺 絲 釘, 內 部 職 員 在 主 觀 上 無 法 完 整 窺 探 B 公 司 侵 害 專 利 的 完 整 樣 貌, 在 侵 權 歸 責 的 法 理 基 礎 上 4

5 自 然 宜 以 法 人 實 在 說 為 妥, 將 內 部 成 員 為 公 司 執 行 業 務 的 侵 權 行 為 統 由 B 公 司 承 擔 惟, 本 判 決 中 甲 乙... 己 等 六 位 受 僱 人, 似 曾 在 A 公 司 擔 任 研 發 等 與 實 施 專 利 有 關 的 重 要 職 位, 若 B 公 司 自 甲 乙... 己 等 六 位 受 僱 人 確 有 獲 得 專 利 公 報 所 揭 露 技 術 之 外 的 實 質 幫 助, 則 前 開 六 位 受 僱 人 事 實 上 並 非 單 純 受 僱 的 一 般 員 工, 而 是 在 侵 害 專 利 的 過 程 中 以 幫 助 或 教 唆 等 方 式 協 助 B 公 司 共 同 侵 害 A 公 司 的 專 利, 六 位 受 僱 人 等 在 侵 權 行 為 的 可 歸 責 性 及 因 果 關 係 上, 具 有 無 法 忽 視 的 地 位, 而 具 有 民 法 第 185 條 共 同 侵 權 行 為 的 適 用 機 會 肆 結 語 本 判 決 揭 示 公 司 內 部 職 員 在 公 司 的 專 利 侵 權 行 為 中, 若 具 有 教 唆 幫 助 公 司 實 施 專 利 的 技 術 力 及 認 知 到 自 身 執 行 職 務 行 為 涉 及 侵 害 他 人 專 利, 則 受 僱 人 在 侵 權 法 理 預 防 損 害 及 填 補 損 害 的 觀 點 上, 有 為 此 公 司 專 利 侵 權 行 為 負 連 帶 責 任 的 必 要 性 本 文 以 為, 本 判 決 案 例 事 實 中 的 公 開 發 行 公 司 規 模, 僱 用 熟 悉 專 利 技 術 內 容 的 職 員 實 施 專 利 產 品 會 有 適 用 民 法 共 同 侵 權 行 為 的 機 會 之 外, 現 行 公 司 設 立 登 記 手 續 簡 便, 公 司 實 質 負 責 人 若 以 成 立 眾 多 小 公 司 及 脫 產 的 打 帶 跑 方 式 侵 害 專 利, 公 司 實 質 負 責 人 自 始 未 具 名 於 經 濟 部 商 業 司 基 本 資 料, 徒 以 員 工 身 分 規 避 專 利 侵 權 行 為 責 任, 令 專 利 權 人 徒 呼 負 負 的 情 況, 或 可 進 一 步 推 衍 本 判 決 在 共 同 侵 權 行 為 的 法 理 基 礎, 使 公 司 實 質 負 責 人 負 起 公 司 侵 害 專 利 的 終 局 責 任, 獲 得 釜 底 抽 薪 的 解 決 之 道 註 釋 1. 民 法 第 188 條 第 1 項 本 文 : 受 僱 人 因 執 行 職 務, 不 法 侵 害 他 人 之 權 利 者, 由 僱 用 人 與 行 為 人 連 帶 負 損 害 賠 償 責 任 2. 民 法 第 185 條 : 數 人 共 同 不 法 侵 害 他 人 之 權 利 者, 連 帶 負 損 害 賠 償 責 任 ; 不 能 知 其 中 孰 為 加 害 人 者, 亦 同 造 意 人 及 幫 助 人, 視 為 共 同 行 為 人 3. 民 法 總 則, 民 國 76 年 4 月 校 訂 四 版, 施 啟 揚, 第 頁 4. 民 法 第 26 條 : 法 人 於 法 令 限 制 內, 有 享 受 權 利 負 擔 義 務 之 能 力 但 專 屬 於 自 然 人 之 權 利 義 務, 不 在 此 限 5. 公 司 法 第 23 條 第 2 項 : 公 司 負 責 人 對 於 公 司 業 務 之 執 行, 如 有 違 反 法 令 致 他 人 受 有 損 害 時, 對 他 人 應 與 公 司 負 連 帶 賠 償 之 責 6. 專 利 侵 害 鑑 定 要 點, 民 國 94 年 版 本, 經 濟 部 智 慧 財 產 局, 第 29 頁, 網 址 : po.gov.tw/dl.asp?filename= doc 5

6 由 Pacific Coast Marine v. Malibu Boats 案 探 討 設 計 專 利 的 限 制 要 求 適 用 禁 反 言 原 則 對 其 範 圍 解 讀 的 影 響 蘇 佳 齡 壹 前 言 本 文 延 續 2013 年 7 月 31 日 的 Plantronics v. Aliph 案 之 探 討 ( 註 1), 在 Plantronics v. Aliph 案 中, 當 專 利 權 人 於 申 請 過 程 依 一 發 明 一 申 請 原 則, 在 審 查 過 程 中 根 據 限 制 要 求 (Restriction Requirement) 之 審 查 意 見 進 行 發 明 之 選 擇 或 放 棄, 進 而 獲 准 專 利 權 的 情 況 下, 若 於 日 後 行 使 專 利 權, 除 非 在 申 請 階 段 曾 經 提 出 過 明 確 且 不 會 被 誤 解 的 放 棄 聲 明, 否 則 申 請 專 利 範 圍 的 解 讀 不 適 用 禁 反 言 原 則, 亦 即 不 應 受 到 為 了 回 應 審 查 委 員 限 制 要 求 而 被 認 定 限 縮 其 權 利 範 圍 ( 註 2) 然, 對 於 設 計 專 利 而 言, 是 否 也 如 同 發 明 專 利 一 樣, 申 請 專 利 範 圍 的 解 讀 不 受 到 選 擇 或 放 棄 的 影 響 而 被 認 定 限 縮 其 權 利 範 圍? 以 下 藉 由 美 國 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 以 下 簡 稱 為 CAFC) 於 2014 年 01 月 08 日 的 Pacific Coast Marine v. Malibu Boats 案 中 ( 註 3), 探 討 設 計 專 利 於 申 請 過 程 依 限 制 要 求 進 行 選 擇 或 放 棄, 進 而 審 查 核 准 取 得 專 利 權 時, 是 否 會 有 禁 反 言 原 則 之 適 用 而 被 認 定 限 縮 權 利 範 圍 同 時,CAFC 於 本 案 首 次 針 對 禁 反 言 原 則 是 否 適 用 於 設 計 專 利 的 限 制 要 求 表 示 意 見 貳 案 情 介 紹 一 訴 訟 背 景 Pacific Coast Marine Windshields Limited ( 以 下 簡 稱 Pacific Coast) 為 設 計 名 稱 為 船 用 擋 風 玻 璃 之 美 國 D555,070 號 設 計 專 利 ( 以 下 稱 070 專 利 ) 的 專 利 權 受 讓 人 Pacific Coast 於 2011 年 向 佛 羅 里 達 州 中 級 地 方 法 院 (Middle District, 以 下 簡 稱 地 方 法 院 ) 對 Malibu Boats, LLC Marine Hardware, Inc. Tressmark, Inc. MH Windows, LLC 及 John F. Pugh ( 以 下 簡 稱 Malibu Boats) 提 起 侵 權 訴 訟, 主 張 Malibu Boats 侵 害 070 專 利 地 方 法 院 准 許 Malibu Boats 提 出 不 侵 權 的 簡 易 判 決 (summary judgment) 的 請 求, 且 認 定 禁 反 言 原 則 阻 卻 Pacific Coast 侵 權 主 張 Pacific Coast 遂 向 CAFC 提 起 上 訴 二 系 爭 專 利 介 紹 Darren A. Bach 身 兼 Pacific Coast 的 企 業 主 及 執 行 長, 其 在 2006 年 4 月 27 日 申 請 了 一 件 設 計 專 利 該 設 計 專 利 請 求 一 個 船 用 擋 風 玻 璃 的 外 觀 (ornamental) 設 計, 包 含 一 個 框 架 (frame) 一 個 可 設 置 或 不 設 置 排 氣 孔 (vent hole) 的 錐 形 角 柱 (tapered corner post), 及 一 個 可 設 置 或 不 設 置 的 艙 蓋 (hatch) 該 設 計 專 利 中 的 附 圖 描 述 了 各 種 具 有 不 同 排 氣 孔 結 構, 以 及, 船 用 擋 風 玻 璃 前 方 上 設 置 或 不 設 置 艙 蓋 的 實 施 態 樣 各 種 實 施 態 樣 陳 列 於 如 下 表 1 6

7 表 1 第 一 個 群 組 錐 形 角 柱 框 架 艙 蓋 排 氣 孔 第 二 個 群 組 第 三 個 群 組 第 四 個 群 組 第 五 個 群 組 審 查 委 員 認 為 上 述 多 個 實 施 態 樣 中 可 分 為 五 個 具 有 可 專 利 性 區 別 (patentably distinct) 的 群 組, 並 且 發 出 限 制 要 求 該 等 群 組 對 應 於 表 1, 由 上 而 下 分 別 為 :(1) 四 個 圓 形 排 氣 孔 及 一 個 艙 蓋, 如 圖 1;(2) 四 個 圓 形 或 方 形 排 氣 孔 且 無 艙 蓋, 如 圖 7 及 圖 12;(3) 無 排 氣 孔 及 一 個 艙 蓋, 如 圖 8;(4) 無 排 氣 孔 及 無 艙 蓋, 如 圖 9;(5) 兩 個 橢 圓 形 或 矩 形 排 氣 孔 及 一 個 艙 蓋, 如 圖 10 及 圖 11 雖 然 申 請 人 被 要 求 從 中 選 擇 一 個 群 組 以 續 行 審 查, 但 申 請 人 有 權 對 其 餘 未 選 擇 的 每 一 個 群 組 另 行 以 分 割 案 提 出 申 請 對 此, 申 請 人 選 擇 對 應 圖 1 的 第 一 個 群 組, 實 施 例 1, 且 申 請 人 將 其 主 張 的 範 圍 修 正 為 一 種 船 用 擋 風 玻 璃 的 外 觀 設 計, 包 含 一 框 架 及 一 對 錐 形 角 柱, 並 刪 除 原 主 張 範 圍 中 可 設 置 或 不 設 置 排 氣 孔, 及 可 設 置 或 不 設 置 艙 蓋 的 用 語 同 時, 申 請 人 刪 除 圖 7 至 圖 12, 且 僅 保 留 7

8 具 有 四 個 圓 形 排 氣 孔 的 錐 形 角 柱 及 一 艙 蓋 的 船 用 擋 風 玻 璃 的 外 觀 設 計 的 實 施 態 樣 修 正 後 的 申 請 案 於 2007 年 11 月 13 日 核 准, 為 070 專 利 該 070 專 利 請 求 一 種 船 用 擋 風 玻 璃 的 外 觀 設 計, 如 圖 示 和 文 字 描 述 圖 1 至 圖 6 為 具 有 四 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣 的 六 面 圖 發 明 人 在 2011 年 6 月 將 070 專 利 的 所 有 權 移 轉 給 Pacific Coast 且 發 明 人 後 來 也 獲 得 了 不 設 置 排 氣 孔 的 錐 形 角 柱 的 設 計 專 利, 參 見 美 國 專 利 號 D569,782, 其 為 原 申 請 案 的 分 割 案, 但 其 餘 群 組 並 未 另 行 以 分 割 案 提 出 申 請 三 地 方 法 院 之 判 決 Pacific Coast 向 地 方 法 院 提 起 Malibu Boats 製 造 並 販 售 侵 害 070 專 利 船 用 擋 風 玻 璃 的 外 觀 設 計 的 產 品, 以 及 Malibu Boats 誘 引 包 含 客 戶 及 代 理 商 等 他 人 侵 害 070 專 利 被 控 侵 權 的 設 計 為 具 有 三 個 梯 形 排 氣 孔 的 角 柱 的 船 用 擋 風 玻 璃, 如 下 圖 所 示 地 方 法 院 基 於 禁 反 言 原 則 准 許 Malibu Boats 提 出 不 侵 權 的 簡 易 判 決 的 請 求 地 方 法 院 認 定 在 申 請 過 程 中, 申 請 人 為 了 取 得 專 利 權 放 棄 了 那 些 被 刪 除 的 設 計 且 修 正 了 主 張 範 圍 關 於 被 控 侵 權 設 計 是 否 構 成 專 利 侵 權 此 一 爭 點, 地 方 法 院 認 為 雖 被 控 侵 權 的 設 計 比 070 專 利 的 實 施 態 樣 少 了 一 個 排 氣 孔, 但 被 控 侵 權 的 設 計 是 落 在 原 範 圍 和 修 正 後 範 圍 的 區 間 範 圍 內, 亦 即 : 落 入 申 請 過 程 中 被 刪 除 的 設 計 權 利 範 圍, 依 禁 反 言 原 則 專 利 權 人 不 得 於 訴 訟 過 程 重 新 主 張 已 被 放 棄 的 範 圍, 故 地 方 法 院 作 成 未 侵 權 之 認 定 參 CAFC 之 判 決 CAFC 認 為, 有 關 禁 反 言 原 則 是 否 阻 卻 了 專 利 權 人 對 於 經 修 正 的 申 請 專 利 範 圍 (amended claim element) 的 均 等 侵 害 主 張, 乃 一 法 律 問 題, 應 適 用 重 新 審 查 程 序, 不 須 尊 重 地 方 法 院 法 官 見 解 一 禁 反 言 原 則 適 用 於 設 計 專 利 : 對 發 明 專 利 來 說, 禁 反 言 原 則 是 明 確 且 完 善 的 發 明 專 利 的 侵 權 認 定, 除 了 文 義 侵 害, 還 需 考 量 均 等 論 (doctrine of equivalents) 的 侵 害 均 等 的 判 斷 方 式 為 假 如 在 被 控 侵 權 物 與 主 張 要 件 間 僅 存 在 非 實 質 的 差 異, 則 兩 者 視 為 均 等 ( 註 4) 另 ㄧ 可 用 來 替 代 均 等 的 判 斷 方 式 是 著 重 於 替 代 要 件 在 功 能 手 段 及 結 果 是 否 與 主 張 要 件 相 符 合 ( 註 5) 就 發 明 專 利 而 言, 雖 禁 反 言 原 則 限 制 專 利 權 人 藉 由 均 等 論 重 為 主 張 專 利 權 利, 但 禁 反 言 原 則 並 不 會 對 文 義 侵 害 做 出 限 制 禁 反 言 原 則 是 站 在 專 利 具 有 告 示 作 用 的 考 量 上 而 產 8

9 生 CAFC 進 一 步 說 明, 最 高 法 院 作 出 以 下 認 定, 當 均 等 論 廣 為 被 運 用 時, 其 會 抵 觸 法 定 主 張 的 範 圍 定 義 及 範 圍 告 示 的 作 用, 這 是 無 庸 置 疑 的 ( 註 6) 因 此, 禁 反 言 原 則 限 制 專 利 權 人 可 主 張 的 範 圍, 就 如 同 專 利 權 人 在 申 請 過 程, 向 美 國 專 利 商 標 局 (Patent and Trademark Office, 以 下 簡 稱 PTO) 闡 明 的 專 利 範 圍 在 特 定 標 的 (subject matter) 於 申 請 過 程 中 被 放 棄 的 情 況 下, 禁 反 言 原 則 是 防 止 專 利 權 人 於 主 張 侵 權 的 過 程 中 重 新 主 張 已 放 棄 的 權 利 範 圍 就 設 計 專 利 而 言, 文 義 及 均 等 侵 害 的 概 念 是 相 互 牽 扯 在 一 起 的 不 像 發 明 專 利 的 法 定 侵 權 定 義, 設 計 專 利 侵 權 沒 有 所 謂 文 義 侵 害, 只 要 任 何 人 在 設 計 專 利 的 專 利 權 期 間 內 未 取 得 專 利 權 人 的 授 權 而 執 行 以 下 行 為 就 是 侵 權 ; (1) 將 此 專 利 設 計 或 此 設 計 之 任 何 仿 冒 應 用 至 任 何 供 販 售 用 途 的 製 品 ; 或 (2) 販 售 或 為 販 售 而 展 示 任 何 應 用 有 此 設 計 或 此 設 計 之 仿 冒 的 製 品, 皆 需 承 擔 侵 權 責 任 在 重 要 的 Gorham Mfg. Co. v. White 的 最 高 法 院 判 例 中, 設 計 專 利 侵 權 的 檢 驗 是 以 普 通 觀 察 者 的 觀 點, 對 於 被 控 侵 權 的 設 計 及 該 專 利 之 設 計 施 予 一 般 購 買 時 之 注 意 力, 若 兩 者 之 近 似 欺 騙 了 觀 察 者, 使 其 產 生 混 淆 誤 認, 而 誘 使 其 購 買 被 誤 認 之 產 品, 則 認 為 兩 者 為 實 質 相 同, 被 控 侵 權 的 設 計 就 侵 害 了 該 設 計 專 利 權 再 者, 最 高 法 院 解 釋, 假 如 侵 權 的 成 立 是 要 求 被 控 侵 權 的 設 計 複 製 設 計 專 利 的 所 有 元 件, 那 麼 就 沒 有 仿 冒 設 計 專 利 的 問 題, 因 為 人 類 創 造 力 尚 未 能 夠 製 造 出 一 設 計 是 和 另 一 個 完 全 相 同, 完 全 相 似, 或 近 似 以 至 於 專 家 也 不 能 區 別 他 們 ( 註 7) 因 此, 設 計 專 利 侵 權 的 檢 驗 並 非 要 求 完 全 相 同, 而 是 足 夠 相 似, 亦 即 是 否 被 控 侵 權 的 設 計 被 視 為 近 似 於 主 張 的 設 計, 以 致 於 熟 悉 該 項 技 藝 的 購 買 者 因 被 控 侵 權 的 設 計 與 主 張 的 設 計 間 的 相 似 處 誤 導, 而 誘 使 該 購 買 者 購 買 被 控 侵 權 的 設 計 ( 註 8) CAFC 認 為 設 計 專 利 法 規 中 的 引 人 誤 解 的 仿 冒 標 準 ( 註 9) 含 有 均 等 的 概 念 雖 然 方 法 / 功 能 / 效 果 檢 驗 方 式 未 能 直 接 地 應 用 至 設 計 專 利, 但 是 長 久 以 來 均 等 論 適 用 於 設 計 專 利 是 被 公 認 的 ( 註 10) 且 以 均 等 論 做 為 侵 權 主 張 的 基 礎 下,Pacific Coast 確 實 表 示 出 在 被 控 侵 權 的 設 計 與 070 專 利 間 存 在 有 實 質 相 似 的 特 性 在 Pacific Coast 的 訴 狀 中, 其 爭 論 禁 反 言 原 則 完 全 不 適 用 於 設 計 專 利, 然 而 在 言 詞 辯 論 (oral argument) 程 序 中,Pacific Coast 主 張 專 利 權 人 應 該 不 能 以 在 申 請 過 程 中 因 可 專 利 性 事 由 而 被 放 棄 的 特 定 設 計 進 行 侵 權 主 張 從 上 述 可 知,Pacific Coast 承 認 了 禁 反 言 原 則 適 用 於 設 計 專 利 CAFC 進 一 步 解 釋, 成 為 禁 反 言 原 則 基 礎 的 告 示 原 則 是 適 用 於 設 計 專 利 及 發 明 專 利, 且 設 計 專 利 的 禁 反 言 原 則 可 促 進 明 確 性, 而 明 確 性 對 於 促 進 進 步 是 不 可 少 的, 因 此, 拒 絕 設 計 專 利 應 用 禁 反 言 原 則 將 會 破 壞 法 定 主 張 的 範 圍 定 義 及 範 圍 公 告 的 作 用 再 者, 設 計 專 利 不 像 發 明 專 利, 其 主 張 的 範 圍 是 以 圖 式 來 定 義 而 不 是 文 字, 而 使 用 圖 式 來 定 義 設 計 專 利 的 論 點 並 無 法 用 來 做 為 反 對 禁 反 言 原 則 適 用 的 理 由, 故 CAFC 作 出 禁 反 言 原 則 是 適 用 於 設 計 專 利 及 發 明 專 利 的 結 論 二 設 計 專 利 之 禁 反 言 原 則 阻 卻 侵 權 主 張 的 判 斷 方 式 : 在 確 認 禁 反 言 原 則 是 適 用 於 設 計 專 利 後,CAFC 認 為 設 計 專 利 之 禁 反 言 原 則 阻 卻 侵 權 主 張 的 判 斷 方 式, 需 考 量 以 下 三 個 問 題 :(1) 是 否 存 在 有 被 放 棄 的 範 圍 ;(2) 放 棄 該 範 圍 的 理 由 是 9

10 否 是 因 可 專 利 性 ; 及 (3) 被 控 侵 權 的 設 計 是 否 落 入 被 放 棄 的 範 圍 中 針 對 該 等 問 題,CAFC 提 出 以 下 看 法 (1) 070 專 利 於 申 請 過 程 存 在 有 被 放 棄 的 範 圍 : CAFC 做 出 070 專 利 於 申 請 過 程 存 在 有 被 放 棄 的 範 圍, 說 明 如 下 在 考 量 設 計 專 利 的 範 圍 時, 設 計 專 利 的 圖 式 是 做 為 該 設 計 的 說 明 內 容 ( 註 11) 在 設 計 專 利 的 申 請 中, 圖 式 是 必 要 的, 因 為 圖 式 是 構 成 該 設 計 外 觀 的 完 整 揭 露 性 的 要 件 簡 而 言 之, 雖 然 發 明 專 利 的 禁 反 言 原 則,CAFC 主 要 考 慮 的 是 請 求 範 圍 的 措 詞, 但 設 計 專 利,CAFC 必 須 考 慮 的 是 必 要 圖 式, 並 以 其 來 判 斷 是 否 存 在 有 被 放 棄 的 範 圍 對 審 查 委 員 限 制 要 求 的 回 應 中, 申 請 人 藉 由 刪 除 非 四 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣 的 圖 式 來 修 正 主 張 範 圍, 並 刪 除 文 中 提 及 的 可 替 代 結 構 PTO 將 該 回 應 視 為 未 對 該 限 制 要 求 表 達 反 駁 (traverse) 意 見, 且 不 再 對 未 選 擇 的 群 組 進 行 考 慮 因 此, 該 070 專 利 僅 請 求 一 種 船 用 擋 風 玻 璃 的 外 觀 設 計, 如 圖 式 和 文 字 描 述, 且 在 該 圖 式 中 全 都 是 在 描 繪 角 柱 有 四 個 圓 形 排 氣 孔 藉 由 刪 除 顯 示 有 兩 個 排 氣 孔 及 無 排 氣 孔 的 角 柱 的 圖 式, 申 請 人 放 棄 了 這 樣 的 設 計 並 承 認 主 張 的 範 圍 是 侷 限 於 剩 餘 的 圖 式 擋 風 玻 璃 包 含 具 有 四 個 排 氣 孔 的 角 柱 和 引 人 誤 解 的 仿 冒 (colorable imitations) 該 放 棄 方 式 是 將 主 張 範 圍 刪 除 而 不 是 修 正 並 不 重 要 在 Honey-well Int l Inc. v. Hamilton Sundstrand 的 案 例 中,CAFC 認 為, 禁 反 言 原 則 的 適 用 並 不 侷 限 於 限 縮 的 修 正 (narrowing amendments), 而 是 擴 及 至 範 圍 的 放 棄 ( 註 12) 透 過 刪 除 涉 及 結 構 的 廣 義 範 圍 用 語 並 刪 除 顯 示 有 未 選 擇 的 實 施 態 樣 的 各 別 圖 式 可 知, 申 請 人 限 縮 原 本 申 請 的 範 圍, 並 且 放 棄 未 選 擇 的 實 施 態 樣 (2) 070 專 利 於 申 請 過 程 中 放 棄 範 圍 的 理 由 是 因 可 專 利 性 : 按 照 最 高 法 院 在 Festo 案 中 所 揭 櫫 之 標 準,CAFC 認 定 070 專 利 於 申 請 過 程 修 正 並 刪 除 部 分 權 利 範 圍 是 基 於 取 得 專 利 之 目 的, 而 非 僅 為 了 符 合 PTO 行 政 上 之 要 求 就 本 案 而 言, 該 修 正 及 刪 除 權 利 範 圍 的 理 由 並 不 是 為 了 避 開 先 前 技 術, 而 是 為 了 35 USC 121 的 限 制 要 求 因 此, 該 放 棄 範 圍 的 理 由 雖 非 為 了 狹 義 之 可 專 利 性 的 理 由 ( 例 如 可 預 期 性 顯 而 易 見 性, 或 專 利 適 格 性 ) 然 而, 該 放 棄 範 圍 的 理 由 是 為 了 取 得 該 專 利 相 對 於 發 明 專 利, 一 個 設 計 專 利 申 請 案 只 可 以 包 含 一 個 範 圍 有 鑑 於 這 個 要 件, 如 果 設 計 專 利 的 申 請 案 包 含 超 過 ㄧ 個 以 上 的 可 專 利 性 的 設 計,PTO 會 要 求 申 請 人 依 據 35 U.S.C. 121 限 制 至 單 ㄧ 獨 創 性 的 設 計 因 此, 設 計 專 利 不 像 是 發 明 專 利, 限 制 要 求 並 非 僅 僅 為 了 行 政 上 的 便 利 在 本 案 中, 審 查 委 員 做 出 限 制 要 求, 是 基 於 不 同 圖 式 中 顯 示 具 有 可 專 利 性 區 別 的 群 組, 及 該 等 圖 式 違 反 設 計 專 利 僅 可 以 包 含 一 個 設 計 的 要 件 審 查 委 員 指 出 特 定 的 設 計 群 組 及 相 關 圖 式, 給 予 申 請 人 選 擇 的 選 項 Pacific Coast 主 張 只 有 為 了 避 開 先 前 技 術 所 放 棄 的 範 圍 才 適 用 禁 止 反 言 原 則 CAFC 認 為 禁 反 言 原 則 的 適 用 並 不 只 侷 限 於 為 了 避 開 先 前 技 術, 因 最 高 法 院 認 為 當 修 正 是 為 了 取 得 專 利 而 做 出 且 修 正 限 縮 專 利 範 圍 時, 禁 反 言 原 則 是 適 用 的, 且 明 確 地 說 明 了 為 了 滿 10

11 足 專 利 法 的 任 何 要 件 而 做 出 的 限 縮 修 正 均 適 用 於 禁 反 言 原 則 在 Festo 判 例 中, 最 高 法 院 清 楚 地 表 達 及 反 駁 如 同 Pacific Coast 所 提 出 的 爭 論, 且 解 釋 禁 反 言 原 則 的 適 用 依 據, 並 非 僅 簡 單 的 止 於 為 了 避 開 先 前 技 術 取 得 專 利 權 所 提 出 的 限 縮 修 正, 仍 包 含 還 為 了 某 些 原 因 而 提 出 的 限 縮 修 正 在 本 案 中,CAFC 認 為 在 該 設 計 專 利 的 背 景 下, 假 如 為 了 取 得 專 利 權, 放 棄 是 必 要 的 話, 那 麼 因 限 制 要 求 造 成 的 放 棄 是 適 用 於 禁 反 言 原 則 關 於 先 前 判 例 中 存 在 有 相 同 議 題 的 發 明 專 利 是 否 應 該 使 用 ㄧ 樣 的 標 準,CAFC 對 此 未 表 示 任 何 意 見 (3) 被 控 侵 權 的 設 計 未 落 入 被 放 棄 的 範 圍 中 : 禁 反 言 原 則 僅 阻 卻 被 控 侵 權 的 設 計 落 入 放 棄 的 範 圍 內 時 的 侵 權 主 張 ( 註 13) 判 定 禁 反 言 原 則 適 用 範 圍, 需 要 審 查 限 縮 修 正 放 棄 的 標 的 物 在 本 案 中, 被 放 棄 的 設 計 包 括 角 柱 有 兩 個 排 氣 孔 的 擋 風 玻 璃 地 方 法 院 認 為, 在 比 較 被 控 侵 權 的 設 計, 及 070 專 利 的 設 計 和 被 刪 除 的 實 施 態 樣 後, 被 控 侵 權 的 設 計 是 落 在 原 範 圍 和 修 正 後 範 圍 的 區 間 範 圍 內 雖 然 被 控 侵 權 的 設 計 具 有 三 個 排 氣 孔 的 結 構, 且 原 範 圍 並 未 包 括 三 個 排 氣 孔 的 結 構, 但 地 方 法 院 認 定 被 控 侵 權 的 設 計 是 明 確 地 是 落 在 原 範 圍 和 修 正 後 範 圍 的 區 間 範 圍 內, 也 就 是, 落 在 主 張 的 四 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣 與 被 放 棄 的 兩 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣 間 Malibu Boats 同 樣 地 爭 論 著, 藉 由 放 棄 設 有 兩 個 排 氣 孔 的 設 計 而 獲 得 設 有 四 個 排 氣 孔 與 無 排 氣 孔 的 設 計 專 利, 表 示 申 請 人 放 棄 了 零 至 四 個 排 氣 孔 間 的 範 圍 ( 註 14) 然 而, 數 值 範 圍 的 概 念 不 適 用 於 設 計 專 利 中, 因 為 設 計 專 利 主 張 的 並 非 是 ㄧ 個 範 圍, 而 是 個 別 且 單 獨 的 設 計 主 張 不 同 的 設 計 並 不 表 示 該 等 設 計 間 的 範 圍 也 被 主 張 如 同 Malibu Boats 在 言 詞 辯 論 中 所 承 認 的, 申 請 歷 史 記 錄 並 未 顯 示 遞 交 的 圖 式 主 張 零 至 四 個 排 氣 孔 的 設 計 範 圍 申 請 人 放 棄 了 角 柱 有 兩 個 排 氣 孔 的 擋 風 玻 璃 設 計 專 利, 但 不 表 示 申 請 人 提 交 或 放 棄 任 何 具 有 三 個 排 氣 孔 的 設 計 該 申 請 歷 史 記 錄 僅 反 映 了 放 棄 兩 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣 CAFC 指 明 Malibu Boats 並 未 爭 論 被 排 除 的 兩 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣 的 範 圍 可 延 伸 至 三 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣, 是 因 為 三 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣 並 非 明 顯 的 不 同 於 兩 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣, 在 言 詞 辯 論 程 序 中,Malibu Boats 放 棄 爭 論 三 個 排 氣 孔 的 設 計 是 明 顯 的 仿 冒 兩 個 排 氣 孔 的 設 計, 在 這 樣 的 情 況 下,CAFC 不 需 要 判 定 是 否 需 藉 由 引 人 誤 解 的 仿 冒 的 標 準 來 評 斷 放 棄 的 範 圍 且, 因 為 專 利 權 人 沒 有 爭 論 被 控 設 計 落 入 被 排 除 的 兩 個 排 氣 孔 的 實 施 態 樣 的 範 圍 內, 因 此,CAFC 認 為 禁 反 言 並 未 阻 卻 Pacific Coast 的 侵 權 主 張 且 要 求 發 回 重 審 三 CAFC 之 認 定 CAFC 認 為 禁 反 言 原 則 適 用 於 設 計 專 利, 但 廢 棄 (reverse) 地 方 法 院 作 成 的 不 侵 權 的 簡 易 判 決, 其 理 由 為 被 控 侵 權 的 設 計 並 未 落 入 專 利 權 人 於 申 請 過 程 中 排 除 的 範 圍 內, 繼 而 要 求 發 回 重 審 11

12 肆 結 論 由 於 美 國 設 計 專 利 有 別 於 台 灣 或 日 本 的 一 設 計 一 申 請 原 則, 可 在 一 件 設 計 專 利 案 中 提 交 多 個 屬 於 相 同 設 計 概 念 的 實 施 例, 因 此, 在 美 國 設 計 專 利 審 查 階 段, 有 機 會 收 到 限 制 要 求 的 審 查 意 見 依 據 本 判 決, 在 申 請 人 擇 一 設 計 後, 對 於 日 後 法 院 在 解 讀 申 請 專 利 範 圍 時, 是 會 對 範 圍 構 成 限 縮 一 般 認 為, 此 判 決 有 別 於 Plantronics v. Aliph 案 ; 然 而, 本 判 決 中 亦 概 略 提 及, 發 明 專 利 案 審 查 時 作 出 限 制 要 求, 往 往 是 為 了 行 政 上 的 便 利, 但 設 計 專 利 是 基 於 可 專 利 性 區 別 因 此, 設 計 專 利 申 請 人 於 設 計 專 利 申 請 前, 應 先 確 認 多 個 實 施 例 是 否 屬 於 相 同 設 計 概 念, 若 日 後 收 到 限 制 要 求 之 審 查 意 見, 可 表 達 反 駁 (traverse) 意 見 及 / 或 進 行 分 割 申 請, 以 完 整 保 護 主 張 範 圍 並 避 免 構 成 範 圍 的 限 縮, 導 致 未 來 主 張 範 圍 受 損 註 釋 1. 參 由 Plantronics v. Aliph 案 探 討 限 制 要 求 對 於 權 利 範 圍 解 讀 之 影 響 以 及 非 顯 而 易 見 性 之 輔 助 判 斷 因 素, 聖 島 國 際 智 慧 財 產 權 實 務 報 導 16 卷 1 期, 周 昆 宏,2014 年 1 月 2. 依 美 國 專 利 法 第 121 條 施 行 細 則 第 條 及 專 利 審 查 基 準 (MPEP) 第 800 章 規 定, 當 一 個 申 請 案 包 含 兩 個 以 上 互 相 獨 立 且 不 同 的 發 明 時, 審 查 委 員 會 對 專 利 申 請 人 發 出 限 制 或 選 擇 要 求 (Restriction or Election Requirement) 之 審 查 意 見 所 謂 限 制 要 求 (Restriction Requirement), 即 審 查 委 員 認 為 申 請 案 包 含 兩 個 以 上 不 同 的 發 明, 因 此 要 求 申 請 人 選 擇 其 中 一 個 發 明 進 行 審 查, 一 旦 答 覆 選 擇 之 後, 沒 有 選 擇 的 發 明 就 會 被 放 棄 而 不 進 行 審 查, 被 放 棄 的 發 明, 專 利 申 請 人 可 提 出 另 行 分 割 案 申 請 審 查 而 選 擇 要 求 (Election of Species), 是 審 查 委 員 認 為 在 申 請 之 請 求 項 (claims) 中 的 不 同 圖 式 ( 或 實 施 例 ) 分 別 屬 於 不 同 的 類 別 (species), 故 要 求 申 請 人 選 擇 其 中 一 類 別 及 相 對 應 的 請 求 項 進 行 審 查 而 該 等 不 被 選 擇 的 類 別 及 相 對 應 的 請 求 項, 若 未 能 答 辯 時 修 正 或 限 縮 於 附 屬 項 中 就 會 被 放 棄 而 不 審 查, 申 請 人 亦 可 將 其 他 要 放 棄 的 請 求 項 提 出 分 割 案 申 請 3. Pacific Coast Marine v. Malibu Boats, LLC. (Fed. Cir. 2014). 的 判 決 文 網 址 : uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/ opinion pdf 4. 參 見 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 39(1997) 5. 參 見 Graver Tank &Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 612 (1950) (finding equivalence when the changes which avoid literal infringement are colorable only, 當 僅 為 避 開 文 義 侵 害 而 做 出 的 改 變 是 顯 著 時, 則 為 等 同 ) 6. 參 見 Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29, 及,Festo, 535 U.S. at 731 ( A patent holder should know what he owns, and the public should know what he does not., 專 利 權 人 應 要 知 道 什 麼 是 他 所 擁 有 的, 而 公 眾 應 該 要 知 道 什 麼 是 他 不 要 的 ) 7. 參 見 Braun Inc. v. Dynamics Corp. Of Am., 975 F.2d 815, 820 (Fed. Cir. 1992) ( [P]atent infringement can be found for a design that is not identical to the patented design., 設 計 專 利 侵 權 是 可 與 賦 予 專 利 權 的 設 計 不 相 同 的 情 況 下 成 立 ) 8. 參 見 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 683 (Fed. Cir. 2008) 12

13 9. 引 人 誤 解 的 仿 冒 (colorable imitations): 購 買 者 在 沒 有 機 會 將 兩 個 相 互 競 爭 的 商 品 放 在 一 起 進 行 比 較 的 情 況 下, 能 否 看 出 兩 者 的 不 同 之 處, 而 不 是 指 將 這 兩 個 商 品 並 列 比 較 時 能 否 看 出 其 不 同 之 處 10. 參 見 Lee v. Dayton-Hudson Corp., 838 F.2d 1186, 1189 (Fed. Cir. 1988), 及,Chisum on Patents ( [I]t can be questioned whether there is any need to apply to designs the general distinction between literal infringement of a patent and infringement under the doctrine of equivalents., 是 否 有 需 要 對 設 計 專 利 侵 權 論 中 的 文 義 侵 害 與 均 等 侵 害 作 出 區 隔 是 被 質 疑 的 ) 11. 參 見 In re Daniels, 144 F.3d 1452, 1456 (Fed. Cir. 1998) (citing In re Klein, 986 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1993)); 亦 參 見 MPEP (II) (8th ed. Rev. 9, Aug. 2012) ( [A]s a rule the illustration in the drawing views is its own best description.,ㄧ 般 來 說, 圖 式 中 的 說 明 就 是 其 本 身 最 好 的 說 明 ) 12. 參 見 Deering Precision Instruments, L.L.C. v. Vector Distrib. Sys., Inc., 347 F.3d 1314, 1325 (Fed. Cir. 2003)( the addition of [an] independent claim... coupled with the clear surrender of the broader subject matter of the deleted original independent claim narrowed claim scope for prosecution history estoppel purposes) 13. 參 見 Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1578 (Fed. Cir. 1997) ( Once prosecution history estoppel limits the scope of a patent, the patentee may not recover for infringement where infringement would require an equivalence between a claim element and an aspect of the accused item that falls within the estoppel., 當 主 張 要 件 與 被 控 物 各 方 面 是 均 等 的, 且 被 控 物 各 方 面 是 落 入 禁 反 言 原 則 的 的 情 況 下, 一 旦 禁 反 言 原 則 限 制 專 利 的 範 圍, 則 專 利 權 人 無 法 為 了 侵 權 而 再 次 主 張 其 範 圍 ) 14. 參 見 Biagro Western Sales, Inc. v. Grow More Inc., 423 F.3d 1296, (Fed. Cir. 2005) (prosecution history estoppel barred infringement claim against accused fertilizer with sixty percent concentration of phosphorous-containing salts where thirty to forty percent concentration limitation was added to patent claim during prosecution, 禁 反 言 原 則 阻 卻 了 侵 權 主 張, 該 肥 料 中 含 有 濃 度 為 60wt% 的 含 磷 的 鹽, 但 在 申 請 過 程 中 將 該 含 磷 的 鹽 的 濃 度 修 改 為 30 至 40wt% ) 總 所 法 律 事 務 所 台 北 所 台 中 所 台 南 所 嘉 義 連 絡 處 高 雄 所 台 北 市 松 山 區 南 京 東 路 3 段 248 號 7 樓 (02) FAX:(02) 台 北 市 松 山 區 南 京 東 路 3 段 248 號 12 樓 之 2(02) 台 北 市 中 山 區 敬 業 一 路 99 號 2 樓 FAX:(02) (02) FAX:(02) 台 中 市 西 區 臺 灣 大 道 2 段 220 號 32 樓 (04) FAX:(04) 台 南 市 東 區 裕 農 路 375 號 6 樓 (06) FAX:(06) 嘉 義 市 西 區 垂 楊 路 505 號 6 樓 之 1 (05) FAX:(05) 高 雄 市 前 金 區 中 正 四 路 211 號 14 樓 之 1 (07) FAX:(07)