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東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士論文專利間接侵權法律規範與實務分析之探討 Patent Indirect-infringement:A Case Study of Legal Regulation and Practice 指導教授 : 盧文祥博士研究生 : 莊耿介中華民國一一年八月

東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士論文專利間接侵權法律規範與實務分析之探討 Patent Indirect-infringement:A Case Study of Legal Regulation and Practice 指導教授 : 盧文祥博士研究生 : 莊耿介考試委員簽名或蓋章 : 中華民國一一年八月

謝誌投身專利實務工作多年, 一直在思索專利的本質與產業間的糾葛, 有幸能夠就讀東吳法研所, 讓我接觸到更多英美法學及智慧財產法的法理知識, 而選擇本論文題目作為研究課題更是得償所願經過整整三年的努力, 這本論文終於完成了, 心中滿是喜悅這本論文的完成要感謝很多人, 首先要我的指導教授盧文祥老師, 老師在指導本篇論文時, 一方面給予最大的發揮空間, 另一方面, 又在我遭遇寫作瓶頸時, 適時的提供意見, 幫助我渡過難關就連身體違和時, 也不厭其煩的和學生逐字檢討論文內容直到到深夜, 因此可說沒有盧老師的悉心指導, 這篇論文實無法順利完成另外要感謝本篇論文的二位口試委員余啟民老師及王偉霖老師, 余老師在英美法領域學有專精, 對於治學及寫作的嚴謹, 一向為人津津樂道, 能得到老師對於這篇論文的指導與肯定, 是我畢生的榮幸王老師平易近人, 論文口試當天老師和藹可親的態度, 讓我原本緊張的心情一掃而空, 王老師對於專利法及專利授權有精闢見解, 對於本篇論文提出的修正意見, 更是深入且有見地, 對於本論文多所助益, 在此要對三位老師們致上最深的敬意與謝意同時, 感謝我就讀法研所時任職的中環股份有限公司歷任法務長黃志豪先生李祖誠先生及法務副理黃子溱小姐, 在我擔任專利工程師時的提攜, 特別是黃法務長一再鼓勵我繼續深造, 並提供研究的方向, 現在學業能夠順利完成, 自當感謝黃法務長當初的提點黃副理是我的直屬長官, 當她聽說我晚間在法研所進修後, 就一直多方給予協助在諸位長官的支持與容忍之下, 令我得以兼顧工作與學業, 我亦銘記於心在求學過程中並非一帆風順, 有時也難免困頓挫折, 然而與我相伴一路走來的同學們, 卻總是在我需要幫忙時, 適時的伸出援手, 互相扶持與鼓勵, 讓我得以順利完成學業東吳法研碩專班的同學珍權曉華衛仁玉婷建博立民思潔玉梅政勳堯中, 因為有你們, 讓我在回到學校重拾學生生活時, 充滿 I

樂趣且永不寂寞, 在此也要謝謝你們這本論文能夠順利完成, 最重要的還是得感謝我的家人, 首先, 要謝謝父母在求學及事業上, 總是能尊重我的意見並給予最大的支持, 讓我無毫後顧之憂, 沒有你們, 就沒有今天的我在本論文撰寫的期間, 不但犧牲自己的休閒時間在家陪我寫作論文, 更要忍受我寫作遭遇困難時陰晴不定的情緒, 然而他們對我始終如一的愛, 正是本論文得以完成的最大動力, 在此, 要為父母一路的陪伴與支持致上由衷的謝意要感謝的人實在太多, 在此無法悉數記載, 僅將本論文獻給所有曾經幫助過我的人 II

中文摘要為彌補傳統專利侵權判定標準對專利權保護之不足, 針對可視為專利間接侵權的造意或幫助行為, 給與專利權人損害賠償請求權侵害除去請求權以及侵害防止請求權, 才能提供專利權人更為妥善的保障因此, 美國德國以及日本先後在專利法中引進了專利間接侵權制度, 然而各國並未採取一致的專利間接侵權判斷標準我國於 2009 年專利法修法時, 曾考慮引進專利間接侵權概念, 中國大陸亦於專利法第三次修正草案研議類似條款, 不過基於同樣的政治經濟環境社會文化需求與自國產業發展因素, 最終沒有提交立法機關審議就該修正草案針對間接侵權擬增訂第 100 條第 1 項規定 : 明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物, 而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者, 視為侵害專利權但該物為一般交易通常可得者, 不在此限惟該條文多為不明確法律概念, 實難由法條文字介定其涵蓋範圍, 可能會造成日後司法審判及專利實務操作上之困擾此外, 依我國現行專利法第 84 條第 1 項之規定, 提供專利權人數種專利權受侵害時之救濟方法, 同時包含損害賠償損害排除與損害防止之請求權, 其法源依據係我國民事訴訟法之保全程序由於我國保全程序實務沿襲不進行實體問題審理之模式, 只要聲請人釋明爭執之法律關係為何並提出單方面之鑑定報告即為已足, 對於專利權之有效與否是否構成專利權侵害等本案實體問題均不加以審酌, 況且聲請人如有釋明不足, 亦可藉由提供擔保補釋明的方式取得保全命令觀察近年來發生之智慧財產權侵害事件, 如 Apple vs. Samsung 案 Apple vs. Motorola 案 Microsoft vs. Motorola 案 LG vs. SONY 案等, 皆於訴訟繫屬後要求法院核發臨時禁制令, 以排除侵害智慧財產權的行為但從訴訟實務的觀點而論, 臨時禁制令屬於美國民事訴訟法中保全程序之ㄧ種態樣, 其立法目的在於提供原告緊急救濟手段, 然原告聲請核發臨時禁制令的目的多已偏離立法本意, 而被原告用作向被告施壓, 企圖快速終結訴訟的手段之ㄧ尤其是在 Apple vs. III

Samsung 案中, 臨時禁制令更被利用為打擊競爭對手與排除競爭產品的商戰利器鑑於前述事由, 行為人若未實施發明專利全部之技術特徵, 其是否構成專利間接侵權存在諸多須審酌之實體問題, 然我國法院於審理保全程序聲請時, 僅以優勢蓋然性之薄弱心證, 由單方面形式審查來判定爭執之法律關係與保全必要性, 恐流於商業活動中, 藉此遂行打擊競爭對手以獲取高額和解金或迫其退出市場的手段本文將以產業界之觀點, 針對專利間接侵權立法與民事保全程序相結合所衍生的問題進行探討關鍵字 : 專利間接侵權輔助侵權誘引侵權禁制令 IV

Abstract On the purpose of making up the standard limitation of the traditional patent-infringement judgment on the protection of patent rights, regarding the meaning or behavior of help created or occurred by indirect infringement of patent, the claim for damages, the claim for elimination of tort and the claim for prevention of infringement shall be granted to the patentee to guarantee sufficient protection of the patentee. Thus, the indirect infringement of patents was introduced and adopted by the United States, Germany and Japan, however the unified judging standard on the infringement of patents isn t adopted by the counties. During the revision of the Patent Law in 2009, the Republic of China has considered to introduce the concept of the indirect patent infringement in patent, and the mainland China also studied and discussed similar articles during drafting the third amendment of the Patent Law, however, such advice proposal was failed to submit to legislative body for consideration finally due to the same factors such as politics, economy, environment, social and cultural needs, and the domestic industry development. The paragraph 1 of Article 100 added in the drafting regarding the indirect infringement of patents ruled that : On the premise that clearly knowing the key technological thing is used for inventing patent to solve problem, promise of sale or selling it to any person who infringes upon such right of patent shall be deemed as the patent infringement, and the thing can be got in the general trading is excluded. Taking in consideration that such provision mostly represents an ambiguous legal concept, which coverage is difficult to be defined through legal provision, it may cause trouble on the judicial judgment and patents practice implementation in future. Moreover, Article 84, Section Paragraph 1 in the exist Patent Law of our country is a established provision that there are various remedies available to the patentee in case V

of any infringement upon the patent occurred, including claims for damages, elimination of damages and prevention from damages, which source and basis of law is stipulated in the Procedural Law of the Republic of China. Due to the fact that the practice of the preservation procedure dose not follow the pattern of hearing substantive issues, it is satisfied if the applicant is able to explain clearly the legal relationship caused by disputes and submit unilateral authentication report, while the substantive problems such as the validity of patent right and whether constituting an infringement behavior in this case are not considered. Even though the applicant explains insufficiently, it also may obtain preventative decree by means of supplementary clarification submitted in the form of guarantee. Observing many infringement cases upon intellectual property rights occurred in recent years, like Apple vs. Samsung, Apple vs. Motorola, Microsoft vs. Motorola, LG vs. SONY, etc., we can find that they are the claims for issuing temporary injunction by the court after submission as litigation to eliminate the infringement behavior upon the intellectual property rights. However, from the point of view of the litigation practice, the temporary injunction is just one of patterns of preservation procedure in the U.S. Civil Procedure Law - which is granted for the purpose of providing the applicant with the means of emergency relief, but the intention of the plaintiff to claim for such preservation procedure is for the purpose of imposing pressure upon the defendant and closing the litigation quickly, which quite deviates from the original legislative intent. Especially in the case of Apple vs. Samsung, the temporary injunction was used as a powerful commercial weapon to attack competitors and wipe out competitive products. Taking above reasons into consideration, the writer finds that if the actor does not the use the all technical features of the invented patents; there are quite a lot substantive problems to be discussed for judging whether it constitutes an indirect patent infringement. However, the courts in our country, on the process of hearing the VI

application for preservation procedure, always depend on certain weak moral conviction, which is known as advantage probability, to determine the legal relationship caused by disputes and the necessity of conducting preservation procedure by means of unilateral hearing and examination. It may be afraid that using the preservation procedure as an approach to attack competitors for the purpose of earning rich settlement or forcing such competitors to withdraw from the market in the commercial activities. This paper, from the perspective of industrial community, will discuss issues arising from the combination of legislation on indirect infringement in patent and civil preservation procedure. Keywords: Patent Indirect infringement Contributory infringement Inducement infringement Injunction VII

目錄謝誌... I 中文摘要... III Abstract... V 目錄... VIII 第一章緒論... 1 第一節研究動機與目的... 1 第二節研究範圍與限制... 2 第三節章節架構... 2 第二章我國專利間接侵權之法律規範現狀與問題... 5 第一節現行專利間接侵權之法律規範... 5 第一項專利法... 5 第二項民法... 8 第二節現行民事保全程序之法律規範... 11 第一項民事訴訟法... 11 第二項智慧財產審理法... 12 第三節專利間接侵權之實務案例... 14 第一項台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決... 15 第二項智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決... 17 第四節專利侵害財產權事件之保全程序案例... 20 第一項智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號民事判決... 20 第二項智慧財產法院 98 年度民專上字第 21 號民事判決... 24 第五節小結... 26 第三章間接侵害外國立法例與實務見解之比較研究... 29 第一節美國立法例與實務見解... 30 第一項美國專利法... 30 第二項實務見解... 32 第二節德國立法例與實務見解... 37 第一項盧森堡共同體專利公約... 38 第二項德國專利法... 40 第三項實務見解... 42 第三節日本立法例與實務見解... 45 第一項日本特許法... 45 第二項實務見解... 48 第四節中國大陸立法例與實務見解... 51 第一項中國大陸專利法第三次修正草案... 51 第二項實務見解... 56 VIII

第五節 TRIPS 專利權規範原則... 58 第六節小結... 63 第四章保全程序之外國立法例與實務案例的比較研究... 65 第一節美國立法例與實務見解... 65 第一項立法例... 65 第二項實務見解... 73 第二節德國立法例與實務見解... 76 第一項立法例... 76 第二項實務見解... 79 第三節日本立法例與實務見解... 84 第一項立法例... 84 第二項實務見解... 87 第四節中國大陸立法例與實務見解... 91 第一項立法例... 91 第二項實務見解... 95 第五節 TRIPS 協議關於訴前禁制令的規定... 98 第六節小結... 102 第五章我國對於專利間接侵害之適用困境與因應對策... 103 第一節我國產業型態面對間接侵權的影響... 103 第二節我國專利法修正草案之探討... 106 第三節專利間接侵權適用現行法規的困境... 108 第一項實體法層面... 109 第二項程序法層面...111 第四節專利間接侵權與保全程序的因應對策... 117 第六章結論與建議... 123 第一節結論... 123 第二節建議... 125 參考文獻... 127 IX

圖索引圖一研究架構流程圖... 4 圖二美國民事訴訟法對臨時禁制令的申請及審查流程... 72 圖三中國大陸訴前禁令的申請及審查操作流程... 93 圖四我國保全之必要性要件之學說見解... 116 圖五我國保全之必要性要件之實務認定... 117 X

第一章緒論第一節研究動機與目的專利權係一種國家公權力依據法律之規定, 對於具備一定要件之發明, 賦予該發明人對於該發明具有獨占性及排他性之權利, 專利權人依法享有排除他人未經其同意或授權而從事生產製造銷售為銷售之要約與進口之權利, 於此等權利遭受不法侵害時, 專利權人依法所得採取之救濟途徑包含請求損害賠償禁止侵害行為, 亦即專利權人得藉由專利權之行使阻斷任何人進入市場由於專利權具有上述排他性及獨占性之特質, 專利在企業的運營中, 乃被用來作為一種進可攻退可守的競爭工具及手段, 而將專利作為攻擊性武器之專利訴訟, 在高科技產業發達之現代, 已成為企業藉以消減或排除其競爭對手, 並獲取市場獨占地位之重要手段之一然而, 專利間接侵權不同於直接侵權, 無法用傳統判斷專利侵權之全要件原則與均等論原則加以認定, 又因其僅實施發明專利一部技術內容, 專利權人常無法有效主張專利權, 進而造成實質利益上之損害, 因此, 各國家有鑒於情況日漸嚴重, 因而提出間接侵權之概念, 以維護專利權人之權益 ; 但間接侵權制度之建立是否適用於各國家, 此法規之訂立是否有過度保護專利權人, 進而造成阻礙產業界之發展, 係值得討論之重要議題, 此為本論文之研究動機同時, 一併檢視作為侵權行為救濟手段之一的保全程序體制, 其要件為何得否供擔保以代釋明應否於裁定前賦予兩造陳述意見之機會等, 並以專章介紹美國德國日本和中國大陸有關制度及法院審理標準, 尤其針對前述各國之經驗是否適用於專利間接侵權事件, 此正為我國法院在判斷是否應予核發保全命令時所可加以借鏡者, 且此一保全必要性要件之判斷, 亦為抑制不當之投機訴訟之重要依據, 因此, 關於此部分之探究, 乃本論文最重 1

要之研究目的第二節研究範圍與限制本文的研究範圍著重在專利侵權中的專利間接侵權及保全程序制度之研究由專利權有別於一般財產權之特殊性出發, 輔以外國立法例之體系性思考與法律經濟分析之觀點, 檢討與審視目前我國實務對於專利權侵害事件中主觀要件之定位, 並檢視我國現行法律規定適用於專利間接侵權事件之可能性藉由我國司法實務上關於專利權間接侵權事件, 進行分析與個別案例研究接著, 本文將比較並分析美國德國日本及中國大陸的專利間接侵權制度以及實務見解, 藉此來檢討並審視是否於我國專利法中導入專利間接侵權規範同時, 本文也探討專利權侵害事件中保全程序之主觀要件, 特別是主觀要件之取決及其認定之標準由傳統民事訴訟法關於保全之規定與理論出發, 並輔以外國立法例之體系性思考與法律經濟分析之觀點, 檢討與審視目前我國實務上保全程序主觀要件之判斷標準於專利間接權侵害事件中是否合宜研究限制方面, 係因第二章至第四章有相當篇幅討論德國及日本的專利法民事訴訟法, 然筆者外語能力限制, 所以德國和日本文獻皆係引述其他學者專家之專書或著作, 並非筆者自身的研究成果另外, 各國的民事訴訟制度歷經長時間之發展變革, 已然形成複雜而精細的制度, 本文礙於篇幅與能力有限, 對於民事訴訟程序中之證據法則審理及抗告程序等都無法詳細介紹, 故希望以本文作為拋磚引玉, 以期後續研究能更臻完善第三節章節架構本文內容主要分為六章, 茲將各章所討論之內容概述如下 : 第一章為緒論, 說明本論文之研究動機與目的研究範圍與方法以及整體架構 2

第二章首先介紹對我國現行專利法民事法體系於專利間接侵權行為之法理依據接著, 針對我國司法實務上關於專利權間接侵權事件及保全程序爭議, 以個案研究分析法進行案例研究與分析第三章分別介紹專利間接侵權之外國立法例, 依次為美國德國日本與中國大陸的專利間接侵權制度, 包含各國專利間接侵權之法律條文構成要件以及重要之司法實務見解, 藉由比較分析法研究各國制度之異同第四章分別針對美國德國日本與中國大陸的民事保全程序進行介紹, 包含各國保全程序之法律條文構成要件以及重要之司法實務見解, 並利用比較分析法研究各國制度及實務的差異第五章將就我國產業型態分析專利間接侵權修法後可能之影響, 從而以歸納分析法觀察歸納得供我國產業作為對應之策略第六章則總結前述各章之研究結果, 提出本文之建議本論文各章節所討論之邏輯與各章節間之關係, 謹以圖表表示如下 : 3

我國相關法律規範實體法程序法專利法民法民事訴訟法智慧財產案件審理法案例研究與分析他國相關法律規範結論與建議研究架構流程圖, 如圖一圖一所示 4

第二章我國專利間接侵權之法律規範現狀與問題第一節現行專利間接侵權之法律規範現行各國對專利直接侵權的判定標準皆採全要件說, 亦即未被授權的行為人須實施記載於發明專利請求項中全部之事項時, 始被認定為侵害該發明專利惟在某些情況, 該行為人雖未實施該發明中的全部內容, 但其實施之部分為該發明之核心部分 (essential element), 對專利權造成直接侵害的可能性極高且行為人主觀上所明知時, 若對此等行為置之不理, 將會使發明專利權之保護失去實益從而, 在美日韓及歐盟等國就此等造成直接侵權可能性極高之預備或幫助侵害專利權之行為, 一併於專利法中明定間接侵權 (contributory/indirect infringement) 之侵權態樣, 而須負損害賠償責任我國現行專利法尚未就間接侵權予以規定, 本章節將針對此點加以討論第一項專利法依據學説之分類與外國立法例之規定, 專利權之侵權態樣可分為直接侵害 (Direct Infringement) 及間接侵害 (Indirect Infringement) 兩種其中, 間接侵害尚可分為誘引侵害 (Induced Infringement, 或稱教唆侵害 ) 及輔助侵害 (Contributory Infringement 或稱補助侵害協助侵害幫助侵害或與有侵害 ) 兩種 1 直接侵害係指未經專利權人同意而直接實施該發明專利申請專利範圍所記載之全部技術内容, 或是與其具有實質相同之技術手段功能結果之均等論範圍内 2, 例如以簡單置換部分構成要件之方式而加以實施之 1 蔡明誠, 專利侵權要件及損害賠償計算, 經濟部智慧財産局,2006 年 4 月初版一刷, 第 8-11 頁 2 均等論係基於保障專利權人利益的立場, 避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換, 而規避專利侵權的責任由於以文字精確完整描述申請專利範圍, 實有其先天上無法克服的困難, 故專利權範圍得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍, 不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍 5

侵權行為 3 當申請專利範圍所記載之技術内容為物或裝置之發明時, 則未經專利權人同意而生産製造該物或裝置之行為, 即屬對專利權之直接侵害, 故未經專利權人同意而使用讓與借貸展示或進口申請專利範圍所記載之物或裝置之行為, 亦屬對專利權之直接侵害 ; 如為生産方法之專利時, 未經專利權人同意而以該方法進行生産之行為, 亦屬直接侵害專利權之態樣 4 望文生義, 間接侵害係以間接方式侵害專利權之行為, 亦即該行為雖非侵害專利權本身, 然具有誘引鼓舞他人侵害專利權之作用, 亦是幫助他人侵害之行為 5 例如製造販賣組裝得生産擁有專利權之物的設備之行為, 縱未直接侵害該專利權, 惟仍屬對該專利權之間接侵害 ; 此外, 生産販賣或進口專門用於擁有專利權之物或裝置之零組件, 或生産販賣或進口專門用於擁有專利權之製造方法之物或裝置之行為, 亦屬對該專利權之間接侵害 6 7 我國現行專利法對於專利權侵權行為之態樣, 係分別規定於專利法第 56 條第 106 條第 123 條中, 包括未經物品之發明專利權新型專利權設計專利權人同意而製造 8 為販賣之要約 9 販賣 10 11 使用或為上述目的而相對於申請專利範圍之技術特徵, 待鑑定對象之元件成分步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異 (substantial difference) 時, 則適用均等論適用均等論須先符合全要件原則, 始有成立可能轉引自陳昭明, 專利侵權行為之研究以間接侵害為中心, 東吳大學法律學院法律學系, 碩士論文,2007 年 7 月, 第 2 頁 3 飯田幸郷, 特許用語の基礎知識, 社団法人発明協会,1995 年 2 月 22 日改訂 2 版 1 刷, 第 56 頁 ; 鄭中人, 論專利權之性質 ( 下 ), 司法週刊, 第 888 期,1998 年 7 月 29 日 ; 趙晉枚蔡坤財周慧芳謝銘洋張凱娜, 智慧財産權入門, 元照出版有限公司,2005 年 5 月 4 版 1 刷, 第 68 頁 4 大和田勇, 知的財産権早わかり, ダイヤモンド社,2000 年 2 月 28 日発行, 第 36 頁 5 曾陳明汝, 兩岸暨歐美專利法, 學林文化事業有限公司,2004 年 2 月修訂再版, 第 192 頁 6 同前註 3, 第 56 頁 ; 同前註 4, 第 36 頁 7 我國現行專利法係於 2003 年 2 月 6 日總統令修正公布, 除第 11 條自公布日施行刪除條文第 83 條第 125 條第 126 條第 128 條至第 131 條自 2003 年 3 月 31 日施行外, 其餘條文自 2004 年 7 月 1 日施行 ; 2010 年 8 月 25 日總統令修正公布第 27 28 條條文 ;2010 年 9 月 10 日行政院令定自 2010 年 9 月 12 日施行 8 係指以機器或手工生産具有經濟價値之專利物品 ( 智慧財産局法務室, 專利法逐條釋義, 有限責任經濟部智慧財産局員工消費合作社,2003 年 3 月, 第 131 頁 ); 或係指以包括但不限於物理化學生物技術等手段生產之行為 ( 智慧財產局法務室, 專利侵害鑑定要點, 有限責任經濟部智慧財産局員工消費合作社,2004 年 11 月 2 日, 第 8 頁 ) 9 所謂為販賣之要約 (offering for sale) 係指明確表示要販賣之行為, 包括口頭書面等各種方式, 例如於貨物上標定售價並陳列於網路上廣告或以電話表示等要約之引誘行為均屬之為販賣之要約應採廣義之解釋專利法規定為販賣之要約屬侵害專利權行為, 係參酌世界貿 6

12 進口該物品之行為, 以及未經方法發明專利權人同意而使用該方法及使用為販賣之要約販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之行為新專利法中之製造為販賣之要約販賣使用進口等行為單獨存在時, 均會構成專利侵權 13 而發明專利權新型專利權設計專利權人之專利權在受到侵害時, 則可依新專利法第 84 條第 108 條準用第 84 條第 129 條準用第 84 條之規定分別向侵權行為人行使包括損害賠償請求權侵害除去請求權侵害防止請求權銷燬請求權等在内之諸民事救濟請求權 14 由上述現行專利法第 56 106 123 條之立法意旨觀之, 該等侵權行為之態樣皆屬對於物品專利權或方法專利權之直接侵害行為, 而未包括前述各項間接侵害之行為 15 是以, 如在我國遂行未經物或方法專利權人同意而製造販賣構成該專利物品或用以實施該專利方法之某一重要元件, 抑或製造販賣組裝得生産該專利物品的設備等間接侵害之行為時, 將可能因該重要元件或生産設備無法通過僅適用於直接侵害態樣之專利侵害鑑定要點所規定之文義讀取 ( 即全要件原則 ) 及均等論之檢驗 16, 而産生對於物品專利權易組織 (WTO) 中與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights; 簡稱 TRIPS) 第 28 條第 1 項之規定 ( 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 8 頁 ) 10 係指有償讓與專利物品之行為, 包括買賣互易等行為 ( 專利法逐條釋義, 同前註 8, 第 131 頁 ); 或係指有償讓與之行為不論經銷商或零售商, 均得為專利侵害訴訟之當事人 ( 專利侵害鑑定 11 12 13 14 要點, 同前註 8, 第 8 頁 ) 係指實現專利的技術效果之行為, 包括對物品之單獨使用或作為其他物品之部分品使用 ( 專利法逐條釋義, 同前註 8, 第 131 頁 ); 或在物品專利權方面, 係指實現發明或創作之技術效果之行為, 包括對物之單獨使用或作為其他物之部分之使用 ; 在方法專利權方面, 係指實現發明之每一步驟之行為在用途發明方面, 將已知物用於該發明用途以外者, 不屬於使用該專利 ( 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 8 頁 ) 係指為了在國内製造販賣使用之目的, 從國外進口專利物品而言 ( 專利法逐條釋義, 同前註 8, 第 131 頁 ); 或係指為了在國內製造為販賣之要約販賣使用為目的, 而自國外移入物品或以製造方法所直接製成之物品者, 但不及於為上述目的以外之移入在國際貿易上, 若僅收到發票 (INVOICE) 尚不屬進口 ( 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 8 頁 ) 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 8 頁同前註 1, 第 11 頁 ; 劉尚志王敏銓張宇樞林明儀,Patent Wars 美台專利訴訟實戰暨裁判解析, 元照出版有限公司,2005 年 4 月初版 1 刷, 第 422-427 頁 15 王澤鑑, 侵權行為法, 自版,2009 年 7 月, 第 193-194 頁 ; 同前註 1, 第 8-9 頁 16 比對申請專利範圍與待鑑定對象時, 應以解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件成分步驟或其結合關係逐一比對待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術 7

或方法專利權未構成侵害之結果, 導致無法行使專利法所賦予之民事救濟請求權作為排除侵權行為的救濟措施, 則可按以下規定訴請救濟 : 一我國現行專利法第 84 條第 1 項規定 : 發明專利權人對於侵害其專利權者, 得請求除去之有侵害之虞者, 得請求防止之二同條第 2 項規定 : 發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者, 得請求損害賠償三同條第 3 項規定 : 發明專利權人為第一項之請求時, 對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具, 得請求銷毀或為其他必要之處置第二項民法我國民法就侵權行為之型態通常可區分為通常侵權行為與特殊侵權行為如因行為人個人的故意或過失行為而不法侵害他人權利, 即為通常侵權行為, 適用我國民法第 184 條規定如因第三人行為之參與或自己以外之事實導致不法侵害他人權利, 即為特殊侵權行為, 適用同法第 185 條規定特殊侵權行為中的共同侵權行為, 係指數人共同不法侵害他人權利之行為而共同侵權行為尚可細分為共同加害行為共同危險行為及造意及幫助等三種, 依民法第 185 條規定, 對於共同侵權行為人課以連帶損害賠償責任以下茲針對專利間接侵全可能適用民法第 184 條與第 185 條之各項要特徵, 即不符合文義讀取經比對待鑑定對象不符合文義讀取, 應再比對待鑑定對象是否適用均等論若待鑑定對象之對應元件成分步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段 (way), 達成實質相同的功能 (function), 而產生實質相同的結果 (result) 時, 應判斷待鑑定對象之對應元件成分步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異, 適用均等論實質相同係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵, 即不適用均等論, 應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍相關内容載於 : 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 39-42 頁 8

件, 分別論述如下 : 一第 184 條第 1 項前段規定其立法目的在保護正當權利人之利益, 故行為人不論故意或過失, 都應擔負賠償責任 ( 一 ) 客觀要件 : i. 須有自己之加害行為 ii. 行為違背法律 iii. 侵害行為 iv. 須發生損害 v. 須加害行為與損害間存在相當因果關係 ( 二 ) 主觀要件 : i. 須有責任能力 ( 即侵權行為能力 ) ii. 須有故意或過失 ( 即意思責任 ) 二第 184 條第 1 項後段規定有關違反善良風俗之故意加害行為, 其保護之標的為權利以外之其他法益其成立要件如下 : ( 一 ) 客觀要件 : i. 需故意以違背善良風俗之方法加害 ii. 須侵害權利以外之其他利益 iii. 須有自己之加害行為 iv. 須發生損害 v. 須加害行為與損害間存在相當因果關係 ( 二 ) 主觀要件 : i. 須有責任能力 ( 即侵權行為能力 ) ii. 須有故意 ( 即意思責任 ) 三第 184 條第 2 項規定凡違反保護他人的法律, 而致生他人損害者, 應負損害賠償責任 9

另有但書規定, 排除無過失行為者的責任 ( 一 ) 客觀要件 : i. 行為人違反保護他人的法律 ii. 須有加害行為 iii. 須有侵害他人之權利或利益 iv. 須發生損害 v. 須加害行為與損害間存在相當因果關係 ( 二 ) 主觀要件 : i. 須有責任能力 ( 即侵權行為能力 ) ii. 須有故意或過失 ( 即意思責任 ) 四第 185 條第 1 項前段規定本條立法目的在保障受侵害者, 故數人共同為侵害行為時, 各有賠償其所致損害全部之責任, 其要件為 : ( 一 ) 數人必須具備侵權行為 ( 二 ) 共同行為人間須具備侵害行為之關聯性五第 185 條第 1 項後段規定其目的在防止因共同行為人間的責任分配難以釐清, 致令受侵害人無法獲得補償, 其要件為 : ( 一 ) 數人均為共同不法行為 ( 二 ) 無法確定共同行為人中何人為加害行為 ( 三 ) 共同行為人間須具備侵害行為之關聯性六第 185 條第 2 項規定本條立法目的在於保障被害者的利益, 因此造意人與幫助人均視為共同行為人 17, 其要件為 : 17 台灣最高法院 92 年度台上字第 1593 號民事判決 : 又本條所稱造意幫助, 相當於刑法上之教唆幫助概念, 事以造意, 係指教唆他人使聲侵權行為決意, 並進而為侵權行為而幫助, 則指予行為人助力, 使之易於為侵權行為, 其註力包含物質及精神上幫助主侵權行為人須為侵權行為, 且客觀上造意幫助行為均須對侵權結果之發生有相當因果關係, 10

(一) 行為人為造意人或幫助人 (二) 造意人或幫助人對於教唆幫助之行為須有故意或過失 (三) 被害人所受之損害與該教唆幫助行為間須有因果關係 18 第二節現行民事保全程序之法律規範第一項民事訴訟法我國的保全程序大抵可分為假扣押系爭標的物之假處分以下簡稱一般假處分以及定暫時狀態處分前二者之目的在於保全債權之執行而定暫時狀態處分之制度目的有論者認為其僅係預防法律關係即權利義務現狀之變更暫維現在之狀態19 另有學者指出定暫時狀態處分之目的應係多重亦即除了暫時性保全聲請人權利外亦透過法院定一當事人間之暫時狀態藉以調整均衡雙方當事人間之利害關係以防免急迫之危險維持法律秩序之和平其所依據之法理乃與緊急避難正當防衛共通含有公益性格因此非純為保全個人權利而係為保護當事人全體之法利益與公益 20 按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求欲保全強制執行者得聲請假扣押假扣押非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者不得為之請求及假扣押之原因應釋明之前項釋明如有不足而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者法院得定相當之擔保命供擔保後為假扣押民事訴訟法第522條第1項第523條第1項及第526條第1項第2項分別定有明文又所謂假扣押之原因即債務人有日後不能強制執行或甚難執行之虞或應在外國為強制執行者如債務人浪費財產增加負擔或就其財產為不利益之處分將達於無資力之狀態或移住遠地逃匿無蹤或隱匿財產等情 18 19 20 造意人幫助人始負共同侵權責任孫森焱民法債偏總論(上冊) 自版 2010 年 5 月第 205-248 頁姚瑞光民事訴訟法論弘揚圖書有限公司 2012 年 1 月第 764 頁邱聯恭民事訴訟法修正後之程序法學著重於確認修法之理論背景並指明今後應有之研究方向月旦法學雜誌101期 2003年10月第152頁 11

形屬之所謂釋明, 係指當事人提出證據, 使法院就其主張之事實, 得生薄弱之心證, 信其大概如此, 或得到大致為正當之心證, 即為已足 ( 最高法院 95 年度臺抗字第 386 號 96 年度臺抗字第 849 號 98 年度臺抗字第 807 號裁定意旨參照 ) 另假扣押為保全程序, 並非確定私權之訴訟程序, 苟合於上開假扣押之要件, 經債權人釋明假扣押之原因存在, 法院即得為准許假扣押之裁定, 至於債權人之本案債權於實體上是否正當, 屬本案應審酌之範疇, 非於假扣押保全程序中所得審認 21 而就定暫時狀態處分而言, 又可區分為規制性處分與滿足性處分, 前者之目的在於就當事人間有關之爭執, 由法院介入並予以規制, 以防止重大損害或急迫危險等 ; 後者之目的, 即在於就有爭執之法律關係能迅速獲得相當於本案判決勝訴之救濟, 尤其對於社會弱勢者而言, 就其扶養費薪資或退休金等繼續性給付, 承認藉由此一制度為一定之滿足, 以避免不可回復之損害發生或擴大 22 聲請定暫時狀態之處分, 明定聲請人就其爭執法律關係, 須釋明 : 為防止發生重大之損害, 或避免急迫之危險, 或有其他相類之情形而有必要之事實只要釋明充足, 因非終局法院仍得命供擔保後為定暫時狀態之處分反之, 若釋明不足, 法院應駁回其聲請法院對聲請暫時狀態處分必要性應審酌之因素, 應於裁定中敘明 : 聲請人將來勝訴可能性, 包括權利有效性及權利被侵害之事實 ; 法院若否准定暫態之處分, 聲請人是否受到無法彌補之損害 ; 法院若否准聲請, 造成聲請人之困境是否大於相對人 ; 對於公眾利益 ( 例如醫藥安全或環境問題 ) 造成之影響第二項智慧財產審理法如本章第二節第一項所述, 在我國專利侵權訴訟中之保全程序是比照民訴法之相關規定, 然智慧財產法院成立後, 其於審理時適用智慧財產審理 21 99 年度抗字第 1211 號臺灣高等法院民事裁定 22 沈冠伶, 我國假處分制度之過去與未來以定暫時狀態之假處分如何衡平保障兩造當事人間之利益為中心, 月旦法學雜誌 109 期,2004 年 6 月, 第 53 頁 12

法, 於型式要件上與民訴法有所差異, 說明如下 : 一釋明不足不得以供擔保代替之一般聲請保全程序之案件, 依民事訴訟法第 538 條之 4 準用同法第 533 條第 526 條規定, 即聲請人雖就聲請保全程序及請求原因釋明仍有不足, 惟其陳明願供擔保, 或法院認為適當者, 得定相當之擔保金額准許之但審理法第 22 條第 2 項已明定其釋明有不足者, 法院應駁回聲請, 則嗣後有關智慧財產案件, 已不得以釋明不足而以供擔保代替為由, 准許保全程序之聲請二提高聲請人之釋明責任智慧財產案件多具有高度技術性, 准否當事人聲請定暫時狀態之處分, 均會對當事人造成深切影響, 應提高聲請人之釋明責任, 以期衡平審理法第 22 條第 4 項及審理細則第 37 條第 1 項亦分別規定, 法院為定暫時狀態之處分前, 應令兩造陳述意見聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定暫時狀態之處分者, 須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要, 即就聲請定暫時狀態處分保全之必要性, 提出高度釋明, 有異於民事訴訟法規定之釋明責任三法院得開示心證智慧財產審理法第 8 條第 2 項有關審判長或受命法官就事件之法律關係, 應向當事人曉諭爭點, 並得適時表明其法律上之見解及適度開示心證之相關規定, 係為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體及程序利益而設, 且明定法院就訴訟事件公開心證之範圍, 包括闡明並確認該爭訟法律關係之事實上法律上及證據上爭點, 另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解, 亦得為適當之揭露, 以保障訴訟當事人之權益而一般定暫時狀態處分之案件, 依民事訴訟法則無類此規定, 適用時應予辨明四法院審酌標準聲請人就智慧財產案件有爭執之法律關係, 向法院聲請定暫時狀態之處 13

分, 既須就該法律關係存在及有定暫時狀態之必要性, 提出高度釋明, 則法院在審酌當事人之釋明標準, 亦應更趨慎重詳言之, 法院在審理定暫時狀態處分之聲請時, 就定暫時狀態之必要性, 應審酌 :1) 聲請人將來勝訴可能性 ;2) 聲請人是否受到無可彌補之損害 ;3) 聲請之准駁對於雙方損害之程度 ;4) 對公眾利益之影響等四項要件, 以期周全五聽證程序法院為保全程序之處分前, 應令兩造當事人有陳述意見之機會, 民事訴訟法第 538 條第 4 項前段已有規定, 審理法第 22 條第 4 項前段亦為相同規定惟斟酌智慧財產相關事件保全程序之特殊性, 同條項但書另規定, 聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事, 並提出確實之證據, 經智慧財產法院認為適當者, 得不通知相對人陳述, 而逕行裁定 23 第三節專利間接侵權之實務案例在我國法院實務上, 數行為人以行為之分擔共同不法直接侵害專利權而成立共同侵權行為, 並非罕見然而我國現行專利法並未引入專利間接侵權規範, 因此迄今僅有台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決明確以間接侵害為由, 認定專利間接侵權行為成立我國智慧財產法院成立後, 又發生了日商武田美商輝瑞及法商賽諾飛萬安特等知名藥廠在我國掀起學名藥的醫藥組合物發明訟爭, 其中以智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決較為人所熟知, 該案除使專利間接侵權案件受到更進一步的討論外, 也可作為我國後續是否將專利間接侵權規範納入下次專利法修正的參考指標故本文先後針對台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決與智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決分述如下 : 23 同前註 19, 第 764 頁 14

第一項台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決案例事實24 海豐飼料股份有限公司(被上訴人即被告下簡稱海豐公司)主張金豐富水族生技有限公司(上訴人即原告以下簡稱金豐富公司)自 89 年 7 月 31 日起至 12 月 31 日止陸續向海豐公司購買夢幻水晶及水燈產品並依約陸續給付價金共計新台幣(下同)220 萬元予上訴人上訴人自 90 年 1 月起至 4 月止陸續交付價值共計 1,899,921 元之夢幻水晶 19,140 個及水燈 974 個 (其中 55 個單價 550 元其餘 919 個單價 600 元合計 581,650 元) 惟海豐公司所交付之水燈(以下稱係爭水燈)有侵害第三人郭仲益所有之我國專利證書號新型第 135987 號魔幻擺飾專利權(以下簡稱系爭專利) 之瑕疵且無法補正準用給付不能法律效果依民法第 226 條第 256 條規定於 90 年 10 月 3 日向原法院提起 90 年度訴字第 2129 號(嗣視為撤回以下稱前案)請求返還買賣價金之訴時以起訴狀之送達對海豐公司為解除契約之意思表示再海豐公司未交付價值 300,079 元之夢幻水晶及水燈經金豐富公司於 90 年 8 月 29 日以台中 50 支郵局第 2291 號存證信函催告交付再於前案當庭催告海豐公司已遲延給付金豐富公司乃於前案以起訴狀之送達為解除契約之意思表示為此依民法第 259 條規定請求海豐公司反還有瑕疵部分之水燈價款 581,650 元及未交貨部分之價款 300,079 元合計 881,729 元並加計自 92 年 2 月 22 日起至清償日止按年息 5%計算利息法院見解25 按經濟部智慧財產局 91 智專一一 14006 字第 0913100093 號函檢附該專利申請資料所示系爭專利之申請專利範圍略以至少一個透明 24 25 原審案號台灣板橋地方法院 92 年度訴字第 146 號民事判決摘錄自台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決書 15

本體, 該本體係為一容置有液體之中空體, 於上端具有一個開口, 並於下緣處設有一進氣孔 ; 一承接於本體下緣之中空座體 ; 一設置於座體內, 並位於前述本體下緣之投射燈, 用以將所發出的光投向該本體底端 ; 及一設置於座體內之送風裝置, 其上係配置有一送風管, 該送風管之另一端係接出一種魔幻擺飾其中該送風裝置係藉以一送風管將空氣不斷地打入本體中, 形成顆粒狀的氣泡不斷由下往上移動的情形, 並利用前述投射燈將燈光投向該本體, 形成一種不單單是靜態的單純擺設次查, 財團法人中華工商研究所之鑑定報告書, 記載分析結論為 : 系爭水燈與系爭專利申請專利範圍之技術構成, 係與利用本案新型專利實質相同之手段方法, 發揮相同之作用機能, 以產生相同之效能結果, 故適用於均等論原則, 即構成實質相同之情形, 為本案新型專利之申請專利範圍所涵括理由略以 :1. 專利範圍之投射燈主要用以將所發出的光投向本體之底端, 並利用本體材質透明的特性, 使光源傳遞至整個本體上, 使該本體更具美感 ; 系爭水燈係以透明材質本體型態, 利用相同投射燈傳遞光源之技術, 達成相同之特徵暨功效, 因此認定二者此要件所載述內容相符 2. 系爭水燈其獨立項之透明本體中空座體投射燈送風管等相關構件之使用技術手段, 與申請專利範圍達成相同的功效或結果雖然系爭水燈缺乏專利範圍送風裝置之必要構件, 但系爭水燈必須具備類似送風裝置之設備, 並就習知技術之資料顯示, 方能達到觀賞用途之效果, 故應為相同故鑑定人認為系爭水燈雖尚未安裝送風裝置, 但仍為系爭專利之專利範圍所涵蓋, 換言之, 系爭水燈侵害他人專利權海豐公司雖質疑上開鑑定結論違反經濟部智慧財產局頒定之專利侵害鑑定基準關於均等成立要件中置換可能性置換容易性之認定, 且系爭水燈產品無送風裝置, 鑑定人不得以水燈有此一功能為前提, 鑑定是否侵害專利權云云然財團法人中華工商研究所針對此質疑, 以 93 年 3 月 22 日 (93) 中智修字第 03002 號函補充說明 :1. 系爭水燈無具備送風裝置, 但具備一塑膠管一端於中空座體中, 另一端於中空座體之外, 依據過去之習知技術 16

或公知知識之推斷此塑膠管應為用於送風之用再依據過去之技術資料可推斷此塑膠管之效果預先設計為達到有氣泡出現之觀賞效果 2.本案採用間接侵害概念並用均等論進行判斷亦即系爭水燈雖缺乏專利範圍之一零件但此零件為一普及物並可經由簡單之購買或容易之組裝完成且系爭水燈已具備組合該零件組合部位預備組合結構應視為對於專利權範圍之侵害故海豐公司上開抗辯尚不足採綜上系爭水燈為為系爭專利之範圍所涵蓋金豐富公司主張系爭水燈侵害他人專利權海豐公司應負權利瑕疵擔保責任自非無據第二項智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決案例事實26 日商武田藥品工業股份有限公司(上訴人即原告武田藥品工業株式會社 Takeda Pharmaceutical Company Limited 以下簡稱武田公司)經研究發現利用胰島素敏感性促進劑(例如 Pioglitazone 或其藥理學上可接受之鹽類其中 Pioglitazone 之中文譯名為皮利酮而其藥理學上可接受之鹽類如 Pioglitazone Hydrochloride 即皮利酮鹽酸鹽等)與其他抗糖尿病藥品例如雙胍 ( 如 Metformin 中文譯名為二甲雙胍 ) 胰島素分泌促進劑 ( 如 Sulfonylurea 中文譯名為磺醯尿素或磺醯)或胰島素製劑(胰島素之英文為 Insulin)之組合投藥在治療糖尿病時可獲致比單獨施用更好之療效同時由於此種組合使用所具備之加乘藥效可減少其個別劑量而降低因長期服用或高劑量所導致之副作用武田公司就此發明取得我國第 135500 號用以預防及治療糖尿病之醫藥組成物發明專利(以下簡稱系爭專利一) 專利效期自 90 年 6 月 7 月起至 105 年 6 月 11 日止其中申請專利範圍第 1 3 8 9 項等涉及合併使用 Pioglitazone 或其鹽類之胰島素敏感性促進劑及 Metformin 等雙胍之醫藥組合至於申請專利範圍第 10 13 項等則涉及合 26 原審案號智慧財產法院 97 年度民專訴字第 5 號民事判決 17

併使用 Pioglitazone 或其鹽類之胰島素敏感性促進劑 Sulfonylurea 及 / 或胰島素製劑之醫藥組合武田公司尚發現 Pioglitazone 於體內經代謝作用後, 將產生特定之四氫噻唑二酮衍生物, 且除 Pioglitazone 本身外, 易透過該代謝物之活性, 而於體內產生所欲之抗糖尿病功效 ; 相關藥物動力學數據, 記載於原告在日本上市之 ACTOS 藥品仿單中 ( 前述二化合物以 M-III 及 M-IV 之代號表示 ) 針對上開衍生物, 原告並於我國取得第 63119 號四氫噻唑二酮衍生物, 其製法及用途發明專利 ( 以下簡稱系爭專利二 ), 專利效期自 82 年 7 月 1 月起至 101 年 4 月 10 日止武田公司就成分為 Pioglitazone 鹽酸鹽 (Pioglitazone Hydrochloride) 之藥品, 透過其百分之百持股之台灣子公司武田藥品工業股份有限公司 ( 以下簡稱台灣武田公司 ), 於我國最先向衛生署申請取得藥品許可證, 其中文藥品名為愛妥糖 ( 或英文藥名為 ACTOS ) 武田公司所有之系爭專利一及系爭專利二於 82 年 7 月 21 日及 90 年 6 月 7 日經我國專利主管機關公開於專利公報, 其愛妥糖藥品易於 90 年 6 月 18 日取得我國衛生署藥品許可且公告於網路上而愛妥糖之藥品仿單隨其藥品在台合法上市起, 廣為流傳於糖尿病醫藥市場, 中國化學製藥股份有限公司 ( 被上訴人, 即被告 ; 以下簡稱中化公司 ) 明知合併使用 Pioglitazone 或其鹽類以及 Sulfonylurea Metformin 或 Insulin 之醫藥組合, 為武田公司所擁有之系爭專利一之權利範圍所涵蓋, 竟於其泌特士 ( 或英文藥名為 Glitos ) 藥品仿單中教示並建議此種合併投藥療法, 導致糖尿病專科醫師依其建議而使糖尿病患直接服用 Pioglitazone 鹽類與 Sulfonylurea Metformin 或 Insulin 之醫藥組合 ; 因此, 武田公司主張該種服用行為, 實質上已等同於製造及使用受前揭專利權範圍所保護之醫藥組合, 造成對武田公司專利權之侵害, 已構成民法第 185 條第 2 項規定之造意行為, 亦屬侵權行為之態樣 18

法院見解27 武田公司並未單獨取得皮利酮的專利而是取得皮利酮加上其他化合物之藥劑組合專利且皮利酮係為一專利過期之學名藥28 而雖然中化公司生產銷售內含皮利酮鹽類的藥品但並未生產銷售武田公司擁有專利權的醫藥組合依照專利侵害之全要件理論產品的技術特徵並未落入武田公司的申請專利範圍故並未直接侵害武田公司之專利再者本案大部份都在探討有關於民法185條第2項之適用其所謂造意人即教唆他人使其產生為侵權行為之決意者幫助人即於他人為侵權行為之際幫助該他人易於實施侵權行為者29 因此法官認為武田公司無法舉證出醫師於開立處方簽建議病患同時使用皮利酮之組合物如此之行為是出於中化公司於藥品仿單中教示或造意所致因為醫師該等行為亦可能是一種專業知識的判斷當然中化公司難稱侵害武田公司皮利酮之組合物的專利權另外在使用中化公司所銷售含皮利酮的藥品時是否應該合併使用其他化合物並非由中化公司決定而是由醫師在診療病人的病情及身體狀況後始開立處方中化公司只單純生產皮利酮該皮利酮經人體自然代謝後會產生化合物此非人之意志或努力所能控制之結果更不涉及商業販售行為與專利權之實施並無相關武田公司將第三人即病患之服用藥物以及藥物在人體內之代謝作用視為係中化公司之直接製造以及使用的侵害專利行為顯然不同是故中化公司並沒有侵害武田公司之專利亦無所謂之造意侵權行為而中化公司僅生產皮利酮成分之藥品其本身未使用服用當然亦不會代謝出系爭專利二所揭示之化合物依照專利法賦予專利權人之排他權武田公司僅能主張系爭專利二所揭示之化合物而非皮利酮或是含有皮利酮的藥品且皮利酮經人體自然代謝後所產生之化合物並非人之意志或努力所能控制之結果當然也不是中化公司製造皮利酮之結果 27 28 29 摘錄自智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決書市場上製造含皮利酮或其鹽類成分之藥品廠商不止被告一家其中亦包含原告所生產之藥品經濟部中小企業處南港生技育成中心網站 http://www.nbic.org.tw/newsdetail.aspx?news_id=751 最後瀏覽日期 2012年8月5日參照最高法院 89 年台上字第 2240 號民事判決亦也是解決專利之共同侵權問題 19

兩者無法劃為等號中化公司僅販售含有皮利酮之藥品在其仿單中並未告知病患於購買服用後於身體內可產生化合物進而鼓勵病患服用病患服用含有皮利酮藥品其目的在於治療糖尿病而非意欲製造化合物難謂造意或幫助當然中化公司沒有侵害系爭專利第四節專利侵害財產權事件之保全程序案例第一項智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號民事判決案例事實30 鴻海精密工業股份有限公司(被上訴人即原告以下簡稱鴻海公司)為國內知名之電連接器超級大廠上達科技股份有限公司(上訴人即被告以下簡稱上達公司)則為民國 91 年始行設立之中小企業亦以生產電連接器產品為主要業務雙方具有競爭關係鴻海公司於 95 年 12 月 4 日具狀向台灣士林地方法院下稱士林地院以上達公司侵害其我國新型證書號第 M253987 號第 M253081 號新型專利權及我國發明證書號第 I259626 號發明專利權(以下簡稱系爭專利群)為由聲請定暫時狀態之假處分裁定禁止上訴人公司製造販賣所有供 Express Card 使用之電連接器產品以及相同或近似於上開系爭專利群之產品經該院於 95 年 12 月 26 日裁准後被上訴人於 96 年 1 月 23 日公開在台灣證券交易所股份有限公司之股市公開觀測站網站上發布上達科技股份有限公司涉嫌侵害本公司智慧財產權等未敘明具體內容之不實言論並在尚未執行該假處分之下擅自公告本公司已於今日收到士林地院之裁定准予對上達科技股份有限公司執行假處分禁止上達公司生產銷售製造或進口涉嫌侵害本公司專利之產品云云以毀損上達公司之商譽並致令上達公司的客戶誤以為上達公司已因假 30 原審案號臺灣板橋地方法院 96 年度重智字第 15 號民事判決 20

處分之執行不得再出貨而不得出貨之產品更包括 Express Card 用電連接器以外之產品嗣鴻海公司復於收受假處分裁定 20 日後始聲請執行該假處分經上達公司抗告台灣高等法院於 96 年 6 月 29 日以 96 年度抗字第 358 號裁定書撤銷該假處分裁定鴻海公司提再抗告最高法院仍於 96 年 11 月 8 日以 96 年度台抗字第 785 號裁定駁回再抗告該定暫時狀態之假處分裁定始告撤銷確定在上述假處分執行迄今 9 個月期間以及今後之相當期間上達公司完全無法銷售 Express Card 相關之電連接器產品鴻海公司聲請定暫時狀態處分之時並未將上達公司產品送鑑定取得之鑑定報告並非針對標的物為之未符合行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權商標權或專利權警告函案件之處理原則第 3 條之規定故鴻海公司聲請取得並執行定暫時狀態處分禁止上達公司銷售所有供 Express Card 使用之連接器產品之行為已違反公平交易法第 24 條之規定構成足以影響交易秩序之顯失公平行為並違反保護他人之法律上達公司爰依民事訴訟法第 538 條之 4 準用同法第 533 條第 531 條第 1 項規定及民法第 184 條第 1 項第 184 條第 2 項第 195 條第 1 項公平交易法第 22 條第 24 條第 31 條第 32 條第 1 項之規定聲明請求賠償損害營業損失新臺幣下同 1500 萬元律師費 361,484 元商譽損害 450 萬元共為 19,861,484 元及自起訴狀送達翌日起至清償日止依年息 5%計算之利息並願提供擔保請准宣告假執行法院見解31 按定暫時狀態處分之裁定因自始不當而撤銷或債權人未依限起訴或債權人聲請撤銷者債務人均得請求債權人賠償因定暫時狀態處分或供擔保所受之損害此觀民事訴訟法第 538 條之 4 第 533 條第 531 條第 1 項第 530 條第 3 項規定即明所謂定暫時狀態處分裁定因自始不當而撤銷者專 31 摘錄自智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號民事判決書 21

指該裁定在抗告程式中經抗告法院再抗告法院或為裁定之原法院依當初裁定時客觀存在之情事認為不應為此裁定而予撤銷使其失效者而言32 且債權人所負此項賠償損害責任乃本於假扣押裁定撤銷之法定事由而生債務人賠償請求權之成立即不以債權人之故意或過失為要件33 查鴻海公司於 95 年 12 月 4 日以上達公司有侵害其系爭專利群之情事向士林地院聲請定暫時狀態處分經該院於 95 年 12 月 26 日以 95 年度裁全字第 6630 號裁定准許上達公司不服提起抗告經臺灣高等法院認鴻海公司資產高達數千億即使於 2 年內共受到 2,000 萬元之損害亦不致於立即危及公司之生存或營運難以期待其依正常訴訟程式或一般保全程式謀求救濟再觀諸鴻海公司於 95 年 6 月 15 日取得上達公司銷售系爭產品之發票已知上達公司銷售系爭產品之事實卻於半年後即 95 年 12 月 4 日始為本件假處分之聲請且於原法院准許假處分 96 年 1 月 23 日送達假處分裁定後於 96 年 2 月 16 日始為執行亦足佐證其並未因被告銷售系爭產品而發生重大損害或有急迫危險之情形鴻海公司復不能提出證據以釋明其有防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有定暫時狀態處分之必要欠缺定暫時狀態處分之必要性而於 96 年 6 月 29 日以 96 年度抗字第 358 號裁定廢棄原准予定暫時狀態假處分之裁定鴻海公司不服提起再抗告經最高法院於 96 年 11 月 19 日以 96 年度台抗字第 785 號裁定駁回再抗告確定之事實為兩造所不爭執並經本院調閱上開定暫時狀態處分卷宗查證屬實且有民事裁定之影本 3 份附於原審卷第 168-172 32 33 最高法院 69 年台上字第 1879 號判例意旨民事訴訟法第 531 條假扣押裁定因自始不當而撤銷者債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受損害之規定依同法第 533 條規定於假處分程序固有準用惟所謂自始不當而撤銷者係指假處分裁定後債務人提起抗告經假處分裁定法院或抗告法院認為依命假處分時客觀存在之情事不應為此裁定者而言若係因以後之情事變更而撤銷該裁定即與自始不當而撤銷者有間不得據以請求損害賠償最高法院 58 年台上字第 1421 號判例意旨侵權行為固以故意或過失侵害他人之權利為成立要件惟關於假扣押裁定因自始不當而撤銷或因民事訴訟法第 529 條第 2 項及第 530 條第 3 項之規定而撤銷者債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害同法第 531 條定有明文故債權人所負此項賠償損害責任乃本於假扣押裁定撤銷之法定事由而生債務人賠償請求權之成立即不以債權人之故意或過失為要件至債權人對於分配表聲明異議並對於他債權人起訴雖受敗訴判決但法律上既無該聲明異議人應賠償他債權人因此所受損害之明文規定則該他債權人對於聲明異議人如請求損害賠償惟得依民法侵權行為之法則辦理亦即對於聲明異議人之有故意或過失應負證明之責 22

176-181 193-194 頁可稽揆諸首揭說明, 系爭定暫時狀態處分裁定, 經抗告法院依當初裁定時客觀存在之情事, 認為不應為此裁定而予撤銷, 並經確定, 則上達公司主張該定暫時狀態處分裁定有自始不當情事, 即堪採信鴻海公司雖以臺灣高等法院認定其資產高達數千億, 有承擔 2 千萬元損失之能力, 且鴻海公司於 95 年 6 月 15 日取得上達公司銷售系爭產品之發票, 已知上達公司銷售系爭產品之事實, 卻於半年後即 95 年 12 月 4 日始為本件定暫時狀態處分之聲請, 且於原法院裁定准許, 於 96 年 1 月 23 日送達裁定後, 於 96 年 2 月 16 日始為聲請執行, 亦足佐證其並未因上達公司銷售系爭產品而發生重大損害或有急迫危險之情形等情, 顯與事實不符, 且係因未曉諭其對前開其所認為欠缺必要性之情況表示意見, 以致發生上述錯誤認定之瑕疵等語置辯惟該定暫時狀態處分裁定, 既在抗告程式中, 經抗告法院依當初裁定時客觀存在之情事, 認為不應為此裁定而予撤銷使其失效, 並經最高法院駁回被上達公司再抗告確定, 即已符該裁定有自始不當而撤銷之情事, 有如前述, 鴻海公司上開抗辯, 自無礙於該裁定有自始不當而撤銷情事之認定鴻海公司雖又抗辯其於 95 年 6 月 15 日取得上達公司所銷售侵害系爭專利群之產品, 即將上達公司產品型錄委託財團法人台灣經濟發展研究院進行相關鑑定, 確定有侵害系爭專利群情事後, 先委請律師於 95 年 9 月 26 日發函予上達公司, 請其儘速出面協商解決, 協商過程中, 上達公司法定代理人於 96 年 3 月 30 日以 e-mail 向鴻海公司提出 1,300 萬元和解金額之提議, 足證上達公司亦認其所生產製造之 Express Card 連接器產品確有違法侵害系爭專利權之事實, 嗣因雙方對於賠償之數額不能達成共識, 故最後未成立和解此外, 鴻海公司亦有將上達公司商品型錄經由鴻海公司公司內部之專業工程師詳細審閱, 亦認原告所生產製造之各式 Express Card 連接器產品應均屬相同之設計結構, 僅與電腦主機板間之高度差有別, 以應不同廠商之安裝需要而已等語, 爭執本件上達公司確有侵害其專利權情事, 並其就系爭定暫時狀態處分裁定之撤銷, 應無何過失等語惟定暫時狀態處分之裁定, 因自 23

始不當而撤銷債務人得請求債權人賠償因定暫時狀態處分或供擔保所受之損害而債權人所負此項賠償損害責任乃本於定暫時狀態處分裁定撤銷之法定事由而生債務人賠償請求權之成立即不以債權人之故意或過失為要件已如前述則本件就系爭定暫時狀態處分之撤銷鴻海公司抗辯其無過失縱屬可採仍應負損害賠償責任綜上系爭定暫時狀態處分既有自始不當經撤銷之情事則上達公司主張依民事訴訟法第 538 條之 4 第 533 條第 531 條第 1 項第 530 條之規定請求鴻海公司賠償即屬有據第二項智慧財產法院 98 年度民專上字第 21 號民事判決案例事實34 瑞士商巴斯卡特用化學品控股公司被上訴人即附帶上訴人以下簡稱巴斯卡公司所起訴之本訴事實係主張常禾菁研科技股份有限公司上訴人即附帶被上訴人以下簡稱常禾公司未經巴斯卡公司同意即製造販賣使用巴斯卡公司所擁有之我國證書號第 137235 號一種酞花青化合物及其製備方法發明專利權(下稱系爭專利 1)之請求證書號第 164497 號金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素及包括其之組成物發明專利權(下稱系爭專利 2)及證書號第 196051 號金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素及其製備方法發明專利權(下稱系爭專利 3)之物品申言之常禾公司所製造販賣或使用之物品即可紀錄型光碟用染料產品 EV-PD Recording LayerMater ial 下稱產品 A EV-PD Power Dye (下稱產品 B)及 PD- 588 Optical Storage Materia 下稱產品 C EV-PD Recordi ng Layer Material 產品上皆有註明 Evervictory Acutech Corporation 即常禾公司英文名稱另產品 B 產品 C 等產品則為原審法院 92 年度執全字第 936 號假扣押案件所查封之常禾公司產品另有證據保全時所採未具名之樣品下稱產品 D 以上除產 34 原審案號臺灣桃園地方法院 94 年度智字第 27 號民事判決 24

品 A B 為成品外 C D 為半成品或原料業已涉嫌侵害巴斯卡公司系爭專利又巴斯卡公司為求慎重針對產品 A 業已先行委託 Syngenta Corp Protection AG 分析該項產品化學結構後得知常禾公司生產之產品 A 確有侵害原告系爭專利之情事應負連帶損害賠償排除侵害防止侵害及登載判決書之責任常禾公司所起訴之反訴事實係主張巴斯卡公司所為聲請假扣押假處分及保全證據之產品 A 部份常禾公司已否認為其所生產巴斯卡公司訴訟迄今均不能提出為常禾公司所生產之證據又巴斯卡公司所提呈所謂之 Syng enta Corp Protection AG 分析報告係屬外國文書其真正性自有可疑且其分析人亦非司法院所指定之鑑定專業機構依法不可取巴斯卡公司自行送請鑑定之所謂常禾公司產品亦未經常禾公司確認而該報告書所使用之鑑定手段乃係基質輔助雷射脫附游離飛行時間式質譜儀 MALDI-TOF 及二段式高效液相層析質譜儀 LCMSMS 只能概括的檢測出受分析物在高能量電子束的撞擊之下所產生各主要碎片的離子的分子量不足以提供受分析物之分子結構是以本件鑑定報告並未解析申請專利範圍之技術特徵且於解析待鑑定對象之技術內容即存在嚴重錯誤自無從認定產品 A 為一有侵害巴斯卡公司專利權的分析標的物巴斯卡公司自行衍生了所有相關侵權認定並更據該外國文書之分析報告對常禾公司進行假扣押假處分及保全證據之不當行為對常禾公司之商業利益與聲譽之損害甚鉅復按產品 A C D 部份並未侵害巴斯卡公司之專利權因巴斯卡公司實施保全處分常禾公司即全面停止生產損害常禾公司之權利至鉅常禾公司請求巴斯卡公司賠償 4,300 萬元法院見解35 按因故意不法侵害他人之權利者負損害賠償責任民法第 184 條第 1 項前段定有明文一般侵害權利行為之成立係以構成要件該當行為侵害 35 摘錄自智慧財產法院 98 年度民專上字第 21 號民事判決書 25

他人權利致他人受有損害及具備不法性或違法性故意或過失為前提前者為客觀歸責要件後者為主觀歸責要件王澤鑑侵權行為法第 1 冊第 263 頁參照關於行為人是否有故意或過失應由主張有利於己事實之被害人負舉證責任專利權之核定撤銷為行政主管機關之職權就已核發之專利權在未經主管機關依法定程序撤銷前於其有效期間內專利權人即有排除他人侵害其專利之權利巴斯卡公司為系爭三專利權人於專利權有效期間內本於 Syngenta Crop Protection AG 分析報告內容相信產品 A 為常禾公司所製造販賣並侵害其系爭專利 2 3 之專利權先後聲請假扣押假處分且於提起本件本案訴訟後聲請保全證據其後再追加系爭專利 1 之請求均屬基於憲法所賦予之訴訟權依訴訟程序行使其專利權人之權利核屬正當權利之行使原應受保障不得僅因法院審理結果認定常禾公司就產品Ａ C D 無侵害系爭專利 2 3 之專利權之情事而為巴斯卡公司即專利權人部分敗訴之判決逕指巴斯卡公司之上開訴訟行為係故意或過失不法侵害常禾公司之權利而應負侵權責任36 第五節小結經由觀察前開實際案例可知當行為人未經專利權人同意而實施發明專利申請範圍所記載之全部技術內容或是與該技術內容具有實質相同之技術手段功能結果之均等論範圍內則專利權人可爰引我國現行專利法第96 條第120條及第142條之規定提出司法救濟以獲取損害賠償或排除侵權行為殆無爭議倘若行為人僅實施發明專利申請範圍所記載技術內容之一部則礙於我國現行專利法並未納入間接侵權之概念與相關規範僅能類推 36 最高法院 98 年度臺上字第 1562 號民事判決意旨按司法院釋字第 509 號解釋意旨乃在衡平憲法所保障言論自由與名譽權之兩種法益於民事案件中應有其適用是以行為人雖不能證明其言論內容為真實但依行為人所提證據資料足使其有相當理由確信為真實者即難謂係不法侵害他人之權利而令負侵權行為之損害賠償責任又按專利權之核定撤銷為行政主管機關之職權就已核發之專利權在未經主管機關依法定程序撤銷前於其有效期間內專利權人即有排除他人侵害其專利之權利 26

適用民法侵權行為之規範加以救濟惟兩法之原始立意不同, 規範要件也不盡相同, 況且智慧財產事件的特性亦與一般民事債權事件大相逕庭, 因此能否將此類事件併入民法侵權行為加以規範, 值得深入研究在智慧財產法院成立前, 台灣高等法院曾於 93 年度上易字第 44 號民事判決中, 提出間接侵權的概念, 並認為系爭水燈雖缺乏專利範圍之一構件, 雖不該當直接侵權的全要件判定標準, 然其已具備組合該構件之組合部位, 且該構件係為一普及物, 應視為對系爭專利之侵害行為即便後來新竹地方法院於 95 年度重智字第 8 號民事判決中表示不同見解 : 經細繹該台灣高等法院 93 年上易字第 44 號民事判決之案例情形及其內容, 該判決所指涉者, 乃係指依全要件原則, 待鑑定物因欠缺一零件, 不符合文義讀取, 但因該欠缺之某一零件為普及物, 可經由簡單之購買或容易之組裝完成時, 仍須依均等論判斷, 如構成均等侵害時, 仍認為構成專利之侵害故該判決所指涉者, 乃係專利之均等侵害, 此亦屬前述之美國法上所指之直接侵害之情形, 核與英美法上所指專利之間接侵害無涉本文認為仍然不能否定高等法院勇於導入間接侵權概念, 對我國智慧財產觀念的發展多有裨益再者, 本文也期待智慧財產法院及智慧財產審理法能給予專利權人適當的保障, 並避免專利間接侵權事件因適用法規的謬誤, 致令我國的產業蒙受到救濟措施遭濫用的苦果本文認為應進一步審視專利法納入間接侵權規範的修法提案, 以及相關適用法規的銜接是否妥適 27

第三章間接侵害外國立法例與實務見解之比較研究間接侵權的概念來自於民法一般是指因自己行為以外的事實造成他人權利被侵害的行為但隨著專利制度的發展這一概念也被引進到專利立法中專利間接侵權制度起源於美國在美國普通法上的判例基礎上逐步發展而來是為了彌補傳統的專利侵權判定標準對專利權保護之不足而設置的專利間接侵權源於共同侵權理論但已獨立於該理論而自成一套體系專利間接侵權案例首見於1871年由美國Connecticut州地區巡迴法院審理的Wallace v. Holmes案件中這是以共同侵權 joint tort feasors 這一古老的普通法原理為基礎第一次明確地認定未經專利權人同意製造或銷售用於專利裝置或者專利方法的非專利部件也可以被認定構成實質性的侵權從而拉開了專利間接侵權的序幕37 繼美國之後許多國家基於美國在科學技術領域的領導地位與跨國經濟貿易的發展的要求或基對其本國專利權人充分保護的考慮於TRIPS烏拉圭回合談判後都紛紛在其專利法中對專利間接侵權行為進行了相應的規制如歐盟盧森堡共同體專利公約第26條英國專利法第60條德國專利法第10條法國的知識產權法典第613-3條日本專利法第101條瑞典專利法第3條韓國專利法第127條中國大陸香港地區專利條例第74條等我國與中國大陸雖有相關修法的研議惟鑒於多方考量而尚未在專利法中納入專利間接侵權規定從已經規定了專利間接侵權的國家和地區來看各國對專利間接侵權制度的規定不太相同故本文就以美國德國日本及中國大陸的專利間接侵權立法與實務見解為例分述如下 37 法院於判決中指出當一個專利產品由幾個零件組成每一個零件缺少了其他零件都沒有使用價值的時候幾個人合起來製造和出售專利產品每個人只製造和出售專利產品的一個零件如果法律允許他們以每個零件都不構成侵權為藉口來逃避侵權責任的話專利的價值就會大大降低如果沒有燈罩燈頭本身沒有使用價值每賣一個燈頭被告就等於是向顧客做出有關侵犯專利權的提議每個顧客通過購買燈頭接受了被告的這個提議法院由這一點就可以推斷出被告和顧客的確是採取了一致的行為共同造成專利侵權的後果 29

第一節美國立法例與實務見解美國智慧財產規定於 United State Codes 第 35 章38 而對於專利侵權的規定主要為第 271 條其中第 271 條(a)項所提到之規定是直接侵權即未經專利權人授權不得製造販賣販賣之邀約使用以及進口而相對於直接侵權之間接侵權則規定於第 271 條(b)~(f) 茲介紹如下第一項美國專利法美國專利法將專利間接侵權行為分為積極誘引他人對未經專利權人授之專利權進行侵害行為之誘引侵權 (Inducement Infringement 又稱教唆侵害 ) 以及藉由販賣未經專利權人授權之機器製品組合物化合物之重要成分或用以實施方法專利之材料以輔助他人進行侵害行為之輔助侵權 (Contributory Infringement 又稱輔助侵權協助侵權幫助侵權或與有侵權 )等兩種類型39 其中誘引侵權係規定於美國專利法第271條 b 項中規範造意教唆 (Abetting)或幫助 (Aiding)的侵權態樣應負侵權之責任40 其成立要件為一客觀要件行為人要有積極誘引他人侵害專利權之行為二主觀要件雖然法條並未明文規定行為人必需知悉其行為構成專利侵害但此要件已由案件判決前例所確立反之行為人主觀上並不知悉其行為結果可能構成專利侵害則不符合誘引侵害之行為要件於 Manville Sale Group. v. Paramount Systems, Inc.一案41中則進一步指出被控侵權者必須具有慫恿他人進行侵權活動的明確意圖且被 38 39 40 41 同前註第頁 U.S. Code: Title 35 Patent http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35, last visit 2012/8/5. 1 6-11 35 U.S.C. 271 Infringement of patent. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. Manville Sale Group. v. Paramount Systems, Inc., 917 F.2d 544, 16 U.S.P.Q.2d 1587. 30

控侵權者的行為誘使了侵權活動的發生且其知悉或應可知悉其行為將誘使實際侵權的發生 42 輔助侵害則規定於美國專利法第271條 c 項中其係指在美國境内為販賣之要約或販賣未經專利權人授權之機器製品組合物化合物或用以實施方法專利之材料或裝置之構成發明重要部分之物或由外國輸入上掲之物至美國境内且明知上揭之物係特別製造或專門用以作為侵害該專利權而非存在實質上無侵害用途之主要品目或商品者應負輔助侵權者之責任43 其成立要件為一行為人在美國意圖銷售或銷售之物為實施物之專利或方法專利不可或缺之部分二行為人明知該重要部分之構件係特別製造或專門用以作為侵害該專利權且不屬於通用品或不存在實質非侵權用途之物三同時此等專利間接侵害行為皆須以專利直接侵害行為之發生為前提 44 在美國專利間接侵害行為之損害賠償責任又稱為第三人損害賠償責任 Third Party Liability 此第三人即係指雖未直接侵害專利權卻以間接方式進行侵害者除前述兩種專利間接侵害行為外第三人損害賠償責任亦可能發生在維修 Repair 改裝 Reconstruction 或在美國境外進行構件之組裝 Assembly of Components 等行為45 上開在美國境外進行構件組裝之行為即涵蓋在美國專利法第271條 f 郑胜利刘江彬主持翻译美国专利法知识产权出版社年月第頁轉引自陳思穎專利間接侵權之相關法律問題研究私立東吳大學法律研究所碩士論文年第 55 頁 43 42 44 45 Martin J. Adelman & RANDAII R. Rader & Gordon P. Klancnik 2011 1 187-188 2011 35 U.S.C. 271 Infringement of patent. (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. Ronald B. Hildreth, Patent Law A Practitioner s Guide, Practising Law Institute, 3 edition (October 29, 2011), at 9-4 Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals, Clark Boardman Callaghan; 2nd edition (May 1991), at 17-12 17-14 5 352-353 Ronald B. Hildreth, supra note 44, at 13-1. 31 同前註第頁

項規定之以組裝為目的之構件提供行為中, 亦即 : 一未經許可在美國境內或由美國境內提供或使提供專利發明之全部或主要部分之構件, 倘於該等構件處於完全未組裝或僅局部組裝之狀態下, 以如係在美國境內時將侵害該專利之組裝方式, 積極誘引於美國境外將該等構件加以組裝之行為, 應視為侵權者而負損害賠償責任二未經許可在美國境內或由美國境內提供或使提供專利發明之任何特別製造或專門使用於該發明, 而非適用於實質上無侵害用途之主要品目或商品之構件, 且於該構件處於完全未組裝或僅局部組裝之狀態下, 如明知該構件係以此方式製造或使用, 同時意圖以在美國境內時將侵害該專利之組裝方式, 使該構件將於美國境外加以組裝之行為, 應視為侵權者而負損害賠償責任 46 第二項實務見解有學者認為間接侵權的知悉和誘使侵權的知悉不同間接侵權的知悉, 是知悉使用的特定用途以及為該特定用途所使用的材料無重大非侵權使用的方法, 近來案例法認為只要生產零組件, 就等於知悉特定用途, 即足以證明具此知識藉由觀察近年發生的 SEB S.A. 案 Aro Mfg. Co 案及 Broadcom 案, 即可獲知實務的發展趨勢, 於 Aro Mfg. Co. 案, 法院認定專利權人曾以書信告知構成間接侵權的一方, 作為認定其是否侵權於 SEB S.A. 案中, 可觀察到法院現在對於詮釋行為 46 35 U.S.C. 271 Infringement of patent. (f) (1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer. (2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer. 32

人知悉之要件寬鬆只要行為人知悉生產零組件之特定用途即屬之47 一 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.48 專利權人 SEB S.A.是法國的家用品製造商其發明了一種不燙手的油炸鍋並於 1991 年取得了美國專利在 1997 年 SEB 的美國競爭對手 Sunbeam Products, Inc.委託香港華利泰有限公司(Pentalpha Enterprises, Ltd.)設計油炸鍋 Pentalpha 在市面上蒐集了 SEB 的油炸鍋並直接拷貝了 SEB 的產品設計 Pentalpha 曾委請律師進行自由使用權(Freedom-to-Operate)的分析但並未告知律師其產品直接拷貝了 SEB 油炸鍋的設計由於律師亦沒有檢索到 SEB 的美國專利因而出具了可自由使用的法律意見書其後 Sunbeam 開始在美國銷售 Pentalpha 為其設計並製造的油炸鍋 SEB 最初控告 Sunbeam 專利侵權並取得了庭外和解隨後 SEB 再行控告 Pentalpha 並提出兩點主張 (1)Pentalpha 將油炸鍋賣給 Sunbeam 的銷售行為直接侵犯了 SEB 的專利 (2)Sunbeam 轉售油炸鍋的行為直接侵犯了 SEB 的專利而油炸鍋係由 Pentalpha 所供應故 Pentalpha 的行為還構成誘使侵權 (inducing infringement) 下級法院同意 SEB 的主張故判決 Pentalpha 敗訴 Pentalpha 不服判決因而上訴到美國最高法院美國最高法院裁定 Pentalpha 敗訴並作出以下法律解釋 (一) 誘引侵權構成的要件是誘引方必須知悉某一行為會構成專利侵權卻仍誘引他人為之 (二) 明知 (包括 actual knowledge 與 constructive knowledge)及刻意視而不見 (willful blindness)皆可滿足知悉 (knowledge)這個法律要件換句話說只要誘引方對被誘引方的侵權事實刻意視而不見則誘引方的行為就可能構成誘引侵權律師意見摘錄自 2009 年專利間接侵權國際研討會--美國場 Q&A 紀要經濟部智慧財產局 2009 年 7 月 15 日 47 Eric Wolf 48 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2063 (2011). http://www.nicheip.com.tw/cases/globaltech_v_seb.pdf, last visit 2012/8/5. 33

(三) 刻意視而不見(willful blindness)有兩個要件一是誘引方主觀地相信侵權的事實很可能存在二是誘引方故意避免獲悉侵權的事實而基於以下事實最高法院判定 Pentalpha 的行為的確構成誘引侵權 (一) 在幫 Sunbeam 設計油炸鍋時 Pentalpha 蒐集了大量的美國市場訊息並知道 SEB 深受市場歡迎的油炸鍋應是採用了新穎的技術由此可推論出 Pentalpha 知道侵權事實很可能存在 (二) Pentalpha 的總裁是數件美國專利的發明人他知道在美國以外市場販賣的產品通常不會標示有美國專利號數雖然 Pentalpha 知道其所拷貝的油炸鍋是 SEB 特別為美國市場所設計的但卻刻意購買了 SEB 在香港所販賣的油炸鍋來拷貝設計另外在委請律師提供可自由使用的法律意見書時 Pentalpha 並未告知律師其所設計製造的油炸鍋根本直接拷貝了 SEB 的設計由此可推論出 Pentalpha 刻意避免獲悉侵權事實 49 二 Aro Mfg Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co.50 汽車車體研究公司(Automobile Body Research Corporation)擁有一可替換的汽車頂篷的組合專利(combination patent) 此專利的構成元件(element) 包括篷布支架以及篷布與車體之間的密封裝置各組合元件都是非專利物品而汽車車體研究公司將此專利授權給 Converitble 公司 Converitble 公司在馬薩諸塞州對該專利享有一切的權利被控侵權 Aro 公司生產將汽車頂篷之篷布以供車主在篷布損壞時更換使用其將此篷布銷售給美國通用汽車公司及福特汽車公司之產品的購買者專利授權人 Converitble 公司知悉後提起訴訟指控 Aro 公司生產和銷售汽車頂篷給美國通用汽車公司及福特汽車公司產品的購買者用於更換汽車頂篷的行為構成專利法上的侵權行 49 50 江尚正美國最高法院關於誘使侵權 (inducing infringement)的最新判決財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心資訊服務處科技產業資訊室 http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_008.htm 最後瀏覽日期 2012 年 8 月 5 日 Aro Mfg Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 84 S. Ct. 1526,12 L. Ed. 2d 457(1964). http://supreme.justia.com/cases/federal/us/377/476/case.html, last visit 2012/8/5. 34

為此外於本案調查時發現通用汽車公司同時有汽車車體研究公司的授權其可合法使用該專利物品美國最高法院於 1961 年的第一次判決(Aro I 案)中認為對於組合專利專利權所保護的標的為包含在專利請求項中所有元件的組合所授予之專利為整體之組合非單一元件因此 Aro 公司的製造和銷售行非專利元件(篷布)的行為不構成直接侵權此外美國最高法院於此判例強調間接侵權的成立必須以存在直接侵權為前提沒有直接侵權就不可能有間接侵權在此原則下本案的爭點問題即成為汽車購買者更換已損壞的車頂蓬的行為是否侵犯了該組合專利權也就是汽車購買者的行為究竟是構成再造或修理 51 因通用汽車在有獲得專利權人授權的情況下使用該專利因此其無直接侵權行為再加上為維持整個受專利保護的組合之使用而更換已廢棄的不受專利保護的元件不構成再造行為據此本案購買了汽車的購買者更換篷布的行為是專利法所允許的修理行為而非本法所不容充的再造行為52 後美國最高法院於 1964 年針對本案又為第二次判決(Aro II 案) 其於判決中再次指出間接侵權的成立必須以存在直接侵權為前提沒有直接侵權就不可能有間接侵權在此原則下本案有兩個爭點問題中其中一個爭點和前案相同針對第二個爭點當汽車的購買者由未獲得授權之汽車銷售者手上取得汽車其未獲得隱含使用的授權由於其對專利發明的使用行為是未經授權的因此其使用行為構成美國專利法第 271 條 a 項的直接侵權行為當物品所有權人的使用行為侵害專利權之行為時其更換物品中某項元件的修理行為亦是侵害專利權於本案由於福特汽車公司在沒有獲得專利權人授權的狀況下生產且銷售了該專利裝置其構成了直接侵權雖然福特汽車的購買者更換車篷帆布的行為是修理行為但由於福特汽車購買者由未獲得授權之汽車銷售者手 51 52 Donald S. Chisum, CHISUM ON PATENTS, Matthew Bender, Revised edition (March 6, 1997), at Vol 5, 16.03. 49 35 同前註

上取得汽車, 其未獲得隱含使用的授權, 因此其使用行為成立直接侵權行為, 而其修理行為亦是侵害專利權, 在此時,Aro 公司生產和銷售汽車頂篷給福特汽車公司的購買者用於更換汽車頂篷的修理行為, 在符合專利間接侵權的其它構成要件時, 就需負擔專利間接侵權責任三 Broadcom Corporation v. Qualcomm Incorporated 53 Broadcom 與 Qualcomm 為無線傳輸裝置的市場競爭者本案系爭專利係關於手機網絡之無線聲音和資料傳輸, 相關科技可應用在 3G 基頻處理器晶片中 Qualcomm 被控侵害 Broadcom 專利權的產品包含設計使用在 3G 網絡和手機的基頻晶片 Qualcomm 於本案中雖承認沒有取得無侵權的律師意見, 但堅稱這是因為其已取得每一個相關專利無效的律師意見, 同時, Qualcomm 也選擇不放棄律師 - 當事人特權並且仰賴專利無效的律師意見來進行答辯一審時, 聯邦地方法院法官下達給陪審團的指令中, 曾指示陪審團必須認定 Qualcomm 意識到被侵害的系爭專利知道或應該知道其所鼓勵的行為構成侵害系爭專利且有意地造成被鼓勵的行為, 方可判定 Qualcomm 的教唆侵權成立在聯邦地方法院法官的指令中還提到, 陪審團在判斷教唆侵權的議題時, 可以考慮所有間接證據, 包括 Qualcomm 是否取得勝任的律師意見 Qualcomm 上訴至聯邦巡迴上訴法院 ( 以下簡稱 CAFC) 時, 質疑聯邦地方法院下達給陪審團的指令不妥儘管 Qualcomm 主張成立誘引侵權所需的意圖之標準係高於故意侵權的意圖, 但聯邦地方法院表示, 缺乏故意侵權的可苛責性並不等同認定沒有誘引侵權要證明誘引侵權成立, 專利權人必須依序證明兩件事 : 首先證明被控誘引侵權者意圖造成構成直接侵權的行為 ; 其次是證明被控誘引侵權者已經知悉或應該已經知悉其行為將造成直接侵權誘引侵權所需的意圖可以從間接證據推測而得, 因為律師意見的證據搭配其他證據一起考慮, 或許能反 53 Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 543 F.3d 683 (Fed. Cir. 2008). 543 F.3d 683, 88 U.S.P.Q.2d 1641. http://caselaw.findlaw.com/us-fedral-circuit/1218946.html, last visit 2012/8/5. 36

映出被指控侵權者是否已經知悉或應該已經知悉其行為將造成他人直接侵害系爭專利故 CAFC 裁定律師意見與法院在判斷被告已經知道或應該已經知道其行為將造成直接侵權相關而沒有獲得律師意見在本案中或許能夠作為證據因為如果一方面允許律師意見被當作被控誘引侵權者脫罪的工具另一方面卻不允許專利權人將被控誘引侵權者沒有取得律師意見的行為當作意圖侵權的間接證據將顯然有失公平因此 CAFC 裁定聯邦地方法院法官下達給陪審團的指令要求陪審團可以將 Qualcomm 是否取得勝任的律師意見之作為當作判斷教唆侵權是否成立之間接證據的做法在法律上並沒有錯誤第二節德國立法例與實務見解德國位處歐洲大陸的核心地帶地緣政經關係特殊且百年來與英國法國同為先進技術輸出國相較於海權國家德國的陸路交通便利周邊各國的產品或零組件的輸入十分便利因此德國為了提供本國專利權人更佳的保障於是在 1877 年德意志帝國時期頒布的第一部專利法上持續進行修法現行的德國專利法54係由 1981 年生效的專利法 1976 年國際專利條約法和 1968 年的實用新型法組成然欲探討德國現行專利法則不能忽略歐洲共同體(European Community)成立後會員國間簽屬的各種共同體公約所帶來的影響其中具代表性的即為盧森堡共同體專利公約 (Luxembourg Convention on the Community Patent)55 關於德國專利間接侵權的立法規範茲 54 55 德國專利法的簡化和現代化法 Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts 已經由德國聯邦議院通過並在 2009 年 7 月 31 日公佈在聯邦法律公報上根據現代化法第 9 條有關法律效力的規定該法將於 2009 年 10 月 1 日正式生效屆時該法所涉及到的專利法商標法實用新型法外觀設計法雇員發明法專利資費法等諸法律的最新修改將馬上生效顧名思義該法的目的在於簡化和現代化工業產權的相關法律尤其是和專利制度相關的法律由於盧森堡共同體專利公約(Luxembourg Convention on the Community Patent)未能生效因此歐盟執行委員會於 1997 年提出共同體專利制度建立案及其規則草案 (Proposal for a Council Regulation on the Community Patent CPC) 著手進行專利制度的實質整合但由於歐盟會員國之間對於 CPC 使用語言等細部規則執行至目前為止尚未達成決議以致於智慧財產權法制在歐盟仍尚未完成整合但執行委員會以透過諸多的指令(directive)頒佈明訂歐盟在智慧財產權保護之基本原則與架構 European Commission, avaliable at: http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/ipr_en.htm, last visit 2012/8/5. 37

介紹如下第一項盧森堡共同體專利公約由於在歐盟主要成文法歐盟條約(現為里斯本條約)及歐盟運作條約 (The Treaty on the Functioning of the European Union)中沒有直接對專利制度作規定然為達成降低專利申請成本提升歐盟市場競爭力等目的歐盟很早就試著整合區域內的專利制度建立歐盟區內的單一專利制度(以下稱歐盟專利制度) 於1975年盧森堡共同體專利公約(Luxembourg Convention on the Community Patent)企圖在歐洲共同體內部建立單一專利權但各會員國未能完成必要的立法程序因而至今未能生效盧森堡共同體專利公約 Luxemburg Convention on the Community Patent 第 26 條為間接侵權的相關規定禁止對發明專利為間接利用 Prohibition of indirect use of the invention 1. 共同體專利應當授予其權利人有權禁止任何第三人未經其許可而對共同體領域內無權實施專利之人提供或許諾提供與該發明之必要元件有關之手段(means) 如果該第三人知道或情況表明其明知該產品適合且目的就是為了實施該發明56 2. 第1項之規定不適用於常用商品(staple commercial products) 除非第三人誘導產品接受方實施第25條規定之行為57 3. 從事第27條第 a 至 c 款行為之人非屬本條第1項所列有權實施發明之人58 56 57 58 A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 25. 25 行為第條係關於直接侵權 Persons performing the acts referred to in Article 27 (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1. 27 38 第條係關於專利權的限制

歐盟專利公約第26條第3項是對一部分不視為侵權行為的補充規定其涵義是 (一) 非以營業為目的之私人使用行為 (二) 以實驗為目的而從事與發明之客體相關之行為 (三) 依醫生之處方而於藥房所為之個別藥劑配製行為或與此方式所配製之藥劑有關之行為59 這三種行為的行為人並不能被視為第1項中所述之有權實施專利發明的人但是如果向這樣的行為人提供有關物品使之具備實施專利技術的條件則構成了間接侵權行為此時真正實施專利技術的人能夠免於侵權責任因此也不存在直接侵權行為這個規定特別適合用於加強對最終使用者為個人的專利技術之法律保護60 分析前述法條規定第26條第1項的規定類似於美國專利法中的輔助侵權行為然第26條第1項行為的態樣只限於提供或許諾提供 (要約提供) 不包括對專利物品為製造販賣使用或為此等目的而進口或持有之行為第 26 條第 2 項則為第 1 項的補充性規定第 2 項特別針對常用商品 (staple commercial product)的情況第2項之規定可以理解為即使是常用商品但如果提供或者許諾提供該商品的人誘導主行為人進行直接侵害專利權之行為則依然構成間接侵權而要構成第2項規定之間接侵權行為除了滿足第1項規定之所有要件外還有滿足兩個額外的條件 (一) 需証明有直接侵權行為發生 (二) 需証明被控侵權者不只明知或者情況表明其明知其提供產品的用途以及性質還需証明被控侵權者有誘導直接侵權行為之發生的意圖61 (此項的規定較類以於美國專利法中的誘引侵權行為 ) 盧森堡共同體專利公約中第26條標題為禁止對發明的間接利用構成間接侵權的行為包括兩種類型一種是向無權實施專利的人提供與發明的 59 60 61 謝銘洋智慧財產權之制度與實務翰蘆圖書出版有限公司 2004年10月第2版第120頁吴凤玲王成梅关于专利间接侵权的独立性厦门科技 2004 年 3 月第 26~29 頁尹新天专利权的保护第 2 版知識产权出版社 2005 年第 526 頁 39

實質性特徵相關的產品另一種則是向該公約中第27條規定的三種不視為直接侵權的行為主體提供此類物品而根據條文文字在不構成直接侵權行為的情況下依然有機會要追究間接侵權人的侵權責任換言之歐盟將間接侵權視為獨立的侵權行為其和美國專利法中間接侵權(包含誘引侵權以及輔助侵權)以直接侵權發生為前提要件不同第二項德國專利法直接侵權行為是將 1928 年至 1981 年將民法直接侵權行為共同侵權行為轉換而來至於專利法第 10 條間接侵權則是希望提供專利權人得以避免因無營業據點或難以查獲營業據點之人在德國為邀約供應物品而損害專利權人之權利這是為了避免在德國難以蒐集調查證據而來就算目前歐盟有部分指令業已改變此一情況但其成效如何尚無法判斷又若當事人的製造方法保密無疑更難對侵權行為者加以調查所以對於供應中間產品之後可用於特定用途且具主觀意圖者則無需證明在德國有直接侵權行為即可提起訴訟因此使用者的使用用途也就是以明顯知悉作為要件德國立法者並且認為專利權人雖有舉證責任但鑒於蒐證困難若有直接使用行為極可能夠成專利侵權行為以往採雙重要件要證明當事人所提供之物的性質和主觀意圖所以鮮少運用間接侵權為避免此一問題目前傾向只要當事人有明顯意圖使用該物法院即可認定有無侵權行為存在62 德國關於專利間接侵害之規範係制定於其專利法第10條第1 2項中 63 其中德國專利法第10條第1項規定作為專利權之進一步效力在未經專利權人同意時於本法施行領域内對於未擁有專利實施權者為提供之要 62 63 教授意見摘錄自 2009 年專利間接侵權國際研討會--德國場 Q&A 紀要經濟部智慧財產局 2009 年 7 月 15 日德國專利法間引自日本特許庁外国産業財産権制度情報 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf, last visit 2012/8/5 智慧財產權之制度與實務同前註59 第120頁比較法研究センター国際特許侵害爭訟法研出版 1991 年5月初版1刷第310-311頁 Heinz Goddar 40

約或提供與該專利發明之實質要件相關之手段以實施該專利發明之行為於該提供者明知此種手段乃適於實施該專利發明且係意圖作為實施該專利發明之用時或依其周遭之情形顯然可知此種手段乃適於實施該專利發明且係意圖作為實施該專利發明之用時禁止為之 64 同法第10條第2項則規定前項規定在該手段為交易上之必需品時不予適用但在提供者欲使受提供者為本法第9條第2部所禁止之行為時不在此限前述德國專利法第9條第2部所禁止之行為包括 (一)就專利物品為製造提供販賣使用或為此等目的而進口或持有之行為 (二)未經專利權人同意而使用經授與專利權之方法之行為或雖明知未經專利權人同意時即不得使用該專利方法或依其周遭之情形顯然可知未經專利權人同意時即不得使用該專利方法時仍提供該專利方法予他人以於本法施行領域内使用之行為以及(三)就由專利方法直接製成之物品為提供販賣使用或為此等目的而進口或持有之行為65 亦即德國專利權人得依其專利法第10條之規定禁止第三人未經其同意而對於其專利發明為間接之使用行為 66 同時此等專利間接侵害行為無須以專利直接侵害行為之發生為前提67 64 65 66 67 German Patent Law, Article 10 (1) A patent shall have the further effect that a person not having the consent of the patentee shall be prohibited from supplying or offering to supply within the territory to which this Law applies, other than a person entitled to exploit the patented invention, with means relating to an essential element of such invention for exploiting the invention, where such person knows or it is obvious from the circumstances that such means are suitable and intended for exploiting the invention. (2) Subsection (1) shall not apply when the means are staple commercial products, except where such person induces the person supplied to commit acts prohibited by the second sentence of Section 9. (3) Persons performing the acts referred to in Section 11.1 to 3 shall not be considered persons entitled to exploit the invention within the meaning of subsection (1). German Patent Law, Article 9 A patent shall have the effect that the patentee alone shall be authorized to use the patented invention. A person not having the consent of the patentee shall be prohibited 1. from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent or importing or stocking the product for such purposes; 2. from using a process which is the subject matter of the patent or, when he knows or it is obvious from the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the patentee, from offering the process for use within the territory to which this Law applies; 3. from offering, putting on the market, using or importing or stocking for such purposes the product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent. 59 120 1991 159-190 智慧財產權之制度與實務同前註第頁翁金緞發明專利權保護範圍之研究國立台灣大學法律學研究所碩士論文年第頁 41

前揭德國專利法第10條第1項所規定之間接侵權類型即類似於本章第一節所述之美國專利法第271條 c 項規定之輔助侵害而第10條第2 項但書所規定之間接侵害類型則類似美國專利法第271條 b 項規定之誘引侵害綜上所述大體可歸納出德國現行專利法對於專利間接侵權的認定標準如下68 (一) 專利間接侵權有二項客觀要件 1. 行為人須在德國境內提供或要約提供與該發明實質性特徵相關的物 means relating to an essential element 2. 除了誘引侵害專利權之情況外提供常用品 staple commercial products 不會構成幫助侵權 (二) 對於間接侵權之主觀要件有二階段的要求 1. 行為人須明知或依相關情況顯然可知該物是適合且亦意圖使其作為侵害專利權之用 2. 行為人尚須明知或依相關情況顯然可知其所提供之人有用其所提供之物實施專利權之意圖第三項實務見解在實務操作上德國現行專利法第 10 條所規範之行為態樣僅限於提供或要約提供 supply or offering to supply 而不包括製造進口的行為主要是考量在製造或進口的情況下是有可能供作合理使用者且若有侵害專利權之虞者權利人已可以侵害防止請求權之方式主張並防止該等行為之發生69 至於本條中未使用德國專利法第 9 條置於公開市場上 putting on the market 的用語則是慮及間接侵權之行為客體例如為該專利所專用之原料或特殊的元件可能在市場上還不具有商業價值行為人恐怕不會 68 69 吳欣玲專利間接侵權之初探兼論我國專利法修正草案之內容智慧財產權月刊 130 期 2009 年 10 月第 49-50 頁同前註62 42

在公開市場上販賣, 若仿照第 9 條之文字, 恐將無法適度規範此外, 從字面上來看, 提供這個用詞可包括販賣出租贈與的行為, 但由於專利法中所規範的侵權行為是基於商業性的考量, 因此, 在解釋時應限於提供會使行為人獲致利益的情況始屬之 70 與該發明實質性特徵相關的物 (means relating to an essential element) 之定義, 常是實務以及學說上爭論的關鍵有認為缺少該物, 發明專利就無法產生功用者, 該物即屬之 ; 另有看法則認為間接侵權中所指稱與該發明實質性特徵相關的物 (means relating to an essential element) 係指與該發明專利內容實質相關且為實施該專利所必須者, 若僅為功能性相關者, 即不屬之 71 72 根據德國聯邦法院在 Flügelradzähler 案中的見解, 認為發明專利請求項中的特徵或為其特徵功能上所必要者, 除非是顯然對於實施發明專利不具重要性者外, 都可被認定是與該發明實質性特徵相關的物 (means relating to an essential element) 73 74 而在 Bundesgerichtshof 案中, 德國聯邦最高法院更進一步解釋, 認為這個用詞所涵蓋的範圍很廣, 基本上任何請求項的特徵, 除非顯然對於實施發明專利不具重要性者外, 都可被認定是屬於德國專利法第 10 條第 1 項所稱之與該發明實質性特徵相關的物 (means relating to an essential element) 75 基於公平交易以及競爭秩序的考量, 德國專利法第 10 條第 2 項中, 明文排除行為人提供常用品 (staple article) 之情況, 以免造成交易秩序的紊亂, 但在誘引侵權的情況, 則不在排除之列常用品之認定應符合二個基本要件, 其一, 該物是具多種用途的普及商品 ; 其二, 須是在市場上易 70 Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, IIC Studies, Volume 13, p 189-190, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich. 轉引自前註 68, 第 50 頁 71 Amiram Benyamini, supra note 70, p 198-199. 72 Case No. X ZA 48/03, 2004 GRUR 758. 73 Niels Holder, Contributory Patent Infringement and Exhaustion in Case of Replacement Parts-comment on a Recent Supreme Court Decision in Germany, IIC: INT'L REV. OF INTELL. PROP. & Comp. L. (2005), p. 889-899. 74 Case No. X ZR 48/03, 2004 GRUR 758. 75 Case No. X ZA 48/03, 2004 GRUR 758. 43

於獲得者 76 因此, 可以肯認的是, 若該物是專用或是特別適用於該專利者, 絕對不會被認為是常用商品, 但僅僅是因為該物具有其他實質上非侵權之用途者, 仍不足以認定即為常用商品, 尚需符合前述足以被認定為常用商品之條件 77 然而, 由於主觀要件舉證上的困難, 所以漸漸有認為, 若客觀所提供之物已足以表徵是僅適用或是特別為該專利所製作的情況時, 即得不論行為人主觀要件的趨勢 78 在德國成立間接侵害, 原告必須證明被告之買主或顧客打算使用系爭產品於實現系爭專利 79 然而, 該買主或顧客不必在以後使用系爭產品以實行系爭發明, 只需要在當時交易有這樣做的意圖存在 80 這樣對於原告而言是很重的負擔, 但在沒有實際買主的意圖之證據下, 原告可能會爭辯實質買主的數量打算使用系爭商品作為侵權的使用, 如此是明顯的情況 81 德國聯邦最高法院裁定, 明顯的情況一語等同於不證自明的當作公正的環境觀察者, 或者沒有合理的懷疑手段的提供或供應是適用於或打算為了實施其發明 82 在相同的案件中, 德國聯邦最高法院闡明指示使用根據發明之手段, 沒有明確提到專利, 可能足以證明供應者知道該手段是打算為了實現該發明 83 以前德國聯邦最高法院曾有見解認為, 如果被告提供的手段沒有加入新的創意, 只要該手段是專門用於該發明專利, 將會被判斷為侵權 84 而在最近的 Flügelradzähler 案中, 聯邦最高法院幾乎根據專利範圍之每一個不可缺少的元素, 而擴大了專利權所有人的權利 85 聯邦最高法院進一步擴大了專 76 Amiram Benyamini, supra note 70, p 234. 77 Amiram Benyamini, supra note 70, p 229. 78 Amiram Benyamini, supra note 70, p 229. 79 Niels Holder & Josef Schmidt, Indirect Patent Infringement - Latest Developments in Germany, Vol.28 No.9 Eur. Intell. Prop. Rev. (2006), at 481-482. 80 Niels Holder & Josef Schmidt, supra note 79, at 481-482. 81 Niels Holder & Josef Schmidt, supra note 79, at 481-482. 82 Peter Weigeleben, Germany: Avoiding Contributory Infringement, Managing Intell, Prop ( June 2003), at 66-67. 83 Peter Weigeleben, supra note 82, at 66-67. 84 Niels Holder & Josef Schmidt, supra note 79, at 481. 85 Niels Holder & Josef Schmidt, supra note 79, at 481. 44

利權所有人的權利依據手段和不可缺少的元素之間的關係該手段必須配合該元素的作用86 因此在德國提供專利權所有人在有使用中性商品而超出發明專利之下得到保護 Dusseldorf 上訴法院則發展出就算不以技術功能角度觀之倘該要件為實施發明功能完整經濟利益所不可或缺者即為必要要件理論如咖啡的濾網是否為專利必要要件德國聯邦最高法院迄今尚無定論但依 Dusseldorf 上訴法院目前見解必需是發明的主要產品並且具備事業經濟規模才屬於必要要件目前法院見解認為專利範圍需符合專利技術功能此為其必要要件若在 Dusseldorf 上訴法院尚需視其判例實現完成經濟利益是否有其重要性而定87 至於法律意見書是否能夠佐證行為人對其間接侵權行為沒有認識德國聯邦法院將邀約和供應者其所提供產品得用來進行侵權或意圖在德國進行侵權行為必需在契約中載明接受此產品者不得為侵權行為否則就要支付懲罰性賠償金此可作為證明邀約者產品製造者不知悉接受者會為侵權行為的證據(因為有些產品並不會在德國進行銷售所以無從得知會有侵權行為) 但此應經過市場調查以了解產品接受者通常的行為模式以往法律意見書在德國法院並不重要但以後針對第 10 條也許法律專家會用法律意見書來證明當事人無從知悉產品接受者侵權行為之意圖但有專家學者認為這會增加訴訟成本使問題更趨複雜88 後續發展尚待觀察第三節日本立法例與實務見解第一項日本特許法日本專利法於昭和34年修法時參考美國專利法中幫助侵權之規定以及德國的判例增訂了專利間接侵權之規定惟在最終定版的條文中立法者 86 87 88 Niels Holder & Josef Schmidt, supra note 79, at 481. 同前註 62 同前註 62 45

考量主觀要件在舉證上的困難並為免因間接侵權規定之導入而造成發明專利權的過度擴張因此僅在客觀要件上作了嚴格的規範主觀要件則全無規定此與美德兩國之規定有極大的不同89 依據日本特許法第101條規定下列行為被視為侵害專利權或獨占許可權 The following acts shall be deemed to constitute infringement of a patent right or an exclusive license 1. 當專利為物之發明時專用於生產該物之物於商業上之生產讓渡等或為輸入或讓渡等之準備行為90 2. 當專利為物之發明時用以生產該物之物且藉該發明解決課題時不可或缺者除於日本國內廣為一般流通者外當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明而為商業上之生產讓渡等或為輸入或讓渡等之準備行為91 3. 在專利為物之發明時為進行讓渡或輸出而持有該物之營業行為此款非本文討論範圍 4. 當專利為方法之發明時專用於使用該方法之物於商業上之生產讓渡等或為輸入或讓渡之準備行為92 5. 當專利為方法之發明時用於使用該方法之物且藉該發明解決課題時不可或缺者除於日本國內廣為一般流通者外當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明而為商業上之生產讓渡等或為輸入或讓 89 90 91 92 日本發明專利審查基準智慧財產局周審查官修平摘譯詳細內容請見97年10月31日專利間接侵權諮詢會議資料 http://www.tipo.gov.tw/ch/allinone_show.aspx path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw 最後瀏覽日期 2012年8 月5日 where a patent has been granted for an invention of a product, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product to be used exclusively for the producing of the said product as a business. where a patent has been granted for an invention of a product, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product excluding those widely distributed within Japan to be used for the producing of the said product and indispensable for the resolution of the problem by the said invention as a business, knowing that the said invention is a patented invention and the said product is used for the working of the invention. where a patent has been granted for an invention of a process, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product to be used exclusively for the use of the said process as a business. 46

渡等之準備行為93 6. 對方法發明專利而言為了轉讓進口等生產經營行為而持有採用該方法製造所得產品的行為94 從第101條文文字可以看出與美國專利法輔助侵權和誘引侵權的規定不同日本專利法中的間接侵權僅指輔助侵權不包括誘引侵權日本專利法第101條規定之間接侵權類別包括專用品型間接侵權和非專用品型間接侵權兩種形式一專用品型間接侵權主要係指第101條第1項和第4項所規定的情況若所涉及的物品是專用於製造系爭物品專利或實施方法專利的專用品只要客觀上發生製造轉讓或進口專用於系爭物品專利或方法專利的事實就認定構成間接侵權而不論行為人是否具故意或過失惟本條規定該系爭物品必須是專用於系爭產品專利或方法專利的專用品故對於專用品之認定存在不同爭論此規定或可解釋為明顯地為系爭產品專利或方法專利生產該物品所使用除此之外完全沒有其他用途二非專用品型間接侵權主要係指第101條第2項和第5項規定將間接侵全的對象擴及至藉由發明解決課題時所不可或缺者但明示排除於日本國內廣為一般流通者同時還加入行為人明知的主觀要件茲就此類型之主客觀要件分述如下 (一) 客觀要件 1. 型為客體為藉由發明解決課題時所不可或缺者但排除於日本國內廣為一般流通者 93 94 where a patent has been granted for an invention of a process, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product excluding those widely distributed within Japan to be used for the use of the said process and indispensable for the resolution of the problem by the said invention, knowing that the said invention is a patented invention and the said product is used for the working of the invention as a business. 24 4 2011 8 47 任燕邵珊珊略论日本专利间接侵权制度对中国的启示濮阳职业技术学院学报第卷第期年月

i. 藉由發明解決課題時所不可或缺者本要件之目的在於放寬舊日本專利法的專用品客觀要件但同時防止間接侵權的範圍過度擴張 ii. 於日本國內廣為一般流通者此處所稱廣為一般流通者係指為不特定多數人大量生產並銷售的在市場上可購買到的規格商品或普及物此類商品具備用於實施專利技術之外的其他用途95 此外由於專利權的地域性效力即使在國外為普及物但在日本國內並不普及者即非排除的標的96 2. 行為包括商業上之生產讓與為進口或讓與之準備行為 (二) 主觀要件行為人主觀上須明知若為過失則不該當本條規定由此可見以非專用品為物件的製造銷售行為在進行侵權認定時對行為人主觀方面的限定較為嚴格專利權人需證明行為人在主觀上存在侵權故意行為人如果不符合上述四條件之中的任何一個條件即可由此免於承擔專利間接侵權責任此規定也是為防止專利權人濫用專利權惟勸誘教唆或幫助他人侵害專利之行為則非屬對於專利權之侵害類型而應由日本民法第719條之共同不法行為相當於我國民法第185條第1項規定之共同侵權行為所規範97 第二項實務見解根據日本現行專利法第101條的規定對間接侵權行為人責任的追究並不需要以直接侵權的發生為前提但是在日本的理論界一直存在著間接侵權 95 96 97 王迁王凌红知识产权间接侵权研究中国人民大学出版社 2008年第143頁同前註 68 第 56-57 頁比較法研究センター国際特許侵害爭訟法研出版 1991年5月初版1刷第21頁日本知的財産協会特許第2委員会改正間接侵害規定に関する考察知財管理Vol.53 No.5 日本知的財産協会 2003年5月第757頁 48

與直接侵權的關係之爭有意見認為無直接侵權時不會發生間接侵權這樣可以避免不合理地運用專利法第101條的情況此為從屬說此說將間接侵權當做輔助性侵權但是多數意見認為根據法律條文解釋的話應當完全肯定間接侵權的獨立性即獨立說近來於日本司法實務上又發展出中間說的概念並漸為多數人所採而成為有力說 98 在船井電機 v.s.mk精工製麵包機案大阪地方法院平成8年ワ 12109號判決中原告船井電機股份有限公司擁有關於一製造麵包方法日本特開平6-292635 的發明專利該方法發明的概要係將水麵粉等製造麵包的材料及酵母菌順序放入容器後以計時器控制混合捏製發酵烘培之製麵包的方法被告MK精工股份有限公司製造販賣一具有微電腦控制的計時器之製麵包機該計時器係用以控制該製麵包機在製造麵包時的混合捏製發酵及烘培之時間判決理由中認為系爭製麵包機為僅用於實施系爭製麵包方法所使用之物品系爭製麵包機被認定為違反日本特許法第101條第2款間接侵權之規定至於被告所製造販賣的系爭製麵包機是供日本國內一般家庭內使用為主不符合日本特許法第68條的營業實施之要件因而在一般家庭使用系爭製麵包機進而實施系爭製麵包方法並不構成直接侵害行為但是基於在專利法政策上要強力確保專利權效力的實效性的理由而言不能說專利權人不該享有該項專利權因而對一般家庭使用的製造實施或讓與加以主張專利權不能說是專利權的不當擴張所以僅用於實施該發明所使用之物中的實施應理解為也包含在一般家庭中實施99 因此依據目前日本學說及實務界有力說即折衷說的主張在直接侵權行為人為供私人之非營利使用之情況專利權人雖不符日本專利法第68 條所定專有排除權但間接侵權人符合專利法第101條之行為仍構成對專利權之侵害其結論與採獨立說相同若直接侵權行為係屬試驗研究未得專 98 99 大淵哲也日本法中的發明專利權之間接侵害 2009 專利間接侵權國際研討會經濟部智慧財產局 2009 年 7 月薛惠澤日本特許法中專利間接侵權之構成要件以日本大阪地方法院平成8年ワ 12109號判決為例智慧財產月刋104期 2007年8月第66頁 49

利權人同意或係在外國發生等情況者則間接侵權行為之成立仍以直接侵權之成立為前提其結論則與從屬說相同因此依據上述內容在直接侵權行為人之行為屬法定非侵害專利權之型態而不會構成專利直接侵權的情況下提供直接侵權行為人相關物品之人是否會構成間接侵權則須視其行為實際上對專利權是否造成侵害加以判斷大阪地方法院於平成元年(1989年)4月24日昭和60年(ワ)第6851號製砂機之鎚事件之判決中314認為專利的主要技術特徵為可隨著打擊板的磨損階段性地調整其安裝位置本案被告製造並販賣可更換之打擊板該打擊板可用於原告之專利鎚子搭配使用雖然被告主張其生產的物品還可使用在其正在準備製造銷售的第一種物品上以及其在本訴訟開始後進行開發的第二種物品上且因該第一種物品及第二種物品不滿足原告專利權的必要特徵但是當其他用途在被控侵權者行為發生時還未實施該物品本身不具有其他用途因此符合專用於之專利間接侵權要件在日本舊專利法時代間接侵權規定近似於美國專利法之規定間接侵權僅可能在沒有非侵權用途之商品(非通用商品)上成立如果該商品可能有實質非侵權的用途(通用品) 則行為人將欠缺可苛責性後於2002年新修訂的特許法偏離簡明的通用品/非通用品的探究而是改區別為通用品非通用品以及居中的中性用途的商品100 這樣的第三類型的中性商品101 在特許法中的字義為廣泛地分佈在日本 102 承認一些非專門使用商品仍受到間接侵害的責任之管制103 所以當行為人生產的商品具有非侵權的用途時只要能夠證明行為人具有足夠的惡意就能該當專利間接侵權如此與美國只承認非通用品與沒有非侵權之使用更為擴大法律之保護範圍104 100 101 102 103 104 5 J. Japan Intell. Prop. Assoc., The First International Affairs Committee, PRACTICAL ISSUES SURROUNDING INDIRECT INFRINGEMENT LAW (35 U.S.C. 271 B & C) - CONSIDERING THE DIFFERENCES BETWEEN U.S. AND JAPANESE LAW, p. 18, 20 (2005). 99 66 同前註第頁關於中性品係指除了可適用於發明的實施外也有其他用途的物品行為人需要具備有惡意的要件才有成立間接侵權之可能性至於有無過失則並非所問同前註 99 第 66 頁同前註 99 第 66 頁 The First International Affairs Committee, supra note 100, at 20. 50

關於主客觀要件的判斷標準日本司法實務已透過數件專利侵害事件判決予以肯認其中東京地方法院於平成16(2004年)年4月23日針對印刷基板用夾具事件的判決中認為藉發明解決課題不可欠缺之物需為在該發明做為解決先前技術問題點之方法中所新揭露且為先前技術所未具有之技術手段而直接構成以實施該手段為特徵之特有的構成成分部材原料工具等始該當之105 智慧財產高等法院於平成17年(2005年)9月30日平成17年(ネ)第10040 號一太郎事件 106的判決中對於當時特許法第101條第2及第4項(現行特許法第5項)之間接侵權是規定將得藉由利用該物本身而得實施專利發明方法之物該物所為之生產讓與等之行為視為侵害專利權而非將生產該等物所用之物的生產讓與等之行為視為侵害專利權本案中被告之行為並非就系爭儲存該軟體的個人電腦之生產讓與或為讓與等之要約而是就該軟體之生產所用軟體產品有關之製造讓與或為讓與等之要約故不該當專利法第101條所定之間接侵權 107 因此生產間接侵害物所用之物的行為為構成間接侵權之間接行為不該當間接侵權第四節中國大陸立法例與實務見解第一項中國大陸專利法第三次修正草案108 中國大陸學者曾經強調智慧財產權是民事權利的一種亦有學者指出民法學是智慧財產權法的基礎然而中國大陸很多學者卻罔顧智慧財產權法與民法的聯繫在智慧財產權研究往往與民法分道揚鑣尤其在 105 106 107 108 同前註 98 Appellant-Defendant: Justsystem Corporation and Appellee-Plaintiff: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Case Nub: 2005 (Ne) 10040; available at http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/pdf/g_panel/10040_eng.pdf, last visited 2012/8/5. 98 ( ) 2006 12 27 2008 7 30 19 2008 12 27 2009 10 1 51 同前註智慧財產權局起草了中華人民共和國專利法修訂草案送審稿於年月日報請國務院審批且於年月日國務院第次常務會議討論通過並公開徵集意見現已經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議於年月日通過予以公佈自年月日起施行

智慧財產權侵權制度的研究上脫離傳統民法理論盲目照搬西方國家智慧財產權理論和案例希望自成一體形成智慧財產權侵權的專門研究109 法院在審理此類案件時引用的法律依據是民法通則和有關的司法解釋關於共同侵權的理論如民法通則第130條規定二人以上共同侵權造成他人損害的應當承擔連帶責任由此可見中國大陸司法實務是把專利間接侵權視為共同侵權行為進行審理的由於缺乏對專利間接侵權問題的明確規定各地方法院對實際生活中出現的專利間接侵權案件的判決結果不一致甚至是互相矛盾的嚴重影響了法律的統一性和權威性中國大陸在建立專利制度初期因各方面經驗相對欠缺未規定專利間接侵權在2001年第二次修訂專利法時有學者提出應當在專利法中加入關於間接侵權的規定國家智慧財產權局在向國務院提交的修改草案建議稿中也寫入了禁止間接侵權的條款但是經審議刪除了相關規定理由主要是 TRIPS協議中沒有關於專利間接侵權的規定中國大陸專利法不宜提供超出 TRIPS協議標準的保護力量在專利法第三次修改時不少專家學者針對專利間接侵權制度的構建提出各種觀點和建議最終由於存在著許多無法解決的分歧導致專利間接侵權制度仍未被納入到中國大陸的專利法律制度中而在中國大陸侵權責任法中也未明確規定間接侵權問題110 在當前國際貿易對中國大陸經濟發展影響日益加深的情況下是否能有效運用智慧財產權已經成為中國大陸企業能否在當前的全球性競爭中生存和發展壯大的決定性因素因此中國大陸專利法的第三次修法係因應科技發展經貿模式轉變的趨勢在審視國內外發展形勢與基本國情後作出的抉擇為此有必要通過完善專利制度更為充分地維護創新者的正當利益促使市場主體由過去以比拼產品數量和價格作為主要競爭手段轉變為以作出發明創造並形成智慧財產不斷提高產品創新含量作為其核心競爭力實 109 110 毛克盾浅论中国间接侵权制度的设置法治与社会 2011 年 6 月第 39 頁李婷婷论专利间接侵权制度在我国建立的可行性和必要性法治与社会 2011年3月第46-47 頁 52

現創新受益再創新再受益的良性循環111 上述隨著中國大陸國內及面對國際形勢的重大發展及改變主要有兩個原因需要進一步修正中國大陸專利法制度使其更佳完善第一中國大陸人大報告提出了必需提高中國大陸自主創新能力建設創新型國家的目標中國大陸國務院於是制定了國家知識產權戰略綱要 (以下簡稱知識綱要 ) 為此目的中國大陸專利法必需要進一步修改及進一步加強對專利權的保護激勵自主創新促進專利技術的實施推動專利技術向現實生產力轉化縮短專利權轉化產品的實現週期第二世界貿易組織多哈部長級會議通過了關於<與貿易有關的知識產權協定>與公共健康的宣言以下簡稱宣言世界貿易組織總理事會通過了落實宣言的修改(與貿易有關的知識產權協定>議定書 (以下稱議定書 ) 宣言和議定書允許世貿組織成員突破與貿易有關的知識產權協定的限制在規定條件下給予實施藥品專利的強制許可112 第三次中國大陸專利法的修改目的在使中國大陸自主創新能力的提高促進經濟社會發展提供更有力的制度支持立法宗旨中明示了提高創新能力促進經濟社會發展的內容闡明了專利制度與經濟社會發展的關聯本文將對2008年6月中國大陸第三次修正草案的主要內容說明如下 113 一根據激勵自主創新提高自主創新能力的要求對現行專利法所做的修改為了實現建設創新型國家的目標進行整合科技資源激發科研機構與科技人員的積極性促進企業技術進步等方面規定了一系列制度措施草案利用專利制度激勵自主創新的角度對現行專利法做了幾項修改 (一) 在立法宗旨中增加了提高自主創新能力建設創新型 111 112 113 国家知識产权局条法司编专利法第三次修正导讀知識产权出版社 2009 年 3 月第 26~27 頁田力普关于中华人民共和国专利法修正案草案的說明全国人大常委会公报 2008 年第5號第36-39頁同前註 111 第 29 頁 53

國家的內容, 將現行專利法的立法宗旨修改為, 推動發明創造的管理應用, 鼓勵發明創造, 提高研發能力 ; ( 二 ) 提高授予專利權之標準現行專利法關於授予專利權條件採用的是相對新穎性, 草案則改採絕對新穎性, 規定授予專利權的發明在國內外都沒有為公眾所知悉 ; ( 三 ) 刪除了向外國申請專利須先申請中國大陸專利的規定 ; ( 四 ) 賦予外觀設計專利權人許諾銷售權許諾銷售是以做廣告在商店貨架或者展銷會會場陳列等方式做出的銷售商品的許諾 ; ( 五 ) 明確侵犯專利權的賠償應當包括權利人維權的成本, 加大對違法行為的處罰力度, 並增加了法定賠償的規定草案增加規定 : 侵犯專利權的賠償應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支同時, 為打擊專利違法行為, 將假冒他人專利的罰款數額從違法所得的 3 倍提高到 4 倍 ; 沒有違法所得的, 將罰款數額從 5 萬元提高到 20 萬元, 並將冒充專利行為的罰款數額從 5 萬元提高到 20 萬元此外, 為提高司法保護的效率, 草案還規定 : 在訴訟活動中, 權利人的損失侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的, 人民法院可以根據專利權的類型侵權行為的性質和情節等因素, 確定給予 1 萬元以上 100 萬元以下的賠償 ; ( 六 ) 增加訴前證據保全的規定為防止侵權人在專利權人起訴之前轉移毀滅證據, 草案增加規定 : 為制止專利侵權行為, 在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下, 權利人可以在起訴前向人民法院申請證據保全 114 二根據促進技術推廣應用的需要, 對專利法所作的修改 : ( 一 ) 規定專利權共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可 114 同前註 112, 頁 36-37 54

他人實施該共有專利說明普通許可, 就是在被許可人實施專利技術的同時, 共有人也可以實施或者許可他人實施該專利技術 ; ( 二 ) 規定實施的技術如果屬於現有技術, 不構成侵犯專利權草案增加規定 : 在專利侵權糾紛中, 被控告侵權人有證據證明自己實施的技術屬於現有技術的, 不構成侵犯專利權被控告侵權人無需向專利復審委員會提出復審申請, 法院可直接判定被控告侵權人不侵權 ; ( 三 ) 增加規定不視為侵權的情形借鑒美國加拿大澳大利亞等國的做法, 草案在不視為侵權的情形中增加一項 : 為提供行政審批所需要的資訊擬製造藥品或者醫療器械的單位或者個人製造專利藥品或者專利醫療器械 115 三根據國際條約的規定特別是中國加入世界貿易組織後國際條約的新規定, 對現行專利法所做的修改 : ( 一 ) 根據修改 ( 與貿易有關的知識產權協定 ) 議定書規定為了公共健康目的, 可以給予製造並出口專利藥品到特定國家或者地區的強制許可 ; ( 二 ) 生物多樣性公約規定, 遺傳資源的利用應當遵循國家主權綜合第三次中國大陸專利法的修正可發現有三個特色, 第一與前兩次修改目的相同都是為了符合國際規定及要求, 落實其科技發展及經濟轉變下迎合時代的改變 ; 第二滿足對外的國際承諾, 結合其 20 年來專利法實施的實務經驗解決中國大陸的立法問題, 並注重專利權人的利益與社會公共利益間的平衡 ; 第三第三次的修法準備時間比前兩次長許多, 也召開多次公聽會及討論會, 展現了立法的開放度及透明度, 而公眾對立法的參與度及深度也會明顯提升 115 同前註 112, 第 39 頁 55

第二項實務見解中國大陸的專利侵權立法是由三部分所構成, 一是中國人民共和國侵權責任法 ( 以下簡稱侵權責任法 ); 二是中華人民共和國民法通則及最高人民法院關於貫徹執行中華人民共和國民法通則若干問題的意見 ( 試行 ) ( 以下簡稱意見 ) 的規定 ; 三是專利法及其實施細則的規定侵權責任法與民法通則及其意見規定了侵權行為及侵權責任的一般條款, 專利法及其實施細則作為特別立法, 進一步規定了侵犯專利權的具體情形可見, 中國大陸之專利侵權立法係由民事基本法的一般條款和專利法的特殊條款構成, 於該當民事基本法規定時, 可以直接適用民事基本法的一般條款, 來實現對專利權人權利的保護如果適用民事基本法一般法條不能有效規束某些專利侵權行為, 又或者完全適用的情況下有違專利法之基本精神時, 則應當在專利法中加以明確規定, 優先適用該特殊規定例如, 從侵權的類別上來說, 專利侵權可分為單獨侵權與共同侵權, 在侵權責任的承擔上, 後者應承擔連帶責任這樣的規定已經可以解決間接侵權幫助引誘唆使等侵權態樣所帶來的侵權問題所以, 當侵權的形式再行變化, 即使共同侵權制度也很難進行規制, 國家的有關部門也可以從智慧財產權的基本原則出發, 秉承合理原則, 以個人利益與社會利益平衡為導向, 吸取對專利的間接侵權制度中有益部分制定相應司法解釋來實行例外特殊處理 116 對專利間接侵權概念的界定, 經歷了一個備受爭議的階段關於間接侵權, 根據是否有直接侵權行為發生, 中國大陸學術界形成兩種觀點, 即共同侵權說和獨立侵權說不少學者支持共同侵權說, 有學者認為 : 間接侵害專利權行為的條件是: 其一, 須存在直接侵權的事實 ; 其二, 須為直接侵權行為提供實施專利侵權的必要條件 ; 其三, 須行為人主觀上有過錯, 即知道或者應當知道其為他人提供實施專利侵權的條件但也有學者 116 同前註 99, 第 66 頁 56

認為間接侵權構成獨立侵權間接侵權行為是第三者未經專利權人同意向無權利用該項專利的人提供或供應其中關鍵部分的中間產品而故意慫恿和唆使其實施該項專利現在通說認為所謂間接侵權是指行為人本身的行為並不構成侵權只是向他人提供屬於專利法保護的該發明的重要組成部分或者為他人實施該發明提供了必要手段誘導慫恿教唆他人進行專利侵權行為導致了直接侵權行為的發生間接侵權的特徵在於行為人主觀上有誘導他人侵權的故意客觀上為侵權行為提供了必要條件並且從其行為獲取了一定的不法利益對於間接侵權行為中國大陸法律未作專門的規定實務中往往適用民法通則第130條規定二人以上共同侵權造成他人損害的應當承擔連帶責任最高人民法院意見第148條規定教唆幫助他人實施侵權行為的人為共同侵權人應當承擔連帶民事責任司法實務從1993 年至今已審理了多起專利間接侵權糾紛在2001年第二次修訂專利法時國家智慧財產權局曾建議增加禁止專利間接侵權的條款但由於此次修訂專利法的主要目標是為了達到TRIPS協定的最低標準而TRIPS協議又沒有規定專利間接侵權因此全國人大常委會在上報的專利法修改草案中刪除了該建議條款北京市高級人民法院則於2001年通過的專利侵權判定若干問題的意見(試行) 中專門規定了專利間接侵權最高人民法院意見第148條是當前追究間接侵權行為的初步法律依據但是該規定是針對民法上一般侵權行為而言的就專利制度來說僅僅依賴民法通則的相關規定來對專利領域的間接侵權是遠遠不夠的因為該共同侵權的規則沒有對教唆幫助的含義做出任何解釋也沒有解決如何認定間接責任這一關鍵性問題使其很難成為在專利領域判定間接侵權責任的標準117 綜上所述由於認定標準的定義不清以及中國大陸特殊的法制情況 117 李昌玉对我国专利间接侵权法律制度的反思长江大学学报(社会科学版) 第 32 卷第 4 期年 8 月第 50-53 頁 2009 57

造成專家學者對間接侵權的規定的意見十分分歧其中有部分專家學者認為中國大陸司法實務中一直將專利間接侵權與直接侵權視為共同侵權來處理間接侵權案件如果沒有直接侵權行為的實際發生就認定間接侵權行為成立這就等於承認了所謂部分侵權的理論破壞了專利侵權判定以權利要求的內容為准的基本原則其結果相當於將專利保護擴大到與專利技術沒有關聯的非專利產品這種不適當的擴大將可能導致專利權人濫用專利權亦有專家學者認為間接侵權僅限於行為人銷售實施有專利保護之發明的核心構件或實施該發明不可或缺的手段之行為且應以行為人明知其行為將導致他人侵害該發明為前提而不需以直接侵權的存在為必要條件118 第五節 TRIPS 專利權規範原則在專利權上規則限制必然是與貿易有關的專利權協議 (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS)是歷經7年的討論與協調在各會員國折衝妥協的情形下烏拉圭回合談判終於在1993年12 月15日達成最終協議其中包含應建立世界貿易組織以及要求所有世界貿易組織之會員均必須自動接受所有烏拉圭回合談判鎖定的協議我國自2002年1月1日正式成為世界貿易組織會員在保護專利權部分應符合該協定規定其中當然包括關於司法救濟程序部分之全部規定針對會員國於其國內有關智慧財產權之司法救濟程序重要原則 TRIPS第三篇中有著相關規定其主要目的有二第一為確保該司法救濟程序可有效保障智慧財產權人第二確保合法之貿易不會因此遇到障礙並規定防制機制以防止該司法救濟程序遭到濫用119 以規範目的來看有關TRIPS司法救濟程序之規定大體上則可區分為程序保障迅速簡要證據調查終局救濟刑事制裁等五大範疇其中例如在實體部分已開發國家認為智慧財產權屬於私權(private right) 而必須 118 119 冯克法论我国专利间接侵权行为的认定山东审判第 26 卷总第 196 期 2010 年第 80 頁 Adrian Otten & Hannu Wager, Compliance with TRIPS: The Emerging World View, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 29, p. 408(1996). 58

與其他有體財產權同受保護但開發中國家則認為應屬於公共財(public goods) 應係用來幫助經濟衛生及科技之發展故在保護上應有所限制又在程序部分由於以往在世界智慧財產權組織 the World Intellectual Property Organization 簡稱WIPO 架構下並無強而有效之執行規範以要求各國促使其國內之業者與人民遵守巴黎公約或伯恩公約故各已開發國家咸認應創設較具體明確之救濟程序等相關規定反之開發中國家則認為關於救濟程序的規範只要有原則性的規定即可且應承認開發中國家關於智慧財產權之執行的行政與財政等基礎設施之不足120 一程序保障 TRIPS第41條規定 1.會員應確保本篇所定之執行程序於其國內法律有所規定以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為採行有效之行動包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施前述程序執行應避免對合法貿易造成障礙並應提供防護措施以防止其濫用 2.有關智慧財產權之執行程序應公平且合理其程序不應無謂的繁瑣或過於耗費或予以不合理之時限或任意的遲延 3.就案件實體內容所作之決定應儘可能以書面為之並載明理由而且至少應使涉案當事人均能迅速取得該書面前揭決定僅能依據已予當事人答辯機會之證據為之 4.當事人應有權請求司法機關就其案件最終行政決定為審查並至少在合於會員有關案件重要性的管轄規定條件下請求司法機關就初級司法實體判決之法律見解予以審查但會員並無義務就已宣判無罪之刑事案件提供再審查之機會 5.會員瞭解本篇所規定之執行並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外另行建立一套有關智慧財產權之執行程序亦不影響會員執行其一般國內法律之能力 121 120 121 張宇樞 TRIPs架構下智慧財產權司法救濟程序之研究-以美台現行實務運作模式之比較分析為核心國立交通大學科技法律研究所碩士論文 2004年第215頁 TRIPS Article 41: 1. Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their national laws so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide 59

二迅速簡要 TRIPS第42條規定以公平及衡平之程序會員應賦予權利人行使本協定所涵蓋之智慧財產權之民事訴訟程序之權利被告有被及時以書面詳細告知其被告之理由及其他相關細節之權利雙方當事人均得委任獨立之律師代理訴訟且訴訟程序於當事人必須親自到庭之相關規定上不得使當事人增加無謂之負擔訴訟當事人均應有權提出證據及陳述理由訴訟程序於不違反憲法規定之原則下應提供認定與保護秘密資訊之措施122 三證據調查 TRIPS第43條規定關於證據 1.當一造已提出合理可以獲得之充分證據支持其主張且指明相關重要證據為對造所持有時司法機關有權命對造提出該證據但必須受有確保秘密資訊保護之限制 2.當事人一造在合理時間內自願且無正當理由而拒絕提供或未提供必要資訊或明顯的阻礙執行程序會員得授權司法機關依據已被提出之資訊包括因他方拒絕提供資訊而受不利影響之當事人所提出之指控及主張為肯定或否定之初步或最終判決但應給予當事人就主張或證據辯論之機會 123 122 for safeguards against their abuse. 2. Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time- limits or unwarranted delays. 3. Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard. 4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in national laws concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases. 5. It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of laws in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their laws in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of laws in general. TRIPS Article 42 Fair and Equitable Procedures: Members shall make available to right holders11 civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information unless this would be contrary to existing constitutional requirements. TRIPS Article 43 Evidence of Proof: 1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence 60 123

四終局救濟在 TRIPS 中有三種規定 :( 一 ) 第 44 條為禁制令的相關規定 1. 司法機關應有權命當事人停止侵害行為, 特別係在於涉有侵害智慧財產權之進口物品, 於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道會員並無義務使前述司法禁制令適用於非因明知或可得而知之情況下, 致侵害他人智慧財產權之情形 2. 雖本篇其他部分有特別規定, 在合於第二篇特別就政府未經權利人授權使用或政府授權第三人使用之規定條件下, 會員可將針對此類使用之救濟限於以依第 31 條 (h) 項所規定使用報酬之給付在其他情形, 本篇所規定之救濟應有適用, 若本篇之救濟與會員法律抵觸, 會員仍應提供確認判決及充分之賠償 124 ;( 二 ) 第 45 條規定損害賠償 : 1. 司法機關對於明知, 或可得而知之情況下, 侵害他人智慧財產權之行為人, 應令其對權利人因其侵權行為所受之損害, 給付相當之賠償 2. 司法機關亦應有權命令侵害人賠償權利人相關費用, 該費用得包括合理之律師費 ; 而於適當之情況下, 會員並得授權其司法機關, 命侵害人賠償權利人因其侵害行為所失之利益以及 ( 或 ) 預設定的損害, 縱使侵害人於行為當時, 不知或無可得知其行為係屬侵害他人權利時亦同 125 ;( 三 ) 第 46 條其他救濟為有效遏阻侵 relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information. 2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes a procedure relating to an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the information presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence. 124 TRIPS Article 44 Injunctions 1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right. 2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with sub-paragraph (h) of Article 31 above. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with national law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available. 125 TRIPS Article 45 Damages 1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered 61

害情事, 司法機關對於經其認定為侵害智慧財產權之物品, 應有權, 在無任何形式之補償下, 以避免對權利人造成任何損害之方式, 命於商業管道外處分之, 或在不違反其現行憲法之規定下, 予以銷毀, 司法機關對於主要用於製造侵害物品之原料與器具, 亦應有權在無任何形式之補償下, 以將再為侵害之危險減至最低之方式, 命於商業管道外處分之在斟酌前述請求時, 侵害行為之嚴重性, 所命之救濟方式及第三人利益間之比例原則應納入考量, 關於商標仿冒品, 除有特殊情形外, 單純除去物品上之違法商標並不足以允許該物品進入於商業管道 126 五刑事制裁 TRIPS 第 61 關於刑事制裁規定會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件, 訂定刑事程序及罰則救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及 ( 或 ) 罰金, 並應和同等程度之其他刑事案件之量刑一致必要時, 救濟措施亦應包括對侵權物品以及主要用於侵害行為之材料及器具予以扣押沒收或銷燬會員亦得對其他侵害智慧財產權之案件, 特別是故意違法並具商業規模者, 訂定刑事程序及罰則 127 because of an infringement of his intellectual property right by an infringer who knew or had reasonable grounds to know that he was engaged in infringing activity. 2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre- established damages even where the infringer did not know or had no reasonable grounds to know that he was engaged in infringing activity. 126 TRIPS Article 46 Other Remedies In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce. 127 TRIPS Article 61 Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed willfully 62

TRIPS協議對會員國司法救濟程序之要求TRIPS協議要求司法救濟程序要迅速簡要因為智慧財產的侵害態樣可能是持續性而且侵害的結果也可能是複數的因此若不採取立即有效的特殊救濟程序會導致權利人在訴訟過程中受到不可彌補的傷害為了達到迅速救濟以防止侵害行為的目的 TRIPS協議除了就重要原則做出宣示性的規定外進一步引進了英美法上的禁制令暫時性措施的觀念以及得命侵害人告知其他涉及侵權之資訊以盡速排除將來可能進一步的侵害128 其中的規定依基本原則 TRIPS協議第 41條第1項規範要求各會員應確保所定之執行程序於配合其國內法律有所規定以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為採取有效之行動也就是所謂之執行程序包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施又為了繼續維繫世界貿易組織促進全球貿易自由化之目標則進一步規定該等之程序應避免對合法貿易造成障礙並應提供防護措施以防止其濫用第六節小結美國之判決先例確立了專利間接侵權的從屬原則129 其認為專利間接侵權必須以直接侵權行爲存在前提惟有直接侵權行為存在例如主行為人在美國境內製造使用銷售許諾銷售或進口專利産品才能論以幫助人或教唆人專利間接侵權責任而此從屬原則於美國專利法於1952年修訂之後被聯邦最高法院多次引用並於眾多間接侵權判例之中徹底貫徹德國方面早期由法院實務所發展出的專利間接侵權責任係基於民法共同侵權的理論而對專利法第9條中直接侵權加以解釋在此脈絡下專利間接侵權責任包含參與共同以及幫助直接侵權且專利間接侵權責任必需以直接侵權行為成立為前提然為加強專利權權人之保護並有效預防專利侵權行為的發生德國於專利法中增訂了第10條專利間接侵權的規定藉 and on a commercial scale. 128 129 楊寶鑑中國訴前禁制令制度之研究國立交通大學碩士論文 2008 年第 13 頁 Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 US 661 (1944). 63

由專利法的特別規定給與專利權人一個消極之禁止權其將專利間接侵權行為視為一種獨立的侵權行為態樣可於專利直接侵權行為之外單獨成立此為獨立說於日本考量專利間接侵權制度設立的目的並不是擴張專利權的效力而是確保直接侵權行為規範能完整落實因此在主流學說130中認為宜回歸直接侵權不成立的理由之立法意旨做為依據衡量被控侵權者是否需負擔間接侵權責任是為折衷說在間接侵權的判定要件上各國皆將間接侵權的對象物擴張至該發明所欲解決的問題上不可欠缺的物但普遍排除已在普遍流通之物或者具有實質上非侵權用途者並加入了行為人明知發明專利權存在且該物係用於實施該發明專利權的主觀要件在滿足前開要件下依然生產讓渡進口或要約讓渡該物才需負擔專利間接侵權責任惟有德國與日本對於普遍流通之物的規定稍有差異僅部分排除其間接侵權責任需特別注意美國德國及日本已經藉由明確的立法在公眾的交易利益以及專利保護目的之間劃出了一條界限以同時兼顧專利權人的利益以及公眾的日常生產經營活動其立法意旨值得我國作為間接侵權修法時之借鏡 130 横山久芳間接侵害法学教室 2009年第157頁田村善之知的財產法第4版有斐閣 2006年第 238頁中山信弘工業所有權法 (上 ) 第 2版弘文堂 2000年第 379頁松尾和子間接侵害(2) 牧野利秋編裁判実務. 体系9工業所有権法 1985年第262頁高林龍第3章特許権の保護すべま本質的部分知的財産法制の再構築日本評論社 2008年第157 頁窪田英一郎間接侵害について牧野利秋飯村敏明三村量一末吉亙大野聖二編知的財産権法の理論と実務第1巻特許法[1] 新日本法規以及Westlaw Japan 2007年 15.4.[1] 同前註98 第97頁 64

第四章保全程序之外國立法例與實務案例的比較研究民事上實體權利之保護對象即為法秩序中之私權而保護之方式是以透過民事訴訟程序確定私權解決紛爭然後才是以強制執行程序實現私權但誠如前述民事訴訟程序往往曠日廢時為避免因確定私權程序定獻之後對當事人已無實現私權之可能而令司法救濟流於形式故各國民事訴訟制度中通常都有民事保全程序的相關規定以下將針對各國相關司法制度分別撰文介紹第一節美國立法例與實務見解就英美法而言所謂禁制令 injunctive relief 指的是由法院核發的命令要求相對人為某種特定行為或是不為特定行為禁制令乃是一種源自於衡平法上的救濟措施其目的是在於排除或避免將來損害或傷害的發生亦得用以排除未來的違法行為但並非對已經發生的損害予以補償其主要目的在排除現正發生或將來之侵害131 禁制令按其核發時點要件及效力之不同可分為數種茲如下文介紹第一項立法例在美國專利法第283條規定中禁制令(injunction)是指由法院根據衡平原則作出的命令侵權人在專利權有效期間停止一切侵權行為132 該侵權行為規定於美國專利法第271條說明包括了直接侵權誘導侵權以及幫助侵權 133 在專利權受到侵害的大多數情形中對專利權人最為重要的救濟就是獲 131 132 133 Morton Denlow, THE MOTION FOR A PRELIMINARY INJUNCTION: TIME FOR A UNIFORM FEDERAL STANDARD, 22 Rev. Litig. 495, 499(2003). 35 U.S.S. 283 The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunction in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable. 35 U.S.C. 271 Infringement of patent (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) 65

得法官裁定其防止進一步侵權的禁制令禁令救濟的重要意義在於其反應出專利權的主要價值即賦予專利權的排他特性賦予專利權人進行該排他權 134 美國的禁制令以訴訟程序是否終結作為區分點可分為永久禁令與中間禁令永久禁令係在法院完成了整個訴訟程序之審理後給予原告之完整的禁止性救濟而中間禁令又依核發的程序不同分為臨時禁制令 (preliminary injunction) 與暫時限制令(temporary restraining order TRO)135 則是在訴訟過程中為了避免原告遭受不可彌補損害之暫時性的短期的在法院決定永久禁令之前所給予之救濟措施其相關規範完整規定於美國民事訴訟程序第65條其中包含申請程序申請條件禁制令種類裁判標準裁判內容及說明保全程序等由此規定中說明了美國禁令制度中並無所謂的訴前禁令的規定所有禁制令或限制令的核發均在訴訟繫屬後才會因為聲請人聲請後才可能發生136 134 135 136 Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer. (d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned. Kevin M. Clermont, PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE, Thomson West, 2005, p. 75-76. preliminary injunction temporary injunction 22 58 2004 5 2004 11 109 2004 6 15 permanent injuction preliminary injunction temporary injunction C.F.R rule 65 Injunctions and Restraining Orders, (a) Preliminary Injunction. (1) Notice: The court may issue a preliminary injunction only on notice to the adverse party. (2) Consolidating the Hearing with the Trial on the Merits. Before or after beginning the hearing on a motion for a preliminary injunction, the court may advance the trial on the merits and consolidate it with the hearing. Even when consolidation is not ordered, evidence that is received on the motion and that would be admissible at trial becomes part of the trial record and need not be repeated at trial. But the court must 66 關於美國法之及國內有多種不同之譯法有稱為預備性制止命令及暫時制止命令者參見前註有稱之為暫時禁制令及暫時限制令者參見鄭中人專利權之行使與定暫時狀態之處分臺灣本土法學雜誌第期年月王承守鄧穎懋美國專利訴訟攻防策略運用元照出版社年月有稱臨時禁制令及暫時限制令者參見馮震宇從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟月旦法學雜誌第期年月第頁本文統一稱為永久禁制令稱為臨時禁制令以及為暫時限制令以避免歧異

一永久禁令 (Permanent injunction) 137 永久禁令在專利侵權訴訟, 在 MercExchange v. ebay 案之前, 當侵權判決確定後, 其永久禁制令幾乎是自動核准, 如此對被告的壓力是相當大的一般只有在很少的案例中, 法院才會拒絕頒布永久性禁令, 例如 CAFC 7 th Court 審理的 City of Milwaukee v. Activated Sludge 案中, 法院認為如果頒發永久禁令, 將使得整個城市的污水處理廠停止運作, 造成 50 萬人生命安全的危害, 因此該法院拒絕核發禁令 138 此外, 在 Hybritech v. Abbott Labs 一案中, 由於侵權產品涉及醫學測試器材, 而專利權人本身又並未銷售該器材, 使得公眾將因禁制令之辦法而有健康上遭受危害之可能故拒絕核發 139 由於永久禁令之目的是在排除侵權行為, 需於民事判決後始得核發, 非為本文所欲討 preserve any party's right to a jury trial. (b) Temporary Restraining Order. (1) Issuing Without Notice. The court may issue a temporary restraining order without written or oral notice to the adverse party or its attorney only if: (A) specific facts in an affidavit or a verified complaint clearly show that immediate and irreparable injury, loss, or damage will result to the movant before the adverse party can be heard in opposition; and (B) the movant's attorney certifies in writing any efforts made to give notice and the reasons why it should not be required. (2) Contents; Expiration. Every temporary restraining order issued without notice must state the date and hour it was issued; describe the injury and state why it is irreparable; state why the order was issued without notice; and be promptly filed in the clerk's office and entered in the record. The order expires at the time after entry not to exceed 10 days that the court sets, unless before that time the court, for good cause, extends it for a like period or the adverse party consents to a longer extension. The reasons for an extension must be entered in the record. (3) Expediting the Preliminary-Injunction Hearing. If the order is issued without notice, the motion for a preliminary injunction must be set for hearing at the earliest possible time, taking precedence over all other matters except hearings on older matters of the same character. At the hearing, the party who obtained the order must proceed with the motion; if the party does not,the court must dissolve the order. (4) Motion to Dissolve. On 2 days' notice to the party who obtained the order without notice or on shorter notice set by the court the adverse party may appear and move to dissolve or modify the order. The court must then hear and decide the motion as promptly as justice requires. (c) Security: The court may issue a preliminary injunction or a temporary restraining order only if the movant gives security in an amount that the court considers proper to pay the costs and damages sustained by any party found to have been wrongfully enjoined or restrained. The United States, its officers, and its agencies are not required to give security. (d) Contents and Scope of Every Injunction and Restraining Order. (1) Contents. Every order granting an injunction and every restraining order must: (A) state the reasons why it issued; (B) state its terms specifically; and (C) describe in reasonable detail and not by referring to the complaint or other document the act or acts restrained or required. (2) Persons Bound. The order binds only the following who receive actual notice of it by personal service or otherwise: (A) the parties; (B) the parties' officers, agents, servants, employees, and attorneys; and (C) other persons who are in active concert or participation with anyone described in Rule 65(d) (2) (A) or (B). (e) Other Laws Not Modified. (1) any federal statute relating to temporary restraining orders or preliminary injunctions in actions affecting employer and employee; (2) 28 U.S.C. 2361, which relates to preliminary injunctions in actions of interpleader or in the nature of interpleader; or (3) 28 U.S.C. 2284, which relates to actions that must be heard and decided by a three-judge district court. (f) Copyright Impoundment. This rule applies to copyright-impoundment proceedings. 137 MercExchange, L.L.C. v. ebay, Inc., 273 Fed.Appx. 857 (Fed.Cir.(Va.) Mar 03, 2008). 138 City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc., 69 F.2d 577, 593, 21 USPQ 69 (7th Cir. 1934). 139 Hybritech v. Abbott labs, 849 F.2d 1446, 1458 (Fed. Cir. 1988). 67

論的訴前保全程序範圍, 故不再贅述二中間禁令中間禁令又分為兩種, 分別是臨時禁制令 (preliminary injunction) 與暫時限制令 (temporary restraining order), 兩者最大的不同在於臨時禁制令必須給予被告通知並經過聽證之程序始得核發, 而暫時限制令是法官單方面的裁量, 因時間的限制並不會給于被告通知或舉行聽證之機會, 甚至連被告的律師都不會被通知暫時限制令主要是用在極端緊急的情況下, 時間的緊迫使得通知與聽證程序無法進行, 如未立即獲得救濟原告將受到不可彌補之損害時才會使用 140 中間禁令在美國是一個特殊的救濟 (an extraordinary remedy), 無論是臨時禁制令還是暫時限制令, 其主要目的都是在法院最後決定出永久性的救濟方式前, 為防止情事的改變而造成原告受到不可彌補之損害時的臨時救濟方式只有專利權人完成了很強的證明義務後, 法院才有可能核發禁制令或限制令 CAFC 根據其多年的審判實務, 總結出四部檢試法 (four-part test) 的四個實質要件 :(1) 實體上原告有勝訴的合理可能性 ;(2) 原告需遭受不可挽回之損害 ;(3) 中間禁令的頒發不會對被告有不衡平之傷害 ;(4) 中間禁令之核發不會對公共利益造成危害由於其目的在於維持現狀 (status quo), 因此中間禁令之內容得為命令性 (mandatory), 而應為禁止性 (prohibitory) 的要求 141 地方法院或聯邦法院必須考慮每一個條件, 並且綜合考慮所有條件的平衡, 每一個條件都不必然是決定性的 142 不過, 前兩個條件是非常重要的, 如果禁令的提出者不能夠證明前兩個條件中的任一個, 則不必考慮第三第四個條件了 143 下文詳細說明上述四個實質條件 : (1) 實體上原告有勝訴的合理可能性 (a reasonable probability of success on the merits): 140 Kevin M. Clermont, supra note 134, p. 78. 141 Janice M. Mueller, AN INTRODUCTION OF PATENT LAW, Aspen Publishers (2003), p. 310. 142 Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1983). 143 Reebok Int l Ltd. V. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1556 (Fed. Cir. 1994). 68

美國法院認為上述四個實質性條件中實體上原告有勝訴的合理可能性是最為重要的條件因此如果這一條件能夠被清楚地確立則第二個條件不可彌補之損害就可以推定成立144 為了證明實體上勝訴的合理可能性原告需承擔如下的舉證責任 a) 通過優勢證據證明侵權事實 b) 被控侵權人不能提出清楚且令人信服的證據來證明專利無效(invalidation)或專利不具有執行力(unenforceable) 雖然通常專利權人不需要證明其專利有效或具有執行力因為美國專利法35U.S.C 282規定獲證專利權是推定當然有效的145 但在中間禁制令階段則由於中間禁制令屬於特殊的救濟專利權人需要完成其專利有效或具有執行力以及被侵害的證明責任146 實務中專利權人通常試圖證明系爭物與先前已被判決認定侵權的產品雷同來證明侵權成立至於專利的有效性如果專利權人舉出專利曾被其他的被告挑戰過但最終被維持的例子來證明專利的有效性則可以增加成功獲得中間禁制令的機會當然專利權人還可以利用其他公眾能夠獲得的證據或者文獻來證明其專利的有效性 (2) 不可彌補之損害 (Irreparable Harm) 專利權人一般應證明法院如果不頒發禁止令則其會遭受不可彌補的損失在美國早期的案例中法院認為這種情況僅發生在被控侵權人可能資不抵債或者瀕臨破產的邊緣時現在的觀點則不要求被控侵權人難以賠償而是認為如果在訴訟進行過程中允許侵權行為繼續則可能導致無法以金錢賠償填平損失的情況也算是一種不可彌補之損害實務中如果專利權人清楚並強有力地證明了第一個條件則法院推定不可彌補之損害成立此時被控侵權人可能以採取引入證據證明所謂不可彌補之損害已經 144 145 146 Smith International Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1581 (Fed. Cir. 1983). 35 U.S.C. 282 Presumption of validity defenses, A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim.. Nutrition 21 v. United States, 930 F.2d 867, 869 (Fed. Cir. 1991). 69

停止並且未來也沒有計畫恢復(停止系爭物的生產銷售製造及使用) 或是專利權人在獲知侵權情事後經過很長時間才提出司法救濟則專利權人的懈怠(laches) 也可以構成對不可彌補之損害的抗辯同時專利權人先前的專利授權行為也足以表明專利權人已收取授權金而耗盡其專利排他權等這些證據也是對推定專利權人遭受不可彌補損失的有利抗辯147 (3) 中間制禁令的頒發不會對被告有不衡平之傷害(Balance of Hardships) 中間禁制令的強制性表明其為一強烈的手段被控侵權人必須停止生產其主要的產品甚至是唯一的產品承受不可避免的財產損失某些被控侵權人由於法院頒發禁制令而導致破產因此必須考慮中間禁制令的頒發會是否會對被告造成不衡平之傷害 20世紀80年代發生在美國的專利侵權訴訟中曾出現過Polaroid Corp v. Eastman Kodak Co.的案例在1981年CAFC 3th Court在確認被控侵權人確實有償付能力及的確能夠補償損害賠償金的情況下否決了原告的臨時限制令的請求但是 CAFC於1983年在對Polaroid Corp v. Eastman Kodak Co.一案所作的判決中沒有遵循CAFC 3th Court的上述判決在該案中被告Kodak(柯達)公司聲稱願意支付超額的賠償金來換取法院不核發禁令以避免四千名員工的失業及約兩億美元的設備投資損失對此法院說明柯達公司試圖通過支付超額賠償金以達到繼續對 Polaroid(寶麗來)侵權之目的這是對專利權的誤解如果侵權行為在繼續從而可能對專利權人造成將來的損害單純的金錢賠償是不夠的亦不能彌補專利權人已受之損害或立即所受之損害148 在利益平衡的條件下還能從一些案例看出法院在作出禁令時應考慮禁令的頒發對被控侵權人所產生的不利影響同樣法院在拒絕作出禁令時對專利權人會產生什麼樣的負面影響149 衡平原則就是要求法院要仔細對比專利權人與被控侵權人的相對處境以及禁制令對其雙方各自所造成的 147 148 149 Polymer Techs. Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 970, 973 (Fed. Cir. 1996). Polaroid Corp v. Eastman Kodak Co., 1991 WL 4087 (D.MASS.), 17 U.S.P.Q.2d 1711. Illinois Tool Works Inc. v. Grip Pak Inc., 906 F.2d 679, 683 (Fed. Cir. 1990).; AT-LAS Power Cp. v. Vascular Access, Inc., 120 F.3d 1253, 1259-60 (Fed. Cir. 1997). 70

影響具體地說, 如果侵權行為持續發生, 會對專利權人的市場份額商譽信譽有何影響 ; 如果頒發該禁制令, 則對被控侵權人的銷售與員工的就業機會將產生哪些影響 (4) 中間禁令之核發不會對公共利益造成危害 (Public Interest): 公共利益也是法院在作出禁止令時所要考量的因素雖然, 對一個有效專利權提供法律保護本身就符合公共利益, 也是專利制度對創新的有力支持但另一方面, 法院也要考慮被控侵權人是否為公眾提供短缺產品的另一種選擇例如, 該專利產品涉及一種對高致死性流感有明確療效的藥品, 而專利權人無法滿足公眾的需求, 切斷被控侵權人提供該藥品的第二來源可能導致藥價飛漲及供不應求的情形, 使公眾的生命受到死亡的威脅在這種情形下, 法院就會考慮以違反公共利益的理由而拒絕核發禁令在美國民事訴訟法關於暫時限制令的聲請是由原告提出, 法官在核發禁制令之前, 可以在依原告的請求針對暫時限制令進行單方面審查, 當然這個部分是被告不知道的部分, 法官也不會通知被告的律師, 該審查的程序一般依下圖二所示當聲請人釋明前開四項要件後, 若認確有其必要, 法官會立即裁定一個臨時禁制令, 說明禁制令的範圍原因及理由, 同時通知被聲請人及其委任律師該限制令因為是單方面審查, 此時如果被告不同意可以提出答辯, 不過不影響該限制令的執行, 該限制令因其強大限制力, 故最多僅具有 10 天效期但若有需要在雙方同意的情形下, 得以延長隨後, 法院將加速進行雙方的辯證及透過法庭聽證對原聲請的臨時禁制令進行審查 71

根據美國民事訴訟程序第 65 條申請暫時限制令法官依公平正義原則審查查裁定暫時限制令效期為 10 日駁回聲請 2 日內通知被聲請人聲請人應釋明 1) 若不制止侵權行為聲請人將立即受到不可彌補的損害 2) 暫時限制令的必要性 3) 得要求聲請人供擔保根據衡平原則原告勝訴可能性原告的立即不可彌補損害雙方的損失衡量對公共利益的影響 1) 2) 3) 4) 加速完成臨時禁制令審查圖二所示美國民事訴訟法對暫時限制令的申請及審查流程150 如圖二圖二值得注意的是在美國民事訴訟法第65條(a)151內還規定了聽證制度與擔保制度當專利權人提出禁令的動議之後雖然法院可以基於書面陳述和其他文件發出禁令但法院通常的做法是召開聽證會目的是令被控侵權人有機會發表抗辯意見同時亦規定無論是否舉行聽證會在禁令發出前法院需要事先通知對方同樣是依據美國聯邦民事訴訟法的之規定禁令發出前要求禁令的聲請人必須提供擔保具體數額由法院根據被控侵權人由於禁令影響所遭受的成本或損害賠償價值來裁量此外依照美國法典28卷第1292(a)條之規定無論禁令是核發還是拒絕當事人都可以立即提起上訴程序因為禁令的核發與否屬衡平法層面的判斷只要地方法院濫用了其自由裁量上訴法院就 150 151 Barry L. grossman & Gary M. Hoffman, PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK, ABA Section of Intellectrual Property Law, p. 549. R. Civ. P.65 (a) Preliminary Injunction. (1) Notice. The court may issue a preliminary injunction only on notice to the adverse party. (2) Consolidating the Hearing with the Trial on the Merits. Before or after beginning the hearing on a motion for a preliminary injunction, the court may advance the trial on the merits and consolidate it with the hearing. Even when consolidation is not ordered, evidence that is received on the motion and that would be admissible at trial becomes part of the trial record and need not be repeated at trial. But the court must preserve any party's right to a jury trial. 72

可以予以撤銷不過若地方法院對核發禁令沒有就侵權和無效的判定給出足夠的說明解釋上訴法院一樣會予以撤銷152 第二項實務見解在美國民事訴訟法制度下中間禁制令是一種特別的救濟方式其目的是為了維持現狀以使當事人間的爭議在法院透過正式審判程序下獲得有意義的判決因為如果可以讓被控告侵權人在權利人起訴後繼續其被指控的侵權行為將有可能造成金錢賠償也無法彌補的損害此時法院日後的終局判決對權利人的救濟功能就算不是全無也屬有限因此在符合一定之條件下美國法院認為有必要透過暫時性的禁制令禁止侵權人繼續為一定之行為以求保持現狀使法院日後的救濟有實益但若是中間禁制令很容易獲准將會提供專利權人以訴訟請求的誘因因為專利權人可以利用有限的成本就可以有效的阻擋競爭對手相反的若是中間禁制令的運用有所節制則不但能達成專利促進創新的誘因亦不會有維持或強化專利壟斷的疑義 CAFC雖曾短暫放寬了中間禁制令的核准但是隨後立即限縮使得中間禁制令的核准成為例外而非常態153 再者禁制令無法對過去的行為提供救濟過去的違法行為只能透過損害賠償之方式救濟當被告已停止其被指控的侵權行為且無再為該行為之虞時法院則不予核發禁制令就過去美國案例觀察發現美國部分法院在審核發臨時禁制令時會根據Smith International Inc. v. Hughes Tool Co.案例154中建構之四部檢試法 four-part test 為標準以決定是否核發臨時禁制令由該案例中說明法院在核發初步禁制令時應就四項考量因素逐一審核情節之輕重以及申請人所請求核發臨時禁制令所及之範圍而審理法院經利益衡量後基於裁量權作出最終的決定 152 153 154 李世達中國專利侵權訴訟訴前禁令的法律問題研究國立交通大學管理學院碩士論文 2009 年第 30-31 頁從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟同前註135 第15頁 Smith International Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1577-1579 (Fed. Cir. 1983). 73

考量到專利法只賦予專利權一定的獨占期間不似著作權有效期間長達數十年也不像商標權可以藉由不斷展延而無限期延伸有效期間在涉嫌侵害專利權的案件中若不儘快藉由核發臨時禁制令以令被控侵權人馬上停止涉嫌侵權之行為待實體訴訟終結而取得終局之永久禁制令時恐已喪失甚多原本專利法所賦予之獨占期間的利益而該損失也將無法因金錢賠償而得以完全獲得填補因此CAFC允許各聯邦地方法院只要專利侵權案件申請人能有效釋明在本案訴訟中的勝訴可能性時法院通常會推定如果不核發禁制令將導致該等權利之所有人立即無法彌補的損害 155 CAFC認為在專利案件中可以假設所有專利侵害都有無可彌補的損害除非相對人能夠舉證推翻此標準在H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc.案中被確認156 美國臨時禁令的發佈也因原告性質不同產生不同的認定標準代表案例為eBay控告MercExchange 該案件發生於2001年 MercExchange公司指控 ebay公司使用的立刻購買 157交易方法技術侵犯其專利權 2003年 Veginia 聯邦地方法院做出有利於MercExchange的判決裁定eBay侵權應支付賠償金同時核發限制eBay使用該專利技術的永久禁制令 ebay不服判決提出上訴抗辯MercExchange從未實施相關專利只藉由征收高額的授權金達到獲利目的然而eBay的上訴被駁回 CAFC提出了適用於專利侵權糾紛的一般性原則即專利侵權和專利有效性被確定後就應該發出永久禁制令只在不同尋常的案件中在保護公利益等極少數特殊情況下才可以拒絕發布禁令 2005年eBay向聯邦最高法院(Supreme Court)提起上訴同時對禁止令這一英美法系國家智慧財產權訴訟的常用救濟措施提出質疑主張目前法院在做出侵權裁決後即核發禁制令的現行做法不合理要求法院改變現有慣例 2005年11月28日 Supreme Court受理了eBay的上訴請求並於2006年5月 155 156 157 劉尚志王敏銓張宇樞林明儀著美台專利訴訟實戰暨裁判解析 2005年4月初版元照出版社 2005年4月第156頁同前註135 第16頁即 Buy It Now 一種線上定價拍賣技術允許消費者不參與競標過程即可購買商品與 PC Home 的直接購買類似 74

做出判決廢棄CAFC的二審判決發回重審 Supreme Court認為禁止令作為救濟措施並非在認定侵權後自動產生原告若想尋求永久禁制令必須依傳統衡平原則符合前述之四部檢試法 four-part test 該案的判決結果很明顯地使專利權人請求法院發布永久禁止令的條件更加嚴格由於Supreme Court在eBay案中曾引用Amoco Production Co. v. Village of Gambell, Alaska158之判例用以說明臨時禁制令與永久禁制令兩者所適用之衡平法則是相同的兩者差距只在判斷是否核發永久禁制令時法院已無需考量勝訴可能性問題而不管是臨時禁制令亦或是永久禁制令法院在無法彌補之損害利益衡平與公共利益三個要件所對應的事實上其判斷標準並無二致最重要的是由於Supreme Court迄今未對臨時禁制令核發標準有針對性且具體的表態因此Supreme Court在永久禁制令上應該適用何種標準所表達的態度及看法對處於臨時禁制令階段之下級法院及潛在當事人而言即有不可忽略的重要性換句話說 Supreme Court在eBay 案所持的觀點對下級法院而言是一重要之訊號 Supreme Court對eBay案見解所形成立竿見影的效果從Finnegan外國法事務律師事務所所做的調查或許可見端倪其調查從2006年5月Supreme Court作出判決後各聯邦地方法院審理的23起專利案件中只有17宗簽發永久禁制令 6宗被駁回而在6宗涉及臨時禁制令的地方法院案件中只有 3宗被批准簽發臨時禁制令 3宗被駁回159 實務中尚有以專利訴訟進行商業競爭手段目的在於透過專利訴訟對被控侵權人形成生產銷售上的壓力進而達到其競爭目的專利權人常常會在聯邦法院提起專利訴訟後隨後又在美國貿易協會(International Trade Commision 以下簡稱ITC)提出相同或進似的專利訴訟讓兩程序並存聯邦法院程序一般還會伴隨一些其他的法律訴求如不公平競爭違反營業秘密違反競業禁止等同時要求損害賠償及故意侵權的懲罰性賠償所以常 158 159 Amoco Production Co. v. Village of Gambell, AK 480 U.S. 531, 107 S.Ct. 1396 (U.S.Alaska,1987). 美國專利禁制令簽發難度加大智慧財產季刊第 64 期第 12 頁 75

常專利權人會同時進行該兩種法律程序但會因為訴訟資源分配的關係原告一般會暫停聯邦法院的程序專心讓ITC的程序在正常時間軸上進行希望快速得到正面有利的結果以對競爭對手造成壓力160 第二節德國立法例與實務見解第二次世界大戰後德國擴大假處分制度之使用惟因此產生之假處分本案化或程序遲延現象引發應重新認識保全程序基本機能之議論德國具代表性之教科書或註釋書亦因此增加保全程序之案例在法院判例上關於滿足假處分法律問題之討論日益增加其中最被經常討論者為滿足假處分之必要性言詞辯論放棄之要件當事人釋明責任上訴程序禁止假處分執行及民事訴訟法 ZPO 第 945 條規定之損害賠償請求權等相關問題將於下文中進行介紹第一項立法例依德國民事訴訟法 ZPO 第八編第五章規定德國保全程序可區分為假扣押 Arrest 916-934 ZPO 及假處分 (einstweilige Verf ü gung 935 ZPO)161 近年來假處分之重要性雖日益增加但德國民事訴訟法 ZPO 以下簡稱德國民訴法仍是以假處分準用假扣押規定之體系模式從而決定假處分事件之審理程序德國假處分事件復可區分保全假處分 Sicherungsverfügung 935 ZPO 及定暫時狀態假處分 Regelungsverfügung 940 ZPO 但現爭執者為此二類型之假處分事件中是否再加入滿足假處分 Befriedigungsverfügung 或給付假處分 Leistungsverfügung 之類型162 以下依傳統見解概述德國保全程序之種類 160 161 162 Barry L. grossman & Gary M. Hoffman, Patent LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK, ABA Section of Intellectual Property Law, p. 549. Jens Grunert, Interlocutory Remedies in England and Germany: a Comparative Perspective,C.J.Q. (15 Jan, 1996), p. 18,20. Westlaw International http://international.westlaw.com/find/default.wl 2008 35-36 引自網站網址轉引自黃書苑定暫時狀態假處分之研究國立台北大學法律學系博士論文年第頁惟對於保全命令制度之本質則未有深入討論吉野正三郎安達栄司ドイツにおける民事 76

一假扣押德國民訴法對假扣押又分為對物假扣押及對人假扣押其中對物的假扣押規定於第917條第1款如不實行假扣押判決及無法執行或甚難執行時始得實施對物的假扣押同條第2款還規定如判決將於德國境外執行就不需要其他假扣押事由因為這種情況本身即構成假扣押事由此一條文在實務中引發很大爭議但假如債務人於德國境內有充足資產支付將來勝訴的債權人且沒有移轉出境的疑慮就不得援用本條文另外僅由於債務人是外國人亦不能構成假扣押事由對人的假扣押則規定於同法第918條只有在對債務人的財產強制執行受到危險需要保全時才能實施對人的假扣押所謂的對人假扣押就是限制債務人的人身自由163 二保全假處分依德國民訴法第935條規定所謂保全假處分係指為保全金錢債權以外個別給付請求權之假處分其是聲請債務人應為或不為一定行為保全假處分之目的並不在使債權人之請求能獲得滿足而僅是在本案判決確定前先行保全債權人之請求而已關於其保全假處分之內容由法院依其必要限度自由裁量164 三定暫時狀態假處分 163 164 保全基本理論と法比較中野貞一郎原井龍一郎鈴木正裕合編民事保全講卷第1卷法律文化社 1996年12月10日第119-120頁又關於德國假處分之類型另有將之區分為 1. 確保性假處分 Sicherungsverfügung 2. 制止性假處分 Regelungsverfügung 3. 履行性假處分 Leistungsverfügung 確保性假處分係為確保將來執行之假處分但制止性假處分及履行性假處分係為維持現在秩序之假處分以暫時滿足債權人之權利俾以確保現在之權利不受債務人之繼續侵害又稱為滿足性之假處分此種滿足性之假處分論其權利之滿足結果實際上與本案之強制執行並無區別陳榮宗林慶苗民事訴訟法下三民書局股份有限公司 2005年5月第881頁依此分類所謂確保性假處分與上開保全假處分相當至於制止性假處分及履行性假處分應均屬定暫時狀態假處分之類型德國民訴法第935條規定因現狀變更當事人之權利即不能實現或有難以實現之虞得許對於爭執標的物實施假處分第940條規定因避免重大損害或防止急迫強暴或因其他理由對於有爭執之法律關係特別是繼續性法律關係有必要規制其暫時狀態可以實施假處分 Zivilprozessordnung 32 Aüflage 2000 Beck-Texte im dtv 謝懷栻德意志聯邦共和國民事訴訟法中國法制出版社 2001年7月第258-259頁刘国涛李仕春民事保全问题研究中国法制出版社 2005 年第 121 頁 Jens Grunert, supra note 165,at 21-31. 轉引自前註 161 第 37 頁 77

德國民訴法第940條規定之定暫時狀態假處分其趣旨適用領域及要件可與舊日本民事保全法第23條第2項及我國民訴法第538條規定之定暫時狀態假處分為相同理解定暫時狀態假處分復可區分為規制性假處分與滿足性假處分規制性假處分之目的在於就當事人間有關占有之爭執由法院依職權介入並予以規制以防急迫危險或重大損害發生滿足性假處分之目的在於就有爭執之法律關係能迅速獲得相當於本案判決勝訴之救濟165 此類假處分之內容除德國民訴法第940條之1所規定之命債務人為住房遷空之假處分類型外其他內容之假處分在實務上仍被廣泛容許但其依據是否即為德國民訴法第940條規定並不明確166 德國民訴法第920條規定聲請假扣押應釋明請求權及理由且釋明的理由應包含以下兩點 a)聲請人的請求權具備獲得假扣押保護之條件 b)聲請人的請求權存在假扣押請求權必須以金額表示或是可以轉換為金額的請求權亦即當債務人不履行的情形下可以被轉換成損害賠償金額由前述可得知假扣押聲請並不要求高度的證明力一般以聲請人的宣誓書或書狀便可此外依德國民訴法第921條規定觀察如果法院認為假扣押請求權和事由皆不存在也不一定會駁回聲請法院可以命聲請人提出補償債務人因假扣押而可能遭受損害的擔保作為假扣押裁定的條件當然如果法院對於假扣押請求權和事由沒有疑義仍然可以命聲請人供擔保而為假扣押裁定德國假處分之裁定及其執行程序原則上準用假扣押規定 936Ⅰ ZPO 但是在德國民訴法第937條以下則規定假處分特有之程序首先 165 166 同前註22 第53頁ドイツにおける民事保全同前註166 第126-127頁關於滿足假處分可使債權人獲得滿足但對債務人而言則會引起難以回復之損害儘管債務人依德國民事訴訟法第945條規定請求損害賠償者其僅需證明債權人之行為與其所受損害間具有因果關係債權人即應負無過失責任惟評估債務人所受損害若干有事實上困難且債務人證明其損害與假處分執行間具有因果關係亦有困難故債權人提供之擔保金實際上不可能確實填補債務人之損害 Jens Grunert, supra note 161, at 34-36. 德國民事訴訟法第第940條之1 僅在禁止擅自處分之情況下始能以假處分命令命遷讓房屋德意志聯邦共和國民事訴訟法同前註162 第259頁 78

關於假處分事件管轄德國民訴法第937條第1項規定假處分事件之一般管轄而該假處分事件如為緊急該標的物所在地之區法院有緊急管轄權 942ⅠZPO 167 其次著眼於假處分對債務人侵害程度相當大且基於債務人在憲法上之聽審權債務人自應具有法的審問權應期待法院於裁判前給予債務人表示意見之機會但在情況緊急或駁回假處分聲請之情況則可例外逕依債權人之陳述即為裁判 937Ⅱ ZPO 債務人可對該假處分提出異議原裁定法院對該假處分可重新再為審查 924 ZPO 925 ZPO 168 又德國實務對於上開情況緊急要件認定相當寬鬆故法院經常可以不經債務人陳述意見即核發假處分如此似有違德國基本法 GG 第103 條聽審權 right to be heard 之規定169 惟法院在保全程序中並非審理債權人之本案請求是否有理故債權人之聲請有無理由毋庸經本案訴訟程序 170 第二項實務見解自1960年代起開始有關於保全程序劃時代研究理論發表後於1971年 167 168 169 170 ドイツにおける民事保全同前註162 第128頁德國民事訴訟法第936 條除以下各條特別規定外關於假處分裁定及其他程序準用關於假扣押裁定及假扣押程序規定第937條第1項假處分由本案法院管轄第942 條第1項第2項及第3項分別規定在急迫情形爭執標的物所在地之區法院得為假處分裁定並命聲請人在一定期間內向管轄本案訴訟法院聲請通知相對人就應否實施假處分進行言詞辯論即使在非急迫情形土地所在地之區法院船舶船籍港或船籍地或建造中船舶建造地之區法院得為假處分裁定准許在土地登記簿船舶登記簿或造船登記簿上就其內容之正確性登記異議船舶船籍港不在國內時由漢堡區法院發出僅在經相對人聲請後始能定第一款之期間期間經過後仍未起訴者區法院應依聲請撤銷假處分德意志聯邦共和國民事訴訟法同前註162 第259-260頁 Jens Grunert, supra note 161, at 26. 德國民事訴訟法第920條規定聲請假扣押應表明請求權及說明其金額或以金錢計算之價額並說明其假扣押理由聲請假扣押之請求權及假扣押理由應予釋明第921條規定裁判得不經言詞辯論聲請人未釋明其請求權或假扣押理由得供擔保代釋明聲請人就其請求權或假扣押理由已經釋明法院得仍命供擔保後實行假扣押第924條規定對於假扣押裁定得提出異議提出異議之當事人應在異議中敘述假扣押裁定應撤銷之理由法院應依職權定言詞辯論期日假扣押法院為區法院時異議應以書面向書記科提出或向書記科提出後由其作成記錄並應說明請求撤銷假扣押理由假扣押執行不因異議而停止但法院得依第 707條發暫時命令不適用第707條第2項第2句規定及第925條規定提出異議後法院應以終局判決對假扣押合法與否作出裁判法院得准許變更或撤銷假扣押之全部或一部亦得命供擔保後准許變更或撤銷德意志聯邦共和國民事訴訟法同前註162 第255-256頁 Jens Grunert, supra note 161, at 27. Jens Grunert, supra note 161, at 27. 79

有學者發表論文Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes 其認為對於要求特別緊急之例外事件法院可以放棄嚴格法律問題審查而逕行發給僅考量債權人與債務人利益關係而不審查債權人之請求在法律上可否成立之實體保留假處分 offene Verfügung 雖然上開見解並未成為通說但其所提起之問題迄今仍為保全程序中相當重要之爭議問題171 然近年來部分專家學者的見解與上開觀點相對立其認為依當事人利益與裁判公正性觀點自應就債權人之聲請是否有理由乙節予以完全審查所謂裁判迅速性或效率性之觀點僅是專為債權人利益所為之考量最後將導致債務人受到不利益被保全權利之審查依德國通說與判例見解此部分審查與通常訴訟相同應就該被保全權利在法律上是否有理由有理性為完全審查至法院在督促程序中雖放棄對債權人請求是否有理之審查但此係依德國民訴法第690條第1項第3款及第692條第1項第2款之特別規定惟保全程序中並無此特別規定從而依德國民事訴訟法第920條第2項規定債權人就其請求應負釋明責任及德國民訴法第921條第1項及937條第2項法院為保全命令裁定前毋庸經言詞辯論程序等雖不能否定立法者於保全程序中要求迅速性優先於裁判公正性然考量當事人對等地位之憲法上要求及法院應審查當事人主張之請求權是否有理由應認上開迅速性要求僅生減輕債權人就其主張事實之舉證責任並不及於法律問題之認定因此在保全程序中亦應如同在本案訴訟就債權人之請求為完全有理性之審查對於近年專家學者之見解及德國通說之討論應為日後將繼續研究之課題172 德國判例則認為相較於其他類型之假處分債權人對於定暫時狀態假 171 172 自1877年德國民事訴訟法 CPO 施行迄今德國保全程序研究對象多著重於所謂保全程序暫時權利保護本身權利保護構造惟自第二次世界大戰戰後有認為僅由學理上之討論未必能充分考慮保全程序相關問題ドイツにおける民事保全同前註162 第116-118頁ドイツにおける民事保全同前註162 第128-129頁德國民事訴訟法第690條第1項第3款規定聲請必須提出支付命令為目的聲請書應記載請求應敘明聲請給付之確定金額主債權與從債權應分別單獨列出第692條第1項第2款規定支付命令應敘明下列各項聲請人是否確有其主張之權利存在法院並未進行調查德意志聯邦共和國民事訴訟法同前註162 第176-177頁 80

處分之被保全權利及保全必要性必須提出高度釋明173 使法院相信債權人主張為真實就此釋明責任並不能移轉由對造負擔174 惟債權人上開釋明責任在部分案例可以擔保代替債權人就其被保全權利及保全必要性已負釋明責任之情況法院仍可命債權人提供擔保175 債權人提供之擔保為擔保債務人因假處分受到損害之重要方法擔保額之核定是依債務人所受損害之總額而定盡可能平衡債權人與債務人在假處分程序中利益之不平等176 鑒於前述本文認為在關鍵的釋明要件上有必要就德國學說及實務狀況作進一步之介紹177 (一) 供擔保代釋明輿供擔保補釋明之立法目的德國民訴法第920條第2項規定請求及假扣押之原因應釋明之第921條則規定債權人雖未釋明請求及假扣押之原因如就債務人所應受之損害已經擔保者法院得命為假扣押請求及假扣押之原因雖經釋明法院亦得使其供擔保後命為假扣押 178 舊德國民訴法 921Ⅱ 現行法則因原第1項被刪除後只餘1項而成為同條第2句其中第921條第1句債權人雖未釋明請求或假扣押之原因如就債務人所應受之損害已經擔保者法院得命為假扣押學說上稱為無釋明之供擔保 Sicherheitsleistung ohne Glaubhaftmachung 或供擔保代釋明 Sicherheitsleistung statt/an stelle Glaubhaftmachung od. Ersatz der Glaubhaftmachung 第2句請求及假扣押之原因雖經釋明法院亦得使其供擔保後命為假扣押學說上稱為補 173 174 175 176 177 178 ドイツにおける民事保全同前註 162 第 126-127 頁 Jens Grunert, supra note 161, at 21-22. 轉引自前註 161 第 38 頁 Jens Grunert, supra note 161, at 33. 轉引自前註 161 第 38 頁 Jens Grunert, supra note 161, at 40-42. 轉引自前註 161 第 38 頁德國民訴法第921條規定在該國民事訴訟法法典第八編強制執行法 704-945 第五章假扣押與假處分程序 916-945 中屬於強制執行法之規定與我國的強制執行法係屬於獨立民事訴訟法以外而立法之法典不同德國強制執行法屬於民事訴訟法法典之一部分也因此與我國分別在民事訴訟法中第七編之保全程序中規定假扣押與假處分裁定程序及在強制執行法第五章規定假扣押假處分之執行程序不同轉引自吳從周論供擔保代釋明之假扣押評析民事訴訟法第526條第2項之修法變化台灣法學雜誌第187期 2011年11月第4頁原文為 Das Gericht Kann, auch wenn der Anspruch oder der Arrestgrund nicht glaubhaft gemacht ist, den Arrest anordnen, sofern wegen der dem Gegner drohenden Nachteile Sicherheit geleistet wird. Es kann die Anordnung des Arrestes von einer Sicherheitsleistung abhängig machen, selbst wenn der anspruch und der Arrestgrund glaubhaft gemacht sind. 81

釋明之供擔保或供擔保補釋明 Sicherheitsleistung trotz Glaubhaftmachung od. Zusatz zur Glaubhaftmachung 就立法目的而言第921條第2句係為了保護債務人使法院得以平衡考量執行假扣押命令之結果對債務人所造成之危險179 一般認為補釋明之供擔保規定的正當性基礎在於因為債權人的財產關係是在危害到債務人對其可能享有之損害賠償請求權的基礎上所形成的一旦將來假扣押裁定因自始不當等原因被撤銷債權人恐有無法履行賠償義務之虞或者因假扣押之執行可能造成債務人某種特別重大之損害故有命供擔保之必要180 至於第921條第1句之立法目的則係基於債權人之利益使法院容易命為假扣押俾程序可以加速進行學說上亦有強調本條的另一目的係為了落實暫時性的正義 vorläufige Gerechtigkeit 因此本條規定雖為法院得為假扣押但應解為應命為假扣押者181 (二) 雖未釋明之意涵就第921條第1句之無釋明之供擔保而言德國法與我國舊526條第2 項規定稍有不同因為該條直接明文規定債權人雖未釋明請求或假扣押之原因法院得命為假扣押但德國通説一致將其超越法條文義地解為即使債權人就請求以及假扣押之原因二者均未釋明法院亦得命供擔保後為假扣押182 其次也是最値得注意者係儘管本條文義規定雖未釋明時法院得命供擔保為假扣押但有學者認為並不能將此規定視為對釋明之完全取代 Die Sicherheitsleistung ist kein vollwertiger Ersatz der Glaubhaftmachung 它只意味著如果債權人因實施假扣押而對債務人造成之可能損害得以供擔保方式加以塡補與確保則本條規定允許法院對於請求及假 179 180 181 182 轉引自前註第頁轉引自前註第頁 Baumbach/Lauterbach/Allbers/Hartmann, ZPO, 62. Aufl., 2004, 921 Rn. 2. 轉引自前註 181 第 6 頁 Musielak/Huber, a.a.o., 921 Rn. 7. 轉引自前註 177 第 6 頁 MünchKomm/Drescher, ZPO, 3.Aufl., 2007, Bd. 2, 921 Rn. 1; Musielak/Huber, ZPO, 5. Aufl., 2007, Bd. 2, 921 Rn. 1. 177 5 MünchKomm/Drescher, a.a.o., 921 Rn. 4; Stein/ Jonas/Grunsky, ZPO, 22. Aufl., 9. Bd., 2002, 921 Rn. 7. 177 6 82

扣押之原因得有較薄弱程度之心證即可183 因此對於債權人如不為假扣押其法律地位實際上將受到危害之事實法院仍應有某程度之心證換言之本條之雖未釋明應解為雖未為足夠之釋明 184 nicht genügend glaubhaft gemacht wird 或者釋明不成功 185而言法院因此要求提供擔保作為完全釋明186 volle Glaubhaftmachung 之替代此時法院即應考量債權人之資力與意願命其提供足夠之擔保因此從德國上開學說看起來德國現行法之未能釋明非指不待釋明或無庸釋明即可命供擔保為假扣押反而比較接近釋明如有不足法院始得命供擔保為假扣押187 只不過所謂某程度之心證上開學說也承認法院就有無保全之必要性而言即使心證程度不足或者較為薄弱也可以命供擔保為假扣押換言之實無異於認為釋明具有可欠缺性 Entbehrlichkeit 只要假扣押聲請人對債務人所可能受到之損害已供擔保即可無庸釋明 ohne Glaubhaftmachung 而命為假扣押188 因此德國學說上雖對條文作上開解讀但學說上一般認為其實際運作上幾與不待釋明無異189 至於在具體情形中擔保是否足代釋明或補釋明之欠缺是否適當命供擔保以代釋明或補釋明之不足則完全取決於法院之裁量而定190 最後是在法院對於假扣押聲請之程序審查上供擔保只取代釋明並 183 184 185 186 187 188 189 190 ü 轉引自前註第頁轉引自前註第頁轉引自前註第頁轉引自前註第頁第條第句之字義過於廣泛應解為即使供擔保也不能完全取代釋明否則將可能造成對假扣押聲請之事實陳述無庸提出任何證據也可以命供擔保為假扣押之結果轉引自前註177 第7頁 Brox/Walker, a.a.o., Rn. 1513.; Baur/St ü rner/bruns, Zwangsvollstreckungsrecht, 13.Aufl., 2006, Rn.5113. 轉引自前註 177 第 7 頁當然可以在供擔保之情形下就放棄釋明此種規定之正當性基礎在德國學界不乏批評聲浪甚至有譏此規定為一怪胎 Fremdkörper 者因此也有認為應將此條可以不待釋明即命供擔保為假扣押之情形限縮為只有在聲請人因為取得假扣押裁定之時間急迫而未及釋明時始得為之 Brox/walker, a.a.o., Rn. 1513. 也有認為應限於對債權人有特別重大利益時始得免除釋明義務而代之以供擔保為假扣押 AK-ZPO/Damm,1987, 21 Rn.5. 轉引自前註177 第7頁 Stein/Jonas/Grunsky,a.a.O., 921 Rn.6. 轉引自前註 177 第 7 頁 Stein/Jonas/Grunsky, a.a.o., 921 Rn. 5.; AK-ZPO/Damm, 1987, 921 Rn. 5.; M nchkomm/drescher, a.a.o., 921 Rn. 2. 177 7 Baumbach/Lauterbach/Allbers/Hartmann, a.a.o., 21 Rn. 8. 177 7 MünchKomm/Drescher, a.a.o., 917 Rn. 2. 177 7 Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 25. Aufl., 2003, 921 Rn. 3. 177 7 AK-ZPO/Damm, 1987, 921 Rn. 5. 921 1 83

不代替對事實之説明或陳述Darlegung 191 或者說供擔保並不取代對假扣押聲請事項事實之陳述因此如果債權人假扣押聲請本身之事實陳述即欠缺前後一貫性 schlüssiger Vortrag der Tatsachen 或者對重要事實未為陳述亦無本規定之適用而應以訴訟要件欠缺駁回其聲請192 觀察德國保全程序近年來之發展特徵幾乎已具有代替本案之功能超越其原來應為略式審判之概念尤其在滿足假處分及不正競爭假處分更為明顯193 此發展趨勢與向來學說所稱之假處分暫定性附隨性及緊急性之特徵有所違背尤其關於不正競爭防止法 UWG 之請求制止假處分事件假處分之後幾乎沒有本案訴訟使保全程序實質上已具備通常訴訟程序之機能成為常態此為應加以檢討之現象194 第三節日本立法例與實務見解日本自 1890 年 1 月 1 日依舊民事訴訟法所實施之假扣押及假處分制度迄於平成元年西元 1991 年 1 月 1 日日本民事保全法修訂止期間恰為 100 年在此期間日本民事保全相關規定並無實質修正日本於 1979 年昭和 54 年民事執行法制訂時雖併將假扣押及假處分之執行程序移至該法然此僅限於立法形式上之變更實質內容並無重大變更然而相對於法律規定此 100 年間之日本實務運作已發生相當大的變化下文茲就日本民事保全相關規定加以說明第一項立法例在日本所謂民事保全係指民事保全法上規定之假扣押系爭標的物 191 192 193 194 此為德國通說實務一致見解參見轉引自前註第頁此為德國通說一致之見解轉引自前註第頁ドイツにおける民事保全同前註第頁ドイツにおける民事保全同前註第頁 OLG Frankfurt/O Rpfleger 1995, 468; MünchKomm/Drescher, a.a.o., 921 Rn. 2; Musielak/Huber, a.a.o., 921 Rn. 7; Zöller/Vollkommer, ZPO, 24. Aufl., 921 Rn.2. 177 7 Stein/Jonas/Grunsky, a.a.o., 921 Rn.6. 177 8 162 116-118 162 119-120 84

假處分及定暫時狀態假處分日本民事保全法第1條規定參照 195 日本於 1890年明治24年 1月1日所實施之民事訴訟法第六編第四章之假扣押及假處分規定係繼受德國1877年之民事訴訟法 CPO 第八編第五章而來德國現行民事訴訟法 ZPO 第916條以下之各規定旨趣與舊日本民訴法第 837條以下相同舊日本民訴法所規定之假扣押及假處分係以其為本案訴訟之附隨程序然現在聲請假扣押或系爭標的物假處分並不以提起本案訴訟為必要故使用假扣押或系爭標的物假處分之聲請人其實質目的非為保全本案訴訟者應非少數此種現象發生之原因應為日本社會及經濟之快速變遷各種不公平不合理事件陸續發生遂產生各式各樣的紛爭此類紛爭不能即時透過立法及行政程序解決最後僅能求助於司法再因本案判決基於程序中之慎重不能快速解決上開紛爭因此期待能透過保全程序制度解決各該爭議196 日本民事保全法(以下簡稱日本保全法)基本照搬德國民事訴訟法關於保全命令的條文同樣將保全命令分為假扣押(第20條仮差押)及假處分(第23 條仮処分)兩種類型依日本保全法之規定不論係假扣押或假處分債權人均須就其聲請之理由亦即被保全之權利及保全必要性加以釋明而此兩項要件亦為法院審理之對象197 所謂釋明有別於以使法院達成確信為必要之證明係指以使裁判所達到大致如此程度心證的舉證方式然而於日本審判實務上依據假處分之類型內容及因假處分命令之發布而使債務人遭受打擊之程度要求之釋明程度亦有所差異因而在對於債務人造成嚴重打擊的假處分例如所謂滿足假處分或斷行假處分對於被保全權利及保全必要性之釋明即被要求達到高度釋明之程度亦即相當於證明或與證明近似之 195 196 197 須藤典明日本における民事保全の概要と特質判例タイムズ1078號 2002年2月25日第7 頁原井龍一郎河合伸一新訂版実務民事保全法商事法務社 2002 年 12 月 16 日第 1-2 頁日本民事保全法第13條保全命令之申請須明確記載其申請之趣旨被保全之權利或權利關係及保全之必要性第一項被保全之權利或權利關係及保全之必要性應釋明之第二項 85

程度而就被保全權利與保全必要性所要求之心證度加以比較的話實務上則較側重於被保權利的釋明之部分198 專利權侵害禁止之假處分既然係所謂滿足之假處分而對於債務人將造成嚴重的打擊是以亦以經高度之釋明為必要199 甚至有學者認為由於專利權侵害禁止假處分於被保全權利存否之判斷上係以債務者以之為業而製造販賣之物件或使用之方法即禁止之對象是否屬於專利發明之技術範圍來加以決定而其判斷在日本審判實務上則係經由以由專利請求範圍之記載加以解釋之技術內容為大前提以禁止之對象之技術內容為小前提之三階段論法而為判斷因此其判斷之結果與本案之判斷之結果並無差異是其二者間之證明與釋明亦無不同亦即在專利侵害禁止假處分之情形假處分法院准予發布假處分命令之心證度與本案法院下勝訴判決之心證度並無差異200 關於可否以保證金或宣誓代替釋明依日本舊民訴法第267條第2項之規定得以非對於相對人損害為擔保之之保證金或宣誓來代替釋明在日本保全法中則不允許以此種方式代替釋明其理由無非此種不具損害填補機能之保證對於相對人恐有造成重大不利益或損害之虞且對於其緩和釋明之即時性等理由亦有認為不當之見解存在因此實務上運用此一制度的例子相當少見再宣誓制度亦與該國之國民性不相符合之故201 後因日本民訴法關於程序上之一般規定已將此一制度廢止因此日本保全法亦已將此排除規定刪除由於保全事件之舉證責任係以釋明為原則且給予相對人提出反對主張之機會並不多是以相對人亦有受到違法或不當執行之可能性因此必須令債權人提出擔保藉以防止可能損害之發生202 依日本保全法第14條規定其保全命令之發布有三種方式其一為事前命提供擔保其二為於發布命令 198 199 200 201 202 竹下守夫藤田耕三民事保全法有斐閣 1997 年 6 月第 186 頁竹田稔知的財產權侵害要論發明協會 2003 年 10 月第 294 頁牧野利秋特許侵害の假處分保全の必要性の檢討載於中野貞一郎原井龍一郎鈴木正裕合編民事保全講座第三卷假處分の諸類型法律文化社 1996年12月第525頁同前註 198 第 186 頁土屋文昭民事保全における担保收錄於中野貞一郎原井龍一郎鈴木正裕編民事保全講座第二卷法律文化社 1996年11月第84頁 86

之同時以供擔保為發布命令之條件其三則為無擔保發布命令其中無擔保發布命令為極例外情形法院只有在債權人無資力供擔保時才會以此種方式為之最常見之情形為第一種方式第二種模式則較為少見203 在擔保額的決定方面則係由法院自由裁量而為決定因擔保金額的提供主要係在防止債務人遭受違法或不當執行所受之損害因此在理論上法院須預測相對人將遭受何種程度的損害並以之作為裁量權行使之大致上的基準然而在具體的事件上債務人受有何種程度的損害之判定則相當困難在擔保額決定之實務上作為預測損害之因素則包括保全處分之種類保全處分之目的物之種類及價額被保全權利之種類及其確實性當事人雙方之職業財產信用狀態債務人蒙受之損失程度提出於法院釋明資料之釋明程度等諸多情事惟在複雜之案件其判斷不限於相對人所受之損害而必須就事件之內容做綜合之判斷亦為實情204 日本保全法第19條規定對於法院有關擔保金額裁定之救濟措施在債權人方面對於命擔保裁定之本身或擔保金額為不服之聲明時得在收受但擔保裁定的兩週內提出抗告反之如認為供擔保之金額過低債務人可按日本保全法第26條規定於提出保全異議時則得作為異議事由加以主張然而關於擔保金額之決定既然繫諸法院之自由裁量而為裁定則只有在其裁定違反經驗法則而有裁量權濫用之情形時方得以裁定違法而加以撤銷 205 因此在專利權侵害禁止之假處分類型僅對於擔保金額不服而提起抗告之案例並不多見第二項實務見解日本保全法制訂前依舊日本民訴法第六編假扣押及假處分規定如該保全事件已進行言詞辯論程序法院均應以判決終結該程序且不論該判決結果為准許或駁回對該判決不服之方法均為提起上訴若該保全事件未經 203 204 205 同前註 202 第 86 頁同前註 202 第 88 頁同前註 202 第 90 頁同前註 198 第 87 頁 87

言詞辯論程序者法院即可使用裁定方式終結該事件相對人對於准許之保全裁定其救濟方式為聲明異議聲請人對於駁回之保全裁定其救濟方法為一般抗告程序至於異議申請事件則必須依判決程序終結該事件206 如此該保全事件之終結勢必花費相當時間在日本審判實務上多數判例雖會就債權人及債務人方面所受之損害為比較衡量惟基本上只要可大致推認侵害之存在且可預見侵害行為於將來將繼續存在之情形特別是在專利權人本身實施專利或授權他人實施專利時原則上會認為具有保全之必要性此可謂日本裁判實務上之主流至於比較衡量雙方損害後否定保全必要性之裁判例則集中於昭和50年代後期至昭和60年代間雖仍然可見以比較衡平法則判斷保全必要性之裁判例惟並未有因比較衡量之結果而遭否定保全必要性之裁判例207 就債權人所受之損害而言裁判實務所考量者除現實發生且可以算定之損害外亦包括債權人因喪失原為其所獨占之市場所造成之種種不利益且相當重視損害之舉證困難無法算定乃至於其損害之回復困難性此與日本審判實務上對基於特別情形而請求撤銷專利權侵害禁止假處分之事件 208 大多伴隨著專利侵權情事且是大範圍的持續產生其損害數額之掌握舉證顯然相當困難因此無法以金錢補償達成假處分之終局目的為理由而駁回債務人之請求之戰後裁判例之主流可謂不謀而合209 然而伴隨著侵害 206 207 208 209 中山幾次郎久貝房士保全異議の審理について民事保全の理論と実務東京地裁保全研究会編判例タイムズ社 1998年5月21日第359-360頁吉田和彥知的財產權における假處分保全の必要性判例タイムズ第 1062 期 2001 年 8 月第 60-61 頁依日本舊民事訴訟法第759條之規定假處分以有特別情形為限法院得命供擔保後撤銷假處分而依舊法時代實務及通說之見解此一特別情形包括1.依金錢為補償即足以使債權人達到假處分之目的 2.債務人因假處分而遭受遠較通常所發生並預定將予以忍受之損害為大之損害此兩種情形只要其一成立即為已足而所謂依金錢補償即足以達到假處分之目的並非單就被保全權利之性質為形式上財產權或非財產權之判斷而必須就其權利之內容權利行使之目的假處分之方法因假處分導致債權人遭受之損害及其程度損害賠償之難易等綜合判斷新日本民事保全法第39條規定因假處分之命令而有生難以補償之損害之虞或有其他特別情事時核發假處分命令之法院或本案之法院得依債務人之聲請以供擔保為條件撤銷假處分仍應做相同之解釋此觀新法將債務人因假處分命令而有生難以補償之損害之虞作為獨立之撤銷事由即不難明瞭同前註198 第251頁相關之裁判例如前揭東京地判昭47.7.21無體集4卷2號433頁等另東京地判平2.2.16無體集22 卷1號1頁則表示就本件假處分之被保全權利係基於實用新案權請求其侵害的停止及預防之禁止請求權而論實用新案法並非僅止於事後的損害賠償而實用新案法第27條實用新案權人 88

的發生雖或多或少會產生上述之損害惟在保全必要性之判斷上如以超過通常損害之損害或危險存在為要件亦即債權人有受難以彌補之損害之虞則肯定保全必要性之裁判例是否完全該當此一要件不無疑問至少在其理由上不能謂相當充分210 換言之在保全必要性要件之判斷方面從日本審判實務觀之不難發現具有形式化之傾向211 就上述所謂形式化之傾向而論有學者認為在多數判決在結論上並非有誤蓋如侵害之事實已甚明確卻放任侵害行為繼續無疑會導致專利權存續期間縮短之實質效果且造成本案訴訟中舉證之困難無法達成損害賠償之實效等情形如此將違反專利權係係保證於存續期間內具有獨占權之法律之趣旨是以當債權人就被保全權利已為充分之釋明且侵害之事實已十分明確時關於保全必要性之判斷只要債權人能夠就某種程度之損害加以釋明時即應加以肯定亦即在被保全權利之存在已經過充分判斷之情形關於保全必要性之判定可予以簡化此乃基於專利權之獨占排他性質所導致之結果且此一實務上之傾向在將來可能不易產生變化然而亦有學者指出因專利權係獨占排他之權利所以在某些情形下當然具有緊急除去其侵害之必要性然而此並非表示在所有侵害存在之情形均具有此保全之必要性故而在判斷保全必要性是否存在之際仍應衡量債權人及債務人雙方所可能遭受之損害並綜合其他情形為實質之判斷而非以形式之判斷為滿足尤其在專利權人或被授權人未就專利產品為製造販賣債務人之資力並無問題或損害額之計算並非十分困難等特別之情形存在時更應否 210 211 得請求權利侵害之禁止及預防之規定應理解為係基於一般對於實用新案權之侵害權利人所遭受之損之損害並非限於金錢之利益是以事後以金錢賠償並不充分而有定禁止請求權之必要所設之規定實際上就包含實用新案權之所有工業所有權而言因其權利之本質為獨占權是以其權利之行使係透過製品之製造販賣而與權利人乃至實施權人之業界或市場息息相關若未保障此一基於法律所賦予之獨占權則將危害到權利人乃至實施權人經營之存立從以上所述觀之依實用新案法以禁止請求權為被保全權利之假處分應認為無法以事後之金錢補償達成假處分之終局目的可供參照至於另一撤銷假處分裁定之特別情事即所謂債務人將因假處分而遭受難以補償之重大損害之情形其性質上應係阻卻假處分保全必要性之特別事由之一因此如在核發假處分裁定前對於得加以預測之事由考量其保全之必要性於假處分裁定後該當於此一特別情形之事由亦已相當程度的遭到限縮見牧野利秋特許等假處分載於鈴木忠一三ケ月章編註解民事執行法(7) 第一法規 1986年1月20日第295頁特許侵害の假處分保全の必要性の檢討同前註 200 第 540 頁同前註 207 第 62 頁 89

定保全之必要性212 以上兩種論述並非完全抵觸蓋法院如已就被保全權利為實質之審理則保全命令之審理已近似於本案訴訟化對於保全必要性之判斷如無上述專利權人或實施權人未就專利產品為製造販賣債務人之資力並無問題損害額之算定並非困難債務人所受之損害與債權人所受之損害顯不相當等特別之情形存在且對於本案實體權利之存否已為充分之審理而可肯認構成專利權之侵害時在判斷之過程上應可予以簡化然而此並非表示法院完全無須比較衡量雙方之損害即得逕予認定具有保全之必要性是以法院仍須在比較雙方可能遭受之損害後認為債務人應就其所受之損害加以容忍時始得認定具有保全之必要性此外在未就被保全權利為充分審理之情形雖非不得逕以欠缺保全必要性駁回債權人之聲請惟此時自然須就何以欠缺保全之必要性詳加說明始為充分此正為日本審判實務之趨勢不論如何此一保全必要性要件之判斷從昭和30年代起之日本審判實務即以之作為核發保全命令與否之重要依據至目前仍未改變應無疑問最後公共利益之觀念是否應納入保全必要性之判斷日本不論實務界或學界均很少以此項概念判斷是否具有保全之必要性多數之見解係以衡量當事人雙方之利益及所受損害來判斷保全必要性之存否觀諸專利權侵害保全處分之裁判例中亦僅有高知地決昭59年4月20日判ヨ388號之裁判例以公共利益受損為由駁回債權人之聲請其餘之裁判例則未並未使用此一概念來判斷保全必要性之存否足見日本審判實務上公共利益的考量並非保全必要性存否之判斷因素213 由以上所述可知在日本之審判實務上關於專利權侵害禁止之保全命令並非單由保護專利權人或被授權人之角度出發而作為判斷應否核發之依據同樣地被控侵權人所可能因核發保全命令所遭致之損害亦為其判斷是否准予核發保全命令之重要依據足見日本法院已充分意識到專利權之行 212 213 同前註 207 第 62 頁李超偉論專利權侵害之定暫時狀態假處分-以保全之必要性為中心私立東海大學法律學系碩士論文 2007 年第 72-73 頁 90

使所可能造成對於競爭對手之重大打擊以及濫用保全命令所可能造成之投機訴訟等問題而對於保全命令之核發已有所節制第四節中國大陸立法例與實務見解中國大陸專利法並未系統第規定在專利侵權成立後專利權人可以獲得的救濟措施要確定救濟措施的類型要同時參考民事法律中之一般性規定和專利法中之特別規定民事法律中之一般性條款是民法通則第 118 條和第 134 條侵權行為法第 15 條等綜合前述法條並結合專利法的具體實踐大致可以歸納出專利權人能夠獲得的民事救濟措施本文將詳述如下第一項立法例在2000年以前中國大陸法律法規中沒有明確地規定禁令但這並不意味著中國大陸沒有禁令的制度設計214 中國大陸民法通則第134條列舉了承擔民事責任的10種方式分別為 1) 停止侵害 2) 排除妨礙 3) 消除危險 4) 返還財產 5) 恢複原狀 6)修理重作更換 7) 賠償損失 8) 支付違約金 9) 消除影響恢複名譽 10) 賠禮道歉以上承擔民事責任的方式可以單獨適用也可以合並適用人民法院審理民事案件除適用上述規定外還可以予以訓誡責令具結悔過收繳進行非法活動的財物和非法所得並可以依照法律規定處以罰款拘留215 其中的停止侵害排除妨礙消除危險可以認為是中國大陸人民法院發出永久禁令的法律依據因為在中國大陸的民訴法中法院只要認定侵權成立一般都會引用民法通則第134條的規定在判決書上明確責令被告停止侵權行為此種作法與美 214 215 国家知識产权局条法司编中美兩国专利制度禁令制度比较研究知識产权局出版社 2008年9 月第一版第98頁中國大陸民法通則第134條承擔民事責任的方式主要有 (一) 停止侵害 (二) 排除妨礙 (三) 消除危險 (四) 返還財產 (五 ) 恢複原狀 (六) 修理重作更換 (七) 賠償損失 (八 ) 支付違約金 (九) 消除影響恢複名譽 (十) 賠禮道歉以上承擔民事責任的方式可以單獨適用也可以合並適用人民法院審理民事案件除適用上述規定外還可以予以訓誡責令具結悔過收繳進行非法活動的財物和非法所得並可以依照法律規定處以罰款拘留 91

國的永久禁制令很相似216 新修正的專利法規定的訴前停止侵犯專利權行為的措施在英美法系和大陸法系中被稱為臨時性禁令在TRIPS協議第50條中稱為臨時措施雖然稱謂各有不同但在實質上都是符合TRIPS協議執法要求的一項同等的司法措施具有相同的功能與效力中國大陸最高人民法院該項規定的主要內容是對專利權人等申請人在起訴前向人民法院提出停止侵犯專利權有關行為措施的申請人民法院該如何適用法律的問題此外根據審判實務的需要和TRIPS協議的要求該規定還就人民法院實施訴前停止有關行為措施時同時進行證據保全以及專利權人等提起專利侵權訴訟時同時提出先行停止侵犯專利權行為請求的法律適用問題這就是說根據最高人民法院的這一司法解釋專利權人不但可以申請訴前停止侵權行為的措施還可以同時申請證據保全對未申請訴前停止侵權行為措施的權利人在提起侵權訴訟時仍可以提出先行停止侵權行為的請求人民法院可以先行作出裁定這樣規定就使作為臨時措施的停止侵犯專利權行為的制度更加完備根據最高人民法院關於訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定第三次修正中國專利法及實務操作的經驗匯整該操作流程如下圖三 216 汤茂仁关于我国知識产权诉前禁令适用若干问题的研究知識产权研究第13卷 2002年12 月第201-203頁 92

禁令申請專利權人利害關係人駁回禁令的條件權利人權利證明被申請人實施的侵權行為申請人供擔保形式審查人民法院實體審查 1) 2) 3) 1) 2) 小時內作出裁定裁定責令被申請人停止侵權行為 (必要時可以傳單方或雙方進行詢問) 48 裁判 3) 4) 被申請人正在實施或即將實施的行為是否侵權不核發禁令是否造成申請人難以彌補的損害申請人供擔保是否危害社會公共利益日內通知被申請人日內申請覆議一次 5 10 中國大陸訴前禁令的申請及審查操作流程217 如圖三圖三所示圖三繼之根據中國大陸民事訴訟法之相關規定以當事人申請的時間為標準財產保全可以分為訴前財產保全和訴中財產保全訴前財產保全是指在起訴前利害關係人因情況緊急不立即申請財產保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害而向人民法院提出財產保全的申請人民法院根據其申請對相關財產所採取的一種保護措施訴中財產保全則是指案件受理以後對於可能因當事人一方的行為或者其他原因使判決不能執行或難以執行對方當事人向人民法院申請採取財產保全措施或者當事人沒有提出申請人民法院認為必要而依職權裁定採取財產保全措施訴前財產保全只能由利害關係人依申請向人民法院提起這裡的利害關係人不僅包括民事權利義務關係發生糾紛的雙方當事人也包括對民事權利負有法律上的保護責任的人訴中財產保全可以由當事人依申請而提起也可以由人民法院依職權而提起當事人依申請提起的一般是由原告 217 同前註 152 圖表七第 73 頁 93

一方提起, 但也不排除被告一方提出財產保全的申請在當事人沒有提出申請的情況下, 人民法院在認為必要時也可以依職權而提起訴前財產保全, 根據民事訴訟法第 93 條第 1 款的規定, 申請人應當提供擔保, 不提供擔保的, 人民法院駁回申請 ; 而訴中財產保全, 根據民訴法第 92 條第 2 款的規定, 人民法院可以責令申請人提供擔保, 人民法院不要求的, 當事人無須提供擔保民訴法第 94 條第 1 款規定 : 財產保全限於請求的範圍, 或者與本案有關的財物所謂限於請求的範圍, 是指被保全的財物的價額應當與當事人權利請求或訴訟請求的價額大致相等, 人民法院應當根據當事人的權利請求或者訴訟請求來合理確定財產保全的範圍, 而不能任意裁定財產保全的範圍民訴法第 94 條規定財產保全限於請求的範圍, 或者與本案有關的財物這一規定排除了行為保全根據最高人民法院關於適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見規定, 被申請人已被扣押留置的財物, 到期應得的收益對第三人到期債權都可成為財產保全的對象, 屬於與本案有關的財物但在某些侵害名譽權智慧財產權的案件中, 訴前財產保全的當事人若不能在起訴前及時向法院提出禁止對方當事人繼續實施某種違法行為時, 侵害人可能對被侵害人的人身權利及其他權利造成更為嚴重的損害而現行的民事訴訟法並沒有對對方當事人實施的違法行為在訴前可以申請財產保全做出明確規定此外, 中國大陸民訴法也對保全命令的裁定執行及時效做了相關規範其中, 第 93 條第 2 項規定, 人民法院接受申請後, 必須在 48 小時內作出決定 ; 裁定採取財產保全的, 應當立即開始執行同條第 3 項則規定, 申請人在人民法院採取保全措施後 15 日內不起訴的, 人民法院應當解除財產保全 94

第二項實務見解中國大陸訴前保全制度雖然已經基本確立, 但在立法表現上以及在制度的具體構造上多有欠缺, 某些規定又缺乏合理性如中國大陸學者所批評者, 專利法已脫離民事法體系自成獨立系統, 此由中國大陸現行專利法第 66 條規定有停止有關行為得以禁止侵權行為持續發生, 但民訴法第 94 條卻僅規定有財產保全措施而無行為保全處分可以發現, 兩部法律有不同調的現象然於民法通則又同時具有財產保全與行為保全之規定實務上究竟適用法規為何, 目前中國大陸係以最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定加以規制, 明定承審法院應依專利法第 66 條 ( 舊法第 61 條 ) 規定辦理在實體上, 訴前保全一般應審查以下四個要件 : ( 一 ) 被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯智慧財產權 ( 二 ) 不採取有關措施, 是否會給申請人的合法權益造成難以彌補的損害 ( 三 ) 申請人提供擔保的情況 ( 四 ) 禁令的作出是否會損害公共利益中國大陸訴前保全的審查標準在實務操作上是具相當爭議的, 每一個判斷的原則均無一明確的判斷標準, 本文對此作一概略的論述如下 : 一被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯智慧財產權證明侵權的可能性應該達到什麼程度, 專利法和司法解釋中沒有明文規定理論上, 將權利要求和被申請人所實施的方案對比, 應該足以說服法官, 基於普通侵權的侵權認定標準, 足以認定存在侵權行為的程度至於在審查或覆議過程中, 法院是否應該考慮備申請人對專利權效力所提出的異議意見, 並未清楚規定如果參照普通侵權案件的處理規則, 法院似乎應當認定發明專利和那些為專利局檢索報告所肯定之實用新型和外觀設計有效, 而不是推定有效在這一點上, 中國大陸法院與美國法院的作法差別很大美國法院會於核發禁制令時, 允許被申請人對專利的效力提出質疑, 並對該質疑 95

進行審查二難以彌補的損害的發生判斷法院應如何認定存在難以彌補的損害專利法和司法解釋中也沒有明確的答案侵權行為本身通常會導致損害但並不一定是難以彌補的如果是可以用金錢補償的損失一般不應認為是不可彌補的不可彌補的損失通常是指非財產性權益的損害如商譽損害市場佔有率減少競爭優勢喪失等必須用發放禁制令的方式加以制止從專利法第66條的文意觀察法院不能因為構成侵權就認定一定存在難以彌補的損害因此法院的選擇可能有二其一具有侵權可能性之後推定存在難以彌補的損害但是允許被申請人提出反駁其二不接受推定要求申請人在正面侵權可能性之外額外提供證據證明存在難以彌補的損害有學者認為依專利法第66條的條文解釋該當侵權本身並不構成難以彌補的損害之證據法院應當要求申請人提供證據證明不發放禁令將導致難以彌補之損害三申請人必須提供擔保司法實務中人民法院可以酌定的幾項考慮因素 1. 應當考慮禁令實施後對被申請人可能造成的經濟損失 2. 若申請人在申請禁令的同時已基本確定了起訴後的賠償數額賠償數額可以作為擔保數額的參考依據 3. 被申請人的抗辯意見訴前禁令本身就存在給被申請人造成損失的可能性擔保的目的就是在錯誤禁令發布之後能夠全面賠償被申請人的損失因此擔保必須是充分而足額的在酌定其數額時不但應考慮到直接損失而且要考慮間接損失不但應預見到有形財產的損失還應預見到無形財產的損失218 關於擔保數額該如何確定這也是法律中無明確規定的地方於是要求 218 程永顺中国专利诉讼知識产权出版社 2005 年 5 月第 347-350 頁 96

申請人提供的擔保219 應該能彌補被申請人可能因一項錯誤的禁令而遭受的損失由於初次擔保數額僅憑申請人提供的單方面證據來確定所以在禁制令作出裁定後實務中被申請人往往會提出復議請求如果法院仍決定維持禁制令若經過對損失證明 Damage assessment 的證據審查認為申請人初次提供的擔保不能彌補被申請人可能遭受的損失則追加擔保就可能會發生四社會公共利益的維護由於法律未有明文且缺乏相關案例一般認為這裡的社會公共利益主要指社會總體利益而不是案外第三人的利益在訴前禁令案件中社會公共利益因素發揮作用的情況是極少見的只有在涉案智慧財產權牽扯到社會公眾健康環保以及其他重大社會利益的情況下法院才會考慮這個因素正確適當的訴前禁令裁定不僅不應損害社會公共利益更應使社會總體利益趨向最大化如果想要臨時禁令作出的結果使社會總體利益趨向最大化就需要將申請人因發布訴前禁令所受益與被申請人因此而遭受的損失相比較前者等於後者時社會總體利益不受損害前者超出後者越多社會總體利益越趨向最大化最後關於民訴法中之行為保全規定中國大陸於2011年提出的民訴法修正草案220中擬將第92條改為第99條並修改條文文字為人民法院對於可能因當事人一方的行為或者其他原因使判決難以執行或者造成當事人損害的案件根據對方當事人的申請可以裁定對其財產進行保全責令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為當事人沒有提出申請的人民法院在必要時也可以裁定採取保全措施顯見有將行為保全規範納入民訴法的趨勢後續發展值得觀察 219 220 此處所指的擔保數額是申請人提供初次擔保和追加擔保的總和中国人大网民事诉讼法修正案草案条文及草案说明 http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/syxw/2011-10/29/content_1678367.htm 最後瀏覽日期 2012 年 8 月 5 日 97

第五節 TRIPS 協議關於訴前禁制令的規定關於禁制令規定在TRIPS協議第44條第1項即要求會員應使司法機關有權命當事人馬上停止侵害行為特別是在於涉有侵害智慧財產權之進口物品於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道當侵權行為發生有可能破壞即將或已上市之擁有智慧財產權的產品及侵犯商標權逐漸累積之商譽或於市場上大量行銷侵害商標權之仿冒品將致該商標權嚴重減損甚至使該商標效果不在即可經由向法院聲請核發禁制令的方式要求侵權人立即停止其侵權行為221 TRIPS關於訴前禁制令的相關規範在第3章第3節內的暫時性措施 (Provision Measurement) 規定其中重要關鍵的規定為TRIPS協議第50條規定內容為 1)司法機關應有權採取迅速有效之暫時性措施以防止侵害智慧財產權之情事發生特別是防止侵害物進入管轄區域內之商業管道包括業經海關通關放行之進口物品在內保全經主張為與侵害行為相關之證據 2)司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下特別是在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害或顯然證據可能被銷燬之情形下依其情形之適當與否採取暫時性之措施 3)司法機關應有權要求聲請人提出其可獲得之合理有效之證據俾可適度地證明其係權利人而且其權利正遭受侵害或有受侵害之虞並且得命令聲請人提供足夠之擔保以保護被告及防止聲請人濫用權利 4)如係依一造之陳述而採行暫時性措施最遲應於措施執行後立即通知受該措施影響之當事人會員應基於被告之請求對其措施予以包括言詞審理之審查以便在措施通知後之合理期間內決定此等措施是否應予修正撤銷或維持 5)執行暫時性措施之機關得要求該暫時措施之聲請 221 TRIPS ARTICLE 44 1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right. 98

人提出其他必要資訊以確定涉案物品 6)於不影響第四項規定之前提下依第一項及第二項實施之暫時措施如未於原作成暫時性措施之司法機關在該會員法律允許情況下所指定之合理期限內訴請就實體部分進行審理應依被告之請求而予以撤銷或停止效力如無司法機關之此種對期限之決定則應在未逾20個工作日或31個曆日之內提起但以較長者為準 7)如暫時性措施遭到撤銷或因聲請人之作為或不作為而未生效或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之情事司法機關應依被告之請求命聲請人賠償被告因暫時性措施所受之損害 8)暫時性措施可由行政機關以行政程序為之者該程序應符合本節之原則共有8 點222 其主要內容包含制止之方式及範圍申請之條件申請的審查限期起訴以及損害之賠償等規定其內容分述如下一制止之方式及範圍 1. 制止侵犯任何專利權活動的發生尤其是制止包括海關放行的進口 222 TRIPS Article 50 1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effectiveprovisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right fromoccurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance; (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement. 2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. 3. The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that his right is being infringed or that such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse. 4. Where provisional measures have been adopted inaudita altera parte, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place within a reasonable period after the upon request of the defendant with a view to deciding notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed. 5. The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures. 6. Without prejudice to paragraph 4 above, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 above shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where national law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed twenty working days or thirty-one calendar days, whichever is the longer. 7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures. 8. To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of administrative procedures, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section. 99

商品在內的侵權商品進入其管轄範圍的商業管道 2. 保全被指控為侵權的有關證據, 司法單位應有權下令採取及時有效的訴前禁制令 3. 訴前禁制令包括證據保全財產保全和行為保全 ( 即制止侵權行為的保全措施 ) 二申請之條件申請人須提供任何合法獲得的證據, 以使該司法單位足以確認該申請人係權利持有人, 並確認其權利正在被侵犯或侵權活動即將發生, 該司法單位應有權責令申請人提供足以保護被申請人和防止申請人濫用權利的訴前禁令保證金, 或提供與之相當的財產擔保司法單位亦可要求提出請求之申請人提供其他必要資訊, 以便要執行訴前禁令的司法單位可確認之相關侵權商品三申請的審查司法單位一旦判斷需要應有權在開庭前依照一方申請人請求, 核發訴前禁制令, 尤其是在一旦認定任何遲誤則很可能給權利持有人造成不可彌補的損害的情況下, 或在有關證據顯然有被銷毀的危險的情況下如果訴前禁制令係開庭前依單方申請人請求而使用, 核發後則應立即通知被申請方, 至少在執行該措施之後不得延誤該通知在此之後, 需在合理期限內根據被申請人的請求可提出復審, 包括給被申請人以陳述的機會, 用以決定是否須修改撤銷或確認該訴前禁令同時, 如果行政程序的結果可以責令採取任何訴前禁令, 則該程序亦應符合本章節規定相同之原則四限期起訴如果合理期限內未提起該案件相關的的訴訟, 則應根據被申請人的請求, 撤銷採取該訴前禁令, 或中止其效力如果該國法律允許, 則上述期限由發出訴前禁令的司法單位確認如果無特別之規定, 則上述期限不得超過 20 個工作日或 31 個日曆日, 以二者中期限長者為之 100

五損害之賠償本協定第45條第1項規定司法單位對於明知或可得而知的情況下侵害他人智慧財產權之行為人應令其對權利人因該侵權行為所受之損害給付充足之賠償本協定第45條第2項前段規定司法單位應有權命令侵害人賠償權利人相關費用該費用得包括合理之律師費本協議第 46條21規定為有效遏阻侵害情事司法單位對於經其認定為侵害智慧財產權的物品應有權在無任何形式的補償下以避免對權利人造成任何損害的方式命於商業管道外處分之或在不違反現行憲法之規定下予以銷燬司法單位對於主要用於製造侵害物品之原料與器具應有權在任何形式之補償下以將再為侵害之風險減至最低對被告之賠償本協議第48條第1項22規定對於濫用保護救濟程序並要求採取措施致造成他方當事人之行為受到限制或禁制者司法機關應命前者賠償後者所受到之損害司法機關亦應命其賠償被告所支出之費用該費用並得包括適當的律師費本協議第50條第7項規定如暫時性措施遭到撤銷或因申請人之作為或不作為而未生效或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之情事司法機關應依被告之請求命申請人賠償被告因暫時性措施所受之損害由上述規定可知 TRIPS關於訴前禁令的採取四項原則第一積極慎重原則第二平等保護兩原則第三法制統一原則第四公平裁決原則處理之223 同時法律賦予社會和公民的是一種衡平的權利司法機關在處理專利權訴前禁制令的案件中應當正確理解和適用其所應當貫徹的原則借鑒和發展國外的先進經驗從而準確認定和把握專利權的侵權行為更好地平衡社會與公眾間的利益 224 223 224 楊寶鑑中國訴前禁制令制度之研究國立交通大學碩士論文 2008 年第 16 頁王伯文知識产权法中诉前禁制令的原则及其理解与适用知識产权 2002年第4期第18-20 頁 101

第六節小結經由上開討論可歸納出目前各國對於保全命令之審查標準大體相同都逐漸趨於本案化針對聲請人是否具有合理之保全原因及可被保全的權利進行聽審而法官應根據衡平原則審查 1)原告勝訴可能性 2)兩造雙方的立即損害為何 3)是否有無可彌補之損害 4)核發禁制令對公共利益的影響因基於衡平法之理念法院不應對任一要求單獨作為決定核發或拒絕臨時禁制令之決定因素核發保全命令時部份要件理由較為充分時可彌補其他部分較為薄弱之部分但若有任何一項要件法院認為不適當者即得拒絕核發保全命令不過就實際上來看衡平原則和公共利益之要件並未如另外兩個要件來的重要原因仍在於聲請人就勝訴可能性及無可彌補之損害二要件需要做較高的舉證責任與美國德國及日本進行比較我國保全程序的釋明責任顯然較低僅達優勢蓋然性的強度兼以我國審查程序多為單方面審查被聲請人罕有機會進行抗辯在民事程序法上平等保障兩造當事人程序利益應為立法者與司法者追求之目標之一惟依我國現行民事訴訟制度當事人或其他關係人對於保全程序僅能依一般抗告程序尋求救濟若保全程序裁定未給予債務人陳述意見之機會即為裁定債務人相較於債權人即減少一個審級之程序保障機會自難認已平等保障債權人及債務人之訴訟實施權基於平等保障債權人與債務人之程序利益應給予兩造陳述意見之機會如我國民事訴訟法第538條第4項本文規定因原法院對該事件已為充分審理且保全程序事件仍具某程度之迅速性原法院自毋庸對同一保全程序事件重複審理原法院應速將該抗告事件送交抗告法院美國訴訟程序中亦有類似之中間上訴程序故本文認為我國民事訴訟法第538條第4項於定暫時狀態假處分程序中使兩造當事人表示意見或依同法第528條第2項規定於抗告程序中使債權人與債務人陳述意見之程序為平等保障兩造關於證據資料提出之權利 102

第五章我國對於專利間接侵害之適用困境與因應對策第一節我國產業型態面對間接侵權的影響台灣產業在全球創造出許多耀眼的佳績例如晶圓代工製造液晶面板電腦主機板製造筆記型電腦等眾多產業皆在全球佔有一席之地但台灣企業多數係屬於中小企業以電子資訊產業而言大部份也是以製造代工起家況且智慧財產權是近十年來才受到各國之重視在上一代經營者並不重視智財權之觀念下幾乎皆不進行相關前瞻技術的研發僅只為了要快速獲取利潤而藉由引入既存技術的方式來從事零組件之製造久而久之許多關鍵技術已為外國廠商所掌握並利用智慧財產權加以保護於是台灣廠商漸漸地也就失去了可以和國外廠商競爭之機會在台灣還沒有進行專利間接侵權立法時單純於台灣進行零組件製造及銷售之行為應不致遭受專利權人以侵害終端產品專利權而控告台灣廠商為專利侵權行為人但若是台灣將專利間接侵權列入專利法之規定中台灣大部份公司皆屬於OEM或ODM性質主要依賴製程精良產出品質高以及設計能力佳的競爭優勢因此國外廠商相當倚重台灣廠商的零組件供應因此藉由零組件之銷售台灣廠商才可維持公司正常之營運若因間接侵權之法規制定則台灣零組件供應商可能就要面臨被視為輔助侵權人之危機台灣廠商是否亦可能因成為間接侵權行為人則可分為以下幾種情形一原始設備製造商(OEM) 就OEM之產業形態而言主要僅提供設備單純進行代工之製造商不管是市售品之設計樣式生產規格甚至於生產流程及物料需求都是由委託製造之廠商所提供台灣廠商僅是接收客戶所提供之規格及生產方式而進行製造並無積極勸誘(actively induce)之行為因此台灣廠商OEM之營運模 103

式應不會構成間接侵權上述情況是單純接收國外廠商之訂單而進行製造及銷售之情況, 因台灣 OEM 廠商並沒有針對此銷售或製造行為去主動進行勸誘之行為, 然而, 現今台灣零組件廠商大部份為代工製造之性質, 為了爭取訂單, 常常會在公司簡介網站或行銷文宣中指出, 具有可生產專門用於某機器設備或電子裝置之特定型號零組件的產能此等廣告文宣之釋出, 有可能讓他人因看到此文宣而委託台灣 OEM 廠商進行製造若應用該零組件所之設備或裝置, 日後造成直接侵接之情況時, 則台灣 OEM 廠商亦有可能會被列為誘引侵權行為人因此, 若台灣廠商在廣告文宣中很明顯地提及所製造之構件係特別為何種類型之客戶所為, 或是所具有專門為了生產某款零組件之產能, 則該廠商有可能會被視為間接侵權行為者故間接侵權對台灣 OEM 廠商影響較小, 但仍需注意相關業務推廣行為是否會被認定為該當專用品與明知要件, 而構成誘引侵權之可能二原始設計製造商 (ODM) ODM 廠商之產業營運模式, 除了具有 OEM 之製造能能力, 還兼具有產品設計及改良之能力, 只要客戶提供欲進行開發或銷售之新產品設計概念, 則 ODM 廠商就可依據客戶之需求, 不論是產品外觀設計細部規格設計物料規格製訂生產流程製訂並提供生產製造之服務, 並且大部份之 ODM 廠商都還會提供產品交貨後一定期限內的售後服務有時為了招攬客戶, 台灣 ODM 廠商甚至會宣稱其設計之零組件可相容於他廠產品, 且保證不會侵害他場專利權如果該客戶採用台灣 ODM 廠商所設計相容於他廠產品的零組件, 並於銷售時遭到指控為侵害專利權, 此時台灣 ODM 廠商有可能會被視為間接侵權行為人然而該過度強調自己的設計能力與單一零組件不侵權聲明之廣告文宣亦有可能造成勸誘他人侵權之依據, 在美國判決 Holly v. Vegennnes Mach Co. 104

案225中法院就認為於廣告文宣中提及構件之設計及販售係專門針對特定客對象而為之時則該行為人可能會被視為勸誘他人侵權之行為人因此若因為廣告及相關宣傳手法而造成客戶具有想開發及銷售適用於他廠產品的零組件之意時則台灣ODM廠商可能存在被視為誘引侵權的風險再者當該客戶被指控為直接侵權行為人如果台灣ODM廠商提供的零組件是其侵權行為的必要之物或手段不論該零組件是否為普及物那麼還將有構成幫助侵權的可能性存在三自有品牌製造商(OBM) 理論上 OBM廠商從產品設計專利及商標檢索產品製造直至成品銷售皆一手包辦所銷售之產品皆為自身所設計及製造應不致於會產生積極勸誘他人進行侵害專利權之爭議但仍需注意 OBM廠商有時為了生產成本考量可能會將部份構件以OEM或ODM之情況外包給其他廠商製造若外包之構件恰好於製造地也有專利權之存在因此而造成製造該構件之外包廠商侵害專利權則OBM廠商亦有可能會被視為間接侵權行為人因 ODM或OEM廠商原本並無具備要生產該物之故意係因OBM廠商所交付之訂單才進行製造或設計之行為因此在進行產品外包時亦需特別注意該授權生產之行為是否會引起該外包廠商之直接侵權行為進而造成自己被視為間接侵權行為人以自有品牌之OBM廠商而言要遭受間接侵權之控訴機率不大因產品之設計製造包裝銷售皆是由自身所完成所推出之產品大部份就是直接面對消費端了而非經他人之手所以就間接侵權之規定就較無積極去勸誘他人侵害專利權之情事發生故間接侵權之訂立對台灣自有品牌製造商之影響不大總括而言雖然間接侵權可以提供專利權人更為妥善的保護避免他人利用簡易置換構件或者僅生產主要構件的方式來迴避專利權造成專利 225 Holly v. Vergennes Mach Co., 4F. 74,82(C.C.D Vt.1880); Mark A. Lemley, Inducing Patent Infringement, 39 U.C. Davis L. Review, p. 227. 105

權人的損害惟以台灣目前高達80%以上為OEM ODM廠商的特殊產業型態一旦間接侵權規定納入專利法台灣廠商將受大極大影響其中又以 OEM ODM的廠商影響最大雖不致於達到動輒得咎的情況但必然會對廠商的營運產生滯礙如果再計算潛在的權利金及訴訟費用支出對於中小型廠商而言不啻是難以承受之重第二節我國專利法修正草案之探討詳如本文第二章所述我國現行專利法第56條分別於第1 2項對物品專利與方法專利之範圍加以明定即專利權人對於物品專利方法專利及其直接製成物之製造販賣販賣之要約使用進口享有排他權新型專利於第106條及設計專利於第123條亦有相同規定因此未經專利權人同意而為上述行為者將構成直接侵害行為226 由於現在各國對專利直接侵權之認定幾乎皆採全要件說因此未經授權的行為人實施被記載於請求項中全部之事項時始被認定為侵害專利權惟若該行為人雖未實施專利發明中之全部內容但其所實施之部分為實施該專利不可或缺之核心部分時則因不符合全要件說之侵權判定原則而導致無法制止該等對直接侵害之預備或幫助侵害行為而美德日韓及歐盟等國亦就此等預備或幫助侵害行為一併於專利法中明定屬間接侵害專利權之行為而擔負損害賠償責任是以借鑑日本特許法第101條德國專利法第10條及英國專利法第60條第2項之規定我國於2008年提出的專利法修正草案中擬增訂視為間接侵害專利權之規定該修正草案針對間接侵權所欲新增之條文為專利法第100條第1項227 明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者視為侵害專利權但該物為一般交易通常可得者不在此限就修正草案 226 227 楊崇森專利法理論與應用三民書局年第頁蔡明誠發明專利法研究自版年第頁參版專利法修正草案條文對照表最後瀏覽日期年月日 2003 490 1997 227 980526 http://www.tipo.gov.tw/ch/allinone_show.aspx?path=3287&guid=f21e1480-5bfa-46e4-8d5b-563f6ff 1b596&lang=zh-tw 2012 8 5 106

中所述之條文其關於我國專利法間接侵權立法之構成要件簡述如下 (一) 間接侵權行為人需明知可能造成專利侵權之物係屬於用來解決問題之主要技術之物專利權人要舉證證明間接侵權行為人具明知之犯意實非一件容易之事因為要證明到何種程度才算是具明知之行為實無一標準可用來判斷現今產業界要證明間接侵權行為人明知可能造成侵權時大部份係採用證明專利侵權行為人為故意侵權之相同方式藉由專利權人發出警告信函予可能之間接侵權行為人時就可認定該間接侵權行為人已明知該構件可能會造成間接侵權之實主要技術之物則又是另一不明確定義之用語在專利侵權之判斷上專利申請範圍中所包含之構件皆為實施該項技術或方法不可或缺之物於智慧局所召開之間接侵權諮詢會議中亦有相關業者提出相同之意見 228 簡言之所有在專利申請範圍中所出現之構成構件皆為達成專利技術特徵之主要技術之物既然專利申請範圍中所載明之構件皆為不可或缺之構件藉由智慧局所召開之專利間侵權諮詢會議上各界之發言可知此種法條之訂立實可能會造成日後司法審判229及專利實務操作230上之困擾 (二) 專利間接侵權必然伴隨直接侵權行為之發生於法條已明確提及間接侵權行為人為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者視為侵害該專利權亦即直接侵權行為人係因該主要技術構件之銷售行為才會侵害他人之專利權如該構件之提供並不造成侵害專利權之情形產 228 229 230 宋皇志先生提及依專利實施細則18條第2項之規定獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵所以只要記載在獨立項中就是重要的技術特徵因此若為主張間接侵權有可能就會主張其中某項記載的不是重要技術特徵如此一來可能就會損及專利公告的公示效力建議參考美國法制贊成參考第271條(b)將勸誘幫助侵權列為獨立的請求基礎並以明知為主觀要件不含可得而知至於第271條(c)部分為免專利權人以取巧的方式不當擴張專利權的範圍宋皇志先生持較保留的意見陳啟桐律師認為草案中規定客觀要件為不可或缺之物會產生困擾因為在全要件原則下每一個要件都是不可或缺的建議採美國或歐盟的規定是專門為侵權所製造或實質上是為侵權之用途許忠信教授贊成將輔助侵權(contributory infringement) 的概念在專利法中予以明確規定由於許多輔助侵權的情況不是民法185條2項所得涵蓋間接侵害的定義是含蓋輔助侵權的概念而包括勸誘幫助及輔助侵害的所以應用輔助侵權才是對的美國法第271條 c 是最早的與有侵害的規定是配合美國經濟發展所為的對專利權人提供較好的保護 107

生時就無此條之適用而且法條中明確指出間接侵權之行為係由販賣或販賣之要約而造成換句話說就是行為人須直接販售給直接侵權行為人才會構成間接侵權 (三) 該構件須為非一般交易通常可得者主要還是要證明間接侵權行為人具故意之行為因為若是專門針對某產品或某專利所銷售及製造之物必然不是一般消費者很容易就在任何相關產品銷售通路上可購得此概念與美國專利法中排除具有實質非侵權用途之規定廻異較接近日本專利法所規範之普及物認定要件但是否如同日本專利法僅只部分排除普及物之可苛責性而仍保留雖於國外為普及物但於日本國內不普及的但書規定條文沒有明確界定研討會亦未有深入討論第三節專利間接侵權適用現行法規的困境對於在我國迭因間接侵害專利權之行為缺乏明確之法律依據予以制止或求償而令專利權人深受其苦之現況而言前述臺灣高等法院勇於導入間接侵害概念並將之落實於其93年度上易字第44號民事判決之舉理應賦予高度之評價與正面之肯定惟於我國進行專利法修正前除了以代工為主之產業界擔心被視為間接侵權人外台灣司法實務工作者亦非已做好完全之準備231 且以現今智財法院所做出之判決中於判決書提及專利間接侵權之判決數量偏少而所做出之判決中並無直接做出被告具有共同侵權或勸誘輔助侵權等事由甚至在判決書中也無特別針對間接侵權之要件進行討論在目前台灣智財法院所做出之判決中尚無特別針對專利間接侵權進行討論之案件況且各種相關法規亦需再行檢討是否能夠配合修改後之專利法否則單獨修正專利法之間接侵權規定將極有可能如中國大陸般導致專 231 智慧財產法院汪漢卿法官認為草案中有太多的不確定法律概念適用上會有困難可能連法院中的技術審查官都無法認定何為不可或缺的而所謂一般交易的市場為何也是不確定的在法律的適用上會產生困擾另外如此立法似乎擴張專利權至原專利權不保護的範圍在直接侵權時尚有全要件及均等論之適用反而在間接侵權時只要是不可或缺就可以了是否有輕重失衡 108

利法脫離民法體系自成一格的結果屆時只會使認事用法更形混亂反而喪失了原本欲提供專利權人更妥善保護的美意第一項實體法層面詳如本文第二章所討論就專利間接侵權事件欲在我國尋求救濟手段可能適用的實體法主要包括專利法及民法其中我國現行專利法未有間接侵權的相關規定故只適用於直接侵權的案例而民法則係依第185條的共同侵權行為主張行為人有造意幫助之故意但民法第185條是根據債權的概念發展而來對於不具實體無法佔有的專利權終究有其極限而不可能完全適用本文認為有如下理由一民法第184條第1項前段規定本條文規定係因故意或過失不法侵害他人權利始得適用此處所指之權利為何按我國學說與實務通說認為係指既存法體系所明認之權利 232 包括物權人格權身分權等既然明確定義為既存法體系所明認之權利然於我國現行專利法未規定間接侵權為違法的情況下本文認為間接侵權不該當第184條第1項前段行為不法的客觀要件不存在違法性故無民法第184條第1項前段規定之適用二民法第184條第1項後段規定本條文規定係故意以背於善良風俗之方法加損害於他人始得適用我國學說與實務通說以為係指權利以外之法益由於明定故意以背於善良風俗之方法之客觀要件一般通說認為係指揭人隱私性侵詐欺毀謗等若以專利權的準物權性質而論間接侵害專利權實難謂背於善良風俗第184條第1項後段規定之適用不無爭議三民法第184條第2項規定如我國最高法院96年台上字第2787號判決亦認為專利法係為鼓勵保護利用發明與創作以促進產業發展而制訂自屬保護他人之法律 232 參見台灣最高法院 93 年度台上字第 2453 號民事判決 109

如有侵害專利權者致專利權人受有損害依民法第184條第2項規定除證明其行為無過失外即應負賠償責任但須注意學者有採不同見解者233 認為現行專利法第84條第1項已明定專利侵權行為之損害賠償請求權基礎其係以民法第184條第1項前段狹義侵權行為規定為基本要件則專利侵權行為應仍以故意或過失為原則又若認民法第184條第2項為獨立之侵權行為類型而非為狹義侵權行為之附屬或主觀侵權要件之補充性質則不宜逕認專利法是屬於保護他人之法律而將過失此主觀要件之舉證責任倒置於行為人方前開司法判決引用不甚具體之專利法第1條之立法目的即認定專利法屬於民法184條2項之保護他人之法律尚嫌牽強四民法第185條第1項前段與後段規定本條文規定之數人不法侵害他人權利連帶負損害賠償責任我國司法實務見解採客觀行為共同關連說依我國最高法院98年台上字第961號民事判決認定共同侵權人間不以意思聯絡為必要苟數人所為不法侵害他人權利之行為在客觀上為被害人因此所生損害之共同原因即所謂型為關聯共同亦足成立共同侵權行為惟本條第1項前段所謂共同侵權行為須共同行為人皆已具備侵權行為之要件始能成立若其中一人無故意過失則其人非侵權行為人不負與其他具備侵權行為要件之人連帶賠償損害之責任五民法第185條第2項規定造意與幫助行為相對於刑法的犯罪行為即是教唆犯與幫助犯但民法中的造意與幫助行為責任歸屬是依附在直接侵權行為人也就是說必須直接為侵權行為人的侵權行為且因此行為導致他人發生損害結果時造意人或是幫助人才須負擔連帶賠償責任所以當侵權行為未遂時因未發生損害結果所以造意人與幫助人亦不負連帶賠償責任另行為人必須具備主觀造意或幫助的故意而造意與幫助行為亦必須與侵權 233 蔡明誠專利侵權要件及損害賠償計算經濟部智慧財產局 2009 年二版第 26-29 頁 110

行為結果間具備相當因果關係方能成立因此當提供非專利範圍記載的一般產品給侵權行為人時亦可能成立共同侵權行為鑒於上開討論可發現間接侵權欲適用民法第184 185條規定皆有其未盡妥善之處尤以第185條較具爭議觀察我國最新之專利間接侵權事件 234 智財法院認為美商茂力公司(原告)雖未能舉證有直接侵權人存在但天鈺公司(被告)具有主觀上之故意或過失且具有客觀上之相當因果關係故判斷專利間接侵權成立前開見解肯定了美德日等國對於間接侵權之明知判定標準然而卻未對普及物有任何著墨殊為可惜試想倘造意人及幫助人雖有造意或幫助之故意但其所銷售之物乃為普及物按前開實務見解亦可能成立共同侵權此與各國通說大多排除普及物間接侵權責任之立法趨勢有違反而變相擴張了專利權涵蓋範圍因此第185條第2項應如何排除普及物之適用值得吾人審慎思考第二項程序法層面於一般民事侵權事件中法院即便因為認事用法錯誤而裁定保全程序被聲請人尚可經由抗告來撤銷保全程序通常不致於造成無法回復原狀的損失然而專利侵權事件卻非如此一旦遭受謬誤的保全裁定被聲請人的損害便已發生且有些損害可能是不可回復或難以金錢填補的例如禁止出貨可能造成後續訂單的流失但卻因為屬於預期利益的範疇而不易構成請求權基礎235 在已經實施的我國現行民訴法未再作調整前有必要特別討論者係法院將來審酌對於保全程序所作之釋明時應如何為之亦即應審酌的釋明程度與釋明之對象保全之原因的內涵究竟為何本文提出淺見如下 234 235 智財法院 99 年度民專訴字第 59 號民事判決參見台灣高等法院 100 年度上易字第 901 號民事判決按損害賠償除法律另有規定或契約另有訂定外應以填補債權人所受損害及所失利益為限而依通常情形或依已定之計劃設備或其他特別情事可得預期之利益始得視為所失利益此為民法第 216 條所明定準此被害人是否受有薪資損失應以其被害時是否確已定有工作計劃而該工作計劃因不法侵害之發生無法履行致被害人無法獲得因該工作計劃履行後所生之預期利益為斷 111

一民事訴訟法關於保全程序之規定 (一) 釋明之程度在我國一般對於釋明之程度都只要求達到法院得到相信其主張之事實大致為可信之較薄弱之心證程度而應為證明者須其提出之證據達到使法院產生強固心證確信其主張為眞實之程度就其所需之證明度而言後者所謂強固心證之確信排除合理懐疑德國學說上要求須有非常高度蓋然性 eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit 約在90%至95%之間236 而前者所謂的大致為可信之較薄弱之心證德國通説則強調其證明度只為優勢蓋然性 eine überwiegende Wahrscheinlichkeit 約在50%至75%之間237 在99年度台抗字第642號裁定中最高法院強調釋明與證明二者非性質上之區別乃分量上之不同裁定要旨稱證明與釋明在構成法院之心證上程度未盡相同所謂證明者係指當事人提出之證據方法足使法院產生堅強之心證可以完全確信其主張為眞實而言與釋明云者為當事人提出之證據未能使法院達於確信之程度僅在使法院得薄弱之心證信其事實上之主張大概為如此者有間二者非性質上之區別乃分量上之不同又同院99年度台抗字第768號裁定中最高法院進一步詳述釋明之舉證程度甚低其裁定理由謂民事訴訟法第五百二十六條第一項第二項定有明文所謂釋明乃當事人提出證據使法院產生較薄弱之心證相信其主張之事實大致可信之行為有別於應為證明者須其提出之證據達到使法院產生強固心證確信其主張為眞實之程度又依前開規定只須債權人有所釋明縱未達到使法院產生較薄弱之心證相信其主張之事實大致可信之程度亦屬釋明不足而非全無釋明如債權人陳明願供擔保或法院認為適當者 236 237 姜世明釋明之研究以其證明度為中心載舉證責任與證明度 2008 年 10 月第 257 頁轉引自前註 177 第 9 頁 Musielak/Huber, a.a.o., 921 Rn. 9.; MünchKomm/Drescher, a.a.o., 920 Rn. 14.; Brox/Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, 8. Aufl., 2008, Rn. 1511. 112

法院得定相當之擔保命供擔保後為假扣押可知法律要求債權人聲請假扣押時應為舉證之程度甚低根據前開我國司法實務的定見可得知釋明的強度甚低僅需達到超過50%心證之優勢蓋然性亦即使法院相信大致為可信即可 (二) 保全原因之釋明規定在我國民訴法第523條(假扣押)及第532條(假處分) 皆係指有日後不能強制執行或甚難強制執行之虞而言德國民訴法第917條238文字也幾乎完全相同物的假扣押如不實施判決在日後將有不能強制執行或甚難強制執行之虞者應准予實施第1項判決應在外國為強制執行且不確定有平等互恵者視為有假扣押之原因第2項保全之原因是指在透過訴訟實現其權利之過程中保全程序聲請人債權人現在或將來在訴訟上的法律地位可能受到危害之事實而言換言之如果沒有進行保全程序在債權人透過本案訴訟程序進行訴訟以求實現其權利之過程中從一個理性第三者239的角度來看債務人之危害行為將使得判決將來不能或甚難強制執行無可諱言地所謂如不實施判決在日後將有不能強制執行或甚難強制執行之虞是一個不確定之法律概念有待法院具體化而判斷將來是否有此種可能性也屬於法院的裁量空間或判斷餘地 Beurteilungsspielraum 240 決定保全之原因或保全之必要性的關鍵要件債務人之危害行為 Gefährdungshandlungen des Schuldners 應如何闡釋以我國通說及實務皆列舉之案例說明例如債務人浪費財產增加負擔就其財產為不利益處分致將處於無資力狀態將移住遠地逃匿無蹤或隱匿財產等 238 239 240 第917條原文為 1 Die dingliche Arrest findet statt, wenn zu besorgen ist, dass ohne dessen Verhängung die Vollstreckung des Urteils vereitelt oder wesentlich erschwert warden würde. 2 Als ein zureichender Arrestgrund ist es anzusehen, wenn das Urteil im Ausland vollstreckt warden müsste und die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist. 又德國承認對人的假扣押緊接著規定在第918條則為我國所無另外規定此為德國通說及實務一致見解參見 Stein/jonas/Grunsky, a.a.o., 917 Rn. 4.及該處註 15 轉引自前註 177 第 10 頁 MünchKomm/Drescher, a.a.o., 917 Rn. 3. 113

241 此外對其內涵少見討論這些所列舉的行為主要應該是參考德國文獻上一般所稱之債務人的不當行為 unlauteres Verhalten des Schuldners 242而來從條文之規定學說與實務觀察我國保全原因之審查要件主要為 1 有爭執之法律關係 2 保全之必要性此與美國實務之審查因素 1 本案訴訟勝訴可能性 2 不可彌補之損害 3 雙方利益之衡平 4 公眾利益之考量比較兩者於文字之認定上差別甚大似乎很難聯想在一起作成比較因上述要件很多為不確定性法律概念若勉強作一比較似可認定我國聲請人須釋明之有爭執之法律關係要件似與美國法院就本案訴訟勝訴可能性之衡量相當然而美國法院就本案訴訟勝訴可能性業已進入實體審查之程度即法院要求聲請人必須證明其系爭專利為有效專利例如以前判決該專利有效存在實質授權契約業界長期默認為有效專利等而非僅提出一只專利證書於專利侵害可能性方面則聲請人必須提出明確的侵害證據包括專利請求項解析專家製作請求項構成要件與侵害物品之比較表且法院除由聲請人陳明有特殊情況不應通知被聲請人外皆會通知被聲請人為必要之程序使其有參與聽證與答辯的機會否則即為程序上瑕疵構成可撤銷之理由二智慧財產案件審理法第22條的特殊規定由於智慧財產權訴訟之保全程序其保全之方法及擔保之酌定常需高度之智慧財產專業知識故案件審理法第22條第1項規定統一由智慧財產法院為之專利侵權事件中常見專利撥人就禁止疑似侵害之人繼續製造販賣及銷售等行為聲請定暫時狀態處分尤有甚者利用定暫時假處分之規定作為商業競爭上之手段透過法院之處分於市場上行打擊對手之實而智慧 241 242 此為我國文獻通說上所列舉之情形參見吳明軒民事訴訟法下冊第8版自版 2009年10 月第1631頁蔡章麟民事訴訟法下冊 1954年8月第94頁詳見 Zöller/Vollkommer, a.a.o., 917 Rn. 5. 轉引自前註 177 第 10 頁 114

財產權之產品於市場上之替換週期甚為短暫一旦經法院命停止繼續製造販賣等行為常不待本案判決確定產品已面臨淘汰致廠商被迫退出市場之不利結果影響至為重大其造成之損害亦難預計因此同條第2 項規定聲請人應就爭執之法律關係為防止發生重大損害或避免急迫之危險及如不准許定暫時狀態之處分其所受損害將難以回復而有保全必要之事實提出得即時調查之證據釋明之且就定暫時狀態處分之請求原因如未為充分釋明亦不應遽准供擔保以補釋明之不足明定法院應逕駁回其聲請第3項規定法院仍得命聲請人提供擔保後為定暫時狀態之處分以求慎重此為民訴法第538條之4(準用同法第533條 526條)之特別規定又前開所稱為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有保全必要之事實按智慧財產案件審理法第22條第4項以及智慧財產案件審理細則第37 條第1項規定法院應審酌聲請人將來勝訴可能性包括權利有效性及權利被侵害之事實法院若否准定暫時狀態之處分聲請人是否受到無可彌補之損害其造成聲請人之困境是否大於相對人以及對公眾利益造成如何之影響等等予以判斷顯然有異於民事訴訟法規定之釋明責任且為保障相對人之權益法院為定暫時狀態之處分前應使兩造當事人有陳述之機會除聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事並提出確實之證據經智慧財產法院認為適當者始得不通知相對人陳述而逕行裁定惟我國就保全程序聲請人是否存在爭執之法律關係我國部分法院僅作形式審查聲請人僅需提供專利證書即可證明其專利有效性鑑定報告即認定有被侵害事實然而從專利有效性之觀點每年在智慧財產局被舉發之專利案件中有約35.6%之專利被成功舉發而撤銷而我國鑑定機構則良莠不齊且其高度依賴聲請人提供之技術資料不失之偏頗法院據以認定被侵害之證據確有可議之處足見美國法院與我國法院就此相當之要件於審查程度上顯然有極大之差別243 243 張勤敏專利侵害民事救濟程序問題研究以保全程序與證據調查為中心國立清華大學碩士論文 2006年第101頁 115

本文筆者茲就親身實務經驗舉一案例說明上開情形於民國99年7月我國某電子大廠(相對人)突然接獲來自智財法院之99年度民聲字第35號民事裁定其意旨為日本某特用化學製品大廠(聲請人)主張其所擁有之我國發明專利權遭受侵害便以日後有執行困難為由向智財法院聲請保全證據以保全相對人持有的系爭物進出口報關進管銷倉儲供應商名單等資料在該案例中聲請人僅以專利證書證明其專利有效亦未提出鑑定報告證明專利遭受侵害甚至該案例不存在被告然智財法院在欠缺被告的情況下且未通知相對人表示意見遽以作成保全證據裁定尚且不論該案所欲保全之證據係關乎相對人營業秘密本文拙見以為聲請人未為釋明存在爭執之法律關係的先決要件故智財法院的審理程序有違反智慧財產案件審理法之瑕疵另就保全之必要性之要件我國部分學者係認定與美國法院審酌之不可彌補之損害雙方利益之衡平及公眾利益之考量等因素相當244 參圖四所示我國保全程序爭執之法律關係本案勝訴可能性保全之必要性 (急迫之危險性) (重大損害) 不可彌補之損害雙方利益之衡平美國臨時禁制令公共利益我國保全之必要性要件之學說見解245 如圖四圖四所示圖四然而從近年智慧財產法院所為之實際案例觀察可推知我國目前實務 244 245 李超偉以保全之必要性為中心一文第114頁依筆者個人觀察其實第二至第四個要件亦即無法彌補之損害當事人利益之平衡及公共利益等要件即為保全之必要性之判斷其本質均由法院權衡當事人間利害之輕重只不過CAFC再將其判斷過程予以細緻化而已李榮珠智慧財產權案件定暫時狀態處分之研究以專利侵權審理程序為中心私立東吳大學法學系碩士論文 2010 年第三圖第 122 頁 116

上審查項目中之保全之必要性範圍顯然與圖五所示之範圍不符參圖四所示我國保全程序爭執之法律關係保全之必要性 (急迫之危險性) (重大損害) 本案勝訴可能性不可彌補之損害雙方利益之衡平美國臨時禁制令公共利益我國保全之必要性要件之實務認定246 如圖五圖五所示圖五然而從美國案例可知美國法院早期與近期之認定標準雖大致上無異但法院已有不符合勝訴可能性後即無須再進一步審酌其他要件之見解247 第四節專利間接侵權與保全程序的因應對策專利權係給予發明人一種獨占的排他權利使其在一定時間內享有法律所賦予之利益在這一層意義上專利權對於產業來說具有相當之重要性除了可以利用專利權保護自己投資研發的產品不被仿冒排除他人使用相同或近似方法技術外也可藉由專利授權或轉讓收取授權金或轉讓金還可以提升公司總體資產價值因此專利權之管理策略若運用得宜則可在處理專利糾紛時掌握自身優勢而發揮專利之進攻與防守策略本文將於本節介紹遭受間接侵權訴訟及保全程序時實務上可以採用的因應對策一專利管理俗話說預防勝於治療事先避開危險總是比危險發生後再想辦法躲避來的好專利管理簡單來說是指一組織體對其所擁有的人力資源物力與各種資源依照研發創新市場競爭策略方向進行有效率的計畫組織協調指揮與控制以達到專利申請維護與實施目的之過程一個 246 247 同前註 245 第四圖第 122 頁同前註 245 第 119-122 頁 117

專利從公告到真正商品化, 大約還需要三到五年的時間, 如果研發部門只是就目前市面上的產品加以改良研發, 則其實技術會落後競爭對手兩年到三年, 因此從專利資訊來觀察研發方向會比商品本身來得精準許多, 其原因在於技術和商品化之間有相當的時間落差再者, 當專利商品化之後, 許多關鍵技術已被領導廠商卡死, 甚至被制定成產業規格, 此時其他廠商只能選擇繳納權利金以取得授權, 或者是放棄進入該產品事業企業在擬定專利管理策略應有以下二個重點 : ( 一 ) 建立專利資料庫專利管理最重要的事項, 莫過於建立專利資料庫因為專利具有排他性以及屬地性, 因此企業為了解自身專利實力以及競爭對手的相關專利, 應建立一套屬於自己公司的專利資料庫, 若有疑似侵權之情事時, 也可以透過資料庫搜尋及早以迴避設計的方式進行迴避當間接侵權訴訟發生時, 亦可透過資料庫搜尋涉訟專利之家族專利, 藉由了解其申請與演進歷程, 針對間接侵權的構成要件建立有力的抗辯事由 ( 二 ) 建立長期配合的合作對象因為專利侵權糾紛的本質仍是以技術為一個主要的爭論爭點, 因此一般僅具法律專業背景的律師可能不易在短時間內完全理解技術的內容, 進而無法針對技術爭點有所徹底的了解, 當然在訴訟時就可能帶來風險因此, 具有足夠專門技術的專利代理人是很重要的, 發生糾紛時, 合作的專利代理人應了解產品或技術糾紛的爭點有些大企業在近年來對於智慧財產權的重視有所提升, 因此會培育企業內部的法務和專利工程師, 而在中小型企業或許沒有這樣大的規模, 因此建立長期配合的合作對象更為重要二接獲警告信在專利權人發現其專利權被侵害時, 在正式提出訴訟前, 通常會寄警告信函給被控侵權人, 警告函的內容, 是通知相對人哪些產品侵害其專利權, 要求相對人立刻停止製造使用銷售等行為, 如仍繼續行為, 則 118

會提出告訴以及要求損害賠償警告信函在訴訟中具有相當之重要性, 因在收到警告信通知後, 專利權人可證明被控侵權人已經知其有間接侵害行為, 在判斷損害賠償要件時, 被控侵權之一方較難以證明其為過失當然, 最理想的狀態是公司對於該產業所具有的相關專利有所了解, 而在產品推出之前就能先行進行檢索而預防然而, 事前疏於查證後遭致專利權人以警告信函警告後, 更應小心謹慎處理, 為可能到來的訴訟爭訟及早著手準備, 以下就被控侵權人在收到警告信函後的應對方式作條列式說明 : ( 一 ) 相較於直接侵權, 間接侵權因只涉及系爭專利之主要技術部分, 故其侵權判斷較為不明確因此企業在收到警告函後, 應要求專利權人就其認為間接侵害的專利, 提供說明書與圖示, 同時要求表明其專利申請範圍之哪些範圍之請求項遭受間接侵害, 並請專利權人指明涉嫌間接侵害之物品或方法為何可能的話, 最好是請專利權人以書面明白指出系爭專利權的哪些構成要件是實施該專利所不可或缺的部分, 以及何以為系爭專利的必要技術特徵這些書面資料他日都有可能會成為我方在訴訟上有利的證據 ( 二 ) 回函表示公司已收到警告函, 但不知有間接侵害專利權之情事, 會重視此事而展開調查, 回函並表示需要一段時間調查評估才能夠確定是否有警告函所指涉的事情, 務必避免承認任何間接侵害行為 ( 三 ) 檢視專利權人之權利是否合法取得, 以及是否合法行使權利, 例如是否為共有專利是否權利耗盡有無標示專利號數專利權人是否有怠於行使權利等 ( 四 ) 製作一份不侵害鑑定報告及一定數額的資金侵害鑑定報告之製作通常需要幾週至數月的時間, 因此應在判斷可能會展開訴訟前, 就及早委託鑑定機關或專利律師製作, 因應在起訴後之訴訟需要, 或是對方進行假扣押假處分時, 提供法官作為參考, 並可回函專利權人, 檢附該不侵權鑑定報告, 告知並無間接侵權之情事一定數 119

額之資金可供作為對方進行假扣押假處分時的反擔保金, 亦可作為訴訟費用支出三專利間接侵權的審慎評估當產品被他人指控間接侵權時, 企業應評估自己是否真的有間接侵害之情事例如有一些專利蟑螂, 專門在取得專利後到處發警告信騷擾, 目的在獲取權利金收入, 其實並不一定真的存在間接侵權的事實因此被告應該要有能力過濾哪些是真的有間接侵權, 則此時應考慮是否需要談授權 ; 哪些部分只是一般的騷擾, 而不需要花太多資源多加理會 ; 又有哪些只是競爭對手的手段, 則考量是否需要回應或是談判等不過應注意, 即便是騷擾, 仍要確認自己產品是否沒有間接侵權的情況, 否則若落入該當間接侵權, 則訴訟上仍可能處於較不利之地位四反訴可能性 ( 一 ) 倘若被告擁有可能涵蓋原告所製造銷售之產品的專利權, 可評估是否提起反訴, 反控對方亦侵害我方專利, 或者反控對方應負我方信譽受損之損害賠償 ( 二 ) 委任專利代理人或律師對系爭專利提出專利舉發, 以徹底根絕專利權人主張之專利權實務上常以違反專利法可專利性要件, 說明書或圖式不載明實施之必要事項, 說明書或圖式記載不必要之事項使實施為困難或不可能, 或是說明書記載非發明之真實方法等理由為據提出舉發在美國, 除專利舉發外, 還有提出專利無效確認之訴的選擇 ( 三 ) 向行政院公平交易委員會提出違反公平交易法之檢舉案, 以消弭專利權人之氣勢警告信函不僅只具有專利權人警告威嚇的效果, 被告在收到警告信函之際, 也可因檢視其內容是否正當對公平交易委員會提出檢舉, 認其內容有妨礙公平競爭之虞在專利紛爭中, 不見得所有的紛爭都會得到最後的判決確定, 因而在糾紛初期或是訴訟初期時, 原被告相互為攻擊防禦, 就有可能在其中進行協商 120

或和解對於案件後續發展產生重大影響因此訴訟前的民事保全程序可說是專利紛爭互相攻防的前哨戰企業在防範專利權人利用保全程序的強制力進行威逼時以下重點值得注意一抗辯間接侵權不成立無效或不可實施專利無效或不可實施的抗辯事由並非僅適用於本案訴訟由於美國德國日本的保全命令審理程序已本案化因此我方也有答辯的機會如同直接侵權訴訟被告於審理程序中當然可抗辯涉訟專利間接侵權不成立無效或不可實施之攻擊防禦手段只要我方能夠提出足以說服法官涉訟專利具有前述瑕疵的事證則可令對造在四部檢視法中之勝訴可能性降低如此一來法官對於核發保全命令時會更加謹慎而對造自然不容易取得保全命令二舉證系爭物為普及品或實質存在不侵權用途德國日本的間接侵權規定原則上都已排除普及物所以如果系爭物屬於普及物將成為最強而有力的抗辯事由不過須注意系爭物是否在德國及日本境內也是普及物在美國間接侵權規定方面普及物主張當然適用此外尚可舉證存在實質非侵權用途這對於部分專用品仍然有效例如Toshiba Corp. v. Imation Corp.案248中雖然光碟片係屬實施系爭專利不可或缺之專用品然被告就輔助侵權指控抗辯光碟片的燒錄並非只存在一次燒錄模式還存在多區段燒錄模式存在實質上非侵權用途所以法官認定原告的勝訴可能性不高就不會准予核發保全命令三保全原因的消滅其於在保全命令審查時可使保全原因消滅的事由尚包含 (一) 原告不具無法彌補的損害 1. 通常可透過停止製造銷售系爭物使間接侵權行為不再發生 248 Toshiba Corp. v. Imation Corp., F.Supp.2d, 2010 WL 1881125 (W.D.WIS.), 2010 Markman 1881125. 僅為舉例說明該案例並未直接涉及禁制令爭議 121

則對造的損害將不會持續擴大而致發生不可彌補的損害 2. 若我方無法停止製造銷售, 也可以提出經濟學專家作成的損害分析報告, 藉此主張對造的所失利益非為金錢無法彌補, 且我方有賠償損失的財力, 那麼對方獲准保全命令的機率就不大 3. 對於自己並不製造產品而純粹收取授權金的對造, 其損失僅僅為權利金的預期利益, 係屬金錢賠償可填平的損失, 殆無疑亦這樣不存在不可彌補的損害將會是一有力抗辯 4. 在訴訟實務上, 我國的保全程序依民訴法第 527 536 條之規定, 債務人得供擔保免為假扣押假處分, 相較於美日而言是較為容易免除保全程序, 而德國基本上在專利侵害事件中幾乎不可能以供擔保的方式來免除保全程序 ( 二 ) 雙方損失的衡量此一主張也是可以透過經濟學專家作成的損害分析報告, 藉以主張如核發保全命令, 我方將蒙受立即且不可彌補的損害, 此時法官就必須審酌雙方當事人間的損害程度, 才能決定是否核發保全命令 122

第六章結論與建議第一節結論專利制度之目的在於鼓勵保護利用發明與創作, 以促進產業發展, 為我國專利法第 1 條所宣示之立法意旨在保護專利權人權利鼓勵發明創造的同時, 也不應使屬於社會公眾的合法權益受到減損, 專利制度應於專利權人的正當合法權益和社會公眾利益之間取得合理的平衡, 同時兼顧市場交易秩序, 否則將可能限制到該國產業的發展, 嚴重影響該國產業的利益依我國現行專利法之規定, 侵權判斷係按全要件原則和均等論原則, 當被控侵權者之客體於文義讀取或均等置換的比對完全符合申請專利範圍中任一請求項中每一技術特徵, 被控侵權者才需負擔專利侵權責任若被控侵權者之客體欠缺請求項中之某一技術特徵, 就不會構成專利侵權從比較法的觀點, 為了彌補傳統的專利侵權判定標準對專利權保護之不足, 美國德國以及日本雖然先後在專利法中規定了專利間接侵權制度, 然而各國並未採取全然一致的間接侵權判斷標準根據本文研究結果, 各國對於專利間接侵權與直接侵權間之關係有不同定義, 如美國採從屬說, 認為間接侵權必須依附於直接侵權行為的發生, 但僅需舉證直接侵權行為客觀上存在即可 ; 反之, 德國採獨立說, 主張直接侵權行為與間接侵權不需存在直接關聯 ; 日本則採折衷說, 由直接侵權行為成立與否, 來判斷是否應擔負間接侵權責任在間接侵權的判定要件上, 各國皆有以下要件 : ( 一 ) 該發明所欲解決的問題上不可欠缺的物或手段, 但各國通說皆排除普遍流通之物或者具有實質上非侵權用途者惟有德國與日本對於普遍流通之物的規定稍有差異, 僅部分排除其間接侵權責任, 例如日本規定於日本國內不普及者除外 123

( 二 ) 行為人明知發明專利權存在且該物係用於實施該發明專利權的主觀要件, 換句話說, 也就是以故意為前提在滿足前開要件下依然生產讓渡進口或要約讓渡該物才需負擔專利間接侵權責任我國專利法修正草案第 100 條第 1 項規定須販賣或為販賣之邀約予侵權行為人始構成間接侵權, 顯見係採從屬說, 即間接侵權的成立需以直接侵權行為存在為前提但該條文中其他構成要件, 如主要技術之物非一般交易可得多為不確定法律概念, 單從法條文字實難判斷其涵蓋範圍, 且我國為成文法系體制, 難以期待實施細則或審理細則臚列所有專利間接侵權態樣以作為審案的依據而我國智慧財產法院甫成立四年多, 對專利侵權案件之審理經驗尚有不足, 涉及專利間接侵權的案例更是屈指可數再者, 我國智慧財產權侵害事件並非由智慧財產法院專屬管轄, 專利權人仍得向一般地方法院提出專利間接侵權訴訟, 在各法院見解沒有同軌的情況下, 恐將導致日後後司法審判及專利實務操作上之困擾外, 也將使法律穩定性降低在保全程序體制方面, 目前不論是美國德國或日本審判實務均對於本案實體問題進行審理, 且要求聲請人為高度的釋明, 其審理已相當程度的本案化, 都會給予雙方當事人表示意見之機會, 而法官應根據衡平原則審查 : ( 一 ) 原告勝訴可能性 ; ( 二 ) 兩造雙方的立即損害為何 ; ( 三 ) 是否有無法彌補之損害 ; ( 四 ) 核發禁制令對公共利益的影響因基於衡平法之理念, 法院不應對任一要求單獨作為決定核發或拒絕臨時禁制令之決定因素不過當事人利益衡平原則和公共利益之要件, 並未如勝訴可能性及無法彌補之損害二要件需要較高的舉證責任相較之下, 我國實務則沿襲向來最高法院關於保全程序不進行實體問題審理之模式, 只要聲請人釋明 : ( 一 ) 爭執之法律關係為何, 並提出單方面之鑑定報告即為已足, 對於專利權 124

之有效與否是否構成專利權侵害等本案實體問題均不加以審酌 (二) 保全必要性聲請人之釋明責任僅需達到使法院相信事實大致如此的程度且部分法院只作單方面形式審查而沒有給予被聲請人抗辯的機會 (三) 釋明如有不足聲請人也可以透過提供擔保補釋明的方式取得保全命令智慧財產審理法雖有特殊規定不准以供擔保補釋明不足的方式裁定假處分但觀察近年智慧財產法院於審理保全程序時似有保全必要性凌架本案勝訴可能性要件的偏頗與保全程序從屬於本案訴訟的本質顯有未合第二節建議綜上所述本文提出幾點立法參考與實務操作建議如下 (一) 宜明確界定明知之定義由於我國專利法修正草案之立法理由未說明故無法得知此一明知係指推定明知亦或是確實知悉推定明知不須以侵權行為實質存在為前提只須有意圖而確實知悉包含故意忽視舉證責任顯然較高此二者涵蓋範圍及舉證責任皆有不同宜明確界定 (二) 宜明確定義非一般交易可得之物究竟非一般交易所指為何沒有明確定義此處是仿效日本對普及物之規定於日本國內不普及者例外還是特指不同生產廠商間的零組件交易應於立法理由進一步明示 (三) 於專利間接侵權事件中聲請保全命令法院應為本案實質問題之審查間接侵權成立與否直接關係到保全必要性及可被保全之權利是否合法存在其不但對被聲請人影響甚大亦關乎程序正義又縱使為實體權利存否之審查在心證度上之要求亦僅以高度之釋明為已足仍與本案訴訟所要求之證明有程度上之區別是以為實體權利存否之審查雖不免使保全程序趨於本案化惟此為不得不然之作法 125

( 四 ) 不宜逕行准許聲請人供擔保補釋明民事訴訟法第 526 條第 2 項供擔保以補釋明不足之規定, 似不宜準用於專利間接侵權事件中之保全命令聲請, 法院亦應在充分賦予兩造陳述意見機會 ( 特別是針對保全之必要性 ) 後, 再依個案情形判斷是否准許聲請人供擔保補足其釋明之不足, 並非聲請人一供擔保即予准許, 且在聲請人就保全之必要性未為任何釋明, 或未提出任何釋明之證據時, 應駁回其聲請 ( 五 ) 善用專利管理策略, 建立專利資料庫, 以及培育外部或內部的長期合作對象, 以便於專利間接侵權發生時能夠迅速而正確的應對 ( 六 ) 在接獲專利權人的警告函後, 應要求專利權人就其認為間接侵害的專利, 提供說明書與圖示, 同時要求以書面表明其專利申請範圍之哪些範圍之請求項遭受間接侵害, 並請專利權人指明涉嫌間接侵害之物品或方法為何, 需注意避免承認間接侵權行為存在 ( 七 ) 審慎評估專利權人目的為何, 如僅是騷擾性質, 可以不必花費太多資源去應對 ; 如果是來自競爭對手的攻擊, 則應考慮進行授權談判, 或是儘速製作不侵權報告, 預為訴訟之準備 ( 八 ) 倘若廠商握有專利權人所生產銷售產品之相關專利, 亦可考慮利用反訴其侵權的手段, 來達到和解或撤訴的目的除了反訴侵權之外, 公平法的不當競爭行為也是可能的反訴標的 ( 九 ) 廠商須慎防專利權人利用保全程序來達到迅速逼和之目的, 於接獲警告函後, 應立即準備相當金額的現金, 以作為訴訟費用, 如訴訟繫屬在我國法院, 還可作為供擔保免為保全程序之用途同時, 廠商可針對專利無效間接侵權不成立不存在無可彌補之損害等保全程序審理要件提出舉發或抗辯, 令保全之原因消滅, 而使法院駁回保全程序聲請 126

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