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1 专利审查意见答复实务 上海汉声知识产权代理有限公司 郭国中 律师专利代理人商标代理人

2 一 发明专利审查流程 二 发明专利审查重点 三 审查意见答复思路 四 审查意见答复技巧

3 一 发明专利审查流程 此环节将直接决定发明专利能否授权!

4 二 发明专利审查重点 审查的对象 : 专利说明书和权利要求书 审查内容 : 1 不违法 ; 2 描述清楚 完整 ; 3 格式符合专利法要求 审查意见案例 1 审查意见案例 2

5 审查内容 : 1 具有新颖性 创造性 ; 2 描述清楚 完整 审查意见案例 2 审查意见案例 3 审查意见案例 4

6 新颖性 : 不属于现有技术 ; 现有技术 : 申请日以前在国内外为公众所知的技术 也没有申请日前申请, 但在申请日后公开的专利申请 ( 抵触申请 ) 创造性 : 同申请日前已有技术相比, 有突出的实质性特点和显著的进步

7 三 审查意见答复思路 1 认真阅读审查意见通知书 ; 2 理解审查意见通知书的真实含义 ; 3 根据法律规定逐条应对审查意见 ; 4 仔细阅读相关文件 ( 申请文件 对比文件 ); 5 寻找可能被认可的修改方式 ; 6 给出修改符合法律规定的充分理由 避免容易被专利局驳回的答复!

8 1 回避审查意见所指出的具体问题, 仅引用法律法规的规定或者其他国家的审查结果来答复 : 例如 : 审查意见通知书指出权利要求 1 与对比文件 1 相比不符合专利法 22 条第 3 款的规定 ( 实质是说本专利不具备创造性 ); 申请人未修改申请文件, 并且在答复意见中并未说明权利要求 1 与对比文件 1 相比具有创造性, 而以该申请的同族专利申请在其他国家的审查结果来证明创造性 结果 : 本申请被驳回

9 2 对申请文件不做实质性修改, 敷衍答复审查意见指出权利要求不具有新颖性的问题 例如 : 申请人答复 本申请的该技术方案具有优异的生产价值, 已有多家公司 企业想要获得本申请相关的技术内容, 并且获得多项国家 地方奖项 结果 : 本申请被驳回

10 3 未理解审查意见通知书的真正含义, 仓促作答 提示 : (1) 当不能准确理解审查意见时, 最好通过电话与专利代理人或审查员进行充分沟通, 在完全理解的基础上进行有针对性的答复 ; (2) 确实拿不准又无法与审查员沟通时, 能修改申请文件最好修改申请文件, 多一次答复机会 10

11 四 审查意见答复技巧 1 缺乏新颖性的答辩( 专利法 22 条第 2 款 ) 2 缺乏创造性的答辩( 专利法 22 条第 3 款 ) 3 描述不清楚的答复( 专利法 26 条第 4 款 ) 4 公开不充分的答复( 实施细则第 20 条 ) 5 修改超范围的答复( 专利法 33 条 )

12 1 缺乏新颖性的答辩 原则 : 分清类型, 正确应对 缺乏新颖性有如下类型 : 1 相同内容的发明 ; 2 下位概念相对于上位概念 ; 3 惯用手段的直接置换 ; 4 数值和数值范围的相同或重叠

13 1 相同内容的发明 ---- 新颖性问题答辩 审查意见中常见用语 : 答辩技巧 : 核实对比文件公开的内容, 比较是否真正相同, 如不相同则陈述意见 ; 进而还可修改权利要求, 缩小保护范围 陈述意见的三个方面 : 所属技术领域是否相同 ; 采用技术方案是否相同 ; 达到技术效果是否相同 审查意见答辩参考案例 1

14 2 下位概念于上位概念 : 下位概念的公开使得采用上位概念限定的发明丧失新颖性 ; 反之, 上位概念的公开并不影响采用下位概念限定的发明的新颖性 ; 答辩技巧 : 确认审查意见是否符合上述原则, 若符合, 则根据上述原则修改权利要求以争取克服上述缺陷 例 : 权利要求保护一种方法, 涉及使用卤素元素 对比文件公开了该种方法, 具体为氯元素, 则对比文件破坏了权利要求的新颖性 修改方式 : 将权利要求中的卤素限定为排除氯的其余卤素元素

15 3 惯用手段的直接置换 : 如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换, 则该发明或者实用新型不具备新颖性 答辩技巧 : 核实是否真的是 惯用手段的直接置换, 若是, 则修改申请文件争取克服该缺陷, 若不是, 则据理力争

16 4 数值和数值范围 : 1 对比文件公开的数值或者数值范围落在专利文件限定的数值范围内, 将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性 ; 2 对比文件公开的数值范围与专利文件限定的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点, 将破坏要求保护的发明的新颖性 3 对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏专利文件限定的为离散数值并且具有该两端点中任一个的新颖性, 但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的新颖性 ; 答辩技巧 : 核实对比文件, 看是否还有其他区别技术特征, 并核实是否属于上述三种情况, 如果没有其他区别技术特征且也属于上述三种情况, 修改权利要求, 调整参数取值范围, 并陈述修改的参数范围有创造性的意见

17 例 1: 权利要求保护一种制备方法, 其中涉及加热温度 同时, 实施例还公开了加热温度范围为 对比文件公开了同样的制备方法, 加热温度为 20 修改方式, 将权利要求中的加热温度限定为 权利要求具有新颖性 例 2: 权利要求保护一种制备方法, 其中涉及加热温度 20 或 30 或 同时, 实施例还公开了加热温度范围为 对比文件公开了同样的制备方法, 加热温度为 权利要求缺乏新颖性 修改方式, 将权利要求中的加热温度限定为 权利要求具有新颖性

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19 2 缺乏创造性的答辩 发明类型 : 1 开拓性发明 ; 2 组合发明 ; 3 选择发明 ; 4 转用发明 ; 5 已知产品新用途发明 ; 6 要素关系改变发明 ; 7 要素替代发明 ; 8 要素省略发明

20 1 开拓性发明 ---- 创造性问题答辩 : 是指一种全新的技术方案, 在技术史上未曾有过先例, 它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元 开拓性发明同现有技术相比, 具有突出的实质性特点和显著的进步, 具备创造性

21 2 组合发明 ---- 创造性问题答辩 审查意见中常见用语 : 答辩技巧 : 要用有力的证据说明组合不是简单的叠加, 组合后各技术特征在功能上相互支持 组合需要创造性的劳动或者组合产生了预料不到的技术效果 进而还可修改权利要求, 缩小保护范围

22 组合发明创造性问题答辩案例 1: 权利要求 : 一种抗早孕药物组合物, 其特征在于, 包含如下重要百分比的各组分 :20-25% 的米非司酮,5-10% 的双炔失碳酯, 余量为药学上可以接受的载体 对比文件 : 米非司酮, 双炔失碳酯都是已知的抗早孕药物 审查员认为权利要求缺乏创造性 答辩理由 : 申请人通过动物实验分别证明单独给予米非司酮或双炔失碳酯时, 抗早孕有效率为 10% 左右, 而组合使用时, 抗早孕有效率为 100%, 由此证明米非司酮或双炔失碳酯的组合不是简单的而是产生了协同作用, 降低了活性成分的含量, 因为权利要求保护的组合物具创造性

23 组合发明创造性问题答辩案例 2: 审查意见答辩参考案例 2

24 3 选择发明 ---- 创造性问题答辩 选择发明, 是指从现有技术中公开的宽范围中, 有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明 答辩技巧 : 要用有力的证据证明选择产生了预料不到的技术效果, 例如对比实验数据, 但该数据应该在专利文件中有记载 ( 具体实施方式部分很重要 )!

25 选择发明创造性问题答辩案例 : 权利要求 : 一种硫代氯甲酸的制备方法, 其中催化剂为尿素, 催化剂用量为 0.02%-0.05% 方法的产率相对于没有使用催化剂提高了 % 对比文件 : 也公开了硫代氯甲酸的制备方法, 催化剂为尿素, 催化剂用量为 0-5%, 实施中给出的催化剂含量没有出现 0.02%- 0.05% 内的值 产率相对于传统平均提高了 10% 答辩理由 : 审查意见认为本发明没有创造性 申请人重点阐述本发明的范围较小, 难以从对比文件中的范围中轻易筛选出来, 且效果提升非常明显, 产率提高一倍以上, 这种效果是预料不到, 因而, 本发明的方案具有创造性

26 4 转用发明 ---- 创造性问题答辩 转用发明, 是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明 答辩技巧 : 要用有力的证据说明转用的技术领域相差远 没有相应的技术启示 转用困难 转用取得了预料不到的技术效果

27 5 已知产品新用途发明 ---- 创造性问题答辩 如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质, 并且产生了预料不到的技术效果, 则这种用途发明具有突出的实质性特点和显著的进步, 具备创造性 答辩技巧 : 要用有力的证据说明新用途与现有用途技术领域相差较远 新用途带来了预料不到的技术效果

28 6 要素关系改变发明 ---- 创造性问题答辩 如果要素关系 ( 形状 尺寸 比例 位置及作用关系 ) 的改变导致发明产生了预料不到的技术效果, 则发明具有突出的实质性特点和显著的进步, 具备创造性 答辩技巧 : 要用有力的证据说明要素关系的改变带来了预料不到的技术效果

29 7 要素替代发明 ---- 创造性问题答辩 如果要素的替代能使发明产生预料不到的技术效果, 则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步, 具备创造性 答辩技巧 : 要用有力的证据说明要素替代给发明带来了预料不到的技术效果

30 8 要素省略发明 ---- 创造性问题答辩 如果发明与现有技术相比, 发明省去一项或多项要素 ( 例如, 一项产品发明省去了一个或多个零 部件或者一项方法发明省去一步或多步工序 ) 后, 依然保持原有的全部功能, 或者带来预料不到的技术效果, 则具有突出的实质性特点和显著的进步, 该发明具备创造性 答辩技巧 : 要用有力的证据说明要素省略但原有功能保持或者产生了预料不到的技术效果

31 创造性的答辩的其它理由 : 获得商业上巨大成功 ; 克服了技术偏见 ; 解决了技术难题 均需提供相应证明材料!

32 3 描述不清楚的答复 原则 : 明确原因, 有针对性地修改或者意见陈述 1 权利要求用词不清楚 : 权利要求中不使用 厚 薄 强 弱 高温 高压 很宽范围 等含义不确定的措辞, 除非这种用语在特定技术领域中具有公认的确切含义, 如放大器中的 高频 2 保护范围不确定 : 权利要求中存在 例如 最好是 尤其是 必要时 等类似用语导致权利要求不清楚, 或者权利要求中存在上下位概念的并列而导致不清楚

33 3 使用括号描述使得意思模糊 : ( 混凝土 ) 砖模 加入酸 ( 盐酸 ) 修改为 : 混凝土砖模 修改为 : 以从属权利要求限定 4 涉及公式 参数描述时, 参数的含义不明确 审查意见答辩参考案例

34 4 公开不充分的答复 答辩技巧 : 从申请文件和现有技术寻找依据, 陈述充分公开的理由! 但是对现有技术证据的使用要慎重, 以免陷入自认发明没有创造性的尴尬

35 5 修改超范围的答复 如果申请的内容通过增加 改变和 / 或删除其中的一部分, 致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开记载的信息不同, 而且又不能从原申请公开记载的信息中直接地 毫无疑义地确定, 那么, 这种修改就是不允许的

36 修改超范围案例 : 权利要求 : 一种化合物的制备方法, 其中使用的溶剂为甲醇 对比文件 : 公开了该化合物的制备方法, 溶剂为乙醇, 审查意见 : 甲醇和乙醇性质相似, 取得效果相同, 权利要求缺乏创造性 答复文件 : 申请人在提交申请文件时已经通过实验证实, 制备方法的溶剂也可以为乙酸, 改变了以往认为溶剂只能为醇类的做法, 并且效果更好 因此, 申请人将溶剂修改为乙酸, 进而认为权利要求具备创造性 简要分析 : 如果乙酸记载在申请文件中, 则该修改没有超出范围, 可以被接受 ; 如果没有记载在申请文件中, 则本领域技术人员难以从申请文件原始记载的内容中直接地毫无意义地得到, 超出了原始申请文件记载的范围, 申请将被驳回

37 撰写好申请文件是应对审查意见的制胜法宝!!

38 郭国中 上海汉声知识产权代理有限公司 律师 专利代理人 技术经纪人 地址 : 上海闵行区碧泉路 36 弄金霄大厦 2601 室邮编 : 电话 : 传真 : 邮箱 :guoguozhong@keycreate.cn 网址 :

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<4D F736F F D20D6D0BBAAC8CBC3F1B9B2BACDB9FAD7A8C0FBB7A8CAB5CAA9CFB8D4F E646F6378> 中华人民共和国专利法实施细则 (2010) (2001 年 6 月 15 日中华人民共和国国务院令第 306 号公布根据 2002 年 12 月 28 日 国务院关于修改 中华人民共和国专利法实施细则 的决定 第一次修订根据 2010 年 1 月 9 日 国务院关于修改 中华人民共和国专利法实施细则 的决定 第二次修订) 目录 第一章总则... 1 第二章专利的申请... 5 第三章专利申请的审查和批准...

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