2014专利申请文件＿郭小军

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1 专利申请文件郭小军中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 2014 年 7 月 25 日 15/12/20 1

2 专利申请文件是什么专利申请文件既是公开发明的技术文件也是限定排他权利的边界的法律文件说明书及其附图权利要求书说明书摘要 ² 技术情报信息国际视野 15/12/20 2

3 专利申请文件的局限性申请人申请专利时往往还没有商业化其产品或方法 ² 专利政策鼓励申请人在产品或者方法商业化之前申请专利, 鼓励申请人尽早公开其专利技术 ; ² 申请人希望通过市场来验证专利的市场价值, 以避免大量的投资进入没有价值的专利产品或者方法上侵权产品方法的不确定性 v. 撰写的灵活性语言表达的局限性习惯性 ² 例如多次表述某个特征很重要就可能导致该特征被认定为必要技术特征 15/12/20 3

4 专利说明书的组成部分发明名称说明书附图技术领域具体实施方式权利要求书背景技术附图说明发明内容说明书摘要 + 摘要附图 15/12/20 4

5 说明书摘要实例 15/12/20 5

6 说明书摘要说明书摘要是说明书记载内容的概要, 不具有法律效力, 包括 : ² (1) 发明或者实用新型的名称和所属技术领域 ; ² (2) 所要解决的技术问题 ; ² (4) 解决该问题的技术方案的要点以及主要用途细则第二十三条摘要文字部分不得超过 300 个字摘要中不得使用商业性宣传用语摘要的内容不属于发明或者实用新型原始记载的内容, 不能作为以后修改说明书或者权利要求书的根据, 也不能用来解释专利权的保护范围在美国, 摘要的内容是公开内容的一部分 In re Armbruster (CCPA 1975). 摘要的目的 : 使知识产权局和公众通过粗略地检测而迅速地确定公开内容和发明创造的核心 15/12/20 6

7 摘要附图实例 15/12/20 7

8 权利要求书实例 15/12/20 8

9 权利要求书 : 公示作用权利要求书指得是一组权利要求的集合 : 独立权利要求 + 从属权利要求, 细则第二十条权利要求书是 the ortion of the atent document that defines the atentee s rights Markman v. Westview Instruments, Inc. (1996) 权利要求书的主要功能是限定说明书公开内容所担保的权利的精确范围 ² 中心限定 v. 周边限定权利要求书只是限定专利权利的起点和基础 ² 权利要求书并不是专利文件中唯一重要的内容 15/12/20 9

10 权利要求书的基本要求撰写权利要求总的要求是越宽越好两个基本的限制 : ² (1) 现有技术的限制, 即处于公知领域中的信息的限制 ; ² (2) 发明人实际做出的发明创造的限制 ² 例如,Samuel F. B. Morse 不能要求保护 all forms of communicating at a distance using electromagnetic energy 因为(1) 在此之前光波已经用于通讯 ;(2)Morse 仅发明了电报的通讯方式 15/12/20 10

11 权利要求得到说明书的支持权利要求书必须得到说明书的支持, 即以说明书为依据, 清楚简要地限定专利保护的范围专利法第 26 条 (4) 款权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案, 并且不得超出说明书公开的范围如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决所要解决的技术问题, 并达到相同的技术效果, 则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持 ² - 申请再审人 ( 美国 ) 伊莱利利公司与被申请人国家知识产权局专利复审委员会哈尔滨誉衡药业有限公司宁波市天衡制药有限公司江苏豪森药业股份有限公司发明专利权无效行政纠纷案最高院 (2009) 知行字第 3 号 15/12/20 11

12 权利要求清楚 Issue: 权利要求 1 中的导磁率高是否清楚? 准确界定专利权的保护范围, 是认定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提条件如果权利要求的撰写存在明显瑕疵, 结合涉案专利说明书本领域的公知常识以及相关现有技术等, 仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义, 无法准确确定专利权的保护范围的, 则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比因此, 对于保护范围明显不清楚的专利权, 不应认定被诉侵权技术方案构成侵权 ² - 申请再审人柏万清与被申请人成都难寻物品营销服务中心被申请人上海添香实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案最高院 (2012) 民申字第 1544 号 15/12/20 12

13 权利要求解释的基本原则 (1) All elements rule: 判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围, 应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征解释第七条 Doctrine of equivalents: 被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的, 人民法院应当认定其落入专利权的保护范围最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第七条捐献原则 : 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案, 权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的, 人民法院不予支持解释第五条 ² Johnson & Johnson v. R.E. Service, (2002) 15/12/20 13

14 权利要求解释的基本原则 (2) 禁止反悔 : 专利申请人专利权人在专利授权或者无效宣告程序中, 通过对权利要求说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案, 权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的, 人民法院不予支持解释第六条 ² Warner-Jenkinson v Hilton Davis (1997) 15/12/20 14

15 Blocking Patents 专利不仅涉及全新的技术, 更多还涉及对现有技术的改进专利权仅仅是一种排他权, 即 negative rights ² 因此, 权利人行使权利不得违反任何法律例如,a device for detecting olice radar has no right to use the invention in those States that outlaw such detectors Blocking Patents Blocking in this area 15/12/20 15

16 独立权利要求的结构 (1) 主要两个方面的内容 : ² (1) 列出所有解决技术问题的必要技术特征 ; ² (2) 清楚限定特征之间的相互关系必要技术特征 : ² 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案, 记载解决技术问题的必要技术特征细则第二十条 15/12/20 16

17 独立权利要求的结构 (2) 前序部分 ² 写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征 ; 特征部分 ² 使用其特征是或者类似的用语, 写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的, 独立权利要求可以用其他方式撰写见细则第二十一条权利要求只能以一句话的形式撰写 15/12/20 17

18 权利要求书实例 15/12/20 18

19 独立权利要求的结构 (3) 三种类型的过渡部分 ² (1) 开放式权利要求, 如 an invention comrising elements A, B and C ; ² (2) 封闭式权利要求, 如 an invention consisting of elements A, B and C ; ² (3) 中间方式, 如 an invention consisting essentially of elements A, B and C Ø 在中国可能不会被接受, 在接受专利范围时也可能以封闭式权利要求来解释 15/12/20 19

20 阅读和讨论开放式权利要求封闭式权利要求, 选择那一种方式? 15/12/20 20

21 从属权利要求 (1) 从属权利要求应当用附加的技术特征, 对引用的权利要求作进一步限定, 细则第二十条发明或者实用新型的从属权利要求包括引用部分和限定部分 : ² 引用部分 : 写明引用的权利要求的编号及其主题名称 ; ² 限定部分 : 写明发明或者实用新型附加的技术特征细则二十二条形式要求 : ² 从属权利要求只能引用在前的权利要求 ² 引用两项以上权利要求的多项从属权利要求, 只能以择一引用 ; ² 不得多引多 multile deendent claims may not deend on other multile deendent claims ² indeendent claim and its deendent claim shall be groued 15/12/20 21

22 权利要求书实例 15/12/20 22

23 从属权利要求 (2) 从属意味着从属权利要求比其引用的在前权利要求的保护范围窄从属权利要求的作用 : ² (1) 避免现有技术, 作为一种保障 ( 侵权时要求至少一个有效的权利要求覆盖侵权产品 ); ² (2) 帮助审查员进行审查工作 : 从属权利要求的形式简化了审查工作 15/12/20 23

24 权利要求书从属权利要求 4 从属权利要求 3 从属权利要求 2 从属权利要求 1 独立权利要求 15/12/20 24

25 功能性特征 Means lus function = means for doing X ² Means for fastening together A and B Shall be construed to cover the corresonding structure, material, or acts described in the secification and equivalents thereof. 35 U.S.C 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征, 人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容解释 (2010) 第四条 15/12/20 25

26 发明名称和技术领域实例 15/12/20 26

27 发明名称和技术领域发明名称请求书中的名称权利要求主题名称摘要中的发明名称发明名称字数一般不得超过 25 个字, 最多不超过 40 个字技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域技术领域, 应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者应用的具体技术领域, 而不是上位的或者相邻的技术领域, 也不是发明或者实用新型本身技术领域的确定, 应当以权利要求所限定的内容为准, 一般根据专利的主题名称, 结合技术方案所实现的技术功能用途加以确定专利在国际专利分类表中的最低位置对其技术领域的确定具有参考作用 ² 最高院判决 (2011) 知行字第 19 号握力计案 15/12/20 27

28 背景技术实例 15/12/20 28

29 背景技术对理解发明有用的背景技术的简要介绍提供与发明内容相比, 最接近的现有技术与发明相近的现有技术的描述, 必要时结合附图介绍特别应重点介绍与发明的技术方案有区别或关联的部分客观指出现有技术中存在的不足 ² 这些不足应在发明中能够得以解决 ² 可采用反推法, 根据发明的优点来描述对应的缺点 ² 论述现有技术不足时, 应结合对现有技术方案的分析, 指出是由于现有技术中存在的哪些缺陷导致的指南第二部分第二章 15/12/20 29

30 发明内容实例 15/12/20 30

31 发明内容要解决的技术问题 ² 采用正面语句描述本发明所要解决的技术问题 ; ² 发明目的与现有技术中存在的缺陷相对应与要求保护的技术方案相对应有益效果 ² 结合对本发明与现有技术区别之处的分析, 叙述本发明创造所能达到的效果, 注意与发明目的呼应 ; ² 化学领域需要提供说明上述效果的实验数据 15/12/20 31

32 附图说明实例 15/12/20 32

33 具体实施方式实例 15/12/20 33

34 具体实施方式 (1) 具体实施方式部分是专利申请的核心, 主要是对技术方案的描述 ² 详细描述至少一个发明的较佳实施方式描述应完整准确清楚替代技术方案 ² 除较佳的实现方式外, 是否还有在本发明构思下的其他替代技术方案特别要注意各个具体实施方式彼此之间的关系, 具体实施方式之中相关特征之间的相互关系 ( 对以后修改的制约 ) 在对结构描述之后, 通常还需要描述其相应的工作方式 15/12/20 34

35 具体实施方式 (2) 对有些宽泛的概括性的描述的理解 ² 原说明书中记载螺栓孔 8a 和 8b 可以用其他任何形式的结构代替, 其他任何形式的结构范围宽泛且不确定, 不能据此认定具有相同的含义 ( 2013) 行提字第 21 号岛野修改超范围案件 15/12/20 35

36 具体实施方式 (3) 说明书附图标记一定要与附图相对应术语的一致附图标记的一致如果是撰写专利申请, 要保证其他人员也能够准确理解要求保护的发明术语要规范公制计量单位, 并且要保证其正确性 15/12/20 36

37 说明书与权利要求书 (1) 说明书及其附图 ² 充分公开发明技术方案 (A 26.3) ² 支持权利要求保护范围 (A 26.4) ² 固定发明内容 (A 33) ² 侵权诉讼解释权利要求 (A 59.1) 权利要求书 ² 侵权诉讼确定保护范围 (A 59.1) 15/12/20 37

38 说明书与权利要求书 (2) 专利权的保护范围 ² 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准, 说明书及附图可以用于解释权利要求的内容 ² 外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准, 简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计专利法第五十九条人民法院应当根据权利要求的记载, 结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解权利要求的内容解释第二条人民法院对于权利要求, 可以运用说明书及附图权利要求书中的相关权利要求专利审查档案进行解释说明书对权利要求用语有特别界定的, 从其特别界定解释第三条 15/12/20 38

39 说明书的重要性说明书是解释权利要求的 intrinsic evidence Phillis v. AWH Cororation, (Fed. Cir. 2005) 说明书导致权利要求不支持公开不充分修改超范围等也是无效的理由 Means lus function 权利要求的解释 15/12/20 39

40 说明书的充分公开说明书应当对发明或者实用新型作出清楚完整的说明, 以所属技术领域的技术人员能够实现为准专利法第二十六条第 3 款清楚 : 主题明确表述准确完整 ² 技术领域背景技术 ( 附图说明 ); ² 所要解决的技术问题, 采用的技术方案和有益效果 ( 实施例及相应数据 ); ² 技术方案的具体实施方式能够实现 ² 能够实现该发明的技术方案, 解决其技术问题, 并且产生预期的技术效果充分公开要求必须在申请日就得到满足 15/12/20 40

41 说明书充分公开的法理解释专利权是一种法定的独占权, 专利权人向社会公众公开其发明创造, 通过国务院专利行政部门的专利审查, 方能获得专利法的保护专利申请人在其申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容, 是国务院专利行政部门审查专利的基础, 亦是社会公众了解传播和利用专利技术的基础因此, 专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案技术效果等, 一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据, 否则会与专利法规定的先申请原则相抵触, 背离专利权以公开换保护的本质属性 ² - 申请再审人北京双鹤药业股份有限公司与被申请人湘北威尔曼制药股份有限公司一审被告二审被上诉人国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案最高院行政判决书 (2011) 行提字第 8 号 15/12/20 41

42 说明书的充分公开与 Know How 的关系专利法中有关专利说明书应当对发明创造予以充分公开的规定, 实为对专利说明书的最低限度要求在满足充分公开的前提下, 专利申请人有权决定其在专利说明书中公开的技术内容的具体范围, 适当保留其技术要点, 但也应当承担由此可能带来的不理后果 ² - 申请再审人北京双鹤药业股份有限公司与被申请人湘北威尔曼制药股份有限公司一审被告二审被上诉人国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案最高院行政判决书 (2011) 行提字第 8 号 15/12/20 42

43 说明书和权利要求书的修改说明书和权利要求书的修改不能增加新的内容 ² 即, 不能超出原说明书和权利要求书记载的范围专利法第三十三条 ² 防止申请人在完成其发明之前就申请专利, 然后在其完成研究之后再更新其申请 Ø 基于先申请原则 ² 确保发明人在申请日已经掌握了获得专利的所有信息 15/12/20 43

44 说明书附图实例 15/12/20 44

45 说明书附图实用新型专利申请说明书应当有表示要求保护的产品的形状构造或者其结合的附图细则第十七条实用新型的附图是受理的条件 ² 专利申请有下列情形之一的, 专利局不予受理 (1) 发明专利申请缺少请求书说明书或者权利要求书的 ; 实用新型专利申请缺少请求书说明书说明书附图或者权利要求书的 ; 外观设计缺少请求书图片或照片或者简要说明的指南第五部分第三章第 2.2 节, 不予受理的情形附图通常理解为示意图 ² 对于依据说明书附图进行修改的限制 15/12/20 45

46 外观设计视图实例 15/12/20 46

47 外观设计简要说明外观设计产品的名称 1. 本外观设计产品的名称 : 移动电话用途 2. 本外观设计产品的用途 : 本外观设计产品用于无线通信外观设计的设计要点 3. 本外观设计产品的设计要点 : 在于该移动电话的形状和图案的结合指定一副最能表明设计要点的图片或者照片 4. 最能表明本外观设计设计要点的图片或照片 : 立体图外观专利简要说明基本设计 ( 多项设计的情况下 ) 请求保护色彩 ( 如果有的话 ) 省略视图 ( 如果有的话 ) 透明部分 ( 如果有的话 ) 15/12/20 47

48 CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE 谢谢各位中国国际贸易促进委员会专利商标事务所北京市复兴门内大街158号远洋大厦10层邮编电话: 传真: /12/

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Microsoft Word - 外部备忘录-CHN dot New Judicial Interpretations on Trying Patent Infringement Disputes (No.25) The Interpretations on Several Issues concerning Application of Law in Hearing Patent Infringement Cases by the Supreme People