原告沈新维诉被告上海专利商标事务所有限公司专利代理合同纠纷一案

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胜喻湛
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1 上海市第一中级人民法院民事判决书 (2007) 沪一中民五 ( 知 ) 初字第 280 号原告沈新维, 男, 汉族,1929 年 3 月 11 日出生, 住上海市委托代理人颜本通, 上海市中和律师事务所律师被告上海专利商标事务所有限公司, 住所地上海市桂平路 435 号法定代表人须一平, 董事长委托代理人胡晓萍, 该公司职员委托代理人冯瑞中, 上海市一平律师事务所律师原告沈新维诉被告上海专利商标事务所有限公司专利代理合同纠纷一案, 由上海市徐汇区人民法院移送本院本院于 2007 年 8 月 6 日受理后, 依法组成合议庭, 于同年 9 月 5 日 12 月 25 日两次公开开庭进行了审理, 原告及其委托代理人被告的委托代理人到庭参加了两次诉讼本案现已审理终结原告沈新维诉称, 原告是一名航空液压专业的工程师, 为了提升国防科技水平, 退休以后经过 4 年的刻苦钻研, 设计成功我国十多年来未能解决的, 超过美国的高精度快速调平系统 1991 年 2 月 22 日, 原告将价值数十亿元的重大发明技术委托被告申请发明专利 ( 专利名称为工程车支腿调平方法及调平系统 ), 并当即签订了代理合同和交付了 700 元代理费当时被告称 : 代理文件 1 个半到 2 个月, 在 1 年内可以申请国外专利但被告在其后的整整 3 年内一直没有提出申请, 就连申请专利的文件也没有写过, 经原告多次催促被告均不予理睬原告气愤至极, 直接写信给新民晚报社, 后在报社的干预下, 被告才于 1994 年 4 月 28 日向国家知识产权局提出申请从 1994 年 5 月 13 日原告收到专利申请号以后, 专利审批一事就一直未有消息, 而且被告撰写的权利要求书有意违反专利法要求, 未如实反映原告发明专利的特点, 从而导致原告的申请在第一次审查中被否决同时, 被告还非法扣压国家知识产权局的第三次审查意见书, 导致专利申请被视为撤回, 后在原告的追查下才予以恢复正是由于被告的以上失职行为, 使原告遭到了巨大的损失, 故原告请求本院判令被告赔偿原告经济损失人民币 50 万元并承担律师费 5,000 元诉讼费被告上海专利商标事务所有限公司辩称, 其没有拖延原告专利的申请时间 ; 原告的专利申请在审查过程中被视为撤回, 被告并没有过错 ; 被告在专利申请代理过程中始终按照规定程序和要求认真代理, 已尽到了自己应尽的责任, 故原告的诉讼请求没有事实和法律依据, 请求本院驳回原告的诉讼请求本院经审理查明 : 被告原名上海专利事务所 1991 年 2 月 22 日, 原告 ( 甲方 ) 与被告 ( 乙方 ) 签订了专利申请委托代理合同, 合同约定 : 甲方就工程车四支腿几何法调平液压系统项目申请专利, 特委托乙方的专利代理人代理 ; 乙方的代理权限为申请中国专利的一切事宜 ; 乙方专利代理人应认真负责地维护甲方的合法权益, 不得泄密 ; 甲方应充分向专利代理人叙述有关发明创造的内容, 及时提供有关资料, 给予方便, 配合工作 ; 根据乙方的收费办法, 双方商定甲方应向乙方预付 ( 或支付 ) 代理费用 700 元 ; 经双方同意可提前终止履行本合同, 代理费按终止时乙方已完成的各项工作结算同日, 原告向被

2 告支付了申请专利预付费 700 元 1991 年 7 月 21 日及 8 月 12 日, 原告起草了四支点几何法调平液压系统的工作原理, 原告还致信给被告专利代理人郑立 : 今把补充材料寄给你请酌, 另寄上多位液压阀总图一张及工作原理样板一块, 供你参考请尽早给我办好专利测试数据因制造厂拖了周期, 大概到月底才能完成, 到时会给你寄来 1994 年 3 月 31 日, 被告向中华人民共和国专利局 ( 以下简称专利局 ) 提交了发明专利请求书, 发明的名称定为工程车支腿调平方法及调平系统此后, 因原告要求, 被告又对申请文件进行了修改, 原告在 1994 年 4 月 24 日写给被告的信中写到 : 来信收到了, 除 ( 图一 ) 线路稍有出入外 ( 我已在图上修改 ) 表述基本正确, 就此办理吧文件计十五页, 我已签字, 现寄还给你供存档同年 4 月 28 日, 被告向专利局提交了修改后的申请文件, 包括发明专利请求书实质审查请求书要求提前公开声明以及费用减缓请求书等同年 5 月 23 日, 被告收到专利局发出的受理通知书, 原告的专利申请被受理, 申请号为年 4 月 24 日, 被告收到专利局发出的发明专利申请初步审查合格通知书, 通知书记载 : 根据专利法第 34 条规定, 自申请日起满十八个月即行公布同年 7 月 19 日, 该专利在发明专利公报上公布 1997 年 4 月 28 日, 被告委托其北京办事处协助查询涉案专利申请的进展情况, 并致信原告, 告之我们已发了传真向专利局询问了您的案子进展情况, 等有了回音, 一定会告诉您 1999 年 6 月 15 日, 被告收到专利局发出的第一次审查意见通知书, 审查的结论性意见为 : 权利要求 1-12 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性基于上述结论性意见, 审查员认为专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回同年 6 月 24 日, 被告专利代理人胡晓萍致信给原告, 信中写到我是上海专利商标事务所机械部代理人胡晓萍, 由于原代理人郑立已调离我所, 所以您的上述申请现由我来代理请您以后直接与我联系现我们收到中国专利局就贵申请发出的第一次审查意见, 现将该通知书转寄给您, 望查收由于审查员在通知书中指出的贵申请前景不容乐观, 所以请您仔细将贵申请与对比文件进行比较, 并且将您的意见告诉我您可以将意见寄给我, 其后, 我将与您进一步探讨, 以便向专利局提出一份理由充分答复同年 7 月 13 日, 原告起草了给专利局的陈述意见同年 8 月 22 日, 原告致信胡晓萍 : 你给我的初稿我收到了, 起草得很好, 你有经验, 还是按你的口气说话较好对初稿我只在少数地方作了删改, 请酌情采用关于权利要求 8-12, 我添了一段答复词, 你看好不好? 请酌, 附件 ( 四 ) 是否要, 也请考虑同年 8 月 31 日, 被告向专利局提交了对第一次审查意见通知书的陈述意见, 并于 9 月 1 日将此情况书面告知了原告 2001 年 4 月 10 日, 被告收到国家知识产权局发出的第二次审查意见通知书, 审查的结论性意见为 : 权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定, 权利要求 4 7 不符合实施细则第 20 条至第 23 条的规定基于上述结论性意见, 审查员认为, 申请人应按通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改同年 4 月 13 日, 被告将第二次审查意见通知书转寄给原告, 并称 : 根据我的经验, 从此次通知书中可以看出, 本申请的授权前景是乐观的, 只是权利要求中仍存在一些形式问题尚待解决例如, 审查员认为独立权利要求 1 中的调节方法不够具体, 权利要求 4-7 中第一第二第三第四状态所指的内容不够明确, 此外权利要求 11 与 10 实质上是一样的, 建议删除权利要求 11 请您对以上问题提出意见

3 之后, 原告起草了陈述意见, 并对权利要求书进行了修改同年 6 月 11 日, 被告将原告提供的权利要求书打印成文, 在该打印件上被告写明 : 本代理人认为以下权利要求存在形式上的缺陷 ( 例如引用了附图, 有发明目的功能性语言等 ), 实质内容上超出原说明书和附图公开的范围 ; 由于审查员此次提出的已是二审意见, 故本代理人在向申请人说明情况的同时也提出过建议, 但申请人仍坚持用以下权利要求书答复二审意见, 代理人依申请人指令答复实审, 如由于答复意见不符合专利法及细则要求而使其申请被驳回, 责任由申请人自负原告在该份打印件上签名同年 6 月 15 日, 被告向国家知识产权局提交了对第二次审查意见通知书的陈述意见, 并附有权利要求书替换页说明书附图图 1 和图 5 替换页模型等材料 2001 年 10 月 12 日, 国家知识产权局向被告发出第三次审查意见通知书, 审查的结论性意见为 : 说明书的修改不符合专利法第 33 条的规定,1 申请人于 2001 年 6 月 15 日提交的修改文本超出了原说明书和权利要求书记载的范围, 不符合专利法第 33 条的规定 ;2 权利要求 1 中的双支腿调平原理的含义不清, 使该权利要求的保护范围不清楚 ;3 权利要求 1-4 中存在多次不符合实施细则第 20 条规定之处审查员认为代理人应按照实施细则有关规定修改权利要求书, 克服其中所存在的诸多问题, 如再出现不符合实施细则第条规定之处以及专利法第 33 条第 26 条第 3 4 款所规定的, 本案将予以驳回 2002 年 2 月 20 日, 被告收到国家知识产权局发出的视为撤回通知书, 通知书记载 : 因未在审查意见通知书规定的期限内答复 ( 专利法实施细则第四十四条第二款 ), 故涉案专利申请被视为撤回同年 2 月 26 日, 被告通过其北京办事处向国家知识产权局查询视为撤回通知书发出的原因, 并于同年 3 月 11 日向国家知识产权局提交了对视为撤回通知书的陈述意见, 称 : 尊敬的审查员, 您在视为撤回通知书中指出我们未在 2001 年 10 月 12 日审查意见通知书规定的期限内答复, 但我们从未收到过 2001 年 10 月 12 日的审查意见通知书请您查核文档如确实从未发出过该通知书, 请尽快恢复本申请, 并且将第三次审查意见通知书发给我们, 以便我们可以在一定的期限内答复 2002 年 3 月 14 日, 被告致函原告 : 关于专利局误发视为撤回通知书一事, 我们已到专利局查清事实, 确为审查员的错误日前, 我们已向其办理请求恢复的手续, 估计不久可以收到恢复权利通知书另外, 您于 2002 年 3 月 12 日来我所, 给了我们一份答复第三次审查意见的信, 其中除了一些要求我们对文本做出修改的指令外, 还要求我们向专利局声明节流阀 (6) 在提交申请文件时是由我所疏漏的为此事, 我们已专门向所长作了汇报然而, 在查阅此申请的档案之后, 我们可以明确地告诉您, 在提交申请之时, 前任代理人郑立将说明书等都交给您看过, 而且您还有书面的指令, 称同意其稿件为了帮助您回忆此事, 在此附上您当初的来信而且, 按照专利法的规定, 在申请日提交的文件中未揭示的内容, 是不允许在日后加入其中的关于您的上述申请, 目前已进行到三审, 而且从三审意见书来看, 目前审查员指出的都是形式上的缺陷 ( 关于这些缺陷, 代理人在提交二审答复意见时都向您提出过, 但您仍坚持以提交有诸多缺陷的文本本所留有备忘录并有您的亲笔签名 ), 从中可知, 授权前景比较乐观在此情况下, 应以尽快获得专利权作为宗旨, 按照审查员的要求, 修改或删除不符合要求之处因此, 我们建议将节流阀 (6) 从权利要求 2 中删除, 其理由是, 权利要求 2 是一项从属权利要求, 删除其中的一个特征, 不会对专利的保护范围带来不利的影响如坚持不删除, 必将由于修改范围而导致本申

4 请被驳回以上是我们的建议, 请将您的意见尽快通知我们, 这样我们不必再等专利局正式发出三审通知书就可提交答复了 2002 年 4 月 16 日, 被告向国家知识产权局提交了恢复权利请求书, 请求书记载 : 因未收到贵局发出的第三次审查意见通知书, 故未能在规定的期限内对其进行答复而造成本申请被视为撤回在此特请求恢复, 并随此请求书附上对第三次审查意见的答复同日, 被告致信原告, 将上述情况告知原告, 信中写到 : 根据您在 2002 年 4 月 12 日来信中对我们撰写的修改文本和意见书的确认, 我们已向中国专利局提出了对第三次审查意见的答复 2002 年 4 月 18 日, 被告向国家知识产权局缴纳了恢复手续费 1,000 元 2002 年 5 月 22 日, 被告收到了国家知识产权局发出的恢复权利请求审批决定, 涉案专利申请经审查符合专利法实施细则第七条第二款的规定, 故同意恢复权利 2002 年 10 月 23 日, 原告被授予工程车支腿调平方法及调平系统发明专利, 专利号为 ZL , 专利的优先权日为 1994 年 3 月 31 日以上事实, 由原告提供的专利申请委托代理合同第三次审查意见通知书视为撤回通知书专利申请预付费收据缴纳恢复手续费收据 ; 被告提供的发明专利请求书发明专利初步审查合格通知书发明专利申请公布通知书第一次审查意见通知书第二次审查意见通知书第三次审查意见通知书意见陈述书恢复权利请求书恢复权利请求审批决定专利证书以及双方信件往来等证据证明以上证据均经庭审质证, 因双方当事人对其真实性均无异议, 且与本案有关, 故本院均予以确认原告在诉讼中明确被告以下行为构成违约 :1 拖延专利申请时间, 从签订合同至提出申请的三年多时间, 被告基本未做任何工作 ;2 被告故意扣压第三次审查意见通知书, 导致原告的专利申请被视为撤回 ;3 被告未认真及时撰写专利申请文件, 撰写的申请文件有意违反专利法的要求为了核实被告是否收到第三次审查意见通知书的事实, 本院于 2007 年 9 月 21 日向国家知识产权局发出协助查询函, 该局于同年 11 月 6 日函复本院, 称 : 经我局有关部门查证, 我局于 2001 年 10 月 11 日向上海专利事务所郑立发出专利申请号为的第三次审查意见通知书附我局与北京市海淀区北太平庄邮局交接单复印件同年 11 月 15 日, 本院至国家知识产权局调查, 核实该局于 2001 年 10 月 11 日向被告发出过第三次审查意见通知书, 但未查到被告签收的相关凭证另查明, 原告于 1995 年 2 月 13 日经上海市工商行政管理局徐汇分局核准开办了个体经营的徐汇区空技液压工程研究所 2001 年 7 月 26 日, 原告向徐汇分局申请歇业, 理由是 : 该所是为推出一专利开业, 但超三年才获专利号, 导致第一用户流失, 推出困难, 随后的国营企业不景气, 阻碍了专利推出, 专利申请已逾十年, 仍在实质审查之中, 不知何时批复, 数年来只有支出无收入, 被迫申请歇业 2001 年 8 月 1 日, 徐汇分局批准原告开办的徐汇区空技液压工程研究所歇业本院认为, 原被告双方签订的专利申请委托代理合同属于委托合同, 该合同系双方当事人的真实意思表示, 合法有效, 双方均应恪守根据中华人民共和国合同法第四百零六条的规定, 有偿的委托合同, 因受托人的过错给委托人造成损失的, 委托人可以要求赔偿损失本案的争议焦点在于 : 被告在代理原告向国家知识产权局申请专利时有无过错行为, 是否给原告造成了损失

5 一关于原告诉称被告拖延申请专利时间的问题在双方签订的专利申请委托代理合同中并未对合同履行的期限作出约定合同约定被告应认真负责地维护原告的合法权益, 同时还约定原告应充分向专利代理人叙述有关发明创造的内容, 及时提供有关资料, 给予方便, 配合工作因此, 专利申请需要原被告双方的共同配合才能顺利进行, 根据现有证据难以认定在签订合同三年后提出专利申请是由于被告单方的原因造成的, 原告的该项主张事实依据尚不充分, 本院难以支持二关于原告诉称被告故意扣压第三次审查意见通知书, 从而导致专利申请被视为撤回的问题根据中华人民共和国专利法实施细则第五条的规定, 国务院专利行政部门邮寄的各种文件, 自文件发出之日起满 15 日, 推定为当事人收到文件之日同时, 该实施细则的第七条第二款又规定, 当事人因正当理由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限, 导致其权利丧失的, 自障碍消除之日起 2 个月内, 最迟自期限届满之日起 2 年内, 可以向国务院专利行政部门说明理由并附具有关证明文件, 请求恢复权利本案中, 现有证据只能证明国家知识产权局曾向被告发出过第三次审查意见通知书, 但不能证明被告已收到并扣压了该份通知书况且, 被告在收到视为撤回通知书后采取了积极的补救措施, 及时为原告恢复了权利, 并代原告缴纳了恢复手续费因此, 依据现有证据难以认定被告在此环节上存在过错, 同时也无证据证明原告因此遭受了损失, 故原告的上述主张缺乏事实和法律依据, 本院不予支持三关于原告诉称被告未认真及时撰写专利申请文件, 所撰写的专利申请文件有意违反专利法要求的问题本院认为, 根据被告提供的证据, 被告向国家知识产权局递交的各种申请文件, 均事先经原告签字确认, 故原告认为被告撰写的专利申请文件有意违反专利法要求的主张, 与事实不符, 本院不予支持综上所述, 原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据, 本院不予支持但在诉讼中, 被告考虑到原告年事已高家庭经济条件较为拮据, 从建立和谐社会角度出发, 自愿补偿原告 10,000 元, 被告的这一民事行为于法不悖, 本院可以准许据此, 依照中华人民共和国合同法第六十条第一款第三百九十六条之规定, 判决如下 : 一原告沈新维的诉讼请求不予支持 ; 二被告上海专利商标事务所有限公司于本判决生效之日起 10 日内支付原告沈新维人民币 10,000 元本案案件受理费人民币 8,800 元, 由原告沈新维负担如不服本判决, 可在判决书送达之日起 15 日内向本院递交上诉状, 并按对方当事人的人数提出副本, 上诉于上海市高级人民法院公告审判长刘洪代理审判员章立萍代理审判员徐燕华二〇〇八年十二月十五日书记员刘晓静

6 一本裁判文书库公布的裁判文书由相关法院录入和审核, 并依据法律与审判公开的原则予以公开若有关当事人对相关信息内容有异议的, 可向公布法院书面申请更正或者下镜二本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考, 内容以正式文本为准非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的, 由非法使用人承担法律责任三本裁判文书库信息查询免费, 严禁任何单位和个人利用本裁判文书库信息牟取非法利益四未经许可, 任何商业性网站不得建立与裁判文书库及其内容的链接, 不得建立本裁判文书库的镜像 ( 包括全部和局部镜像 ), 不得拷贝或传播本裁判文书库信息中国知识产权裁判文书网二〇一一年四月二十五日

住所 : 深圳市南山区环东路西环北路北滨海之窗花园 3 栋 3004 (ADATA) S107 闪存盘产品, 并使用涉案专利所保护的方法近日, 原告于被告二处购得前述闪存盘产品经对比分析, 前述闪存盘产品所采用的技术方案落入了原告涉案专利权的保护范围根据中华人民共和国专利法第十一条规定,

住所 : 深圳市南山区环东路西环北路北滨海之窗花园 3 栋 3004 (ADATA) S107 闪存盘产品, 并使用涉案专利所保护的方法近日, 原告于被告二处购得前述闪存盘产品经对比分析, 前述闪存盘产品所采用的技术方案落入了原告涉案专利权的保护范围根据中华人民共和国专利法第十一条规定, 证券代码 :300042 证券简称 : 朗科科技公告编号 :2016-032 深圳市朗科科技股份有限公司关于起诉威刚科技 ( 苏州 ) 有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称朗科科技或者公司 ) 于 2016 年 5 月 25 日向深圳市中级人民法院递交了民事起诉状,