企业海外专利申请程序介绍及策略分析

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艮唯弓
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1 LOGO 企业海外专利申请程序介绍及策略分析杨婷 (Evonne YANG) Your Truthful Partner! 北京同立钧成知识产权代理有限公司 Leader Patent & Trademark Firm

2 Contents 进行海外专利申请的必要性如何进行海外专利申请布局一般策略运用以及程序选择主要目标国家程序介绍及运用国家专利申请资助政策 2

3 进行海外专利申请的必要性海外市场竞争的必备武器威慑力反制权宣传效果好无形资产独占市场主动出击市场声誉资产储备防止模仿被动应对企业知名度谈判筹码 3

4 如何进行海外专利申请布局常见问题没有充分利用各国或地区的专利申请审查程序各国或地区专利申请审查法律实体的差异不了解不了解基于中国专利系统形成专利文件, 落地各国的不适应症特别提示了解各国或地区的专利申请审查的程序实体与中国的差异尽可能地获得国外的授权获得国外有效的权利特殊程序策略的运用 PPH\PACE 等等管理建议文件修改程序的利用时间费用的管控 4

5 如何进行海外专利申请布局 Step 3 翻译委托国外事务所提交申请进入审查 Step 2 修改确定拟提交的申请文本 Step 1 选择目标国家了解目标国家的制度选择申请时间类型等 5

6 一般策略运用及程序选择巴黎公约优先权日起 6/12 个月内 PCT 途径优先权日起 30/31 个月内 6

7 一般策略运用及程序选择 1 巴黎公约巴黎公约成员国,174 个 2 三大原则国民待遇优先权专利审查独立优先权原则在国内提出专利申请后 12 个月内, 向国外提出申请可以修改文件, 超出原保护范围不享有优先权新颖性创造性的判断追溯到在先申请日保护期自在后申请日起计算 7

8 一般策略运用及程序选择 2 PCT 体系专利合作条约 Patent Cooperation Treaty 对巴黎公约的补充和发展 2 覆盖的国家或组织 ( 截至 2014 年 4 月共 148 个 ) 若干成员国欧洲欧亚非洲等若干地区组织不适用外观商标申请体系而非授权体系 8

9 一般策略运用及程序选择之 PCT 宗旨及主要目标 PCT 的主要目标 : 建立国际申请的体系 PCT 宗旨是 : 成员国组成联盟, 对保护发明的申请的提出检索和审查进行合作 ( 注意 : 授予专利的任务仍保留在被指定的各国家局 ) 主要特点 * 使用一种语言向一个专利局 ( 受理局 ) 提交一份申请 ( 国际申请 ); * 该申请自国际申请日起在所指定的国家中具有正规国家申请的效力 9

10 一般策略运用及程序选择之 PCT 集中受理, 集中检索 * 由一个局 ( 受理局 ) 完成形式审查 ; * 由一个局 ( 国际检索单位 ) 进行检索 ; * 由国际局完成国际公布 ; * 如果申请人要求, 由一个局 ( 国际初步审查单位 ) 进行国际初步审查 ( 关于专利性的初步审查 ) ; * 审查和授权 : 分别由指定国的国家局完成 10

11 一般策略运用及程序选择之 PCT PCT 申请体系典型流程国际阶段 & 国家阶段国际公布 ( 月 ) (19) 国家申请 PCT 国际申请国际检索报告和书面意见国际初步审查要求国际初步审查报告进入国家阶段 ( 可选 ) 11

12 一般策略运用及程序选择之 PCT 简化申请手续推迟决策时间有效投入资金完善申请文件成员局间共享工作成果 ( 国际检索报告 / 各局审查结果 ) 12

13 一般策略运用及程序选择之 PCT 关于国际检索报告目的 : 努力发现相关的现有技术, 在原始申请文件基础上提供关于专利性的初步意见意义 : a. 了解现有技术的状况 b. 初步判断发明是否具备授予专利的前景利用 : a. 研究报告的内容, 依据报告作出后续决策 b. 修改权利要求, 调整保护范围 13

14 巴黎公约申请与 PCT 申请的选择策略目标国家明确文件修改翻译和制作时间充裕当前费用充裕审查周期短目标国家暂未确定或者全部确定文件修改翻译和制作时间不足费用需要逐步到位技术不够成熟针对不同的条件和需求, 设计更为合理的方式通过巴黎公约通过 PCT 途径同时选择 14

15 巴黎公约申请与 PCT 申请的对比不同之处 PCT 国际申请巴黎公约专利保护内容发明实用新型专利发明实用新型外观设计专利专利保护方式专利合作多国缔约专利申请优先权申请效力范围宽, 所有 PCT 成员国单一或者少数几个国家申请办理国家阶段提交绝限长, 首次提交专利申请之后的 30 个月内办理即可 15 短, 首次提交专利申请之日后, 外观设计为 6 个月内发明或实用新型为 12 个月内 ; 申请方式一表多国, 方便省力一表一国, 分别申请缴费方式只需向受理局缴纳国际阶段费用, 国家阶段再分别缴纳申请风险小, 评估时间长, 可以对人物和财力进行合适配置向所有要求获得专利保护国家的专利局缴纳专利申请费用较大, 评估时间短, 一但判断失误或未得到授权, 成本损失较大申请文件要求中 / 英进入国家要求递交的官方语言审查方式提供国际检索报告和书面意见参考, 评估后决定是否进入国家授权所需时间时间长, 可控性强时间相对短依照国家正常程序直接进入授权难易程度国际阶段通过后国家阶段相对易严格, 国家正常程序

16 巴黎公约申请与 PCT 申请的时间管理对比巴黎公约途径 ( 月 ) 0 12 外国申请 PCT 途径国际公布 ( 月 ) (19) PCT 国际申请国际检索报告和书面意见国际初步审查要求 ( 可选 ) 国际初步审查报告进入国家阶段 16

17 PCT 进入国家阶段进入各个国家 / 地区的法定期限 (30M/31M) * 超过期限的挽救及操作提交的文件 ( 常规要求的说明书说明书附图等 & 不同国家对于签署文件的要求 ) 17

18 主要目标国家程序介绍及运用美国专利申请临时申请程序 (PPA) CA/CIP 多次审查程序 (RCE) 复审程序后续再授权程序 (Reissue) 分案 (DA) 丰富的特别程序 18

19 主要目标国家程序介绍及运用美国专利申请之通过 PCT 途径进入美国的两种方式按 35 USC 371 规定进入美国国家阶段国家申请 PCT 申请进入美国国家阶段美国专利授权按 35 USC 111(a) 规定进入美国国家阶段国家申请 PCT 申请 0 12 基于 PCT 申请 30 提交美国申请 (CA 或 CIP) 美国专利授权 19

20 主要目标国家程序介绍及运用美国专利申请继续类申请的作用及目的长时期保留一个在审申请在原申请被最终驳回后, 以此引入修改, 并启动新一轮审查在原申请被授权后, 在得到一个专利的同时, 以此引入新的权利要求增加原申请中未记载的内容 20

21 主要目标国家程序介绍及运用美国专利申请继续申请 (Continuation): 至少一个共同发明人母案申请授权日或放弃日之前说明书不得超出母案申请的范围部分继续申请 (Continuation -In-Part) 可增加新内容, 但增加部分不享受原申请日可用于解决修改超范围和说明书不支持等问题其它要求与继续申请一样可在申请时直接提交修改后的文本, 而无需提交修改说明较 PCT 进入国家阶段的方式, 更快的拿到受理通知书有必要的话, 申请中可以引入新的内容 (CIP) 一般较 PCT 进入美国国家阶段的申请方式, 代理费用相对低一些在作业阶段根据美国专利法的要求, 进行适应性的修改 ; 适当地增加减少, 拆分权利要求, 控制超权官费等等根据案件的具体情况扩展权利要求书的范围 ; 加入新的开发内容及实施方案 21

22 主要目标国家程序介绍及运用优先权美国申请标准流程示意图正式申请受理通知书补正通知书 (2M 内答复 ) 分案通知 (1M 内答复 ) 1st OA (3M 内答复 ) Final OA (3/2M 内答复 ) 提交继续审查请求 RCE 重新启动新一轮审查 3M 内缴纳规费 ( 数个月后 ) 下发专利证书授权通知缴费前提出 22 Advisory Action 继续申请 CA 部分继续申请 CIP 复审

23 主要目标国家程序介绍及运用美国专利申请之 IDS 的递交不要求检索法律要求申请人代理人向专利局披露与本发明专利性有关的信息信息包括 : 任何公开出版物中国和其他国家专利局审通及其中的对比文献申请人的相关美国申请未尽到信息披露的职责是专利无效的理由 23

24 主要目标国家程序介绍及运用欧洲专利申请 PCT 途径直接进入欧洲各国各国法律规定进入时间保护种类审查程序有些国家不能直接进入通过欧洲局进入一个申请 ( 语言 ) 一个审查程序一次授权覆盖多个指定国 24

25 主要目标国家程序介绍及运用欧洲专利申请之 EPC 统一受理, 统一审查, 统一授权昂贵的维持费, 超权费授权后在生效各国分别维护部分成员国不能通过 PCT 途径直接进入 : 比利时, 塞浦路斯, 法国, 希腊, 爱尔兰, 意大利, 蒙特卡洛, 荷兰以及斯洛文尼亚 25

26 主要目标国家程序介绍及运用欧洲专利申请之 EPC 提出申请欧检报告公布实质审查 EP 专利授权成员国生效官方语言 : 英法德申请文件 : 说明书权利要求书摘要和摘要附图 R161/162 修改 EPO: 现有技术预估授权前景, 便于其适时作出修改或撤回一般先于公布 ( 目前大多晚于 ) 申请同时或欧检公布 6 个月内答复期限 4 个月加快检索 / 加快审查 (PACE) 授权办登指定国生效授权公告起 3 个月内 26

27 主要目标国家程序介绍及运用欧洲专利申请之 EPC 成员国 27

28 主要目标国家程序介绍及运用欧洲专利申请之 EPC 成员国 AL 阿尔巴尼亚 LI 列支敦士登 RO 罗马尼亚 AT 奥地利 LT 立陶宛 RS 萨尔维亚 BE 比利时 LU 卢森堡 SE 瑞典 BG 保加利亚 LV 拉脱维亚 SI 斯洛文尼亚 CH 瑞士 MC 摩纳哥 SK 斯洛伐克 CY 塞浦路斯 MK 马其顿共和国 SM 圣马力诺 CZ 捷克共和国 MT 马耳他 TR 土耳其 DE 德国 NL 荷兰 IT 意大利 DK 丹麦 NO 挪威 HU 匈牙利 EE 爱沙尼亚 PL 波兰 IE 爱尔兰 ES 西班牙 PT 葡萄牙 IS 冰岛 FI 芬兰 GR 希腊 GB 英国 FR 法国 HR 克罗地亚 28

29 主要目标国家程序介绍及运用欧洲专利申请直接进入 OR 通过 EPC? 费用的考虑 / 国家个数, 高维持费有一些不能通过 PCT 直接进入的国家 EPO 审查严格客观, 创造性要求高 29

30 主要目标国家程序介绍及运用澳大利亚专利申请标准专利 20 年革新专利 8 年外观设计 10 年 30

31 主要目标国家程序介绍及运用澳大利亚专利申请革新专利 ⅰ ( innovative step): 低于标准专利适用的创造性标准 ⅱ 最多可提出五项权利要求, 并且其中独立权利要求和从属权利要求的数量没有限定 ⅲ 我国的实用新型专利仅适用于产品, 不适用于方法 ; 而澳大利亚专利法中的革新专利适用于方法 ⅳ 不需经过实质审查, 一般申请后 3-4 月内即可获得授权 31

32 主要目标国家程序介绍及运用其他国家专利申请以澳大利亚为代表性等一些国家的延迟授权制度 32

33 一些加快程序的简要介绍 1 2 PPH 专利审查高速路 PACE 欧洲加快检索加快审查 3 Prioritized Examination Track 美国 33

34 一些加快程序的简要介绍 1 PPH 专利审查高速路 PPH(Patent Prosecution Highway) 申请人在首次申请的专利局 (Office of First Filing) 提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时, 可以向后续申请受理局 (Office of Second Filing) 对后续申请提出加快审查请求注 : 只起加快作用 / 审查的标准不变可提高审查结果的可预见性 34

35 一些加快程序的简要介绍 1 PPH 专利审查高速路双边规则国家局之间的双边协议 IP5 必要条件首次申请的专利局 (OFF) 认为该申请的至少一项或多项权利要求可授权相关后续申请满足一定条件申请人即可以 OFF 的工作结果为基础请求后续其他签约国家 OSF 加快审查后续申请 35

36 一些加快程序的简要介绍 1 PPH 专利审查高速路使用 PPH 的好处申请被加快审查, 申请得到优先处理, 迅速获知审查意见申请成本降低, 答复知书的次数减少被授权的可能性增加, 提高审查结果的可预见性与 SIPO 签署 PPH 试点协议的专利局 (SIPO PPH 专栏 ) 费用无官费, 除韩国 36

37 一些加快程序的简要介绍 2 PACE 欧洲加快检索加快审查作用 : 大大加快下发检索报告 / 审通的速度加快检索 / 加快审查 ( 单独提一种 or 同时提 /pending 时任何时候都可以 ) 费用无官费 ( 申请时候同时提出, 也无代理费 ) 37

38 一些加快程序的简要介绍 3 Prioritized Examination Track 美国专利处理快速通道 (Fast-Track Patent Processing) 又称为通道 I(Track I) 通过此程序, 申请人可以在提交新申请的同时请求美国专利商标局对其进行优先审查 (Prioritized Examination) 38

39 一些加快程序的简要介绍 3 Prioritized Examination Track 美国如果该申请符合优先审查程序的各项要求, 申请人将在一年内收到最终审查决定 ( 例如收到授权通知书或驳回通知书等 ) 对于提出优先审查请求的专利申请, 在提交请求时或整个申请审批过程中都必须满足 ( 不被准许, 费用不退 ): 独立权利要求不得超过 4 项 ; 权利要求的总项数不得超过 30 项 ; 不得含有多项从属权利要求 39

40 海外专利申请策略与解决方案小结战略要素 : 企业当前与外来的竞争与需求策略问题专业问题操作要素 : 费用时间授权以及权益的多方位考虑现象 : 不了解中国与各国专利审查差异, 进入各国本土明显地不适应症, 导致权利未能得到合理的保护授权受阻未充分利用各国或地区的专利申请审查程序 40

41 海外专利申请策略与解决方案小结海外专利申请途径的选择巴黎公约 PCT PCT 申请的两个阶段国际阶段 : 受理国际检索报告的利用公布国际初审国家阶段 : 进入审查授权 / 驳回走进欧洲的方式基于巴黎公约提交欧洲国家申请或欧洲局专利申请基于 PCT 申请进入欧洲各国家 ( 不能直接进入的国家的解决 ) 基于 PCT 申请提交欧洲局专利申请, 授权后指定国生效 41

42 海外专利申请策略与解决方案小结各国程序文件要求不同对于细节收费 ( 宽限超权等 ) 不同专利实体审查也存在差异 PPH 的有效运用节约费用时间, 提高结果可预期性要求对应申请有可授权权利要求灵活使用特殊程序, 享有其为申请人提供的便捷 42

43 国家专利申请资助政策园区联盟地方政府等国家财政部资助政策 43

44 描绘您的世界专利地图 North America Europe Asia South America Africa 44

45 LOGO Your Truthful Partner! 北京同立钧成知识产权代理有限公司 Leader Patent & Trademark Firm 杨婷 Evonne YANG ( ext. 8125)

幻灯片 1

幻灯片 1 PCT 及国外专利的申请与政府资助上海汉声知识产权代理有限公司郭国中专利代理人律师技术经纪人目录一 PCT 简介 1 PCT 与巴黎公约比较 ; 2 PCT 优势说明 ; 3 PCT 国际阶段程序介绍 ; 4 PCT 国家阶段选择策略 ; 二国外专利申请简介 1 美国专利申请简介 ; 2 欧盟专利申请简介 ; 3 日本专利申请简介 ; 三资助政策简介 1 国家级资助简介 ; 2 上海市资助简介