商 標 條 例 ( 第 559 章 ) 反 對 商 標 申 請 編 號 301165419 商 標 : 類 別 : 5 申 請 人 : 保 明 實 業 有 限 公 司 反 對 人 : 永 安 藥 品 貿 易 有 限 公 司 作 出 決 定 的 理 由 陳 述 背 景 1. 申 請 人 於 2008 年 7 月 22 日 依 據 商 標 條 例 ( 第 559 章 ) ( 條 例 ) 提 交 商 標 註 冊 申 請 ( 涉 訟 申 請 ) 有 關 涉 訟 申 請 的 詳 情, 已 在 2008 年 11 月 14 日 公 布 反 對 人 於 2009 年 1 月 19 日 提 交 反 對 涉 訟 申 請 的 通 知 申 請 人 於 2009 年 3 月 23 日 提 交 反 陳 述 2. 有 關 反 對 的 聆 訊 於 2013 年 1 月 22 日 在 本 人 席 前 進 行 申 請 人 沒 有 出 席 聆 訊, 而 反 對 人 則 由 其 代 理 人 林 志 釉 律 師 事 務 所 的 林 志 釉 律 師 代 表 出 席 聆 訊 涉 訟 商 標 3. 申 請 人 申 請 註 冊 以 下 商 標 : ( 涉 訟 商 標 ) - 1 -
4. 涉 訟 商 標 申 請 註 冊 的 貨 品 說 明 如 下 ( 涉 訟 貨 品 ): 類 別 5 藥 用 膠 囊, 醫 藥 製 劑, 止 痛 藥, 藥 用 沖 劑, 退 燒 藥, 藥 用 噴 劑, 汗 足 藥, 安 眠 藥, 膠 布, 陰 道 清 洗 液, 藥 膏, 藥 酒, 殺 菌 劑, 藥 油, 治 頭 皮 屑 藥 劑, 止 癢 水, 貼 劑, 風 濕 油, 治 頭 痛 藥 品, 治 療 便 秘 的 藥 物, 醫 用 白 朊 食 品, 醫 用 營 養 食 物, 醫 用 食 用 營 養 製 劑, 醫 用 營 養 飲 料, 醫 用 糖 果, 醫 用 營 養 品, 醫 用 營 養 添 加 劑 反 對 理 由 5. 反 對 人 提 交 的 反 對 通 知, 只 附 有 一 頁 展 示 反 對 人 的 名 稱 及 地 址 於 箋 頭 上, 没 有 注 明 收 件 人, 以 反 對 人 名 義 簽 發, 日 期 為 2009 年 1 月 19 日 的 信 件 ( 反 對 理 由 ), 指 產 品 名 稱 OREN BLACK CAPSULE 及 Oren Black Capsule 是 反 對 人 自 1997 年 開 始 從 日 本 藥 廠 生 產 商 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 申 請 入 口 香 港 及 批 發 的 中 成 藥 產 品, 至 今 銷 售 到 超 過 過 百 商 戶, 並 於 2008 年 成 功 為 此 名 稱 產 品 申 請 到 香 港 衛 生 署 要 求 的 中 成 藥 註 冊 及 擁 有 此 產 品 名 稱 的 專 有 中 成 藥 註 冊 編 號 6. 反 對 人 没 有 指 明 根 據 條 例 哪 一 條 提 出 反 對 涉 訟 商 標 的 註 冊 申 請 反 陳 述 7. 申 請 人 在 2009 年 3 月 23 日 提 交 的 反 陳 述 中 亦 附 上 了 一 頁 跟 反 對 理 由 相 同 形 式 的 信 件, 日 期 為 2009 年 3 月 19 日 ( 反 陳 述 ) 8. 反 陳 述 不 否 認 產 品 名 稱 OREN BLACK CAPSULE - 2 -
及 Oren Black Capsule 是 反 對 人 過 去 曾 經 入 口 及 批 發 的 Nihon Vitamine Chemical Co., Ltd. 產 品, 但 指 没 有 資 料 顯 示 由 2008 年 3 月 至 2008 年 底 這 期 間 該 產 品 有 在 香 港 市 場 鎖 售 及 批 發, 因 此 申 請 人 在 2008 年 中 開 始 寫 信 聯 絡 Nihon Vitamine Chemical Co., Ltd., 要 求 授 權 申 請 人 在 香 港 銷 售 該 產 品, 並 取 得 Nihon Vitamine Chemical Co., Ltd. 同 意 申 請 人 指 有 需 要 註 冊 該 商 品 名 稱 才 可 以 進 口, 因 此 便 提 交 了 涉 訟 申 請 9. 反 陳 述 附 有 兩 份 證 物 由 於 該 兩 份 證 物 並 非 採 用 法 定 聲 明 或 聲 明 提 交, 不 符 合 商 標 規 則 ( 第 559A 章 )( 規 則 ) 第 79 條 對 在 處 長 席 前 進 行 的 法 律 程 序 中 的 證 據 的 要 求, 而 反 陳 述 亦 不 應 附 有 證 物, 因 此 本 人 不 對 該 兩 份 證 物 作 任 何 考 慮 反 對 人 的 支 持 提 出 反 對 的 證 據 10. 反 對 人 提 交 支 持 他 提 出 的 反 對 的 證 據 為 李 華 德 於 2009 年 9 月 7 日 作 出 的 一 份 聲 明 ( 李 華 德 的 聲 明 ) 李 華 德 是 反 對 人 的 董 事, 亦 是 永 安 貿 易 公 司 (ENG AN TRADING CO.) 的 董 事 11. 根 據 李 華 德 的 聲 明, OREN BLACK CAPSULE 消 炎 丸 是 李 華 德 本 人 於 1986 年 提 供 藥 方 予 日 本 藥 廠 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 去 研 究 製 造 的 產 品 該 藥 方 乃 根 據 中 國 漢 藥 古 方 三 黄 瀉 心 湯 ( 日 本 譯 名 :SANOSHASHINTO) 而 來 的 聲 明 附 件 1 是 一 份 展 示 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 的 名 稱 及 地 址 於 箋 頭 上 的 文 件 副 本, 內 容 載 有 SANOSHASHINTO ( 在 旁 有 手 寫 字 樣 三 黄 瀉 心 湯 工 キス 錠 ) 名 稱 下 列 出 的 藥 方 成 份 臍 量 及 藥 效 ( 雖 然 證 物 副 本 上 的 實 質 資 料 已 被 塗 黑 隱 密 ), 日 期 為 1986 年 7 月 2 日 12. 李 華 德 指 到 了 1988 年, 該 藥 的 正 式 藥 方 服 法 服 量 及 主 治 功 效 均 研 究 完 成, 而 當 時 日 本 藥 廠 正 式 就 該 藥 出 產 品 證 書, 並 為 該 藥 起 名 為 OREN GEDOKU-TO Capsule 聲 明 附 件 2 是 一 份 展 示 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 的 名 稱 及 地 址 於 箋 頭 上 - 3 -
的 文 件 副 本, 在 標 題 CERTIFICATE 下 列 出 了 藥 物 產 品 OREN GEDOKU-TO Capsule 的 藥 方 成 份 臍 量 及 藥 效 ( 雖 然 證 物 副 本 上 的 實 質 資 料 已 被 塗 黑 隱 密 ), 日 期 為 1988 年 7 月 6 日, 簽 發 者 自 稱 是 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 的 總 裁 及 藥 劑 師 (President & Pharmacist) 13. 李 華 德 續 指 由 於 他 認 為 OREN GEDOKU-TO Capsule 太 複 雜 及 難 讀, 最 後 由 他 提 出 改 名 為 OREN BLACK CAPSULE, 並 要 求 日 本 藥 廠 就 新 名 稱 向 日 本 厚 生 省 藥 務 局 出 證 書 聲 明 附 件 3 是 一 份 展 示 日 本 政 府 厚 生 省 藥 務 局 (Pharmaceutical Affairs Bureau, Ministry of Health and Welfare) 箋 頭 及 簽 發 印 鑑 的 證 書 的 副 本, 內 容 確 認 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 生 產 的 OREN BLACK Capsule 受 他 們 監 管, 並 列 出 產 品 成 份 臍 量 及 藥 效 ( 雖 然 證 物 副 本 上 的 實 質 資 料 已 被 塗 黑 隱 密 ), 日 期 為 1991 年 7 月 16 日 聲 明 附 件 4 則 是 一 份 展 示 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 的 名 稱 及 地 址 於 箋 頭 上, 由 該 公 司 簽 發 的 文 件 副 本, 在 標 題 CERTIFICATE 下 列 出 了 藥 物 產 品 OREN BLACK Capsule 的 藥 方 成 份 臍 量 及 藥 效 ( 雖 然 證 物 副 本 上 的 實 質 資 料 已 被 塗 黑 隱 密 ), 日 期 一 項 卻 是 空 白 的 14. 聲 明 附 件 5 及 6 是 有 關 OREN BLACK CAPSULE 的 進 口 証 提 單 銀 行 信 用 証 等 文 件 副 本, 日 期 都 是 1998 年 這 些 文 件 顯 示 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 是 賣 方 / 出 口 方, 而 ENG AN TRADING CO. 是 買 方 / 入 口 方, 但 文 件 上 大 部 份 其 他 資 料 已 在 副 本 上 被 塗 黑 隱 密 李 華 德 在 其 聲 明 中 承 認 此 產 品 於 2008 年 內 未 進 行 入 口, 但 指 這 並 不 代 表 他 已 放 棄 在 市 場 上 以 此 產 品 名 稱 銷 售 聲 明 附 件 7 及 8 是 永 安 貿 易 公 司 (ENG AN TRADING CO.) 為 產 品 OREN BLACK CAPSULE 於 2004 年 申 請 中 成 藥 註 册 的 文 件 聲 明 附 件 9 是 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 (Chinese Medicine Council of Hong Kong) 就 化 炎 素 一 OREN BLACK CAPSULE 向 永 安 貿 易 公 司 (ENG AN TRADING CO.) 發 出 的 確 認 中 成 藥 過 渡 性 註 册 通 知 書, 日 期 是 2008 年 3 月 31 日 - 4 -
申 請 人 的 證 據 15. 申 請 人 的 證 據 為 文 磊 明 於 2010 年 6 月 4 日 作 出 的 一 份 聲 明 ( 文 磊 明 的 聲 明 ) 文 磊 明 是 申 請 人 保 明 實 業 有 限 公 司 的 董 事 16. 文 磊 明 指 明 泰 藥 業 公 司 是 申 請 人 的 附 屬 公 司, 負 責 銷 售 事 宜, 而 申 請 人 則 負 責 藥 業 事 宜 聲 明 的 附 件 1 是 兩 間 公 司 的 商 業 登 記 副 本 17. 文 磊 明 的 聲 明 的 第 三 段 是 這 樣 的 : 我 司 提 出 的 第 1 項 理 由 : 我 司 申 請 的 產 品 名 稱, 乃 根 據 日 本 維 他 命 化 學 株 式 會 社 ( 以 下 簡 稱 日 本 廠 ) 所 提 供 的 廠 牌 ( 附 件 2) 自 由 銷 售 證 ( 附 件 3) 和 成 份 表 ( 附 件 4) 及 兩 司 的 書 信 來 往 ( 附 件 5) 上 的 名 稱 而 向 商 標 註 冊 處 提 交 申 請 為 免 日 後 誤 導 消 費 者 我 司 的 產 品 與 日 本 廠 的 產 品 不 同, 及 避 免 各 項 申 請 在 名 稱 上 的 不 吻 合 以 方 便 進 口 及 銷 售, 我 司 直 接 按 照 日 本 廠 方 面 的 名 稱 而 提 出 申 請 註 冊, 而 非 有 意 模 仿 或 擅 用 其 他 公 司 版 權 或 有 意 利 用 此 名 稱 而 賺 取 額 外 的 得 益 ( 斜 體 及 底 線 皆 為 原 文 所 有 ) 18. 本 人 將 會 在 以 下 討 論 中 評 論 文 磊 明 的 聲 明 各 附 件 的 證 據 價 值, 並 探 討 上 述 聲 明 第 三 段 所 揭 示 的 事 實 19. 文 磊 明 的 聲 明 其 餘 部 份 涉 及 對 反 對 理 由 及 反 對 人 證 據 的 評 論, 本 人 將 會 在 以 下 討 論 中 探 討, 但 不 打 算 在 此 贅 述 反 對 人 的 回 應 證 據 20. 反 對 人 就 申 請 人 的 證 據 提 交 了 回 應 證 據, 是 另 一 份 李 華 德 於 2010 年 12 月 2 日 作 出 的 聲 明 ( 李 華 德 的 第 二 份 聲 明 ) - 5 -
21. 李 華 德 的 第 二 份 聲 明 是 就 申 請 人 提 交 的 證 據 作 回 應 本 人 不 打 算 在 此 贅 述, 但 會 在 以 下 適 當 部 份 討 論 及 探 討 相 關 日 期 22. 在 本 反 對 個 案 的 法 律 程 序 中, 要 考 慮 的 日 期 是 2008 年 7 月 22 日 ( 相 關 日 期 ), 即 申 請 人 提 交 涉 訟 商 標 註 冊 申 請 的 日 期 23. 反 對 人 没 有 指 明 根 據 條 例 哪 一 條 提 出 反 對 涉 訟 商 標 的 註 冊 申 請 代 表 反 對 人 出 席 聆 訊 的 林 志 釉 律 師 指 從 反 對 理 由 及 反 對 人 提 交 的 證 據 中 的 理 據 來 看, 可 考 慮 條 例 第 11(5)(a) 11(5)(b) 及 12(3) 條 本 人 認 為 反 對 人 提 出 的 理 據 及 證 據 都 是 基 於 條 例 第 11(5)(b) 條 的, 而 條 例 第 11(5)(a) 及 12(3) 條 的 反 對 就 本 案 而 言 都 缺 乏 必 要 的 基 礎 或 相 關 理 據 及 證 據, 所 以 本 人 以 下 只 會 考 慮 第 11(5)(b) 條 下 的 反 對 根 據 條 例 第 11(5)(b) 條 提 出 的 反 對 24. 條 例 第 11(5)(b) 條 訂 明, 如 任 何 商 標 的 註 冊 申 請 是 不 真 誠 地 提 出 的, 則 該 商 標 不 得 註 冊 或 在 其 註 冊 申 請 是 不 真 誠 地 提 出 的 範 圍 內 不 得 註 冊 25. 條 例 並 無 界 定 不 真 誠 一 詞 的 涵 義 在 Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd [1999] R.P.C. 367 at 379 一 案 中,Lindsay J. 就 英 國 1994 年 商 標 法 第 3(6) 條 ( 相 當 於 條 例 第 11(5)(b) 條 ) 表 示 : I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context: how far a dealing must so fall-short in order to - 6 -
amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances. 我 不 會 試 圖 界 定 不 真 誠 一 詞 在 這 文 意 中 的 涵 義 該 詞 的 涵 義 顯 然 包 括 不 忠 實 行 為, 而 且 正 如 我 所 認 為, 也 包 括 一 些 不 符 合 有 關 行 業 中 合 理 及 具 備 經 驗 的 人 士 所 遵 守 的 可 接 受 商 業 行 為 標 準 的 行 為 國 會 很 明 智, 沒 有 試 圖 詳 細 解 釋 在 這 文 意 中 什 麼 是 真 誠 或 什 麼 是 不 真 誠 : 要 判 定 某 行 為 不 符 合 上 述 標 準 要 到 什 麼 程 度 才 構 成 不 真 誠, 最 適 宜 的 做 法 不 是 憑 法 庭 所 作 的 一 些 釋 義 去 判 定 ( 這 會 導 致 法 庭 其 後 不 根 據 法 令 而 根 據 有 關 釋 義 作 出 解 釋 的 危 險 ), 而 是 按 法 令 的 字 眼 並 考 慮 所 有 具 關 鍵 性 的 相 關 情 況 後 判 定 26. 在 決 定 某 申 請 人 是 否 不 真 誠 地 提 出 商 標 註 冊 申 請 時, 須 採 用 包 含 主 觀 與 客 觀 元 素 的 不 誠 實 綜 合 測 試 做 判 斷 在 Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAFITE) [2005] F.S.R. 10 一 案 中, 英 國 上 訴 法 庭 有 以 下 一 段 指 示 ( 第 26 段 ): The words bad faith suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards. (emphasis added) 不 真 誠 一 詞 使 人 聯 想 到 一 種 精 神 狀 態 顯 然, 當 考 慮 某 宗 註 冊 申 請 是 否 不 真 誠 地 提 出 時, 所 有 情 況 都 是 相 關 的 不 過, 法 庭 必 須 決 定, 按 申 請 人 所 知 道 的 事 實, 其 申 請 註 冊 的 決 定 會 否 被 採 用 恰 當 標 準 的 人 視 為 不 真 誠 ( 粗 斜 體 字 標 示 為 本 文 所 加 ) - 7 -
27. 上 述 一 段 文 字 ( 特 別 是 標 示 的 一 段 ) 曾 經 令 人 質 疑, 查 究 被 告 人 對 一 般 誠 實 標 準 的 看 法, 是 否 不 誠 實 綜 合 測 試 的 一 部 分 這 個 問 題 在 Ajit Weekly Trade Mark [2006] RPC 25 一 案 中 得 到 解 答 在 該 案 中, 獲 委 任 人 員 在 援 引 Lawrence Collins J. 在 Daraydan Holdings Ltd v Solland International Ltd [2005] 4 All E.R. 73 at 93 這 宗 非 商 標 案 件 的 論 述 時, 明 確 地 指 出 : The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element. (emphasis added) 該 不 誠 實 綜 合 測 試 的 主 觀 元 素 指 審 裁 處 必 須 查 明 被 告 人 對 該 宗 交 易 或 其 他 有 關 事 宜 所 知 多 少 其 後, 審 裁 處 須 根 據 被 告 人 所 知, 決 定 被 告 人 的 行 為 按 誠 實 的 人 的 一 般 標 準, 會 否 被 判 斷 為 不 誠 實 ; 被 告 人 本 身 的 誠 實 標 準 與 客 觀 元 素 的 判 斷 無 關 ( 粗 斜 體 字 標 示 為 本 文 所 加 ) 28. 另 一 案 Melly s Trade Mark Application (Oppositions of Fianna Fail and Fine Gael) [2008] E.T.M.R. 41 中 以 下 的 一 段 判 詞, 總 結 了 有 關 案 例 的 發 展 : 53 The mental element required for a finding of bad faith has been much discussed. The discussion has centred on the test for determining dishonesty in English law, that is to say the "combined test" as explained by the House of Lords in Twinsectra Ltd v Yardley and clarified by the Privy Council in Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd. In her decision in Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc's Trade Mark (No.2283796) Professor Annand considered whether the "combined test" makes it necessary to give effect to the applicant's belief in the propriety of his own behaviour when - 8 -
deciding whether he applied for registration in bad faith. She said not, on the basis that his own perception of propriety could not provide a conclusive answer to the question whether he actually had applied for registration in bad faith. I agree with her analysis. It supports the view that the relevant determination must ultimately be made "on the basis of objective evidence" rather than upon the basis of evidence as to the beliefs and opinions of the applicant with regard to the propriety of his disputed application for registration. I note in this connection that in the Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA WHITE case the Court of Appeal upheld the Hearing Officer's finding of bad faith: (1) notwithstanding that the applicant for registration had deposed to the fact that he "recognised no bad faith in my decision to develop and market the drink CHINA WHITE" and was not cross-examined on the evidence he had given; and (2) notwithstanding that the Registrar's Hearing Officer had accepted the applicant's evidence and concluded that at the date of the disputed application for registration the applicant "saw nothing wrong in his own behaviour". (footnotes omitted) 53 裁 定 不 真 誠 所 需 的 精 神 元 素, 已 有 很 多 討 論 這 些 討 論 都 環 繞 英 國 法 律 判 斷 不 誠 實 的 測 試, 即 是 上 議 院 在 Twinsectra Ltd v Yardley 一 案 中 解 釋 並 經 樞 密 院 在 Barlow Clowes International Ltd (In Liquidation) v Eurotrust International Ltd. 一 案 中 澄 清 的 不 誠 實 綜 合 測 試 在 Ajit Newspaper Advertising Marketing & Communications Inc s Trade Mark (No.2283796) 一 案 中, Annand 教 授 考 慮 到 在 決 定 有 關 註 冊 申 請 是 否 不 真 誠 地 提 出 時, 會 否 因 採 用 不 誠 實 綜 合 測 試 而 令 申 請 人 的 信 念 ( 認 定 其 本 身 的 行 為 恰 當 ) 變 得 具 有 效 力 她 認 為 不 會, 因 為 申 請 人 對 其 行 為 是 否 恰 當 的 看 法, 不 能 對 申 請 是 否 不 真 誠 這 個 問 題 提 供 決 定 性 的 答 案 我 同 意 她 的 分 析 這 個 分 析 支 持 有 關 決 定 最 終 必 須 建 基 於 客 觀 證 據 上, 而 非 申 請 人 就 其 具 爭 議 的 申 請 是 否 恰 當 的 信 念 及 觀 點 的 證 據 上 就 這 方 面 而 言, 我 注 意 到 上 訴 法 庭 在 Harrison v Teton Valley Trading Co Ltd--CHINA FITE 一 案 中, 維 持 聆 訊 人 員 認 為 有 關 行 為 不 真 誠 的 裁 斷 : (1) 儘 管 註 冊 申 請 人 宣 誓 證 明 他 發 展 - 9 -
和 銷 售 CHINA FITE 飲 品 的 決 定, 沒 有 任 何 不 真 誠, 而 且 他 也 沒 有 就 該 證 據 被 盤 問 ; 以 及 (2) 儘 管 註 冊 處 聆 訊 人 員 接 納 申 請 人 的 證 據 和 斷 定 在 提 出 具 爭 議 的 註 冊 申 請 當 日, 申 請 人 看 不 到 自 己 的 行 為 有 何 不 對 ( 本 文 刪 去 註 腳 ) 29. 本 人 已 於 上 文 第 10 至 14 段 概 括 論 述 支 持 反 對 人 的 證 據 ( 載 於 李 華 德 的 聲 明 內 ) 證 據 的 重 點 是 李 華 德 本 人 於 1986 年 提 供 根 據 中 國 漢 藥 古 方 三 黄 瀉 心 湯 ( 日 本 譯 名 :SANOSHASHINTO) 而 來 的 藥 方 予 日 本 藥 廠 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 去 研 究 製 造 藥 物 產 品 產 品 於 1988 年 研 究 完 成, 而 當 時 該 日 本 藥 廠 正 式 就 該 藥 出 產 品 證 書, 並 為 該 藥 起 名 為 OREN GEDOKU-TO Capsule 該 產 品 最 後 由 李 華 德 提 出 改 名 為 OREN BLACK CAPSULE 證 據 顯 示 產 品 於 1991 年 已 被 稱 為 OREN BLACK CAPSULE ( 見 李 華 德 的 聲 明 附 件 3 所 載 的 日 本 政 府 厚 生 省 藥 務 局 簽 發 的 證 書 ) 30. 另 外, 證 據 亦 顯 示 ENG AN TRADING CO. ( 永 安 貿 易 公 司 ) 在 1998 年 由 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 入 口 香 港 數 量 不 少 的 OREN BLACK CAPSULE 產 品 而 永 安 貿 易 公 司 在 2004 年 向 香 港 衛 生 署 申 請, 並 於 2008 年 取 得 就 化 焱 素 一 OREN BLACK CAPSULE 的 中 成 藥 過 渡 性 註 册 31. 申 請 人 的 證 據 ( 載 於 文 磊 明 的 聲 明 ) 側 重 對 反 對 理 由 及 反 對 人 證 據 的 評 論 但 上 文 第 17 段 所 載, 直 接 引 述 文 磊 明 的 聲 明 的 第 三 段, 扼 要 地 表 達 了 申 請 人 在 本 案 的 主 要 論 述 : 申 請 人 申 請 註 册 的 涉 訟 商 標, 乃 根 據 日 本 維 他 命 化 學 株 式 會 社 的 產 品 名 稱 而 來 的, 申 請 人 申 請 註 册 的 原 因, 是 方 便 其 進 口 及 銷 售 該 日 本 廠 的 產 品, 以 免 日 後 消 費 者 誤 認 其 產 品 與 日 本 廠 的 產 品 不 同 32. 反 對 人 對 此 的 回 應 ( 見 於 李 華 德 的 第 二 份 聲 明 ) 是 明 泰 藥 業 公 司 ( 申 請 人 的 附 屬 公 司 ) 於 2005 年 4 月 至 2008 年 2 月 期 間, 有 向 其 公 司 訂 購 由 日 本 維 他 命 化 學 株 式 會 社 製 造 的 消 炎 藥 產 品 OREN BLACK CAPSULE 李 華 德 的 第 二 份 聲 明 附 件 1 是 永 安 貿 易 公 司 發 給 明 泰 貿 易 公 司 的 發 票, 日 期 是 2005 年 4 月 18 日, 有 關 產 品 是 日 本 維 他 命 化 學 株 式 會 社 產 品 化 焱 素 2, 12-10 -
capsules, 數 量 1,500, 每 單 位 7.5 元, 合 共 11,250 元 附 件 2 則 載 有 產 品 化 焱 素 2 的 銷 售 盒, 盒 上 印 有 Agent: MING TAI TRADING CO. ( 即 明 泰 貿 易 公 司 ) 及 其 地 址 ; 但 盒 上 没 有 標 明 日 期, 難 以 確 定 是 何 時 期 的 產 品 反 而 附 件 5 所 載 的 OREN BLACK CAPSULE 24 capsules 產 品 銷 售 盒 標 明 產 品 有 效 日 期 至 2010 年 12 月 此 附 件 5 亦 載 有 盒 內 說 明 書, 顯 示 產 品 中 文 名 稱 日 本 化 炎 素, 說 明 書 底 部 印 有 Agent: ENG AN TRADING CO., LTD ( 即 反 對 人 ) 33. 李 華 德 在 其 第 二 份 聲 明 中 指 出 是 他 本 人 把 明 泰 藥 業 公 司 在 明 知 OREN BLACK CAPSULE 是 永 安 貿 易 公 司 在 本 地 市 場 銷 售 多 年 的 產 品 名 稱 的 情 況 下 仍 提 出 是 項 涉 訟 申 請 的 事 情 反 映 給 日 本 藥 廠 的 社 長 高 嶋 和 男 先 生 知 道 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 因 此 發 出 公 開 信 / 聲 明 ( 載 於 李 華 德 的 第 二 份 聲 明 附 件 3), 指 出 OREN BLACK CAPSULE 產 品 ( 原 先 為 OREN GEDOKU-TO Capsule ) 是 李 華 德 構 思 及 其 名 稱 也 是 李 華 德 創 作 的, 日 本 藥 廠 在 任 何 時 期 並 不 擁 有 OREN BLACK 或 OREN BLACK CAPSULE 產 品 名 稱, 亦 没 有 授 權 任 何 人 或 公 司 使 用 或 註 册 此 產 品 名 稱 ; 日 本 藥 廠 確 認 從 來 没 有 在 日 本 或 日 本 以 外 地 方 銷 售 過 OREN BLACK CAPSULE 產 品 給 永 安 貿 易 公 司 (ENG AN TRADING CO.) 以 外 的 其 他 人 或 公 司 此 公 開 信 / 聲 明 由 Kazuo Takahsima, Director 代 表 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 簽 發, 日 期 是 2010 年 7 月 15 日 此 公 開 信 / 聲 明 雖 然 在 相 關 日 期 後 才 出 現, 但 內 容 都 是 針 對 反 對 人 與 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 長 久 以 來 的 關 係, 因 此 是 有 一 定 作 證 據 的 價 值 34. 不 論 反 對 人 或 是 申 請 人 都 没 有 在 證 據 上 詳 細 交 代 其 公 司 的 組 織 架 構 但 從 李 華 德 聲 稱 是 反 對 人 永 安 藥 品 貿 易 有 限 公 司 的 董 事, 亦 是 永 安 貿 易 公 司 (ENG AN TRADING CO.) 的 董 事, 再 配 合 反 對 人 的 證 據 來 看, 可 合 理 地 推 定 永 安 藥 品 貿 易 有 限 公 司 與 永 安 貿 易 公 司 是 相 關 聯 或 附 屬 的 企 業, 有 着 緊 密 的 業 務 合 作 關 係 另 一 方 面, 文 磊 明 是 申 請 人 保 明 實 業 有 限 公 司 的 董 事, 他 指 明 泰 藥 業 公 司 是 申 請 人 的 附 屬 公 司, 負 責 銷 售 事 宜, 而 申 請 人 則 負 責 藥 業 事 宜 聲 明 的 附 件 1 的 商 業 登 記 副 本 則 顯 示 保 明 實 業 有 限 公 司 - 11 -
以 明 泰 藥 業 公 司 為 其 業 務 / 分 行 名 稱, 業 務 性 質 是 藥 業 批 發, 法 律 地 位 則 是 法 人 團 體 無 論 如 何, 兩 公 司 是 同 一 企 業 或 在 業 務 上 有 直 接 合 作 關 係, 是 没 有 可 懷 疑 的 35. 縱 觀 所 有 的 證 據, 特 別 是 上 文 提 到 的 李 華 德 的 聲 明 附 件 1 至 4, 可 肯 定 的 事 實 是 OREN BLACK CAPSULE 是 日 本 藥 廠 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 所 研 究 製 造 的 藥 物 產 品 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 的 中 文 名 稱, 根 據 文 磊 明 對 其 聲 明 附 件 2 的 演 繹, 便 是 其 所 指 的 日 本 藥 廠 日 本 維 他 命 化 學 株 式 會 社 反 對 人 及 申 請 人 證 據 中 所 涉 及 的 產 品, 毫 無 疑 品 都 是 指 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd.( 以 下 簡 稱 Nihon 日 本 藥 廠 ) 所 生 產 製 造 的 OREN BLACK CAPSULE 藥 品 36. 不 論 李 華 德 所 指 稱 他 是 提 供 藥 方 予 Nihon 日 本 藥 廠 並 為 產 品 起 名 及 改 名 為 OREN BLACK CAPSULE 這 些 事 情 是 否 真 確, 證 據 顯 示 產 品 最 遲 自 1998 年 起, 反 對 人 或 永 安 貿 易 公 司 (ENG AN TRADING CO.) 便 從 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 購 買 及 入 口 OREN BLACK CAPSULE 產 品, 並 在 2004 年 申 請 及 於 2008 年 取 得 該 產 品 的 中 成 藥 過 渡 性 註 册 雖 然 李 華 德 的 證 據 没 有 直 接 顯 示 產 品 在 2008 年 3 月 至 2008 年 底 這 期 間 在 香 港 市 場 鎖 售 及 批 發, 但 申 請 人 亦 没 有 提 供 證 據 證 明 反 陳 述 內 所 暗 示, 在 2008 年 這 期 間 該 產 品 在 香 港 市 場 的 鎖 售 及 批 發 曾 經 停 止 37. 簡 單 地 說, 没 有 任 何 證 據 顯 示 當 申 請 人 於 2008 年 7 月 22 日 提 交 涉 訟 申 請 時, 反 對 人 或 永 安 貿 易 公 司 (ENG AN TRADING CO.) 已 經 停 止 其 自 1998 年 起 便 一 直 進 行 的 業 務 : 從 Nihon Vitamin Chemical Co., Ltd. 購 買 及 入 口 OREN BLACK CAPSULE 產 品 到 香 港 市 場 鎖 售 及 批 發 38. 在 此 情 況 下, 申 請 人 提 出 涉 訟 申 請, 希 望 註 册 一 個 包 含 日 本 NIHON OREN BLACK 等 字 的 涉 訟 商 標 於 第 5 類 的 醫 藥 貨 品 上, 實 在 令 人 懷 疑 它 是 有 意 誤 導 消 費 者 申 請 人 的 產 品 就 是 Nihon 日 本 藥 廠 生 產 的 OREN BLACK CAPSULE 或 與 之 有 關 聯 的 產 品 - 12 -
39. 申 請 人 對 此 的 反 應 是 承 認 涉 訟 商 標 乃 根 據 Nihon 日 本 廠 所 提 供 的 廠 牌 自 由 銷 售 證 和 成 份 表 及 兩 司 的 書 信 來 往 上 的 名 稱 而 來 的 文 磊 明 解 釋 申 請 人 的 涉 訟 申 請 是 為 免 日 後 誤 導 消 費 者 申 請 人 的 產 品 與 日 本 廠 的 產 品 不 同, 及 避 免 各 項 申 請 在 名 稱 上 的 不 吻 合 以 方 便 進 口 及 銷 售, 因 此 申 請 人 直 接 按 照 日 本 廠 方 面 的 名 稱 而 提 出 申 請 註 冊 事 情 至 此 已 經 非 常 明 確 申 請 人 有 計 劃 要 直 接 進 口 及 銷 售 Nihon 日 本 廠 生 產 製 造 的 OREN BLACK CAPSULE, 所 以 提 出 涉 訟 申 請, 以 杜 絕 其 他 人 使 用 NIHON OREN BLACK 等 字 40. 問 題 是 申 請 人 這 樣 做 有 否 得 到 Nihon 日 本 廠 及 反 對 人 的 授 權 及 同 意? 41. 文 磊 明 的 聲 明 附 件 5 是 一 封 展 示 Nihon 日 本 廠 的 名 稱 地 址 及 電 話 與 傳 真 號 碼 於 箋 頭 上 的 信 件, 發 信 人 是 Kazuo Takashima, 收 件 人 是 明 泰 藥 業 公 司 的 英 文 名 稱 MING TAI PHARM COMPANY 但 除 了 第 一 段 確 認 收 到 明 泰 藥 業 公 司 2008 年 7 月 2 日 的 傳 真 外, 信 內 其 餘 內 容 全 被 塗 黑 隱 密 而 無 法 知 悉 因 此, 就 本 案 而 言, 没 有 實 質 證 據 可 顯 示, 而 本 人 也 不 相 信, 申 請 人 從 Nihon 日 本 廠 方 面 取 得 任 何 授 權 進 口 及 銷 售 OREN BLACK CAPSULE 產 品, 更 不 用 說 申 請 人 是 取 得 了 Nihon 日 本 廠 或 反 對 人 同 意 而 提 出 涉 訟 申 請 申 請 人 亦 没 有 提 出 任 何 證 據 解 釋 為 甚 麼, 如 它 在 反 陳 述 所 指, 有 需 要 註 冊 該 商 品 名 稱 才 可 以 進 口 42. 按 照 上 文 討 論 過 的 不 誠 實 綜 合 測 試 的 應 用 案 例, 本 人 要 繼 續 判 斷 的 是 : 在 以 上 證 據 顯 示 的 背 景 下, 申 請 人 在 香 港 提 出 申 請 註 冊 涉 訟 商 標 於 第 5 類 貨 品 上, 按 申 請 人 所 知 道 的 事 實, 根 據 一 般 可 接 受 的 商 業 行 為 標 準, 而 不 是 申 請 人 的 主 觀 意 見, 會 否 被 視 為 不 真 誠? 43. 在 Daawat Trade Mark [2002] R.P.C. 12 一 案 中, 涉 案 商 標 DAAWAT 是 L.T. Overseas 公 司 在 印 度 使 用 的 商 標, 用 以 識 別 該 公 司 在 印 度 經 營 的 印 度 米 貿 易 業 務 答 辯 人 在 英 國 申 請 把 DAAWAT 商 標 註 冊 用 於 類 別 30 的 貨 品 答 辯 人 在 英 國 的 申 請 是 在 知 悉 L.T. Overseas 公 - 13 -
司 準 備 以 DAAWAT 商 標 進 入 英 國 市 場 的 情 況 下 作 出 的 雖 然 英 國 註 冊 署 的 聆 訊 人 員 認 為, 答 辯 人 相 信 自 己 的 行 為 是 商 業 上 可 接 受 的 行 為, 但 此 舉 無 疑 會 封 殺 L.T. Overseas 公 司 以 DAAWAT 商 標 進 入 英 國 市 場 的 機 會, 而 答 辯 人 亦 可 從 中 不 公 平 地 取 利, 因 此 判 L.T. Overseas 公 司 勝 訴, 並 宣 布 涉 案 商 標 的 註 冊 無 效 這 項 判 決 在 上 訴 中 得 到 獲 委 任 人 員 Geoffrey Hobbs Q.C. 確 認 ( 見 Daawat Trade Mark [2003] R.P.C. 11) 44. 回 到 本 案, 顯 而 易 見, 申 請 人 與 反 對 人 是 有 業 務 往 來 的, 而 且 是 直 接 與 OREN BLACK CAPSULE 產 品 有 關 李 華 德 的 第 二 份 聲 明 附 件 2 所 載 產 品 的 銷 售 盒 上 印 有 Agent: MING TAI TRADING CO. 及 明 泰 貿 易 公 司 的 地 址 ; 李 華 德 指 明 泰 藥 業 公 司 自 行 印 製 盒 子 銷 售 OREN BLACK CAPSULE 產 品, 當 中 的 產 品 名 稱 及 成 份 都 是 反 對 人 提 供 予 明 泰 藥 業 公 司 的 而 附 件 1 顯 示 永 安 貿 易 公 司 於 2005 年 4 月 賣 了 數 量 1,500 的 產 品 給 明 泰 貿 易 公 司 這 些 正 好 說 明 申 請 人 與 反 對 人 在 分 銷 OREN BLACK CAPSULE 產 品 上 有 業 務 往 還 的 關 係 李 華 德 的 第 二 份 聲 明 附 件 3 的 公 開 信 / 聲 明 是 Nihon 日 本 廠 對 其 與 反 對 人 關 係 的 確 認 況 且, 反 對 人 亦 為 該 產 品 申 請 到 中 成 藥 過 渡 性 註 册 反 對 人 在 OREN BLACK CAPSULE 產 品 上 的 權 益 聲 譽 業 務, 以 至 其 與 Nihon 日 本 廠 的 業 務 關 係, 申 請 人 應 該 是 絕 對 知 道 及 了 解 的 45. 在 此 情 況 下, 申 請 人 按 他 所 知 道 的 事 實 而 作 出 是 項 涉 訟 申 請, 目 的 顯 然 是 希 望 不 公 平 地 利 用 反 對 人 在 OREN BLACK CAPSULE 產 品 在 香 港 的 進 口 及 分 銷 上 所 建 立 的 任 何 商 譽 或 聲 譽, 或 以 註 册 涉 訟 商 標 的 手 段 以 封 殺 反 對 人 在 產 品 上 的 銷 售 業 務, 從 而 達 到 他 自 己 的 目 的 和 牟 取 自 身 的 利 益 申 請 人 按 他 所 知 道 的 事 實 而 作 出 的 行 為, 根 據 一 般 可 接 受 的 商 業 行 為 標 準, 毫 無 疑 問 會 被 視 為 不 真 誠 46. 本 人 裁 定 基 於 條 例 第 11(5)(b) 條 的 反 對 成 立, 涉 訟 商 標 不 得 註 冊 訟 費 47. 由 於 反 對 成 立, 本 人 判 給 反 對 人 訟 費 - 14 -
48. 任 何 一 方 可 在 本 決 定 作 出 日 期 起 計 一 個 月 內, 就 訟 費 數 額 或 作 特 別 處 理 的 要 求 提 出 申 述 如 無 人 提 出 申 述, 除 非 與 訟 雙 方 另 行 達 成 協 議, 否 則 訟 費 會 依 照 高 等 法 院 規 則 ( 第 4A 章 ) 第 62 號 命 令 附 表 一 第 I 部 適 用 於 商 標 事 宜 的 一 般 收 費 計 算 商 標 註 冊 處 處 長 ( 黃 文 泰 代 行 ) 二 零 一 三 年 七 月 十 日 - 15 -