( 三 ) 乙主張組合證據 1 證據 2 證據 3 之技術內容亦可證明 A 新型專利請求項不具進步性部分, 組合證據 1 證據 2 已於舉發審理階段以及訴願階段提出, 雖不屬於審理法第 33 條所稱之新證據, 但本案尚在訴訟繫屬中, 未經行政爭訟程序認定舉發成立或不成立確定, 故該等證據法院仍得依職

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1 105 年專門職業及技術人員高等考試會計師 不動產估價師 專利師 民間公證人考試試題等別 : 高等考試類科 : 專利師科目 : 專利行政與救濟法規考試時間 : 2 小時 注意 :( 一 ) 禁止使用電子計算器 甲 申論題部分 (60 分 ) ( 一 ) 禁止使用電子計算器 ( 二 ) 不必抄題, 作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上, 於本試題上作答者, 不予計分 EX1: 甲於民國 ( 下同 )104 年 6 月間發現乙所銷售之 a 產品有侵害甲已取得之 A 新型專利權之虞, 乃要求乙停止銷售 a 產品 乙則主張組合證據 1 證據 2 之技術內容可證明 A 新型專利請求項不具進步性,A 新型專利應予撤銷, 而同年 7 月 1 日向經濟部智慧財產局提出舉發, 經經濟部智慧財產局為舉發不成立之審定 乙不服該審定, 於同年 12 月 1 日向經濟部提起訴願 經濟部訴願決定將原處分撤銷, 發回由經濟部智慧財產局另為適法之處分 甲不服該訴願決定, 於 105 年 4 月 1 日向法院提起行政訴訟, 經法院裁定命乙參加訴訟 乙於行政訴訟中又提出證據 3, 主張證據 3 可單獨證明 A 新型專利請求項不具新穎性, 且組合證據 1 證據 2 證據 3 之技術內容亦可證明 A 新型專利請求項不具進步性 試問 : ( 一 ) 法院就乙於行政訴訟中提出證據 3, 所主張證據 3 可單獨證明 A 新型專利請求項不具新穎性, 且組合證據 1 證據 2 證據 3 之技術內容亦可證明 A 新型專利請求項不具進步性部分, 應否加以審酌? 請附理由說明之 (15 分 ) ( 二 ) 承前題, 於甲所提起之行政訴訟中, 法院得否依職權調查審酌證據 1 證據 2 及證據 3 以外之其他證據? 請附理由說明之 (15 分 ) 擬答 一 ( 一 ) 依據智慧財產案件審理法 ( 以下稱審理法 ) 第 33 條規定 : 關於撤銷 廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中, 當事人於言詞辯論終結前, 就同一撤銷或廢止理由提出之新證據, 智慧財產法院仍應審酌之 智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀, 表明他造關於該證據之主張有無理由 依此規定, 容許在行政訴訟中, 仍得補提關於同一撤銷 廢止理由之新證據, 目的在於期望能減少同一智慧財產有效性之爭執, 避免因循環發生行政爭訟, 而有拖延未決之情形 該法條所指同一撤銷或廢止理由係指同一舉發或廢止申請之應撤銷或廢止專利權事由範圍內, 智慧財產法院就當事人所提出之證據仍應加以審酌而言 例如 : 專利舉發案均屬主張不具進步性專利要件之同一專利權撤銷理由 ( 二 ) 本案乙原主張組合證據 1 證據 2 之技術內容可證明 A 新型專利請求項不具進步性, 乙又於行政訴訟中又提出證據 3, 主張證據 3 可單獨證明 A 新型專利請求項不具新穎性, 該證據 3 不是審理法第 33 條所稱之 就同一撤銷或廢止理由提出之新證據, 故法院得不予審酌

2 ( 三 ) 乙主張組合證據 1 證據 2 證據 3 之技術內容亦可證明 A 新型專利請求項不具進步性部分, 組合證據 1 證據 2 已於舉發審理階段以及訴願階段提出, 雖不屬於審理法第 33 條所稱之新證據, 但本案尚在訴訟繫屬中, 未經行政爭訟程序認定舉發成立或不成立確定, 故該等證據法院仍得依職權自行審酌 就新證據 3 的部分, 符合審理法第 33 條之要件, 法院仍應審酌 二 行政法院應依職權調查事實關係, 不受當事人主張之拘束 行政法院於撤銷訴訟, 應依職權調查證據 ; 於其他訴訟, 為維護公益者, 亦同 行政訴訟法第 125 條第 1 項暨同法第 133 條有明文規定, 此即為 職權探知主義 依此, 於甲所提起之行政訴訟中, 法院自得依職權調查審酌證據 1 證據 2 及證據 3 以外之其他證據 EX2: 依行政訴訟法之規定, 請回答下列問題 : ( 一 ) 聲請行政訴訟各種保全程序之要件為何? (15 分 ) ( 二 ) 聲請行政訴訟證據保全之要件為何? (15 分 ) 擬答 一 當事人提起之給付訴訟, 為確保其訴訟之結果能獲實現, 行政訴訟法 ( 以下稱本法 ) 於制度設計上倣民事訴訟制度, 設有保全程序 本法關於保全程序, 規定三種型態, 即假扣押 ( 第 293 條 ) 與假處分 ( 包括定暫時狀態之假處分 )( 第 298 條 ) ( 一 ) 假扣押 : 本法第 293 條第 1 項 : 為保全公法上金錢給付之強制執行, 得聲請假扣押 其要件有 : 1. 須為保全公法上金錢給付之強制執行 : 依本法第 293 條第 1 項規定, 債權人為保全其對債務人公法上金錢給付之強制執行, 得聲請假扣押 因此, 凡債權人所主張之公法上金錢給付請求, 得依行政爭訟程序予以確定者, 原則均得依本法規定聲請假扣押 ; 且對於未到履行期之公法上金錢給付, 如有保全之必要者, 亦得聲請 ( 同條第 2 項 ) 故如債權人所欲保全者為私法上金錢給付請求, 即不能依本法聲請假扣押 2. 須有日後不能強制執行或甚難執行之虞 ( 第 297 條準用民事訴訟法第 523 條第 1 項 ): 即有權利保護必要, 聲請人聲請以假扣押保全之公法上金錢給付, 其本案請求須得以行政爭訟程序確定, 且尚未經本案判決確定者, 始得為之 如其公法上金錢給付之本案請求, 行政法院對之無審判權, 或業經行政法院判決駁回其請求確定其並無所欲保全之公法上金錢給付, 或已經行政法院判決確定而取得執行名義之公法上金錢給付, 均無聲請假扣押以保全該公法上金錢給付之強制執行之必要 ( 二 ) 假處分 : 假處分制度之目的, 在於保護聲請人公法上之權利或公法上法律關係, 於本案訴訟判決確定前, 不致發生有不能實現或甚難實現之虞, 或發生有重大之損害或急迫之危險, 而使債權人之權利無法實現或其法律上地位因而受有重大影響而設 本法第 298 條規定 : 公法上之權利因現狀變更, 有不能實現或甚難實現之虞者, 為保全強制執行, 得聲請假處分 ( 第 1 項 ) 於爭執之公法上法律關係, 為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有必

3 要時, 得聲請為定暫時狀態之假處分 ( 第 2 項 ) 1. 保全處分 : 本法第 298 條第 1 項規定 : 公法上之權利因現狀變更, 有不能實現或甚難實現之虞者, 為保全強制執行, 得聲請假處分 因此, 依本條項聲請假處分者, 其目的在於避免本案請求之公法上權利因現狀變更, 而發生不能實現或甚難實現之結果 因此, 聲請保全處分須具備下列要件 : (1) 須有欲保全之公法上權利 : 依保全處分所欲保全者須為金錢給付請求以外之其他公法上權利, 包括特定物之給付或其他非屬金錢給付請求之作為 不作為或忍受等給付之權利在內 (2) 須因現狀變更有日後不能實現或甚難實現之虞 : 所稱 現狀變更 係指所欲保全公法上權利之標的物之現狀之改變而言 2. 定暫時狀態處分 : 本法第 298 條第 2 項規定 : 於爭執之公法上法律關係, 為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有必要時, 得聲請為定暫時狀態之假處分 同條第 3 項規定 : 前項處分, 得命先為一定之給付 因此, 聲請定暫時狀態之假處分, 須具備下列要件 : (1) 須有爭執之公法上法律關係 : 得依定暫時狀態之假處分予以保全之標的, 須為 有爭執之公法上法律關係, 亦即, 須為有關公法上具體權利義務, 包括 :a) 該有爭執之公法上法律關係本身 ;b) 構成該法律關係基礎之法律上地位 ; 或 c) 以該法律關係為基礎所延伸或擴展之其他法律關係, 並與該爭執之公法上法律關係之現在實現有密切關聯者 (2) 須為防止發生重大損害或避免急迫之危險而有必要 : 須有定暫時狀態之必要, 本條項定暫時狀態之假處分, 目的不在於確保權利之將來得以實現, 而係在該有爭執之公法上法律關係之 預為實現 其內容之全部或一部 因此, 聲請此類假處分之目的, 須為防止發生重大損害或避免急迫之危險, 此與保全處分目的在於保全將來之強制執行者, 有所不同 二 證據保全, 指當事人於起訴前或訴訟進行中尚未調查證據前, 就將來可能於訴訟上利用之證據方法, 因恐有滅失或礙難使用之虞或經他造同意, 而預為調查並予保全之謂 其要件如下 : ( 一 ) 證據保全, 可依聲請或依職權為之 依聲請保全證據之要件, 須證據有滅失之或礙難使用之虞, 或經他造同意者, 始得向行政法院聲請為證據保全 ( 二 ) 其聲請之程式得以書狀或言詞, 表明法定事項後, 向管轄法院 ( 第 175 條 ) 為之 又行政法院認為必要時, 亦得於訴訟繫屬中, 依職權為保全證據之裁定 ( 第 176 條準用民事訴訟法第 372 條 ) ( 三 ) 證據保全亦構成調查證據之一環, 依證據保全程序取得之證據資料, 基於證據共通原則, 聲請人及他造當事人, 均得於訴訟程序中加以利用

4 乙 測驗題部分 (40 分 ) 01. 舉發人以證據 2 3 之組合, 主張系爭專利請求項 1 不具進步性, 經審查後, 經濟部智慧財產局認證據 2 3 之組合不足以證明系爭奪專利請求項 1 不具進步性, 訴願機關亦為相同決定, 舉發人不服, 向法院提起訴訟 試問 : 舉發人得為下列何訴訟行為? (A) 舉發人得向法院提出證據 4, 主張系爭奪專利請求項 1 不具新穎性 (B) 舉發人得向法院提出證據 之組合, 主張系爭奪專利請求項 1 不具新穎性 (C) 舉發人得向法院提出證據 之組合, 主張系爭奪專利請求項 1 不具進步性 (D) 舉發人得向法院提出證據 之組合, 主張系爭奪專利請求項 2 不具進步性 02. 下列有關行政訴訟迴避的規定, 何者正確? (A) 智慧財產案件審理法並無關於技術審查官迴避之規定 (B) 法官之前配偶, 於該訴訟事件, 現為或曾為當事人之訴訟代理人或輔佐人, 應自行迴避 (C) 法官曾參與該訴訟事件之前前審裁判, 應自行迴避 (D) 聲請法官迴避經裁定駁回者, 得為抗告 03. 下列關於行政程序法之行政機關調查事實及證據之敘述, 何者為正確? (A) 行政機關調查證據, 不受當事人之約束 (B) 行政機關對當事人所提出之調查證據申請, 均應加以調查, 不得拒絕 (C) 行政機關調查證據得要求當事人提供必要之資料或物品, 但無選定鑑定人鑑定之權限 (D) 行政機關調查事實及證據, 均須做成書面紀錄 04. 智慧財產行政訴訟事件, 如涉及當事人之營業秘密時, 法院或當事人應如何處理? (A) 智慧財產行政訴訟事件, 與公益有關, 縱有營業秘密, 法院仍應命當事人提出, 如不提出, 得依法科處罰鍰 (B) 智慧財產行政訴訟事件亦準用智慧財產審理法關於民事訴訟章所規定之秘密保持命令, 當事人得向法院聲請秘密保持命令 (C) 當事人之營業秘密, 事涉當事人之財產權, 法院不得強制當事人提出 (D) 智慧財產行政訴訟事件, 因法院應依職權調查證據, 應無營業秘密可言, 當事人不得以營業秘密作為抗辯 05. 下列有關行政訴訟之訴訟費用, 何者敘述為正確? (A) 行政訴訟不徵收裁判費 (B) 以一訴主張數項訴訟標的, 或為訴之變更, 追加或提起反訴者, 不另徵收裁判費 (C) 行政訴訟不同審級所徵收之訴訟費用均相同 (D) 行政訴訟之聲請或聲明, 一律不徵收訴訟費用 06. 專利權人收到經濟部智慧財產局所為舉發成立之決定, 何時得提起訴願及下列有關訴願期間之描述, 何者正確? (A) 自收到經濟部智慧財產局審定書之次日起二個月內為之 (B) 專利權人向經濟部智慧財產局提起訴願, 應以經濟部智慧財產局將訴願書送達訴願機關之日起, 視為提起訴願日 (C) 訴願期間為法定不變期間, 不得扣除在途期間

5 (D) 訴願人遲誤訴願期間已逾一年者, 不得申請回復原狀 07. 下列有關專利行政訴訟之敘述, 何者錯誤? (A) 專利行政訴訟與一般行政訴訟相同, 分為準備程序及辯論程序 (B) 專利行政訴訟之第一審程序由法官獨任審理 (C) 專利行政訴訟得指定技術審查官協助審理 (D) 專利行政訴訟得聲請傳訊專家證人 08. 下列何者是智慧財產法院管轄之第一審行政訴訟事件? (A) 專利舉發 商標廢止 營業秘密之認定 (B) 商標評定 植物品種及種苗之申請 海關依海關緝私條例對報運貨物進出口行為人侵害智慧財產權標的物之行政處分, 所提起之行政訴訟事件 (C) 專利舉發 商標異議 著作權有無之認定 (D) 商標註冊申請 專利價值之認定 著作權有無之認定 09. 下列何者非技術審查官之職務內容? (A) 基於專業知識, 對當事人說明 (B) 於證據保全時協助調查證據 (C) 以專家證人身分接受當事人之詰問 (D) 協助裁判書附表及圖面之製作 10. 專利權人對於經濟部智慧財產局通知其專利權已因未繳納年費而當然消滅之函文, 提起訴願, 訴願機關應為如何之決定? (A) 不審議之決定 (B) 不受理之決定 (C) 無理由之決定 (D) 情狀之決定 11. 下列有關新型專利技術報告之性質或敘述, 何者為正確? (A) 法院或行政機關判斷新型專利是否有效時, 應受新型專利技術報告內容之約束 (B) 新型專利技術報告係行政處分 (C) 新型專利技術報告係法律諮詢意見 (D) 經濟部智慧財產局就同一新型專利, 僅得製作一份技術報告 12. 住所在臺中市之甲向經濟部智慧財產局申請發明專利, 經經濟部智慧財產局作成准予專利處分, 乙以該發明專利欠缺進步性要件為由, 對該專利權提起舉發, 經濟部智慧財產局作成舉發成立處分, 甲不服提起訴願, 經濟部認為訴願無理由, 做成駁回訴願之決定 試問甲不服該訴願, 應向法院提起何種訴訟? (A) 向臺北高等行政法院提起課予義務訴訟 (B) 向智慧財產法院提起撤銷訴訟 (C) 向臺中高等行政法院提起撤銷訴訟 (D) 向智慧財產法院提起課予義務訴訟 13. 發明專利權有二以上之請求項者, 舉發人申請舉發, 經濟部智慧財產局審查結果, 認僅部分請求項應予撤銷, 試問經濟部智慧財產局應如何處理? (A) 撤銷發明專利權之全部請求項 (B) 命舉發人變更舉發聲明 (C) 撤銷有舉發事由之部分請求項 (D) 駁回舉發申請 14. 經濟部智慧財產局認為發明專利申請案, 有專利法第 46 條第 1 項規定之不予專利審定事由 試問經濟部智慧財產局為不予專利之行政處分前, 應如何處理? (A) 逕為不予專利之審定 (B) 通知申請人限期申復 (C) 通知申請人限期申請再審查 (D) 核發最後通知

6 15. 甲向經濟部智慧財產局申請發明專利, 經濟部智慧財產局作成核准專利審定, 甲同時繳納證書費及 10 年專利年費後, 依專利法第 52 條第 1 項規定, 請求經濟部智慧財產局退還溢繳之專利規費, 經濟部智慧財產局拒絕退還, 試問甲應如何救濟? (A) 提起訴願 (B) 提起確認訴訟 (C) 提起一般給付訴訟 (D) 提起課予義務訴訟 16. 我國 美國及日本均為世界貿易組織會員, 均互相承認優先 我國人甲第一次於 2016 年 5 月 20 日在日本提出發明申請案, 繼而於同年 5 月 30 日在美國提出同一發明申請案, 復於同年 6 月 20 日向我國申請同一發明專利, 有主張日本與美國之申請日為優先權日 因該申請欠缺必要圖式, 經濟部智慧財產局命期補正, 甲於同年 7 月 10 日補正完畢 試問甲之發明申請案, 其專利要件之審查, 以何日為準? (A)2016 年 5 月 20 日 (B)2016 年 5 月 30 日 (C)2016 年 6 月 20 日 (D)2016 年 7 月 10 日 17. 發明為非專利申請權人請准專利, 經專利申請權人於該專利案公告之日起 2 年內申請舉發, 並於舉發撤銷確定日起 2 個月內就相同發明申請專利者 試問應以何日為專利申請權人之申請日? (A) 申請舉發日 (B) 非專利申請權人之申請日 (C) 專利申請權人之實際申請日 (D) 舉發撤銷確定日 18. 甲向經濟部智慧財產局申請發明專利, 經審查結果, 認不具進步性要件, 依專利法第 46 條第 1 項作成不予專利之審定 試問甲不服該審定, 應如何救濟? (A) 向經濟部提起訴願 (B) 向法院提起課予義務訴訟 (C) 申請再審查 (D) 向法院提起撤銷訴訟 19. 甲與乙共同設計具有視覺美感之電腦外殼, 甲持該共同設計向經濟部智慧財產局申請設計專利, 經審查結果, 認申請設計專利人不適格, 作成駁回申請之審定 試問甲不服該審定, 應如何救濟? (A) 申請再審查 (B) 向經濟部提起訴願 (C) 向法院提起課予義務訴訟 (D) 向法院提起撤銷訴訟 20. 相同發明有二以上之專利申請案時, 二人之申請日均為同日者, 經濟部智慧財產局通知申請人協議之 試問申請人間協議不成時, 經濟部智慧財產局應如何處理? (A) 抽籤方式定之 (B) 均不予發明專利 (C) 通知提起訴願 (D) 通知申請人限期擇一申請或修正說明書 申請專利範圍或圖式 乙 測驗題解答 1. C 2. D 3. A 4. B 5. B 6. D 7. B 8. B 9. B 10. B 11. C 12. B 13. C 14. B 15. C 16. A 17. B 18. C 19. B 20. C

行政法概要 本章學習重點 本章大綱 第一節行政作用之概念 第二節行政作用之分類 一 行政程序法 第三節行政作用法之範圍 第四節行政作用之私法 行為 二 行政罰法三 行政執行法一 源起二 類型 第五節行政作用中的非 權力行為 一 類型 二 事實行為 第六節行政作用之內部 行為 一 行政規則

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