Microsoft Word Vol 1902F

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睦竞吴
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1 因應 AIA 過渡申請案的若干問題之實務探討一前言自從, 美國發明法案 ( 簡稱 AIA) 第三階段的發明人先申請制 (First Inventor to file, FITF) 開始實施以來, 迄今已超過 20 個月許多在當天或以後申請的專利已經陸續接到審查意見通知書, 究竟申請的專利適用 AIA 新法的規定或是適用 pre-aia 舊法的規定, 其判斷標準何在? 且新舊法的適用對於申請人的申請策略或答辯修改上會產生怎樣的影響? 將於下文進行探討二法規適用的判斷原則及案例說明首先, 根據美國 AIA 新法的發明人先申請制規定, 在當天或以後提出的申請案原則上適用 AIA 新法, 但並非所有在當天或以後提出的申請案均適用 AIA 新法, 尚須符合下列兩種條件其中之一 :(1) 申請案包含或曾經包含有效申請日在當天或以後的請求項 ; 或 (2) 申請案以連續案分割案或部分連續案提出申請, 並且其先申請案包含或曾經包含有效申請日在當天或以後的請求項換言之, 申請案是否包含或曾經包含有效申請日在當天或以後的請求項是判斷適用 AIA 新法或適用 pre-aia 舊法的主要原則因此, 即使申請日在當天或以後的一申請案, 若其所主張之國際優先權或先申請案利益係早於, 且未包含有效申請日在當天或以後的請求項, 則不適用 AIA 新法的規定此外, 對於申請後請求撤銷國際優先權或先申請案利益之主張者, 或申請後請求補主張國際優先權或先申請案利益並經同意者, 將會因有效申請日之延後或提前而改變其新舊法之適用凡在當天或以後提出申請且主張早於之國際優先權 ( 或先申請案利益 ) 的申請案, 稱之為過渡申請案 (transition application) 過渡申請案的基礎案可以是國外申請案美國臨時案 (provisional application ) 美國正式案(non-provisional application) 或 PCT 國際申請案儘管有效申請日之判斷方式係採逐項判斷 (claim-by-claim basis), 但只要過渡申請案包含或曾經包含任一請求項之有效申請日在 3 月 16 日當天或以後, 則全案必須適用 AIA 新法的規定因此, 不會發生部分請求項適用 AIA 新法而另一部分請求項適用 pre-aia 舊法的情形為了方便審查人員瞭解過渡申請案是否適用 AIA 申請案, 美國專利法實施細則 1.55(j) 及 1.78

2 規定主張早於之國際優先權或先申請案利益之過渡申請案, 只要包含或曾經包含有效申請日在當天或以後的請求項, 申請人就有義務向 USPTO 提出雖然現今提申且主張國際優先權或主張美國臨時申請案的案件皆已適用 AIA 新法的規定, 但因部分主張先申請案利益之申請案並無一年的限制, 故仍可基於在前提申之先申請案提出連續案 (CA) 分割案(DA) 或部分連續案 (CIP), 而有可能屬於應向 USPTO 提出之過渡申請案當中可確定的是, 基於在前提申之先申請案所提出之連續案或分割案, 亦仍為 Pre-AIA 申請案, 而屬於不須提出之過渡申請案此外, 在申請過程中, 一旦加入有效申請日在當天或以後的請求項, 原本適用 pre-aia 舊法的過渡申請案將改以 AIA 新法的規定進行審查, 且申請人於提出修正時亦有向 USPTO 提出之義務, 對此申請人必須多加留意以下針對過渡申請案適用 pre-aia 舊法或適用 AIA 新法的可能態樣, 逐一圖解說明 Case 1 之連續案或分割案申請案 2 的請求項所請為發明 A, 得到申請案 1 支持, 適用 pre-aia 規定解析 1 pre-aia 申請案的連續案或分割案也是適用 pre-aia 規定, 因為連續案或分割案不能超出先申請案所揭露的範圍, 亦即不能加入 new matter Page. 2

3 Case 2 之部分連續案申請案 2 揭露發明 A 和發明 B, 請求項所請為發明 A, 得到申請案 1 支持, 適用 pre-aia 規定解析 2 即使說明書中加入 new matter,pre-aia 申請案的部分連續案仍可以適用 pre-aia 規定, 只要部分連續案的請求項未包含或未曾經包含有效申請日在當天或以後加入的 new matter Case 3 之部分連續案 1.78 申請案 2 揭露發明 A 和 B, 請求項所請為發明 B, 未得到申請案 1 支持, 適用 AIA 規定解析 3 pre-aia 申請案的部分連續案也可能適用 AIA 規定, 只要部分連續案的請求項包含有效申請日在當天或以後加入的 new matter Page. 3

4 Case 4 之部分連續案 1.78 申請案 2 揭露發明 A 和 B, 請求項所請為發明 A, 得到申請案 1 支申請案 2 修改, 請求項所請為發明 A 和 B, 未完全得到申請案 1 支持, 適用 pre-aia 規定持, 適用 AIA 規定解析 4 pre-aia 申請案的部分連續案在審查過程中做了修改, 在請求項中包含有效申請日在 3 月 16 日當天或以後加入的 new matter, 則適用 AIA 規定 Case 5 申請案 3 主張申請案 1 及申請案 2 的優先權或利益申請案 2 揭露發明 A 和 B 申請案 3 的請求項所請發明 A, 得到申請案 1 支持, 適用 pre-aia 規定解析 5 所請發明 A 的有效申請日早於, 即使申請案 3 主張有效申請日在 3 月 16 日當天或以後的另一申請案的國際優先權或先申請案利益, 仍適用 pre-aia 規定 Case 6 Page. 4

5 申請案 3 主張申請案 1 及申請案 2 的優先權或利益 1.55 或 1.78 申請案 2 揭露發明 A 和 B 申請案 3 的請求項所請為發明 B, 未得到申請案 1 支持, 適用 AIA 規定解析 6 所請發明 B 的有效申請日晚於, 即使申請案 3 主張有效申請日在 3 月 16 日之前的另一申請案的國際優先權或先申請案利益, 仍無法適用 pre-aia 規定 Case 7 申請案 2 主張申請案 1 的國際優先權申請案 3 為申請案 2 的部分連續案國外申請 PCT 申請案 2 申請案 3 揭露發明 A 和 B, 請案 1 揭露指定美國, 並求項所請為發明 A, 得到申請發明 A 揭露發明 A 案 1 支持, 適用 pre-aia 規定解析 7 所請發明 A 的有效申請日早於, 即使申請案 3 為實際申請日在 3 月 16 日當天或以後的 PCT 申請案的部分連續案, 且說明書加入 new matter, 仍適用 pre-aia 規定 Page. 5

6 Case 8 PCT 進入國家階段並非另一申請案, 不屬於過渡申請案, 不需提 PCT 申請案提出國際申請, 其揭露發明 A PCT 申請案進入國家階段, 符合 371(c) 規定, 請求項所請為發明 A, 適用 pre-aia 規定解析 8 PCT 申請案進入國家階段的有效申請日可提前至 PCT 申請案的國際申請日, 即使在 3 月 16 日當天或以後進入國家階段, 仍適用 pre-aia 規定 Case 9 申請案 2 主張申請案 1 之優先權申請案 2 的請求項所請為發明 A, 得到申請案 1 支持, 適用申請案 2 修改, 加入 new matter, 未得到申請案 1 支持, 不被接受, 仍適 pre-aia 規定用 pre-aia 規定解析 9 申請案 2 在審查過程中做了修改, 在請求項中加入 new matter, 但超出原說明書所揭露的範圍, 不符合專利法 112 條的規定, 審查委員將駁回上述的修改, 申請案 2 仍適用 pre-aia 規定 Page. 6

7 Case 10 之部分連續案 1.78 申請案 1 提出申請申請案 2 提出申請, 請求項加入 new matter, 未得到申請案 1 支持, 適用 AIA 規定審查過程中, 申請人刪除加入的 new matter, 使所有請求項皆得到申請案 1 的支持, 但申請案 2 仍適用 AIA 規定, 無法更改為 pre-aia 申請案解析 10 適用 AIA 規定的申請案 2 申請時, 在請求項中加入 new matter, 即使後來申請人刪除加入的 new matter, 但因申請案 2 曾經包含有效申請日在當天或以後的請求項, 申請案 2 仍適用 AIA 規定 Case 之部分連續案申請案 3 為申請案 2 之連續申請案申請案 1 提出申請申請案 2 提出申請, 請求項加入 new matter, 適用 AIA 規定申請案 3 的所有請求項皆得到申請案 1 的支持, 但申請案 3 仍適用 AIA 規定, 無法更改為 pre-aia 申請案解析 11 即使申請案 3 未包含有效申請日在當天或以後的請求項, 但因其先申請案 ( 申請案 2) 包含或曾經包含有效申請日在當天或以後的請求項, 申請案 3 仍適用 AIA 規定在此情況下, 由於先申請案 ( 申請案 2) 已提出, 申請案 3 不須另向 USPTO 提出 Page. 7

8 Case 12 在規定的期限內向 USPTO 提出恢復權利的請求申請案提出申請申請人主動撤回申請申請案恢復權利獲准, 因有效申請日仍早於 3 月 16 日, 適用 pre-aia 規定解析 12 請求恢復權利的日期 (revival date) 並非是判斷申請案適用 AIA 新法或 pre-aia 舊法的時點, 只要申請日早於均可適用 pre-aia 規定 AIA 新法的 FITF 規定不適用申請日早於 2013 年的申請案 Case 13 申請案 2 主張申請案 1 之國際優先權 1.55 申請案 1 提出申請申請案 2 的請求項得到申請案 1 支持, 適用 pre-aia 規定申請案 2 請求撤銷優先權主張, 不再適用 pre-aia 規定, 必須更改為 AIA 申請案解析 13 申請案 2 請求撤銷國際優先權主張, 不再視為過渡申請案, 依規定申請日在 3 月 16 日當天或以後的申請案適用 AIA 規定 Page. 8

9 Case 14 申請案 2 要求恢復申請案 1 之國際優先權或先申請案利益申請案 1 提出申請申請案 2 未要求申請案 1 的國際優先權或先申請案利益, 適用 AIA 規定申請人說明未在申請時主張優先權或先申請案利益非出於故意, 經 USPTO 同意補主張後, 不再適用 AIA 規定, 更改為 pre-aia 申請案解析 14 申請案 2 於提申後請求補主張國際優先權或先申請案利益並經 USPTO 同意後, 視為過渡申請案, 其有效申請日為申請案 1 的申請日依規定有效申請日早於的申請案適用 pre-aia 規定三小結 AIA 新法以發明人先申請制取代舊法原有的先發明制以往的先發明制是以該發明的真實發明日期來決定誰能取得該專利,AIA 新法之發明人先申請制則是以 35 U.S.C. 100(i) 規定的有效申請日來決定誰能取得該專利, 且 AIA 新法 102(b)(1) 規定的一年優惠期係以有效申請日來計算, 不同於舊法 102(b) 規定的一年優惠期係以美國申請日來計算, 故新舊法在先前技術的適用上也會有所不同因此, 當過渡申請案經修改後不再適用 pre-aia 舊法的規定時, 符合 AIA 新法的先前技術可能會被審查委員引用為新的先前技術而使申請案再次處於被核駁的不利情勢關於此點, 申請人於提出答辯修正時必須加以留意, 以免被二次核駁而增加額外負擔尤其, 依據 MPEP 之規定, 當審委基於新舊法之適用變動而引用了新的引證案, 並不構成使案件可排除進入最終核駁審定的條件, 故仍將視為因申請人修正所導致者, 而無法因此避免收到最終核駁的審定此外, 上述修正仍需係基於原說明書或圖式所揭露之內容進行修正, 例如是將其說明書有揭露但未被基礎案支持之內容加入請求項 ( 如 Case 4 所示 ) 而對於修正引入不被允許的 new matter 者, 由於該修正將不被接受, 亦將不影響其新舊法之適用與認定 ( 如 Case 9 所示 ) 再者, 當過渡申請案包括至少一請求項不被基礎案 ( 例如國外申請案美國臨時案美國正式案或 PCT 國際申請案 ) 支持而判定為 AIA 申請案, 即使後續過程中申請人將該未被基礎案支持的請求項予以刪除, 全案仍適用 AIA 新法的規定, 無法 Page. 9

10 改變為 pre-aia 申請案 ( 如 Case 10 所示 ) 此外, 判定為 AIA 申請案之過渡申請案, 其延續案將仍為 AIA 申請案, 縱使該延續案完全未包含有效申請日在當天或以後的請求項 ( 如 Case 11 所示 ) 因此, 申請人在檢視申請時的請求項及在後續過程提出修正時, 務必要審慎小心, 應確認是否會有請求項無法被基礎案支持而導致適用法規改變的情形發生參考資料 : 美國專利商標局網站 : (1) Applying First-Inventor-to-File Provisions to Patent Applications ventor.jsp (2) 2014 Fall Roadshow-First Inventor to File Page. 10

2013年省局年报最终.FIT)

2013年省局年报最终.FIT) 河南省知识产权局年报荫 2013 第一章会议材料翌领导讲话徐济超副省长 2013 河南省知识产权宣传周活动网络致辞同志们袁朋友们院按照全国知识产权宣传周活动组委会的统一部署袁我们坚持野勤俭节约袁务求实效冶原则袁利用网