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6 智慧財產專論集 過程一波三折的我國專利法修正 過程一波三折的我國專利法修正 王錦寬 一 新專利法終於在民國百年修正通過 1.美國專利改革順利完成 2003年美國專利商標局(USPTO 下稱美國專利局)提出 21世紀戰略計劃 但隨後的幾年 美國專利法的改革並不 順遂 直到2011年新會期 美國參議院再一次提出2011年 專利法改革提案 該提案於3月8日獲得參議院通過之後 衆議院的 美國發明法案 於3月30日正式提交審議 6月 23日 衆議院投票通過了此項提案 參衆兩院通過的這兩 項關於專利法改革的提案內容並不相同 經過兩院協商 終於在9月8日經參議院通過並於9月16日由美國總統公開簽 署而生效 美國發明法案希望實現3個改革目標 即提高專利品 質 提高專利爭訟效率 尤其要將美國專利法和世界其他 國家進行調和 因而誔生了這部修改內容頗大的 美國發 明法案 而成為民國百年專利的大事 2.我國專利法修正案提出歴經5年 我國現行專利法在2003年初作了一次重大的修改後 在2004年中實施至今 但為與世界專利實務調和 隨即於 2006年開始著手就現行專利法再進行大幅度的修正 首先登場的是在2006年4月11日召開的 為研究或實驗 實施其發明之發明專利權效力不及 的首場公聽會 而早 在同年3月22日提出增列有關強制授權(現行條文用語為特 -1-

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24 智慧財產專論集 電腦軟體相關發明之實務探討 電腦軟體相關發明之實務探討 我國2009年受理的發明專利申請案46,654件 新型申請 案25,032件 相較於前述統計 發明及新型分較第7位及第 鄭光益 2位為多 過去10年 每年更有平均超過29,000件來自於外 國的申請案 我國這次專利法修正案內容也涉及不少與國際調和的 改革 例如優先權主張的修正 新式樣(設計)制度的改善或 與專利權人權益相關的復權規定等 以我國專利申請蓬勃 的發展 這次歴經5年努力完成的專利法修正 拉近與各國 法制之差距 對於彼此在審查上的合作以及申請人的佈局 均有正面作用 一 前言 由 於資訊產業的蓬勃發展 電腦軟體相關產業亦伴隨 著快速增長 近年來 由於網際網路迅速發展以及 普遍性 使得電腦軟體相關產業的發展更加令人期待及關 注且受到重視 如此的進展造就電腦軟體龐大的商機 同 時也對電腦軟體相關產業造成極大的衝擊 此乃因電腦軟 體相關業者不僅要面對如何保護自己研發的電腦軟體 也 要防範侵害他人的智慧財產權 方能穩健地在電腦軟體相 關產業上尋求發展 有鑑於此 對於電腦軟體研發業者而 言 如何使辛苦研發出來的電腦軟體受到專利保護 以作 為競爭的籌碼是重要的課題 而對於電腦軟體從業者而 言 如何解讀他人已取得專利之電腦軟體相關發明所保護 的範圍 以避免侵權產生甚至對其提起舉發亦極其重要 二 電腦軟體與電腦程式 電腦程式為電腦軟體表現形式的一種 電腦程式指一組 指令 當儲存於電腦可讀取媒體時 可以引起電腦有資料 處理的能力 以指出 完成或實現一特定之功能 工作或 結果 著作權法第五條明定電腦程式為著作的類型之一 因此 電腦程式可藉由著作權法而獲得電腦程式著作的保 護 著作權可保護電腦程式的原始碼或目的碼 然而 電 腦程式僅為單純的資訊揭示 其本身並非技術思想之創 作 不符合專利法中發明之定義 因此單純的電腦程式不

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28 智慧財產專論集 由一案例看我國發明專利申請及審查實務 一種電腦可讀取記錄媒體 其係含有指令 當指令被一 電腦執行時 係導致電腦實施下列步驟 一種電腦可讀取記錄媒體 其上係儲存一電腦程式 當 電腦程式被一電腦執行時 係導致電腦實施下列步驟 一種電腦程式產品 經由電腦載入該程式執行 五 結語 我國的專利制度保護產業之創新技術 隨著電腦軟體產 業的蓬勃發展及日新月異的技術態樣 電腦軟體相關發明 之使用型態也一再改變 包括利用電腦技術之商業方法 網際網路為基礎之服務等 為了充分及適當地保護創新成 果 瞭解與電腦軟體有關的智慧財產權相關法令 特別是 專利法及相關法規基準 是有其必要性 本文對此已作概 略性的解說 然而 基於電腦軟體應用範圍廣泛 可預見 的是 電腦軟體新應用所呈現的型態將層出不窮 專利法 之相關法規基準的修訂亦將應運而生 因此 持續關注專 利法相關法規基準最新發展實為最佳策略 由一案例看我國發明專利申請及審查實務 林文雄 案 例簡述 申請第911110**號發明專利案(以下簡稱 申請案)是在民國91年5月提出申請 專利專責機關 經濟部智慧財產局(以下簡稱主管機關)在審查後於92年7月 直接發出核駁審定書 以申請案相較於US 53413**發明專 利案(以下簡稱初審引證案)不具進步性為由不予專利 申請 人於同年8月提出再審查申請 主管機關於95年11月發出核 駁理由先行通知書(以下簡稱第一次核駁通知) 謂申請案的 發明說明及圖式並未明確且充分揭露 有違專利法第26條 第2 3項規定擬不予專利 申請人於96年2月針對核駁理由 先行通知書指出的理由提出申復 並申請到局面詢 旋又 於96年6月申請補充修正專利說明書 以克服核駁理由 主管機關隨即於97年3月發出審查意見通知函(以下簡稱 第二次核駁通知) 謂申請案相較於先申請後公告的我國公 告第56305*號發明專利案(以下簡稱再審引證案)不符擬制新 穎性規定 擬不予專利 申請人於97年7月提出申復 主管 機關遂於97年10月13日再次發出審查意見通知函(以下簡稱 第三次核駁通知) 謂申請案兩組請求項實質相同 有違專 利法第26條第3 4項規定 其中一組請求項應予刪除或修 正 且指明除該組請求項有違專利法第26條第3 4項規定 外 其他請求項於審查時點其他請求項未發現有核駁理 由 申請人乃於97年11月上旬提出申請專利範圍修正本

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30 智慧財產專論集 由一案例看我國發明專利申請及審查實務 的專利法修正草案對於審定前先行通知核駁理由者已不限 於再審查 而明文擴及初審審定前 1 是直接發出核駁審定 書 並未在審定前先通知申請人 與目前實務上的作法不 術領域中具有通常知識者能瞭解其內容 並可據以實施 同 依現行專利法第46條第2項規定 二者在判斷順序或層次上有先後 高低之差異 若申請專 二 發明的可專利性與其專利說明書的充分揭露與否 判 斷順序為何 主管機關對前述申請案初審發出的核駁審定書是與初審 引證案相較不具進步性為由不准專利 在申請案提出再審 查後 主管機關發出的第一次核駁通知是指申請案違反專 利法第26條第2 3項規定 由上述可知 申請案的初審是 而同法第26條第2項所規定充分揭露而可據以實施之要件 係規定申請專利之發明之記載形式 必須使該發明所屬技 利之發明本質上能被製造或使用 尚應審究發明說明在形 式上是否明確且充分記載對於先前技術之貢獻 使發明之 揭露內容達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據 以實施之程度 始得准予專利 相對的 若申請專利之發 明本質上並不能被製造或使用 例如違反自然法則之永動 機發明 即使發明說明中明確且充分記載其內容 仍不可 惟申請案初審時只以不具進步性核駁 並未提及有違反專 能據以實施 由於產業上利用性為專利要件的判斷對象之一 而由上 述基準內容可知 即使可被製造或使用(具備產業上利用 性) 尚應審究發明說明是否明確且充分揭露 然而新穎 利法第26條第2 3項規定之情事 其究竟意味初審認為申 性 進步性等專利要件與說明書揭露形式(專利法第26條第 請案不存在申請案有違反專利法第26條規定情事 或並未 2 3項規定)的審查孰先孰後 不論專利法 專利法施行細 審酌申請案是否符合第26條規定 由主管機關發出第一次 則或各篇專利審查基準均未見對其審查順序有所規範 是 否因規定無方 致使審查委員在審查時無所依循並不得而 知 惟造成申請人的困擾及社會大眾因而對審查品質產生 的質疑則毋庸置疑 針對上述狀況 中國大陸專利制度的 相關規定或有可供借鏡之處 其專利審查指南於第二部分 第八章4.7 全面審查 2規定一發明經審查符合實用性後 以專利要件(進步性)核駁 再審查後第一次核駁通知則擬 以申請案專利說明書並未明確且充分揭露為由不予專利 核駁通知的結果並無從確認 若由專利審查基準的規定 或可一窺端倪 專利審查基準第二篇發明專利審查基準第三章 專利要 件 的 1.3產業利用性與充分揭露而可據以實施要件之差 異 指出 專利法第 22條第 1項前段所規定的產業利用 性 係規定申請專利之發明本質上必須能被製造或使用 年11月29日立法院三讀通過專利法修正草案第46第2項規定 專利專責機關為前項 審定前 應通知申請人限期申復 屆期未申復者 逕為不予專利之審定 專利審查指南於第二部分第八章4.7 全面審查 審查的重點是說明書和全部權利要 求是否存在專利法實施細則第五十三條所列的情形 一般情況下 首先審查申請的主題 是否屬於專利法第五條 第二十五條規定的不授予專利權的範圍 是否符合專利法第二 條第二款的規定 是否具有專利法第二十二條第四款所規定的實用性 說明書是否按照 專利法第二十六條第三款的要求充分公開了請求保護的主題 然後審查權利要求所限定 的技術方案是否具備專利法第二十二條第二款和第三款規定的新穎性和創造性 權利要 -49-

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34 智慧財產專論集 申請專利範圍記載型式的演變及其在侵權訴訟中對專利權範圍解讀的影響 證案 上述申請案由提出申請到接到第四次核駁通知 長達 六年多之久 漫長等待的結果只換來申請人對於審查品質 的失望與權益受損 由上述的再審查過程可以看出 申請 人每克服一次核駁通知中不予專利的理由 審查委員即另 外找出新的核駁理由 最令人難以接受的是第四次核駁通 知與第二次核駁通知所提的理由與引證案完全相同 審查 品質令人存疑 蓋如前述 申請案件數量激增及審查人力 不足造成審查時間漫長 尚情有可原 但審查上反覆無 常 自相矛盾 嚴重損及申請人權益及人民對行政信賴則 責無旁貸 是以審查委員素質及審查品質仍有很大提升空 間 六 結語 自現行專利法於93年7月1日施行後 原採實體審查的 新型專利改為形式審查 原本預期新型專利申請案因沒有 進行實體審查 造成專利要件的不確定性高 將使申請人 轉而申請發明專利 惟由實際的統計數字可以清楚看出 多年來國人在發明專利的申請數量上成長有限 改採形式 審查的新型專利申請量仍屹立不搖 此種現象固然與國人 主要為改良創作而偏好申請新型專利有關 但申請發明專 利的審查時間漫長則為申請人裹足的主因之一 而由上述 案例的申請歷程可看出 目前發明專利的申請及審查 除 了審查實務上與法律規定略有出入外 申請案待審積案的 持續惡化及審查品質上容有再提升的空間等問題 確實有 待主管機關再積極尋求解決之道 以使我國專利申請及審 查制度的整體水準能與國際接軌 -56- 申請專利範圍記載型式的演變及其在 侵權訴訟中對專利權範圍解讀的影響 游登銘 一 前言 發 明創作在依法取得發明專利權後 當遭受到他人侵 權時 在專利法中明白規定專利權人得請求賠償損 害並得依法排除他人侵害 1 即專利權人可以向法院提出民 事侵權訴訟尋求司法途徑解決 以往此類智慧財產權的專 利爭議事件 專利權人是在被告侵權所在地所管轄的地方 法院提起訴訟 但由於專利權的高科技特性及是否侵權判 斷的複雜性 導致一般法院在審理過程中經常造成極大的 審判困擾 進而造成審理時間的延滯 在專利侵權訴訟的審理過程中 一件發明專利在提出申 請並經審查後取得專利權 即享有法律所賦予在一段期間 內有排他性效力的權利 受到保護的專利權範圍係記載在 申請專利範圍的各請求項中 究竟侵權物 標的 是否落 入專利權所記載保護的專利權範圍內 其中如何正確合理 公平的解讀專利權範圍 對於雙方當事人的權益都顯得極 為重要 我國專利制度雖然已實施相當長的時間 然而專 利權在侵權爭訟中如何還原解讀出原所授予的專利權範 圍 在學界 產業界或實務界間仍然存在相當的歧見 為 了解決及降低各界對於專利權範圍解讀的落差 我國一方 面成立專責審理智慧財產權的專業法庭 另一方面透過智 1 專利法第84條規定 -57-

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48 智慧財產專論集 專利權攻防 解釋時 應解釋為 智慧財產專責機關 得於撤銷 廢止 商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中 提出新證據 為較 妥適之法律解釋 專利權攻防 杜燕文 一 前言 專 利制度建立是經濟發展很大的助動力 由各國各 階段所獲准的專利技術演進過程 更呈現出各國科 技發展史 因此 在專利制度的建立可與經濟發展相輔相乘 的情況下 各國均致力於專利制度再研議 希以國際化 體 制化 合理化的導向 使專利制度更加健全 惟專利制度的初始建立 思考的方向並不僅僅如何授予 專利權 以我國於民國38年專利法施行之初 即已制定當 專利權之取得有違反法令時 藉由專利制度中之公眾審查程 序 即可重新對該專利啟動檢視 於民國83年施行之專利 法 更加入了依職權重啟審查之制度 以避免不應授予之專 利權存在 另一方面 於專利法施行之初 也建制了當他人 有侵害專利權之實時 專利權人得以提起侵權訴訟 對侵權 人得請求法院予以刑事科責 或向侵權人請求民事賠償 之 後 雖於民國83年對發明專利之侵權行為 於刑事責任上 免除了刑罪 僅留財產刑的罰金刑 但於民國90年之專利 法中已先行刪除發明專利之刑罰規定 甚者 專利法於民國 92年2月3日公佈之後 於當年3月31日再刪除了新型專利及 新式樣專利之刑罰規定 惟專利權人依法仍可向侵權人請求 賠償損害或排除侵害 因此 對專利權人而言 取得專利權之後 即有他人侵 權之顧慮 一旦有侵權之行為 即衍生雙方之攻防事件 對

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51 智慧財產專論集 專利權攻防 之物品或從事侵權行為之原料或器具 係屬供犯罪所用或犯 罪預備之物 故專利權人得同時請求銷燬或其他必要之處 置 藉此規定儘量避免侵權人再從事繼續侵權之行為 另 除上述請求外 可主張權利之人也得於勝訴判決確定後 聲 請法院裁定將判決書全部或一部份登報 登報之費用則可請 求由敗訴人負擔14 故於專利侵權之訴訟中 可主張權利之人有多項請求 權 因此可依不同之狀況主張不同的請求權 其可僅對侵權 人提出金錢方面賠償損害之請求 或僅提出排除侵害之回復 原狀請求 甚者 可同時提出金錢方面賠償損害之請求 排 除侵害之請求及銷燬侵害專利權物品之請求 三 請求權之時間 於民法中所規範之請求權 為十五年間不行使而消 滅 15 惟其但書另規定 法律所定期間較短者 依其規定 且於民法中另針對侵權行為所生之賠償損害請求權另有規 雖有規範可主張權利之人知有侵權人及侵權行為開始 二 年內即須提起侵權之主張 但若侵權人之侵權行為已逾十 年 縱使可主張權利之人知有侵權人及侵權行為尚未至二 年 也不得提出侵權主張 惟若可主張權利之人所取得之相關證據為侵權人因侵權 行為而受到相關利益時 倘若已超過上述請求權時間 即 知有侵權人及侵權行為開始已超過二年 或侵權人之侵權 行為已逾十年 然仍可嘗試主張侵權人有不當得利之事 實 18 請求返還侵權人所受之利益於可主張權利之人 而不 當得利之請求權期限即為民法之規定 19 為十五年間不行使 而消滅 四 侵權訴訟流程 當侵權人之侵權行為發生之始 在可主張權利之人發現 後 即可啟動侵權之主張 以下即針對提起訴訟之前及提 起訴訟之後之狀況說明 範 16 因此專利法中 即依循民法中針對侵權行為所生之賠 1 提起訴訟之前 償損害之請求權作出相關規定 17 請求權之時間 自請求權 (1)搜證程序 人知有行為及賠償義務人時起 二年間不行使而消滅 而賠 償義務人自行為時起逾十年 請求權也消滅 因此於專利法 13 請參看專利法第84條第3項 發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時 對 當可主張權利之人發現侵權人之疑似侵權行為時 倘若 擬主張之權利屬發明專利權或新式樣專利權時 即可直接 進行搜證 倘若擬主張之權利屬新型專利權時 則須先確 認是否已申請並取得技術報告 20 若尚未提出技術報告之請 於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具 得請求銷燬或為其他必要之處 置 規定 14 請參看專利法第89條 被侵害人得於勝訴判決確定後 聲請法院裁定將判決書全部或一 部登報 其費用由敗訴人負擔 規定 15 請參看民法第125條 請求權 因十五年間不行使而消滅 但法律所定期間較短者 依 其規定 規定 16 請參看民法第197條第1項 因侵權行為所生之損害賠償請求權 自請求權人知有損害及 賠償義務人時起 二年間不行使而消滅 自有侵權行為時起 逾十年者亦同 規定 17 請參看專利法第84條第5項 本條所定之請求權 自請求權人知有行為及賠償義務人時 起 二年間不行使而消滅 自行為時起 逾十年者亦同 規定 請參看民法第197條第2項 損害賠償之義務人 因侵權行為受利益 致被害人受損害 者 於前項時效完成後 仍應依關於不當得利之規定 返還其所受之利益於被害人 規定 19 請參看民法第125條 請求權 因十五年間不行使而消滅 但法律所定期間較短者 依 其規定 規定 20 請參看專利法第103條第1項 申請專利之新型經公告後 任何人得就第九十四條第一項 第一款 第二款 第四項 第九十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事 向 專利專責機關申請新型專利技術報告 規定

52 智慧財產專論集 專利權攻防 求 於請求時可同時檢附侵權人商業上實施之證明文件 21 此時專利專責機關應於六個月內完成技術報告 倘若已提出 技術報告之請求但尚未取得 同樣可再檢附侵權人商業上實 施之證明文件 以期儘速取得技術報告 另若可主張權利之 人於發現侵權人疑似侵權行為前即已取得技術報告 則可直 接進行搜證 倘若基於技術報告之內容 或已盡相當注意而行使權 利 方能於專利權遭撤銷時推定為無過失 可避免於專利權 撤銷前對他人因行使專利權所致損害應負賠償之責22 (2)進行分析 於搜證後 若欲進一步確認侵權人確有侵害之行為 得 委託專業機構進行專利異同之分析 如同可主張權利之人向 法院提起專利訴訟案件後 法院同樣得囑託司法院指定侵害 專利專業機構進行鑑定程序 23 而為使上述專利分析及專業 機構所進行之鑑定程序有其準則 司法院於民國93年間制 訂 專利鑑定侵害要點 草案 並於同年11月2日以秘書長 函將要點函送各法院 供法院送鑑定參考 而雖智慧財產法 院所受理之專利訴訟案件 可由技術審查官協助審理 然 專利侵害鑑定要點 草案所記載之內容 仍可供技術審查 官 特殊領域專利案件之鑑定機構或者進行分析之專業機構 21 請參看專利法第103條第4項 依第一項規定申請新型專利技術報告 如敘明有非專利權 人為商業上之實施 並檢附有關證明文件者 專利專責機關應於六個月內完成新型專利 技術報告 規定 22 請參看專利法第105條 新型專利權人之專利權遭撤銷時 就其於撤銷前 對他人因行 使新型專利權所致損害 應負賠償之責 前項情形 如係基於新型專利技術報告之內容 或已盡相當注意而行使權利者 推定為無過失 規定 23 請參看專利法第92條第2項 司法院得指定侵害專利鑑定專業機構 及第3項 法院受 理發明專利訴訟案件 得囑託前項機構為鑑定 規定 -92- 作為參考 專利侵害鑑定要點 草案共分為上 下篇 其中上篇 係將專利權及處理原則作說明 上篇共有四章 其中第一章 前言載明專利權之定義與性質 專利之種類 專利權之發生 與期限 發明專利早期公開與補償金請求權及新型專利權人 行使權利應注意事項 於第二章專利權之效力與限制中載明 專利權之效力 專利權之限制及再發明 於第三章專利侵害 之定義與證明中載明專利侵害之定義 專利侵害之證明及專 利侵害之救濟與賠償損害 而於第四章處理專利侵害案件應 注意事項中則載明法院及鑑定機構之處理原則 舉證責任及 重複專利之侵害處理原則 而於下篇所載之內容則為鑑定要點之核心 其明述發明 或新型 專利侵害及新式樣專利侵害之鑑定原則 且明述 鑑定原則僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考 而非用 來拘束上述機關或機構 並於鑑定原則中明述鑑定流程及鑑 定方法 且提供鑑定報告之撰寫格式供參考 (3)警告函 若完成分析初步判斷侵權人有侵權行為後 若欲避免爭 訟 可先考慮對侵權人發函警告 於警告函中應明述侵權人 侵害之事實 且應遵守 行政院公平交易委員會對於事業發 侵害著作權 商標權或專利權警告函案件之處理原則 24的 相關規定 倘若侵權人於收受警告函後即善意回應 而主張權利之 人也希免於爭訟 雙方得以和解方式處理紛爭 但若可主張 24 處理原則於民國86年5月14日頒佈 現行適用之處理原則於民國99年1月28日修正 -93-

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60 智慧財產專論集 專利權攻防 利權已當然消滅 依法仍可提起舉發撤銷程序 但限於疑似 侵權人以利害關係人身份提起 再例如 系爭專利為非專利 申請權人取得專利權 而真正之專利申請權人擬對系爭專利 提起舉發撤銷程序時 非專利申請權人即以書面抛棄專利權 此時真正之專利申請權人仍可對系爭專利提起舉發撤銷 程序 上述利害關係人擬以有可回復之法律上利益對專利權提 起舉發撤銷程序時 須檢附得以證明之相關文件 若無法證 明 則舉發案不予受理63 三 可提起舉發撤銷之事由 於專利法中規定得提起舉發撤銷之事由可區分為違反國 家互惠原則得提起舉發之事由 違反專利申請權人規定得提 起舉發之事由 違反說明書及修正規定得提起舉發之事由 違反先申請原則規定得提起舉發之事由 違反定義規定得提 起舉發之事由 違反專利要件規定得提起舉發之事由及屬法 定不予專利項目得提起舉發之事由等七部份 62 1 違反國家互惠原則得提起舉發之事由 發明 依據專利法第67條第1項第2款規定 新型 依據專利法第107條第1項第2款規定 新式樣 依據專利法第128條第1項第2款規定 於專利法中明定 外國人所屬之國家與中華民國如未共 同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約 協定 或由團體 機構互訂經主管機關核准保護專利之協議 或對 中華民國申請專利不予受理者 上述國家之人民於我國若提 出專利申請 得不予受理 64 而為維護我國國民於各國申請 專利時獲得平等地位 倘若有任一國家不受理我國國民於該 國家之專利申請時 該國家之國民縱使於我國已取得專利 權 仍可依專利法之規定提起舉發 因主張此條款之舉發人並未限制須為利害關係人 故任 何人只要持有任一國家不受理我國國民於該國家專利申請的 相關證據 均可對該國國民於我國取得之專利權提起舉發撤 銷程序 2 違反專利申請權人規定得提起舉發之事由 發明 違反專利法第12條第1項或依據第67條第1項 第3款規定 新型 違反專利法第 12條第 1項或依據第 107條第 1項第3款規定 新式樣 違反專利法第12條第1項或依據第128條第 1項第3款規定 此部份之規定有兩部份 其一為違反共有專利申請權若 為共有 應由全體共有人提出申請 其二為專利權人為非專 利申請權人 若主張上述條款任一時 舉發人均須為利害關 係人 若主張專利權人違反共有專利申請之規定 則舉發人 須為共同研發之其他人 且舉發人應提出參與研發之實際證 據 以證明專利申請權確為共有 若主張專利權人為非專利 62 請參看專利法第66條第4項 有下列情事之一者 發明專利權當然消滅 四 專利權人 拋棄時 自其書面表示之日消滅 第108條準用第66條第4項及第129條準用第66條 第4項規定 63 請參看專利法審查基準第五篇第一章3.2.2專利權期滿或當然消滅後之說明 請參看專利法第4條 外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約 或無相互保護專利之條約 協定或由團體 機構互訂經主管機關核准保護專利之協議 或對中華民國國民申請專利 不予受理者 其專利申請 得不予受理 規定 -109-

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69 智慧財產專論集 專利權攻防 書後並進行專利檢索 認為於民國92年12月23日提出申請 於30日內補正 但H公司至指定期限屆滿時仍未繳納 故專 並於民國94年7月1日公開之2005***12專利公開案中之一實 利專責機關於民國98年5月1日發出N01舉發案舉發不受理之 施例 已揭露系爭專利之技術而有擬制喪失新穎性之實 處分書 說明 舉發之提起除了檢附含舉發申請書及舉發理由書之舉發 且認為以此公開案中所揭露之另一實施例再與民國94年1月 1日公告之I27***1號發明專利案結合 可證明系爭專利不具 書外 更須繳納舉發申請費 125 因此於程序審查時 即會 進步性 說明 針對是否繳納或繳足舉發申請費進行確認 若未繳納或繳納 G公司主要是主張二爭點認為發明I29***1號專利權有 不足額 依法應發函要求舉發人H公司補正 倘若H公司於 違專利法之規定 其以較系爭專利申請在先但公開在後之 收受補正函後於指定期限內 或逾指定期限但於專利專責機 2005***12專利公開案主張系爭專利有擬制喪失新穎性之情 關於民國98年5月1日發出舉發不受理之處分書前 即將舉 事 此部份若能證明系爭專利之技術內容確實已於此公開 案中揭露 則系爭專利即有違專利法而應撤銷 但若系爭 專利之技術內容與此公開案仍有差異 則系爭專利未違反 發申請費補足 126 則仍續行N01舉發案之舉發程序 若H公 專 利 法 之 規 定 另 G公 司 以 2005***12專 利 公 開 案 結 合 I27***1號 發 明 專 利 案 擬 證 明 系 爭 專 利 不 具 進 步 性 然 2005***12專利公開案為系爭專利於申請後始公開之案件 故不得與另一引證前案結合而主張不具進步性 124 故能單 獨以I27***1號發明專利案來判斷是否具進步性 狀況六 甲公司於民國 97年 3月 1日取得發明 I29***1號專利權 後 H公司於民國98年4月3對系爭專利案提起N01舉發案 惟H公司僅向專利專責機關提出舉發書 並未檢附舉發舉發 司未及時於舉發不受理之處分書發出前即將舉發申請費補 足 則無法續行N01舉發案之舉發程序 但H公司仍可啟動 另一舉發案 並不因之前曾收受N01舉發案舉發不受理處分 書之影響 狀況七 甲 公 司 於 民 國 97年 3月 1日 取 得 發 明 I29***1號 專 利 權 後 I君於民國97年9月3日對系爭專利案提起N01舉發案 而J公司於民國98年8月2日對系爭專利提起N02舉發案 而 N01舉 發 案 與 N02舉 發 案 均 是 以 民 國 94年 1月 1日 公 告 之 I27***1號發明專利案主張系爭專利不具新穎性 申請費 專利專責機關於民國98年4月10日發函於H公司應 請參看專利法審查基準第五篇第一章 新穎性 擬制喪失新穎性 創作性之說 明 請參看專利法審查基準第一篇第一章總則10規費之說明 請參看專利法第17條第1項 凡申請人為有關專利之申請及其他程序 延誤法定或指定 之期間或不依限納費者 應不受理 但延誤指定期間或不依限納費在處分前補正者 仍應受理 規定 -127-

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71 智慧財產專論集 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照 中國大陸專利法修正對審查實務預期 的影響與我國審查實務的對照 王錦寬 前言 中 國 大 陸 專 利 法 簡 稱 大 陸 專 利 法 在 1985年 4月 1日施行 歷經1992年及2000年的兩次修正 現行 大陸專利法為第三次修改 於2008年12月27日經中國人大常 委會審查通過後 自2009年10月1日起施行 大陸專利法實施細則(相對於我國專利法施行細則 以 下簡稱大陸細則)及專利審查指南(以下簡稱大陸指南)是與大 陸專利法配套的行政法規 現行大陸細則經中國大陸國務院 於2009年12月30日審查通過而在2010年1月9日經國務院公布 於同年2月1日起施行 現行大陸指南於2010年1月21日經中 國大陸國家知識產權局(以下稱大陸專利局)公布配合大陸細 則於同年2月1日起同步施行 在大陸專利法修正草案仍於審議階段時 筆者就曾於 2008年12月就本次修正的內容 概略作過介紹 1 今配合大 陸專利法及其相關行政法規的公布施行 就我國國人關心的 實務問題 依個人淺見 分述如后 礙於篇幅 以下內容 僅就專利申請的實務加以探討 至於專利權主張及國際申請 案進入中國大陸階段的部份 著墨較少 刊載於全國工業總會智慧財產權季刊第68期 收錄 於台一國際專利法律事務所2010年3月發行之專利專論集(七) -131-

72 智慧財產專論集 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照 一 申請件數爆增中的大陸專利法現況 2009年 中 國 大 陸 共 受 理 專 利 申 請 976,686件 成 長 17.9% 其中 受理本國人申請877,611件 佔89.9% 成長 22.4% 受 理 外 國 人 申 請 99,075件 佔 10.1% 成 長 率 為 -10.9% 中 國 大 陸 專 利 申 請 量 在 1999年 為 134,239件 至 專 利 申 請 分 別 佔 本 國 人 申 請 總 量 的 26.1% 35.2% 38.7% 中國大陸本國人申請數量之高已創了各國之記錄 尤 其是實用新型及外觀設計的申請件數常較發明專利為多 也反應在本次中國大陸專利審查上加強實用新型及外觀設 計的初步審查及專利評價的制度 據統計 中國大陸之專利代理人自1985年4月至2008年 2009年間 每年的成長率均為兩位數 11年來有六年成長率 10月 在465萬多件專利申請中 經專利代理機構代理的專 超過20% 其中2005年成長率高達34.6% 爆增的專利申請 量中 不經實體審查的實用新型及外觀設計佔了三分之二2 令人咋舌的數字下 舖蓋了華而不實的內容 中國大陸向代理人協會登記的團體會員有706家 在專利代 外國人專利申請數雖在2009年受全球經濟風暴影響 理機構中執業的個人會員為5,700名 涉外代理機構亦是中 出現少見的負成長 但自2006年起每年受理十萬件以上的外 國專利申請數 由於外國人在中國大陸專利申請件數已達到 一定規模 專利法內容及專利要件與國際調和上 顯得重 要 現行大陸專利法在本次的修正也作了調整 中國大陸歷年受理專利申請件數的高成長率 也形成了 國大陸代理實務的特殊規定 自 1985年大陸專利法實施 超過180家 現行大陸專利法 將二十幾年來涉外專利代理 機構的機制 一舉打破 一種其他各國所沒有的現象 自1999年起 三種專利當中 我 國 申 請 人 至 中 國 大 陸 申 請 件 數 2007年 申 請 前6年 實用新型皆為三種專利之最 2004年 2006年 發 22,833件 為 2000年 10,766件的倍數 2008年及 2009年連 續兩年均為負成長 但申請數仍維持在二萬件以上 分別 明案最多 然而2007年 2009年的申請數量 則是外觀設 計居冠 利申請累計超過332萬件 占專利申請總量的71.5% 目前 時 被批准的涉外代理機構只有3家 其餘都是只能辦理國 內業務的一般代理機構 在2008年 涉外專利代理機構已 中國大陸2009年受理的本國人申請中 發明專利申請 為22,469件及21,114件 我國人至中國大陸申請的專利種類 早期以實用新型 229,096件 成長17.7% 實用新型專利申請308,861件 成 為主 以2000年為例 實用新型申請件數較之發明申請案 長37.9% 外觀設計專利申請339,654件 成長13.7% 3種 件數有四倍之多 2001年後發明案件數快速增加 實用新 年及1999年實用新型及外觀設計佔總量70.5%及72.7% 2000年至2009年間也約在六 3 至七成間 十年內 三年為63%左右 三年在64%及65%間 另有四年為67%至69% 比 例最低為2004年佔63.2% 年 我國人至中國大陸之三種專利申請件數分別為發明1,811件 實用新型7,388 件 外觀設計1,567件 -133-

73 智慧財產專論集 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照 型案件維持在九千件至一萬件上下 於2006年 發明案件 大陸專利法第20條增修之 向外國申請專利的保密審查 數首度超越實用新型申請件數 4 我國人至中國大陸申請外 規定 大陸細則第8條及第9條則進一步規定在中國大陸 觀設計的件數於2003年為最多 達2,104件 爾後呈減少的 趨勢 2009年 三種專利分別為發明10,334件 實用新型 完成的發明創造的定義及保密審查申請及審查的時限等相 關規定 在大陸指南第五部分第五章 除依大陸專利法第 9,248件及外觀設計1,496件 由於我國人至中國大陸申請的 4條 大陸細則第7條規定保密請求的提出一節增加了申請 實務 發明及實用新型件數相當 在有限篇幅中 基於中國 人認為其實用新型專利申請涉及國家安全或者重大利益需 要保密的 也可以在提出專利申請的同時或者實用新型專 利申請進入授權公告準備之前提出保密請求的規定等擴及 實用新型的相關規定外 針對新增的 向外國申請專利的 大陸總申請量的特色及國人較關心的問題 僅就以下5點分 別說明如后 二 對審查實務有預期影響的幾項專利法修正內容 1.向外國申請專利的保密審查 現行大陸細則第7條對專利申請是否涉及國家安全或者 國家重大利益需要保密的審查範圍和審查方式作以下的修 改 (1)將由國務院有關主管部門確定專利申請是否涉及國 防利益以外的國家安全或者重大利益需要保密 修改為由大 陸專利局審查確定 (2)將原大陸細則中只針對發明專利申 請進行保密審查 範圍擴大至包括實用新型專利均進行保密 審查 然而針對國人更為關心的議題是大陸專利法第20條第 1款的修正 其規定任何單位或者個人將在中國完成的發明或 者實用新型向外國申請專利的 應當事先報經國務院專利行 政部門進行保密審查 違反者 依同條第4款增列的規定 該技術內容在中國大陸申請的專利 將因此不授予專利權 年 我國人至中國大陸之發明申請案件數為10,407件 而實用新型為10,405件 保密審查規定 也增列第6節的相關規定 向外國申請專利的保密審查規定 包括發明及實用新 型申請案 在大陸細則第44條及大陸指南均將之納入發明 及實用新型初步審查的範圍5 向外國申請專利的保密審查規定 有三種向外國申請 請求模式 其一為直接向外國申請專利的保密審查請求 應包括向外國申請專利保密審查請求書和技術方案說明 書 請求書和技術方案說明書應當使用中文 請求人可以 同時提交相應的外文文本供審查員參考 技術方案說明書 應當與向外國申請專利的內容一致 技術方案說明書需參 照大陸細則第17條的規定撰寫 其二為向中國大陸申請專 利後擬向外國申請專利的保密審查請求 申請人只需在提 交專利申請時或提交專利申請後提交向外國申請專利保密 5 大陸指南第一部份第一章第7節及第二章第14節 於發明及實用新型初步審查中 審查 員有理由認爲申請人違反大陸專利法第20條第1款及大陸細則第8條規定向外國申請專利 者 對於其在國內就相同的發明或實用新型提出的專利申請 應當發出審查意見通知 書 申請人陳述的理由不足以說明該申請不屬於上述情形的 審查員可以以不符合專利 法第20條第1款爲理由 根據專利法第20條第4款和大陸細則第44條的規定作出駁回決 定 -135-

74 智慧財產專論集 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照 審查請求書即可 申請人在提交申請的同時提交向外國申請 專利保密審查請求書的 只須填寫發明或實用新型名稱 申 請人姓名或名稱即可 申請人在提交申請之後提交向外國申 請專利保密審查請求書的 只須填寫發明或實用新型名稱 申請人姓名或名稱 並註明專利申請號 其三為直接向中國 大陸申請PCT國際申請案 則視為已提出了向外國申請專利 保密審查請求 向外國申請專利保密請求一經提出 大陸專利局之審 查 可能作出 文件不符合規定導致保密審查請求視為未提 出 明顯不需要保密允許向外國申請專利 或 可能涉 權 這種情形 中國大陸實務上將在先申請稱為在後申請 的 抵觸申請 也就是說 對於在後申請而言 存在一 件與之相 抵觸 的在先申請6 因而不能授予專利 及國家安全或者重大利益暫緩向外國申請專利 等3種結 我國現行專利法第31條所規定的先申請原則 也包括 論 對於這3種結論 審查員在審查後均會發出 向外國申 就同一發明僅能准予一項專利權的規定 修正前的大陸專 請專利保密審查意見通知書 及時通知申請人 利法也有禁止重複授權的規定 除修正前大陸專利法第9條 新穎性規定 類似前述我國的擬制新穎性規定 在判斷一 件申請在後的發明或實用新型專利案新穎性時 於其申請 日或優先權日之前 已另有他人申請但尚未公布的另一件 發明或實用新型專利案 由於申請在先者 尚未為公眾所 知悉 本來不影響申請在後的新穎性 但是 為了避免同 樣的發明或實用新型重複授予專利權 修正前的大陸專利 法第22條第2款後段明定申請在後的專利不能被授予專利 根據大陸細則第9條的規定 申請人自提交日起4個月 有類似我國現行專利法第31條的規定外 也就是 兩個以 內未收到首次保密審查意見通知 或自提交日起6個月內未 上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利 專利權授予 收到保密審查決定 視為允許向外國申請專利 前述期限是 指大陸專利局發出相應通知或決定的推定收到日未在規定期 限內 對於國際申請的保密審查 修改後的大陸指南規定國 際申請不需要保密的 審查員應當按照正常國際階段程式進 行處理 國際申請需要保密的 審查員應當自申請日起三個 月內發出因國家安全原因不再傳送登記本和檢索本的通知 書 通知申請人和國際局該申請將不再作為國際申請處理 終止國際階段程式 最先申請的人 在修正前之大陸細則第13條更規定 同樣的發明創造只能被授予一項專利 在中國大陸的實 務 先 後申請案 如後申請案申請專利範圍 7相同於先申 請案之申請專利範圍 不論先 後申請案是否為同一申請 人 依修正前大陸專利法及其大陸細則將不予後申請者專 利 然而 如後申請案申請專利範圍與先申請案揭露的內容 相較 如果不具新穎性 縱使後申請案之申請日早於先申 2.大陸專利法關於擬制新穎性規定的修正 (1)大陸專利法修正前的規定 大陸專利法修正前的第22條第2款後段是一種較特殊的 此處所指之申請在先係指向中國大陸專利局申請在先的專利申請案 7 中國大陸以對於申請權利的主體 以權利要求稱之 用語與我國以申請專利範圍不同 此處仍以我國之專利法及實務用語稱之 -137-

75 智慧財產專論集 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照 請案之公開日期 依前述修正前大陸專利法第22條第2款後 段規定 後申請案仍不能准予專利 惟 因大陸專利法此處 的規定 已另有他人申請但尚未公布的另一件發明或實用 新型專利案 限定於先 後申請案為不同申請人的前提 修正前大陸專利法相應之擬制新穎性規定相同 在判斷擬制 喪失新穎性時 都依以下原則處理 A.先申請案必須申請在先 但公開或公告在後 所謂公開是指先申請案為發明時 於申請日或優先權 日起十八個月後的公開 所謂公告是指准予專利後依法規定 之公告 如果先申請案有撤回 視為撤回或不受理情事致未 公開或公告 即不得據為判斷後申請案擬制喪失新穎性 B.先申請案與後申請案申請人應為不同之人 同一人有先 後兩申請案 後申請案申請專利範圍中所 載之發明雖然已揭露於先申請案之說明書或圖式 但未載於 先申請案之申請專利範圍時 由於係同一人就其發明或新型 請求不同專利範圍之保護 若在後申請案申請日之前先申請 案尚未公告 且並無重複授予專利權之虞 後申請案仍得予 以專利 擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有 先 後兩申請案 而後申請案所申請之發明與先申請案所揭 露之發明或新型相同的情況 (2)中國大陸專利法修正後擬制新穎性的適用擴及同一申 請人之先後申請案 門提出過申請 並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或 者公告的專利文件中 除前段一般新穎性之規定有所大 外8 後段關於擬制新穎性規定也有改變 修正前之大陸專利法第22條第2款 新穎性 也沒 有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提 出過申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件中 中國大陸的擬制新穎性 或中國大陸慣稱的抵觸申請 修正 前大陸專利法第22條第2款後段中之 他人 變成現行大陸 專利法的 任何單位或者個人 大陸專利法修正前由同一 申請人自己申請的多個先後申請案 只要在最早申請案尚未 公開之前申請各後案 申請在後的各案並不致於因擬制新穎 性而否准專利 但在修正後的現行大陸專利法規定中 此情 形將成絕響 大陸專利法修正前的實務 申請案之說明書及圖式包括 A B C三技術內容 同一申請人可先提出一份上述說明 書及圖式內容的甲案 申請專利範圍為A 只要在甲案尚未 公開之前 同一申請人將與甲案完全相同的說明書及圖式提 出申請 分別陸續申請乙案及丙案 乙 丙兩案的申請專利 範圍分別包括B及C 則乙案及丙案並不會因為甲案的存在 而造成中國大陸所稱的抵觸申請 依修正後大陸專利法第22條第2款後段的規定 將使上 段所述的乙案及丙案 落入適用的範圍 而有擬制新穎性或 中國大陸所稱抵觸申請的適用而不再能准予專利 現行大陸專利法第22條第2款 新穎性 是指該發明 或者實用新型不屬於現有技術 也沒有任何單位或者個人就 同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部 依現行大陸專利法第22條第5款規定 本法所稱現有技術 是指申請日以前在國內外 為公眾所知的技術 大陸專利法修正前 僅規定國內公開使用才有破壞新穎性的可 能 而現行大陸專利法對於公開使用不再有國內外之區分 -139-

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77 智慧財產專論集 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照 人民法院時 中級人民法院亦認同此一觀念 無效宣告請求人上訴至北京市高級人民法院時 高級 人民法院卻意外的推翻上述觀念 高級人民法院表示 重複 授權係指同樣的發明創造被授予兩次的專利權 針對高級人 民法院的判決 復審委員會雖仍提起上訴 但大陸專利局隨 即將該判決意旨引入2006年版大陸指南中 進而修改一案 兩請的規定 規定當申請人選擇放棄實用新型專利權而欲獲 得發明專利權時 該實用新型專利權自申請日起即予以放 棄 而使多年的實務 完全改觀 然而 當專利權人上訴至中國最高人民法院時 最高人 民法院則戲劇性地推翻高級人民法院的判決 最高人民法院 於判決書中除認為系爭發明案與宣告無效引據的實用新型案 並不相同外 對於爭執不休的一案兩請規定 則明確表示 同樣的發明創造只能被授予一項專利 的規定 應指同樣 的發明創造不能有兩項或者兩項以上的處於有效狀態的專利 權同時存在 在現行的制度安排下 同一申請人就同樣的發 明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的 只要兩項專 利權不同時存在 就不違反禁止重複授權原則 因此 至此確定了中國司法界對於重複授權的解釋 儘 管如此 前述的三個矛盾點仍然存在修正前的大陸專利法 中 本次大陸專利法的修正採納了前述司法見解且更進一步 明確化一案兩請的規定 授予一項專利權的規定 但將一案兩請的情形規定於但書 中 視為重複授權的例外 配合大陸專利法新的規定 大 10 陸細則中規定 同一申請人同日對同樣的發明創造申請實 用新型專利及發明專利者 應該在申請時針對兩案分別提 出聲明 倘若未履行聲明義務者 未來將無法藉由放棄已 取得的實用新型專利權而獲得該發明專利權 究竟一案兩 11 請為例外的規定 大陸細則進一步規定 在公告授予實用新 型專利權時 還應當公告上述的聲明 現行大陸專利法將一案兩請一事提高到法律所規定的位 階 亦將一案兩請高調的視為合理情形 但同時為了保護 公眾利益 對於申請人也加入了諸多原本沒有的限制 發明及實用新型需同日申請 故完全杜絕申請人利用一 案兩請來不當延長專利權的保護年限 兩案申請時均需同時聲明一案兩請的情形 且於先核准 公告的實用新型之公告本中將載明此事 讓公眾提早得知 相同的技術內容仍有審查中的發明專利申請案 欲核准該發明時 該實用新型專利權需尚未終止 則可 避免因發明審查時間過長導致該實用新型專利權期限已屆 滿 或申請人未繳費而放棄該實用新型專利權已當然消滅 後 公眾以為該技術已進入公領域而誤用的情形 (4)一案兩請新規定應注意事項 當同一技術內容同時提出發明和實用新型申請案時 必 (3)現行大陸專利法的新規定 依修正後之現行大陸專利法 9 仍保留一技術內容僅能 9 大陸專利法第9條第1款 同樣的發明創造只能授予一項專利權 但是 同一申請人同 日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利 先獲得的實用新型專利權尚 未終止 且申請人聲明放棄該實用新型專利權的 可以授予發明專利權 大陸細則第41條第2款規定 同一申請人在同日 指申請日 對同樣的發明創造既申 請實用新型專利又申請發明專利的 應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了 另一專利 未作說明的 依照專利法第九條第一款關於同樣的發明創造只能授予一項專 利權的規定處理 11 大陸細則第41條第3款規定 國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權 應當公 告申請人已依照本條第二款的規定同時申請了發明專利的說明 -143-

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79 智慧財產專論集 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照 此外 現行大陸指南第一部分第三章4.3簡要說明中亦 (2)增加簡要說明為外觀設計專利申請的必要文件 計專利 必要時應當寫明對外觀設計的簡要說明 只是 過 去簡要說明並非中國大陸外觀設計申請時必要的文件 現行 指出 設計要點是指與現有設計相區別的產品的形狀 圖案 及其結合 或者色彩與形狀 圖案的結合 或者部位 對設 計要點的描述應當簡明扼要 因此在撰寫大陸外觀設計的 設計要點時 應特別謹慎 以避免往後公眾審查或者主張權 利時發生衝突 並符合大陸指南對於描述顯明扼要的要求 由於部分國家在外觀設計申請時並無需要提交類似簡要 說明的設計要點規定 為使主張國外優先權時有撰寫設計要 點的依據 因此現行大陸專利法規對此作了相應的規定 現 大陸專利法第27條第1款規定申請外觀設計時 應提交簡要 行大陸細則第31條第4款 外觀設計專利申請的申請人要求 說明16將簡要說明的必要性予以明文化 現行中國大陸專利法將簡要說明列為外觀設計申請時應 外國優先權 其在先申請未包括對外觀設計的簡要說明 申 請人按照本細則第二十八條規定提交的簡要說明未超出在先 申請文件的圖片或者照片表示的範圍的 不影響其享有優先 權 現行大陸專利法第27條除增列第2款 將清楚顯示要求 專利保護的產品外觀設計 對圖片或照片的實質要求由原大 陸細則規定提高至法律位階外 15大陸專利法第27條第1款更 增列簡要說明為必要的文件 大陸專利實務對外觀設計的簡要說明要求在過去並非絕 無僅有 修正前的大陸細則第28條原就已規定申請外觀設 提交的文件 尤其大陸專利法第59條第2款對於外觀設計的 保護範圍除明定以圖片或照片為準外 並增列簡要說明可用 於解釋該外觀設計產品的新規定 17 現行大陸指南第四部分 第五章 進一步說明 在確定涉案專利時 應當以外觀 設計專利授權文本中的圖片或者照片表示的外觀設計為準 簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀 設計 雖大陸將來在實務上如何應用簡要說明的設計要點 判斷外觀設計的新穎特徵尚不得而知 但可確定的是 撰寫 的設計要點的內容有很大的機會被認為是申請人在申請時自 認的 新穎特徵 (3)同一產品兩項以上的相似外觀設計 現行大陸專利法於第31條第2款增加了同一產品兩項以 上的相似外觀設計 可以作為一件申請提出的新規定 18 在 現 行 大 陸 細 則 第 35條 19及 現 行 大 陸 指 南 第 一 部 分 第 三 章 9.1均規定 同一產品的兩項以上的相似外觀設計中說明 一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項 同一產品10項以內的相似外觀設計可在同一案件提出外 18 現行專利法第27條第2款內容是由原修正前的大陸細則第27條第3款移列而來 其規定 申請人提交的有關圖片或者照片應當清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計 應當提交請求書 該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等文件 17 大陸專利法第59條第2款後段 簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產 品的外觀設計 大陸專利法第31條第2款規定 一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計 同一 產品項以上的相似外觀設計 或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以 上外觀設計 可以作為一件申請提出 19 大陸細則第35條 依照專利法第三十一條第二款規定 將同一産品的多項相似外觀設 計作爲一件申請提出的 對該産品的其他設計應當與簡要說明中指定的基本設計相似 一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項

80 智慧財產專論集 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照 觀設計的申請 並且依現行大陸細則第28條第2款規定 應 修正時 增訂第57條第2款後段 明定人民法院或者管理專 當於簡要說明中指定一項基本設計 20 相對於基本設計 其 餘的外觀設計需與其相同或者相似 現行大陸專利法對於專利權評價報告的規定係在第 利工作的部門 可以要求實用新型專利權人出具由國務院 專利行政部門所作出的檢索報告之規定 藉以作為法院和 管理專利工作部門判斷實用新型專利權有效性的初步證 據 原本這樣的要求應當同樣適用於外觀設計專利權 但 61條第2款 21 相較於修正前專利法第57條第2款後段 22 參 是在2000年修法時 基於外觀設計要進行檢索在條件上存 照大陸細則配合修正的內容 現行專利權評價報告與專利 法修正前主要的不同 包括以下幾點 在相當的困難度 因此當年大陸專利法修正時未將外觀設 計專利權列入23 隨著電腦設備技術及檢索技術的發展 中國大陸已經具 備對外觀設計進行檢索 分析及評價的能力 因此在此次 修法將要求出具 專利權評價報告 的範圍擴及到外觀設 計專利權 藉以利於外觀設計侵權糾紛的解決 讓外觀設 計專利權在行使權利時更為慎重 避免影響社會公益 5.專利權評價報告之新規定 (1)將報告的名稱由 檢索報告 修改為 專利權評價報 告 對於報告名稱的修改 應當是為了避免原本的 檢索 報告 可能會被理解僅為檢索的結果 並未包括分析及評 價的過程 因此將報告名稱修改正名為 專利權評價報 告 藉以與報告的實質內容相符合 (2)將原僅適用於 實用新型專利 的規定 擴及為適用 於 實用新型專利或者外觀設計專利 中國大陸的實用新型專利及外觀設計專利均係採取通 過初步審查即授與專利權的審查制度 實用新型專利權及 外觀設計專利權明顯存在不確定性 為了避免專利權人任 意以具不確定性的專利權提出訴訟 在2000年大陸專利法 20 大陸細則第28條第2款規定 對同一產品的多項相似外觀設計提出一件外觀設計專利申 (3)將原僅可要求 專利權人 出具的規定 修改為可要 求 專利權人或者利害關係人 出具 依據修正前大陸專利法第57條第1款之規定 專利權人 或者利害關係人均可以根據專利權被侵害而向人民法院提 起訴訟 然而在同條的第2款卻僅規定法院或管理專利工作 部門只能要求實用新型專利權人提出大陸專利局作出檢索 報告 並沒有將利害關係人列入 這是由於當年立法時 24考 量為了避免請求檢索報告的數量過多 會造成檢索過大的 工作負擔 因此將檢索報告的請求人限制在實用新型專利 請 21 大陸專利法第61條第2款 專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的 人 民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利 行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索 分析和評價後作出的專利權評價報 告 作為審理 處理專利侵權糾紛的證據 22 修正前大陸專利法第57條第2款後段 涉及實用新型專利的 人民法院或者管理專利 工作的部門可以要求專利權人出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告 中國大陸國家知識產權局條法司著 新專利法詳解 知識產權出版社 2001年8月 第1版 第 頁 24 國家知識產權局條法司編 專利法第三次修改導讀 知識產權出版社 2009年3月 第1版 第73-76頁 -149-

81 智慧財產專論集 中國大陸專利法修正對審查實務預期的影響與我國審查實務的對照 權人的範圍內 對於被許可人 則只能透過許可合同來要 求專利權人提出檢索報告之請求 現行大陸專利法為調和第61條與第60條所指的 利害 關係人 係為可以單獨提起專利侵權訴訟之人的規定 大 陸細則第56條第1款之規定 將可以請求專利權評價報告的 請求人的範圍 由專利權人擴大到包括利害關係人 這裡 所指的利害關係人係指有權根據專利法第60條之規定就專 利侵權糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門 處理的人 依據法院的實務運作 利害關係人一般被理解 為包括專利實施獨佔許可合同的被許可人以及由專利權人 授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人 請求專利權評價報告的對象開放 若有多個請求人對 同一實用新型或外觀設計要求作出專利權評價報告 於大 陸細則第57條明定僅作出一份評價報告 同條並明確規定 在作出專利權評價報告後 任何單位或者個人可以查閱或 者複製該專利權評價報告 (4)專利權評價報告係經過進行檢索 分析和評價後所作 出的報告 中國大陸官方指出 25大陸專利局會對授與專利權的其他 實質性條件 例如說明書的公開是否充分 權利要求是否 得到說明書的要求 修改是否超出範圍等進行分析評價 換言之 專利權評價報告的性質 在實質上已經被設 定成實用新型或者外觀設計專利權核准公告後的實體審查 程序 此舉確實有助於對實用新型或者外觀設計專利權的 25 穩定性之正確認識 不過對於這樣的改變 未來的實務會 如何運作 還有待進一步觀察及瞭解 (5)明確專利權評價報告的性質及法律效力 現行大陸專利法對於檢索報告的性質及法律效力沒有明 確的規範 雖然在實務上大陸官方均將檢索報告視為只能 作為實用新型專利權有效性的初步證據而不是行政處分 若專利權人不同意檢索報告的結論時 專利權人不能提出 複審請求且不能向人民法院起訴 不過還是有很多人對檢索報告的結論是否屬於行政處 分 以及檢索報告與專利權無效宣告之間的關係存有疑 問 為此 現行大陸專利法第61條第2款最後明定專利權評 價報告是大陸人民法院或者管理專利工作部門 作為審 理 處理專利侵權糾紛的證據 主要是幫助法院或者管理 專利工作部門判斷相關專利權的穩定性 藉以作為是否中 止訴訟或侵權糾紛處理的參考依據 現行大陸專利法此處 的規定企圖釐清專利權評價報告既不是行政決定 也不是 對專利權有效性的正式判斷 (6)專利權評價報告處理的時效 現行大陸細則第57條明確規定 中國大陸專利局應當自 收到專利權評價報告請求書後2個月內作出專利權評價報 告 相較於以往約3~4個月作出新型專利檢索報告的速度相 比較 進一步大幅加快專利權評價報告的製作速度 藉以 避免造成人民法院或者管理專利工作部門審理及處理專利 侵權糾紛的延宕 三 我國人因應的措施及我國實務的對照 同前註

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88 智慧財產專論集 專利法中有關法院裁定停止專利侵權訴訟規定之變革 專利法中有關法院裁定停止專利 侵權訴訟規定之變革 林景郁 一 前言 我 國專利法自施行之初 即已規範專利權受侵害時 專利權人得提起訴訟 1 讓專利權人藉由提起侵權 訴訟 對侵權人向法院請求科予刑罰 2 或是對侵權人向法 院請求民事賠償 不過 在我國的專利侵權訴訟實務上 除了被控侵權物是否確實侵權之爭議外 專利權是否有被 撤銷之理由 亦是專利侵權訴訟過程中經常探討的問題 被控侵權人可以撤銷專利權作為防禦手段 藉由向智慧財 產局 後稱智慧局 3提起舉發程序 經智慧局做出撤銷專 利權之審定並確定後 專利權即自始不存在 原專利權人 即無法再主張被控侵權人有侵權之實 由上述可知 於我國現行專利法之規範 對於專利侵權 訴訟與專利權是否有被撤銷之認定是採雙軌制 然而 專 利權是否有被撤銷之理由 對於專利侵權訴訟之結果影響 甚鉅 兩者間有著密不可分的關係 故法院在處理專利侵 權訴訟的過程中 如遇被控侵權人主張專利權有可被撤銷 之理由時 究應如何處置 因事關專利權人及被控侵權人 1 民國33年公布之專利法第81條 2 民國83年以前 專利法皆有規定侵害專利權之刑罰 民國83年修正公布之專利法廢除 了侵害發明專利權有自由刑之刑罰規定 民國92年修正公布之專利法則完全廢除了侵 害發明 新型及新式樣專利權之刑罰規定 3 國民政府於民國38年遷台後 至民國39年經濟部始訓令中央標準局兼辦專利業務 中 央標準局於民國88年正式改制為經濟部智慧財產局

89 智慧財產專論集 專利法中有關法院裁定停止專利侵權訴訟規定之變革 的權益 自應有明確的規範 以避免類似情形在不同法院肇 生不同見解 影響人民對法院判決的信賴 以下本文即是就 我國實務上 對此一規定之變革作說明 二 我國專利制度從以往至今有關法院裁定停止訴訟之規定 一 第一階段 明定法院應中止其程序 應 由於司法與行政分制之緣故 審理專利刑事或民事之法 官縱使具備判斷技術背景之能力或熟知專利行政程序之相關 規定 也僅能針對是否有侵權及是否有損害賠償之實進行審 理 故為避免確定系爭各專利之最終狀態的時間落於法院判 決之後 造成不當的判決 在我國專利制度施行之初 即自 民國33年公布之專利法 民國48年修正公布之專利法 民國 49年修正公布之專利法至民國68年修正公布之專利法 皆規 定了關於專利權之民事或刑事訴訟 在申請案 異議案或撤 銷案未確定以前 法院應中止其程序4 待前述申請案 異 議案或撤銷案結果確定後再續行 上述規定於立法精神上確有其意義 因法官於進行最後 的判決前 已可由專利行政程序得知系爭各專利之最終狀 態 故可確保判決的正確性 以有效保障專利權人或被控侵 權人的權益 然而 上述係屬強制性之規定 導致被控侵權人為阻撓 法院之最終判決 經常啟動不當的撤銷程序 並藉由行政救 濟程序使審查時間拖延 造成法院之訴訟程序曠日廢時 專 利權人無法即時獲得應有之權利保障 4 得 二 第二階段 明定法院得中止其程序 及至智慧財產權相關觀念的逐漸普及 人民對專利制度 逐漸認識 立法單位也明瞭上述強制性規定所造成的問題 因此 從民國75年修正公布之專利法開始及至現行專利法 於民國92年公布後 之間多次的修法內容 均已刪除法院 應中止訴訟程序之規定 而是給予法院裁量的空間 將 應 停止訴訟改為 得 停止訴訟 5 由法院自行判斷是 否要停止訴訟 藉此減少停止訴訟的案件 進而讓部份經法 院自行判斷 而無須停止審理的案件可續行 然雖專利法中針對訴訟程序有此彈性之規定 但因法官 審理時 仍有專利權於判決後方遭撤銷而影響判決正確性之 疑慮 故大多數案件仍是裁定停止訴訟 以待專利舉發之結 果 以臺中地方法院86年度簡上字第308號案件為例 上訴 人先於民國85年提出告訴 臺灣臺中地方法院臺中簡易庭 於民國86年6月25日時作出85年度中簡字第3307號判決 上 訴人乃提起上訴 然而 臺中地方法院於進行第二審審理 時 在同年12月9日以 有舉發案尚未確定 為由 裁定停 止訴訟程序 6 至此 整個民事訴訟程序就此停滯 直至民 國91年因系爭專利的舉發案件終結 7 臺中地方法院才裁定 5 民國75年修正公布之專利法第88條 民國83年修正公布 民國86年修正公布 民國90年 修正公布之專利法第94條及現行專利法第90條第1項 6 民國91年11月7日臺灣臺中地方法院對86年度簡上字第308號案件之民事裁定中理由一 民國33年公布 民國48年修正公布 民國49年修正公布 民國68年修正公布之專利法第 88條 以上訴人之新型專利權業經經濟部智慧財產局 即前經濟部中央標準局 民國86年4月 22日台專 判 字第05020字第115187號審定書撤銷在案 該案件業經上訴人提起訴 願 故依據專利法第105條 第94條及依民事訴訟法第182條之規定 以有舉發案尚未確 定 經於86年12月9日裁定命在該舉發案終結以前停止本件訴訟程序 7 民國91年11月7日臺灣臺中地方法院對86年度簡上字第308號案件之民事裁定中理由二

90 智慧財產專論集 專利法中有關法院裁定停止專利侵權訴訟規定之變革 撤銷其於民國86年12月9日所為停止訴訟程序之裁定並續行 62號新型專利舉發事件行政訴訟在案 而再次裁定停止訴 審理 全案及至民國93年4月間方審判終結 上開案件從民國85年一審到民國93年二審終結 前後共 訟 10 因此於當時實務上 只要仍有專利舉發案尚在審理 中 法院大多會裁定停止審理 歷經8年的時間 對專利權人或被控侵權人而言 均須長時 對此 在民國92年公布之現行專利法中即增加了 法院 間耗費於訴訟過程中 造成精神上極大的壓力 且對專利權 人而言 即無法藉助侵權訴訟有效遏止他人之侵權行為 而 喪失提起訴訟之實益 再者 實務上更可見及經舉發程序而為舉發不成立之審 定確定後 被控侵權人以不同理由再提起另一舉發程序 雖 舉發程序為任何人均可提出之權益 但對專利權人而言 其 行使專利權的權益也因此而受到嚴重的妨害 對司法資源及 行政資源均是嚴重的消耗 依前項規定裁定停止審判時 應注意舉發案提出之正當 性 11的規定 以提醒法院作出適當之裁定 確保專利權人 又以臺灣高等法院93年度智上字第16號案件為例 法院 於民國93年11月5日認定須待臺北高等行政法院93年度訴字 第28211號新型專利舉發事件行政訴訟終結為由 停止訴訟 程序 8 至民國96年7月9日時 臺灣高等法院因臺北高等行 政法院 93年度訴字第 2821號新型專利舉發案終結而撤銷 的權益 例如臺灣高等法院臺中分院於民國92年9月2日發 出之92年度上字第190號民事裁定 12 即明確提到 為避免 當事人利用法制規定 對於繫屬中之案件無限制地請求停 止審判 致訴訟案件不當延滯 故裁定駁回當事人停止訴 訟之請求 再者 現行專利法另規定 舉發案涉及侵權 訴訟案件之審理者 專利專責機關得優先審查 13 故若有 侵權爭端涉訟 可藉此規定使於專利專責機關審查中之舉 發案早日審查確定 以使專利權是否續存之事實儘早明確 化 利於法院訴訟之進行 惟 縱然專利法中已考量得如 此詳盡 但因法律規定的仍是法院 得 停止審判 故法 院仍有裁量空間裁定停止審判 實務上 僅有少部分為法 93年發出之停止訴訟裁定 9 然而 同年8月14日 臺灣高 10 等法院又因系爭專利尚有台北高等行政法院94年度訴字第 茲查明該舉發案件業已終結 有88年5月20日行政法院88年度判字第1971號判決書 89年7月10日經濟部智慧財產局智專三(三)字第06007字第 號舉發審定書 民國90年2月7日經濟部經訴字第 號決定書各一份及臺北高等行政法院90年 度訴字第2854號新型專利舉發事件卷宗可稽 8 民國93年11月5日臺灣高等法院93年度智上字第16號案件之民事裁定理由二 查本件民 事訴訟之裁判 以台北高等行政法院83年度訴字第2821號新型專利舉發事件行政訴訟之 法律關係是否成立為據 本院認有裁定停止本件民事訴訟程序之必要 9 民國96年7月9日臺灣高等法院93年度智上字第16號案件之民事裁定理由二 茲查明該 行政訴訟案件業已終結 有最高行政法院96年度判字第989號判決可稽 民國96年8月14日臺灣高等法院93年度智上字第16號案件之民事裁定理由二 查本件 民事訴訟之裁判 以台北高等行政法院94年度訴字第62號新型專利舉發事件行政訴訟之 法律關係是否成立為據 本院認有裁定停止本件民事訴訟程序之必要 11 現行專利法第90條第2項 12 民國92年9月2日臺灣高等法院臺中分院對92年度上字第190號做出的民事裁定理由三 又聲請人以目前尚有六件對系爭專利權提出之舉發案 正由經濟部智慧財產局審理 中為由 請求依專利法第94條之規定停止審判 但本件相對人之新型第105185號專利權 於83年核准之後 亦先後於民國83年12月13日 民國83年12月20日 民國89年6月15 日 民國89年6月15日 民國90年10月12日提出舉發案 經審查不成立 是以不能以 現有待審之舉發案尚有6件之多 即遽予推斷系爭專利權應有不應取得專利權之情事 為避免當事人利用專利法第94條規定 對於繫屬中之案件 無限制地申請停止偵查或審 判 致案件不當延滯 影響他人之正當權益 自不能因陸續尚有專利權之舉發案待審之 理由 即遽予裁定停止審判 13 現行專利法第90條第3項 -169-

91 智慧財產專論集 專利法中有關法院裁定停止專利侵權訴訟規定之變革 官認定無須待舉發案結果即續行審查之案件 14 導致修法後 與修法前的實務情況並無太多不同 三 現階段 於智慧財產案件審理法中另規範 若當 事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷 廢止之原因時 法 院應自為判斷 民國91年 我國加入世界貿易組織 (WTO) 後 我國除 了在法制面上藉由修法使中華民國的專利制度得與國際接 軌外 與智慧財產權相關的訴訟制度亦開始加速變革 至 民國96年時 立法院三讀通過智慧財產法院組織法及智慧 財產案件審理法 同年經總統公布 並於民國97年7月1日 於智慧財產法院成立時同時施行 使我國智慧財產權之訴 訟制度進入新的世代 其中 智慧財產案件審理法第16條中規定 當事人 主張或抗辯智慧財產權有應撤銷 廢止之原因者 法院應 法院應 就其主張或抗辯有無理由自為判斷 不適用民事訴訟法 就其主張或抗辯有無理由自為判斷 不適用 行政訴訟法 商標法 專利法 植物品種及種苗法或其他 專利法 法律有關停止訴訟程序之規定 前項情形 法院認有撤 銷 廢止之原因時 智慧財產權人於該民事訴訟中不得對 於他造主張權利 因此 若目前繫屬法院的專利侵權案 件涉及專利權有效性爭議 法院皆應自為判斷 而不能再 以專利法中停止審理的規定裁定停止訴訟 此外 智慧財產案件審理法施行細則第 7條第 1項規 定 本法施行前繫屬於法院之智慧財產民事訴訟 因當 事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷或廢止之原因 經法 院依行政訴訟法 商標法 專利法 植物品種及種苗法或 其他法律之規定 裁定停止訴訟程序者 應依聲請或依職 權撤銷停止訴訟之裁定 依本法所定之程序 續行訴 訟 因此 在智慧財產案件審理法施行前 民事法院因 專利侵權訴訟涉及專利權有效性而裁定停止訴訟者 皆可 於智慧財產案件審理法施行後 依上開法令撤銷停止訴訟 之裁定而續行審理 15 除上述法令之規範外 同時於智慧財產法院中配置適合 的法官及配套措施 使智慧財產法院能確實於當事人主張 或抗辯智慧財產權有應撤銷 廢止之原因時可自為判斷 包括智慧財產法院所選任的法官係以曾經接觸過智慧財產 案件或相關法律的法官 檢察官 律師 專任教授 研究 員 簡任公務人員者為標準 16 並於智慧財產法院配置了的 技術審查官 根據技術審查官的任用資格 17 可選任出同時 具有技術專長及專利審查經驗的人員 協助智慧財產法院 的法官判斷技術問題 至此 藉上述種種措施及配套方案 於專利侵權訴訟中 即可針對專利權有效性爭議之案件逕行審理 無須再等待 15 民事或刑事訴訟 在申請案 異議案 舉發案 撤銷案確定前 得停止偵查或審 判 專利法第105條 第94條雖定有明文 本件被告之 工業用單板主機板之邊緣 卡片式中央處理器組立架構 專利權經原告舉發 經濟部智慧財產局以民國90年 11月22日 90 智專三 二 04024字第 號舉發審定書 審定主文 舉 發成立 應撤銷專利權 被告不服上開舉發成立之處分 提起行政救濟程序中 惟本院認本件並無待該舉發案確定之必要 爰不裁定停止本件審判 先予敘明 例如台灣板橋地方法院於民國99年5月6日做出的96年智字第4號裁定理由三 惟因智 慧財產案件審理法及其施行細則業分別於民國96年3月28日 民國97年4月21日公布施 行 揆諸前述法文之規定 本件既屬前開法律施行前即已繫屬於法院之智慧財產民事 訴訟 且因被告主張原告享有之新型專利權有應撤銷之原因 有關本件專利權有無應 撤銷之原因 應由本院於民事訴訟程序中判斷 本件停止訴訟程序之理由既已消滅 故本院應依職權將原停止訴訟之裁定撤銷 特此裁定 16 智慧財產法院組織法第13條第1項 17 智慧財產法院組織法第16條第1項 例如士林地方法院90年重訴字第177號判決中理由壹 一 按關於新型專利權之

92 智慧財產專論集 專利法中有關法院裁定停止專利侵權訴訟規定之變革 舉發案之確定結果 使法院可自為判斷 審理 以加速專 利侵權訴訟之審理 並儘早確定訴訟結果 鑑於上述原因 於民國98年8月3日 由智慧局報請經 四 結論 我國專利制度發展至此 由專利法之修法過程及相關法 律之規範 相信正一步步地走向符合國人需求且又能與國 際接軌的態勢 然而 我國專利制度之發展並非已臻完 善 誠如前述提到 我國於專利侵權訴訟之有效性判斷 僅針對單一訴訟發生相對的效力 與行政體制之舉發程序 是採雙軌制 一旦兩方見解出現歧異 究應依何者之見 解 皆難以抉擇 濟部審查的專利法修正草案中 已將現行專利法第90條第 在中華民國邁入第100個年頭的今日 智慧財產法院的 1 2項刪除 刪除原因為 依智慧財產案件審理法第 16條第1項規定 如當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原 成立已滿3年 筆者以為 展望未來 雖我國專利制度仍有 若干問題需要面對 探討與解決 但相信在有了智慧財產 因 法院不適用專利法有關停止訴訟之規定 應自為判斷 故現行條文第1項及第2項已無再適用餘地 爰予刪除 18 僅留下同條第3項 規範專利專責機關得就繫屬於侵權 法院運作3年的經驗後 配合政府與實務界各方的努力下 相信我國專利制度的改革仍會持續不斷地進行 並逐步朝 向更健全 更完善的方向邁進 訴訟案件之舉發案優先審查 修正草案內容於民國 98年 參考資料 12月3日經行政院院會通過 同年12月11日函請立法院審 一 民國 33年公布之專利法 民國 48年修正公布之專利 議 而於民國100年11月29日經立法院三讀通過之專利法修 法 民國49年修正公布之專利法 民國68年修正公布 正草案中 此法條仍維持刪除第1 2項 專利法修正案業 之專利法 民國75年修正公布之專利法 民國83年修 已於100年12月21日修正公布 施行日期 由行政院定之 正公布之專利法 民國86年修正公布之專利法 民國 是以 日後若以專利法修正草案之版本通過 於專利法 中即不再規範法院 應 或 得 停止審查訴訟程序 而 是依智慧財產案件審理法之規範處理 一旦當事人有主張 或抗辯專利權有應撤銷 廢止之原因時 法院應自為判 斷 90年修正公布之專利法 現行專利法 民國98年報請 經濟部審查之專利法修正草案 同年由行政院院會通 惟於現階段 因現行專利法於民國92年公布後 至今均 未修法 以致現行專利法中仍規範法院得停止審判 似與 現今的訴訟案件之處理方式已差距甚遠 三 未來修法之趨勢 18 智慧局網站上有關98年8月3日報請經濟部審查之 專利法修正草案 的專利法修正草案 修正條文對照表 過再函請立法院審議之專利法修正草案及民國100年 11月29日經立法院三讀通過之專利法修正案 二 國立政治大學碩士論文 以專利案件為中心論智慧財 產案件審理法

93 智慧財產專論集 談我國專利侵權訴訟被告之抗辯 以智慧財產法院判決為中心 談我國專利侵權訴訟被告之抗辯 以智慧財產法院判決為中心 蔣文正 一 前言 由 於我國之訴訟制度係採行公 私法二元體制 以前 專利訴訟因為被告抗辯專利無效之爭端 普通法院 並無審判權限 被告必須向專利主管機關提出舉發 而普 通法院常因有 專利舉發 事件 而依專利法第90條第1項 之規定裁定停止訴訟 1 等候專利舉發之結果 待舉發確定 後 法院再就專利侵害與否 損害賠償額之計算 為調查 審理 專利訴訟往往一拖數年 無法結案 牛步化之專利 訴訟審理流程 使國內專利保護制度無法面對市場競爭 因而在時勢所趨下 96年3月底我國正式公布 智慧財產法 院組織法 與 智慧財產案件審理法 (以下簡稱 審理 法 ) 智慧財產法院並於97年7月1 日正式開張運作 其中 審理法第16條第1項賦與法院於審理智慧財產案件時 就專 利無效之抗辯 法院應自為判斷 2 智慧財產法院並設置 技術審查官 3 4 以輔佐法官了解專業問題 智慧財產 1 專利法第九十條規定 關於發明專利權之民事訴訟 在申請案 舉發案 撤銷案確定 前 得停止審判 審理法第十六條第一項規定 當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷 廢止之原因 者 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷 不適用民事訴訟法 行政訴訟法 商標 法 專利法 植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定 3 審理法第四條規定 法院於必要時 得命技術審查官執行下列職務 一 為使訴訟關係明確 就事實上及法律上之事項 基於專業知識對當事人為說明或發 問 二 對證人或鑑定人為直接發問 三 就本案向法官為意見之陳述 四 於證據保全時協助調查證據

94 智慧財產專論集 談我國專利侵權訴訟被告之抗辯 以智慧財產法院判決為中心 法院從97年7月運作至99年12月已屆兩年半之時間 依智慧 額少者有新台幣441元7 690元者 8 多者有判決被告應賠償 財產法院網站上 統計資訊 所公布之統計數據 97年7月 4千6百多萬元者 9 亦有被告應賠償20億元之判決 10 本文 至99年10月專利民事訴訟一審之受理件數為455件 二審之 即試著從專利侵權訴訟中 以被告抗辯之角度來整理及介紹 受理件數為241件5 目前在專利訴訟中 被告因提出專利無 智慧財產法院99年10月之前之相關判決 以了解目前專利 效之抗辯 因而原告之勝訴率並不高 6 其中判決賠償之金 訴訟之實務 4 有關技術審查官向法官為意見之陳述 依審理細則第十八條規定 技術審查官之陳 述 不得直接採為認定待證事實之證據 且當事人就訴訟中待證之事實 仍應依各訴訟 法所定之證據程序提出證據 以盡其舉證責任 不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉 證 司法院就此之說明為 技術審查官係專業技術人員 輔助法官從事相關技術問題 之判斷 性質上屬受諮詢意見之人 並非鑑定人 是法院不得直接採納技術審查官陳述 作為證據 當事人仍應就訴訟中待證事實 盡其舉證責任 爰訂定本條規定 5 Itemid= 專利權人因不具進步性而受不利益判斷之判決 例如 99年度民專訴字第140號判決 99年度民專訴字第137號判決 99年度民專訴字第96號判決 99年度民專訴字第84號稱 判決 99年度民專訴字第78號判決 99年度民專訴字第74號判決 99年度民專訴字第 71號判決 99年度民專訴字第95號判決 99年度民專訴字第70號判決 99年度民專訴字 第64號判決 99年度民專訴字第58號判決 99年度民專訴字第57號判決 99年度民專訴 字第39號判決 99年度民專訴字第38號判決 99年度民專訴字第34號判決 99年度民專 訴字第20號判決 99年度民專訴字第6號判決 99年度民專上易字第12號判決 99年度 民專上更(一)字第7號判決 99年度民專上更(一)字第4號判決 99年度民專上更(一)字第 2號判決 99年度民專上更(一)字第1號判決 99年度民專上字第6號判決 99年度民專上 字第5號判決 98年度民專訴字第165號判決 98年度民專訴字第160號判決 98年度民 專訴字第158號判決 98年度民專訴字第157號判決 98年度民專訴字第156號判決 98年度民專訴字第151號判決 98年度民專訴字第143號判決 98年度民專訴字第131號 判決 98年度民專訴字第124號判決 98年度民專訴字第123號判決 98年度民專訴字第 122號判決 98年度民專訴字第113號判決 98年度民專訴字第109號判決 98年度民專 訴字第102號判決 98年度民專訴字第90號判決 98年度民專訴字第65號判決 98年度 民專訴字第54號判決 98年度民專訴字第42號判決 98年度民專訴字第35號判決 98年 度民專訴字第30號判決 98年度民專訴字第9號判決 98年度民專上易字第24號判決 98年度民專上易字第23號判決 98年度民專上易字第21號判決 98年度民專上易字第 20號判決98年度民專上易字第11號判決 98年度民專上易字第7號判決 98年度民專上 字第63號判決 98年度民專上字第63號判決 98年度民專上字第63號判決 98年度民專 上字第63號判決 98年度民專上字第63號判決 98年度民專上字第63號判決 98年度民 專上字第63號判決 98年度民專上字第61號判決 98年度民專上字第56號判決 98年度 民專上字第52號判決 98年度民專上字第48號判決 98年度民專上字第45號判決 98年 度民專上字第42號判決 98年度民專上字第40號判決 98年度民專上字第34號判決 98年度民專上字第31號判決 98年度民專上字第26號判決 98年度民專上字第15號判 決 98年度民專上字第15號判決 98年度民專上字第12號判決 98年度民專上字第11號 判決 98年度民專上字第8號判決 97年度民專上字第5號判決 97年度民專上字第7號 判決 97年度民專上字第9號判決 97年度民專訴字第40號判決 97年度民專訴字第 二 專利訴訟之審理流程 依據智慧財產法院網站上公布之 案件審理模式 有 關專利侵權之訴訟模式所示 11 被告若有就專利之有效性提 出抗辯 則法院先就專利有效性為審理 若審理後專利無效 者 則即可為結案宣判 若審理後專利有效者 則再就侵權 與否為審理 若審理後無侵權 則亦可為結案宣判 若審理 後有侵權者 則就損害賠償額為審理 實務上智慧財產法院 在個案運作上 並非一成不變 依各法官之心證基礎為判 斷 其審理模式並沒有依照網站上公布之審理模式而進行 如 98年度民專訴字第163號判決引用審理法第16條及審理 細則第35條之規定而認為 於專利侵權損害賠償訴訟程 序中 倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時 則應先 就該專利是否具有應撤銷 廢止之原因為調查 若該專利具 34號判決 97年度民專訴字第31號判決 97年度民專訴字第30號判決 97年度民專訴字 第28號判決 97年度民專訴字第23號判決 97年度民專訴字第20號判決 97年度民專訴 字第19號判決 97年度民專訴字第17號判決 97年度民專訴字第14號判決 97年度民專 訴字第9號判決 97年度民專訴字第6號判決 97年度民專訴字第4號判決等 7 參99年度民專上易字第7號判決 8 參99年度民專訴字第22號判決 9 參98年度民專上字第18號判決 10 參98年度民專訴字第46號判決 11 Catid=52&Itemid=

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97 智慧財產專論集 談我國專利侵權訴訟被告之抗辯 以智慧財產法院判決為中心 四 被告就管轄權之抗辯 司法院在智慧財產訴訟新制實施屆滿一年半之際 舉 地方法院提起專利民事訴訟 被告不能抗辯該地方法院無 管轄權 又有關當事人若有 合意管轄 之約定 智慧財 辦關於智慧財產訴訟新制回顧與檢討的座談會 在 98年 產法院在98年度民專抗字第18號之裁定謂 依買賣契約書 11月 23日之一場座談會 會中法官林欣蓉曾發言表示 第13條約定 雙方同意以臺中地方法院為第一審管轄法 我曾經請統計室作過一個統計 過去這一年半以來 地 方法院收到智財民事一審案件後 將它依職權裁定移送到 智財法院的比例是非常的高 通常未經過開庭詢問當事 人 讓二造有應訴管轄的機會 幾乎是一收案就裁定移送 到本院 17 但事實上普通法院就專利民事訴訟案件有管 轄權 若逕以其無管轄權為由而將案件移送智慧財產法 院 其裁定顯然違背法令 是以臺灣高等法院臺中分院 院 該合意管轄約定並未排除原有管轄法院之管轄 權 亦無證據證明兩造所為之合意 有排斥原有管轄法院 之意思 則如前述 提起本件訴訟 於相對人提出合意管 轄之抗辯前 本院並非當然無管轄權 原審逕以無管轄權 為由 裁定移送臺灣台中地方法院管轄 容有未合 被告 98年度抗字第 629號就將台中地方法院 98年度重訴字第 為外國法人及外國人時 智慧財產法院在98年度民專訴字 第39號法院認為除了原告未舉證侵權行為在我國境內之理 院組織法第三條第一款 第四款所定之民事事件 由智慧 財產法院管轄 惟該條文並非專屬管轄之規定 且智慧 由 判決中亦指出 國際管轄權上尚有所謂 不便利法 庭 原則 亦即受訴法院對某事件雖有國際管轄權 但若 自認為是一極不便利之法院 事件由其他有管轄權之法院 管轄 最符合當事人及大眾利益時 則在不便利法庭原則 下 即得拒絕管轄 本件縱如原告所稱我國法院對本件有 財產案件審理細則第9條更明文規定 智慧財產民事 行 管轄權 然被告Isola公司為美國法人 被告丙 為美國 政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄 其他民事 行政法 院就實質上應屬智慧財產民事 行政訴訟事件而實體裁判 者 上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原判決 足見智 慧財產案件並非專屬於智慧財產法院管轄 其他法院對於 智慧財產案件亦有管轄權 是以被告公司之主營業所或 公民 其財產所在地及常居之地均在美國 且Samsung 463號將案件移送智慧財產法院之裁定廢棄發回 其理由略 為 按智慧財產案件審理法第7條固規定 智慧財產法 原告所主張之侵權行為地之法院依民事訴訟法第 l條第 l 項 第2條第2項及第15條之規定都有管轄權 原告若在該 Daeduck Electronics Sanmina-sci Alcatel-Lucent Wus Printed Circuits Multek Cisco 等公司分別為美國法人 韓 國法人或其他外國法人 將來原告所主張之事實如有調查 證據之必要 亦應以美國法院為之較為便利 故本件由美 國法院管轄 最符合原告及被告利益 且因訴訟有集團現 象 為避免排擠他人利用我國法院訴訟之機會 本件由美 國法院管轄亦符合公眾利益 故依涉外民事法律適用法第 17 參司法院網站智慧財產案件審理法規座談會第1場會議紀錄

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112 智慧財產專論集 談我國專利侵權訴訟被告之抗辯 以智慧財產法院判決為中心 明其為為真正 已非適格之證據 況且 該證明書稱從 91年5 月1 日起承製沖床模具及ＰＡＴ字模云云 惟查原告 系爭專利係於91年9 月3 日始提出專利申請 92年5 月21日 獲准專利並公告 見本院卷22 58頁專利公報 訴外人 鉅鑫工業社如何得早於專利申請前8 個月即製造ＰＡＴ字 模 並打在產品上 是該證明書所稱內容亦非實在 再 者 ＰＡＴ字模亦非上揭法條規定之 標示專利證書號 數 亦非所有人均能知悉 ＰＡＴ 代表何意義 難認 打上ＰＡＴ字樣即為標示專利證書號數 原告並未 能證明在專利物品或其包裝上標示系爭專利證書號數 亦 未能證明被告明知或有事實足證其可得而知為專利物品 自不得請求被告賠償損害 又不問新型專利權人或其被 授權人是否在專利物品或其包裝上標示專利證書號數 倘 侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物者 即得向 侵害人請求損害賠償38 十一 被告抗辯損害賠償請求權罹於時效 美商瑟蘭斯國際股份有限公司 Celanese International Corporation 以我國發明專利第27572 號 由甲醇與一氧化 碳製造醋酸之方法 在高雄地方法院對中國石油化學工業 開發股份有限公司提出專利侵權訴訟 一審及二審被告均 敗訴應賠償二千三百多萬元 該案經上訴三審最高法院 99年度台上字第387號判決 按民法第一百九十七條第一項規定 因侵權行為所生 38 參智慧財產法院98年度民專上字第54號判決 之損害賠償請求權 自請求權人知有損害及賠償義務人時 起 二年間不行使而消滅 自有侵權行為時起 逾十年者 亦同 該條項所稱自請求權人知有損害時起 於因債權讓 與而取得損害賠償請求權之情形 其知悉與否 應以原請 求權人主觀認知侵權行為而實際知悉損害賠償義務人時起 算 本件被上訴人於八十七年五月二十二日自HCCo. 受讓 取得系爭專利權及損害賠償請求權 為原審認定之事實 則被上訴人之侵權行為損害賠償請求權是否逾二年時效期 間 自應依被上訴人之前手即HCCo. 主觀之認知而決定 而非依被上訴人之認知以為判斷 原判決以被上訴人認知 作為判斷之依據 自有可議 該案經最高法院發交智慧 財產法院 智慧財產法院以99年度民專上更(一)字第9號判 決 上訴人抗辯系爭損害賠償請求權已罹於二年或十年 時效 其拒絕給付為可採 被上訴人已不得再向上訴人請 求損害賠償 原審不查 遽依75年12月24日修正之專利法 第82條第1 項第2 款判命上訴人給付23,823,150元及法定遲 延利息 並准供擔保為假執行宣告 即有未洽 又按連 續性之侵權行為 有關時效之計算 智慧財產法院於98年 度民專訴字第152號有 民法第197 條第1 項所稱 自請 求權人知有損害時起 之主觀 知 的條件 如係一次之 加害行為 致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害 該 損害為屬不可分 質之累積 或為一侵害狀態之繼續延 續者 固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定 損害顯 在化 或不法侵害之行為終了時起算其時效 惟加害人之 侵權行為係持續發生 加害之持續不斷 致加害之結果 損害 持續不斷 若各該不法侵害行為及損害結果係現 -213-

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114 智慧財產專論集 專利侵權損害賠償及訴訟 修正之介紹 本件原告商譽受損部分 其所產生之影響 在於消費者因 系爭侵害原告專利權之產品所產生之對原告公司負面印 象 將延續至未來 而此等負面印象之產生 係因渠等於 網路上及大賣場中購得被告所生產銷售之侵害原告專利權 之仿冒商品所致 是為降低或終止此等負面印象之延續 自有於上開場合公開宣示之必要 是本院認原告此部分請 求 亦屬有據 應予准許 本人以為 專利法第89條係規 定 被侵害人得於勝訴判決確定後 聲請法院裁定將判 決書全部或一部登報 其費用由敗訴人負擔 因而原告 訴請被告刊登一部或全部之判決書 依法尚有依據 但若 訴請刊登道歉啟事者 原告請求權之基礎為何 若原告是 依民法第195條第1項41為回復名譽之適當處分之請求者 則 專利權本質上為財產權並無人格性 42 侵害專利權為何是 不法侵害其他人格法益而情節重大者 判決之理由似 尚欠允洽 專利侵權損害賠償及訴訟 修正之介紹 蔣文正 一 前言 本 次專利法修正 就專利侵權損害賠償及訴訟部分 於公聽會時曾有三個議題為討論 議題一 於專利 法中是否明定專利侵權行為主觀要件 議題二 是否於專利 法中引進美 日 歐盟等國專利間接侵權之規定?議題三 於專利法中增訂以 合理權利金 作為損害賠償方法之必要 性 而依據目前專利法之草案大綱 在專利侵權損害賠償及 訴訟部分 僅明定 損害賠償 須以行為人主觀上有故意或 過失為必要 並增訂得以合理權利金作為損害賠償計算方 式 而關於間接侵權部分 此次修法並不納入 二 就專利侵權損害賠償及訴訟部分之修正大綱 其內容略 有 統整司法實務上於專利侵權訴訟案中 適用專利法見 解不一致之情形 明定 損害賠償 須以行為人主觀上有故 意或過失為必要 另為適度免除專利權人舉證其損害數額之 負擔 增訂得以合理權利金作為損害賠償計算方式 設定法 律上合理補償之底限 草案第98條及第99條 茲分述 41 民法第195條第1項 不法侵害他人之身體 健康 名譽 自由 信用 隱私 貞操 或不法侵害其他人格法益而情節重大者 被害人雖非財產上之損害 亦得請求賠償相當 之金額 其名譽被侵害者 並得請求回復名譽之適當處分 42 專利法第7條第4項所規定發明人或創作人之姓名表示權尚有人格之性質 如次 一 專利侵權之主觀要件 是否須具備故意或過失之 要件 有關專利侵權訴訟請求損害賠償 因專利侵權也是民法 所規定之侵權行為 專利法並無特別除外之規定 因而應適 -217-

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119 智慧財產專論集 專利法 強制授權 修正之介紹 之規定為修正 而不應將現行法第 89條整個法條給刪除 專利法 強制授權 修正之介紹 掉 蔣文正 一 我國准許強制授權之案例 現 行專利法使用 特許實施 一詞 特許實施 即 一般稱為 強制授權 特許實施 乃非出於專 利權人之意願 由專利專責機關經申請而基於法律規定 強 制專利權人為專利授權 專利權人雖非自願允許 惟經特許 實施之人應支付補償金予專利權人 特許實施 係有償許 可之制度 現行法 特許實施 之事由 規定在第76條及 第78條 無論是第76條或第78條之事由 均須經申請 而 申請特許實施之原因有五種情形 1 因應國家緊急狀況 2 增進公益之非營利使用 3 申請人曾以合理之商業條 件在相當期間內仍不能協議授權者 4 專利權人有限制競 爭或不公平競爭之情事 經法院判決或行政院公平交易委員 會處分確定者 5 再發明專利權人與原發明專利權人或製 造方法專利權人與物品專利權人 就交互授權實施無法達成 協議者 我國專利專責機關經濟部智慧財產局(下稱 智慧 局 )依現行專利法第76條之規定 曾經准許 特許實施 之案例如 1 智慧局在2004年7間曾作成准予國碩公司特許實施飛 利浦公司五項專利權 其源於荷蘭商飛利浦公司專利授權之 權利金係採固定金額方式計算 惟當光碟片之市價大幅下跌 時 飛利浦仍堅持向製造商國碩公司收取每片光碟片美金六 分之權利金 國碩公司無法同意 雙方經過一年多洽談

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126 智慧財產專論集 從我國的公眾審查程序看美國發明法案的授權後程序 從我國的公眾審查程序看美國發明法案 的授權後程序 林景郁 早 在我國於1944年公布之專利法 後稱33年版專利法 ) 中 就已規範公眾審查程序的相關規定 當時的公 眾審查程序包括異議及舉發程序 之後歷經數次的修法皆未 大幅更動公眾審查的內容 2001年修正公布之專利法 後 稱 90年版專利法 雖進行了若干調整 但基本仍維持不 變 及至2003年修正公布的專利法 即現行專利法 則 只保留舉發程序而廢除了異議程序 並將得提起異議之理由 整合至得提起舉發的事由中 而2011年11月29日甫經立法 院三讀通過的我國專利法修正案 後稱新專利法 有著大幅 的改變 就公眾審查程序部分 雖基本仍保留著現行專利法 的大部份規定 但仍有一定程度的修正與調整 美國的部份 新的美國發明法案 (American Invent Act, AIA) 對原本的美國專利法有著多項改變 自2011年9月16日 經美國總統公開簽署生效後 除了規費加收15%已實施外 將先發明原則 (First to invent) 改為發明人先申請原則 (First inventor to file) 的重要修改預計在2013年3月16日實施 此 外於2012年9月16日將施行的是美國原有的公眾審查程序 專利復審 (Reexamination) 程序的重大修改 美國復審原包 括了兩造復審 (Inter Partes Reexamination) 程序及單造復審 (Ex Parte Reexamination) 程序 2012年9月16日後 單造復 審程序保留而兩造復審程序將走入歷史 兩造復審將由授權

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131 智慧財產專論集 從我國的公眾審查程序看美國發明法案的授權後程序 不過新專利法與現行專利法最大的不同 在於明文規 範了必須與更正案合併審查及合併審定 以及得就同一專 利的部分請求項提起舉發 介紹如下 一 舉發與更正案合併審查及合併審定 新專利法第77條第1項就規定 舉發案件審查期間 有 更正案者 應合併審查及合併審定 另第78條則進一步規 定 同一專利權有多件舉發案者 專利專責機關認有必要 時 得合併審查及合併審定 此一新規定乃為讓紛爭一次 解決 期能提高審查效率 但多件舉發案的合併 應僅限 於針對同一請求項相同的事由 具體的內容仍待專利法施 行細則及審查基準進一步載明 二 舉發審定就各請求項分別為之 或不具備第102或103條所規範之新穎性或非顯而易見性 或是說明書或申請專利範圍不符合美國專利法第112條規定 等 然而 並非只要提起授權後重審 專利審判及上訴委 員會就必須受理並進行審查 其還會考量請求人所提供的 資料或提出的理由是否具備能成功地撤銷至少一請求項的 合理可能性 藉此決定是否進入授權後重審的審查程序 至於進入了授權後重審的審查程序後 專利權人可對其專 利進行更正 惟該更正不得擴大申請專利範圍或是增加新 事項(new matter) 另外 當事人亦可利用美國訴訟程序中 特有的發現程序(discovery)來找出與爭執事實直接相關的證 據 因新專利法第73條第2項明定舉發可針對部分請求項為 之 依逐項舉發理由進行之審查結果 遂有可能產生部分 在專利審判及上訴委員會作出授權後重審決定 且經 過可提出上訴的期間或是上訴程序終止後 美國專利局會 成立 部分不成立之舉發審定 故新專利法第79條第2項另 規定 舉發之審定應就各請求項分別為之 發出公告證書 (certificate) 以說明撤銷不具可專利性的請求 五 AIA中的授權後程序 一 授權後重審 項 承認被認定具有可專利性的請求項 或是併入任何新 的或被修正的具可專利性請求項 至於確定之最終決定 對於同一事實及內容 就相關關係人於專利局的其他程 序 民事訴訟及美國貿易委員會 (ITC) 的相關程序 皆具有 授權後重審預計於2012年9月16日起正式生效 但只適 用根據先發明人申請原則(First inventor to file)提出專利申請 並且獲准的專利 非專利權人的第三人可在專利授權公告 禁反言 (Estoppel) 即我國一般通稱之 一事不再理 的拘 束力 二 兩造重審 日起的9個月內 向美國專利局的專利審判及上訴委員會 兩造重審預計於2012年9月16日起正式生效 之後只要 (Patent Trial and Appeal Board)提出授權後重審的請求 至於 得提出授權後重審的事由 則包括可主張請求項無效的所 一美國專利案已公告9個月 或是若有授權後重審的提起 則是待授權後重審終結後 非專利權人的第三人才可向美 有事由 包含非屬美國專利法第101條所規定之適格發明

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135 智慧財產專論集 美國專利法修正介紹 序 並分別賦予不同寬度的提起事由 主要是為了同時保障 一般大眾與專利權人的利益 授權後重審可讓一般大眾在專 利獲准的初期有較多可提出公眾審查的可能性與機會 兩造 重審則可讓專利權在經過授權後重審的挑戰後 使專利權維 持一定的穩定性 避免專利權人繳交了多年的年費後 還要 面對第三人以說明書內容揭露有瑕疵或非適格標的的挑戰 美國專利法修正介紹 林景郁 早 於2007年8月21日 美國曾頒布之多項專利申請新規 定原欲於2007年11月1日時開始實施 卻於同年10月 31日 時 遭 美 國 維 吉 尼 亞 東 區 聯 邦 地 方 法 院 (United States 因此 目前要評斷AIA規定較複雜的公眾審查程序究竟 District Court for the Eastern District of Virginia) 下達暫時禁 對整體來說會否有正面的影響 例如是否真能如預期有效提 升公眾審查的速度與效率 尚言之過早 不過我國新專利法 也針對提高公眾審查的速度與效率做了一些調整 例如舉發 與更正案合併審查及合併審定 或是舉發審定得就各請求項 分別為之的規定 因此筆者也預期未來我國的公眾審查實務 也會進行得更為順暢 且讓我們拭目以待 制令 使其無法生效 並於2008年4月1日時由同一法院判 參考文獻 一 歷年專利法 現行專利法及新專利法 二 美國發明法案 決認定該法規無效 多年來美國仍未放棄修法 只是其國內輿論及國會議員 之間一直無法取得共識 直至2011年1月25日 美國參議院 的參議員提出了一項編號S.23法案的2011年美國專利改革法 案 (Patent Reform Act of 2011) 其後更名為美國發明法案 The America Invents Act 簡稱AIA 參議院討論修改後於 2011年 3月 8日通過 2011年 6月 23日 美國眾議院又根據 S.23法 案 通 過 了 編 號 為 H.R.1249號 法 案 的 修 正 版 AIA 2011年9月8日 參議院通過了眾議院決議的H.R.1249號法 案 並由歐巴馬總統於2011年9月16日簽署 使AIA正式生 效 AIA中有著多項重大改變 但除其中幾項涉及法條變動 者預定在總統簽署後12個月到18個月內暫維持不變外 其 他改變則在AIA正式生效後便已在短期內陸續生效 以下便 依AIA中各項規定生效的順序 就幾項重點加以介紹 一 2011年9月16日生效的規定

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139 智慧財產專論集 百年思索專利權 四 申請人溯源程序 (derivation proceedings) 百年思索專利權 配合先發明人申請原則 原本的衝突 (interference) 程序 將不再適用 因此AIA將衝突程序廢除 新增用以確認最先 申請之人為真正發明人的申請人溯源程序 舉例來說 如 果第三人以源自真正發明人處得知的發明申請專利 而真 正發明人在第三人申請後1年之內也提出了專利申請 則該 真正發明人可利用該申請人溯源程序來取回原本屬於自己 的權利 六 小結 蘇國安 一 概說 今 年是我中華民國建國滿一百年 就專利的層面而 言 我國為獎勵研究創新 於民國元年訂定 獎勵 工藝品暫行章程,至今建立百年的里程碑 獎勵創新的法 令經多次修訂而成為今日的專利法 不僅是我國 世界一百 多個國家也都有其專利法規鼓勵創新與研究發展 這些國家 並於西元1995年成立世界貿易組織 附屬於該組織並成為 其實從AIA正式生效之日起 全世界都在觀察美國專利 局將會如何就這部複雜的新法訂定進一步的詳細規定 然 各會員國在智慧財產法規指導方針的 與貿易有關的智慧財 產權協定 (TRIPS)也有效地發揮其功能 而美國專利局似乎仍未有定見 甚至David Kappos局長也在 公開場合向專利業者及企業尋求建議 足見在法已生效的 今日 要如何訂定相關的細節仍讓美國專利局傷透腦筋 但畢竟有部分規定已正式生效 為免造成專利業者與企業 的困擾 美國專利局應會加緊腳步制定細節規定 儘快讓 申請人了解應如何操作實務 度 以鼓勵創造發明 美國於西元1790年頒佈專利法 給 不過反過頭來 從AIA的規定中可察覺 大部分的規定 予專利權人14年 唯一及專屬的權利和自由 以製造 裝 基本都適用於AIA生效時尚未領證公告或尚繫屬審查中的案 件 因此縱部分規定尚未正式生效 仍應時刻留意實務的 配 使用和銷售其發明之權 (the sole and exclusive right and 變化 以為未來1至2年美國專利實務接踵而來的改變做好 準備 西元1623年英國通過 壟斷條例 (Statute of Monopolies) 之立法 廢止過去核准的壟斷或獨佔業務項目 但留下對首 先創作發明品並領有專利證書(letters patent)的人享有14年製 造與販賣之特權(privilege) 其後西方各國先後建立專利制 liberty of making, constructing, using and vending to others to be used) 這 項 積 極 利 用 與 具 有 消 極 排 他 的 權 利 授 與 至 1952年美國修正專利法時 將專利權修正為 排除他人製 造 使 用 或 銷 售 之 權 (grant to the patentee of the right to 參考文獻 一 美國發明法案 exclude others from making, using or selling ) 很明顯地 專利權的內涵改變為 排他之權

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144 談民國100年的新商標法 談民國100年的新商標法 林純貞 緒言 中 華民國100年5月31日 我國商標法最新修正草案經 立法院三讀通過 同年6月29日總統公布 施行日 期尚待行政院公布 此次修正距前一次民國92年的修正 約 有8年 距民國12年5月4日北京政府公布施行的商標法 1 則已是第13次的修正 2 自民國96年起 商標專責機關為了 順應立法趨勢 符合國際條約及因應現代商業環境的需求 即著手修法計劃 並研擬最初版本的修正草案 其後為了廣 納各界意見 到98年11月前 已分別開過了6次的修法公聽 會 專家學者諮詢會議及3場次的機關間協商會議 其間並 參考學者 法官及相關業者的建議 以及因應政策的改變 幾度修改草案內容 終於在99年的商標法說明會 3中 智慧 財產局以 第13次的淬礪 為標題 向相關業界介紹99年 3月4日送行政院審查的最新版商標法修正草案 該一草案在 同年11月23日經行政院完成審查 民國100年經立法院三讀 通過及總統公布 然而配合本次修法的其他相關配套 1 智慧財產局網站公告的商標法註記本法最早係中華民國19年5月6日國民政府制定公布 20年1月1日施行 但參看台一叢書 近百年來專利商標法之變遷 中 歷次商標法修正 之重點介紹 乙章可知 我國第1部付諸實行的商標法是民國12年所公布 19年的商標 法則係修正而來 2 文中所稱 第12次 不包括99年8月25日就第4 19條所公布的修正 3 民國99年3月24日至4月8日期間智慧財產局分別於台南 台北 台中及高雄所舉辦的商 標法令說明會 -275-

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146 智慧財產專論集 談民國100年的新商標法 商標共有申請須知 後 實務上已接受商標共有註冊申 請 商標法卻迄無商標權共有制度的相關規範 因此新法第 7條即明定有關商標共有申請程序暨選定或指定共有代表人 等相關規定 另在第28條及第46條對於共有商標申請權及 考慮以商標本身構成元素過於複雜 識別性不足為由 阻 擋類似案件的註冊 而既有現行條文可供運用 率爾增列 上述規定 反而造成審查上的困擾 似乎有待商榷 四 增訂展覽會優先權的規定 我國商標法在 82年修正時 有鑒於國際貿易交流頻 商標權其各應有部分的移轉 分割 減縮 抛棄 授權與設 立質權等 也都加以規定 三 明定一申請案只能包含一商標 在一般概念上 一商標一申請似乎理所當然 但實務 上 卻有申請人將實際交易使用或將要使用的二個商標以一 件申請案提出申請 明顯違反商標法制定的原則 商標專責 據以主張優先權的商標其受理國家申請案號數的補正時 機關於是在新法第19條第4項明定 申請商標註冊 應以 間 新法前最近的相關修正 是配合 海峽兩岸智慧財產 一申請案一商標之方式為之 並得指定使用於二個以上類別 之商品或服務 修正理由指出係 參照日本商標法第六條 第一項規定 然依筆者淺見 申請註冊的內容究竟是一商 標還是二或二以上商標 有時難以判斷 例如圖樣上僅有一 組中文及一組外文 但二者全然無關 則業者實際使用時究 係一併使用或分別使用 註冊審查時 顯然難以判斷 修法 理由雖指出 於註冊後 若分開成為二件商標使用 亦有 未使用註冊商標而遭廢止商標權之虞 然而有無使用或使 用型態如何 究竟不屬商標能否註冊的審查範圍 此部分的 違法以專用權廢止制度加以規範即可 至於在註冊申請階段 中 為如是規定 雖可以遏阻部分業者期待以一申請案得到 二個商標保護的僥倖心態 但在審查商標申請案時 除了要 自行揣測業者可能的使用方式 也要判斷究竟是二或二以上 商標的合併申請 似乎無端加重了審查的權責 個人以為 除了廢止制度可提供事後的糾正效果 在申請階段 也可 權保護合作協議 的簽署 於 99年 8月 20日修正公布第 繁 商標審查國際化的趨勢 為了積極與各國簽定保護智 慧財產權之雙邊或多邊條約 了解承認優先權制度的重要 意義及必要性 於是參考巴黎公約及他國立法例 增訂有 關申請商標註冊得主張優先權的規定 92年修法時 放寬 條 同年 11月 22日施行 將相互承認優先權的對象擴及 世界貿易組織會員 亦即包含中國大陸 並溯自同年 9月12日生效 而新法第20 21條則增列得就在他國一個 或數個申請案的部分或全部商品或服務 以相同商標主張 優先權 也參考巴黎公約第 11條有關展覽會優先權的規 定 增訂得在我國就展覽會主張優先權 且以展出日為申 請日 所謂展覽會必須是我國政府主辦或認可 且具國際 性質 亦即 有國外商品參展者方可 包括在國外舉辦的 國際性展覽會 不以在本國內所舉辦者為限 五 容許商標圖樣非實質變更 我國商標法一向明定商標圖樣不得變更 例如民國 61年商標法第19條規定 商標註冊事項之變更 應向商 標主管機關申請核准 但商標之名稱 圖樣及其指定之商 -279-

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152 智慧財產專論集 談民國100年的新商標法 對存有應撤銷事由的商標商品予以撤銷 10 已體現保障商標 權利人之精神 新法施行後 也多少能平衡限縮人民期間 利益所帶來的影響 三 賦予商標專責機關逕行審理的職權 二 限縮權利內容調整的期間 無論已申請或註冊的商標 當涉及註冊准駁或應否撤銷 的衝突時 修正前商標法提供分割 減縮商品或聲明不專用 等方式 使商標申請人或註冊人可以視情節的輕重及衝突範 圍的廣狹 主動請求限縮原權利的內容 或降低對原有權利 的傷害 而此等申請得以提出的時點 原則上在權利存在的 期間均屬可行 例如對於申請中商標的分割或減縮商品 新 36條明定評定 廢止事件準用之後 實務上即產生反覆交 法前之施行細則第27條第2項規定 得於核駁審定確定前為 叉答辯致使程序延宕 爭訟遲遲未決的情形 新法第49條 之 至於註冊商標涉有爭議者 原商標法第31條第2項及第 第 3項於是明定 有遲滯程序之虞 或其事證已臻明確 32條第3項之準用規定明示 申請分割商標權或減縮商品 者 商標專責機關得不通知相對人答辯或陳述意見 逕行 審理 即是賦予商標專責機關裁量權 在發現當事人所 提出答辯書或陳述意見書有遲滯程序之虞 而其事實已臻 明確時 得不通知相對人答辯或陳述意見 逕就相關資料 參酌 並直接審理 於商標異議或評定案件未確定前 均得為之 然而新法基於 使案件早日確定 及 衡平當事人權益並使後續爭議之 事實狀態及早確定 的目的 在第31條第3項 第38條第 3項分別明定 指定使用商品或服務之減縮 商標圖樣之 非實質變更 註冊申請案之分割及不專用之聲明 應於核駁 審定前為之 及 註冊商標涉有異議 評定或廢止案件 時 申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者 應於處 分前為之 修正理由說明 現行規定有 浪費行政資源 的缺失 而修正條文係 基於程序經濟考量 但行政機關 以方便行事的立場思考 卻有未顧及對人民最有利方式的疑 慮 而相較於修正前法條 新法大幅縮短商標申請人或註冊 人決定是否分割或減縮商品的時間 為相關權利人應特別留 意的部分 觀諸近日審查實例發現 商標專責機關在相關條 文施行之前 對於爭訟案件審查 已參考法條明文得部分撤 自 從 民 國 92年 12月 10修 正 公 布 的 商 標 法 施 行 細 則 第 35條第 2項規定 異議答辯書之副本應送達異議人 且第 陸 商標侵權相關的修正 一 釐清商標侵權責任的主觀要件 商標侵權的民事救濟方式 依其性質可分為二大類型 一者為損害賠償請求權 另一為排除及防止侵害請求權 新法就主 客觀要件方面加以釐清 明定在排除及防止商 標權侵害方面 不以行為人主觀上具故意過失為必要 而 在損害賠償方面 則須行為人主觀上具故意或過失 二 加強對著名商標的權利救濟 新法擴大對著名商標的權利維護 對於 明知為他人著 銷的規定 及最高行政法院99年度判字第1380號判決 僅 智慧財產局中台異字第G 號商標異議審定書及中台評字第H 號商標評定 書等參照 -291-

153 智慧財產專論集 談民國100年的新商標法 名之註冊商標 而使用相同或近似之商標 或 以該著名 商標中之文字作為自己公司 商號 團體 網域或其他表彰 營業主體之名稱 的情形 只要有致減損或致生混淆誤認 之虞 都視為侵害商標權 修法理由說明 原法條無法 在損害實際發生前有效預防 且著名商標權人要舉證證明有 實際損害發生 為避免對著名商標保護不周 於是在條 文中增加 之虞 字樣 然而此等文字本身涉及主觀判斷 一旦施行後 實有賴執法機關嚴格認定 否則恐有 無限上 綱 的疑慮 三 侵權準備與幫助行為的規範 除了直接侵害商標權的行為外 新法對於商標侵權的準 備 加工或輔助行為 也予以防杜 在第70條第3款規定 明知有侵害商標權之虞 卻仍予以製造 持有 陳列 販 賣 輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤 吊牌 包裝 容器或與服務有關等物件之行為 視為侵害商標權之行為 四 修正損害賠償的計算 務上海關於發現進出口貨物外觀顯有侵害商標權之嫌時 所依據並執行的 海關配合執行專利商標及著作權益保護 措施作業要點 在商標法中予以明文化 另在第76條參 考國際間的相關規定 增訂海關可以依申請 提供予權利 人侵權貨物相關資訊 期能周全保護商標權人 便利其主 張或實施權利 但限制資訊的不當利用或洩漏 柒 與證明標章及團體商標相關的修正 我國商標法自民78年修正時 即增訂有關證明標章的 保護 92年修法時 為加強TRIPs有關地理標示保護的規 定 參考國外立法例 將產地列為標章所欲證明的事項之 中 建立產地證明標章申請註冊的法源 至於團體商標的 增列 也是92年修正的條文 亦即在第76條規定 凡具法 例 新法給予法院更多依個案裁量的空間 在第71條第1項 人資格之公會 協會或其他團體 欲表彰該團體之成員所 提供之商品或服務 並得藉以與他人所提供之商品或服務 相區別 欲專用標章者 得申請註冊為團體商標 新法 除了增訂有關產地證明標章的相關規定 也將 產地 增 列在可以申請註冊團體商標的相關規定中 亦即 參考國 外立法例 認為有關著名產地的保護 除可申請註冊為證 第3款刪除原法條有關侵權商品零售單價五百倍的下限 但 明標章 團體商標的註冊也可提供保護 在新法第88條第 保留一千五百倍的上限賠償金額 另在同條項第4款以授權 2項以類似於產地證明標章的條件 定義產地團體商標 並 使用的角度 增列 以相當於商標權人授權他人使用所得收 取之權利金數額為其損害 為選項 供商標權人選擇適用 五 增訂邊境管制措施依職權查扣及提供侵權貨物資訊 之規定 在第89條第3項明示對於符合使用規範條件者不得為差別待 新法修正前第63條第1項第3款對於損害賠償的金額定 有上 下限 但實務上發生雖以下限計算仍顯然不合理的案 遇 另以第84條及第91條明定產地證明標章及產地團體商 標均排除有關說明文字及聲明不專用的規定 但也都不得 禁止他人合理表示商品或服務的產地 新法第75條新增關於海關依職權查扣的法據 亦即將實

154 智慧財產專論集 商標使用與商品化之研究 結語 商標使用與商品化之研究 修正前商標法共94條文 修正後的新法則有111條文 根據經濟部智慧財產局在99年的商標法說明會中的統計 11 王竹平 除新增23條文外 並除刪除8條 修正71條 僅15條文未加 壹 前言 變動 可說是相當大幅度的一次修正 當然 修正條文是否 符合期待 是否因強調與國際接軌而忽略國內商業行為的特 質 應屬見仁見智之問題 但由草案一再修改及多次諮詢會 議的舉辨 不難窺見商標專責機關的謹慎與費心 其為建立 完善商標法規的努力確實應予肯定 觀察經總統公布的新法 與最初修正草案版本的差異 除保留原即納入的保護客體擴 大及商標共有 專屬授權 據爭商標使用義務等相關增訂 外 最初研擬的廢除異議 增訂復審制度等 已不在後來的 版本中出現 這或許因應政策改變 或許暫時無執行之可 能 又或許為再下一次修法的重點 另智慧財產局曾開會研 議的 優先審查制度 12是否採行 也可能為日後商標法修 商 正的議題 此次商標法修正費時5年(修正草案總說明 自 貳 商標使用與商標商品化之定義 一 商標之使用 何謂商標使用 依照一般公眾之認知 商標使用係將商 標貼附或標示於商品 服務之上 但在商標法之運作上 按其認定之標準不同 商標使用至少可以分成兩種不同之 95年起 開始積極檢討本法相關規定 ) 新法終於在民國 100年完成並公告 施行日期雖尚未確定 但指日可待 至 於修正的成效如何 是否符合國家經濟發展及商業交易的需 求 有待全民共同檢驗 也讓我們拭目以觀 標使用在商標法上之重要性在於確定商標權人取得 專用權後維持權利所須盡到之使用義務 以及第三 人為何種 商標使用 行為屬商標侵權 因此 何謂 商 1 標使用 自有加以討論 釐清其態樣 範圍之必要 尤其 在交易客體多元化之今日 因商標之使用經常不直接附著 於商品上 或將商標轉變為商品進而銷售 亦即商標商品 化之情況 使商標使用呈現複雜之外觀 應如何判斷 商 標使用 更為困難 因此 本文將由商標使用及商品化之 定義著手 並整理及介紹國內外相關判決 而就該等文獻 之討論予以評析 類型 即商標法第6條總則性(或維權性之規定)及侵害商標 權之使用 以下將分別就我國商標法中涉及商標使用之相 1 在學說上則有學者認為 在商標侵權之判斷上 商標使用並非商標侵權成立之前提要 11 同附註3 12 參考智慧財產局網站公告 於99年5月5日舉辦的商標審查品質諮詢委員會99年第1次會 議紀錄 件 詳參 王敏銓及扈心沂 商標侵害與商標使用 評台灣高等法院96年度上易字第 2091號判決與智慧財產法院97年度民商上易字第4號判決 月旦法學雜誌 頁 年10月 -294-

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158 智慧財產專論集 商標使用與商品化之研究 案例事實 案例事實 被告甲係 豪准實業有限公司 下稱豪准 公司 之負責人 其未得三麗鷗公司同意或授權之情形 冊 時 禁止平面商標圖樣保護及於 商標商品化 立 體化商品 按商標法上 使用 一詞 散見於各條文中 其意義實非一致 商標法第六條所謂之商標使用 乃指商標 之正當使用而言 商標專用權人應如何將其產品行銷市面 下 銷售 HELLO KITTY 商標圖樣之鬧鐘 以免因 未使用 遭撤銷 與商標法第62條第1款所規定 爭點 爭點 販賣他人商標商品化之商品 是否屬使用他人商 標 判決理由 使用他人商標之處罰 處罰侵害他人商標專用權之不正 當使用 其意義不可強其一致 換言之 縱使商標法申請登 記暫不開放立體商標之註冊 亦不可當然認為將已註冊之商 標圖樣立體化後 不受商標法之保護 蓋如何申請商標專用 權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念 又商標 之功能 在於表彰商品之來源及保證商品之品質 而商標法 所稱之 商標使用 係指為行銷之目的 將商標使用於商 品或其包裝 容器等物件上 而持有 陳列或散布 商標法 二 商品化屬商標使用 臺灣高等法院91年度上易字第 2805號刑事判決12 (一)商標法第5條規定 商標所使用之文字 圖形 記號 顏色組合或其他聯合式 應足以使一般商品購買人 認識其為表彰商品之標識 並得藉以與他人之商品相區 別 雖就得申請做為商標者 僅限於文字 圖形 記 號 顏色組合或其聯合式之平面圖樣 不包括 立體商 標 然此係因行政審查作業為顧及審查程序與公告之書 面性 抽象性 簡便性 行政體系負荷可能等等因素 暫 不容許商標專用權人將所有商標以立體呈現之型態註冊 標圖樣之近似 以具有普通知識經驗之一般商品購買人 於 購買實施以普通所用之註意 有無混同誤認之虞判斷之 此由司法院咨行政院之院字第1876號解釋謂 如紙造或 商標法第62條規定之 近似他人商標圖樣 之侵害態樣 絹製花枝為商標 其商標之形狀 位置 排列 顏色 殊 難保其永久確定不變 等語 得到證明 是申請做為商標 者 僅限於文字 圖形 記號 顏色組合或其聯合式之平 面圖樣 不包括 立體商標 乃為避免商標 形狀 位 置 排列 顏色 之改變 並未禁止商標之立體使用 (二)商標法並未於行政技術上尚未開放 立體商標註 當然包括侵害商標商品化或立體化商品 以保障商標專用權 及消費者利益 此不僅合於商標法之文義解釋 歷史解釋與 比較法解釋 亦符合人民之感情期待與法律常識 第六條規定甚明 又依商標法施行細則第15條規定 商 (三)扣案鬧鐘包裝盒上所使用之 HELLO KITTY MY MELODY 照片 並非與盒內商品一致 此有原審 勘驗筆錄可稽 包裝盒上之商品並無豪准之商標 則被告僅 使用 HELLO KITTY MY MELODY 圖樣 已構成 12 其他採相同見解之判決如 台灣高等法院90年上易字第120號刑事判決 台灣高等法院 90年度上易字301號刑事判決 台灣高等法院90年度上易字第279號刑事判決 臺灣高等 法院91年度上易字第2805號刑事判決 使用告訴人之商標 是以 只要該表徵足以使一般商品購買 人認識其為表彰商品之表徵 並得藉以與他人商品相區別

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160 智慧財產專論集 商標使用與商品化之研究 標誌 印刷物 包裝 包紙 容器或廣告上 而其係供商 業上之使用 或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上 而販賣或為販賣而陳列 散布或廣告 足生混淆 誤認 或為欺罔者14 法院判決 法院判決 在本案原告之商標係經有效註冊 被告生產及 銷售之徽章是實質上抄襲原告之商標 且未經原告同意 並使用於州際間之交易 因此已符合藍能法案第32條之基 本要件 至於 對註冊商標之侵害使用必須是與商品有關 之販賣 提供販賣 散布及廣告 被告係製造及銷售衣 服用之徽章 這些徽章即被告銷售之商品本身 商標覆蓋 整個被告商品表面 並不會改變商標被使用在與產品之販 賣有關 球迷在運動用品店購買被告之商品 是因為他們 裝飾有球隊之商標 如果被告以不同之設計來裝飾所販售 之衣服 這些設計依然是做為衣服之徽章 但卻不會給予 消費者商標之認同 亦即沒有原告之商標 被告之商品將 沒有市場 故被告使用原告之商標顯然是與商品之販賣有 關 而關於 要有混淆 誤認或欺矇之虞 法院認為當 被告複製受保護之商標 將之銷售予大眾 並知悉消費大 眾會將此等商標視為原告球隊之商標時 混淆或欺矇之要 件即已經被滿足 小結 本案被告將原告球隊之商標作為裝飾而使用於其服 小結 飾上 法院認為以消費大眾認知系爭商標為原告之標識之 觀點 被告販賣附有該等商標之商品時 必定知悉消費大 眾將會將該等商標辨識為原告之商標 因此符合藍能法 U.S.C. 1114(1975) 法條中譯可參經濟部智慧財產局網站 ( last visited at Nov. 28, 2010) 案所要求之混淆之虞之要件 被告有侵害原告之商標之情況 存在 二 Arsenal Football Club Plc v. Reed 至 近 年 英 國 亦 發 生 類 似 Boston Professional Hockey Association,Inc., v. Dallas Cap & Emblem Mfg.,Inc. 之案件 且該案件亦係被告未經授權將他人已註冊商標之文 字或圖案製作成商品販售 在該案中 英國法院認為被告使 用原告商標字樣之行為 並非係用以表彰商品來源 故非屬 商標使用 且原告亦無法證明被告之行為有暗示消費者商品 來源之可能 因此 被告將原告商標製作成品販售既非商標 使用 亦無產生混淆 故不產生商標侵害 15 但該案至歐盟 法院 歐盟法院則認為被告之行為屬一種商標性質之使用 係具有表彰或暗示商品來源之效果 且被告對於系爭商標之 運用 有危害到商標權人之商標作為確保商品來源之基本功 能 因此認為被告之行為構成商標之侵權 16 是以由本案歐 盟法院之見解可知 構成商標侵害之商標使用至少需對註冊 商標之基礎功能 表彰商品來源之功能 產生影響 即屬 之 但至於何種使用可謂係 已影響註冊商標之基本功能 則無具體之標準17 伍 結論 參酌商標法第5條第1項之規定稱 商標使用係指為行銷 之目的 將 商標 用於 商品 或其包裝 等 顯見 15 ARSENAL FOOTBALL CLUB Plc v REED, 54 I.P.R. 623(2001). Football Club plc v Reed (Case C-206/01), [2003] RPC 同註4 頁 Arsenal -307-

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162 智慧財產專論集 從十字架銀飾品糾紛案探討商標使用 從十字架銀飾品糾紛案探討商標使用 林承慧 一 前言 商 標法制定之目的在保障商標權及消費者利益 但是 是否只要取得商標權 即可剝奪其他競爭同業使用 該商標圖樣之權利 本文欲藉由去年5月初經電視新聞業者 披露之 賣十字架銀飾竟侵權!攤販頻吃官司 一則新聞 先就 商標使用 及 合理使用 之概念加以釐清 再介 紹相關司法實務案例 以期能提供業者一些參考 二 事實經過 某日商之前手自民國92年起將相當普遍之十字架圖形 註冊商標 專用於銀 珍珠 胸針 項鍊 手鐲 手鍊 戒子 耳環 墜子等商品以及首飾及貴金屬零售服務 上 述商標均已移轉予日本廠商所有 茲將商標圖樣臚列如 下 註冊號數 商標圖樣 指定商品/服務 銀 珍珠 胸針 項鍊 手鐲 手鍊 戒子 耳環 墜 子 假鑽 K白金 人造寶石 金鋼鑽 瑪瑙 水晶 腳鍊 天然寶石 踝 飾 鍊 別 針(珠 寶 飾 品) 戒指(珠寶飾品) 首飾及貴金屬零售 -311-

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168 智慧財產專論集 從關鍵字廣告看商標法 從關鍵字廣告看商標法 劉芯芸 一 前言 中 華民國商標法 1於第一條即對立法意旨做了開宗明 義的規定 為保障商標權及消費者利益 維護市 場公平競爭 促進工商企業正常發展 特制定本法 我國 商標法自民國二十年一月一日開始施行 至民國一百年時 恰好是八十個年頭 其中雖經過數次修正 商標法長久以來 對於維護我國商業交易中本國及外國商標權人之權利一向有 嚴謹之規範 為我國之商業發展奠定良好之基礎 在保護商標權人 保障消費者利益 維持市場公平競爭 及促進工商業發展之四大目的中 商標法以一貫的衡平角度 在傳統市場交易中扮演了維護企業與企業及企業與消費者間 之溝通橋樑 提供業主對表彰自己商品或服務之表徵受到侵 害或可能受到侵害時的權利基礎 亦成為消費者在進行商品 或服務選購行為時無須擔心因商標混淆誤認而蒙受損失之信 賴基石 惟隨著時代變遷 消費者習慣改變與電子商務技術的快 速成熟 商業行為態樣已由舊時社會中慣用的實體交易逐漸 發展出第二平台 網際網路 不論是交易行為或是宣傳廣 告 網路已成為不可或缺 甚至較一般媒體曝光更強而有力 的企業主與消費者之間的媒介 商標在網路交易行為中除 1 我國現行商標法於中華民國九十二年十一月二十八日施行至今 民國一百年六月二十九 日新修正之商標法已由總統令公布 施行日期由行政院另定之 本文所列之法條 如未 標示其為新法者 要為九十二年十一月二十八日施行之條次及內容

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174 智慧財產專論集 商標行政訴訟的訴訟審理計劃兼談美國商標爭訟案的加速審查 人權利之觀感 即便關鍵字廣告之商標使用不致造成消費者 實質上對商品服務來源之混淆誤認 惟商標權人仍將因關鍵 字廣告蒙受損失 消費者可能因為關鍵字廣告而轉向購買競 爭對手之商品 同時商標權人亦須支付更高之廣告費用與其 他廣告主競爭關鍵字廣告之排名 於此 論者認為 美國法 中 初始利益混淆 之觀念亦應普遍適用於關鍵字廣告相關 爭議中 使商標權人之權益得受到更完整的保護 四 小結 在網路資訊發達的現代 企業主得以利用網際網路上各 種形式之廣告宣傳其商品或服務 關鍵字廣告因其費用低 廉 刊登方便 曝光率高 已成為大小業主的新寵兒 於使 用他人商標作為關鍵字時 應注意避免構成商標侵權之可 能 於發現他人使用自己商標刊登關鍵字廣告時 亦可透過 相關爭端解決機制處理 或依法律途徑提出商標侵權訴訟 LV對Google於法國之訴訟尚未確定 法國法院將重新 審查Google等網路服務供應商應負之責任詳細闡明 由於 Google在最高法院的判決中被認為是一個中立的技術供應 商 法國法院之判決可能會直接課予Google依商標權人要求 而採取相應的行動 以消除任何可能構成商標侵權之關鍵字 廣告之義務 然而 由於Google等業者確實已提供了一個開 放式的網路平台 倘任何人攀附他人之商標刊登廣告或販售 仿冒品 商標權人之權益的確極可能遭受不利之影響 在全 球電子商務行為越趨複雜的現代 司法和立法機關仍必須找 到一種更適當的方式來保護商標權人之利益 商標行政訴訟的訴訟審理計劃 兼談美國商標爭訟案的加速審查 陳鳳英 甲 緒言 長 久以來 世界各國訴訟制度大約可分成以英國與美 國為主流的英美法系及以日本與德國為主流的大陸 法系 英美法系主要透過當事人進行主義 經由訴訟制度及 雙方律師的主導將事實及證據一一呈現 俾由陪審團或法官 定奪 以致程序的進行輒因冗長且耗時 而大陸法系則秉持 職權進行主義 由法官主導案件的進行 經由法官的抽絲剝 繭 發現事實並進而裁判 然或因當事人未充分理解爭點 或法官因工作量負荷過重而無法充分準備及引導 可能影響 判決 二制度原各有所長 亦各有所短 隨著時代進步與國際化的衝擊 各國對於訴訟制度的運 行經由相互比較 如何可使案件透明審理 及縮短審理時 間 並能達到公正公開的效果 成為各國改革的主要目標 因此 在20世紀末期 德國 日本及美國分別提出民事訴 訟改革方案 日本以計劃審理制度為主軸 引入英美法系的 部分概念 而美國則於爭訟案件透過協商以簡化並加速訴訟 流程 我國民事訴訟法與行政訴訟法亦於同時期作相當幅度 的修改 因此 訴訟審理計劃亦列入其中 此項改進措施亦 適用於智慧財產的爭訟案 爰就我國行政訴訟及美國商標異 議的程序作一介紹 乙 我國

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178 二段併記商標日本與韓國實務比較 智慧財產專論集 六 許士宦著 集中審理制度之新審理原則 二段併記商標 日本與韓國實務比較 葉易雲 本 篇探討之二段併記商標係指結合漢字 日文 韓 文 外文及其發音或相關概念之組合 分成上下二 段之商標而言 日韓兩國針對二段併記商標之審查基準並無 明文規定 但依日本商標法第 4條第 1項第 11款之審查基 準 則有 附注假名之文字商標之發音 及 結合商標之近 似判斷 等相關釋意 又依韓國商標法第21條第5項第9款 及同法第21條第6項第3款之審查基準 亦有 結合韓文及 外文之商標之近似判斷 應以其中一部分與其他商標之相關 部分比較觀察之 外國文字商標發音之近似判斷 除應 考量本國人慣例上之發音外 該外國人之代表性稱呼亦應一 併考量 等相關釋意 就日文及韓文之比較 其共通點乃皆融合漢字之使用 其中日本使用漢字頻繁度較高 且多數漢字有一種以上之發 音 韓國目前較少使用漢字 且88%之常用漢字僅有一種發 音 因此 在日本結合漢字之二段併記商標就較為多樣化 實務上就有較多細節可探討 而在韓國結合漢字之二段商標 大多數就僅有一種情形 實務上較少探討 此外 日韓兩國 以日文假名結合英文或其他文字或以韓文結合英文或其他文 字做為二段商標註冊者 亦不乏見 以二段併記取得註冊之商標 倘僅以其中一段使用 是 否會導致侵害他人商標之虞 就韓國而言鮮少實際判例 在 日本則視該上下二段是否有同一性而定 例如 以下兩件被

179 二段併記商標日本與韓國實務比較 智慧財產專論集 視為有同一性之二段併記商標 僅使用其中一段 當不致 侵害他人之商標 蓋因 初夢 之發音僅為 はつゆめ hatsuyume はつゆめ 之漢字亦僅為 初夢 又 apple 及 アップル (appuru) 之日文發音無論就發音 或概念上 依社會通念具有同一性 例如 下列兩件則非屬同一性之二段併記商標 蓋因 ききょう (kikyo) 之漢字不僅為 桔梗 亦可為 帰 郷 等等 而 ピース (piisu) 之英文不僅為 PIECE 亦 此外 以二段併記取得註冊之商標 倘僅以其中一段使 用是否該當商標之使用 就韓國實務上乃不視為商標之該 當使用 在日本則主要以其上下二段具有同一性與否為判 斷 以下分別臚列於韓國及日本針對其中一段使用被判為 使用 或 未使用 之案例 韓國(以下皆為 未使用 之案例 係因一段使用皆視為未使用) 註冊商標 使用商標 可為 PEACE 最高法院 宣告(95) 1555判決 最高法院 宣告(92) 968判決 有關非屬同一性可能造成侵害他人商標權之案例 例 如於第三類化粧品中同時取得註冊之下列兩商標 其中後 註冊商標 ファン + FIN 以其發音為 ファン (fan)得與 最高法院 宣告(2005) 1172判決 フィン (fin) 區別而後取得註冊 惟 FIN 依一般社會 通念 其發音可為 フィン 因此 單獨使用 FIN 則 有侵害先註冊商標 フィン 之虞