2014 年 1 月 7 日 计 算 机 程 序 的 可 专 利 性 研 究 一 主 要 立 法 与 参 考 案 例 ( 一 ) 中 国 主 要 立 法 计 算 机 软 件 ( 软 件 产 品 ) 在 中 国 可 以 通 过 以 下 渠 道 得 到 保 护 : 著 作 权 商 标 专 利, 以 及 商 业 秘 密 在 这 四 种 不 同 的 保 护 形 式 下, 几 乎 所 有 的 计 算 机 软 件 产 品 都 能 通 过 著 作 权 和 申 请 注 册 商 标 来 得 到 保 护, 也 可 以 通 过 商 业 秘 密 的 形 式 借 助 于 反 不 正 当 竞 争 法 得 到 保 护, 但 并 非 所 有 的 计 算 机 软 件 都 能 通 过 专 利 法 进 行 保 护 尽 管 如 此, 对 计 算 机 软 件 的 专 利 保 护 在 中 国 仍 十 分 重 要, 因 为 其 维 权 力 度 强 于 其 他 形 式 的 知 识 产 权 保 护 国 家 知 识 产 权 局 审 查 涉 及 计 算 机 程 序 的 专 利 时, 主 要 依 据 的 是 专 利 法 专 利 法 实 施 条 例 和 专 利 审 查 指 南, 具 体 包 括 : (1) 专 利 法 第 二 十 五 条 第 一 款 第 二 项 之 规 定, 对 智 力 活 动 的 规 则 和 方 法 不 授 予 专 利 权 根 据 专 利 审 查 指 南 第 二 部 分 第 九 章, 当 一 项 权 利 要 求 仅 包 括 以 下 内 容 时, 其 将 被 认 定 为 专 利 法 第 二 十 五 条 第 一 款 第 二 项 下 不 授 予 专 利 权 的 智 力 活 动 的 规 则 和 方 法 : 1. 一 种 算 法 或 数 学 计 算 规 则 ; 2. 计 算 机 程 序 本 身 或 仅 仅 记 录 在 载 体 ( 例 如 磁 带 磁 盘 光 盘 磁 光 盘 ROM PROM VCD DVD 或 者 其 他 的 计 算 机 可 读 介 质 ) 上 的 计 算 机 程 序 ; 3. 游 戏 的 规 则 和 方 法 等 如 果 一 项 权 利 要 求 除 其 主 题 名 称 之 外, 对 其 进 行 限 定 的 全 部 内 容 仅 仅 涉 及 一 种 算 法 或 者 数 学 计 算 规 则, 或 程 序 本 身, 或 游 戏 的 规 则 和 方 法 等, 而 缺 乏 实 体 特 征, 则 该 权 利 要 求 实 质 上 仅 仅 涉 及 智 力 活 动 的 规 则 和 方 法, 不 属 于 专 利 保 护 的 客 体 但 是, 如 果 一 项 权 利 要 求 在 对 其 进 行 限 定 的 全 部 内 容 中 既 包 含 智 力 活 动 的 规 则 和 方 法 的 内 容, 又 包 含 技 术 特 征, 例 如 在 对 上 述 游 戏 装 置 等 限 定 的 内 容 中 既 包 括 游 戏 规 则, 又 包 括 技 术 特 征, 则 该 权 利 要 求 就 整 体 而 言 并 不 是 一 种 智 力 活 动 的 规 则 和 方 法, 不 应 当 依 据 专 利 法 第 二 十 五 条 排 除 其 获 得 专 利 权 的 可 能 性 (2) 专 利 法 第 二 条 第 二 款 规 定, 发 明, 是 指 对 产 品 方 法 或 者 其 改 进 所 提 出 的 新 的 技 术 方 案, 这 表 明 任 何 可 专 利 的 主 题 名 称 应 当 包 含 技 术 方 案 1
目 前 中 国 的 法 律 体 系 还 没 有 对 技 术 给 出 一 个 明 确 的 定 义, 其 含 义 仍 在 探 讨 之 中 根 据 一 些 学 术 论 点, 当 评 价 一 个 方 案 是 否 为 技 术 方 案 时, 应 考 虑 以 下 因 素 :1. 是 否 利 用 自 然 规 律 解 决 了 人 类 生 产 中 的 问 题 ;2. 是 否 提 高 了 生 产 力 和 生 产 效 率 ;3. 是 否 是 思 维 活 动 的 物 化 和 商 业 化 ;4. 是 否 独 立 于 商 业 规 则 等 根 据 专 利 审 查 指 南, 涉 及 计 算 机 程 序 的 发 明 的 定 义 是 为 解 决 发 明 提 出 的 问 题, 全 部 或 部 分 以 计 算 机 程 序 处 理 流 程 为 基 础, 通 过 计 算 机 执 行 按 上 述 流 程 编 制 的 计 算 机 程 序, 对 计 算 机 外 部 对 象 或 内 部 对 象 进 行 控 制 或 处 理 的 解 决 方 案 计 算 机 程 序 的 定 义 是 为 了 能 够 得 到 某 种 结 果 而 可 以 由 计 算 机 等 具 有 信 息 处 理 能 力 的 装 置 执 行 的 代 码 化 指 令 序 列, 或 者 可 被 自 动 转 换 成 代 码 化 序 列 的 符 合 化 指 令 序 列 或 者 符 合 化 语 句 序 列 计 算 机 程 序 本 身 包 括 源 程 序 和 目 标 程 序 如 果 涉 及 计 算 机 程 序 的 发 明 专 利 申 请 中 执 行 计 算 机 程 序 的 目 的 是 解 决 技 术 问 题, 在 计 算 机 上 运 行 计 算 机 程 序 从 而 对 外 部 或 内 部 对 象 进 行 控 制 或 处 理 所 反 映 的 是 遵 循 自 然 规 律 的 技 术 手 段, 并 且 由 此 获 得 符 合 自 然 规 律 的 技 术 效 果, 这 种 解 决 方 案 属 于 专 利 法 第 二 条 第 二 款 所 说 的 技 术 方 案, 属 于 专 利 保 护 的 客 体 专 利 审 查 指 南 进 而 给 出 了 三 个 涉 及 计 算 机 程 序 的 发 明 专 利 申 请, 且 可 以 被 认 为 是 技 术 解 决 方 案 的 示 例 在 所 述 示 例 中, 执 行 计 算 机 程 序 的 目 的 在 于 : 1. 实 现 一 种 工 业 过 程 测 量 或 测 试 过 程 控 制, 通 过 计 算 机 执 行 一 种 工 业 过 程 控 制 程 序, 按 照 自 然 规 律 完 成 对 该 工 业 过 程 各 阶 段 实 施 的 一 系 列 控 制, 从 而 获 得 符 合 自 然 规 律 的 工 业 过 程 控 制 效 果 ; 2. 处 理 一 种 外 部 技 术 数 据, 通 过 计 算 机 执 行 一 种 技 术 数 据 处 理 程 序, 按 照 自 然 规 律 完 成 对 该 技 术 数 据 实 施 的 一 系 列 技 术 处 理, 从 而 获 得 符 合 自 然 规 律 的 技 术 数 据 处 理 效 果 ; 3. 改 善 计 算 机 系 统 内 部 性 能, 通 过 计 算 机 执 行 一 种 系 统 内 部 性 能 改 进 程 序, 按 照 自 然 规 律 完 成 对 该 计 算 机 系 统 各 组 成 部 分 实 施 的 一 系 列 设 置 或 调 整, 从 而 获 得 符 合 自 然 规 律 的 计 算 机 系 统 内 部 性 能 改 进 效 果 总 体 说 来, 通 常 采 用 三 步 法 判 定 一 个 涉 及 计 算 机 程 序 的 发 明 是 否 具 有 技 术 方 案, 即, 执 行 计 算 机 程 序 的 目 的 是 否 是 解 决 技 术 问 题, 是 否 利 用 技 术 手 段 运 行 计 算 机 程 序, 及 对 外 部 或 内 部 对 象 进 行 控 制 或 处 理 是 否 能 产 生 技 术 效 果 应 当 注 意 : 专 利 审 查 指 南 规 定, 涉 及 计 算 机 程 序 的 发 明 专 利 并 不 必 须 包 含 对 计 算 机 硬 件 结 构 的 改 变 二 参 考 案 例 鉴 于 中 国 不 是 案 例 法 体 系, 判 定 计 算 机 程 序 发 明 可 专 利 性 的 标 准 在 不 同 案 件 中 可 能 不 尽 相 同 但 下 述 由 国 家 知 识 产 权 局 专 利 复 审 委 员 会 和 北 京 第 一 中 级 人 民 法 院 审 理 的 案 件 能 就 此 问 题 给 出 一 些 参 考 意 见 ( 一 ) 徐 文 新 诉 专 利 复 审 委 员 会,2011 年 徐 文 新 拥 有 专 利 号 为 CN200410067258 名 称 为 质 数 代 换 字 符 串 检 索 技 术 的 发 明 专 利, 该 专 利 的 独 立 权 利 要 求 1 如 下 : 1. 一 种 字 符 串 模 糊 检 索 技 术, 其 特 征 在 于 : 以 若 干 个 质 数 N1 N2 代 表 若 干 个 基 本 字 符
P1 P2, 以 若 干 个 质 数 之 乘 积 N1*N2, 称 为 F 值, 代 表 对 应 基 本 字 符 P1P2 组 成 的 字 符 串 H, 则 字 符 串 H1 H2 H3 H4 有 各 自 组 成 基 本 字 符 之 对 应 质 数 的 乘 积 F1 F2 F3 F4 如 果 Fn 能 被 N1*N2 整 除, 则 对 应 字 符 Hn 包 含 N1 N2 所 对 应 的 基 本 字 符 P1 P2, 从 而 实 现 字 符 串 模 糊 检 索 对 于 长 整 数 据 类 型, 也 可 用 模 运 算 值 为 0 实 现 检 索 专 利 复 审 委 做 出 无 效 决 定, 认 定 此 专 利 无 效, 因 为 发 明 的 权 利 要 求 仅 仅 包 含 了 一 种 检 索 规 则, 并 未 反 应 检 索 规 则 与 计 算 机 系 统 的 关 联, 因 而 认 定 权 利 要 求 的 方 案 并 不 具 有 技 术 性 徐 文 新 向 北 京 市 第 一 中 级 法 院 上 诉, 要 求 撤 销 该 无 效 决 定 法 院 裁 定 : 所 述 字 符 串 检 索 技 术 及 其 方 法 是 根 据 人 的 主 观 意 志 来 如 何 使 质 数 代 表 字 符 元, 并 不 构 成 技 术 问 题 ; 使 用 的 手 段 是 根 据 人 为 制 定 的 检 索 规 则 进 行 检 索, 不 受 自 然 规 律 的 约 束, 不 是 技 术 手 段 ; 获 得 的 效 果 仅 仅 是 通 过 检 索 算 法 的 人 为 规 定 获 得 的 检 索 结 果, 该 效 果 仍 然 只 是 对 检 索 的 管 理 和 控 制, 而 不 是 技 术 效 果 虽 然 该 字 符 串 检 索 技 术 及 方 法 需 要 结 合 计 算 机 得 以 体 现, 但 其 仅 是 以 计 算 机 为 载 体, 并 没 有 给 计 算 机 的 内 部 性 能, 也 没 有 给 计 算 机 的 构 成 或 功 能 带 来 任 何 技 术 上 的 改 变 基 于 此, 法 院 维 持 了 专 利 复 审 委 的 无 效 决 定 此 案 表 明 : 单 纯 的 算 法 很 难 在 中 国 获 得 专 利, 即 使 利 用 计 算 机 来 执 行 该 算 法 ( 二 ) 王 永 坚 诉 专 利 复 审 委 王 永 坚 拥 有 专 利 号 为 CN01806708.5 名 称 为 电 子 资 金 转 账 方 法 的 发 明 专 利, 该 专 利 的 独 立 权 利 要 求 1 如 下 : 1.ZIPFUND 是 一 种 能 够 使 消 费 者 和 商 家 在 线 处 理 资 金 而 不 用 担 心 诈 骗 和 黑 客 的 攻 击 或 入 侵 ( 渗 透 ) 的 安 全 电 子 资 金 转 账 系 统 专 利 复 审 委 认 为, 尽 管 权 利 要 求 1 被 修 改 为 装 置 权 利 要 求, 包 含 实 现 不 同 功 能 的 各 个 手 段, 该 手 段 实 质 是 与 方 法 步 骤 相 对 应 的 程 序 模 块, 且 权 利 要 求 1 仅 对 现 有 的 交 易 规 则 作 出 改 进, 并 没 有 对 计 算 机 和 网 络 技 术 带 来 任 何 改 进, 因 而 认 定 该 专 利 无 效 王 永 坚 上 诉 至 北 京 市 第 一 中 级 人 民 法 院, 要 求 撤 销 该 无 效 决 定 法 院 认 为 : 尽 管 本 申 请 获 得 的 效 果 是 使 网 络 交 易 的 安 全 性 得 到 提 高, 但 是 由 于 这 种 网 络 交 易 安 全 性 的 提 高 并 非 通 过 技 术 手 段 来 实 现, 因 此, 通 过 改 变 商 业 交 易 规 则 的 手 段 而 获 得 的 网 络 交 易 安 全 性 提 高 的 效 果, 并 不 是 技 术 效 果 基 于 此, 法 院 维 持 了 专 利 复 审 委 的 无 效 决 定 此 案 表 明, 即 使 将 商 业 方 法 的 权 利 要 求 撰 写 成 装 置 的 权 利 要 求, 如 果 权 利 要 求 实 质 上 仅 涉 及 商 业 规 则, 该 方 法 仍 不 能 获 得 专 利 三 专 利 撰 写 和 申 请 的 实 践 要 点 ( 一 ) 增 加 装 置 权 利 要 求, 以 更 好 地 进 行 专 利 维 权 当 方 法 权 利 要 求 包 含 技 术 特 征 时, 通 常 也 会 被 授 予 专 利 权, 但 方 法 权 利 要 求 有 一 大 缺 陷, 即 : 证 明 其 他 方 法 侵 犯 其 方 法 专 利 的 举 证 比 较 困 难 并 且, 当 软 件 产 品 出 售 给 普 通 消 费 者 后, 终 端 消 费 者 将 成 为 方 法 专 利 的 直 接 侵 权 人, 而 软 件 开 发 商 或 设 备 制 造 商 仅 间 接 侵 犯 上 述 方 法 专 利 鉴 于 间 接 侵 权 还 未 在 中 国 法 律 法 规 中 予 以 明 确, 很 难 被 中 国 法 院 接 受 因 此, 建 议 在 撰 写 权 利 要 求 时, 应 对 方 法 权 利 要 求 增 加 一 组 对 应 的 装 置 权 利 要 求, 以 更 好 地 在 未 来 进 行 专 利 维 权 若 发 明 不 包 含 任 何 对 硬 件 结 构 做 出 实 质 性 改 变 的
内 容, 则 建 议 在 撰 写 权 利 要 求 时 使 用 方 法 + 功 能 的 形 式 该 类 权 利 要 求 在 保 护 力 度 上 与 功 能 模 块 类 似, 且 其 保 护 范 围 与 对 应 的 方 法 权 利 要 求 总 体 相 同 ( 二 ) 避 免 在 权 利 要 求 中 使 用 明 显 不 具 有 可 专 利 性 的 主 题 名 称 在 中 国 法 下, 很 多 主 题 名 称 明 显 不 具 有 备 可 专 利 性, 例 如 数 据 结 构, 但 其 主 要 的 技 术 特 征 仍 可 能 获 得 专 利 授 权 建 议 申 请 人 换 一 种 方 式 撰 写 权 利 要 求 例 如 : 一 种 消 息, 包 括 : 报 头 ; 第 一 域, 用 于 ; 第 二 域, 用 于 对 于 这 种 数 据 结 构 的 权 利 要 求, 通 常 认 为 不 具 有 可 专 利 性 但 若 申 请 人 按 如 下 方 式 修 改 权 利 要 求, 则 有 可 能 获 得 专 利 授 权 一 种 组 装 消 息 的 方 法, 包 括 : 将 报 头 装 入 消 息 ; 将 第 一 域 装 入 消 息, 第 一 域 用 于 ; 将 第 二 域 装 入 消 息, 第 二 域 用 于 ( 三 ) 在 说 明 书 中 支 持 技 术 性 要 求 在 任 何 情 况 下, 权 利 要 求 的 内 容 都 必 须 得 到 说 明 书 的 支 持 如 果 申 请 人 强 调 现 有 技 术 中 存 在 的 技 术 问 题, 并 增 加 显 著 性 技 术 效 果 的 描 述, 则 发 明 专 利 申 请 更 容 易 满 足 技 术 性 要 求 例 如, 对 于 商 业 方 法 相 关 的 发 明, 说 明 书 中 应 强 调 电 子 商 务 中 可 能 存 在 的 技 术 问 题, 比 如 交 易 安 全 交 易 速 度 等, 而 不 应 太 过 强 调 该 方 法 的 商 业 利 益 如 果 权 利 要 求 旨 在 改 善 交 易 安 全 性 的 问 题, 则 技 术 方 法 并 不 涉 及 商 业 规 则 本 身, 而 在 于 技 术 支 持 ( 可 独 立 于 商 业 规 则 ), 该 类 权 利 要 求 仍 可 能 获 得 专 利 授 权 此 外, 如 果 专 利 申 请 人 希 望 在 方 法 权 利 要 求 外, 另 行 增 加 一 组 装 置 权 利 要 求, 申 请 人 应 该 将 涉 及 装 置 的 相 关 内 容 同 样 写 入 说 明 书 中 ( 四 ) 在 涉 及 计 算 机 程 序 的 发 明 专 利 申 请 说 明 书 附 图 中 应 当 给 出 流 程 图, 以 更 好 地 描 述 方 法 步 骤 或 软 件 的 功 能 根 据 专 利 审 查 指 南 第 二 部 分 第 九 章 5.1 节 的 规 定, 涉 及 计 算 机 程 序 的 发 明 专 利 申 请 的 说 明 书 应 当 描 述 该 计 算 机 程 序 的 设 计 构 思 及 其 技 术 特 征 以 及 达 到 其 技 术 效 果 的 实 施 方 式 为 了 清 楚 完 整 地 描 述 该 计 算 机 程 序 的 主 要 技 术 特 征, 说 明 书 附 图 中 应 当 给 出 该 计 算 机 程 序 的 主 要 流 程 图 如 果 该 计 算 机 程 序 的 发 明 专 利 申 请 包 含 对 计 算 机 装 置 硬 件 结 构 作 出 改 变 的 发 明 内 容 的, 说 明 书 附 图 应 当 给 出 计 算 机 装 置 的 硬 件 实 体 结 构 图 如 果 涉 及 计 算 机 程 序 的 发 明 撰 写 成 方 法 权 利 要 求, 该 方 法 的 步 骤 详 细 描 述 应 与 流 程 图 一 一 对 应 同 样, 建 议 申 请 人 在 说 明 书 附 图 中 给 出 一 个 总 流 程 图 以 及 执 行 总 流 程 图 中 各 步 骤 的 其 他 流 程 图 否 则, 若 仅 在 说 明 书 附 图 中 给 出 总 流 程 图, 审 查 员 在 审 查 具 有 多 步 骤 的 单 一 独 立 权 利 要 求 时, 会 认 为 其 缺 乏 必 要 技 术 特 征, 或 未 能 清 楚 地 描 述 技 术 特 征 基 于 此, 审 查 员 可 能 会 发 出 审 查 意 见 通 知 书, 要 求 申 请 人 对 独 立 权 利 要 求 增 加 描 述 如 果 涉 及 计 算 机 程 序 的 发 明 撰 写 成 装 置 权 利 要 求, 应 当 对 该 程 序 的 功 能 模 块 和 连 接 方 式 进 行 定
义, 并 详 细 描 述 各 功 能 模 块 所 实 现 的 功 能 相 应 地, 申 请 人 应 当 在 说 明 书 附 图 中 给 出 描 述 功 能 模 块 和 连 接 方 式 的 方 框 图 ( 五 ) 当 提 交 基 于 外 国 优 先 权 的 专 利 申 请 时, 保 留 外 国 具 有 可 专 利 性 而 中 国 不 具 有 可 专 利 性 的 权 利 要 求 针 对 那 些 外 国 具 有 可 专 利 性 而 中 国 不 具 有 可 专 利 性 的 权 利 要 求, 建 议 申 请 人 在 提 交 基 于 外 国 优 先 权 的 专 利 申 请 时, 保 留 此 类 权 利 要 求 一 旦 中 国 修 改 了 相 关 法 规, 申 请 人 便 可 立 刻 对 上 述 权 利 要 求 寻 求 专 利 保 护, 或 基 于 此 提 交 分 案 申 请, 如 果 上 述 权 利 要 求 在 答 复 审 查 意 见 时 已 被 删 除 朱 坚 合 伙 人 电 话 :001-818 6362 963 邮 箱 地 址 :zhuj@junhe.com 薛 正 芳 律 师 电 话 :86-021 0028 6375 邮 箱 地 址 :xuezhf@junhe.com 本 文 仅 为 分 享 信 息 之 目 的 提 供 本 文 的 任 何 内 容 均 不 构 成 君 合 律 师 事 务 所 的 任 何 法 律 意 见 或 建 议