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1 東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組 碩士論文 專利間接侵權法律規範與實務分析之探討 Patent Indirect-infringement:A Case Study of Legal Regulation and Practice 指導教授 : 盧文祥博士 研究生 : 莊耿介 中華民國一 一年八月

2 東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組 碩士論文 專利間接侵權法律規範與實務分析之探討 Patent Indirect-infringement:A Case Study of Legal Regulation and Practice 指導教授 : 盧文祥博士 研究生 : 莊耿介 考試委員簽名或蓋章 : 中華民國一 一年八月

3 謝 誌 投身專利實務工作多年, 一直在思索專利的本質與產業間的糾葛, 有幸能夠就讀東吳法研所, 讓我接觸到更多英美法學及智慧財產法的法理知識, 而選擇本論文題目作為研究課題更是得償所願 經過整整三年的努力, 這本論文終於完成了, 心中滿是喜悅 這本論文的完成要感謝很多人, 首先要我的指導教授盧文祥老師, 老師在指導本篇論文時, 一方面給予最大的發揮空間, 另一方面, 又在我遭遇寫作瓶頸時, 適時的提供意見, 幫助我渡過難關 就連身體違和時, 也不厭其煩的和學生逐字檢討論文內容直到到深夜, 因此可說沒有盧老師的悉心指導, 這篇論文實無法順利完成 另外要感謝本篇論文的二位口試委員余啟民老師及王偉霖老師, 余老師在英美法領域學有專精, 對於治學及寫作的嚴謹, 一向為人津津樂道, 能得到老師對於這篇論文的指導與肯定, 是我畢生的榮幸 王老師平易近人, 論文口試當天老師和藹可親的態度, 讓我原本緊張的心情一掃而空, 王老師對於專利法及專利授權有精闢見解, 對於本篇論文提出的修正意見, 更是深入且有見地, 對於本論文多所助益, 在此要對三位老師們致上最深的敬意與謝意 同時, 感謝我就讀法研所時任職的中環股份有限公司歷任法務長黃志豪先生 李祖誠先生及法務副理黃子溱小姐, 在我擔任專利工程師時的提攜, 特別是黃法務長一再鼓勵我繼續深造, 並提供研究的方向, 現在學業能夠順利完成, 自當感謝黃法務長當初的提點 黃副理是我的直屬長官, 當她聽說我晚間在法研所進修後, 就一直多方給予協助 在諸位長官的支持與容忍之下, 令我得以兼顧工作與學業, 我亦銘記於心 在求學過程中並非一帆風順, 有時也難免困頓挫折, 然而與我相伴一路走來的同學們, 卻總是在我需要幫忙時, 適時的伸出援手, 互相扶持與鼓勵, 讓我得以順利完成學業 東吳法研碩專班的同學珍權 曉華 衛仁 玉婷 建博 立民 思潔 玉梅 政勳 堯中, 因為有你們, 讓我在回到學校重拾學生生活時, 充滿 I

4 樂趣且永不寂寞, 在此也要謝謝你們 這本論文能夠順利完成, 最重要的還是得感謝我的家人, 首先, 要謝謝父母 在求學及事業上, 總是能尊重我的意見並給予最大的支持, 讓我無毫後顧之憂, 沒有你們, 就沒有今天的我 在本論文撰寫的期間, 不但犧牲自己的休閒時間在 家陪我寫作論文, 更要忍受我寫作遭遇困難時陰晴不定的情緒, 然而他們對我始 終如一的愛, 正是本論文得以完成的最大動力, 在此, 要為父母一路的陪伴與支 持致上由衷的謝意 要感謝的人實在太多, 在此無法悉數記載, 僅將本論文獻給所有曾經幫助過我的人 II

5 中文摘要 為彌補傳統專利侵權判定標準對專利權保護之不足, 針對可視為專利間接侵權的造意或幫助行為, 給與專利權人損害賠償請求權 侵害除去請求權以及侵害防止請求權, 才能提供專利權人更為妥善的保障 因此, 美國 德國以及日本先後在專利法中引進了專利間接侵權制度, 然而各國並未採取一致的專利間接侵權判斷標準 我國於 2009 年專利法修法時, 曾考慮引進專利間接侵權概念, 中國大陸亦於專利法第三次修正草案研議類似條款, 不過基於同樣的政治經濟環境 社會文化需求與自國產業發展因素, 最終沒有提交立法機關審議 就該修正草案針對間接侵權擬增訂第 100 條第 1 項規定 : 明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物, 而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者, 視為侵害專利權 但該物為一般交易通常可得者, 不在此限 惟該條文多為不明確法律概念, 實難由法條文字介定其涵蓋範圍, 可能會造成日後司法審判及專利實務操作上之困擾 此外, 依我國現行專利法第 84 條第 1 項之規定, 提供專利權人數種專利權受侵害時之救濟方法, 同時包含損害賠償 損害排除與損害防止之請求權, 其法源依據係我國民事訴訟法之保全程序 由於我國保全程序實務沿襲不進行實體問題審理之模式, 只要聲請人釋明爭執之法律關係為何 並提出單方面之鑑定報告即為已足, 對於專利權之有效與否 是否構成專利權侵害等本案實體問題均不加以審酌, 況且聲請人如有釋明不足, 亦可藉由提供擔保補釋明的方式取得保全命令 觀察近年來發生之智慧財產權侵害事件, 如 Apple vs. Samsung 案 Apple vs. Motorola 案 Microsoft vs. Motorola 案 LG vs. SONY 案等, 皆於訴訟繫屬後要求法院核發臨時禁制令, 以排除侵害智慧財產權的行為 但從訴訟實務的觀點而論, 臨時禁制令屬於美國民事訴訟法中保全程序之ㄧ種態樣, 其立法目的在於提供原告緊急救濟手段, 然原告聲請核發臨時禁制令的目的多已偏離立法本意, 而被原告用作向被告施壓, 企圖快速終結訴訟的手段之ㄧ 尤其是在 Apple vs. III

6 Samsung 案中, 臨時禁制令更被利用為打擊競爭對手與排除競爭產品的商戰利器 鑑於前述事由, 行為人若未實施發明專利全部之技術特徵, 其是否構成專利間接侵權存在諸多須審酌之實體問題, 然我國法院於審理保全程序聲請時, 僅以優勢蓋然性之薄弱心證, 由單方面形式審查來判定爭執之法律關係與保全必要性, 恐流於商業活動中, 藉此遂行打擊競爭對手以獲取高額和解金或迫其退出市場的手段 本文將以產業界之觀點, 針對專利間接侵權立法與民事保全程序相結合所衍生的問題進行探討 關鍵字 : 專利間接侵權 輔助侵權 誘引侵權 禁制令 IV

7 Abstract On the purpose of making up the standard limitation of the traditional patent-infringement judgment on the protection of patent rights, regarding the meaning or behavior of help created or occurred by indirect infringement of patent, the claim for damages, the claim for elimination of tort and the claim for prevention of infringement shall be granted to the patentee to guarantee sufficient protection of the patentee. Thus, the indirect infringement of patents was introduced and adopted by the United States, Germany and Japan, however the unified judging standard on the infringement of patents isn t adopted by the counties. During the revision of the Patent Law in 2009, the Republic of China has considered to introduce the concept of the indirect patent infringement in patent, and the mainland China also studied and discussed similar articles during drafting the third amendment of the Patent Law, however, such advice proposal was failed to submit to legislative body for consideration finally due to the same factors such as politics, economy, environment, social and cultural needs, and the domestic industry development. The paragraph 1 of Article 100 added in the drafting regarding the indirect infringement of patents ruled that : On the premise that clearly knowing the key technological thing is used for inventing patent to solve problem, promise of sale or selling it to any person who infringes upon such right of patent shall be deemed as the patent infringement, and the thing can be got in the general trading is excluded. Taking in consideration that such provision mostly represents an ambiguous legal concept, which coverage is difficult to be defined through legal provision, it may cause trouble on the judicial judgment and patents practice implementation in future. Moreover, Article 84, Section Paragraph 1 in the exist Patent Law of our country is a established provision that there are various remedies available to the patentee in case V

8 of any infringement upon the patent occurred, including claims for damages, elimination of damages and prevention from damages, which source and basis of law is stipulated in the Procedural Law of the Republic of China. Due to the fact that the practice of the preservation procedure dose not follow the pattern of hearing substantive issues, it is satisfied if the applicant is able to explain clearly the legal relationship caused by disputes and submit unilateral authentication report, while the substantive problems such as the validity of patent right and whether constituting an infringement behavior in this case are not considered. Even though the applicant explains insufficiently, it also may obtain preventative decree by means of supplementary clarification submitted in the form of guarantee. Observing many infringement cases upon intellectual property rights occurred in recent years, like Apple vs. Samsung, Apple vs. Motorola, Microsoft vs. Motorola, LG vs. SONY, etc., we can find that they are the claims for issuing temporary injunction by the court after submission as litigation to eliminate the infringement behavior upon the intellectual property rights. However, from the point of view of the litigation practice, the temporary injunction is just one of patterns of preservation procedure in the U.S. Civil Procedure Law - which is granted for the purpose of providing the applicant with the means of emergency relief, but the intention of the plaintiff to claim for such preservation procedure is for the purpose of imposing pressure upon the defendant and closing the litigation quickly, which quite deviates from the original legislative intent. Especially in the case of Apple vs. Samsung, the temporary injunction was used as a powerful commercial weapon to attack competitors and wipe out competitive products. Taking above reasons into consideration, the writer finds that if the actor does not the use the all technical features of the invented patents; there are quite a lot substantive problems to be discussed for judging whether it constitutes an indirect patent infringement. However, the courts in our country, on the process of hearing the VI

9 application for preservation procedure, always depend on certain weak moral conviction, which is known as advantage probability, to determine the legal relationship caused by disputes and the necessity of conducting preservation procedure by means of unilateral hearing and examination. It may be afraid that using the preservation procedure as an approach to attack competitors for the purpose of earning rich settlement or forcing such competitors to withdraw from the market in the commercial activities. This paper, from the perspective of industrial community, will discuss issues arising from the combination of legislation on indirect infringement in patent and civil preservation procedure. Keywords: Patent Indirect infringement Contributory infringement Inducement infringement Injunction VII

10 目 錄 謝誌... I 中文摘要... III Abstract... V 目錄... VIII 第一章緒論... 1 第一節研究動機與目的... 1 第二節研究範圍與限制... 2 第三節章節架構... 2 第二章我國專利間接侵權之法律規範現狀與問題... 5 第一節現行專利間接侵權之法律規範... 5 第一項專利法... 5 第二項民法... 8 第二節現行民事保全程序之法律規範 第一項民事訴訟法 第二項智慧財產審理法 第三節專利間接侵權之實務案例 第一項台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決 第二項智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決 第四節專利侵害財產權事件之保全程序案例 第一項智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號民事判決 第二項智慧財產法院 98 年度民專上字第 21 號民事判決 第五節小結 第三章間接侵害外國立法例與實務見解之比較研究 第一節美國立法例與實務見解 第一項美國專利法 第二項實務見解 第二節德國立法例與實務見解 第一項盧森堡共同體專利公約 第二項德國專利法 第三項實務見解 第三節日本立法例與實務見解 第一項日本特許法 第二項實務見解 第四節中國大陸立法例與實務見解 第一項中國大陸專利法第三次修正草案 第二項實務見解 VIII

11 第五節 TRIPS 專利權規範原則 第六節小結 第四章保全程序之外國立法例與實務案例的比較研究 第一節美國立法例與實務見解 第一項立法例 第二項實務見解 第二節德國立法例與實務見解 第一項立法例 第二項實務見解 第三節日本立法例與實務見解 第一項立法例 第二項實務見解 第四節中國大陸立法例與實務見解 第一項立法例 第二項實務見解 第五節 TRIPS 協議關於訴前禁制令的規定 第六節小結 第五章我國對於專利間接侵害之適用困境與因應對策 第一節我國產業型態面對間接侵權的影響 第二節我國專利法修正草案之探討 第三節專利間接侵權適用現行法規的困境 第一項實體法層面 第二項程序法層面 第四節專利間接侵權與保全程序的因應對策 第六章結論與建議 第一節結論 第二節建議 參考文獻 IX

12 圖索引 圖一 研究架構流程圖... 4 圖二 美國民事訴訟法對臨時禁制令的申請及審查流程 圖三 中國大陸訴前禁令的申請及審查操作流程 圖四 我國 保全之必要性 要件之學說見解 圖五 我國 保全之必要性 要件之實務認定 X

13 第一章緒論 第一節研究動機與目的 專利權係一種國家公權力依據法律之規定, 對於具備一定要件之發明, 賦予該發明人對於該發明具有獨占性及排他性之權利, 專利權人依法享有排除他人未經其同意或授權而從事生產 製造 銷售 為銷售之要約與進口之權利, 於此等權利遭受不法侵害時, 專利權人依法所得採取之救濟途徑包含請求損害賠償 禁止侵害行為, 亦即專利權人得藉由專利權之行使阻斷任何人進入市場 由於專利權具有上述排他性及獨占性之特質, 專利在企業的運營中, 乃被用來作為一種進可攻 退可守的競爭工具及手段, 而將專利作為 攻擊性武器 之專利訴訟, 在高科技產業發達之現代, 已成為企業藉以消減或排除其競爭對手, 並獲取市場獨占地位之重要手段之一 然而, 專利間接侵權不同於直接侵權, 無法用傳統判斷專利侵權之全要件原則與均等論原則加以認定, 又因其僅實施發明專利一部技術內容, 專利權人常無法有效主張專利權, 進而造成實質利益上之損害, 因此, 各國家有鑒於情況日漸嚴重, 因而提出 間接侵權 之概念, 以維護專利權人之權益 ; 但間接侵權制度之建立是否適用於各國家, 此法規之訂立是否有過度保護專利權人, 進而造成阻礙產業界之發展, 係值得討論之重要議題, 此為本論文之研究動機 同時, 一併檢視作為侵權行為救濟手段之一的保全程序體制, 其要件為何 得否供擔保以代釋明 應否於裁定前賦予兩造陳述意見之機會等, 並以專章介紹美國 德國 日本和中國大陸有關制度及法院審理標準, 尤其針對前述各國之經驗是否適用於專利間接侵權事件, 此正為我國法院在判斷是否應予核發保全命令時所可加以借鏡者, 且此一保全必要性要件之判斷, 亦為抑制不當之投機訴訟之重要依據, 因此, 關於此部分之探究, 乃本論文最重 1

14 要之研究目的 第二節研究範圍與限制 本文的研究範圍著重在專利侵權中的專利間接侵權及保全程序制度之研究 由專利權有別於一般財產權之特殊性出發, 輔以外國立法例之體系性思考與法律經濟分析之觀點, 檢討與審視目前我國實務對於專利權侵害事件中主觀要件之定位, 並檢視我國現行法律規定適用於專利間接侵權事件之可能性 藉由我國司法實務上關於專利權間接侵權事件, 進行分析與個別案例研究 接著, 本文將比較並分析美國 德國 日本及中國大陸的專利間接侵權制度以及實務見解, 藉此來檢討並審視是否於我國專利法中導入專利間接侵權規範 同時, 本文也探討專利權侵害事件中保全程序之主觀要件, 特別是主觀要件之取決及其認定之標準 由傳統民事訴訟法關於保全之規定與理論出發, 並輔以外國立法例之體系性思考與法律經濟分析之觀點, 檢討與審視目前我國實務上保全程序主觀要件之判斷標準於專利間接權侵害事件中是否合宜 研究限制方面, 係因第二章至第四章有相當篇幅討論德國及日本的專利法 民事訴訟法, 然筆者外語能力限制, 所以德國和日本文獻皆係引述其他學者專家之專書或著作, 並非筆者自身的研究成果 另外, 各國的民事訴訟制度歷經長時間之發展 變革, 已然形成複雜而精細的制度, 本文礙於篇幅與能力有限, 對於民事訴訟程序中之證據法則 審理及抗告程序等都無法詳細介紹, 故希望以本文作為拋磚引玉, 以期後續研究能更臻完善 第三節章節架構 本文內容主要分為六章, 茲將各章所討論之內容概述如下 : 第一章為緒論, 說明本論文之研究動機與目的 研究範圍與方法以及整 體架構 2

15 第二章首先介紹對我國現行專利法 民事法體系於專利間接侵權行為之法理依據 接著, 針對我國司法實務上關於專利權間接侵權事件及保全程序爭議, 以個案研究分析法進行案例研究與分析 第三章分別介紹專利間接侵權之外國立法例, 依次為美國 德國 日本與中國大陸的專利間接侵權制度, 包含各國專利間接侵權之法律條文 構成要件以及重要之司法實務見解, 藉由比較分析法研究各國制度之異同 第四章分別針對美國 德國 日本與中國大陸的民事保全程序進行介紹, 包含各國保全程序之法律條文 構成要件以及重要之司法實務見解, 並利用比較分析法研究各國制度及實務的差異 第五章將就我國產業型態分析專利間接侵權修法後可能之影響, 從而以歸納分析法觀察 歸納得供我國產業作為對應之策略 第六章則總結前述各章之研究結果, 提出本文之建議 本論文各章節所討論之邏輯與各章節間之關係, 謹以圖表表示如下 : 3

16 我國相關法律規範 實體法 程序法 專利法 民法 民事訴訟法 智慧財產案件審理法 案例研究與分析 他國相關法律規範 結論與建議 研究架構流程圖, 如圖一圖一所示 4

17 第二章我國專利間接侵權之法律規範現狀與問題 第一節現行專利間接侵權之法律規範 現行各國對專利直接侵權的判定標準皆採全要件說, 亦即未被授權的行為人須實施記載於發明專利請求項中全部之事項時, 始被認定為侵害該發明專利 惟在某些情況, 該行為人雖未實施該發明中的全部內容, 但其實施之部分為該發明之核心部分 (essential element), 對專利權造成直接侵害的可能性極高且行為人主觀上所明知時, 若對此等行為置之不理, 將會使發明專利權之保護失去實益 從而, 在美 日 韓及歐盟等國就此等造成直接侵權可能性極高之預備或幫助侵害專利權之行為, 一併於專利法中明定間接侵權 (contributory/indirect infringement) 之侵權態樣, 而須負損害賠償責任 我國現行專利法尚未就間接侵權予以規定, 本章節將針對此點加以討論 第一項專利法 依據學説之分類與外國立法例之規定, 專利權之侵權態樣可分為 直接侵害 (Direct Infringement) 及 間接侵害 (Indirect Infringement) 兩種 其中, 間接侵害 尚可分為 誘引侵害 (Induced Infringement, 或稱 教唆侵害 ) 及 輔助侵害 (Contributory Infringement 或稱 補助侵害 協助侵害 幫助侵害 或 與有侵害 ) 兩種 1 直接侵害 係指未經專利權人同意而直接實施該發明專利申請專利範圍所記載之全部技術内容, 或是與其具有實質相同之技術手段 功能 結果之 均等論 範圍内 2, 例如以簡單置換部分構成要件之方式而加以實施之 1 蔡明誠, 專利侵權要件及損害賠償計算, 經濟部智慧財産局,2006 年 4 月初版一刷, 第 8-11 頁 2 均等論 係基於保障專利權人利益的立場, 避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換, 而規避專利侵權的責任 由於以文字精確 完整描述申請專利範圍, 實有其先天上無法克服的困難, 故專利權範圍得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍, 不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍 5

18 侵權行為 3 當申請專利範圍所記載之技術内容為物或裝置之發明時, 則未 經專利權人同意而生産 製造該物或裝置之行為, 即屬對專利權之直接侵 害, 故未經專利權人同意而使用 讓與 借貸 展示或進口申請專利範圍所 記載之物或裝置之行為, 亦屬對專利權之直接侵害 ; 如為生産方法之專利 時, 未經專利權人同意而以該方法進行生産之行為, 亦屬直接侵害專利權之 態樣 4 望文生義, 間接侵害 係以間接方式侵害專利權之行為, 亦即該行為 雖非侵害專利權本身, 然具有誘引 鼓舞他人侵害專利權之作用, 亦是幫助 他人侵害之行為 5 例如製造 販賣 組裝得生産擁有專利權之物的設備之 行為, 縱未直接侵害該專利權, 惟仍屬對該專利權之間接侵害 ; 此外, 生産 販賣或進口專門用於擁有專利權之物或裝置之零組件, 或生産 販賣或進口 專門用於擁有專利權之製造方法之物或裝置之行為, 亦屬對該專利權之間接 侵害 6 7 我國現行專利法對於專利權侵權行為之態樣, 係分別規定於專利法第 56 條 第 106 條 第 123 條中, 包括未經物品之發明專利權 新型專利權 設計專利權人同意而製造 8 為販賣之要約 9 販賣 使用或為上述目的而 相對於申請專利範圍之技術特徵, 待鑑定對象之元件 成分 步驟或其結合關係的改變或替換未產生實質差異 (substantial difference) 時, 則適用 均等論 適用 均等論 須先符合 全要件原則, 始有成立可能 轉引自陳昭明, 專利侵權行為之研究 以間接侵害為中心, 東吳大學法律學院法律學系, 碩士論文,2007 年 7 月, 第 2 頁 3 飯田幸郷, 特許用語の基礎知識, 社団法人発明協会,1995 年 2 月 22 日改訂 2 版 1 刷, 第 56 頁 ; 鄭中人, 論專利權之性質 ( 下 ), 司法週刊, 第 888 期,1998 年 7 月 29 日 ; 趙晉枚 蔡坤財 周慧芳 謝銘洋 張凱娜, 智慧財産權入門, 元照出版有限公司,2005 年 5 月 4 版 1 刷, 第 68 頁 4 大和田勇, 知的財産権早わかり, ダイヤモンド社,2000 年 2 月 28 日発行, 第 36 頁 5 曾陳明汝, 兩岸暨歐美專利法, 學林文化事業有限公司,2004 年 2 月修訂再版, 第 192 頁 6 同前註 3, 第 56 頁 ; 同前註 4, 第 36 頁 7 我國現行專利法係於 2003 年 2 月 6 日總統令修正公布, 除第 11 條自公布日施行 刪除條文第 83 條 第 125 條 第 126 條 第 128 條至第 131 條自 2003 年 3 月 31 日施行外, 其餘條文自 2004 年 7 月 1 日施行 ; 2010 年 8 月 25 日總統令修正公布第 條條文 ;2010 年 9 月 10 日行政院令定自 2010 年 9 月 12 日施行 8 係指以機器或手工生産具有經濟價値之專利物品 ( 智慧財産局法務室, 專利法逐條釋義, 有限責任經濟部智慧財産局員工消費合作社,2003 年 3 月, 第 131 頁 ); 或係指以包括但不限於物理 化學 生物技術等手段生產之行為 ( 智慧財產局法務室, 專利侵害鑑定要點, 有限責任經濟部智慧財産局員工消費合作社,2004 年 11 月 2 日, 第 8 頁 ) 9 所謂 為販賣之要約 (offering for sale) 係指明確表示要販賣之行為, 包括口頭 書面等各種方式, 例如於貨物上標定售價並陳列 於網路上廣告或以電話表示等要約之引誘行為均屬之 為 販賣之要約 應採廣義之解釋 專利法規定 為販賣之要約 屬侵害專利權行為, 係參酌世界貿 6

19 12 進口該物品之行為, 以及未經方法發明專利權人同意而使用該方法及使 用 為販賣之要約 販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之行為 新專利法中之 製造 為販賣之要約 販賣 使用 進口 等行為單獨存在時, 均會構成專利侵權 13 而發明專利權 新型專利權 設 計專利權人之專利權在受到侵害時, 則可依新專利法第 84 條 第 108 條準 用第 84 條 第 129 條準用第 84 條之規定分別向侵權行為人行使包括損害賠 償請求權 侵害除去請求權 侵害防止請求權 銷燬請求權等在内之諸民事 救濟請求權 14 由上述現行專利法第 條之立法意旨觀之, 該等侵權行為之 態樣皆屬對於物品專利權或方法專利權之 直接侵害 行為, 而未包括前述 各項 間接侵害 之行為 15 是以, 如在我國遂行未經物或方法專利權人同意而製造 販賣構成該專 利物品或用以實施該專利方法之某一重要元件, 抑或製造 販賣 組裝得生 産該專利物品的設備等間接侵害之行為時, 將可能因該重要元件或生産設備 無法通過僅適用於 直接侵害 態樣之 專利侵害鑑定要點 所規定之 文 義讀取 ( 即全要件原則 ) 及 均等論 之檢驗 16, 而産生對於物品專利權 易組織 (WTO) 中 與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights; 簡稱 TRIPS) 第 28 條第 1 項之規定 ( 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 8 頁 ) 10 係指有償讓與專利物品之行為, 包括買賣 互易等行為 ( 專利法逐條釋義, 同前註 8, 第 131 頁 ); 或係指有償讓與之行為 不論經銷商或零售商, 均得為專利侵害訴訟之當事人 ( 專利侵害鑑定 要點, 同前註 8, 第 8 頁 ) 係指實現專利的技術效果之行為, 包括對物品之單獨使用或作為其他物品之部分品使用 ( 專利法逐條釋義, 同前註 8, 第 131 頁 ); 或在物品專利權方面, 係指實現發明或創作之技術效果之行為, 包括對物之單獨使用或作為其他物之部分之使用 ; 在方法專利權方面, 係指實現發明之每一步驟之行為 在用途發明方面, 將已知物用於該發明用途以外者, 不屬於使用該專利 ( 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 8 頁 ) 係指為了在國内製造 販賣 使用之目的, 從國外進口專利物品而言 ( 專利法逐條釋義, 同前註 8, 第 131 頁 ); 或係指為了在國內製造 為販賣之要約 販賣 使用為目的, 而自國外移入物品或以製造方法所直接製成之物品者, 但不及於為上述目的以外之移入 在國際貿易上, 若僅收到發票 (INVOICE) 尚不屬進口 ( 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 8 頁 ) 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 8 頁 同前註 1, 第 11 頁 ; 劉尚志 王敏銓 張宇樞 林明儀,Patent Wars 美台專利訴訟 實戰暨裁判解析, 元照出版有限公司,2005 年 4 月初版 1 刷, 第 頁 15 王澤鑑, 侵權行為法, 自版,2009 年 7 月, 第 頁 ; 同前註 1, 第 8-9 頁 16 比對申請專利範圍與待鑑定對象時, 應以解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對 應元件 成分 步驟或其結合關係逐一比對 待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術 7

20 或方法專利權未構成侵害之結果, 導致無法行使專利法所賦予之民事救濟請求權 作為排除侵權行為的救濟措施, 則可按以下規定訴請救濟 : 一 我國現行專利法第 84 條第 1 項規定 : 發明專利權人對於侵害其專利權者, 得請求除去之 有侵害之虞者, 得請求防止之 二 同條第 2 項規定 : 發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者, 得請求損害賠償 三 同條第 3 項規定 : 發明專利權人為第一項之請求時, 對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具, 得請求銷毀或為其他必要之處置 第二項民法 我國民法就侵權行為之型態通常可區分為 通常侵權行為 與 特殊侵權行為 如因行為人個人的故意或過失行為而不法侵害他人權利, 即為 通常侵權行為, 適用我國民法第 184 條規定 如因第三人行為之參與或自己以外之事實導致不法侵害他人權利, 即為 特殊侵權行為, 適用同法第 185 條規定 特殊侵權行為中的共同侵權行為, 係指數人共同不法侵害他人權利之行為 而共同侵權行為尚可細分為 共同加害行為 共同危險行為 及 造意及幫助 等三種, 依民法第 185 條規定, 對於共同侵權行為人課以連帶損害賠償責任 以下茲針對專利間接侵全可能適用民法第 184 條與第 185 條之各項要 特徵, 即不符合 文義讀取 經比對待鑑定對象不符合 文義讀取, 應再比對待鑑定對象是否適用 均等論 若待鑑定對象之對應元件 成分 步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段 (way), 達成實質相同的功能 (function), 而產生實質相同的結果 (result) 時, 應判斷待鑑定對象之對應元件 成分 步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異, 適用 均等論 實質相同 係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者 若待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵, 即不適用 均等論, 應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍 相關内容載於 : 專利侵害鑑定要點, 同前註 8, 第 頁 8

21 件, 分別論述如下 : 一 第 184 條第 1 項前段規定其立法目的在保護正當權利人之利益, 故行為人不論故意或過失, 都應擔負賠償責任 ( 一 ) 客觀要件 : i. 須有自己之加害行為 ii. 行為違背法律 iii. 侵害行為 iv. 須發生損害 v. 須加害行為與損害間存在相當因果關係 ( 二 ) 主觀要件 : i. 須有責任能力 ( 即侵權行為能力 ) ii. 須有故意或過失 ( 即意思責任 ) 二 第 184 條第 1 項後段規定有關違反善良風俗之故意加害行為, 其保護之標的為權利以外之其他法益 其成立要件如下 : ( 一 ) 客觀要件 : i. 需故意以違背善良風俗之方法加害 ii. 須侵害權利以外之其他利益 iii. 須有自己之加害行為 iv. 須發生損害 v. 須加害行為與損害間存在相當因果關係 ( 二 ) 主觀要件 : i. 須有責任能力 ( 即侵權行為能力 ) ii. 須有故意 ( 即意思責任 ) 三 第 184 條第 2 項規定凡違反保護他人的法律, 而致生他人損害者, 應負損害賠償責任 9

22 另有但書規定, 排除無過失行為者的責任 ( 一 ) 客觀要件 : i. 行為人違反保護他人的法律 ii. 須有加害行為 iii. 須有侵害他人之 權利 或 利益 iv. 須發生損害 v. 須加害行為與損害間存在相當因果關係 ( 二 ) 主觀要件 : i. 須有責任能力 ( 即侵權行為能力 ) ii. 須有故意或過失 ( 即意思責任 ) 四 第 185 條第 1 項前段規定本條立法目的在保障受侵害者, 故數人共同為侵害行為時, 各有賠償其所致損害全部之責任, 其要件為 : ( 一 ) 數人必須具備侵權行為 ( 二 ) 共同行為人間須具備侵害行為之關聯性 五 第 185 條第 1 項後段規定其目的在防止因共同行為人間的責任分配難以釐清, 致令受侵害人無法獲得補償, 其要件為 : ( 一 ) 數人均為共同不法行為 ( 二 ) 無法確定共同行為人中何人為加害行為 ( 三 ) 共同行為人間須具備侵害行為之關聯性 六 第 185 條第 2 項規定本條立法目的在於保障被害者的利益, 因此造意人與幫助人均視為共同行為人 17, 其要件為 : 17 台灣最高法院 92 年度台上字第 1593 號民事判決 : 又本條所稱 造意 幫助, 相當於刑法上之 教唆 幫助 概念, 事以 造意, 係指教唆他人使聲侵權行為決意, 並進而為侵權行為 而 幫助, 則指予行為人助力, 使之易於為侵權行為, 其註力包含物質及精神上幫助 主侵權行為人須為侵權行為, 且客觀上造意 幫助行為均須對侵權結果之發生有相當因果關係, 10

23 (一) 行為人為造意人或幫助人 (二) 造意人或幫助人對於教唆 幫助之行為須有故意或過失 (三) 被害人所受之損害與該教唆 幫助行為間須有因果關係 18 第二節 現行民事保全程序之法律規範 第一項 民事訴訟法 我國的保全程序 大抵可分為假扣押 系爭標的物之假處分 以下簡稱 一般假處分 以及定暫時狀態處分 前二者之目的在於保全債權之執行 而 定暫時狀態處分之制度目的 有論者認為其僅係預防法律關係即權利義務現 狀之變更 暫維現在之狀態19 另有學者指出 定暫時狀態處分之目的應係 多重 亦即除了暫時性保全聲請人權利外 亦透過法院定一當事人間之暫時 狀態 藉以調整 均衡雙方當事人間之利害關係 以防免急迫之危險 維持 法律秩序之和平 其所依據之法理乃與緊急避難 正當防衛共通 含有公益 性格 因此 非純為保全個人權利 而係為保護當事人全體之法利益與公益 20 按債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求 欲保全強制執行者 得 聲請假扣押 假扣押 非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者 不得為之 請求及假扣押之原因 應釋明之 前項釋明如有不足 而債權人陳明願供擔 保或法院認為適當者 法院得定相當之擔保 命供擔保後為假扣押 民事訴 訟法第522條第1項 第523條第1項及第526條第1項 第2項分別定有明文 又所謂假扣押之原因 即債務人有日後不能強制執行或甚難執行之虞或 應在外國為強制執行者 如 債務人浪費財產 增加負擔 或就其財產為不 利益之處分 將達於無資力之狀態 或移住遠地 逃匿無蹤或隱匿財產等情 造意人 幫助人始負共同侵權責任 孫森焱 民法債偏總論(上冊) 自版 2010 年 5 月 第 頁 姚瑞光 民事訴訟法論 弘揚圖書有限公司 2012 年 1 月 第 764 頁 邱聯恭 民事訴訟法修正後之程序法學 著重於確認修法之理論背景並指明今後應有之研究方 向 月旦法學雜誌101期 2003年10月 第152頁 11

24 形屬之 所謂 釋明, 係指當事人提出證據, 使法院就其主張之事實, 得生薄弱之心證, 信其大概如此, 或得到大致為正當之心證, 即為已足 ( 最高法院 95 年度臺抗字第 386 號 96 年度臺抗字第 849 號 98 年度臺抗字第 807 號裁定意旨參照 ) 另假扣押為保全程序, 並非確定私權之訴訟程序, 苟合於上開假扣押之要件, 經債權人釋明假扣押之原因存在, 法院即得為准許假扣押之裁定, 至於債權人之本案債權於實體上是否正當, 屬本案應審酌之範疇, 非於假扣押保全程序中所得審認 21 而就定暫時狀態處分而言, 又可區分為規制性處分與滿足性處分, 前者之目的在於就當事人間有關之爭執, 由法院介入並予以規制, 以防止重大損害或急迫危險等 ; 後者之目的, 即在於就有爭執之法律關係能迅速獲得相當於本案判決勝訴之救濟, 尤其對於社會弱勢者而言, 就其扶養費 薪資或退休金等繼續性給付, 承認藉由此一制度為一定之滿足, 以避免不可回復之損害發生或擴大 22 聲請定暫時狀態之處分, 明定聲請人就其爭執法律關係, 須釋明 : 為防止發生重大之損害, 或避免急迫之危險, 或有其他相類之情形而有必要之事實 只要釋明充足, 因非終局法院仍得命供擔保後為定暫時狀態之處分 反之, 若釋明不足, 法院應駁回其聲請 法院對聲請暫時狀態處分必要性應審酌之因素, 應於裁定中敘明 : 聲請人將來勝訴可能性, 包括權利有效性及權利被侵害之事實 ; 法院若否准定暫態之處分, 聲請人是否受到無法彌補之損害 ; 法院若否准聲請, 造成聲請人之困境是否大於相對人 ; 對於公眾利益 ( 例如醫藥安全或環境問題 ) 造成之影響 第二項智慧財產審理法 如本章第二節第一項所述, 在我國專利侵權訴訟中之保全程序是比照民 訴法之相關規定, 然智慧財產法院成立後, 其於審理時適用智慧財產審理 年度抗字第 1211 號臺灣高等法院民事裁定 22 沈冠伶, 我國假處分制度之過去與未來 以定暫時狀態之假處分如何衡平保障兩造當事人間之 利益為中心, 月旦法學雜誌 109 期,2004 年 6 月, 第 53 頁 12

25 法, 於型式要件上與民訴法有所差異, 說明如下 : 一 釋明不足不得以供擔保代替之一般聲請保全程序之案件, 依民事訴訟法第 538 條之 4 準用同法第 533 條 第 526 條規定, 即聲請人雖就聲請保全程序及請求原因釋明仍有不足, 惟其陳明願供擔保, 或法院認為適當者, 得定相當之擔保金額准許之 但審理法第 22 條第 2 項已明定 其釋明有不足者, 法院應駁回聲請, 則嗣後有關智慧財產案件, 已不得以釋明不足而以供擔保代替為由, 准許保全程序之聲請 二 提高聲請人之釋明責任智慧財產案件多具有高度技術性, 准否當事人聲請定暫時狀態之處分, 均會對當事人造成深切影響, 應提高聲請人之釋明責任, 以期衡平 審理法第 22 條第 4 項及審理細則第 37 條第 1 項亦分別規定, 法院為定暫時狀態之處分前, 應令兩造陳述意見 聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定暫時狀態之處分者, 須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要, 即就聲請定暫時狀態處分保全之必要性, 提出高度釋明, 有異於民事訴訟法規定之釋明責任 三 法院得開示心證智慧財產審理法第 8 條第 2 項有關審判長或受命法官就事件之法律關係, 應向當事人曉諭爭點, 並得適時表明其法律上之見解及適度開示心證之相關規定, 係為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體及程序利益而設, 且明定法院就訴訟事件公開心證之範圍, 包括闡明並確認該爭訟法律關係之事實上 法律上及證據上爭點, 另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解, 亦得為適當之揭露, 以保障訴訟當事人之權益 而一般定暫時狀態處分之案件, 依民事訴訟法則無類此規定, 適用時應予辨明 四 法院審酌標準聲請人就智慧財產案件有爭執之法律關係, 向法院聲請定暫時狀態之處 13

26 分, 既須就該法律關係存在及有定暫時狀態之必要性, 提出高度釋明, 則法院在審酌當事人之釋明標準, 亦應更趨慎重 詳言之, 法院在審理定暫時狀態處分之聲請時, 就定暫時狀態之必要性, 應審酌 :1) 聲請人將來勝訴可能性 ;2) 聲請人是否受到無可彌補之損害 ;3) 聲請之准駁對於雙方損害之程度 ;4) 對公眾利益之影響等四項要件, 以期周全 五 聽證程序法院為保全程序之處分前, 應令兩造當事人有陳述意見之機會, 民事訴訟法第 538 條第 4 項前段已有規定, 審理法第 22 條第 4 項前段亦為相同規定 惟斟酌智慧財產相關事件保全程序之特殊性, 同條項但書另規定, 聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事, 並提出確實之證據, 經智慧財產法院認為適當者, 得不通知相對人陳述, 而逕行裁定 23 第三節專利間接侵權之實務案例 在我國法院實務上, 數行為人以行為之分擔共同不法直接侵害專利權而成立共同侵權行為, 並非罕見 然而我國現行專利法並未引入專利間接侵權規範, 因此迄今僅有台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決明確以 間接侵害 為由, 認定專利間接侵權行為成立 我國智慧財產法院成立後, 又發生了日商武田 美商輝瑞及法商賽諾飛萬安特等知名藥廠在我國掀起學名藥的醫藥組合物發明訟爭, 其中以智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決較為人所熟知, 該案除使專利間接侵權案件受到更進一步的討論外, 也可作為我國後續是否將專利間接侵權規範納入下次專利法修正的參考指標 故本文先後針對 台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決 與 智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決 分述如下 : 23 同前註 19, 第 764 頁 14

27 第一項 台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決 案例事實24 海豐飼料股份有限公司(被上訴人 即被告 下簡稱海豐公司)主張金豐 富水族生技有限公司(上訴人 即原告 以下簡稱金豐富公司)自 89 年 7 月 31 日起至 12 月 31 日止 陸續向海豐公司購買夢幻水晶及水燈產品 並依 約陸續給付價金共計新台幣(下同)220 萬元予上訴人 上訴人自 90 年 1 月起 至 4 月止陸續交付價值共計 1,899,921 元之夢幻水晶 19,140 個及水燈 974 個 (其中 55 個單價 550 元 其餘 919 個單價 600 元 合計 581,650 元) 惟海豐公司所交付之水燈(以下稱係爭水燈)有侵害第三人郭仲益所有之 我國專利證書號新型第 號 魔幻擺飾 專利權(以下簡稱系爭專利) 之瑕疵 且無法補正 準用給付不能法律效果 依民法第 226 條 第 256 條 規定 於 90 年 10 月 3 日向原法院提起 90 年度訴字第 2129 號(嗣視為撤回 以下稱前案)請求返還買賣價金之訴時 以起訴狀之送達 對海豐公司為解 除契約之意思表示 再海豐公司未交付價值 300,079 元之夢幻水晶及水燈 經金豐富公司於 90 年 8 月 29 日以台中 50 支郵局第 2291 號存證信函催告交 付 再於前案當庭催告 海豐公司已遲延給付 金豐富公司乃於前案以起訴 狀之送達為解除契約之意思表示 為此依民法第 259 條規定 請求海豐公司 反還有瑕疵部分之水燈價款 581,650 元 及未交貨部分之價款 300,079 元 合計 881,729 元 並加計自 92 年 2 月 22 日起至清償日止 按年息 5%計算 利息 法院見解25 按經濟部智慧財產局 91 智專一 一 字第 號函 檢附該專利申請資料所示 系爭專利之申請專利範圍略以 至少一個透明 原審案號 台灣板橋地方法院 92 年度訴字第 146 號民事判決 摘錄自台灣高等法院 93 年度上易字第 44 號民事判決書 15

28 本體, 該本體係為一容置有液體之中空體, 於上端具有一個開口, 並於下緣處設有一進氣孔 ; 一承接於本體下緣之中空座體 ; 一設置於座體內, 並位於前述本體下緣之投射燈, 用以將所發出的光投向該本體底端 ; 及一設置於座體內之送風裝置, 其上係配置有一送風管, 該送風管之另一端係接出一種魔幻擺飾 其中該送風裝置係藉以一送風管將空氣不斷地打入本體中, 形成顆粒狀的氣泡不斷由下往上移動的情形, 並利用前述投射燈將燈光投向該本體, 形成一種不單單是靜態的單純擺設 次查, 財團法人中華工商研究所之鑑定報告書, 記載分析結論為 : 系爭水燈與系爭專利申請專利範圍之技術構成, 係與利用本案新型專利實質相同之手段 方法, 發揮相同之作用 機能, 以產生相同之效能 結果, 故適用於均等論原則, 即構成實質相同之情形, 為本案新型專利之申請專利範圍所涵括 理由略以 :1. 專利範圍之投射燈主要用以將所發出的光投向本體之底端, 並利用本體材質透明的特性, 使光源傳遞至整個本體上, 使該本體更具美感 ; 系爭水燈係以透明材質本體型態, 利用相同投射燈傳遞光源之技術, 達成相同之特徵暨功效, 因此認定二者此要件所載述內容相符 2. 系爭水燈其獨立項之透明本體 中空座體 投射燈 送風管等相關構件之使用技術手段, 與申請專利範圍達成相同的功效或結果 雖然系爭水燈缺乏專利範圍 送風裝置 之必要構件, 但系爭水燈必須具備類似送風裝置之設備, 並就習知技術之資料顯示, 方能達到觀賞用途之效果, 故應為相同 故鑑定人認為系爭水燈雖尚未安裝送風裝置, 但仍為系爭專利之專利範圍所涵蓋, 換言之, 系爭水燈侵害他人專利權 海豐公司雖質疑上開鑑定結論違反經濟部智慧財產局頒定之 專利侵害鑑定基準 關於均等成立要件中置換可能性 置換容易性之認定, 且系爭水燈產品無送風裝置, 鑑定人不得以水燈有此一功能為前提, 鑑定是否侵害專利權云云 然財團法人中華工商研究所針對此質疑, 以 93 年 3 月 22 日 (93) 中智修字第 號函補充說明 :1. 系爭水燈無具備送風裝置, 但具備 一塑膠管一端於中空座體中, 另一端於中空座體之外, 依據過去之習知技術 16

29 或公知知識之推斷 此塑膠管應為用於送風之用 再依據過去之技術資料 可推斷此塑膠管之效果預先設計為達到有氣泡出現之觀賞效果 2.本案採用 間接侵害 概念並用均等論進行判斷 亦即系爭水燈雖缺乏專利範圍之一 零件 但此零件為一普及物 並可經由簡單之購買或容易之組裝完成 且系 爭水燈已具備組合該零件組合部位 預備組合結構 應視為對於專利權範 圍之侵害 故海豐公司上開抗辯尚不足採 綜上 系爭水燈為為系爭專利之範圍所涵蓋 金豐富公司主張系爭水燈 侵害他人專利權 海豐公司應負權利瑕疵擔保責任 自非無據 第二項 智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決 案例事實26 日商武田藥品工業股份有限公司(上訴人 即原告 武田藥品工業株式 會社 Takeda Pharmaceutical Company Limited 以下簡稱武田公司)經研究發 現利用胰島素敏感性促進劑(例如 Pioglitazone 或其藥理學上可接受之鹽類 其中 Pioglitazone 之中文譯名為 皮利酮 而其藥理學上可接受之鹽類如 Pioglitazone Hydrochloride 即 皮利酮鹽酸鹽 等)與其他抗糖尿病藥品 例 如 雙 胍 ( 如 Metformin 中 文 譯 名 為 二 甲 雙 胍 ) 胰 島 素 分 泌 促 進 劑 ( 如 Sulfonylurea 中文譯名為磺醯尿素或磺醯)或胰島素製劑(胰島素之英文為 Insulin)之組合投藥 在治療糖尿病時 可獲致比單獨施用更好之療效 同時 由於此種組合使用所具備之加乘藥效 可減少其個別劑量 而降低因長期服 用或高劑量所導致之副作用 武田公司就此發明取得我國第 號 用 以預防及治療糖尿病之醫藥組成物 發明專利(以下簡稱系爭專利一) 專利 效期自 90 年 6 月 7 月起至 105 年 6 月 11 日止 其中申請專利範圍第 項等 涉及合併使用 Pioglitazone 或其鹽類之胰島素敏感性促進劑及 Metformin 等雙胍之醫藥組合 至於申請專利範圍第 項等 則涉及合 26 原審案號 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 5 號民事判決 17

30 併使用 Pioglitazone 或其鹽類之胰島素敏感性促進劑 Sulfonylurea 及 / 或胰島素製劑之醫藥組合 武田公司尚發現 Pioglitazone 於體內經代謝作用後, 將產生特定之四氫噻唑二酮衍生物, 且除 Pioglitazone 本身外, 易透過該代謝物之活性, 而於體內產生所欲之抗糖尿病功效 ; 相關藥物動力學數據, 記載於原告在日本上市之 ACTOS 藥品仿單中 ( 前述二化合物以 M-III 及 M-IV 之代號表示 ) 針對上開衍生物, 原告並於我國取得第 號 四氫噻唑二酮衍生物, 其製法及用途 發明專利 ( 以下簡稱系爭專利二 ), 專利效期自 82 年 7 月 1 月起至 101 年 4 月 10 日止 武田公司就成分為 Pioglitazone 鹽酸鹽 (Pioglitazone Hydrochloride) 之藥品, 透過其百分之百持股之台灣子公司武田藥品工業股份有限公司 ( 以下簡稱台灣武田公司 ), 於我國最先向衛生署申請取得藥品許可證, 其中文藥品名為 愛妥糖 ( 或英文藥名為 ACTOS ) 武田公司所有之系爭專利一及系爭專利二於 82 年 7 月 21 日及 90 年 6 月 7 日經我國專利主管機關公開於專利公報, 其 愛妥糖 藥品易於 90 年 6 月 18 日取得我國衛生署藥品許可且公告於網路上 而 愛妥糖 之藥品仿單隨其藥品在台合法上市起, 廣為流傳於糖尿病醫藥市場, 中國化學製藥股份有限公司 ( 被上訴人, 即被告 ; 以下簡稱中化公司 ) 明知合併使用 Pioglitazone 或其鹽類以及 Sulfonylurea Metformin 或 Insulin 之醫藥組合, 為武田公司所擁有之系爭專利一之權利範圍所涵蓋, 竟於其 泌特士 ( 或英文藥名為 Glitos ) 藥品仿單中教示並建議此種合併投藥療法, 導致糖尿病專科醫師依其建議而使糖尿病患直接服用 Pioglitazone 鹽類與 Sulfonylurea Metformin 或 Insulin 之醫藥組合 ; 因此, 武田公司主張該種 服用 行為, 實質上已等同於製造及使用受前揭專利權範圍所保護之醫藥組合, 造成對武田公司專利權之侵害, 已構成民法第 185 條第 2 項規定之 造意 行為, 亦屬侵權行為之態樣 18

31 法院見解27 武田公司並未單獨取得皮利酮的專利 而是取得皮利酮加上其他化合物 之藥劑組合專利 且皮利酮係為一專利過期之學名藥28 而雖然中化公司生 產銷售內含皮利酮鹽類的藥品 但並未生產銷售武田公司擁有專利權的醫藥 組合 依照專利侵害之全要件理論 產品的技術特徵並未落入武田公司的申 請專利範圍 故並未直接侵害武田公司之專利 再者 本案大部份都在探討 有關於民法185條第2項之適用 其所謂造意人即教唆他人 使其產生為侵權 行為之決意者 幫助人即於他人為侵權行為之際 幫助該他人易於實施侵權 行為者29 因此 法官認為武田公司無法舉證出 醫師於開立處方簽 建議 病患同時使用皮利酮之組合物 如此之行為是出於中化公司於藥品仿單中教 示或造意所致 因為醫師該等行為亦可能是一種專業知識的判斷 當然中化 公司難稱侵害武田公司皮利酮之組合物的專利權 另外 在使用中化公司所銷售含皮利酮的藥品時 是否應該合併使用其 他化合物 並非由中化公司決定 而是由醫師在診療病人的病情及身體狀況 後 始開立處方 中化公司只單純生產皮利酮 該皮利酮經人體自然代謝後 會產生化合物 此非人之意志或努力所能控制之結果 更不涉及商業販售行 為 與專利權之實施並無相關 武田公司將第三人即病患之服用藥物 以及 藥物在人體內之代謝作用 視為係中化公司之 直接製造 以及 使用 的 侵害專利行為顯然不同 是故中化公司並沒有侵害武田公司之專利 亦無所 謂之造意侵權行為 而中化公司僅生產皮利酮成分之藥品 其本身未使用 服用 當然亦不會代謝出系爭專利二所揭示之化合物 依照專利法賦予專利 權人之排他權 武田公司僅能主張系爭專利二所揭示之化合物 而非皮利酮 或是含有皮利酮的藥品 且皮利酮經人體自然代謝後所產生之化合物 並非 人之意志或努力所能控制之結果 當然也不是中化公司製造皮利酮之結果 摘錄自智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決書 市場上製造含皮利酮或其鹽類成分之藥品廠商不止被告一家 其中亦包含原告所生產之藥品 經濟部中小企業處 南港生技育成中心網站 最後瀏覽日期 2012年8月5日 參照最高法院 89 年台上字第 2240 號民事判決 亦也是解決專利之共同侵權問題 19

32 兩者無法劃為等號 中化公司僅販售含有皮利酮之藥品 在其仿單中並未告 知病患於購買服用後 於身體內可產生化合物 進而鼓勵病患服用 病患服 用含有皮利酮藥品 其目的在於治療糖尿病 而非意欲製造化合物 難謂 造 意 或 幫助 當然中化公司沒有侵害系爭專利 第四節 專利侵害財產權事件之保全程序案例 第一項 智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號民事判決 案例事實30 鴻海精密工業股份有限公司(被上訴人 即原告 以下簡稱鴻海公司)為 國內知名之電連接器超級大廠 上達科技股份有限公司(上訴人 即被告 以下簡稱上達公司)則為民國 91 年始行設立之中小企業 亦以生產電連接器 產品為主要業務 雙方具有競爭關係 鴻海公司於 95 年 12 月 4 日具狀向 台灣士林地方法院 下稱士林地院 以上達公司侵害其我國新型證書號第 M 號 第 M 號新型專利權及我國發明證書號第 I 號發 明專利權(以下簡稱系爭專利群)為由 聲請定暫時狀態之假處分裁定 禁止 上訴人公司製造 販賣所有供 Express Card 使用之電連接器產品 以及相同 或近似於上開系爭專利群之產品 經該院於 95 年 12 月 26 日裁准後 被上 訴人於 96 年 1 月 23 日公開在台灣證券交易所股份有限公司之 股市公開 觀測站 網站上 發布 上達科技股份有限公司涉嫌侵害本公司智慧財產權 等未敘明具體內容之不實言論 並在尚未執行該假處分之下 擅自公告 本 公司已於今日收到士林地院之裁定 准予對上達科技股份有限公司執行假處 分 禁止上達公司生產 銷售 製造或進口涉嫌侵害本公司專利之產品 云 云 以毀損上達公司之商譽 並致令上達公司的客戶誤以為上達公司已因假 30 原審案號 臺灣板橋地方法院 96 年度重智字第 15 號民事判決 20

33 處分之執行 不得再出貨 而不得出貨之產品更包括 Express Card 用電連接 器以外之產品 嗣鴻海公司復於收受假處分裁定 20 日後始聲請執行該假處分 經上達 公司抗告 台灣高等法院於 96 年 6 月 29 日以 96 年度抗字第 358 號裁定書 撤銷該假處分裁定 鴻海公司提再抗告 最高法院仍於 96 年 11 月 8 日以 96 年度台抗字第 785 號裁定 駁回再抗告 該定暫時狀態之假處分裁定始 告撤銷確定 在上述假處分執行迄今 9 個月期間 以及今後之相當期間 上 達公司完全無法銷售 Express Card 相關之電連接器產品 鴻海公司聲請定暫 時狀態處分之時 並未將上達公司產品送鑑定 取得之鑑定報告並非針對 標 的物 為之 未符合 行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權 商標 權或專利權警告函案件之處理原則 第 3 條之規定 故鴻海公司聲請 取得 並執行定暫時狀態處分 禁止上達公司銷售所有供 Express Card 使用之連接 器產品之行為 已違反公平交易法第 24 條之規定 構成足以影響交易秩序 之顯失公平行為 並違反保護他人之法律 上達公司爰依民事訴訟法第 538 條之 4 準用同法第 533 條 第 531 條第 1 項規定 及民法第 184 條第 1 項 第 184 條第 2 項 第 195 條第 1 項 公平交易法第 22 條 第 24 條 第 31 條 第 32 條第 1 項之規定 聲明請求賠償損害 營業損失新臺幣 下同 1500 萬元 律師費 361,484 元 商譽損害 450 萬元 共為 19,861,484 元 及 自起訴狀送達翌日起至清償日止 依年息 5%計算之利息 並願提供擔保 請准宣告假執行 法院見解31 按定暫時狀態處分之裁定 因自始不當而撤銷或債權人未依限起訴或債 權人聲請撤銷者 債務人均得請求債權人賠償因定暫時狀態處分或供擔保所 受之損害 此觀民事訴訟法第 538 條之 4 第 533 條 第 531 條第 1 項 第 530 條第 3 項規定即明 所謂定暫時狀態處分裁定因自始不當而撤銷者 專 31 摘錄自智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號民事判決書 21

34 指該裁定在抗告程式中 經抗告法院 再抗告法院或為裁定之原法院依當初 裁定時客觀存在之情事 認為不應為此裁定而予撤銷 使其失效者而言32 且債權人所負此項賠償損害責任 乃本於假扣押裁定撤銷之法定事由而生 債務人賠償請求權之成立 即不以債權人之故意或過失為要件33 查鴻海公司於 95 年 12 月 4 日以上達公司有侵害其系爭專利群之情事 向士林地院聲請定暫時狀態處分 經該院於 95 年 12 月 26 日以 95 年度裁全 字第 6630 號裁定准許 上達公司不服提起抗告 經臺灣高等法院認 鴻海 公司資產高達數千億 即使於 2 年內共受到 2,000 萬元之損害 亦不致於立 即危及公司之生存或營運 難以期待其依正常訴訟程式或一般保全程式謀求 救濟 再觀諸鴻海公司於 95 年 6 月 15 日取得上達公司銷售系爭產品之發 票 已知上達公司銷售系爭產品之事實 卻於半年後即 95 年 12 月 4 日始 為本件假處分之聲請 且於原法院准許假處分 96 年 1 月 23 日送達假處分 裁定後 於 96 年 2 月 16 日始為執行 亦足佐證其並未因被告銷售系爭產 品而發生重大損害或有急迫危險之情形 鴻海公司復不能提出證據 以釋明 其有防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有定暫 時狀態處分之必要 欠缺定暫時狀態處分之必要性 而於 96 年 6 月 29 日 以 96 年度抗字第 358 號裁定廢棄原准予定暫時狀態假處分之裁定 鴻海公 司不服提起再抗告 經最高法院於 96 年 11 月 19 日以 96 年度台抗字第 785 號裁定駁回再抗告確定之事實 為兩造所不爭執 並經本院調閱上開定暫時 狀態處分卷宗查證屬實 且有民事裁定之影本 3 份附於原審卷第 最高法院 69 年台上字第 1879 號判例意旨 民事訴訟法第 531 條假扣押裁定 因自始不當而撤 銷者 債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受損害之規定 依同法第 533 條規定 於假處 分程序固有準用 惟所謂自始不當而撤銷者 係指假處分裁定後 債務人提起抗告 經假處分 裁定法院或抗告法院認為依命假處分時客觀存在之情事 不應為此裁定者而言 若係因以後之 情事變更而撤銷該裁定 即與自始不當而撤銷者有間 不得據以請求損害賠償 最高法院 58 年台上字第 1421 號判例意旨 侵權行為固以故意或過失侵害他人之權利為成立要 件 惟關於假扣押裁定 因自始不當而撤銷 或因民事訴訟法第 529 條第 2 項及第 530 條第 3 項之規定而撤銷者 債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害 同法第 531 條定有明 文 故債權人所負此項賠償損害責任 乃本於假扣押裁定撤銷之法定事由而生 債務人賠償請 求權之成立 即不以債權人之故意或過失為要件 至債權人對於分配表聲明異議 並對於他債 權人起訴雖受敗訴判決 但法律上既無該聲明異議人應賠償他債權人因此所受損害之明文規 定 則該他債權人對於聲明異議人如請求損害賠償 惟得依民法侵權行為之法則辦理 亦即對 於聲明異議人之有故意或過失應負證明之責 22

35 頁可稽 揆諸首揭說明, 系爭定暫時狀態處分裁定, 經抗告法院依當初裁定時客觀存在之情事, 認為不應為此裁定而予撤銷, 並經確定, 則上達公司主張該定暫時狀態處分裁定有自始不當情事, 即堪採信 鴻海公司雖以臺灣高等法院認定其資產高達數千億, 有承擔 2 千萬元損失之能力, 且鴻海公司於 95 年 6 月 15 日取得上達公司銷售系爭產品之發票, 已知上達公司銷售系爭產品之事實, 卻於半年後即 95 年 12 月 4 日始為本件定暫時狀態處分之聲請, 且於原法院裁定准許, 於 96 年 1 月 23 日送達裁定後, 於 96 年 2 月 16 日始為聲請執行, 亦足佐證其並未因上達公司銷售系爭產品而發生重大損害或有急迫危險之情形等情, 顯與事實不符, 且係因未曉諭其對前開其所認為欠缺必要性之情況表示意見, 以致發生上述錯誤認定之瑕疵等語置辯 惟該定暫時狀態處分裁定, 既在抗告程式中, 經抗告法院依當初裁定時客觀存在之情事, 認為不應為此裁定而予撤銷使其失效, 並經最高法院駁回被上達公司再抗告確定, 即已符該裁定有自始不當而撤銷之情事, 有如前述, 鴻海公司上開抗辯, 自無礙於該裁定有自始不當而撤銷情事之認定 鴻海公司雖又抗辯其於 95 年 6 月 15 日取得上達公司所銷售侵害系爭專利群之產品, 即將上達公司產品型錄委託財團法人台灣經濟發展研究院進行相關鑑定, 確定有侵害系爭專利群情事後, 先委請律師於 95 年 9 月 26 日發函予上達公司, 請其儘速出面協商解決, 協商過程中, 上達公司法定代理人於 96 年 3 月 30 日以 向鴻海公司提出 1,300 萬元和解金額之提議, 足證上達公司亦認其所生產製造之 Express Card 連接器產品確有違法侵害系爭專利權之事實, 嗣因雙方對於賠償之數額不能達成共識, 故最後未成立和解 此外, 鴻海公司亦有將上達公司商品型錄經由鴻海公司公司內部之專業工程師詳細審閱, 亦認原告所生產製造之各式 Express Card 連接器產品應均屬相同之設計結構, 僅與電腦主機板間之高度差有別, 以應不同廠商之安裝需要而已等語, 爭執本件上達公司確有侵害其專利權情事, 並其就系爭定暫時狀態處分裁定之撤銷, 應無何過失等語 惟定暫時狀態處分之裁定, 因自 23

36 始不當而撤銷 債務人得請求債權人賠償因定暫時狀態處分或供擔保所受之 損害 而債權人所負此項賠償損害責任 乃本於定暫時狀態處分裁定撤銷之 法定事由而生 債務人賠償請求權之成立 即不以債權人之故意或過失為要 件 已如前述 則本件就系爭定暫時狀態處分之撤銷 鴻海公司抗辯其無過 失縱屬可採 仍應負損害賠償責任 綜上 系爭定暫時狀態處分既有自始不當經撤銷之情事 則上達公司主 張依民事訴訟法第 538 條之 4 第 533 條 第 531 條第 1 項 第 530 條之規 定 請求鴻海公司賠償 即屬有據 第二項 智慧財產法院 98 年度民專上字第 21 號民事判決 案例事實34 瑞士商巴斯卡特用化學品控股公司 被上訴人 即附帶上訴人 以下簡 稱巴斯卡公司 所起訴之本訴事實 係主張常禾菁研科技股份有限公司 上 訴人 即附帶被上訴人 以下簡稱常禾公司 未經巴斯卡公司同意即製造 販賣 使用巴斯卡公司所擁有之我國證書號第 號 一種酞花青化合 物及其製備方法 發明專利權(下稱系爭專利 1)之請求 證書號第 號 金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素及包括其之組成物 發明專利權(下稱系爭 專利 2)及證書號第 號 金屬雙環戊二烯基苯二甲藍素及其製備方法 發明專利權(下稱系爭專利 3)之物品 申言之 常禾公司所製造 販賣或使 用之物品即可紀錄型光碟用染料產品 EV-PD Recording LayerMater ial 下 稱產品 A EV-PD Power Dye (下稱產品 B)及 PD- 588 Optical Storage Materia 下稱產品 C EV-PD Recordi ng Layer Material 產品上皆 有註明 Evervictory Acutech Corporation 即常禾公司英文名稱 另產品 B 產品 C 等產品則為原審法院 92 年度執全字第 936 號假扣押案件所查封之常 禾公司產品 另有證據保全時所採未具名之樣品 下稱產品 D 以上除產 34 原審案號 臺灣桃園地方法院 94 年度智字第 27 號民事判決 24

37 品 A B 為成品外 C D 為半成品或原料 業已涉嫌侵害巴斯卡公司系 爭專利 又巴斯卡公司為求慎重 針對產品 A 業已先行委託 Syngenta Corp Protection AG 分析該項產品化學結構後得知 常禾公司生產之產品 A 確 有侵害原告系爭專利之情事 應負連帶損害賠償 排除侵害 防止侵害及登 載判決書之責任 常禾公司所起訴之反訴事實 係主張巴斯卡公司所為聲請假扣押 假處 分及保全證據之產品 A 部份 常禾公司已否認為其所生產 巴斯卡公司訴 訟迄今均不能提出為常禾公司所生產之證據 又巴斯卡公司所提呈所謂之 Syng enta Corp Protection AG 分析報告 係屬外國文書 其真正性自有可 疑 且其分析人亦非司法院所指定之鑑定專業機構 依法不可取 巴斯卡公 司自行送請鑑定之所謂常禾公司產品 亦未經常禾公司確認 而該報告書所 使用之鑑定手段乃係基質輔助雷射脫附游離飛行時間式質譜儀 MALDI-TOF 及二段式高效液相層析質譜儀 LCMSMS 只能概括的檢 測出受分析物在高能量電子束的撞擊之下所產生各主要碎片的離子的分子 量 不足以提供受分析物之分子結構 是以本件鑑定報告並未 解析申請專 利範圍之技術特徵 且於 解析待鑑定對象之技術內容 即存在嚴重錯誤 自無從認定產品 A 為一有侵害巴斯卡公司專利權的分析標的物 巴斯卡公 司自行衍生了所有相關侵權認定 並更據該外國文書之分析報告 對常禾公 司進行假扣押 假處分及保全證據之不當行為 對常禾公司之商業利益與聲 譽之損害甚鉅 復按產品 A C D 部份並未侵害巴斯卡公司之專利權 因巴斯卡公司實施保全處分 常禾公司即全面停止生產 損害常禾公司之權 利至鉅 常禾公司請求巴斯卡公司賠償 4,300 萬元 法院見解35 按因故意不法侵害他人之權利者 負損害賠償責任 民法第 184 條第 1 項前段定有明文 一般侵害權利行為之成立 係以構成要件該當行為 侵害 35 摘錄自智慧財產法院 98 年度民專上字第 21 號民事判決書 25

38 他人權利 致他人受有損害 及具備不法性或違法性 故意或過失為前提 前者為客觀歸責要件 後者為主觀歸責要件 王澤鑑 侵權行為法第 1 冊 第 263 頁參照 關於行為人是否有故意或過失 應由主張有利於己事實之 被害人負舉證責任 專利權之核定 撤銷為行政主管機關之職權 就已核發之專利權 在未 經主管機關依法定程序撤銷前 於其有效期間內 專利權人即有排除他人侵 害其專利之權利 巴斯卡公司為系爭三專利權人 於專利權有效期間內 本 於 Syngenta Crop Protection AG 分析報告內容 相信產品 A 為常禾公司所製 造 販賣 並侵害其系爭專利 2 3 之專利權 先後聲請假扣押 假處分 且於提起本件本案訴訟後 聲請保全證據 其後再追加系爭專利 1 之請求 均屬基於憲法所賦予之訴訟權 依訴訟程序行使其專利權人之權利 核屬正 當權利之行使 原應受保障 不得僅因法院審理結果認定常禾公司就產品 Ａ C D 無侵害系爭專利 2 3 之專利權之情事 而為巴斯卡公司即專利 權人部分敗訴之判決 逕指巴斯卡公司之上開訴訟行為係故意或過失不法侵 害常禾公司之權利 而應負侵權責任36 第五節 小結 經由觀察前開實際案例 可知當行為人未經專利權人同意而實施發明專 利申請範圍所記載之全部技術內容 或是與該技術內容具有實質相同之技術 手段 功能 結果之均等論範圍內 則專利權人可爰引我國現行專利法第96 條 第120條及第142條之規定 提出司法救濟以獲取損害賠償或排除侵權行 為 殆無爭議 倘若行為人僅實施發明專利申請範圍所記載技術內容之一 部 則礙於我國現行專利法並未納入間接侵權之概念與相關規範 僅能類推 36 最高法院 98 年度臺上字第 1562 號民事判決意旨 按司法院釋字第 509 號解釋意旨 乃在衡平 憲法所保障言論自由與名譽權之兩種法益 於民事案件中應有其適用 是以 行為人雖不能證 明其言論內容為真實 但依行為人所提證據資料足使其有相當理由確信為真實者 即難謂係不 法侵害他人之權利 而令負侵權行為之損害賠償責任 又按專利權之核定 撤銷為行政主管機 關之職權 就已核發之專利權 在未經主管機關依法定程序撤銷前 於其有效期間內 專利權 人即有排除他人侵害其專利之權利 26

39 適用民法侵權行為之規範加以救濟 惟兩法之原始立意不同, 規範要件也不盡相同, 況且智慧財產事件的特性亦與一般民事債權事件大相逕庭, 因此能否將此類事件併入民法侵權行為加以規範, 值得深入研究 在智慧財產法院成立前, 台灣高等法院曾於 93 年度上易字第 44 號民事判決中, 提出間接侵權的概念, 並認為系爭水燈雖缺乏專利範圍之一構件, 雖不該當直接侵權的全要件判定標準, 然其已具備組合該構件之組合部位, 且該構件係為一普及物, 應視為對系爭專利之侵害行為 即便後來新竹地方法院於 95 年度重智字第 8 號民事判決中表示不同見解 : 經細繹該台灣高等法院 93 年上易字第 44 號民事判決之案例情形及其內容, 該判決所指涉者, 乃係指依全要件原則, 待鑑定物因欠缺一零件, 不符合文義讀取, 但因該欠缺之某一零件為普及物, 可經由簡單之購買或容易之組裝完成時, 仍須依均等論判斷, 如構成均等侵害時, 仍認為構成專利之侵害 故該判決所指涉者, 乃係專利之均等侵害, 此亦屬前述之美國法上所指之直接侵害之情形, 核與英美法上所指專利之 間接侵害 無涉 本文認為仍然不能否定高等法院勇於導入間接侵權概念, 對我國智慧財產觀念的發展多有裨益 再者, 本文也期待智慧財產法院及智慧財產審理法能給予專利權人適當的保障, 並避免專利間接侵權事件因適用法規的謬誤, 致令我國的產業蒙受到救濟措施遭濫用的苦果 本文認為應進一步審視專利法納入間接侵權規範的修法提案, 以及相關適用法規的銜接是否妥適 27

40 28

41 第三章 間接侵害外國立法例與實務見解之比較研究 間接侵權 的概念來自於民法 一般是指因自己行為以外的事實造成 他人權利被侵害的行為 但隨著專利制度的發展 這一概念也被引進到專利 立法中 專利間接侵權制度起源於美國 在美國普通法上的判例基礎上逐步 發展而來 是為了彌補傳統的專利侵權判定標準對專利權保護之不足而設置 的 專利間接侵權源於共同侵權理論 但已獨立於該理論而自成一套體系 專利間接侵權案例首見於1871年由美國Connecticut州地區巡迴法院審 理的Wallace v. Holmes案件中 這是以共同侵權 joint tort feasors 這一古老 的普通法原理為基礎 第一次明確地認定未經專利權人同意製造或銷售用於 專利裝置或者專利方法的非專利部件也可以被認定構成實質性的侵權 從而 拉開了專利間接侵權的序幕37 繼美國之後 許多國家基於美國在科學技術領域的領導地位與跨國經濟 貿易的發展的要求 或基對其本國專利權人充分保護的考慮 於TRIPS烏拉 圭回合談判後 都紛紛在其專利法中對專利間接侵權行為進行了相應的規 制 如歐盟 盧森堡共同體專利公約 第26條 英國專利法第60條 德國專 利法第10條 法國的知識產權法典第613-3條 日本專利法第101條 瑞典專 利法第3條 韓國專利法第127條 中國大陸香港地區專利條例第74條等 我 國與中國大陸雖有相關修法的研議 惟鑒於多方考量而尚未在專利法中納入 專利間接侵權規定 從已經規定了專利間接侵權的國家和地區來看 各國對專利間接侵權制 度的規定不太相同 故本文就以美國 德國 日本及中國大陸的專利間接侵 權立法與實務見解為例 分述如下 37 法院於判決中指出 當一個專利產品由幾個零件組成 每一個零件缺少了其他零件都沒有使 用價值的時候 幾個人合起來製造和出售專利產品 每個人只製造和出售專利產品的一個零件 如果法律允許他們以每個零件都不構成侵權為藉口來逃避侵權責任的話 專利的價值就會大大 降低 如果沒有燈罩 燈頭本身沒有使用價值 每賣一個燈頭 被告就等於是向顧客做出有關 侵犯專利權的提議 每個顧客通過購買燈頭接受了被告的這個提議 法院由這一點就可以推斷 出被告和顧客的確是採取了一致的行為 共同造成專利侵權的後果 29

42 第一節 美國立法例與實務見解 美國智慧財產規定於 United State Codes 第 35 章38 而對於專利侵權的 規定主要為第 271 條 其中第 271 條(a)項所提到之規定是 直接侵權 即 未經專利權人授權不得製造 販賣 販賣之邀約 使用以及進口 而相對於 直接侵權之 間接侵權 則規定於第 271 條(b)~(f) 茲介紹如下 第一項 美國專利法 美國專利法將專利間接侵權行為分為積極誘引他人對未經專利權人授 之專利權進行侵害行為之 誘引侵權 (Inducement Infringement 又稱 教 唆侵害 ) 以及藉由販賣未經專利權人授權之機器 製品 組合物 化合 物之重要成分或用以實施方法專利之材料 以輔助他人進行侵害行為之 輔 助侵權 (Contributory Infringement 又稱 輔助侵權 協助侵權 幫 助侵權 或 與有侵權 )等兩種類型39 其中 誘引侵權 係規定於美國專利法第271條 b 項中 規範 造 意 教唆 (Abetting)或 幫助 (Aiding)的侵權態樣 應負侵權之責任40 其成立要件為 一 客觀要件 行為人要有積極誘引他人侵害專利權之行為 二 主觀要件 雖然法條並未明文規定行為人必需知悉其行為構成專利侵 害 但此要件已由案件判決前例所確立 反之 行為人主觀上並不知 悉其行為結果可能構成專利侵害 則不符合誘引侵害之行為要件 於 Manville Sale Group. v. Paramount Systems, Inc.一案41中 則進一步指 出被控侵權者必須 具有慫恿他人進行侵權活動的明確意圖 且 被 同前註 第 頁 U.S. Code: Title 35 Patent last visit 2012/8/ U.S.C. 271 Infringement of patent. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. Manville Sale Group. v. Paramount Systems, Inc., 917 F.2d 544, 16 U.S.P.Q.2d

43 控侵權者的行為誘使了侵權活動的發生 且其知悉或應可知悉其行為 將誘使實際侵權的發生 42 輔助侵害 則規定於美國專利法第271條 c 項中 其係指在美國境 内為販賣之要約或販賣未經專利權人授權之機器 製品 組合物 化合物或 用以實施方法專利之材料或裝置之構成發明重要部分之物 或由外國輸入上 掲之物至美國境内 且明知上揭之物係特別製造或專門用以作為侵害該專利 權 而非存在實質上無侵害用途之主要品目或商品者 應負輔助侵權者之責 任43 其成立要件為 一 行為人在美國意圖銷售或銷售之物為實施物之專利或方法專利不可 或缺之部分 二 行為人明知該重要部分之構件係特別製造或專門用以作為侵害該專 利權 且不屬於通用品或不存在實質非侵權用途之物 三 同時 此等專利間接侵害行為皆須以專利直接侵害行為之發生為前提 44 在美國 專利間接侵害行為之損害賠償責任又稱為 第三人損害賠償責 任 Third Party Liability 此第三人即係指雖未直接侵害專利權 卻以 間接方式進行侵害者 除前述兩種專利間接侵害行為外 第三人損害賠償責 任亦可能發生在維修 Repair 改裝 Reconstruction 或在美國境外進 行構件之組裝 Assembly of Components 等行為45 上開在美國境外進行構件組裝之行為 即涵蓋在美國專利法第271條 f 郑胜利 刘江彬主持翻译 美国 专利法 知识产权出版社 年 月 第 頁 轉引自陳思穎 專利間接侵權之相關 法律問題研究 私立東吳大學法律研究所 碩士論文 年 第 55 頁 Martin J. Adelman & RANDAII R. Rader & Gordon P. Klancnik U.S.C. 271 Infringement of patent. (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. Ronald B. Hildreth, Patent Law A Practitioner s Guide, Practising Law Institute, 3 edition (October 29, 2011), at 9-4 Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals, Clark Boardman Callaghan; 2nd edition (May 1991), at Ronald B. Hildreth, supra note 44, at 同前註 第 頁

44 項規定之 以組裝為目的之構件提供行為 中, 亦即 : 一 未經許可在美國境內或由美國境內提供或使提供專利發明之全部或主要部分之構件, 倘於該等構件處於完全未組裝或僅局部組裝之狀態下, 以如係在美國境內時將侵害該專利之組裝方式, 積極誘引於美國境外將該等構件加以組裝之行為, 應視為侵權者而負損害賠償責任 二 未經許可在美國境內或由美國境內提供或使提供專利發明之任何特別製造或專門使用於該發明, 而非適用於實質上無侵害用途之主要品目或商品之構件, 且於該構件處於完全未組裝或僅局部組裝之狀態下, 如明知該構件係以此方式製造或使用, 同時意圖以在美國境內時將侵害該專利之組裝方式, 使該構件將於美國境外加以組裝之行為, 應視為侵權者而負損害賠償責任 46 第二項實務見解 有學者認為 間接侵權 的 知悉 和 誘使侵權 的 知悉 不同 間接侵權 的 知悉, 是知悉 使用的特定用途 以及 為該特定用途所使用的材料 無重大非侵權使用的方法, 近來案例法認為只要生產零組件, 就等於知悉 特定用途, 即足以證明具此知識 藉由觀察近年發生的 SEB S.A. 案 Aro Mfg. Co 案及 Broadcom 案, 即可獲知實務的發展趨勢, 於 Aro Mfg. Co. 案, 法院認定專利權人曾以書信告知構成間接侵權的一方, 作為認定其是否侵權 於 SEB S.A. 案中, 可觀察到法院現在對於詮釋 行為 U.S.C. 271 Infringement of patent. (f) (1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer. (2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer. 32

45 人知悉 之要件寬鬆 只要行為人知悉生產零組件之特定用途 即屬之47 一 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.48 專利權人 SEB S.A.是法國的家用品製造商 其發明了一種不燙手的油炸 鍋 並於 1991 年取得了美國專利 在 1997 年 SEB 的美國競爭對手 Sunbeam Products, Inc.委託香港華利泰有限公司(Pentalpha Enterprises, Ltd.)設計油炸 鍋 Pentalpha 在市面上蒐集了 SEB 的油炸鍋 並直接拷貝了 SEB 的產品設 計 Pentalpha 曾委請律師進行自由使用權(Freedom-to-Operate)的分析 但並 未告知律師 其產品直接拷貝了 SEB 油炸鍋的設計 由於律師亦沒有檢索 到 SEB 的美國專利 因而出具了可自由使用的法律意見書 其後 Sunbeam 開始在美國銷售 Pentalpha 為其設計並製造的油炸鍋 SEB 最初控告 Sunbeam 專利侵權 並取得了庭外和解 隨後 SEB 再 行控告 Pentalpha 並提出兩點主張 (1)Pentalpha 將油炸鍋賣給 Sunbeam 的 銷售行為直接侵犯了 SEB 的專利 (2)Sunbeam 轉售油炸鍋的行為直接侵犯 了 SEB 的專利 而油炸鍋係由 Pentalpha 所供應 故 Pentalpha 的行為還構 成 誘使侵權 (inducing infringement) 下級法院同意 SEB 的主張 故判決 Pentalpha 敗訴 Pentalpha 不服判決 因而上訴到美國最高法院 美國最高法院裁定 Pentalpha 敗訴 並作出以下法律解釋 (一) 誘引侵權構成的要件 是誘引方必須 知悉 某一行為會構成專利 侵權 卻仍誘引他人為之 (二) 明知 (包括 actual knowledge 與 constructive knowledge)及 刻意 視而不見 (willful blindness)皆可滿足 知悉 (knowledge)這個法 律要件 換句話說 只要誘引方對被誘引方的侵權事實刻意視而不 見 則誘引方的行為就可能構成誘引侵權 律師意見 摘錄自 2009 年專利間接侵權國際研討會--美國場 Q&A 紀要 經濟部智 慧財產局 2009 年 7 月 15 日 47 Eric Wolf 48 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2063 (2011). last visit 2012/8/5. 33

46 (三) 刻意視而不見(willful blindness)有兩個要件 一是誘引方主觀地相信 侵權的事實很可能存在 二是誘引方故意避免獲悉侵權的事實 而基於以下事實 最高法院判定 Pentalpha 的行為的確構成誘引侵權 (一) 在幫 Sunbeam 設計油炸鍋時 Pentalpha 蒐集了大量的美國市場訊 息 並知道 SEB 深受市場歡迎的油炸鍋應是採用了新穎的技術 由 此可推論出 Pentalpha 知道侵權事實很可能存在 (二) Pentalpha 的總裁是數件美國專利的發明人 他知道在美國以外市場 販賣的產品 通常不會標示有美國專利號數 雖然 Pentalpha 知道 其所拷貝的油炸鍋是 SEB 特別為美國市場所設計的 但卻刻意購買 了 SEB 在香港所販賣的油炸鍋來拷貝設計 另外 在委請律師提供 可自由使用的法律意見書時 Pentalpha 並未告知律師其所設計製造 的油炸鍋根本直接拷貝了 SEB 的設計 由此可推論出 Pentalpha 刻 意避免獲悉侵權事實 49 二 Aro Mfg Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co.50 汽車車體研究公司(Automobile Body Research Corporation)擁有一可替 換的汽車頂篷的組合專利(combination patent) 此專利的構成元件(element) 包括 篷布 支架以及篷布與車體之間的密封裝置 各組合元件都是非專利 物品 而汽車車體研究公司將此專利授權給 Converitble 公司 Converitble 公司在馬薩諸塞州對該專利享有一切的權利 被控侵權 Aro 公司生產將汽車 頂篷之篷布 以供車主在篷布損壞時更換使用 其將此篷布銷售給美國通用 汽車公司及福特汽車公司之產品的購買者 專利授權人 Converitble 公司知 悉後提起訴訟 指控 Aro 公司生產和銷售汽車頂篷給美國通用汽車公司及福 特汽車公司產品的購買者用於更換汽車頂篷的行為 構成專利法上的侵權行 江尚正 美國最高法院關於 誘使侵權 (inducing infringement)的最新判決 財團法人國家實驗 研究院科技政策研究與資訊中心 資訊服務處 科技產業資訊室 最後瀏覽日 期 2012 年 8 月 5 日 Aro Mfg Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 84 S. Ct. 1526,12 L. Ed. 2d 457(1964). last visit 2012/8/5. 34

47 為 此外 於本案調查時發現通用汽車公司同時有汽車車體研究公司的授 權 其可合法使用該專利物品 美國最高法院於 1961 年的第一次判決(Aro I 案)中認為 對於組合專 利 專利權所保護的標的為包含在專利請求項中所有元件的組合 所授予之 專利為整體之組合 非單一元件 因此 Aro 公司的製造和銷售行非專利元 件(篷布)的行為不構成直接侵權 此外 美國最高法院於此判例強調 間接 侵權的成立必須以存在直接侵權為前提 沒有直接侵權 就不可能有間接侵 權 在此原則下 本案的爭點問題即成為汽車購買者更換已損壞的車頂蓬的 行為是否侵犯了該組合專利權 也就是 汽車購買者的行為究竟是構成 再 造 或 修理 51 因通用汽車在有獲得專利權人授權的情況下使用該專利 因此 其無直接侵權行為 再加上為維持整個受專利保護的組合之使用而更 換已廢棄的 不受專利保護的元件不構成再造行為 據此 本案購買了汽車 的購買者更換篷布的行為是專利法所允許的修理行為 而非本法所不容充的 再造行為52 後美國最高法院於 1964 年針對本案又為第二次判決(Aro II 案) 其於判 決中再次指出間接侵權的成立必須以存在直接侵權為前提 沒有直接侵權 就不可能有間接侵權 在此原則下 本案有兩個爭點問題中 其中一個爭點 和前案相同 針對第二個爭點 當汽車的購買者由未獲得授權之汽車銷售者 手上取得汽車 其未獲得隱含使用的授權 由於其對專利發明的使用行為是 未經授權的 因此其使用行為構成美國專利法第 271 條 a 項的直接侵權行 為 當物品所有權人的使用行為侵害專利權之行為時 其更換物品中某項元 件的修理行為亦是侵害專利權 於本案 由於福特汽車公司在沒有獲得專利權人授權的狀況下 生產且 銷售了該專利裝置 其構成了直接侵權 雖然福特汽車的購買者更換車篷帆 布的行為是修理行為 但由於福特汽車購買者由未獲得授權之汽車銷售者手 Donald S. Chisum, CHISUM ON PATENTS, Matthew Bender, Revised edition (March 6, 1997), at Vol 5, 同前註

48 上取得汽車, 其未獲得隱含使用的授權, 因此其使用行為成立直接侵權行為, 而其修理行為亦是侵害專利權, 在此時,Aro 公司生產和銷售汽車頂篷給福特汽車公司的購買者用於更換汽車頂篷的修理行為, 在符合專利間接侵權的其它構成要件時, 就需負擔專利間接侵權責任 三 Broadcom Corporation v. Qualcomm Incorporated 53 Broadcom 與 Qualcomm 為無線傳輸裝置的市場競爭者 本案系爭專利係關於手機網絡之無線聲音和資料傳輸, 相關科技可應用在 3G 基頻處理器晶片中 Qualcomm 被控侵害 Broadcom 專利權的產品包含設計使用在 3G 網絡和手機的基頻晶片 Qualcomm 於本案中雖承認沒有取得無侵權的律師意見, 但堅稱這是因為其已取得每一個相關專利無效的律師意見, 同時, Qualcomm 也選擇不放棄律師 - 當事人特權並且仰賴專利無效的律師意見來進行答辯 一審時, 聯邦地方法院法官下達給陪審團的指令中, 曾指示陪審團必須認定 Qualcomm 意識到被侵害的系爭專利 知道或應該知道其所鼓勵的行為構成侵害系爭專利 且有意地造成被鼓勵的行為, 方可判定 Qualcomm 的教唆侵權成立 在聯邦地方法院法官的指令中還提到, 陪審團在判斷教唆侵權的議題時, 可以考慮所有間接證據, 包括 Qualcomm 是否取得勝任的律師意見 Qualcomm 上訴至聯邦巡迴上訴法院 ( 以下簡稱 CAFC) 時, 質疑聯邦地方法院下達給陪審團的指令不妥 儘管 Qualcomm 主張成立誘引侵權所需的意圖之標準係高於故意侵權的意圖, 但聯邦地方法院表示, 缺乏故意侵權的可苛責性並不等同認定沒有誘引侵權 要證明誘引侵權成立, 專利權人必須依序證明兩件事 : 首先證明被控誘引侵權者意圖造成構成直接侵權的行為 ; 其次是證明被控誘引侵權者已經知悉或應該已經知悉其行為將造成直接侵權 誘引侵權所需的意圖可以從間接證據推測而得, 因為律師意見的證據搭配其他證據一起考慮, 或許能反 53 Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 543 F.3d 683 (Fed. Cir. 2008). 543 F.3d 683, 88 U.S.P.Q.2d last visit 2012/8/5. 36

49 映出被指控侵權者是否已經知悉或應該已經知悉其行為將造成他人直接侵 害系爭專利 故 CAFC 裁定 律師意見與法院在判斷被告已經知道或應該已 經知道其行為將造成直接侵權相關 而沒有獲得律師意見在本案中或許能夠 作為證據 因為如果一方面允許律師意見被當作被控誘引侵權者脫罪的工 具 另一方面卻不允許專利權人將被控誘引侵權者沒有取得律師意見的行為 當作意圖侵權的間接證據 將顯然有失公平 因此 CAFC 裁定 聯邦地方法 院法官下達給陪審團的指令 要求陪審團可以將 Qualcomm 是否取得勝任的 律師意見之作為 當作判斷教唆侵權是否成立之間接證據的做法 在法律上 並沒有錯誤 第二節 德國立法例與實務見解 德國位處歐洲大陸的核心地帶 地緣 政經關係特殊 且百年來與英國 法國同為先進技術輸出國 相較於海權國家 德國的陸路交通便利 周邊各 國的產品或零組件的輸入十分便利 因此德國為了提供本國專利權人更佳的 保障 於是在 1877 年德意志帝國時期頒布的第一部專利法上持續進行修 法 現行的德國專利法54係由 1981 年生效的專利法 1976 年國際專利條約 法和 1968 年的實用新型法組成 然欲探討德國現行專利法則不能忽略歐洲 共同體(European Community)成立後 會員國間簽屬的各種共同體公約所帶 來 的 影 響 其 中 具 代 表 性 的 即 為 盧 森 堡 共 同 體 專 利 公 約 (Luxembourg Convention on the Community Patent)55 關於德國專利間接侵權的立法規範茲 德國專利法的簡化和現代化法 Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts 已經由德國聯邦議院通過 並在 2009 年 7 月 31 日公佈在聯邦法律公報上 根據 現代化法 第 9 條有關法律效力的規定 該法將 於 2009 年 10 月 1 日正式生效 屆時該法所涉及到的 專 利法 商標法 實用新型法 外觀設計法 雇員發明法 專利資費法 等諸法律的 最新修改 將馬上生效 顧名思義 該法的目的 在於簡化和現代化工業產權的相關法律 尤 其是和專利制度相關的法律 由於盧森堡共同體專利公約(Luxembourg Convention on the Community Patent)未能生效 因此歐 盟執行委員會於 1997 年提出共同體專利制度建立案及其規則草案 (Proposal for a Council Regulation on the Community Patent CPC) 著手進行專利制度的實質整合 但由於歐盟會員國 之間對於 CPC 使用語言等細部規則執行至目前為止尚未達成決議 以致於智慧財產權法制在歐 盟仍尚未完成整合 但執行委員會以透過諸多的指令(directive)頒佈 明訂歐盟在智慧財產權保 護之基本原則與架構 European Commission, avaliable at: last visit 2012/8/5. 37

50 介紹如下 第一項 盧森堡共同體專利公約 由於在歐盟主要成文法歐盟條約(現為里斯本條約)及歐盟運作條約 (The Treaty on the Functioning of the European Union)中 沒有直接對專利制 度作規定 然為達成降低專利申請成本 提升歐盟市場競爭力等目的 歐盟 很早就試著整合區域內的專利制度 建立歐盟區內的單一專利制度(以下稱 歐盟專利制度) 於1975年盧森堡共同體專利公約(Luxembourg Convention on the Community Patent)企圖在歐洲共同體內部建立單一專利權 但各會員國 未能完成必要的立法程序 因而至今未能生效 盧森堡 共同體 專利 公約 Luxemburg Convention on the Community Patent 第 26 條 為 間 接 侵 權 的 相 關 規 定 禁 止 對 發 明 專 利 為 間 接 利 用 Prohibition of indirect use of the invention 1. 共同體專利應當授予其權利人有權禁止任何第三人未經其許可而對共 同體領域內無權實施專利之人提供或許諾提供與該發明之必要元件有 關之手段(means) 如果該第三人知道或情況表明其明知該產品適合且目 的就是為了實施該發明56 2. 第1項之規定不適用於常用商品(staple commercial products) 除非第三人 誘導產品接受方實施第25條規定之行為57 3. 從事第27條第 a 至 c 款行為之人 非屬本條第1項所列有權實施 發明之人 A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 行為 第 條係關於直接侵權 Persons performing the acts referred to in Article 27 (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 第 條係關於專利權的限制

51 歐盟專利公約第26條第3項是對一部分不視為侵權行為的補充規定 其 涵義是 (一) 非以營業為目的之私人使用行為 (二) 以實驗為目的而從事與發明之客體相關之行為 (三) 依醫生之處方而於藥房所為之個別藥劑配製行為 或與此方式所配 製之藥劑有關之行為59 這三種行為的行為人並不能被視為第1項中所述之有權實施專利發明的 人 但是如果向這樣的行為人提供有關物品 使之具備實施專利技術的條 件 則構成了間接侵權行為 此時 真正實施專利技術的人能夠免於侵權責 任 因此也不存在直接侵權行為 這個規定特別適合用於加強對最終使用者 為個人的專利技術之法律保護60 分析前述法條規定 第26條第1項的規定類似於美國專利法中的輔助侵 權行為 然第26條第1項行為的態樣只限於提供或許諾提供 (要約提供) 不 包括對專利物品為製造 販賣 使用或為此等目的而進口或持有之行為 第 26 條 第 2 項 則 為 第 1 項 的 補 充 性 規 定 第 2 項 特 別 針 對 常 用 商 品 (staple commercial product)的情況 第2項之規定可以理解為即使是常用商品 但如 果提供或者許諾提供該商品的人誘導主行為人進行直接侵害專利權之行 為 則依然構成間接侵權 而要構成第2項規定之間接侵權行為 除了滿足 第1項規定之所有要件外 還有滿足兩個額外的條件 (一) 需証明有直接侵權行為發生 (二) 需証明被控侵權者不只 明知或者情況表明其明知 其提供產品的 用途以及性質 還需証明被控侵權者有 誘導 直接侵權行為之發 生的意圖61 (此項的規定較類以於美國專利法中的誘引侵權行為 ) 盧森堡共同體專利公約中第26條標題為 禁止對發明的間接利用 構 成間接侵權的行為包括兩種類型 一種是向無權實施專利的人提供與發明的 謝銘洋 智慧財產權之制度與實務 翰蘆圖書出版有限公司 2004年10月第2版 第120頁 吴凤玲 王成梅 关于专利间接侵权的独立性 厦门科技 2004 年 3 月 第 26~29 頁 尹新天 专利权的保护 第 2 版 知識产权出版社 2005 年 第 526 頁 39

52 實質性特徵相關的產品 另一種則是向該公約中第27條規定的三種不視為直 接侵權的行為主體提供此類物品 而根據條文文字 在不構成直接侵權行為 的情況下 依然有機會要追究間接侵權人的侵權責任 換言之 歐盟將間接 侵權視為獨立的侵權行為 其和美國專利法中間接侵權(包含誘引侵權以及 輔助侵權)以直接侵權發生為前提要件不同 第二項 德國專利法 直接侵權行為是將 1928 年至 1981 年將民法直接侵權行為 共同侵權行 為轉換而來 至於專利法第 10 條間接侵權則是希望提供專利權人得以避免 因無營業據點 或難以查獲營業據點之人在德國為邀約 供應物品 而損害 專利權人之權利 這是為了避免在德國難以蒐集 調查證據而來 就算目前 歐盟有部分指令業已改變此一情況 但其成效如何 尚無法判斷 又若當事 人的製造方法保密 無疑更難對侵權行為者加以調查 所以對於供應中間產 品 之後可用於特定用途 且具主觀意圖者 則無需證明在德國有直接侵權 行為 即可提起訴訟 因此使用者的使用用途 也就是以 明顯知悉 作為 要件 德國立法者並且認為專利權人雖有舉證責任 但鑒於蒐證困難 若有 直接使用 行為 極可能夠成專利侵權行為 以往採 雙重要件 要證 明當事人所提供之物的性質和主觀意圖 所以鮮少運用間接侵權 為避免此 一問題 目前傾向只要當事人有明顯意圖使用該物 法院即可認定有無侵權 行為存在62 德國關於專利間接侵害之規範 係制定於其專利法第10條第1 2項中 63 其中 德國專利法第10條第1項規定 作為專利權之進一步效力 在未 經專利權人同意時 於本法施行領域内對於未擁有專利實施權者為提供之要 教授意見 摘錄自 2009 年專利間接侵權國際研討會--德國場 Q&A 紀要 經濟 部智慧財產局 2009 年 7 月 15 日 德國專利法 間引自日本特許庁 外国産業財産権制度情報 last visit 2012/8/5 智慧財產權 之制度與實務 同前註59 第120頁 比較法研究センター 国際特許侵害爭訟 法研出版 1991 年5月初版1刷 第 頁 Heinz Goddar 40

53 約或提供與該專利發明之實質要件相關之手段以實施該專利發明之行為 於 該提供者明知此種手段乃適於實施該專利發明且係意圖作為實施該專利發 明之用時 或依其周遭之情形顯然可知此種手段乃適於實施該專利發明且係 意圖作為實施該專利發明之用時 禁止為之 64 同法第10條第2項則規定 前項規定在該手段為交易上之必需品時不 予適用 但在提供者欲使受提供者為本法第9條第2部所禁止之行為時 不在 此限 前述德國專利法第9條第2部所禁止之行為包括 (一)就專利物品為 製造 提供 販賣 使用 或為此等目的而進口或持有之行為 (二)未經專 利權人同意而使用經授與專利權之方法之行為 或雖明知未經專利權人同意 時即不得使用該專利方法或依其周遭之情形顯然可知未經專利權人同意時 即不得使用該專利方法時 仍提供該專利方法予他人以於本法施行領域内使 用之行為 以及(三)就由專利方法直接製成之物品為提供 販賣 使用 或 為此等目的而進口或持有之行為65 亦即 德國專利權人得依其專利法第10條之規定 禁止第三人未經其同 意而對於其專利發明為 間接之使用行為 66 同時 此等專利間接侵害行 為無須以專利直接侵害行為之發生為前提 German Patent Law, Article 10 (1) A patent shall have the further effect that a person not having the consent of the patentee shall be prohibited from supplying or offering to supply within the territory to which this Law applies, other than a person entitled to exploit the patented invention, with means relating to an essential element of such invention for exploiting the invention, where such person knows or it is obvious from the circumstances that such means are suitable and intended for exploiting the invention. (2) Subsection (1) shall not apply when the means are staple commercial products, except where such person induces the person supplied to commit acts prohibited by the second sentence of Section 9. (3) Persons performing the acts referred to in Section 11.1 to 3 shall not be considered persons entitled to exploit the invention within the meaning of subsection (1). German Patent Law, Article 9 A patent shall have the effect that the patentee alone shall be authorized to use the patented invention. A person not having the consent of the patentee shall be prohibited 1. from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent or importing or stocking the product for such purposes; 2. from using a process which is the subject matter of the patent or, when he knows or it is obvious from the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the patentee, from offering the process for use within the territory to which this Law applies; 3. from offering, putting on the market, using or importing or stocking for such purposes the product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent 智慧財產權之制度與實務 同前註 第 頁 翁金緞 發明專利權保護範圍之研究 國立台灣大學法律學研究所 碩士論文 年 第 頁 41

54 前揭德國專利法第10條第1項所規定之間接侵權類型 即類似於本章第 一節所述之美國專利法第271條 c 項規定之 輔助侵害 而第10條第2 項但書所規定之間接侵害類型 則類似美國專利法第271條 b 項規定之 誘 引侵害 綜上所述 大體可歸納出德國現行專利法對於專利間接侵權的認定標準 如下68 (一) 專利間接侵權有二項客觀要件 1. 行為人須在德國境內提供或要約提供與該發明實質性特徵相關 的物 means relating to an essential element 2. 除了誘引侵害專利權之情況外 提供常用品 staple commercial products 不會構成幫助侵權 (二) 對於間接侵權之主觀要件有二階段的要求 1. 行為人須明知或依相關情況顯然可知該物是適合且亦意圖使其 作為侵害專利權之用 2. 行為人尚須明知或依相關情況顯然可知其所提供之人有用其所 提供之物實施專利權之意圖 第三項 實務見解 在實務操作上 德國現行專利法第 10 條所規範之行為態樣僅限於 提 供或要約提供 supply or offering to supply 而不包括製造 進口的行為 主要是考量在製造或進口的情況下 是有可能供作合理使用者 且若有侵害 專利權之虞者 權利人已可以侵害防止請求權之方式主張並防止該等行為之 發生69 至於本條中未使用德國專利法第 9 條 置於公開市場上 putting on the market 的用語 則是慮及間接侵權之行為客體 例如為該專利所專 用之原料或特殊的元件 可能在市場上還不具有商業價值 行為人恐怕不會 吳欣玲 專利間接侵權之初探 兼論我國專利法修正草案之內容 智慧財產權月刊 130 期 2009 年 10 月 第 頁 同前註62 42

55 在公開市場上販賣, 若仿照第 9 條之文字, 恐將無法適度規範 此外, 從字 面上來看, 提供 這個用詞可包括販賣 出租 贈與的行為, 但由於專利 法中所規範的侵權行為是基於商業性的考量, 因此, 在解釋時應限於提供會 使行為人獲致利益的情況始屬之 70 與該發明實質性特徵相關的物 (means relating to an essential element) 之定義, 常是實務以及學說上爭論的關鍵 有認為缺少該物, 發明專利就無 法產生功用者, 該物即屬之 ; 另有看法則認為間接侵權中所指稱 與該發明 實質性特徵相關的物 (means relating to an essential element) 係指與該發明 專利內容實質相關且為實施該專利所必須者, 若僅為功能性相關者, 即不屬 之 根據德國聯邦法院在 Flügelradzähler 案中的見解, 認為發明專利請求 項中的特徵或為其特徵功能上所必要者, 除非是顯然對於實施發明專利不具 重要性者外, 都可被認定是 與該發明實質性特徵相關的物 (means relating to an essential element) 而在 Bundesgerichtshof 案中, 德國聯邦最高 法院更進一步解釋, 認為這個用詞所涵蓋的範圍很廣, 基本上任何請求項的 特徵, 除非顯然對於實施發明專利不具重要性者外, 都可被認定是屬於德國 專利法第 10 條第 1 項所稱之 與該發明實質性特徵相關的物 (means relating to an essential element) 75 基於公平交易以及競爭秩序的考量, 德國專利法第 10 條第 2 項中, 明 文排除行為人提供 常用品 (staple article) 之情況, 以免造成交易秩序的 紊亂, 但在誘引侵權的情況, 則不在排除之列 常用品 之認定應符合二 個基本要件, 其一, 該物是具多種用途的普及商品 ; 其二, 須是在市場上易 70 Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, IIC Studies, Volume 13, p , Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich. 轉引自前註 68, 第 50 頁 71 Amiram Benyamini, supra note 70, p Case No. X ZA 48/03, 2004 GRUR Niels Holder, Contributory Patent Infringement and Exhaustion in Case of Replacement Parts-comment on a Recent Supreme Court Decision in Germany, IIC: INT'L REV. OF INTELL. PROP. & Comp. L. (2005), p Case No. X ZR 48/03, 2004 GRUR Case No. X ZA 48/03, 2004 GRUR