44 第 貳 編 發 明 專 利 發 明 ), 為 靈 活 因 應 此 要 求, 似 以 委 諸 學 說 與 判 例 彈 性 處 理 為 宜 2 四 專 利 法 所 指 之 發 明 必 須 具 有 技 術 性, 即 發 明 解 決 問 題 之 手 段 必 須 是 涉 及 技 術 領 域 之 技 術

第 一 章 概 說 43 第 一 章 概 說 一 甲 完 成 一 物 品 發 明, 同 時 符 合 發 明 專 利 與 新 型 專 利 之 保 護 要 件, 甲 不 知 申 請 何 者 對 其 較 為 有 利, 乃 請 教 當 專 利 師 的 友 人 乙 如 果 你 是 乙, 該 如 何 給 甲 一 些 建 議? 請 以 這 兩 種 保 護 在 權 利 內 容 和 權 利 行 使 上 之 差 異 為 基 礎 說 明 之 (98 年 專 利 師 考 試 專 利 法 規 第 2 題 ) 請 參 閱 本 章, 第 一 節 發 明 之 定 義 與 要 件 部 分 壹 發 明 之 定 義 第 一 節 發 明 之 定 義 與 要 件 一 以 德 儒 柯 勒 (Kohler) 之 定 義 較 為 中 肯, 氏 謂 : 發 明 為 征 服 自 然, 利 用 自 然 力, 使 達 一 定 效 果, 據 此 利 用 為 滿 足 人 類 需 要 之 思 想 上 創 作 之 技 術 表 現 ( 原 文 為 "Erfindung ist eine zum technischen Ausdruck gebrachte ldeenschoe-pfung des Menschen, die unter Ueberwindung der Natur durch Benutzung der Naturkraefte zu einem funktionellen Ergebnisse fuhrt undhierdurch tauglich ist,menschliche Anspruche zu erfuellen.") 1 二 發 明, 指 利 用 自 然 法 則 之 技 術 思 想 之 創 作 ( 專 利 21) 即 係 利 用 自 然 界 中 固 有 之 規 律, 所 產 生 的 技 術 思 想 之 創 作 發 明 必 須 具 有 技 術 性, 可 分 為 對 物 之 發 明 及 對 方 法 之 發 明 發 明 除 包 括 所 有 由 人 類 利 用 自 然 法 則 創 造 出 來 之 物 品 及 方 法 外, 也 包 括 利 用 自 然 法 則 對 現 有 物 品 或 方 法 之 改 進 三 對 發 明 予 以 定 義 規 定, 可 使 專 利 法 適 用 範 圍 臻 於 明 確, 惟 如 發 明 概 念 一 旦 固 定, 難 期 隨 科 技 發 展 與 時 代 需 要 之 變 遷 配 合 因 應, 尤 以 近 年 來 技 術 革 新 激 烈, 發 生 從 來 無 法 想 像 之 新 技 術 ( 例 如 : 電 腦 軟 體 與 生 物 有 關 之 1 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 49

44 第 貳 編 發 明 專 利 發 明 ), 為 靈 活 因 應 此 要 求, 似 以 委 諸 學 說 與 判 例 彈 性 處 理 為 宜 2 四 專 利 法 所 指 之 發 明 必 須 具 有 技 術 性, 即 發 明 解 決 問 題 之 手 段 必 須 是 涉 及 技 術 領 域 之 技 術 手 段 申 請 專 利 之 發 明 不 具 有 技 術 性 者, 例 如 : 單 純 之 發 現 科 學 原 理 單 純 之 資 訊 揭 示 單 純 之 美 術 創 作 等, 均 不 符 合 發 明 之 定 義 是 否 符 合 發 明 之 定 義, 應 考 量 申 請 專 利 之 發 明 內 容 而 非 申 請 專 利 範 圍 之 記 載 形 式 貳 自 然 法 則 之 利 用 一 所 謂 自 然 法 則 乃 存 在 於 自 然 界 之 原 理 原 則, 包 含 受 此 等 原 理 原 則 支 配 之 具 體 自 然 現 象, 從 而 利 用 自 然 法 則 與 利 用 自 然 力 之 意 義 相 同 例 如 : 利 用 水 自 高 處 往 低 處 流 或 圓 木 在 水 上 浮 等 自 然 法 則 作 出 水 車, 係 利 用 自 然 法 則, 可 成 立 發 明 3 至 於 單 純 精 神 活 動, 例 如 : 記 憶 術 商 品 之 陳 列 方 法 與 販 賣 方 法 等, 不 過 為 單 純 利 用 人 之 心 理 狀 態 而 已, 不 能 取 得 專 利 又 純 粹 學 問 上 之 法 則, 例 如 : 數 學 方 法 (mathematical method), 最 多 只 是 一 種 有 用 構 想 (idea) 之 本 身, 不 能 被 任 何 人 加 以 獨 占, 不 過 為 操 作 此 種 方 法 之 器 具 可 構 成 發 明 若 自 然 法 則 未 付 諸 實 際 利 用, 例 如 : 萬 有 引 力 定 律 能 量 不 滅 定 律 等 自 然 界 固 有 之 規 律, 其 本 身 不 具 技 術 性, 非 發 明 之 類 型 若 將 自 然 法 則 付 諸 實 際 利 用, 並 記 載 為 申 請 專 利 發 明 之 技 術 特 徵, 使 發 明 之 整 體 對 於 先 前 技 術 有 所 貢 獻 並 具 技 術 性, 則 該 發 明 符 合 發 明 之 定 義 4 二 動 植 物 及 生 產 動 植 物 之 主 要 生 物 學 方 法, 不 予 發 明 專 利 但 微 生 物 學 之 生 產 方 法, 不 在 此 限 ( 專 利 24) 至 電 腦 程 式 係 利 用 自 然 法 則, 亦 可 成 立 發 明 三 違 反 自 然 法 則 之 事 物 不 能 成 立 發 明, 代 表 性 之 例 子 厥 為 永 久 運 動 之 機 械 裝 置, 該 發 明 不 符 合 發 明 之 定 義, 因 無 法 實 施, 固 屬 非 可 供 產 業 上 利 用 之 發 明 5 茲 將 發 明 須 如 何 利 用 自 然 法 則 之 要 件, 分 述 如 次 : 全 體 的 利 用 : 自 然 法 則 之 利 用 須 係 將 其 全 體 加 以 利 用, 發 明 須 有 實 施 可 能 性, 因 既 係 2 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 50 3 吉 藤 幸 朔, 特 許 法 概 說, 版 13, 頁 52 4 專 利 法 逐 條 釋 義, 經 濟 部 智 慧 財 產 局 出 版,97 年 8 月 版, 頁 39 5 專 利 法 逐 條 釋 義, 經 濟 部 智 慧 財 產 局 出 版,97 年 8 月 版, 頁 39

第 一 章 概 說 45 利 用 自 然 法 則, 則 依 自 然 科 學 上 之 因 果 律, 常 出 現 一 定 效 果, 即 須 可 反 覆 實 施, 且 常 有 一 定 確 實 性, 而 能 反 覆 獲 致 同 一 結 果, 同 時 發 明 人 以 外 之 第 三 人 亦 能 與 發 明 人 同 樣 實 施 該 發 明 ( 發 明 之 反 覆 可 能 性 或 再 現 可 能 性 ) 一 定 之 確 實 性 : 發 明 須 有 一 定 程 度 之 確 實 性, 能 反 覆 產 生 同 一 結 果, 但 其 確 實 性 之 率 並 無 永 遠 是 百 分 之 百 之 必 要 例 如 : 日 本 御 木 本 幸 吉 取 得 養 殖 珍 珠 之 專 利, 惟 其 成 功 率 並 不 高 技 術 理 論 上 可 能 實 施, 但 在 事 實 上 不 可 能 實 施 時, 亦 不 能 認 為 有 實 施 可 能 性, 例 如 : 為 了 防 止 皮 膚 癌, 將 整 個 國 家 甚 至 全 地 球 以 可 防 紫 外 線 之 玻 璃 屋 頂 覆 蓋 之 發 明 是 反 覆 可 能 性 最 有 問 題 的 是 有 關 生 物 方 面 之 發 明, 因 生 物 與 工 業 產 品 不 同, 由 於 環 境 等 因 素, 可 能 出 現 個 體 差 別, 甚 至 有 突 然 變 異 之 情 形 產 生, 故 亦 有 人 以 為 欠 缺 反 覆 可 能 性 者 自 然 法 則 之 認 識 : 發 明 只 要 是 利 用 自 然 法 則 之 結 果 即 足, 至 於 發 明 人 對 一 定 法 則 是 否 有 正 確 完 全 之 認 識, 並 非 必 要, 即 使 不 認 識 自 然 法 則 之 原 理, 只 要 其 發 明 結 果 是 利 用 自 然 法 則 即 可, 甚 至 是 從 經 驗 獲 得, 亦 無 礙 於 發 明 之 成 立 發 明 之 完 成 實 施 可 能 性 反 覆 可 能 性, 依 說 明 書 之 記 載 以 認 定, 有 疑 問 時, 由 申 請 人 負 舉 證 責 任 6 參 技 術 的 思 想 一 所 謂 技 術 乃 為 達 成 一 定 目 的, 或 解 決 一 定 課 題 所 用 之 具 體 手 段 技 術 思 想 不 可 只 是 抽 象 的, 而 須 是 解 決 課 題 之 具 體 合 理 之 手 段, 在 知 識 上 須 有 能 傳 達 他 人 之 客 觀 性, 即 有 客 觀 傳 達 可 能 性, 從 而 如 仰 賴 人 類 之 熟 練 技 能, 客 觀 上 無 法 傳 達 者, 非 此 所 謂 技 術 二 又 技 術 的 思 想 須 非 提 示 單 純 之 構 想 或 課 題, 尚 須 提 供 解 決 難 題 之 具 體 方 法, 亦 即 自 技 術 觀 點, 其 可 能 解 決 難 題, 須 達 到 某 程 度 之 確 實 性 若 係 未 完 成 之 發 明, 不 過 單 純 之 構 想, 第 三 人 只 閱 讀 說 明 書 並 無 法 實 施, 往 往 對 社 會 一 般 技 術 水 準 之 提 升 無 何 助 益 6 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 50~53

46 第 貳 編 發 明 專 利 三 有 關 生 物 材 料 發 明, 如 該 業 者 無 法 容 易 取 得 該 生 物 材 料 時, 只 要 未 將 該 生 物 材 料 寄 託 於 專 利 機 關 指 定 之 機 關, 則 其 發 明 被 當 作 未 完 成 之 發 明 因 說 明 書 所 記 載 之 發 明 須 當 業 者 按 說 明 書 之 記 載, 易 於 實 施 始 可, 但 有 關 生 物 材 料 之 發 明, 無 論 說 明 書 之 記 載 如 何 詳 細, 如 未 取 得 該 生 物 材 料, 則 往 往 無 法 實 施, 此 種 事 後 補 行 試 驗 之 困 難, 如 單 憑 書 面, 會 被 認 為 未 完 成 7 肆 創 作 發 明 要 求 技 術 思 想 之 高 度 創 作, 即 比 新 型 在 層 次 上 較 高 之 意, 此 所 以 新 型 亦 有 小 發 明 之 稱 惟 因 發 明 是 否 具 有 高 度 創 作 性, 結 果 不 外 由 審 查 官 來 判 斷, 故 有 時 不 免 被 人 批 判 為 有 恣 意 的 價 值 判 斷 之 嫌, 即 欠 缺 客 觀 標 準, 難 以 劃 分 何 者 是 高 度, 何 者 是 非 高 度, 容 易 造 成 審 查 人 員 主 觀 之 認 定, 故 92 年 專 利 法 修 正, 將 專 利 法 第 21 條 對 發 明 之 定 義, 刪 除 高 度 字 樣 第 二 節 與 發 明 應 區 別 之 概 念 壹 學 說 上 常 見 者 一 發 現 發 明 乃 利 用 自 然 法 則 之 技 術 思 想 之 創 作, 而 發 現 乃 對 於 自 然 法 則 本 身 8 按 發 明 必 須 是 人 類 心 智 所 為 具 有 技 術 性 之 創 作, 發 現 自 然 界 中 已 知 物 之 特 性 之 行 為 本 身 並 無 技 術 性, 不 符 合 發 明 之 定 義 ; 惟 若 將 發 現 之 特 性 加 以 實 際 利 用, 利 用 該 特 性 所 得 之 物 或 方 法 符 合 發 明 之 定 義 對 於 自 然 形 態 存 在 之 物, 例 如 : 植 物 或 礦 物, 單 純 發 現 該 物 之 行 為 並 非 利 用 自 然 法 則 之 技 術 思 想 之 創 作 ; 惟 若 首 次 由 自 然 界 分 離 所 得 之 物, 其 結 構 形 態 或 其 他 物 理 化 學 性 質 與 已 知 者 不 同, 且 能 被 明 確 界 定 者, 則 該 物 本 身 及 分 離 方 法 均 符 合 發 明 之 定 義, 例 如 : 某 種 基 因 或 微 生 物 9 7 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 53~54 8 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 55 9 專 利 法 逐 條 釋 義, 經 濟 部 智 慧 財 產 局 出 版,97 年 8 月 版, 頁 38

第 五 章 專 利 權 175 財 產 因 此 為 了 鼓 勵 發 明 人 將 其 發 明 之 新 技 術 向 公 眾 公 表, 以 促 進 技 術 水 準 之 提 升, 國 家 固 須 對 發 明 人 賦 予 獨 立 利 益 作 為 報 償, 但 為 了 調 和 欲 自 由 利 用 該 發 明 之 公 眾 之 利 益, 謀 求 國 家 產 業 技 術 之 進 展, 自 公 益 之 立 場, 對 專 利 權 之 保 護, 不 能 不 有 一 定 之 存 續 期 間 六 有 無 行 使 權 利 與 納 費 之 義 務 在 所 有 權, 權 利 人 並 無 行 使 權 利 之 義 務, 亦 無 必 要 負 擔 維 持 權 利 之 費 用 ; 但 在 專 利 權, 法 律 對 權 利 人 在 某 程 度 課 以 實 施 義 務 與 繳 納 專 利 相 關 費 用 之 義 務 3 壹 意 義 第 二 節 專 利 權 之 共 有 專 利 權 人 之 共 有 乃 數 人 共 同 所 有 一 專 利 權 之 謂 專 利 權 為 工 業 財 產 權, 亦 屬 財 產 權 之 一 種, 可 以 共 有, 例 如 因 數 人 共 同 發 明, 致 共 同 發 明 人 均 成 為 專 利 權 人 ; 提 供 資 金 之 人 與 發 明 人 亦 可 成 為 專 利 權 人 ; 此 外 在 共 同 繼 承 之 場 合 均 可 能 發 生 專 利 權 之 共 有, 專 利 權 之 共 有 為 一 種 準 共 有, 此 時 除 專 利 法 另 有 規 定 或 無 體 財 產 性 質 所 許 可 外, 可 準 用 民 法 有 關 共 有 之 規 定 ( 民 831) 貳 法 律 關 係 共 同 發 明 人 取 得 專 利 權, 如 無 特 別 約 定, 其 各 人 間 之 法 律 關 係 究 係 分 別 共 有 抑 公 同 共 有? 按 數 人 共 有 一 物 或 一 權 利, 除 法 律 或 契 約 約 定 外, 應 為 分 別 共 有 之 關 係, 分 別 共 有 既 為 財 產 權 共 有 之 常 態, 專 利 法 對 共 有 又 有 應 有 部 分 之 規 定, 故 專 利 權 之 共 有, 除 當 事 人 另 有 約 定 外, 應 解 為 共 有 人 之 分 別 共 有 參 利 用 專 利 權 與 所 有 權 等 物 權 不 同, 其 利 用 不 需 占 有, 故 數 個 共 有 人 可 同 時 對 其 權 利 客 體 為 全 部 利 用, 亦 即 理 論 上 共 有 人 在 實 施 專 利 權 時, 可 全 面 的 自 由 3 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 296~298

176 第 貳 編 發 明 專 利 實 施 4 肆 讓 與 設 定 質 權 授 權 等 應 有 部 分 之 讓 與 設 定 質 權 授 權 等 須 經 共 有 人 全 體 之 同 意, 專 利 權 之 讓 與 亦 然 ( 專 利 61 62) 尤 其 專 利 權 共 有 時, 各 共 有 人 非 經 其 他 共 有 人 同 意, 就 其 專 利 權 不 能 設 定 專 屬 實 施 權 或 通 常 實 施 權 此 乃 因 如 設 定 專 屬 實 施 權, 其 他 共 有 人 變 成 不 能 實 施, 對 其 他 共 有 人 有 重 大 利 害 關 係, 又 授 與 通 常 實 施 權 時, 由 於 被 授 權 人 之 人 數 資 力 技 術 等 會 有 重 大 利 害 關 係 之 故, 且 專 利 權 之 共 有 人 並 無 按 其 應 有 部 分 實 施 之 限 制, 各 共 有 人 在 數 量 上 可 無 限 制 實 施, 因 此 其 他 共 有 人 為 誰, 關 係 共 有 人 之 利 益, 故 設 此 限 制, 但 當 事 人 可 另 為 約 定 ( 專 利 61) 以 應 有 部 分 讓 與 信 託 他 人 或 設 定 質 權, 雖 未 有 當 事 人 可 另 為 相 反 約 定 之 規 定 ( 專 利 62), 但 基 於 契 約 自 由 原 則, 應 為 相 同 之 解 釋 在 專 利 權 讓 與, 讓 與 人 就 權 利 移 轉 所 生 之 瑕 疵 擔 保 責 任 等 問 題, 依 民 法 債 編 所 定 原 則 處 理 5 伍 分 割 關 於 共 有 之 專 利 權 之 分 割 請 求, 我 國 專 利 法 並 無 特 別 規 定, 通 說 以 為 可 以 變 賣 原 物 而 分 配 其 價 金, 或 由 一 部 共 有 人 取 得 原 物, 而 以 金 錢 補 償 其 他 共 有 人 等 方 法 為 之 至 禁 止 分 割 之 特 約, 似 有 民 法 第 823 條 之 適 用, 即 可 訂 立 5 年 以 內 禁 止 分 割 契 約 陸 權 利 侵 害 之 救 濟 專 利 權 共 有 時, 對 於 專 利 權 之 侵 害, 共 有 人 中 之 一 人 可 否 請 求 權 利 侵 害 之 救 濟? 按 侵 害 專 利 權 之 損 害 賠 償 請 求 權, 其 請 求 權 為 可 分 債 權, 各 共 有 人 僅 得 按 其 應 有 部 分 請 求 賠 償, 但 並 無 由 共 有 人 全 體 共 同 提 起 之 必 要 6 柒 拋 棄 一 專 利 權 共 有 人 中, 有 人 拋 棄 應 有 部 分, 或 死 亡 無 人 繼 承 時, 該 應 有 部 分 4 紋 谷 暢 男 著, 特 許 法 五 十 講, 頁 122; 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 299 5 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 302~303 6 司 法 院 院 字 第 1950 號 解 釋 參 照

第 五 章 專 利 權 177 究 應 歸 屬 於 其 他 共 有 人, 抑 歸 屬 國 庫? 此 點 在 民 法 與 專 利 法 均 乏 明 文 規 定 按 在 民 法 此 時 有 不 同 學 說 : 應 歸 屬 國 庫 : 我 國 民 法 並 無 共 有 人 之 一 人, 拋 棄 其 應 有 部 分 或 無 繼 承 人 而 死 亡 者, 其 應 有 部 分 歸 於 其 他 共 有 人 之 立 法 例, 故 不 宜 為 同 一 解 釋 者 應 歸 屬 於 其 他 共 有 人 : 其 他 共 有 人 自 得 依 所 有 權 彈 力 性 之 作 用, 不 能 認 係 無 主 物, 任 人 先 占, 而 應 依 比 例 歸 屬 於 其 他 共 有 人 者 二 惟 我 國 著 作 權 法 第 40 條 既 仿 日 本 之 立 法 例 規 定 共 同 著 作 之 著 作 人 拋 棄 其 應 有 部 分 者, 其 應 有 部 分 由 其 他 共 同 著 作 人 依 其 應 有 部 分 之 比 例 分 享 之 前 項 規 定, 於 共 同 著 作 之 著 作 人 死 亡 無 繼 承 人 或 消 滅 後 無 承 受 人 者, 準 用 之 ( 著 作 40Ⅱ Ⅲ), 則 在 專 利 法 之 解 釋 上 此 點 似 可 與 著 作 權 法 為 相 同 之 處 理 7 捌 程 序 行 為 之 效 力 二 人 以 上 共 同 為 專 利 申 請 以 外 之 專 利 相 關 程 序 時, 除 撤 回 或 拋 棄 申 請 案 申 請 分 割 改 請 或 本 法 另 有 規 定 者, 應 共 同 連 署 外, 其 餘 程 序 各 人 皆 可 單 獨 為 之 但 約 定 有 代 表 者, 從 其 約 定 前 二 項 應 共 同 連 署 之 情 形, 應 指 定 其 中 一 人 為 應 受 送 達 人 未 指 定 應 受 送 達 人 者, 專 利 專 責 機 關 應 以 第 一 順 序 申 請 人 為 應 受 送 達 人, 並 應 將 送 達 事 項 通 知 其 他 人 ( 專 利 12Ⅱ Ⅲ) 但 有 約 定 代 表 時, 因 己 經 全 體 共 有 人 同 意 由 該 代 表 人 代 表 全 體 之, 此 時 該 代 表 人 行 為 之 效 力 及 於 全 體 共 有 人 第 三 節 專 利 權 之 移 轉 信 託 供 擔 保 及 強 制 執 行 壹 權 利 之 移 轉 一 專 利 權 乃 財 產 權, 得 讓 與 或 繼 承 ( 專 利 6Ⅰ), 故 可 自 由 移 轉, 惟 專 利 權 ( 包 括 專 利 權 申 請 權 ) 僅 能 整 體 讓 與, 不 能 分 割 讓 與 例 如 : 不 能 就 發 7 蔡 明 誠 著, 發 明 專 利 法 研 究,1997 年 版, 頁 96 以 下

178 第 貳 編 發 明 專 利 明 的 某 一 項 應 用, 或 在 一 國 領 域 的 某 一 部 分, 或 只 就 製 造, 使 用 銷 售 等 行 為 中 之 某 部 分 權 能 予 以 轉 讓, 此 點 與 專 利 授 權 實 施 不 同, 按 實 施 權 可 就 發 明 之 一 部 分, 在 某 些 地 區, 專 利 權 之 存 續 期 間 內 之 一 定 期 間, 或 只 就 製 造 或 銷 售 予 以 授 權 二 專 利 法 並 未 規 定 須 作 成 書 面, 但 非 經 向 專 利 專 責 機 關 登 記 不 得 對 抗 第 三 人 ( 專 利 59), 即 以 登 記 為 對 抗 要 件, 而 非 生 效 要 件 三 專 利 權 之 讓 與 或 授 權 契 約 定 有 下 列 情 事 之 一 致 生 不 公 平 競 爭 者, 其 約 定 無 效 : 禁 止 或 限 制 受 讓 人 使 用 某 項 物 品 或 非 出 讓 人 授 權 人 所 供 給 之 方 法 者 蓋 此 乃 有 違 公 平 自 由 競 爭 之 原 則 要 求 受 讓 人 向 出 讓 人 購 取 未 受 專 利 保 障 之 出 品 或 原 料 者 此 乃 屬 搭 售 條 款 之 禁 止 四 申 請 專 利 權 讓 與 登 記 換 發 證 書 者, 應 由 原 專 利 權 人 或 受 讓 人 備 具 申 請 書 及 專 利 證 書, 並 檢 附 讓 與 契 約 或 讓 與 證 明 文 件 ( 專 利 施 40Ⅰ), 公 司 因 併 購 申 請 承 受 專 利 權 登 記 換 發 證 書 者, 前 項 應 檢 附 文 件, 為 併 購 之 證 明 文 件 ( 專 利 施 40Ⅱ) 五 在 繼 承 與 公 司 之 合 併 情 形, 於 其 事 由 發 生, 即 發 生 專 利 權 移 轉 之 效 力, 惟 此 時 繼 承 人 應 儘 速 向 專 利 專 責 機 關 申 報, 即 應 附 具 證 明 文 件 向 專 利 專 責 機 關 申 請 換 發 證 書 六 專 利 權 為 共 有 時, 除 共 有 人 自 己 實 施 外, 非 得 共 有 人 全 體 之 同 意 不 得 讓 與 或 授 權 他 人 實 施, 但 另 有 約 定 者, 從 其 約 定 ( 專 利 61) 共 有 人 未 得 共 有 人 全 體 同 意, 不 得 以 其 應 有 部 分 讓 與 他 人 ( 專 利 62) 貳 權 利 之 信 託 一 發 明 專 利 權 人 以 其 發 明 專 利 權 讓 與 信 託 授 權 他 人 實 施 或 設 定 質 權, 非 經 向 專 利 專 責 機 關 登 記, 不 得 對 抗 第 三 人 ( 專 利 59) 發 明 專 利 權 共 有 人 未 得 共 有 人 全 體 同 意, 不 得 以 其 應 有 部 分 讓 與 信 託 他 人 或 設 定 質 權 ( 專 利 62) 二 如 檢 附 信 託 契 約 或 證 明 文 件 已 足 資 認 定 當 事 人 間 有 信 託 合 意 之 事 實, 為 簡 化 申 請 程 序, 得 由 原 專 利 權 人 或 其 受 託 人 單 方 提 出 信 託 登 記 申 請 ( 專 利 施 41) 8 8 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 303~304

第 五 章 專 利 權 179 參 擔 保 權 之 設 定 一 質 權 專 利 權 為 有 價 值 之 財 產 權, 與 專 利 申 請 權 不 同, 可 為 權 利 質 權 之 客 體, 不 但 專 利 權 之 全 部, 且 專 利 權 之 應 有 部 分, 亦 可 設 定 質 權 規 定 : 專 利 法 施 行 細 則 第 43 條 : 申 請 專 利 權 之 質 權 設 定 登 記 者, 應 由 專 利 權 人 或 質 權 人 備 具 申 請 書 及 專 利 證 書, 並 檢 附 下 列 文 件 : 專 利 權 之 質 權 設 定 登 記 者, 其 質 權 設 定 契 約 質 權 變 更 登 記 者, 其 變 更 證 明 文 件 質 權 消 滅 登 記 者, 其 債 權 清 償 證 明 文 件 或 各 當 事 人 同 意 塗 銷 質 權 設 定 之 證 明 文 件 前 項 第 1 款 質 權 設 定 契 約, 應 載 明 發 明 新 型 名 稱 或 新 式 樣 物 品 名 稱 專 利 證 書 號 數 債 權 金 額 ; 其 質 權 設 定 期 間, 以 專 利 權 期 間 為 限 專 利 專 責 機 關 為 第 1 項 登 記, 應 將 有 關 事 項 加 註 於 專 利 證 書 及 專 利 權 簿 專 利 法 第 65 條 規 定 : 又 專 利 權 人 未 得 質 權 人 之 承 諾, 不 得 為 拋 棄 專 利 權, 或 向 專 利 專 責 機 關 申 請 更 正 專 利 之 說 明 書 或 圖 式 關 於 質 權 人 之 權 利, 專 利 法 有 特 別 規 定 : 以 專 利 權 為 標 的 設 定 質 權 者, 除 契 約 另 有 約 定 外, 質 權 人 不 得 實 施 該 專 利 權 ( 專 利 6Ⅲ) 因 以 專 利 權 為 客 體 所 設 定 之 質 權 乃 權 利 質 權, 實 質 上 與 抵 押 權 近 似 實 施 發 明 專 利, 往 往 須 投 下 龐 大 資 金 技 術 時 間 勞 費, 質 權 人 未 必 有 充 分 經 驗, 且 質 權 之 存 續, 往 往 只 是 暫 時 融 資 手 段, 故 即 使 准 許 質 權 人 實 施, 在 實 際 上 效 果 未 必 理 想 故 原 則 上 設 定 質 權 後, 仍 准 許 設 質 人 即 專 利 權 人 繼 續 實 施, 將 實 施 所 得 之 金 錢 收 入 等 優 先 清 償 予 質 權 人 ( 債 權 人 ), 似 較 為 實 際 以 專 利 權 或 實 施 權 為 標 的 之 質 權, 係 以 登 記 為 生 效 要 件 9 9 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 304~307

180 第 貳 編 發 明 專 利 二 讓 與 擔 保 所 謂 專 利 權 之 讓 與 擔 保, 乃 以 擔 保 之 目 的, 讓 與 專 利 權, 於 債 務 人 即 專 利 權 人 清 償 債 務 時, 返 還 專 利 權 之 擔 保 制 度 其 內 容 與 一 般 讓 與 擔 保 相 同, 惟 只 能 為 專 利 權 之 移 轉 登 記, 無 從 以 讓 與 擔 保 辦 理 登 記, 故 亦 有 被 債 權 人 轉 售 之 不 利 10 三 財 團 抵 押 與 企 業 擔 保 專 利 權 應 可 作 為 公 司 發 行 公 司 債 之 一 種 擔 保 11 肆 強 制 執 行 專 利 權 為 可 讓 與 之 財 產 權, 可 為 強 制 執 行 之 客 體, 應 適 用 強 制 執 行 法 第 117 條 規 定 : 對 於 前 三 節 及 第 一 百 十 五 條 至 前 條 所 定 以 外 之 財 產 權 執 行 時, 準 用 第 一 百 十 五 條 至 前 條 之 規 定, 執 行 法 院 並 得 酌 量 情 形, 命 令 讓 與 或 管 理, 而 以 讓 與 價 金 或 管 理 之 收 益 清 償 債 權 人 我 國 破 產 法 第 92 條 第 2 款 並 規 定 破 產 管 理 人, 為 專 利 權 之 讓 與, 應 得 監 查 人 之 同 意, 可 見 專 利 權 屬 於 破 產 財 團, 應 無 疑 義 12 第 四 節 專 利 權 之 繼 承 壹 專 利 權 乃 財 產 權 之 一 種, 專 利 權 人 死 亡 時, 專 利 權 由 其 繼 承 人 繼 承, 專 利 權 之 移 轉 原 則 上 非 向 專 利 專 責 機 關 登 記, 不 得 對 抗 第 三 人 ( 專 利 59), 但 在 繼 承 等 場 合, 即 使 不 登 記, 亦 當 然 發 生 移 轉 與 對 抗 之 效 果 貳 申 請 專 利 權 繼 承 登 記 換 發 專 利 證 書 者, 應 備 具 申 請 書, 並 檢 附 死 亡 與 繼 承 證 明 文 件 及 專 利 證 書 ( 專 利 施 44) 參 又 專 利 權 與 其 他 應 繼 承 財 產 同 樣, 如 繼 承 人 之 間 就 遺 產 之 分 割 另 有 協 議, 約 定 由 其 中 某 人 繼 承 專 利 權 時, 則 應 向 專 利 專 責 機 關 申 報 如 專 利 權 人 死 亡, 無 人 主 張 其 為 繼 承 人 時, 此 時 專 利 權 自 歸 屬 國 庫 之 日 起 歸 於 消 滅 ( 專 利 66), 其 原 理 與 著 作 權 之 無 人 繼 承 相 同 ( 著 42) 即 基 於 專 利 10 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 307 11 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 308 12 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 308

374 第 參 編 新 型 專 利 陸 保 護 外 國 人 新 型 之 缺 點 一 新 型 技 術 價 值 不 大, 幾 乎 不 包 含 需 要 從 外 國 引 進 之 重 要 技 術 二 束 縛 手 腳, 影 響 國 內 市 場, 外 國 人 新 型 雖 水 不 高, 但 數 量 可 能 很 大, 如 加 以 專 利 保 護, 不 但 為 本 國 人 民 創 造 發 明 活 動 增 加 重 重 障 礙, 而 且 外 國 人 還 可 利 用 此 種 專 利 控 制 國 內 市 場, 還 增 加 本 國 專 利 專 責 機 關 不 少 工 作, 而 這 些 工 作 對 經 建 工 作 又 往 往 徒 勞 無 益 4 第 二 節 發 明 專 利 與 新 型 專 利 之 區 別 依 現 行 專 利 法, 二 者 之 區 別 如 下 : 壹 是 否 具 體 化 為 物 品 之 不 同 發 明 乃 利 用 自 然 法 則 之 技 術 思 想 本 身, 不 須 具 體 表 現 為 物 品, 故 自 一 連 串 工 程 所 成 立 之 方 法, 雖 可 為 發 明 之 對 象, 但 不 能 作 為 新 型 之 對 象, 又 物 品 之 用 途 因 非 基 於 物 品 本 身 之 型 態, 雖 可 作 為 發 明 之 對 象, 但 不 能 作 為 新 型 之 對 象 ; 新 型 須 有 關 物 品 之 形 狀 構 造 或 裝 置, 不 能 離 開 物 品 而 成 立, 故 新 型 須 以 具 體 表 現 為 物 品 之 空 間 的 型 態 而 完 成, 物 品 之 形 狀 構 造 或 裝 置 本 身 須 發 揮 技 術 之 作 用 或 效 果 貳 專 利 權 期 限 之 不 同 發 明 專 利 權 期 限, 自 申 請 日 起 算 20 年 屆 滿 ( 專 利 51Ⅲ); 新 型 專 利 權 期 限, 自 申 請 日 起 算 10 年 屆 滿 ( 專 利 101Ⅲ) 故 新 型 專 利 權 期 限 較 發 明 專 利 權 期 限 為 短 參 得 否 延 長 之 不 同 醫 藥 品 農 藥 品 或 其 製 造 方 法 發 明 專 利 權 之 實 施, 依 其 他 法 律 規 定, 應 取 得 許 可 證, 而 於 專 利 案 公 告 後 需 時 2 年 以 上 者, 專 利 權 人 得 申 請 延 長 專 利 2 年 至 5 年, 並 以 1 次 為 限 ( 專 利 52Ⅰ); 而 新 型 專 利 權 不 生 延 長 之 問 題 以 下 4 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 367~369

第 一 章 概 說 375 肆 得 否 延 展 之 不 同 發 明 專 利 權 人 因 中 華 民 國 與 外 國 發 生 戰 事 受 損 失 者, 得 申 請 延 展 專 利 權 ; 而 新 型 專 利 權 不 生 延 展 之 問 題 伍 專 利 年 費 之 負 擔 不 同 發 明 專 利 權 期 限 較 長, 故 發 明 專 利 權 人 有 關 專 利 年 費 之 負 擔 較 重 ; 新 型 專 利 權 期 限 較 短, 故 理 論 上 新 型 專 利 權 人 有 關 專 利 年 費 之 負 擔 較 輕 惟 發 明 專 利 權 人 於 發 明 專 利 第 2 年 以 後 之 年 費 有 未 繳 納 者, 則 又 當 別 論 矣 陸 是 否 適 用 強 制 授 權 ( 特 許 實 施 ) 之 規 定 之 不 同 發 明 專 利 適 用 專 利 法 第 76 條 以 下 有 關 強 制 授 權 之 規 定 ; 新 型 專 利 則 依 專 利 法 第 108 條 之 規 定, 並 無 準 用 有 關 強 制 授 權 之 規 定 5 第 三 節 發 明 專 利 與 新 型 專 利 之 互 換 ( 改 請 ) 與 並 存 壹 改 請 一 意 義 此 為 專 利 法 上 所 稱 改 請 之 一 種 態 樣 按 改 請 之 意 義, 主 要 是 讓 已 經 提 出 之 專 利 申 請 案, 仍 能 在 一 定 之 期 間 內, 經 由 改 請 而 改 為 合 法 及 合 於 申 請 人 權 益 之 其 他 類 型 之 專 利 申 請 案 原 則 上 提 出 專 利 申 請 後, 申 請 人 均 得 提 出 改 請 之 申 請, 而 新 型 與 發 明 同 係 利 用 自 然 法 則 之 技 術 思 想 之 創 作, 發 明 申 請 案 與 新 型 申 請 案 相 互 間 原 則 上 可 准 予 改 請 二 限 制 發 明 或 新 式 樣 專 利 申 請 人 未 申 請 再 審 查 而 於 原 申 請 案 初 審 核 駁 審 定 書 送 達 之 次 日 起 60 日 後, 或 於 原 申 請 案 再 審 查 核 駁 審 定 書 送 達 之 次 日 起 60 日 後, 或 新 型 專 利 申 請 人 於 原 申 請 案 核 駁 處 分 書 送 達 之 次 日 起 60 日 後, 均 不 得 申 請 改 請 故 於 原 申 請 案 不 予 專 利 之 審 定 書 處 分 書 送 達 之 日 起 5 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 371~372

376 第 參 編 新 型 專 利 60 日 後, 不 得 改 請 ( 專 利 102 但 ) 業 經 核 准 審 定 或 處 分 之 專 利 案, 已 脫 離 專 利 審 查 非 處 於 申 請 中 之 狀 態, 亦 不 得 申 請 改 請 故 於 原 申 請 案 准 予 專 利 之 審 定 書 處 分 書 送 達 後, 亦 不 得 改 請 ( 專 利 102 但 ) 不 得 將 改 請 案 再 改 請 為 原 申 請 案 之 種 類 三 主 張 優 先 權 者 申 請 改 請 之 申 請 案, 如 改 請 前 已 主 張 優 先 權 者, 於 改 請 後 亦 得 保 留 其 優 先 權 主 張, 如 其 優 先 權 主 張 業 經 處 分 不 予 受 理, 不 得 於 改 請 申 請 時 再 行 主 張 6 貳 發 明 與 新 型 能 否 並 存 於 同 一 客 體 一 同 一 技 術 可 否 同 時 申 請 發 明 與 新 型 兩 種 專 利? 外 國 大 抵 有 三 種 立 法 例 : 日 本 模 式, 二 種 權 利 不 可 同 時 並 存, 亦 不 可 同 時 申 請, 對 申 請 人 最 為 不 利 韓 國 模 式, 可 一 案 二 請, 惟 二 者 皆 通 過 審 查 時, 僅 能 選 擇 其 一 德 國 模 式, 准 許 新 型 與 發 明 兩 種 專 利 權 同 時 並 存, 亦 即 申 請 人 不 但 可 同 時 就 同 一 發 明 申 請 專 利 與 新 型, 亦 可 同 時 註 冊 兩 者, 惟 僅 可 擇 一 行 使 權 利 7, 即 申 請 新 型 固 可 迅 速 取 得 權 利, 但 如 發 明 需 較 長 時 間 保 障 時, 又 可 透 過 發 明 專 利 加 以 保 護, 對 發 明 人 權 益 之 保 障 較 為 周 密 二 我 國 專 利 法 發 明 人 只 能 擇 一 申 請 8, 係 採 日 本 模 式 6 專 利 法 逐 條 釋 義, 經 濟 部 智 慧 財 產 局 出 版,97 年 8 月 版, 頁 207~208 7 李 鎂,94 年 8 月 智 慧 財 產 權 月 刊 第 80 期, 形 式 審 查 制 度 下 的 一 些 政 策 抉 擇 8 楊 崇 森, 專 利 法 理 論 與 應 用,2008 年 3 月 版, 頁 372~373

附 錄 問 題 實 戰 697 1 甲 公 司 完 成 一 技 術 之 研 發, 在 其 提 出 專 利 申 請 之 前, 該 技 術 資 料 被 乙 竊 走, 乙 將 其 據 為 己 有 而 提 出 專 利 之 申 請 並 經 審 定 公 告, 試 問 甲 應 如 何 確 保 自 己 之 權 益? 甲 就 該 技 術 是 否 仍 有 可 能 取 得 專 利 權? (89 檢 事 官 偵 查 實 務 組 第 3 題 ) 應 確 定 發 明 專 利 申 請 權 人 之 範 圍, 並 應 詳 述 得 提 起 舉 發 之 要 件 及 申 請 日 之 認 定 專 利 申 請 權 人 : 相 關 法 規 : 專 利 申 請 權, 指 得 依 本 法 申 請 專 利 之 權 利 專 利 申 請 權 人, 除 本 法 另 有 規 定 或 契 約 另 有 約 定 外, 指 發 明 人 創 作 人 或 其 受 讓 人 或 繼 承 人 專 利 法 第 5 條 定 有 明 文 乙 是 否 為 專 利 申 請 權 人 : 依 上 開 規 定, 專 利 申 請 權 人 之 範 圍, 包 括 發 明 人 創 作 人 或 其 受 讓 人 或 繼 承 人, 所 謂 發 明 人 係 指 實 際 進 行 研 究 發 明 之 人 ; 創 作 人 係 指 實 際 進 行 研 究 創 作 新 型 或 新 式 樣 之 人 ; 發 明 人 或 創 作 人 之 受 讓 人 係 指 受 讓 發 明 人 創 作 人 之 專 利 申 請 權 之 人 ; 發 明 人 或 創 作 人 之 繼 承 人 係 指 發 明 人 或 創 作 人 死 亡 後, 繼 承 其 專 利 申 請 權 之 人 所 謂 除 本 法 另 有 規 定 者, 係 指 專 利 法 第 7 條 第 1 項 受 僱 人 職 務 上 所 完 成 之 發 明 第 3 項 出 資 聘 人 從 事 研 究 開 發 及 第 8 條 受 僱 人 非 職 務 上 所 完 成 之 發 明, 其 專 利 申 請 權 之 權 利 歸 屬 等 本 題 乙 係 竊 走 甲 之 技 術 資 料 而 提 出 專 利 之 申 請, 其 並 不 屬 於 上 開 專 利 申 請 權 人 之 範 圍, 應 不 得 申 請 專 利 發 明 專 利 權 之 撤 銷 : 相 關 法 規 : 有 下 列 情 事 之 一 者, 專 利 專 責 機 關 應 依 舉 發 或 依 職 權 撤 銷 其 發 明 專 利 權, 並 限 期 追 繳 證 書, 無 法 追 回 者, 應 公 告 註 銷 : 三 發 明 專 利 權

698 專 利 法 規 人 為 非 發 明 專 利 申 請 權 人 者 有 前 項 第 三 款 情 事, 提 起 舉 發 者, 限 於 利 害 關 係 人 ; 其 他 情 事, 任 何 人 得 附 具 證 據, 向 專 利 專 責 機 關 提 起 舉 發 專 利 法 第 67 條 第 1 項 第 3 款 及 第 2 項 分 別 定 有 明 文 利 害 關 係 人 得 提 起 舉 發 : 按 得 取 得 發 明 專 利 權 者, 限 於 有 發 明 專 利 申 請 權 人, 非 發 明 專 利 申 請 權 人 而 取 得 發 明 專 利 權, 真 正 權 利 人 之 權 利 因 此 受 有 損 害, 為 保 障 其 權 利 並 解 決 當 事 人 間 專 利 權 歸 屬 之 爭 執, 上 開 專 利 法 第 67 條 第 2 項 明 定 利 害 關 係 人 得 提 起 舉 發 以 撤 銷 發 明 專 利 權 本 題 甲 既 為 真 正 之 發 明 專 利 權 人, 自 得 依 上 開 規 定 提 起 舉 發 撤 銷 乙 之 發 明 專 利 權 申 請 日 之 認 定 : 相 關 法 規 : 發 明 為 非 專 利 申 請 權 人 請 准 專 利, 經 專 利 申 請 權 人 於 該 專 利 案 公 告 之 日 起 二 年 內 申 請 舉 發, 並 於 舉 發 撤 銷 確 定 之 日 起 六 十 日 內 申 請 者, 以 非 專 利 申 請 權 人 之 申 請 日 為 專 利 申 請 權 人 之 申 請 日 專 利 法 第 34 條 第 1 項 定 有 明 文 申 請 日 得 溯 及 既 往 : 按 非 專 利 申 請 權 人 請 准 之 發 明 專 利 經 舉 發 撤 銷 後, 其 發 明 專 利 權 應 歸 於 消 滅, 惟 為 保 障 真 正 有 申 請 權 人 之 權 益, 避 免 該 發 明 專 利 因 喪 失 新 穎 性 而 無 法 取 得 其 發 明 專 利 權, 上 開 專 利 法 第 34 條 第 1 項 明 定 專 利 申 請 權 人 於 舉 發 撤 銷 確 定 之 日 起 60 日 內 申 請 者, 可 援 用 原 來 非 專 利 申 請 權 人 之 申 請 日 為 其 申 請 日 若 專 利 申 請 權 人 於 該 專 利 案 公 告 之 日 起 2 年 內 申 請 舉 發, 但 未 於 舉 發 撤 銷 確 定 之 日 起 60 日 內 申 請 者, 其 發 明 專 利 權 並 不 因 此 喪 失, 惟 不 能 以 原 來 之 申 請 日 為 其 申 請 日 若 專 利 申 請 權 人 於 該 專 利 案 公 告 之 日 起 2 年 內 未 申 請 舉 發, 其 舉 發 之 權 利 並 不 因 此 喪 失, 惟 其 提 起 舉 發 至 多 僅 能 達 到 撤 銷 專 利 權 之 目 的, 不 能 援 用 原 來 之 申 請 日 為 其 申 請 日 ; 且 其 若 再 以 本 件 發 明 專 利 提 出 申 請, 該 發 明 專 利 亦 已 喪 失 其 新 穎 性 而 無 法 取 得 發 明 專 利 權 本 題 甲 得 依 上 開 專 利 法 第 34 條 第 1 項 之 規 定, 於 該 發 明 專 利 案 公 告 之 日 起 2 年 內 申 請 舉 發, 並 於 舉 發 撤 銷 確 定 之 日 起 60 日 內 申 請, 如 此 仍 可 以 該 非 專 利 申 請 權 人 乙 之 申 請 日 為 其 申 請 日, 並 取 得 專 利 權 ; 若 甲 未 於 舉 發 撤 銷 確 定 之 日 起 60 日 內 申 請 者, 發 生 不 能 援 用 原 來 之 申 請 日 為 其 申 請 日 之 法 律 效 果, 甲 只 能 以 其 於 舉 發 撤 銷 確 定 之 日 後 之 申 請 日 為 本 件 專 利

附 錄 問 題 實 戰 699 之 申 請 日, 則 其 專 利 可 能 喪 失 新 穎 性, 致 使 甲 無 法 取 得 專 利 權 經 濟 部 智 慧 財 產 局 出 版, 專 利 法 逐 條 釋 義 第 5 條 第 34 條 及 第 67 條,94 年 3 月 版, 頁 12~15 101~103 175~178 2 某 甲 與 某 乙 均 為 A 國 人, 共 同 完 成 某 一 技 術 之 研 發 試 就 下 列 問 題, 舉 專 利 法 之 相 關 規 定, 分 別 說 明 之 某 甲 與 某 乙 係 非 我 國 國 民, 其 向 我 國 提 出 專 利 之 申 請, 我 國 是 否 應 予 受 理? 若 某 甲 欲 獨 占 該 技 術 之 專 利 權, 瞞 著 某 乙 單 獨 向 我 國 專 利 專 責 機 關 之 經 濟 部 智 慧 財 產 局 ( 下 稱 智 慧 局 ) 提 出 專 利 申 請, 是 否 合 法? 其 效 力 為 何? 某 乙 有 何 救 濟 方 法? 若 某 甲 願 與 某 乙 共 同 向 我 國 提 出 專 利 申 請 案, 其 得 否 自 行 為 之? 或 以 委 任 代 理 人 為 必 要? 委 任 之 代 理 人 有 無 資 格 上 之 限 制? 若 某 丙 繼 受 某 乙 之 專 利 申 請 權, 其 效 力 如 何? 若 某 丁 亦 完 成 相 同 技 術 之 研 發, 其 亦 向 我 國 智 慧 局 申 請 發 明 專 利, 則 何 人 可 取 得 此 一 發 明 專 利? 若 某 丁 係 以 同 一 創 作 申 請 新 型 專 利, 其 結 果 有 無 不 同? 互 惠 原 則 共 同 發 明 人 或 共 同 創 作 人 代 理 人 之 委 任 專 利 申 請 權 之 繼 受 先 申 請 原 則 及 新 型 專 利 之 準 用 互 惠 原 則 : 外 國 人 是 否 得 向 我 國 提 出 專 利 之 申 請, 依 90 年 10 月 24 日 公 布 施 行 之 專 利 法 ( 下 稱 現 行 法 ) 第 4 條 之 規 定, 受 有 如 下 之 限 制 :

700 專 利 法 規 外 國 人 所 屬 之 國 家 與 中 華 民 國 如 未 共 同 參 加 保 護 專 利 之 國 際 條 約 外 國 人 所 屬 之 國 家 與 中 華 民 國 無 相 互 保 護 專 利 之 條 約 協 定 或 由 團 體 機 構 互 訂 經 經 濟 部 核 准 保 護 專 利 之 協 議 外 國 人 所 屬 之 國 家 對 中 華 民 國 國 民 申 請 專 利, 不 予 受 理 者 若 有 上 述 情 形 之 一, 則 我 國 對 於 該 外 國 人 所 為 專 利 之 申 請, 得 不 予 受 理, 即 我 國 智 慧 局 對 於 此 種 情 形 是 否 受 理 有 裁 量 權 有 關 A 國 人 某 甲 與 某 乙 所 提 出 專 利 之 申 請, 我 國 是 否 予 以 受 理, 應 視 A 國 與 我 國 有 無 上 開 情 形 而 定 即 我 國 對 於 外 國 人 專 利 之 申 請, 係 採 互 惠 原 則 而 92 年 2 月 6 日 總 統 令 公 布 之 專 利 法 ( 下 稱 新 法, 除 第 11 條 外, 其 餘 條 文 尚 未 施 行, 其 施 行 日 期 由 行 政 院 另 定 ), 就 本 條 規 定 僅 將 經 濟 部 修 正 為 主 管 機 關, 條 次 並 未 變 更 共 同 發 明 人 或 共 同 創 作 人 : 按 數 人 共 同 為 一 發 明 或 創 作 時, 其 為 共 同 發 明 人 或 共 同 創 作 人, 專 利 申 請 權 為 其 所 共 有, 應 由 全 體 共 有 人 提 出 申 請, 現 行 法 第 13 條 第 1 項 定 有 明 文 本 案 該 技 術 之 研 發 既 由 某 甲 及 某 乙 共 同 完 成, 該 技 術 之 專 利 申 請 權 為 甲 乙 二 人 共 有, 應 由 全 體 共 有 人 某 甲 與 某 乙 共 同 提 出 申 請 新 法 已 將 上 開 規 定 移 列 於 第 12 條 第 1 項 其 違 反 之 效 力 如 何? 現 行 法 第 71 條 之 規 定 似 不 明 確 ; 惟 新 法 就 此 已 有 明 確 規 範, 新 法 第 67 條 第 1 項 第 1 款 規 定 : 有 下 列 情 事 之 一 者, 專 利 專 責 機 關 應 依 舉 發 或 依 職 權 撤 銷 其 發 明 專 利 權, 並 限 期 追 繳 證 書, 無 法 追 回 者, 應 公 告 註 銷 : 一 違 反 第 十 二 條 第 一 項 規 定 者 而 得 提 起 舉 發 者, 依 同 條 第 二 項 前 段 規 定, 限 於 利 害 關 係 人 故 將 來 新 法 施 行 後, 若 有 違 反 應 共 同 提 出 申 請 之 規 定 者, 專 利 專 責 機 關 之 智 慧 局 得 依 利 害 關 係 人 之 舉 發 或 依 職 權 撤 銷 其 發 明 專 利 權, 並 得 限 期 追 繳 或 公 告 註 銷 其 證 書 代 理 人 之 委 任 : 依 新 法 第 138 條 規 定 : 本 法 除 第 十 一 條 自 公 布 日 施 行 外, 其 餘 條 文 之 施 行 日 期, 由 行 政 院 定 之 故 新 法 第 11 條 已 於 92 年 2 月 6 日 總 統 令 公 布 施 行, 合 先 敘 明 新 法 第 11 條 第 1 項 規 定 : 申 請 人 申 請 專 利 及 辦 理 有 關 專 利 事 項, 得 委 任 代 理 人 辦 理 之 同 條 第 2 項 規 定 : 在 中 華 民 國 境 內, 無 住 所 或 營 業 所 者, 申 請 專 利 及 辦 理 專 利 有 關 事 項, 應 委 任 代 理 人 辦 理 之 依 上 開 規 定 得 知, 是 否 強 制 委 任 代 理 人, 並 非 以 身 分 為 區 分, 而 係 以 在 中 華 民

附 錄 問 題 實 戰 701 國 境 內 有 無 住 所 或 營 業 所 為 區 別 標 準 故 某 甲 與 某 乙 雖 為 A 國 人, 具 有 外 國 人 身 分, 若 其 在 中 華 民 國 境 內 有 住 所 或 營 業 所, 則 其 是 否 委 任 代 理 人 即 得 任 意 為 之 ; 反 之, 若 其 在 中 華 民 國 境 內 無 住 所 或 營 業 所, 則 有 強 制 委 任 之 必 要 代 理 人, 除 法 令 另 有 規 定 外, 以 專 利 師 為 限 同 條 第 3 項 定 有 明 文 惟 目 前 專 利 師 法 等 相 關 法 規 尚 未 完 備, 故 現 無 專 利 師 可 充 代 理 人, 因 此 在 專 利 師 等 相 關 法 律 未 制 定 前, 代 理 人 仍 有 存 在 必 要, 以 辦 理 專 利 申 請 及 有 關 事 項, 依 新 法 第 11 條 第 4 項 規 定, 有 關 代 理 人 資 格 之 取 得 撤 銷 廢 止 及 其 管 理 規 則, 由 主 管 機 關 定 之 專 利 申 請 權 之 繼 受 : 現 行 法 第 15 條 第 1 項 規 定 : 繼 受 專 利 申 請 權 者, 如 在 申 請 時 非 以 繼 受 人 名 義 申 請 專 利, 或 未 在 申 請 後 向 專 利 專 責 機 關 申 請 變 更 名 義 者, 不 得 以 之 對 抗 第 三 人 故 某 丙 繼 受 某 乙 之 專 利 申 請 權 者, 應 依 上 開 規 定 以 繼 受 人 名 義 申 請, 或 在 申 請 後 向 專 利 專 責 機 關 之 智 慧 局 申 請 變 更 名 義 未 依 上 開 規 定 辦 理 者, 其 繼 受 並 非 絕 對 無 效, 而 係 相 對 無 效, 僅 生 不 得 對 抗 第 三 人 之 效 力 現 行 法 第 15 條 第 2 項 規 定 : 為 前 項 之 變 更 申 請 者, 不 論 受 讓 或 繼 承, 均 應 附 具 證 明 文 件 即 須 證 明 其 有 繼 受 事 實 之 存 在 新 法 就 此 部 分 與 現 行 法 規 定 並 無 不 同, 僅 變 更 其 條 次 為 第 14 條 先 申 請 原 則 及 新 型 專 利 之 準 用 : 平 行 發 明 人 或 平 行 創 作 人 : 按 相 同 之 發 明 或 創 作, 並 非 二 人 以 上 共 同 為 之, 而 係 其 分 別 所 有 時, 此 種 情 形 與 前 述 之 共 同 發 明 人 或 共 同 創 作 人 不 同, 每 個 發 明 人 或 創 作 人 於 完 成 其 發 明 或 創 作 後, 皆 各 自 取 得 發 明 人 或 創 作 人 之 權 利, 有 稱 之 其 為 平 行 發 明 人 或 平 行 創 作 人, 各 人 皆 取 得 獨 立 之 專 利 申 請 權 先 申 請 原 則 及 主 張 優 先 權 : 同 一 發 明 有 二 以 上 之 專 利 申 請 案 時, 僅 得 就 其 最 先 申 請 者 准 予 發 明 專 利 但 後 申 請 者 所 主 張 之 優 先 權 日 早 於 先 申 請 者 之 申 請 日 時, 不 在 此 限 現 行 法 第 27 條 第 1 項 定 有 明 文 依 上 開 規 定 得 知, 我 國 專 利 法 係 採 先 申 請 原 則, 因 此 若 某 丁 亦 向 我 國 智 慧 局 申 請 發 明 專 利, 則 應 視 何 人 最 先 申 請, 而 決 定 應 對 於 何 人 准 予 發 明 專 利 惟 後 申 請 之 人 其 專 利 申 請 權 並 不 因 已 有 先 申 請 人 為 申 請 而 當 然 消 滅, 設 若 先 申 請 人 撤 回

702 專 利 法 規 其 申 請, 則 後 申 請 人 仍 有 可 能 取 得 專 利 權 另 依 上 開 但 書 規 定, 若 後 申 請 者 所 主 張 之 優 先 權 日 早 於 先 申 請 者 之 申 請 日 時, 縱 其 申 請 在 後, 亦 應 准 予 其 發 明 專 利 即 後 申 請 者 主 張 之 優 先 權 日 較 先 申 請 者 之 申 請 日 為 早 者, 其 亦 有 可 能 取 得 專 利 權 有 關 優 先 權, 依 現 行 法 第 24 條 第 1 項 規 定 : 申 請 人 就 相 同 發 明 在 與 中 華 民 國 相 互 承 認 優 先 權 之 外 國 第 一 次 依 法 申 請 專 利, 並 於 第 一 次 申 請 專 利 之 次 日 起 十 二 個 月 內, 向 中 華 民 國 申 請 專 利 者, 得 享 有 優 先 權 若 申 請 日 優 先 權 日 為 同 日, 則 依 現 行 法 第 27 條 第 2 項 規 定, 應 通 知 申 請 人 協 議 定 之, 協 議 不 成 時, 均 不 予 發 明 專 利 又 依 同 條 第 3 項 規 定, 各 申 請 人 為 協 議 時, 專 利 專 責 機 關 應 指 定 相 當 期 間 通 知 申 請 人 申 報 協 議 結 果, 逾 期 未 申 報 者, 視 為 協 議 不 成 新 法 就 上 開 第 27 條 規 定, 係 作 條 次 變 更, 於 新 法 第 31 條 予 以 規 定 另 於 第 31 條 第 2 項 後 段 增 訂 同 一 人 就 同 一 發 明 以 二 件 以 上 申 請 案 同 日 提 出 申 請 之 規 定 按 相 同 申 請 案 同 日 由 同 一 人 提 出 申 請 者, 實 務 上 屢 有 發 生, 為 免 申 請 人 採 此 取 巧 措 施, 爰 規 定 對 於 同 一 人 就 同 一 發 明 同 日 提 出 二 以 上 之 申 請 案 者, 專 利 專 責 機 關 應 通 知 申 請 人 限 期 擇 一 申 請, 如 申 請 人 不 擇 一 申 請 時, 均 不 予 專 利 權 除 先 申 請 原 則 外, 另 有 所 謂 先 發 明 原 則, 即 不 以 申 請 時 間 之 先 後 為 準, 而 係 由 先 發 明 之 人 取 得 專 利 權, 惟 其 缺 點 在 於 何 人 為 先 發 明 之 人, 有 時 不 易 確 定, 故 許 多 國 家 立 法 例 皆 採 先 申 請 原 則, 我 國 亦 同 新 型 專 利 之 準 用 : 若 雖 係 同 一 發 明 或 創 作, 卻 分 別 申 請 發 明 專 利 及 新 型 專 利 者, 應 如 何 准 予 其 專 利 權? 依 現 行 法 第 27 條 第 4 項, 係 準 用 同 條 第 1 項 至 第 3 項 之 規 定, 故 亦 有 先 申 請 原 則 及 通 知 申 請 人 協 議 等 相 關 規 定 之 準 用 有 關 優 先 權 之 補 充 說 明 : 上 開 先 申 請 原 則 可 能 因 後 申 請 者 主 張 優 先 權 日 在 前 而 有 例 外, 而 新 法 為 配 合 我 國 加 入 世 界 貿 易 組 織, 就 有 關 優 先 權 之 規 定 亦 作 若 干 修 正, 上 開 現 行 法 第 24 條 已 變 更 其 條 次 為 新 法 第 27 條 新 法 第 27 條 第 1 項 規 定 : 申 請 人 就 相 同 發 明 在 世 界 貿 易 組 織 會 員 或 與 中 華 民 國 相 互 承 認 優 先 權 之 外 國 第 一 次 依 法 申 請 專 利, 並 於 第 一 次 申 請 專 利 之 次 日 起 十 二 個 月 內, 向 中 華 民 國 申 請 專 利 者, 得 主 張 優 先 權 此 係 因 配 合 我 國 成 為 世 界 貿 易 組 織 會 員, 就 與 該 組 織 會 員 間 均