说明书为依据, 清楚简要地限定要求专利保护的范围现行专利法实施细则也无任何关于功能性限定权利要求等明文规定, 而是延续历年实施细则规定 : 权利要求应当记载发明或者实用新型的技术特征 ( 第 9 条第款 ) 我国有关专利的功能性限定权利要求问题源自于软件专利的保护以及专利审查指南

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谨万
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1 试析软件专利功能性限定权利要求的相关问题以诺基亚诉华勤案为例张乃根内容摘要 : 我国专利主管机关通过专利审查指南实施对专利功能性限定权利要求的审查制度, 司法机关则根据专利法及有关司法解释对涉案相关权利要求进行司法审查诺基亚诉华勤案反映了两者的某些不一致从当今世界各主要专利大国或地区加强专利司法审查的大势看, 有必要大力推进我国司法审查制度, 不断改进对软件专利在内的功能性限定权利要求的司法审查规则, 以促进专利审查制度的完善关键词 : 软件专利 ; 功能性限定 ; 权利要求 ; 司法审查 ; 完善引言近年来, 随着具有电脑功能的智能手机兴起和迅速普及, 相关软件专利日益凸现其重要性, 在我国, 有关专利纠纷也逐渐增多诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权利纠纷案 ( 下文简称诺基亚诉华勤案 ) 就是一个典型本文结合该案的晚近发展, 对软件专利功能性限定权利要求的相关问题, 做一些分析, 求教于与会专家学者一诺基亚诉华勤案晚近发展及其分析自 200 年底, 诺基亚公司向上海市第一中级人民法院起诉上海华勤通讯技术有限公司侵犯其选择数据传送方法发明专利 ( 专利号 :ZL ), 要求赔偿人民币 2000 万元, 此案先后已经过一审判决驳回原告诺基亚公司的全部诉讼请求, 二审驳回诺基亚公司的上诉, 维持原判, 2 并鉴于该案对软件专利功能性限定权利要求保护范围的确定具有重要意义, 已被最高人民法院再审 3 在该案诉讼过程中, 华勤公司先后两次向国家知识产权局专利复审委员会 ( 下文简称专利复审委 ) 对涉案专利提起无效宣告请求, 专利复审委相应作出涉案专利的权利要求部分无效和全部无效的决定 205 年 7 月, 北京市高级人民法院维持北京市第一中级人民法院的判决及专利复审委作出的审查决定, 该专利权被宣告全部无效 5 尽管该案所涉有关软件专利的权利要求已被宣告全部无效, 但是, 最高人民法院对该案的再审仍然显得很谨慎, 6 原因何在? 回顾我国专利法及其司法解释对于软件专利功能性限定权利要求的有关规定由来, 这一疑惑的答案就比较清楚了自 98 年我国颁布实施专利法至今, 该法本身并未明文规定专利权利要求的法定撰写方式可否包括功能性限定现行专利法第 26 条第款规定 : 权利要求书应当以本文以创意产业相关知识产权 ( 张乃根主编, 上海交通大学出版社 205 年 ) 和中国新专利法的司法实施研究 ( 张乃根朱丹主编, 上海交通大学出版社 203 年 ) 有关内容为基础, 对于相关课题组, 尤其是软件专利课题组同学们的研究, 以及上海市高级人民法院上海市第一中级人民法院对课题研究的大力支持, 一并表示衷心的感谢法学博士复旦大学特聘教授校知识产权研究中心主任法学院国际法专业博士生导师上海知识产权法院特邀知识产权咨询专家商务部企业知识产权海外维权援助中心专家世界贸易组织争端解决指示名单专家 ( 与贸易相关知识产权 ) (20) 沪一中民五 ( 知 ) 初字第 7 号 2 (203) 沪高民三 ( 知 ) 终字第 96 号在该案二审过程中, 上海市第一中级人民法院于 202 年 9 月专门召开了功能性限定技术特征专利权利要求解释研讨会 3 (20) 民申字第 92 号国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定 ( 第 8676 号 ) ( 第 2580 号 ) 5 参见报道专利被判无效诺基亚 2000 万元索赔或成泡影, 载知识产权报,205 年 7 月 5 日年 7 月日, 最高人民法院就该案再审的法律问题召开专题座谈会, 听取意见参见同上注

2 说明书为依据, 清楚简要地限定要求专利保护的范围现行专利法实施细则也无任何关于功能性限定权利要求等明文规定, 而是延续历年实施细则规定 : 权利要求应当记载发明或者实用新型的技术特征 ( 第 9 条第款 ) 我国有关专利的功能性限定权利要求问题源自于软件专利的保护以及专利审查指南众所周知, 直到 993 年我国专利审查指南才开始放宽对软件的专利保护, 并首次明确功能性限定权利要求的规范 : 对产品权利要求来说, 应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明只有某一技术特征无法用结构特征来限定, 或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚, 而且该功能或者效果能通过说明书中充分规定的实验或者操作直接和肯定地验证时, 使用功能或者效果特征来限定发明才是允许的但是, 不得利用功能或者效果特征任意扩大权利要求的保护范围, 以免造成权利要求的范围不清楚 200 年版专利审查指南进一步规定 : 尤其不允许出现纯功能性的权利要求对于权利要求中的功能性特征, 应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式 2 自此, 在部门规章的层面明确规定了功能性限定特征解释的规则, 即所有能够实现所述功能的实施方式年版专利审查指南之后, 包含功能性限定权利要求的软件专利逐渐增多诺基亚公司的选择数据传送方法发明专利就是一例 200 年 8 月 7 日, 通过专利合作条约 (PCT) 程序提出的该专利申请, 于翌年 6 月 5 日进入我国国家阶段这表明, 位于芬兰的诺基亚公司不仅在中国, 而且在其他国家同时申请该发明专利该发明涉及一种用于在存在多种数据传送方法可供选择的电信系统中选择数据传送的方法, 图示如下 : 激活消息确定操作 300 从用户接收输入以便确定消息检查涉及消息的至少一部分特征信息根据选择条件和特性信息选择数据传送方法 303 利用所选的数据传送方法传送消息 30 该专利权利要求 7 为如权利要求 6 所述的终端设备, 其特征在于 : 所述终端设备被配置为 : 将所述数据传送方法选择应用于输入消息的消息编辑器 ; 所述终端设备被配置为 : 基于在所述消息编辑器中执行的所述数据方法的选额, 将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序 ; 以及所述终端设备被配置为 : 根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议, 将所述消息传送到电信网络该权利要求不仅在 2008 年 7 月 9 日国家知识产权局的授权中得到了肯定, 而且在 202 年 5 月 3 日专利复审委的无效宣告决定中得以维持诺基亚公司以此为依据指控华勤公司有关产品侵犯其专利的该权利要求所含技术方案审查指南, 中华人民共和国专利局第四号,993 年月日, 第二部分第二章第节 2 审查指南 (200 年 0 月 8 日修改 ), 第二部分第二章第节 3 张鹏 : 论功能性限定权利要求保护范围的解释以我国产业发展现状为视角, 中国发明与专利 200 年第 7 期专利号 ZL 发明专利说明书 2

3 该案一二审判决均认为涉案专利权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定, 因为关于终端设备本身如何被配置为 ( 虚拟装置 ) 的具体实施方式不明确上海法院在包括该案在内的典型案例编纂出版物中再次强调 : 该案关键在于权利要求中的功能性特征应当根据说明书中的具体实施方式确定保护范围, 如果在说明书中缺少对权利要求中的功能性特征的具体实施方式的描述, 则该权利要求的保护范围不能确定, 被控侵权的技术方案无论技术特征如何, 均不构成侵权可见, 该案判决要求权利要求中的功能性特征应当根据说明书中的具体实施方式确定保护范围的理由与前述 200 年版专利审查指南规定 (2006 年版 200 年版专利审查指南均保留这一规定 2 ), 显然不一致 3 值得进一步分析的是 : 北京市高级人民法院终审所维持的专利复审委关于涉案选择数据传送方法发明专利, 包括权利要求 7 在内全部权利要求无效的决定, 其法律依据是专利法第 22 条第 3 款, 其理由是在证据 6[ 注 : 现有技术 ] 公开的上述内容的基础上, 本领域技术人员很容易想到可以将承载自动判别流程中所执行的编辑消息数据的功能以及选择数据传送方法的功能统一集成在消息编辑器中完成, 也即, 将证据 6 所公开的承载自动判别装置执行的选择数据传送方法的方法应用于移动终端中用于输入消息的消息编辑器中, 从而获得本专利权利要求 7 请求保护的技术方案, 对本领域技术人员而言是显而易见的这与该案法院判决所依据的专利法第条第款和第 59 条第款以及 2009 年最高人民关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 ( 以下简称 2009 年专利司法解释 ) 第条, 可以说是两个不同的问题尤其是该第条首次规定 : 对于权利要求中以功能或者效果表达的技术特征, 人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能, 或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容这是指专利功能限定性权利要求的识别及其保护范围的确定, 而专利复审委的决定是对涉案专利权利要求不符合创造性而言因此, 即便涉案专利权利要求均被宣告无效, 如何解决专利 ( 尤其是软件专利 ) 限定性功能权利要求的解释方面, 司法与行政的标准不一致, 仍是摆在最高人民法院面前的棘手问题, 因而须谨慎处理其实这也是我国专利司法与行政执法所面临的重大体制性问题之一二软件专利限定性功能权利要求的不同解释及其分析诺基亚诉华勤案突出反映了目前我国司法与行政机关对于软件专利限定性功能权利要求的不同解释该案所涉发明专利具体体现在智能手机上是一个消息编辑器装置, 能够自动选择数据传送方法根据对该专利权利要求和说明书的分析, 该装置是通过软件的创新而非硬件的改进来实现功能的, 因而是一种软件专利该案在我国软件专利司法保护领域有重大影响力 5 ( 一 ) 司法解释与美国模式的比较分析上文已述, 诺基亚诉华勤案一二审判决主要依据专利法第 59 条第款及 2009 年专利司法解释第条最高人民法院曾对该第条起草的本意予以说明 : 这是关于功能性特征解释的规定在有的权利要求中, 有些技术特征难以用结构特征表述, 或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征限定更为恰当, 而使用功能或者效果特征来限定陈立斌主编 : 知识产权司法前沿, 知识产权出版社 20 年, 第 63 页 2 专利审查指南(2006), 国家知识产权局令第 38 号,2006 年 5 月 2 日第二部分第二章第 3.2. 节规定 : 对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征, 应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式专利审查指南(200), 国家知识产权局令第 55 号,200 年月 2 日, 保留了这一规定 3 参见刘军华 : 功能性技术特征的识别与保护范围的界定, 科技与法律 20 年第期, 第 73 页国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定 ( 第 2580 号 ) 5 苏志国等 : 从诺基亚诉华勤案看我国软件专利的司法保护, 中国发明与专利 20 年第 2 期 3

4 发明由于其字面含义本身较为宽泛, 因此结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同实施方式进行解释这样, 既可以给专利人提供合理的保护, 同时又能确保社会公众利益不受侵害可见, 最高人民法院对功能性限定权利要求这一司法解释出于对专利权利人利益与公众利益的平衡, 偏重具体解释的方法可以说, 这与美国专利审查和专利侵权纠纷案件中对美国专利法第 2 条 f 款的适用与解释 ( 可称为美国模式 ), 十分相似在世界各主要专利大国或地区中, 美国是唯一通过专利立法允许功能性特征权利要求的国家现行专利法第 2 条 f 款源自于 952 年专利法第 2 条第 3 款 2 ( 后改为第 6 款 ), 法条序号有所改变, 但内容始终未变, 即 : 就组合的权利要求中的一个要素而言, 其特征可以采用为实现某种特定功能的方法或步骤的方式来撰写, 而不必写出实现其功能的具体结构材料或者动作采用这种方式撰写的权利要求应当被解释为覆盖了说明书中记载的相应结构材料或动作及其等同物 3 以这种方式撰写的权利要求在美国被称为方法 + 功能式的权利要求 (means plus function claim) 在 99 年之前, 美国专利审查中将功能性特征解释为不仅覆盖其说明书中记载的具体实施方式, 而且覆盖能够实现该功能的任何其他方式美国联邦巡回区上诉法院 (CAFC) 在 99 年唐纳德森公司案 5 中推翻了美国专利商标局 (USPTO) 的专利上诉与冲突委员会 ( 专利复审委员会 ) 的有关裁决, 强调 : 如果在一权利要求中采用了方法 + 功能语言表述, 就必须在其说明书中充分地披露什么是该语言表达的方法如果一项申请未做出充分的披露, 该申请实质上就未能按照第 2 条第 2 款规定要求具体清晰地指出该发明的权利要求 6 USPTO 根据此案, 于 99 年 5 月颁布了补充审查指南, 明确 : 依据最近的判例法, 为了尽可能统一起见, 这些如与 99 年版审查指南存在不一致, 以本补充指南为准 7 此后, 在说明书中必须充分披露功能性限定权利要求的具体方法或实施方式, 成为 USPTO 审查此类权利要求的一项规则 2008 年,CAFC 在阿里斯多克拉特技术公司诉国际游戏技术公司案 8 中, 针对涉案专利权利人认为如果一个本领域普通技术人员在阅读说明书后可以实施该软件专利, 那么说明方法 + 功能权利要求的说明书中已充分记载了功能相应的结构, 法院强调涉案专利的说明书没有记载发明的具体算法, 该方法 + 功能权利要求缺乏充分的结构支持, 因其权利范围不确定性而无效这与诺基亚诉华勤案的诉讼焦点非常相似, 只不过美国 CAFC 径直宣告涉案功能性限定的软件专利权利要求无效, 而我国人民法院只能判决涉案专利权利要求的保护范围不清楚而无法加以保护尽管我国司法解释实际上采纳了美国专利司法与行政执法中要求充分披露功能性限定专利权利要求的具体方法或实施方式这样相一致的规则, 但是, 我国专利审查中仍沿用类似于 99 年之前 USPTO 采用的宽泛解释规则, 从而导致了目前的困境 : 专利权人根据审查指南解释的较大保护范围起诉侵权人, 被控侵权人则以专利权无效或不同于也不等同于专利的具体实施方式应战, 法官则以司法解释为准, 按照专利说明书的具体实施方式及其等孔祥俊等 : 关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释的理解与适用, 人民司法. 应用 200 年第 3 期 2 这是美国国会为了改变美国最高法院在 96 年 Halliburton Oil Well Cementing Co., v. Walker (329 U.S. ) 案中判决禁止以功能性的方式对权利要求的新颖性部分进行描述的做法, 在 952 年修改专利法时增加的条款 3 Consolidated Patent Law, United States Code Title 35-Patents, updated January 20. 参阅尹新天 : 专利权的保护, 知识产权出版社 2005 年第 2 版, 第页 5 In re Donaldson Company, Inc. 6 F. 3d 89, 29 USPQ 2d 85 (Fed. Cir, 99) 6 同上注 7 USPTO: Supplemental Examination Guidelines for Determining the Applicability of 35 U.S.C. 2, para. 6, June 6, 2000, at Federal Register, June 2, 2000 (Volume 65, Number 20). 8 Aristocrat Technologies Australia v. International Game Technology, 52 F.3d 328 (Fed. Cir. 2008)

5 同方式重新解释权利要求等保护范围, 行政审查阶段确定的权利要求的保护范围不仅失去了意义, 而且带给几方当事人的是多种资源的消耗和诉累 ( 二 ) 专利审查与欧洲模式的比较分析为进一步了解这一困境的根源, 有必要比较分析对于功能性限定专利权利要求的我国专利审查与欧洲及德国专利审查制度作为同为成文法系的我国专利审查制度从一开始就受到欧洲及德国模式 ( 可称为欧洲模式 ) 的影响 205 年版欧洲专利审查指南规定 : 并非每一个特征都必须以结构限定的方式表达, 在技术人员无需花费创造性劳动即能毫无困难地给出运行达到的效果来限定发明的权利要求, 功能性特征是允许的 2 在一定情况下允许功能性限定专利权利要求的前提下, 比较 205 年版欧洲专利审查指南与我国专利审查指南 200 有关规定如下 ( 增加序号便于对照 ): 205 年版欧洲专利审查指南我国专利审查指南 200 第二部分第 2 章作为一般原则, 不应允许试图用待达到的效果来. 通常, 对产品权利要求来说, 应当尽量避免使用限定发明的权利要求, 当权利要求仅仅涉及提出潜功能或者效果特征来限定发明在的技术问题是尤其如此 F 部分.0 2. 可以允许的情况是, 当发明仅可以如此定义, 或 2. 只有在某一技术特征无法用结构特征来限定, 或者, 无法在合理限制权利要求范围的前提下能用其者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征他方式更准确定义时, 所述效果可以通过说明书中来限定更为恰当, 而且该功能或效果能通过说明书具体给出, 或所属领域技术人员了解的试验或操作中规定的试验或者操作或者所属技术领域的惯用技来直接而无疑问地证实, 并且, 获得该结果不需要术手段直接和肯定地验证的情况下, 使用功能或者过度的试验 F 部分.0 效果特征来限定发明才可能是允许的 3. 说明书对于功能性限定特征仅给出一个实例, 只 3. 对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特要技术人员能够意识到其他手段也可实现同样功能征, 应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实即可 F 部分 6.5 施方式. 然而, 一般而言, 假如从申请的全部内容来看,. 如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中其仅表现为该功能是以某种特殊方式实现的, 对其记载的特定方式完成的, 并且所属技术领域的技术他手段未给出任何提示, 而权利要求表示的方式又人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的涵盖了运行该功能的其他手段或全部手段, 此时则其他替代方式来完成,[ 则不得采用覆盖方式的功能不允许 F 部分 6.5 性限定 ] 5. 如果说明书中仅以含糊方式记载了可采用其他手 5. 如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方段, 但本领域技术人员不能合理明确到底是哪些手式也可能适用, 但对所属技术领域的技术人员来说, 段以及怎样应用, 仍不允许 F 部分 6.5 并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式, 则权利要求中的功能性限定也是不允许的两者如出一辙显然, 对于专利 ( 尤其是软件专利 ) 发明涉及功能性限定权利要求而言, 目前我国在专利审查和专利侵权诉讼中分别采用欧洲模式和美国模式, 可谓南辕北辙, 亟待从顶层设计上对这一体制性根本问题, 加以协调三诺基亚诉华勤案折射的我国专利司法审查问题及其分析诺基亚诉华勤案不仅反映了上述体制性矛盾, 而且引起人们对我国人民法院通过功能性限定专利权利要求的解释, 以其范围不明确而使得涉案有效专利得不到司法保护之忧虑比如, 国家知识产权局的专家认为, 我国司法机关对软件专利权利要求的撰写提出了比师彦斌 : 专利权利要求中功能性限定特征的审查标准及对策建议, 知识产权 20 年第期 2 Guideline for Examination, November 205 edition, Part F. Chapter IV Claim (Art. 8 and formal requirements) 2.. 5

6 授权标准更高的要求, 经过实质审查和无效程序确认符合专利法和审查指南规定的专利权, 却被法院认定不能确定保护范围, 无需进行侵权对比, 直接认定侵权不成立, 这相当于变相架空甚至剥夺了该项财产权利有的更是直言不讳地批评这无异于将专利权的一部分宣告无效 2 该案二审判决最后则明确 : 专利复审委在无效宣告请求审查决定中是对涉案专利的有效性进行审查, 而一审法院并未对涉案专利的有效性进行评判, 一审法院根据专利法以及专利司法解释的相关规定对涉案权利要求 7 的保护范围进行解释和认定, 并无不当 3 双方针锋相对在我国专利无效认定制度难以根本改变的情况下, 司法实践中还会发生类似诺基亚诉华勤案事实上, 早已发生多起, 如 200 年 20 年上海市和江苏省高级人民法院先后判决的曲声波诉新世界 ( 中国 ) 科技传媒有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案 ( 下文简称曲声波诉新世界案 ) 和胡贝尔和茹钠股份公司诉常州市武进风市通信设备有限公司侵犯发明专利权利纠纷案 5 ( 下文简称胡贝尔诉武进风案 ) 最高人民法院 202 年在柏万清与成都难寻物品营销服务中心上海添香实业有限公司侵犯实用新型专利权纠纷再审案 6 ( 以下简称柏万清再审案 ) 已明确支持一二审判决涉案专利权利要求不明确保护范围过于宽泛而无法进行侵权对比, 侵权不成立这是否在一定程度上削弱专利复审委宣告专利权无效的专属管辖权? 结合上述南辕北辙的体制性问题, 下文探析我国司法审查体制的完善必要性及路径 ( 一 ) 应加强和完善包括司法审查在内的知识产权司法保护建立健全公平公正的知识产权实施程序和司法机关应对最终行政裁决进行审查的制度, 是包括中国在内 6 个世界贸易组织 (WTO) 成员必须遵循的原则和应履行的义务该组织的与贸易有关的知识产权协定 (TRIPS 协定 ) 第条第 2 款和第款分别规定 : 有关知识产权的实施应公平公正这些程序不应不必要的复杂和费用高昂, 也不应限定不合理的时限或造成无理的延迟诉讼当事方应有机会要求司法机关对最终行政裁定进行审查, 并在遵守一成员法律中有关案件重要性的司法管辖权规定的前提下, 至少对案件是非的初步司法裁决的法律方面进行审查 7 这是完善我国司法审查体制的顶层设计之主要依据近十年来, 美国最高法院审理多起知识产权案件, 尤其是专利审查和专利侵权的重大案件数量远远超过自 982 年设立 CAFC 以后前 20 年的同类案总数 8 欧盟 203 年新设欧苏志国等 : 从诺基亚诉华勤案看我国软件专利的司法保护, 中国发明与专利 20 年第 2 期 2 张鹏 : 论功能性限定权利要求保护范围的解释以我国产业发展现状为视角, 中国发明与专利 200 年第 7 期 3 (203) 沪高民三 ( 知 ) 终字第 96 号 (200) 沪高民三 ( 知 ) 终字第 89 号 5 (20) 苏知民终字第 039 号 6 (202) 民申字第 5 号 7 世界贸易组织乌拉圭回合多边贸易谈判结果法律文本, 法律出版社 2000 年, 第页 8 近十年美国最高法院审理的重大专利案件包括上诉复审范围案 Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz, Inc. 35 S. Ct. 83 (205), 间接侵权案 Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 3 S. Ct. 2 (20) 专利权利要求明确性案 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 3 S.Ct.220(20), 涉及商业方法的软件专利案 Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al, 3 S. Ct. 237 (20) 涉及商业方法的软件专利案 In re Bilski, 56 U.S. (200), 专利权穷竭案 Quanta Companies, Inc. v. L.G. Electronic, Inc. 553 U.S. (200), 非显而易见性标准案 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007), 发明优先权冲突案 Medimmune Inc. v. Genentech, Inc. 59 U.S. 8 (2007), 专利法域外效力案 Microsoft v. AT&T 550 U.S. 37 (2007). 发明优先权冲突案 Medimmune Inc. v. Genentech, Inc. 59 U.S. 8 (2007), 涉及医疗诊断方法的生物技术专利案 Lab Corp. v. Metabolite 58 U.S. 2 (2006), 永久禁令案 ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 57 U.S. 388 (2006), 等 6

7 洲统一专利法院 (UPC) 以加强欧洲地区的专利司法保护 202 年加入 WTO 的俄罗斯于 203 年成立了联邦知识产权专门法院 2 我国也于 20 年决定在北京上海和广州设立专门的知识产权法院 3 可见, 加强和完善包括司法审查在内的知识产权司法保护, 是科技日新月异的当今世界发展大势 ( 二 ) 专利最终行政裁决的司法审查制度亟待完善我国现行对知识产权, 尤其是专利最终行政裁决的司法审查制度亟待完善此类专利最终行政裁决包括驳回专利申请决定宣告专利权无效决定和实施强制许可决定自 98 年我国首部专利法颁布实施以来, 有关司法审查制度逐步建立健全, 包括 2000 年修订专利法将宣告专利权无效的司法审查范围从发明专利扩展到实用新型和外观设计 2008 年最高人民法院在一起再审宣告外观设计专利权无效的行政诉讼案中明确指出 : 根据行政诉讼法的有关规定, 人民法院审理专利无效行政诉讼案件, 应当对被诉行政决定的合法性进行审查, 虽然在审查中可以对所争议专利权是否符合专利法规定的专利授权实质条件等问题作出判断, 但不宜在判决主文中直接表述专利权的效力这就是说, 人民法院不对涉案专利有效与否作出直接判决尽管这可能导致踢皮球情况, 即, 如果人民法院判决专利复审委的决定存在不符合专利法规定的专利授权实质条件等问题, 由专利复审委重新复审后, 当事人再次提起行政诉讼的不良循坏, 但是, 在目前中国司法体制下尚难以建立类似美国 CAFC 可直接判决专利无效的上诉法院这一情况下, 这一问题无法根除然而, 维持现行我国对宣告专利权无效决定的司法审查制度, 不等于说, 人民法院在专利侵权诉讼中对专利主管行政机关授予专利的权利要求所存在的问题, 不可进行司法审查, 乃至作出像诺基亚诉华勤案那样的判决在对专利最终行政裁决的司法审查意义上, 诺基亚诉华勤案的实质是人民法院审查专利主管机关授予专利的权利要求及其范围清晰与否虽然专利复审委以缺乏创造性为由宣告该案所涉专利权利要求 7 以及其它权利要求全部无效, 并得到司法审查的支持, 但是该案一二审判决却受到包括专利主管机关的专家在内的人们质疑人民法院以涉案专利权利要求及其范围不清楚为由判决驳回有效专利权利人的诉求, 似乎既有嫌越权, 也无必要这是对司法审查的严重误解如前所述, 在诺基亚诉华勤案之前已有数个相关判例如上海市高级人民法院在曲声波诉新世界案判定 : 由于涉案专利权利要求的保护范围不能确定, 故无论被控侵权站亭的技术方案如何, 上诉人曲声波的侵权指控均不能成立 5 江苏省高级人民法院在胡贝尔诉武进风案对涉案专利权利要求中功能性技术特征的解释也与权利要求范围不明确有关 : 尽管涉案专利的说明书仅以一个实施例载明了紧固套的具体结构形式, 但说明书并未将权利要求中紧固套技术特征明确界定为仅包括该种结构 6 最高人民法院在柏万清再审案明确地指出 : 准确界定专利权的保护范围, 是认定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提条件如果权利要求的撰写存在明显瑕疵, 结合涉案专利说明书本领域的公知常识以及相关现有技术等, 仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义, 无法准确确定专利权的保护范围的, 则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比因此, 对于保护范围明显不清楚的专利权, 不应认定被诉侵权技术方案构成侵权 7 可见, 诺基亚诉华勤案不是孤立的个案, 而是人民法院对专利主管机关授予的专利权利要求存在明显瑕参阅欧洲专利法院网站 : 205 年 0 月 5 日访问 2 俄罗斯联邦最高法院主席团 203 年 7 月 2 日决定关于知识产权法院的设立和运行 3 全国人大常委会关于在北京上海广州设立知识产权法院的决定 (20 年 8 月 3 日 ) 最高人民法院 (2008) 行提字第号 5 (200) 沪高民三 ( 知 ) 终字第 89 号 6 (20) 苏知民终字第 039 号 7 (202) 民申字第 5 号 7

8 疵而进行司法审查的一贯做法复旦大学知识产权研究中心成立 20 周年暨学术研讨会论文问题关键似乎在于这样是否削弱了专利复审委对宣告专利权无效的专属管辖权诚然涉案专利权利要求不明确, 通常可经专利复审程序解决比如, 同样是诺基亚与华勤的一起专利权纠纷, 经专利复审委审查认定涉案专利权利要求的表述及保护范围不清楚, 宣告其无效, 并经北京市高级人民法院二审维持但是, 人民法院在专利侵权案件中, 同样可以认定涉案专利权利要求及保护范围不明确而对被控侵权技术方案是否构成侵权不予认定相比较行政诉讼案件, 这样的司法审查程序更有效率, 不仅完全符合上述 TRIPS 协定的原则和我国应履行的知识产权执法义务, 而且与我国现行法律法规没有任何抵触因此, 我们看问题不应局限于专利复审委的有关管辖权, 而更应着眼于完善我国专利司法审查制度的大局 ( 三 ) 完善软件专利功能性限定权利要求的司法审查规则相比较近年来包括功能性限定在内的专利权利要求解释引起的其它纠纷案件, 诺基亚诉华勤案因其涉及软件专利功能性限定权利要求而得到人们的更多关注 2009 年专利司法解释第条关于专利功能限定性权利要求的识别及其保护范围的确定, 不限于软件专利但是, 在司法实践中, 软件专利功能限定性权利要求因其特殊性引起了较多问题, 必须及时总结经验, 加以解决这本身也是完善我国专利司法审查制度所不可或缺的. 完善适应软件专利权利要求特殊性的司法审查规则专利审查指南 200 规定 : 涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求, 也可以写成一种产品权利要求, 即实现该方法的装置 2 由于软件的特殊性, 其无形性和可复制性强的特点, 如采用方法权利要求, 难以获得较好保护, 因此在实践中多采用装置权利要求根据专利审查指南 200 的要求 : 这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤, 或该方法各步骤所必须建立的功能模块, 由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序, 实现该解决方案的功能模块架构, 而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置 3 诺基亚诉华勤案涉案专利权利要求 7 所谓终端设备就是被装置为的虚拟装置该案一审判决采用文义解释法, 认为分析权利要求 7 的文字结构可知, 其撰写方式是在方法步骤前附加被配置为进行限定, 在文义上应该将被配置为理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果因此, 这属于功能性限定技术特征该案二审判决认为除了看权利要求在撰写上是否采用了被装置为等表示功能性的词语来限定, 还进一步采用实质解释法, 认为 : 对于权利要求中使用功能性词语限定的技术特征, 如果通过阅读权利要求书和说明书及附图, 对该技术特征的理解, 与本领域普通技术人员的通常理解一致, 能够明了该技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的, 在这种情况下, 按照通常理解确定该技术特征的内容即可, 该技术特征不属于功能性技术特征, 反之, 则属于功能性技术特征 5 两者对于 2009 年专利司法解释第条的适用有所不同 : 前者认定功能性限定技术特征在于涉案专利权利要求的文字表述, 后者结合文字表述与内容确定来认定我国司法界对于功能性限定技术特征的认定或识别, 确实存在上述两者的区别比如有的资深知识产权法官倾向于比较简洁的识别性定义 : 功能性技术特征是指权利要求仅以功能或者效果来描述的技术特征 6 北京市高级人民法院 203 年专利侵权判定指南规定侧重于实质性识别 : 功能性技术特征, 是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配 (20) 高行终字第 580 号 2 专利审查指南 200 第二部分第九章第 5.2 节 3 同上注 (20) 沪一中民五 ( 知 ) 初字第 7 号 5 (203) 沪高民三 ( 知 ) 终字第 96 号 6 刘军华 : 功能性技术特征的识别与保护范围的确定, 科技与法律 20 年第期, 第 737 页 8

9 合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用功能或者产生的效果来限定的技术特征可见,2009 年专利司法解释第条的一句话过于简单, 导致适用时的两种认定或识别方式建议这一条至少应分别细化为功能性限定权利要求属性的认定内容 ( 保护范围 ) 的确定 2 款, 尤其应顾及作为虚拟装置的软件产品专利权利要求的特殊性, 以逐步完善适应软件专利权利要求特殊性的司法审查规则 2. 完善软件专利功能性限定装置权利要求保护范围的司法审查规则相比较功能性限定权利要求属性的认定, 其保护范围, 尤其是软件专利功能性限定装置权利要求保护范围的确定更加复杂诺基亚诉华勤案的焦点就是涉案专利权利要求 7 的保护范围是否确定, 实质在于作为虚拟装置的软件产品权利要求中的功能性特征是否应当在其说明书中提供具体实施方式如前所述,200 年版专利审查指南最先增加对于权利要求中的功能性特征, 应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式 2 此后 2006 年 200 年版专利审查指南均沿袭这一规定诺基亚诉华勤案的涉案专利权利要求及说明书也是按照专利审查指南要求撰写, 并且如前所述, 专利复审委对涉案专利权利要求 7 乃至其全部权利要求宣告无效之理由也不是其权利要求范围不明确, 而是其不符合创造性要求如此看来, 专利审查指南该规定与 2009 年专利司法解释第条, 究竟孰是孰非? 究竟如何完善软件专利功能性限定装置权利要求保护范围的司法审查规则? 根据上文分析得出的结论, 目前我国在专利审查和专利侵权诉讼中分别采用欧洲模式和美国模式, 可谓南辕北辙其实, 再进一步分析, 可以发现两者共同之处在于功能性限定权利要求本身可采用宽泛的撰写方式 205 年版欧洲专利审查指南规定书明书对于功能性限定特征仅给出一个实例, 只要技术人员能够意识到其他手段也可实现同样功能即可年 USPTO 根据有关判例法, 修订颁布的涉及美国专利法第 2 条的补充审查指南规定 : 在审查功能性限定权利要求时必须适用该第 2 条第 6 款 ( 如今第 f 款 ), 并考虑符合申请专利的书面描述, 给予权利要求最宽泛的合理解释然而, 功能性限定权利要求本身, 原则上可采用宽泛的撰写方式, 或者说, 应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式, 不等于说任何功能性限定权利要求都不必在专利说明书中提供具体实施方式上述涉及美国专利法第 2 条的补充审查指南规定 : 如果一项权利要求限定援引了第 2 条第 6 款, 就必须解释为涵盖说明书中相应的结构材料或动作及其等同如果该书面描述未确定支持的相应于方法 ( 步骤 )+ 功能的结构材料或动作, 那么该权利要求可能就不符合第 2 条第 2 款的要求 5 这正是 CAFC 在 99 年唐纳德森公司案中明确的司法审查规则 : 虽然第 2 条第 6 款的立法规定可采用方法 + 功能语言表达的权利要求, 但是, 该申请仍须符合这一要求, 即, 一项权利要求应具体指出和明确主张发明因此, 如果在一权利要求中采用了方法 + 功能语言表述, 就必须在其说明书中充分披露什么是该语言表达的方法 6 充分披露是建立专利制度的初衷和基本原则之一, 也是 TRIPS 协定第 29 条规定的义务 : 各成员应要求专利申请人以足够清晰和完整的方式披露其发明 7 包括功能性限定装置权利要求的软件专利发明申请也不例外北京市高级人民法院 : 专利侵权判定指南 203 年 0 月 9 日, 载北京法院网 : 年 0 月 5 日访问 2 审查指南 (200 年 0 月 8 日修改 ), 第二部分第二章第节 3 Guideline for Examination, November 20 edition, Chapter IV Claim (Art. 8 and formal requirements) 2.. USPTO: Supplemental Examination Guidelines for Determining the Applicability of 35 U.S.C. 2, para. 6, June 6, 2000, at Federal Register, June 2, 2000 (Volume 65, Number 20). 5 同上注 6 In re Donaldson Company, Inc. 6 F. 3d 89, 29 USPQ 2d 85 (Fed. Cir, 99) 7 世界贸易组织乌拉圭回合多边贸易谈判结果法律文本, 法律出版社 2000 年, 第 333 页 9

10 对于欧洲专利审查指南类似我国专利审查指南覆盖所有实施方式的规定, 也应结合 2000 年版欧洲专利公约第 69 条解释议定书, 加以全面理解根据该议定书第条, 该公约关于权利要求解释的第 69 条既不能理解为应严格按照权利要求的字面意思来确定一项欧洲的专利保护范围, 且说明书及附图仅用于解决权利要求中的含糊问题, 也不应理解权利要求只是一个指南, 本领域的普通技术人员可以根据对说明书及附图的理解所确定的实际的保护范围作为权利要求范围该法条应解释为介乎这两个极端之间的立场, 即, 将对专利权人的公平保护与对第三方具有合理的法律确定性相结合可见, 兼顾专利权利人的利益与公众利益是解释权利要求的基本准则在这个意义上, 立法解释的欧洲模式与司法解释为准的美国模式是相向而行的由此看来, 解决目前我国在软件专利功能性限定装置权利要求的解释方面凸现的行政与司法执法不一致问题, 不应争辩孰是孰非, 而应吸取上述两种模式的各自优点, 同时完善专利审查指南和专利司法解释就完善相关司法审查规则而言, 建议在细化 2009 年专利司法解释第条的基础上, 进一步将拟订第条第 2 款关于功能性限定权利要求保护范围的确定规则具体化, 包括根据产品和方法专利两类, 并特别考虑软件专利权利要求撰写的特殊性, 基于功能性限定权利要求的宽泛性和专利披露的基本原则, 旨在平衡专利权利人和公众利益等结语智能手机产业已是高度全球一体化相关专利如兵家必争之地, 为中外厂商所重视诺基亚诉华勤案只是一个缩影该案反映了当前我国关于软件专利功能性能限定权利要求的专利审查与司法审查的某些不一致我国的有关实践相对较短较少, 应科学地比较欧美发达国家地区的经验教训, 吸取各自优点, 建立健全具有中国特色的相关专利审查和司法审查制度从体制性大局看, 加强司法审查是世界各主要专利大国或地区近年来的发展大势, 因此, 应坚定不移地推进, 并不断完善我国相关的司法审查制度, 以此促进专利审查制度的完善 Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, as revised by the Act revising the EPC of 29 November

1. 一种终端设备, 被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消 ;2. 所述终端设备还被配置为 : 检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息 :3. 所述终端设备被配置为 : 为了传送所述消息, 选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法 ;4. 所述特性信息是

1. 一种终端设备, 被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消 ;2. 所述终端设备还被配置为 : 检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息 :3. 所述终端设备被配置为 : 为了传送所述消息, 选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法 ;4. 所述特性信息是原告诺基亚公司诉被告上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案原告 : 诺基亚公司被告 : 上海华勤通讯技术有限公司原告诺基亚公司与被告上海华勤通讯技术有限公司 ( 以下简称华勤公司 ) 发生侵害发明专利权纠纷, 向上海市第一中级人民法院提起诉讼原告诺基亚公司诉称 : 原告为 ZL0048OO01590.4 号专利 ( 以下简称涉案专利 ) 的合法权利人该发明涉及一种方法和终端设备, 用于在几种可用的数据传送方法中选择一种方法来发送电信系统中的消息