Trade Marks Ordinance (Cap 559)

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1 商 標 條 例 ( 第 559 章 ) 反 對 商 標 申 請 編 號 商 標 : 類 別 : 43 申 請 人 : 反 對 人 : 周 易 平 INNER MONGOLIA LITTLE-SHEEP CATERING CHAIN CO., LTD. 決 定 理 由 背 景 1. 申 請 人 於 2004 年 12 月 7 日 依 據 商 標 條 例 ( 第 559 章 )( 條 例 ") 提 交 商 標 註 冊 申 請 ; 申 請 人 申 請 註 冊 的 商 標 ( 涉 訟 商 標 ") 如 下 : 申 請 的 服 務 說 明 詳 情 如 下 : 類 別 43 飯 店 ; 咖 啡 館 ; 自 助 餐 廳 ; 備 辦 宴 席 ; 住 所 ( 旅 館 供 膳 寄 宿 處 ); 旅 遊 房 屋 出 租 ; 酒 吧 ; 流 動 飲 食 供 應 ; 茶 館 ; 提 供 食 物 和 飲 料 服 務 ; 臨 時 住 宿 2. 這 宗 申 請 的 詳 情 在 2005 年 1 月 14 日 公 布 反 對 人 於 2005 年 4 月 13 日 提 交 反 對 該 註 冊 申 請 的 通 知 ( 反 對 通 知 ") 申 請 人 於 2005 年 9 月 30 日 提 交 反 陳 述 ( 反 陳 述 ") 反 對 人 提 交 的 證 供 是 一 份 由 其 總 經 理 助 理 郭 麗 麗 作 出 的 陳 詞 ( 郭 氏 陳 詞 "), 以 及 一 份 由 其 財 務 經 理 曾 勇 作 出 的 陳 詞 ( 曾 氏 陳 詞 ") 申 請 人 則 提 交 了 一 份 由 申 請 人 本 人 作 出 的 誓 章 ( 周 氏 誓 章 ") 3. 這 宗 反 對 個 案 的 聆 訊 於 2011 年 3 月 15 日 在 本 人 席 前 進 行 申 請 人 沒 有 出 席 聆 訊, 香 港 沃 爾 森 知 識 產 權 事 務 所 的 元 靖 雅 女 士 代 表 反 對 人 出 席 聆 訊 - 1 -

2 反 對 理 由 4. 反 對 人 在 反 對 通 知 內 述 明, 根 據 條 例 第 3 11(1)(b) 11(4) 11(5) 12(3) 12(4) 和 12(5) 條 提 出 反 對, 但 在 聆 訊 時 依 賴 的 只 是 條 例 第 11(4)(b) 11(5)(b) 12(3) 及 第 12(4) 條 的 理 據 相 關 日 期 及 法 例 5. 在 是 項 反 對 的 法 律 程 序 中, 要 考 慮 的 日 期 是 2004 年 12 月 7 日, 即 提 交 涉 訟 商 標 註 冊 申 請 的 日 期 雙 方 的 證 供 6. 反 對 人 在 郭 氏 陳 詞 裏 提 供 了 一 些 關 於 反 對 人 成 立 和 發 展 其 業 務 的 資 料, 本 人 只 打 算 在 此 引 述 一 些 與 此 案 有 關 的 背 景 據 郭 氏 陳 詞 所 述, 反 對 人 於 1999 年 在 內 地 成 立, 一 直 經 營 餐 飲 業 務, 店 鋪 遍 佈 全 中 國 郭 氏 陳 詞 載 有 反 對 人 在 香 港 開 設 的 四 間 分 店 的 詳 情, 最 早 的 一 間 於 2004 年 6 月 在 銅 鑼 灣 啟 業, 另 外 三 間 分 別 於 2004 年 11 月 2004 年 12 月 和 2005 年 9 月 開 幕 郭 氏 陳 詞 亦 提 到, 反 對 人 在 香 港 受 到 傳 媒 推 廣, 客 似 雲 來, 營 業 額 可 觀, 並 附 上 有 關 的 帳 目 副 本 作 為 支 持 7. 郭 氏 陳 詞 和 曾 氏 陳 詞 還 提 及 反 對 人 在 香 港 以 外 的 業 務 發 展 狀 況 為 保 護 其 商 標 權 益 而 提 出 的 商 標 註 冊 及 申 請, 以 及 一 些 反 對 人 認 為 與 此 案 相 關 的 法 院 裁 決 和 獲 頒 的 獎 項 這 些 行 動 和 資 料 涉 及 的 是 其 他 地 方 的 情 況, 對 於 本 人 應 怎 樣 詮 釋 條 例 的 內 容 沒 有 直 接 幫 助 此 外, 在 反 對 人 提 供 的 證 據 中, 有 很 多 沒 有 註 明 日 期 或 只 是 關 於 涉 訟 商 標 註 冊 申 請 的 日 期 後 所 發 生 的 事 情, 對 本 反 對 程 序 起 不 了 什 麼 作 用, 本 人 亦 不 會 考 慮 8. 另 一 方 面, 申 請 人 在 周 氏 誓 章 裏 清 楚 交 代 了 他 使 用 涉 訟 商 標 的 原 因, 本 人 必 須 複 述 有 關 內 容 據 周 氏 誓 章 第 2 段 所 述, 申 請 人 早 於 1996 年 在 蘭 州 推 出 西 周 羊 羹 周 一 品 小 肥 羊 ", 並 以 七 里 河 區 周 一 品 小 肥 羊 食 雜 店 " 名 稱 經 營, 主 要 業 務 為 提 供 餐 飲 服 務 及 售 賣 食 品 周 氏 誓 章 附 件 ZYP-2 是 蘭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 七 里 河 分 局 於 1996 年 發 給 申 請 人 的 營 業 執 照 副 本, 營 業 名 稱 是 七 里 河 區 周 一 品 小 肥 羊 食 雜 店 " 9. 除 上 述 資 料 外, 申 請 人 還 在 周 氏 誓 章 第 3 段 解 釋, 涉 訟 商 標 是 他 的 創 作 申 請 人 表 示, 涉 訟 商 標 的 周 " 字 設 計 取 材 自 申 請 人 的 姓 氏 及 火 鍋 鼎 的 圖 案, 將 兩 者 融 為 一 體, 再 添 上 特 色 的 民 族 紋 樣, 以 增 加 中 華 民 族 - 2 -

3 的 傳 統 味 道 至 於 涉 訟 商 標 中 的 一 品 ", 則 取 材 自 申 請 人 的 名 字 易 平 " 的 諧 音 1, 因 此 商 標 中 的 周 一 品 " 即 申 請 人 本 身 的 姓 名 申 請 人 提 供 的 官 方 記 錄, 還 有 周 氏 誓 章 附 件 ZYP-5 內 由 中 華 人 民 共 和 國 國 家 版 權 局 發 出 的 著 作 權 登 記 證 書 副 本, 發 證 日 期 是 2005 年 8 月 2 日, 其 上 載 有 申 請 人 於 1999 年 8 月 19 日 完 成 創 作 的 作 品 周 一 品 小 肥 羊 標 誌 ", 並 於 2000 年 1 月 1 日 首 次 發 表 該 作 品 作 品 的 樣 本 如 下 : 10. 聆 訊 期 間, 元 女 士 對 申 請 人 證 供 的 可 信 性 提 出 了 多 項 質 疑, 但 元 女 士 的 所 有 論 點 都 沒 有 依 據 規 則 第 79 條 以 法 定 聲 明 或 誓 章 形 式 提 交 的 證 據 支 持 本 人 在 此 特 別 以 一 個 例 子 說 明 受 元 女 士 質 疑 的 申 請 人 證 供, 包 括 在 周 氏 誓 章 附 件 ZYP-5 內 的 著 作 權 登 記 證 書 副 本 所 載 資 料 的 準 確 性 元 女 士 指 出, 國 家 版 權 局 不 會 對 已 登 記 的 作 品 進 行 實 質 審 查, 因 此 反 對 人 只 承 認 申 請 人 在 發 證 日 期 前 完 成 了 涉 訟 商 標 的 設 計 創 作, 但 不 承 認 登 記 證 書 中 所 註 明 的 創 作 完 成 日 期 ( 即 1999 年 8 月 19 日 ) 本 人 當 時 已 向 元 女 士 解 釋, 反 對 人 在 提 交 證 供 的 過 程 中, 完 全 沒 有 表 示 對 該 著 作 權 登 記 證 書 副 本 的 可 信 性 有 任 何 懷 疑, 亦 沒 有 提 出 盤 問 證 人 的 申 請 反 對 人 待 至 聆 訊 時 才 表 示 申 請 人 的 證 供 不 可 信, 申 請 人 便 沒 有 機 會 反 駁, 因 此 反 對 人 的 做 法 不 但 不 符 合 程 序, 而 且 對 申 請 人 有 欠 公 允 因 此, 本 人 不 能 接 受 元 女 士 在 這 方 面 的 意 見 條 例 第 11(4)(b) 條 11. 條 例 第 11(4) 條 訂 明 : (4) 如 任 何 商 標 (b) 相 當 可 能 會 欺 騙 公 眾, 則 該 商 標 不 得 註 冊 1 申 請 人 在 周 氏 誓 章 第 2 段 亦 提 到, 其 祖 先 在 唐 宋 時 代 曾 官 居 一 品 - 3 -

4 12. 反 對 人 在 反 對 通 知 第 14 段 說 明, 由 於 申 請 人 的 商 標 和 反 對 人 的 商 標 相 似, 而 反 對 人 的 商 標 在 中 國 內 地 和 香 港 均 廣 為 人 知, 將 申 請 人 的 商 標 用 於 其 申 請 涵 蓋 的 服 務, 會 對 反 對 人 的 商 標 的 獨 特 特 徵 或 聲 譽 造 成 不 公 平 的 利 用 或 損 害 因 此, 反 對 人 表 示, 如 申 請 人 的 商 標 獲 准 註 冊, 將 違 反 條 例 第 11(4) 條 及 / 或 第 12(4) 條 雖 然 元 女 士 在 聆 訊 時 把 反 對 人 倚 賴 條 例 第 11(4) 條 的 範 圍 局 限 於 第 11(4)(b) 條, 但 沒 有 解 釋 該 條 文 與 反 對 人 的 案 情 有 何 關 連, 而 只 就 反 對 人 的 商 標 的 使 用 情 況 作 出 陳 述 13. 事 實 上, 第 11(4)(b) 條 只 針 對 申 請 註 冊 的 商 標 本 身 的 性 質 會 導 致 欺 騙 公 眾 的 情 況, 而 並 非 建 基 於 申 請 註 冊 的 商 標 與 另 一 註 冊 或 未 註 冊 商 標 相 似 而 產 生 欺 詐 的 情 形 ( 見 QS by S Oliver Trade Mark [1999] RPC 520 一 案 於 524 頁 的 說 明 ) 後 一 情 況 受 條 例 第 12 條 所 訂 的 拒 絕 商 標 註 冊 的 相 對 理 由 規 管, 本 人 會 於 下 文 處 理 條 例 第 12 條 所 訂 的 相 對 理 由 由 於 反 對 人 沒 有 提 交 有 關 涉 訟 商 標 具 有 導 致 公 眾 受 騙 的 本 質 的 證 據 或 陳 述, 根 據 條 例 第 11(4)(b) 條 提 出 的 反 對 不 成 立 條 例 第 12(3) 條 14. 條 例 第 12(3) 條 訂 明 : (3) 符 合 以 下 情 況 的 商 標 不 得 註 冊 (a) 該 商 標 與 某 在 先 商 標 相 類 似 ; (b) 該 商 標 的 註 冊 申 請 是 為 某 些 貨 品 或 服 務 ( 前 者 ") 提 出, 該 在 先 商 標 則 是 為 某 些 貨 品 或 服 務 ( 後 者 ") 而 受 保 護, 而 前 者 與 後 者 相 同 或 相 類 似 ; 及 (c) 就 該 等 貨 品 或 服 務 而 使 用 該 商 標 相 當 可 能 會 令 公 眾 產 生 混 淆 " 15. 條 例 第 5 條 訂 明 在 先 商 標 " 的 涵 義, 而 可 能 適 用 於 是 項 反 對 程 序 的 條 文 是 以 下 的 第 (1) 及 (2) 款 : (1) 在 本 條 例 中, 在 先 商 標 "(earlier trade mark) 就 另 一 商 標 而 言, 指 (a) 在 顧 及 就 每 一 有 關 商 標 而 聲 稱 具 有 的 優 先 權 ( 如 有 的 話 ) 下, 註 冊 申 請 日 期 較 該 另 一 商 標 的 註 冊 申 請 日 期 為 早 的 註 冊 商 標 ; 或 (b) 於 該 另 一 商 標 的 註 冊 申 請 日 期 或 ( 如 屬 適 當 ) 於 就 該 項 註 冊 申 請 聲 稱 具 有 優 先 權 的 日 期, 已 有 權 根 據 巴 黎 公 約 獲 得 作 為 馳 名 商 標 的 保 護 的 商 標 - 4 -

5 (2) 在 本 條 例 中 凡 提 述 在 先 商 標, 均 須 解 釋 為 包 括 已 根 據 本 條 例 申 請 註 冊, 並 且 如 獲 註 冊 即 會 根 據 或 憑 藉 第 (1)(a) 款 而 構 成 在 先 商 標 的 商 標 的 提 述, 但 上 述 解 釋 只 在 該 商 標 獲 如 此 註 冊 的 情 況 下 適 用 " 16. 反 對 人 倚 賴 的 是 以 下 三 個 商 標 ( 反 對 人 在 先 商 標 "): 商 標 編 號 商 標 圖 像 類 別 註 冊 的 貨 品 及 服 務 2004B 餐 廳 ; 火 鍋 店 ; 酒 吧 及 備 辦 宴 席 服 務 ; 提 供 餐 飲 服 務 ( 店 內 食 用 及 外 賣 ); 全 屬 第 42 類 提 供 食 物 飲 料 ; 酒 店 服 務 ; 餐 廳 服 務 ; 食 堂 ; 自 助 餐 廳 ; 酒 店 ; 小 吃 店 ; 餐 廳 ; 流 動 食 物 供 應 ; 備 辦 宴 席 ; 提 供 外 賣 食 物 及 飲 料 類 別 29 魚 ; 家 禽 ; 食 用 動 物 骨 髓 ; 香 腸 ; 牛 肚 ; 魚 片 ; 土 豆 片 ; 腌 製, 乾 製 及 煮 熟 的 水 果 及 蔬 菜 ; 蛋 ; 牛 奶 製 品 ; 食 用 油 ; 塗 麵 包 用 脂 肪 混 合 物 ; 水 果 沙 律 ; 食 用 果 凍 ; 精 製 堅 果 仁 ; 乾 食 用 菌 ; 食 用 蛋 白 ; 豆 腐 及 豆 腐 製 品 類 別 30 咖 啡 ; 可 可 及 可 可 製 品 ; 茶 ; 糖 ; 糖 果 ; 蜜 糖 ; 非 醫 用 營 養 液 ; 糕 點 ; 餡 餅 ( 點 心 ); 麵 粉 ; 米 ; 麵 條 ; 玉 米 花 ; 豆 粉 ; 食 用 澱 粉 產 品 ; 食 用 冰 ; 烹 調 用 鹽 ; 醬 油 ; 香 料 ; 豉 油 ; 調 味 料 ; 涮 羊 肉 調 味 料 ; 龍 蝦 醬 ; 醬 菜 ; 胡 辣 油 ; 酵 母 ; 雞 精 ; 食 用 味 精 ( 不 包 括 含 醚 香 料 和 香 精 油 ); 家 用 嫩 肉 劑

6 類 別 43 臨 時 住 宿 ; 提 供 食 物 飲 料 服 務 ; 住 所 ( 旅 館, 供 膳 寄 宿 處 ); 住 宿 預 訂 服 務 ; 酒 店 ; 餐 廳 ; 飯 堂 ; 小 吃 店 ; 咖 啡 館 ; 酒 吧 ; 備 辦 宴 席 ; 提 供 外 賣 餐 飲 服 務 ; 流 動 食 物 供 應 服 務 ; 茶 館 服 務 ; 櫃 台 出 租 ; 出 租 椅 子, 桌 子, 桌 布 和 玻 璃 器 皿 ; 養 老 院 ; 日 間 托 兒 所 ( 看 孩 子 ); 動 物 寄 養 17. 雖 然 在 反 對 人 提 交 反 對 通 知 當 天, 只 有 商 標 編 號 2004B04921 已 獲 准 註 冊, 商 標 編 號 和 尚 未 獲 准 註 冊, 但 後 兩 者 其 後 亦 已 獲 准 註 冊, 因 此 根 據 條 例 第 5(1) 及 (2) 條, 三 個 反 對 人 在 先 商 標 就 涉 訟 商 標 而 言, 都 符 合 在 先 商 標 的 要 求 反 對 人 在 郭 氏 陳 詞 及 曾 氏 陳 詞 內 均 提 到 另 一 個 其 擁 有 的 註 冊 商 標, 商 標 編 號 為 , 但 該 商 標 的 註 冊 申 請 日 期 較 涉 訟 商 標 註 冊 申 請 的 日 期 遲, 因 此 不 符 合 條 例 第 5(1) 及 (2) 條 訂 明 有 關 在 先 商 標 的 要 求 18. 還 須 一 提 的 是, 反 對 人 在 先 商 標 的 註 冊 記 錄 全 都 以 英 文 撰 寫 2, 而 反 對 人 在 反 對 通 知 內 以 中 文 列 出 反 對 人 在 先 商 標 的 註 冊 詳 情 時, 有 些 商 品 的 翻 譯 不 甚 妥 善, 本 人 作 出 了 一 些 修 改, 但 從 下 文 有 關 貨 品 及 服 務 的 比 較 討 論, 可 見 反 對 人 完 全 沒 有 因 這 些 修 改 而 導 致 其 利 益 受 損 此 外, 反 對 人 在 反 對 通 知 中 列 出 商 標 編 號 註 冊 的 商 品 及 服 務 時, 加 入 了 商 標 編 號 註 冊 於 第 29 類 的 商 品, 但 在 上 文 第 16 段 的 表 格 內 已 把 這 些 項 目 刪 除 19. 條 例 第 12(3) 條 主 要 規 定, 某 商 標 ( 商 標 甲 ") 如 因 與 在 先 商 標 ( 商 標 乙 ") 相 類 似, 以 及 因 商 標 甲 申 請 註 冊 範 圍 內 的 貨 品 或 服 務 與 商 標 乙 註 冊 範 圍 內 的 貨 品 或 服 務 相 同 或 相 類 似, 以 致 就 其 申 請 註 冊 範 圍 內 的 貨 品 或 服 務 使 用 商 標 甲 時, 相 當 可 能 會 令 公 眾 產 生 混 淆, 則 商 標 甲 不 得 註 冊 20. 根 據 條 例 第 7(1) 條, 在 決 定 任 何 商 標 的 使 用 是 否 相 當 可 能 會 令 公 眾 產 生 混 淆 時, 商 標 註 冊 處 處 長 可 考 慮 所 有 在 個 案 中 屬 有 關 的 因 素, 包 括 該 使 用 是 否 相 當 可 能 會 使 人 聯 想 到 某 在 先 商 標 21. 有 關 評 定 一 個 商 標 與 另 一 個 商 標 是 否 相 類 似, 以 及 使 用 時 是 否 相 2 詳 情 可 參 閱 商 標 註 冊 處 的 檢 索 資 料, 網 址 為

7 當 可 能 會 令 公 眾 產 生 混 淆,Sabel BV v Puma AG [1998] R.P.C. 199 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV [2000] F.S.R. 77 及 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc [1999] R.P.C. 11 這 些 案 例 對 相 關 的 基 本 原 則 有 以 下 說 明 : (i) (ii) (iii) (iv) 產 生 混 淆 的 可 能 性 必 須 從 整 體 判 斷, 並 考 慮 所 有 相 關 因 素 在 判 斷 時, 必 須 以 有 關 貨 品 的 一 般 消 費 者 的 眼 光 判 斷, 而 這 些 消 費 者 應 視 為 在 合 理 程 度 上 掌 握 充 分 資 料 善 於 觀 察 和 謹 慎 4 要 評 定 有 關 商 標 的 相 類 似 程 度, 法 院 必 須 考 慮 兩 者 之 間 在 視 覺 聽 覺 及 概 念 上 的 相 類 似 程 度, 以 及 如 情 況 適 合, 以 有 關 貨 品 的 性 質 和 銷 售 情 況 為 考 慮 因 素, 評 估 這 些 不 同 元 素 的 重 要 性 5 在 判 斷 有 關 商 標 在 視 覺 聽 覺 或 概 念 上 是 否 相 類 似 時, 必 須 以 該 等 商 標 給 人 的 整 體 印 象 為 依 歸, 並 應 特 別 注 意 商 標 的 顯 著 和 主 要 部 分 從 整 體 判 斷 商 標 是 否 相 當 可 能 會 令 公 眾 產 生 混 淆 時, 商 標 在 一 般 消 費 者 腦 海 中 的 印 象 起 着 決 定 性 的 作 用 6 3 (v) 一 般 消 費 者 通 常 會 整 體 地 看 一 個 商 標, 而 不 會 進 一 步 分 析 它 的 各 項 細 節 7 (vi) 如 在 先 商 標 因 其 本 身 或 因 其 付 諸 使 用 而 具 高 度 顯 著 性, 與 其 相 同 或 相 類 似 的 商 標 令 公 眾 產 生 混 淆 的 機 會 便 愈 大 8 (vii) 一 般 消 費 者 甚 少 有 機 會 直 接 比 較 不 同 的 商 標, 往 往 要 依 賴 保 留 在 記 憶 中 不 全 的 印 象 ; 再 者, 一 般 消 費 者 的 注 意 力 很 可 能 會 根 據 不 同 的 有 關 貨 品 類 別 而 有 所 不 同 9 (viii) 商 標 之 間 較 低 的 相 類 似 程 度 可 以 被 貨 品 之 間 較 高 的 相 類 似 程 度 抵 銷, 反 之 亦 然 英 文 原 文 : The likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all the relevant factors. 英 文 原 文 : The matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods in issue, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect. 英 文 原 文 : In order to assess the degree of similarity between the marks concerned the court must determine the degree of visual, aural or conceptual similarity between them and, where appropriate, evaluate the importance to be attached to those different elements taking into account the nature of the goods in question and the circumstances in which they are marketed. 英 文 原 文 : The visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components. The perception of the marks in the mind of the average consumer plays a decisive role in the overall appreciation of the likelihood of confusion. 英 文 原 文 : The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details. 英 文 原 文 : There is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it. 英 文 原 文 : The average consumer rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind; further the average consumer s level of attention is likely to vary according to the category of goods in question. 英 文 原 文 : A lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater degree of similarity between the goods, and vice versa

8 (ix) (x) 就 評 估 商 標 是 否 相 當 可 能 令 公 眾 產 生 混 淆 而 言, 單 單 引 起 聯 想 ( 即 在 後 商 標 僅 令 人 想 起 在 先 商 標 ) 並 不 足 夠 11 不 過, 如 公 眾 可 能 誤 以 為 兩 者 的 貨 品 源 自 相 同 或 有 經 濟 連 繫 的 企 業, 則 條 文 中 所 指 相 當 可 能 會 令 公 眾 產 生 混 淆 的 情 況 便 存 在 12 貨 品 及 服 務 的 比 較 22. 涉 訟 商 標 申 請 的 服 務 是 提 供 食 物 飲 料 或 住 宿 的 服 務, 而 商 標 編 號 和 註 冊 的 服 務 都 屬 相 同 的 服 務 商 標 編 號 2004B04921 註 冊 的 服 務 不 包 括 提 供 住 宿 的 服 務, 但 包 括 提 供 食 物 飲 料 的 服 務, 而 提 供 住 宿 服 務 的 場 所 一 般 也 有 提 供 食 物 飲 料 的 服 務, 所 以 這 商 標 註 冊 的 服 務 也 跟 涉 訟 商 標 申 請 的 服 務 相 同 或 相 類 似 至 於 商 標 編 號 註 冊 屬 於 第 29 及 30 類 的 商 品, 都 是 餐 飲 及 酒 店 行 業 會 提 供 的 食 物 和 飲 品, 相 關 的 消 費 者 和 銷 售 渠 道 也 跟 提 供 食 物 飲 料 或 住 宿 服 務 的 相 同 或 相 類 似, 因 此 這 些 商 品 與 申 請 的 服 務 也 相 類 似 商 標 的 比 較 23. 如 上 文 所 述, 在 比 較 有 關 的 商 標 時, 必 須 以 有 關 貨 品 的 一 般 消 費 者 的 眼 光 判 斷, 而 這 些 消 費 者 應 視 為 在 合 理 程 度 上 掌 握 充 分 資 料 善 於 觀 察 和 謹 慎 提 供 食 物 飲 料 或 住 宿 服 務 的 消 費 者 是 普 羅 大 眾, 雖 然 他 們 在 選 擇 該 等 服 務 時, 會 持 一 般 的 謹 慎 態 度, 但 他 們 不 會 注 意 到 服 務 提 供 者 使 用 的 商 標 的 每 一 項 細 節 比 較 商 標 時, 我 們 不 應 把 相 關 的 商 標 排 列 在 一 起 作 比 較, 而 且 還 須 注 意 消 費 者 的 記 憶 並 非 完 美, 他 們 只 會 依 靠 商 標 在 他 們 腦 海 中 的 整 體 印 象 行 事 (a) 商 標 編 號 2004B 商 標 編 號 2004B04921 由 一 個 小 綿 羊 頭 的 圖 案 三 個 中 文 字 小 " 肥 " 和 羊 " 及 英 文 字 LITTLE SHEEP" 組 合 而 成, 但 從 郭 氏 陳 詞 附 件 10 可 見, 商 標 註 冊 是 卸 棄 了 註 冊 擁 有 人 使 用 小 肥 羊 " 這 些 中 文 字 和 LITTLE SHEEP" 這 些 英 文 字 的 專 有 權 利 根 據 Torremar Trade Mark [2003] RPC 199 一 案 的 原 則, 比 較 兩 個 商 標 時, 無 須 考 慮 在 先 商 標 已 被 卸 棄 的 部 分 因 此, 在 決 定 商 標 編 號 2004B04921 與 涉 訟 商 標 是 否 相 似 時, 本 人 只 須 考 慮 商 標 編 號 2004B04921 內 的 小 綿 羊 頭 的 圖 案 及 英 文 原 文 : Mere association, in the sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient for the purposes of the assessment. 英 文 原 文 : But the risk that the public might believe that the goods come from the same or economically linked undertakings does constitute a likelihood of confusion within the meaning of the section

9 其 下 方 三 個 圓 點 這 個 組 合 與 涉 訟 商 標 是 否 相 似 25. 小 綿 羊 頭 圖 案 的 表 現 手 法 有 點 卡 通 化, 羊 的 兩 角 像 頭 飾 擱 在 羊 耳 上, 羊 頭 下 還 別 了 一 個 像 蝴 蝶 領 結 的 飾 物 圖 案 本 身 有 其 特 色, 雖 然 用 於 商 標 編 號 2004B04921 註 冊 的 提 供 餐 飲 膳 食 服 務 時 帶 點 描 述 性, 以 顯 示 食 物 與 羊 相 關, 但 不 失 為 一 個 獨 特 的 圖 案 三 個 圓 點 只 是 普 通 的 幾 何 圖 形, 並 非 商 標 的 主 要 特 徵 26. 涉 訟 商 標 明 顯 是 一 個 由 文 字 與 圖 案 集 成 的 組 合 商 標, 各 部 分 由 左 至 右 排 列 按 申 請 人 的 說 法, 最 左 方 是 一 個 融 合 了 取 自 申 請 人 姓 氏 的 周 " 字 及 火 鍋 鼎 形 狀 的 圖 案 ; 在 圖 案 的 下 方 ( 即 鼎 的 底 部 ), 左 邊 寫 上 周 一 品 ", 而 右 邊 則 寫 上 ZHOU YIPIN" ( ZHOU YIPIN" 是 周 一 品 " 的 普 通 話 拼 音 ) 周 一 品 " 三 字 以 深 色 字 體 襯 托 於 淺 色 背 景 上, 而 ZHOU YIPIN" 則 以 淺 色 字 體 襯 托 於 深 色 背 景 上 在 最 右 方 是 一 個 人 物 化 了 的 山 羊 圖 案 ; 山 羊 以 兩 隻 後 腿 站 立, 還 穿 上 衣 服 和 鞋, 右 手 端 着 一 碟 東 西, 像 遞 向 商 標 的 中 部 商 標 的 中 部 是 四 個 中 文 字, 由 左 至 右 順 序 為 一 " 品 " 小 " 和 肥 " 27. 元 女 士 在 聆 訊 時 就 涉 訟 商 標 與 商 標 編 號 2004B04921 的 比 較 作 出 陳 述 13, 但 她 把 商 標 編 號 2004B04921 卸 棄 了 專 用 權 的 部 分 也 納 入 討 論 範 圍 元 女 士 陳 述 中 還 須 一 提 的 是, 她 認 為 火 鍋 鼎 圖 案 對 一 般 消 費 者 而 言, 有 一 定 辨 別 難 度 14, 所 以 他 們 會 對 其 餘 部 分 留 下 主 要 印 象 本 人 對 這 意 見 有 很 大 保 留, 因 為 難 於 辨 別 不 等 同 易 於 遺 忘 火 鍋 鼎 形 狀 的 位 置 及 大 小 都 令 人 覺 得 它 是 重 要 部 分, 即 使 一 般 消 費 者 未 能 看 出 是 一 個 火 鍋 鼎 或 藝 術 化 的 周 " 字, 他 們 也 會 在 腦 海 中 留 下 其 印 象, 而 不 會 把 涉 訟 商 標 當 作 是 一 品 小 肥 " 及 羊 圖 案 商 標 28. 由 於 被 卸 棄 的 部 分 不 會 納 入 考 慮 範 圍, 無 論 在 視 覺 或 聽 覺 上, 涉 訟 商 標 和 商 標 編 號 2004B04921 都 有 很 大 差 別 雖 然 兩 個 商 標 在 概 念 上 都 與 羊 相 關, 但 兩 者 的 羊 圖 案 的 表 現 手 法 不 同, 而 且 涉 訟 商 標 的 其 他 部 分 包 含 文 字, 一 般 消 費 者 對 文 字 較 為 敏 感, 他 們 會 視 涉 訟 商 標 為 一 個 文 字 與 圖 案 構 成 的 組 合 商 標, 與 商 標 編 號 2004B04921 的 三 個 圓 點 加 小 綿 羊 頭 圖 案 的 組 合 有 着 明 顯 的 分 別 此 外, 涉 訟 商 標 內 的 兩 個 圖 案 各 有 特 色, 尤 其 是 置 於 最 前 面 的 火 鍋 鼎 圖 案, 給 人 深 刻 而 又 特 別 的 印 象 整 體 而 言, 涉 訟 商 13 元 女 士 就 條 例 第 12(3) 條 陳 述 完 畢 時, 沒 有 就 涉 訟 商 標 與 商 標 編 號 及 的 比 14 較 作 出 任 何 陳 述 本 人 詢 問 她 是 否 不 會 就 另 外 兩 個 反 對 人 在 先 商 標 作 出 陳 述 時, 她 便 就 涉 訟 商 標 與 商 標 編 號 作 出 與 之 前 相 似 的 陳 述, 但 沒 有 再 就 涉 訟 商 標 與 商 標 編 號 的 比 較 作 出 任 何 陳 述 元 女 士 的 陳 詞 實 際 上 與 郭 氏 陳 詞 和 曾 氏 陳 詞 的 內 容 有 出 入 在 郭 氏 陳 詞 第 10 段, 作 誓 人 認 為 一 般 人 會 以 為 該 圖 案 是 一 個 火 鍋 鼎 圖 案 在 曾 氏 陳 詞 第 11 段, 作 誓 人 認 為 該 圖 案 是 一 個 古 鼎 圖 案 - 9 -

10 標 給 予 消 費 者 的 概 念 與 商 標 編 號 2004B04921 的 概 念 相 差 很 遠, 因 此 本 人 認 為 兩 個 商 標 不 相 類 似 (b) 商 標 編 號 商 標 編 號 同 樣 包 含 商 標 編 號 2004B04921 使 用 的 小 綿 羊 頭 圖 案, 但 羊 頭 外 圍 了 一 個 圓 環, 圓 環 上 方 以 一 種 字 體 寫 上 小 肥 羊 " 三 個 中 文 字, 下 方 則 以 另 一 種 字 體 寫 上 火 鍋 連 鎖 店 ", 圓 環 的 中 部 左 右 兩 側 各 有 一 小 圓 點, 把 圓 環 上 方 與 下 方 分 隔 小 綿 羊 頭 的 圖 案 是 這 商 標 最 明 顯 及 突 出 的 部 分, 所 佔 的 位 置 及 大 小 都 是 最 主 要 的 30. 相 對 商 標 編 號 2004B0492 而 言, 商 標 編 號 內 添 加 了 的 圓 環 及 環 內 的 中 文 字, 對 於 與 涉 訟 商 標 的 比 較, 起 不 了 什 麽 作 用 在 視 覺 上, 兩 者 使 用 的 中 文 字 小 " 和 肥 " 都 跟 其 他 字 連 合 使 用, 不 會 凸 顯 出 來 整 體 而 言, 涉 訟 商 標 的 布 局 跟 商 標 編 號 差 別 很 大 涉 訟 商 標 在 左 右 兩 端 的 圖 案 與 所 使 用 的 文 字 同 樣 重 要, 相 當 顯 眼, 而 中 間 的 中 文 字 予 人 的 印 象 是 把 圖 案 串 連 起 來 反 之, 商 標 編 號 內 的 小 肥 羊 火 鍋 連 鎖 店 " 則 置 於 外 圍 的 圓 環 內, 不 會 予 人 同 樣 的 串 連 感 覺, 而 且 字 體 較 為 細 小, 消 費 者 的 注 意 力 極 可 能 落 在 佔 較 大 面 積 和 置 於 正 中 的 小 綿 羊 頭 圖 案 上, 因 此 他 們 不 一 定 會 留 意 圓 環 內 的 文 字 此 外, 商 標 編 號 整 體 來 說 是 一 個 圓 形 標 記, 跟 涉 訟 商 標 由 左 至 右 直 線 排 列 的 模 樣 很 不 一 樣 31. 在 聽 覺 上, 涉 訟 商 標 的 火 鍋 鼎 圖 案 由 周 " 字 變 化 而 成, 一 般 消 費 者 可 能 因 看 到 這 周 " 字 而 把 涉 訟 商 標 讀 作 周 一 品 小 肥 " 在 這 情 況 下, 由 於 周 " 是 姓 氏, 在 讀 音 上, 消 費 者 會 認 定 周 " 字 是 該 商 標 用 以 識 別 來 源 的 主 要 部 分, 而 不 會 認 為 讀 作 小 肥 羊 火 鍋 連 鎖 店 " 的 商 標 編 號 與 它 相 似 即 使 消 費 者 察 覺 不 到 火 鍋 鼎 圖 案 所 代 表 的 周 " 字, 小 肥 羊 火 鍋 連 鎖 店 " 和 一 品 小 肥 " 兩 者 在 聽 覺 上 給 予 消 費 者 的 感 受 也 有 很 大 分 別 32. 正 因 商 標 編 號 中 最 突 出 的 部 分 是 小 綿 羊 頭 圖 案, 消 費 者 未 必 會 注 意 商 標 內 的 中 文 字, 因 此 在 概 念 上 這 個 商 標 也 如 商 標 編 號 2004B04921 一 樣, 與 涉 訟 商 標 有 頗 大 差 異 由 於 商 標 編 號 內 中 文 字 的 大 小 布 局 和 重 要 性, 局 限 了 該 等 中 文 字 對 商 標 的 概 念 所 發 揮 的 作 用, 本 人 認 為 商 標 編 號 也 與 涉 訟 商 標 不 相 類 似

11 (c) 商 標 編 號 商 標 編 號 由 六 個 圓 點 的 圖 案 組 成, 其 中 三 個 較 大 的 圓 點 分 別 寫 上 小 " 肥 " 和 羊 ", 字 體 特 別, 但 與 涉 訟 商 標 內 的 一 品 小 肥 " 所 用 的 字 體 不 同 圓 點 是 普 通 的 幾 何 圖 形, 雖 然 在 商 標 編 號 內 的 圓 點 分 布 不 規 則, 有 高 有 低, 有 大 有 小, 但 由 於 最 大 的 三 個 圓 點 內 的 字 非 常 顯 眼, 因 此 商 標 最 主 要 而 又 最 容 易 令 人 留 下 印 象 的 部 分 是 小 " 肥 " 和 羊 " 三 個 字 相 比 之 下, 涉 訟 商 標 的 兩 個 圖 案 設 計 獨 特, 兩 者 都 非 常 顯 眼, 不 論 消 費 者 是 否 留 意 到 融 合 於 左 邊 圖 案 的 周 " 字, 他 們 都 不 會 忽 略 在 首 尾 兩 個 位 置 的 圖 案 整 體 而 言, 儘 管 在 文 字 上 有 相 類 似 的 地 方, 兩 個 商 標 在 觀 感 上 的 相 異 之 處 較 多 和 較 大, 給 予 消 費 者 的 感 覺 截 然 不 同, 說 不 上 相 類 似 34. 在 聽 覺 方 面, 兩 者 都 包 含 小 " 和 肥 " 二 字, 差 距 較 少 元 女 士 認 為, 由 於 一 品 小 肥 " 一 詞 沒 有 完 整 的 含 意, 當 這 些 中 文 字 置 於 山 羊 圖 案 旁 邊 時, 消 費 者 會 把 涉 訟 商 標 內 的 羊 圖 案 轉 化 為 文 字, 把 涉 訟 商 標 讀 作 一 品 小 肥 羊 ", 因 此 涉 訟 商 標 的 讀 音 和 商 標 編 號 相 似 反 對 人 還 認 為, 一 品 " 的 意 思 是 品 質 一 流 或 一 級, 純 粹 是 對 申 請 人 服 務 質 素 的 讚 譽, 人 們 的 注 意 力 會 集 中 於 小 肥 羊 " 那 部 分, 因 此 很 難 把 兩 個 商 標 分 辨 申 請 人 則 認 為, 對 於 飲 食 業 服 務 而 言, 小 肥 羊 " 小 肥 牛 " 小 肥 雞 " 或 小 肥 鴿 " 等 名 詞, 明 顯 都 是 指 肉 質 幼 嫩 而 肥 美 的 上 等 食 材, 任 何 人 都 不 應 在 飲 食 業 和 與 食 材 有 關 的 貨 品 和 服 務 方 面, 享 有 這 些 名 詞 的 專 用 權 反 對 人 不 贊 成 申 請 人 的 說 法, 並 指 出 食 客 會 要 求 一 碟 肥 牛 或 肥 羊, 但 不 會 要 求 一 碟 小 肥 牛 或 小 肥 羊 35. 即 使 食 客 通 常 會 如 反 對 人 所 述 的 方 式 下 單, 但 本 人 認 為 消 費 者 對 小 肥 羊 " 的 理 解 跟 申 請 人 所 說 的 相 同, 亦 即 是 說, 他 們 會 視 之 為 對 食 材 的 描 述 至 於 反 對 人 提 出, 消 費 者 會 把 涉 訟 商 標 內 的 羊 圖 案 轉 化 為 文 字, 把 該 商 標 讀 作 一 品 小 肥 羊 ", 反 對 人 沒 有 就 該 意 見 提 交 任 何 證 據 支 持, 本 人 不 能 貿 然 接 受 這 個 說 法 此 外, 一 般 消 費 者 不 會 費 神 把 商 標 內 的 圖 案 讀 成 字, 如 某 些 消 費 者 喜 歡 這 樣 做 的 話, 他 們 也 很 可 能 會 察 覺 到 火 鍋 鼎 圖 案 所 代 表 的 周 " 字, 因 而 把 涉 訟 商 標 讀 作 周 一 品 小 肥 羊 " 這 樣 的 話, 消 費 者 更 加 不 會 認 為 兩 個 商 標 讀 音 相 似 基 於 上 述 理 由, 涉 訟 商 標 和 商 標 編 號 在 聽 覺 上 並 不 相 似 36. 在 概 念 方 面, 涉 訟 商 標 給 予 消 費 者 的 印 象 與 火 鍋 店 業 務 有 關, 而 商 標 編 號 則 與 食 材 有 關, 因 此 有 相 近 的 地 方 不 過, 食 客 光 顧 食 肆 時, 一 般 會 倚 靠 所 看 到 的 標 誌 來 分 辨 服 務 提 供 者 把 兩 個 商 標 各 方 面 的 印 象 一 併 考 慮 時, 一 般 小 心 謹 慎 的 消 費 者 都 會 因 兩 者 之 間 的 差 異 ( 特 別

12 是 視 覺 上 的 分 別 ) 而 不 會 視 之 為 相 類 似 的 商 標 產 生 混 淆 的 可 能 性 37. 上 文 第 21 段 說 明 判 斷 產 生 混 淆 的 可 能 性 時 須 注 意 的 原 則, 包 括 必 須 從 整 體 判 斷, 並 考 慮 所 有 相 關 因 素 在 判 斷 時, 必 須 以 有 關 貨 品 或 服 務 的 一 般 消 費 者 的 眼 光 判 斷, 而 這 些 消 費 者 應 視 為 在 合 理 程 度 上 掌 握 充 分 資 料 善 於 觀 察 和 謹 慎 此 外, 商 標 之 間 較 低 的 相 類 似 程 度 可 被 貨 品 之 間 較 高 的 相 類 似 程 度 抵 銷, 反 之 亦 然 如 在 先 商 標 因 其 本 身 或 因 其 付 諸 使 用 而 具 高 度 顯 著 性, 與 其 相 同 或 相 類 似 的 商 標 令 公 眾 產 生 混 淆 的 機 會 便 愈 大 38. 三 個 反 對 人 在 先 商 標 內 的 文 字 都 帶 描 述 性, 商 標 編 號 2004B04921 和 內 的 小 綿 羊 頭 圖 案 亦 然, 而 商 標 編 號 2004B04921 和 的 圓 點 也 並 非 特 別 顯 著, 因 此 三 個 商 標 本 身 不 具 高 度 顯 著 性 至 於 這 些 商 標 有 否 因 其 付 諸 使 用 而 具 高 度 顯 著 性, 則 須 在 檢 視 反 對 人 這 方 面 的 證 據 後 才 能 定 斷 39. 據 郭 氏 陳 詞 所 述, 反 對 人 在 香 港 開 設 了 四 間 分 店, 分 別 於 2004 年 6 月 2004 年 11 月 2004 年 12 月 和 2005 年 9 月 啟 業 根 據 郭 氏 陳 詞 附 件 郭 麗 麗 -7" 內 香 港 各 分 店 的 資 產 負 債 表, 在 提 交 涉 訟 商 標 註 冊 申 請 當 天, 已 開 幕 的 只 有 兩 間 分 店, 分 別 位 於 銅 鑼 灣 及 旺 角, 而 旺 角 分 店 只 經 營 了 十 天 當 時, 反 對 人 在 香 港 營 業 大 約 只 有 半 年 時 間, 如 以 那 些 資 產 負 債 表 記 錄 的 每 日 平 均 收 入 計 算, 反 對 人 這 兩 間 分 店 由 開 店 起 至 提 交 涉 訟 商 標 註 冊 申 請 當 日 止 的 總 收 入 接 近 港 幣 1,800 萬 元 15 從 郭 氏 陳 詞 附 件 郭 麗 麗 -4" 內 的 照 片 及 郭 麗 麗 -6" 內 的 宣 傳 廣 告 可 見, 反 對 人 在 香 港 使 用 的 商 標 只 有 商 標 編 號 和 , 商 標 編 號 2004B04921 則 沒 有 使 用 40. 鑑 於 反 對 人 證 據 所 顯 示 的 情 況, 儘 管 反 對 人 在 先 商 標 可 能 因 其 付 諸 使 用 而 具 高 度 顯 著 性, 但 這 可 能 性 不 包 括 商 標 編 號 2004B04921 至 於 商 標 編 號 和 , 雖 然 兩 者 曾 於 香 港 付 諸 使 用, 但 因 其 本 身 各 部 分 帶 描 述 性, 如 要 令 商 標 經 使 用 後 取 得 高 度 顯 著 性, 必 須 經 過 較 長 時 間 及 更 大 量 或 更 大 規 模 的 使 用 反 對 人 沒 有 提 供 該 兩 間 在 涉 訟 商 標 註 冊 申 請 提 交 當 日 前 已 啟 業 的 分 店 的 市 場 佔 有 率 單 憑 只 經 營 了 大 約 半 年 而 大 部 分 時 間 局 限 於 銅 鑼 灣 的 營 業 額, 本 人 不 能 貿 然 評 定 商 標 編 號 和 已 因 其 付 諸 使 用 而 具 高 度 顯 著 性 15 按 郭 氏 陳 詞 附 件 郭 麗 麗 -7" 內 的 统 計 表 所 載 反 對 人 銅 鑼 灣 店 及 旺 角 店 於 2004 年 的 每 日 平 均 收 入 額 計 算

13 41. 由 於 三 個 反 對 人 在 先 商 標 都 不 具 高 度 顯 著 性, 縱 使 涉 訟 商 標 申 請 的 服 務 與 這 些 在 先 商 標 註 冊 的 貨 品 及 服 務 相 同 或 相 類 似, 涉 訟 商 標 與 各 反 對 人 在 先 商 標 之 間 的 差 異, 已 足 以 抵 銷 相 同 或 相 類 似 之 處 經 考 慮 所 有 相 關 因 素 後, 本 人 認 為 涉 訟 商 標 與 各 反 對 人 在 先 商 標 同 時 使 用, 不 會 令 相 關 的 消 費 者 產 生 混 淆 42. 基 於 上 述 原 因, 條 例 第 12(3) 條 的 反 對 理 由 不 成 立 條 例 第 12(4) 條 43. 條 例 第 12(4) 條 訂 明 : 如 任 何 商 標 (a) 與 某 在 先 商 標 相 同 或 相 類 似 ; 及 (b) 擬 就 某 些 貨 品 或 服 務 ( 前 者 ") 而 註 冊, 該 在 先 商 標 則 是 為 某 些 貨 品 或 服 務 ( 後 者 ") 而 受 保 護, 而 前 者 與 後 者 並 不 相 同 亦 不 相 類 似, 而 該 在 先 商 標 有 權 根 據 巴 黎 公 約 獲 得 作 為 馳 名 商 標 的 保 護, 且 在 無 適 當 因 由 的 情 況 下 使 用 該 在 後 商 標, 會 對 該 在 先 商 標 的 顯 著 特 性 或 聲 譽 構 成 不 公 平 的 利 用 或 造 成 損 害, 則 該 在 後 商 標 不 得 註 冊 或 在 上 述 構 成 不 公 平 利 用 或 造 成 損 害 的 範 圍 內 不 得 註 冊 " 44. 如 要 倚 賴 條 例 第 12(4) 條 作 為 反 對 理 由, 反 對 人 須 證 明 : (i) 涉 訟 商 標 與 反 對 人 在 先 商 標 相 同 或 相 類 似 ; (ii) 反 對 人 在 先 商 標 有 權 根 據 巴 黎 公 約 獲 得 作 為 馳 名 商 標 的 保 護 ; 及 (iii) 在 無 適 當 因 由 的 情 況 下 使 用 涉 訟 商 標, 會 對 反 對 人 在 先 商 標 的 顯 著 特 性 或 聲 譽 構 成 不 公 平 的 利 用 或 造 成 損 害 商 標 的 相 類 似 之 處 45. 雖 然 涉 訟 商 標 與 相 關 的 在 先 商 標 相 同 或 相 類 似 這 要 求 同 樣 在 條 例 第 12(3) 及 12(4) 條 出 現, 但 條 例 第 12(4) 條 對 於 商 標 相 類 似 的 程 度 的 要 求 有 別 於 條 例 第 12(3) 條 條 例 第 12(4) 條 所 要 求 的 是, 涉 訟 商 標 與 相 關 的 在 先 商 標 必 須 在 一 定 程 度 上 相 類 似, 導 致 有 關 的 公 眾 界 別 以 為 兩 個 商 標 之 間 有 關 連 或 有 關 係, 即 使 他 們 可 能 不 會 對 有 關 的 商 品 或 服 務 來 源 產 生 混 淆 令 人 產 生 這 種 聯 想 的 可 能 性 是 否 存 在, 正 如 根 據 第 12(3) 條 判 斷 是 否 相 當 可 能 產 生 混 淆 的 情 況 一 樣, 必 須 考 慮 該 個 案 的 所 有 相 關 因 素, 並 從 整

14 體 判 斷 (Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd. [2004] F.S.R. 21) 46. 考 慮 到 涉 訟 商 標 與 商 標 編 號 在 視 覺 聽 覺 和 概 念 上 的 相 類 似 及 不 相 類 似 之 處, 並 考 慮 到 兩 個 商 標 各 自 產 生 的 整 體 印 象, 本 人 已 裁 定 涉 訟 商 標 與 商 標 編 號 的 相 類 似 程 度 非 常 低 ( 上 文 第 32 段 ) 本 人 認 為 有 關 的 公 眾 界 別 不 會 以 為 兩 個 商 標 之 間 有 關 連 或 有 關 係 商 標 編 號 的 情 況 也 相 若 ( 上 文 第 36 段 ), 兩 者 的 差 別 也 很 大, 相 關 的 公 眾 界 別 也 不 會 以 為 兩 者 之 間 有 關 連 或 有 關 係 47. 至 於 商 標 編 號 2004B04921 與 涉 訟 商 標 的 比 較, 本 人 必 須 指 出, 16 Torremar Trade Mark 一 案 涉 及 聯 合 王 國 1994 年 商 標 法 第 5(2) 條 的 施 行, 因 此 不 能 肯 定 該 案 的 原 則 是 否 同 樣 適 用 於 該 商 標 法 第 5(3) 條 17 在 不 對 Torremar Trade Mark 一 案 是 否 適 用 於 條 例 第 12(4) 條 的 闡 釋 這 問 題 作 出 判 斷 的 前 提 下, 根 據 第 12(4) 條 把 涉 訟 商 標 與 商 標 編 號 2004B04921 比 較 時, 本 人 會 把 被 卸 棄 的 部 分 一 併 考 慮 48. 雖 然 商 標 編 號 2004B04921 內 小 肥 羊 " 這 些 中 文 字 和 LITTLE SHEEP" 這 些 英 文 字 對 整 個 商 標 的 外 觀 讀 音 和 概 念 都 有 影 響, 但 不 致 使 商 標 編 號 2004B04921 與 涉 訟 商 標 變 成 相 類 似 這 些 字 的 大 小 和 位 置 的 重 要 性 比 不 上 商 標 中 的 小 綿 羊 頭 圖 案, 商 標 上 下 分 布 的 格 局 亦 與 涉 訟 商 標 由 左 至 右 排 列 的 感 覺 截 然 不 同 縱 使 小 肥 羊 " 這 些 中 文 字 的 字 體 特 別, 而 且 亦 與 涉 訟 商 標 內 小 肥 " 的 字 體 相 同, 但 整 體 而 言, 兩 個 商 標 不 相 類 似, 相 關 的 公 眾 界 別 不 會 以 為 兩 者 之 間 有 關 連 或 有 關 係 馳 名 商 標 49. 元 女 士 表 示, 反 對 人 的 小 肥 羊 +LITTLE SHEEP+ 圖 形 " 商 標 ( 內 地 馳 名 商 標 ") 已 於 2004 年 11 月 12 日 獲 中 國 工 商 行 政 管 理 總 局 商 標 局 確 定 為 馳 名 商 標 " 元 女 士 更 指 出, 反 對 人 除 在 香 港 各 區 開 設 分 店 此 條 內 容 與 條 例 第 12(3) 條 相 近, 英 文 原 文 如 下 : A trade mark shall not be registered if because (a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or (b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical or similar to those for which the earlier trade mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark. 此 條 內 容 與 條 例 第 12(4) 條 相 近, 英 文 原 文 如 下 : A trade mark which is identical or similar to an earlier trade mark shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a Community trade mark or international trade mark (EC), in the European Community) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark

15 外, 還 通 過 各 種 媒 體 宣 傳 其 業 務 因 此, 元 女 士 認 為 反 對 人 在 先 商 標 為 香 港 相 關 公 眾 所 熟 知, 符 合 條 例 第 4 條 內 有 關 馳 名 商 標 的 涵 義 50. 在 郭 氏 陳 詞 附 件 郭 麗 麗 -3" 的 相 關 文 件 內, 沒 有 夾 附 內 地 馳 名 商 標 的 圖 樣, 因 此 本 人 無 法 知 道 內 地 馳 名 商 標 是 否 商 標 編 號 2004B0492( 反 對 人 在 先 商 標 中 唯 一 含 LITTLE SHEEP" 英 文 字 的 商 標 ) 問 題 的 關 鍵 在 於 反 對 人 在 先 商 標 是 否 馳 名 於 香 港, 而 並 非 是 否 馳 名 於 內 地 在 決 定 各 反 對 人 在 先 商 標 是 否 馳 名 於 香 港 時, 本 人 須 顧 及 任 何 可 從 中 推 斷 該 商 標 馳 名 於 香 港 的 因 素 ( 條 例 附 表 二 第 1(1) 條 ) 本 人 須 考 慮 任 何 為 此 呈 交 的 資 料, 包 括 但 不 限 於 以 下 方 面 的 資 料 : 有 關 的 公 眾 界 別 對 該 商 標 的 認 識 或 承 認 程 度 ; 使 用 該 商 標 歷 時 多 久 使 用 的 範 圍 及 地 域 範 圍 ; 推 廣 該 商 標 歷 時 多 久, 推 廣 的 範 圍 及 地 域 範 圍 ; 該 商 標 註 冊 或 註 冊 申 請 歷 時 多 久 及 註 冊 的 地 域 範 圍 ( 僅 限 於 該 段 時 間 及 地 域 範 圍 反 映 出 該 商 標 的 使 用 或 為 人 承 認 的 程 度 的 範 圍 內 )( 條 例 附 表 二 第 1(2) 條 ) 51. 本 人 已 在 上 文 第 39 段 分 析 反 對 人 在 先 商 標 被 使 用 的 程 度, 並 述 明 在 提 交 的 證 據 中, 沒 有 使 用 商 標 編 號 2004B04921 的 例 子, 因 此 沒 有 證 據 顯 示 商 標 編 號 2004B04921 馳 名 於 香 港 至 於 商 標 編 號 和 , 證 據 顯 示, 兩 個 商 標 的 使 用 時 間 很 短, 而 涉 及 的 地 域 範 圍 亦 非 常 細 小 雖 然 反 對 人 的 營 業 額 不 俗, 但 如 顧 及 所 有 須 考 慮 的 因 素 後, 本 人 認 為 反 對 人 未 能 證 實 商 標 編 號 和 馳 名 於 香 港 不 公 平 的 利 用 或 造 成 損 害 52. 條 例 第 12(4) 條 沒 有 授 予 在 先 馳 名 商 標 的 擁 有 人 權 力, 去 阻 止 與 在 先 馳 名 商 標 相 同 或 相 類 似 的 任 何 商 標 註 冊 該 條 的 用 意 並 非 讓 在 先 馳 名 商 標 的 擁 有 人 可 理 所 當 然 地 反 對 別 人 註 冊 或 使 用 可 能 令 人 想 起 其 商 標 的 標 記 (Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd [2000] F.S.R 767) 對 顯 著 特 性 或 聲 譽 構 成 不 公 平 的 利 用 或 造 成 損 害 這 一 點, 必 須 以 真 實 而 非 理 論 性 的 證 據 證 明, 而 且 不 能 僅 靠 在 先 商 標 有 相 當 程 度 的 聲 譽 這 事 實 作 出 推 斷 (Creditmaster Trade Mark [2005] R.P.C. 21) 53. 在 反 對 人 提 交 的 證 供 或 元 女 士 所 作 的 陳 述 中, 完 全 沒 有 提 到 涉 訟 商 標 的 使 用, 如 何 會 對 反 對 人 在 先 商 標 的 顯 著 特 性 或 聲 譽 構 成 不 公 平 的 利 用 或 造 成 損 害 如 上 文 所 述, 這 一 點 必 須 以 真 實 而 非 理 論 性 的 證 據 證 明, 但 反 對 人 的 證 供 缺 乏 這 方 面 的 證 據 ; 反 對 人 亦 因 這 項 無 法 填 補 的 遺 漏, 未 能 確 立 這 項 要 素 54. 鑑 於 上 文 第 45 至 53 段 所 述 的 原 因, 反 對 人 不 能 證 明 上 文 第 44 段

16 所 述 構 成 條 例 第 12(4) 條 這 反 對 理 由 每 項 要 素 的 存 在, 因 此 其 提 出 的 反 對 不 能 因 這 條 文 而 成 立 條 例 第 11(5)(b) 條 55. 條 例 第 11(5)(b) 條 訂 明 : (5) 如 (b) 任 何 商 標 的 註 冊 申 請 是 不 真 誠 地 提 出 的, 則 該 商 標 不 得 註 冊 或 在 其 註 冊 申 請 是 不 真 誠 地 提 出 ( 視 屬 何 情 況 而 定 ) 的 範 圍 內 不 得 註 冊 " 56. 條 例 並 無 界 定 不 真 誠 " 一 詞 的 涵 義, 但 可 參 考 英 國 的 案 例 在 Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd [1999] R.P.C. 367 一 案 中,`Lindsay J. 在 第 379 頁 就 英 國 1994 年 商 標 法 第 3(6) 條 ( 相 等 於 條 例 第 11(5)(b) 條 ) 表 示 : 我 不 會 試 圖 界 定 不 真 誠 一 詞 在 這 文 意 中 的 涵 義 該 詞 的 涵 義 顯 然 包 括 不 忠 實 行 為, 而 且 正 如 我 所 認 為, 也 包 括 一 些 不 符 合 有 關 行 業 中 合 理 和 具 備 經 驗 的 人 士 所 遵 守 的 可 接 受 商 業 行 為 標 準 的 行 為 國 會 很 明 智, 沒 有 試 圖 詳 細 解 釋 在 這 文 意 中 什 麼 是 真 誠 或 什 麼 是 不 真 誠 : 某 行 為 不 符 合 上 述 標 準 要 到 什 麼 程 度 才 構 成 不 真 誠, 最 適 宜 的 做 法 不 是 憑 法 庭 所 作 的 一 些 釋 義 去 判 定 ( 這 會 導 致 法 庭 其 後 不 根 據 法 令 而 根 據 有 關 釋 義 作 出 解 釋 的 危 險 ), 而 是 按 法 令 的 字 眼 並 考 慮 所 有 具 關 鍵 性 的 相 關 情 況 後 判 定 " 不 真 誠 是 一 項 嚴 重 的 指 控, 必 須 提 交 證 據 證 明 根 據 英 國 的 案 例 ROYAL ENFIELD Trade Marks [2002] RPC 24: 除 非 能 全 面 和 合 理 地 作 出 申 辯, 否 則 不 應 提 出 這 樣 的 指 控 此 外, 除 非 該 指 控 被 明 確 地 證 明, 否 則 不 應 被 裁 定 為 成 立, 而 甚 少 情 況 可 以 透 過 推 論 的 過 程 明 確 地 證 明 這 樣 的 指 控 " 反 對 人 的 小 肥 羊 +LITTLE SHEEP+ 圖 形 " 商 標 獲 內 地 當 局 確 定 18 英 文 原 文 I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances. 19 英 文 原 文 : It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference

17 為 馳 名 商 標 一 事, 是 元 女 士 倚 賴 的 重 點 元 女 士 認 為, 鑑 於 反 對 人 商 標 的 馳 名 情 況, 申 請 人 作 為 在 中 國 內 地 從 事 相 同 行 業 的 經 營 者, 應 對 反 對 人 商 標 的 馳 名 情 況 非 常 了 解 不 過, 如 上 文 第 50 段 所 述, 郭 氏 陳 詞 附 件 郭 麗 麗 -3" 的 相 關 文 件 沒 有 夾 附 內 地 馳 名 商 標 的 圖 樣, 本 人 無 法 知 道 內 地 馳 名 商 標 是 否 反 對 人 在 先 商 標 中 的 商 標 編 號 2004B0492, 本 人 更 不 能 單 憑 猜 測, 決 定 內 地 馳 名 商 標 內 的 小 肥 羊 " 字 體 與 涉 訟 商 標 所 使 用 的 相 同 因 此, 元 女 士 就 內 地 馳 名 商 標 所 作 的 陳 述 不 能 對 此 案 發 揮 作 用 59. 此 外, 反 對 人 在 反 對 通 知 中 指 出, 申 請 人 採 用 反 對 人 商 標 的 主 要 辨 識 特 徵, 是 希 望 利 用 反 對 人 商 標 的 聲 譽 於 涉 訟 商 標, 應 視 為 非 法 及 惡 意 的 行 為 ; 申 請 人 沒 有 理 由 聲 稱 他 是 涉 訟 商 標 的 真 誠 所 有 人, 或 以 誠 實 的 意 圖 將 涉 訟 商 標 用 於 所 指 定 的 服 務 元 女 士 強 調, 在 申 請 人 提 供 的 資 料 中, 可 以 看 到 在 實 際 使 用 時, 申 請 人 在 涉 訟 商 標 內 還 加 上 一 個 羊 " 字 在 一 品 小 肥 " 四 字 之 後, 而 小 肥 羊 " 三 個 字 與 反 對 人 在 先 商 標 中 的 商 標 編 號 2004B0492 內 的 小 肥 羊 " 字 體 完 全 相 同 元 女 士 指 出, 一 般 相 同 行 業 的 商 戶 處 理 自 己 的 品 牌 時, 往 往 會 考 慮 到 自 己 的 品 牌 怎 樣 可 以 給 消 費 者 更 獨 特 的 印 象, 務 求 與 其 他 同 行 業 的 品 牌 更 易 於 區 別 元 女 士 認 為, 申 請 人 提 出 涉 訟 商 標 的 申 請, 顯 示 欲 搭 順 風 車 的 意 圖 60. 聆 訊 期 間, 本 人 詢 問 元 女 士 對 申 請 人 較 反 對 人 更 先 使 用 小 肥 羊 " 這 商 號 有 何 意 見 元 女 士 不 否 認 申 請 人 是 先 用 的 一 方, 但 元 女 士 認 為 反 對 人 的 發 展 速 度 較 快, 而 申 請 人 直 接 使 用 其 競 爭 對 手 商 標 中 以 特 別 字 體 展 示 的 小 肥 " 二 字 並 不 是 偶 發 性 的, 而 是 蓄 意 及 惡 意 利 用 及 侵 佔 反 對 人 商 標 的 商 譽 從 元 女 士 的 回 應 可 見, 反 對 人 針 對 的 是 申 請 人 使 用 同 一 特 別 字 體 展 示 小 肥 " 二 字 這 事 實, 而 反 對 人 認 為 申 請 人 有 故 意 抄 襲 之 嫌 61. 首 先, 本 人 已 在 上 文 處 理 有 關 條 例 第 12(3) 條 及 第 12(4) 條 的 反 對 理 由 時 清 楚 指 出, 涉 訟 商 標 與 三 個 反 對 人 在 先 商 標 並 不 相 似 因 此, 儘 管 申 請 人 使 用 同 一 字 體 的 小 肥 " 二 字 為 涉 訟 商 標 的 一 部 分, 也 不 會 導 致 公 眾 受 騙 此 外, 反 對 人 本 身 不 擁 有 小 肥 羊 " 一 詞 的 專 用 權, 所 有 反 對 人 在 先 商 標 都 是 字 體 加 圖 案 的 組 合, 而 且 三 個 反 對 人 在 先 商 標 中 只 有 商 標 編 號 2004B04921 中 的 字 體 與 涉 訟 商 標 所 使 用 的 相 同, 而 商 標 編 號 2004B04921 更 卸 棄 了 中 文 字 小 肥 羊 " 的 專 用 權 62. 元 女 士 的 論 點 只 建 基 於 兩 個 商 標 同 樣 使 用 特 別 字 體 展 示 小 肥 " 二 字 這 事 實 上, 而 指 申 請 人 故 意 抄 襲 之 說, 卻 沒 有 任 何 證 據 支 持, 只 可 憑 猜 測 推 斷 不 過, 在 反 對 人 的 案 情 中, 連 任 何 可 作 出 相 關 推 斷 的 基 礎 也 找 不 到 要 作 出 相 關 的 推 斷, 反 對 人 最 低 限 度 須 證 明 以 特 別 字 體 展 示 的 小 肥 羊 " 一 詞 由 其 創 作 或 由 他 人 代 為 創 作, 而 申 請 人 也 並 非 較 先 使 用 該 名

18 詞 反 對 人 沒 有 解 釋 反 對 人 在 先 商 標 的 由 來, 也 沒 有 交 代 這 些 商 標 是 否 聘 請 設 計 公 司 設 計 或 由 反 對 人 內 部 創 作 反 對 人 亦 沒 有 提 及 使 用 以 特 別 字 體 展 示 的 小 肥 羊 " 一 詞 始 於 何 時, 有 證 據 支 持 的 最 早 日 期 是 商 標 編 號 2004B04921 的 註 冊 申 請 日 期, 即 2002 年 7 月 4 日 本 人 無 從 知 道 在 使 用 以 特 別 字 體 展 示 的 小 肥 " 二 字 方 面, 反 對 人 為 何 認 為 自 己 較 申 請 人 有 更 優 先 的 權 利 63. 反 之, 申 請 人 的 證 供 卻 載 有 申 請 人 較 反 對 人 更 先 使 用 小 肥 羊 " 一 詞 的 資 料, 例 如 上 文 第 8 段 提 及 的 營 業 執 照 副 本, 其 簽 發 日 期 為 1996 年 此 外, 上 文 第 9 段 提 及 的 著 作 權 登 記 證 書 副 本, 亦 清 楚 顯 示 申 請 人 早 於 2000 年 1 月 1 日 在 蘭 州 首 次 發 表 有 關 作 品, 而 該 作 品 的 字 體 正 是 商 標 編 號 2004B04921 已 卸 棄 專 用 權 的 小 肥 羊 " 中 文 字 所 使 用 的 字 體 這 些 證 據 是 申 請 人 根 據 中 國 內 地 法 律 以 宣 誓 形 式 提 交 的 ; 反 對 人 如 欲 推 翻 這 些 證 據, 必 須 提 交 可 證 明 這 些 證 據 不 可 信 的 證 據, 例 如 某 人 為 反 對 人 作 出 的 誓 章 或 法 定 聲 明, 或 證 人 被 盤 問 時 所 作 的 口 供 由 於 反 對 人 沒 有 提 供 這 方 面 的 證 據, 本 人 沒 有 理 由 不 信 納 申 請 人 較 先 創 作 及 較 先 使 用 以 特 別 字 體 展 示 的 小 肥 " 二 字 的 證 供 64. 綜 合 雙 方 證 據 顯 示 的 情 況, 申 請 人 是 較 先 使 用 小 肥 羊 " 一 詞 於 其 商 標 的 一 方, 亦 是 較 先 使 用 涉 訟 商 標 內 以 特 別 字 體 展 示 的 小 肥 " 二 字 反 之, 反 對 人 未 能 證 實 涉 訟 商 標 並 非 申 請 人 原 創, 或 申 請 人 抄 襲 了 商 標 編 號 2004B04921 內 以 同 樣 字 體 展 示 的 小 肥 " 二 字 業 務 發 展 速 度 較 快 不 是 阻 撓 競 爭 者 使 用 其 自 行 創 作 商 標 的 合 法 原 因, 而 申 請 人 為 保 障 本 身 於 涉 訟 商 標 的 權 益, 在 香 港 提 交 涉 訟 商 標 的 註 冊 申 請 實 合 情 合 理 因 此, 涉 訟 商 標 的 註 冊 申 請 不 屬 不 真 誠, 根 據 條 例 第 11(5)(b) 條 提 出 的 反 對 亦 不 成 立 總 結 及 訟 費 65. 由 於 反 對 不 成 立, 本 人 判 給 申 請 人 訟 費 任 何 一 方 可 在 本 決 定 作 出 日 期 起 計 一 個 月 內, 就 訟 費 數 額 或 作 特 別 處 理 的 要 求 提 出 申 述 如 無 人 提 出 申 述, 除 非 與 訟 雙 方 另 行 達 成 協 議, 否 則 訟 費 會 依 照 高 等 法 院 規 則 ( 第 4A 章 ) 第 62 號 命 令 附 表 1 第 I 部 所 載 適 用 於 商 標 事 宜 的 一 般 費 用 計 算 商 標 註 冊 處 處 長 ( 周 敏 慧 代 行 ) 二 零 一 一 年 六 月 二 十 七 日