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1 中国知识产权典型案例 清华论坛 2016 专利法专场 研讨案例 最高人民法院中国应用法学研究所清华大学法学院知识产权法研究中心清华大学微软创新与知识产权联合研究中心 1

2 目录 1. [ 网络服务商专利侵权 ]... 3 威海嘉易烤生活家电有限公司诉浙江天猫网络有限公司 [ 专利权人恶意警告或诉讼 ]... 9 石家庄双环汽车股份有限公司 v. 本田技研工业株式会社 [ 功能性限定特征的界定 ] 诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司 白而强诉福建伊时代信息科技股份有限公司等 [ 软件类发明的充分公开 ] 苹果电脑贸易 ( 上海 ) 有限公司诉专利复审委员会 [ 集成电路的充分公开 ] 昂宝电子 ( 上海 ) 有限公司诉南京智浦芯联电子科技有限公司 [ 外观设计简要说明的作用 ] 厦门全圣实业有限公司诉王新丹等 [ 外观设计特征的举证责任分配 ] 高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司

3 中国知识产权典型案例 清华论坛 2016 专利法专场 [ 网络服务商专利侵权 ] 威海嘉易烤生活家电有限公司诉浙江天猫网络有限公司 浙江省高级人民法院 (2015) 浙知终字第 186 号 上诉人 ( 原审被告 ) 浙江天猫网络有限公司, 住所地浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号 3 号楼三楼 法定代表人陆兆禧, 董事长 委托代理人滕卫兴, 浙江泽厚 ( 绍兴 ) 律师事务所律师 委托代理人 ( 特别授权代理 ) 周多, 男,1982 年 12 月 7 日出生, 汉族, 住北京市西城区头发胡同 3 号, 系浙江天猫网络有限公司员工 被上诉人 ( 原审原告 ) 威海嘉易烤生活家电有限公司, 住所地山东省威海市高技术产业开发区沈阳中路 39-5 号 法定代表人李琎熙, 董事长 委托代理人 ( 特别授权代理 ) 徐浩, 北京商专律师事务所律师 原审被告永康市金仕德工贸有限公司, 住所地浙江省永康市城西新区李一村 309 号 法定代表人李严挺, 总经理 上诉人浙江天猫网络有限公司 ( 以下简称天猫公司 ) 因侵害发明专利权纠纷一案, 不服浙江省金华市中级人民法院 (2015) 浙金知民初字第 148 号民事判决, 向本院提起上诉 原审被告永康市金仕德工贸有限公司 ( 以下简称金仕德公司 ) 虽在上诉期内向本院提起上诉, 但既未在指定期限内交纳诉讼费亦未提交司法救助申请, 依照 中华人民共和国民事诉讼法 诉讼费用交纳办法 的规定, 按其自动撤回上诉处理 本院于 2015 年 9 月 24 日受理本案后, 依法组成合议庭, 并于同年 10 月 30 日公开开庭进行了审理 上诉人天猫公司的委托代理人滕卫兴 周多, 被上诉人威海嘉易烤生活家电有限公司 ( 以下简称嘉易烤公司 ) 的委托代理人徐浩, 原审被告金仕德公司的法定代表人李严挺到庭参加诉讼 本案现已审理终结 原判认定 :2009 年 1 月 16 日, 嘉易烤公司及其法定代表人李琎熙共同向国家知识产权局申请了名称为 红外线加热烹调装置 的发明专利, 并于 2014 年 11 月 5 日获得授权, 专利号为 ZL 该发明专利的权利要求书记载 : 1. 一种红外线加热烹调装 3

4 置, 其特征在于, 该红外线加热烹调装置包括 : 托架, 在其上部中央设有轴孔, 且在其一侧设有控制电源的开关 ; 受红外线照射就会被加热的旋转盘, 作为在其上面可以盛食物的圆盘形容器, 在其下部中央设有可拆装地插入到上述轴孔中的突起 ; 支架, 在上述托架的一侧纵向设置 ; 红外线照射部, 其设在上述支架的上端, 被施加电源就会朝上述旋转盘照射红外线 ; 上述托架上还设有能够从内侧拉出的接油盘 ; 在上述旋转盘的突起上设有轴向的排油孔 2015 年 1 月 26 日, 涉案发明专利的专利权人变更为嘉易烤公司 涉案专利年费缴纳至 2016 年 1 月 15 日 2015 年 1 月 29 日, 嘉易烤公司的委托代理机构北京商专律师事务所向北京市海诚公证处申请证据保全公证, 其委托代理人王永先 时寅在公证处的监督下, 操作计算机登入天猫网 ( 网址为 在一家名为 益心康旗舰店 的网上店铺购买了售价为 388 元的 3D 烧烤炉, 并拷贝了该网店经营者的营业执照信息 同年 2 月 4 日, 时寅在公证处的监督下接收了寄件人名称为 益心康旗舰店 的快递包裹一个, 内有韩文包装的 3D 烧烤炉及赠品 手写收据联和中文使用说明书 保修卡 公证员对整个证据保全过程进行了公证并制作了 (2015) 京海诚内民证字第 号公证书 2015 年 2 月 10 日, 嘉易烤公司委托案外人张一军向淘宝网知识产权保护平台上传了包含专利侵权分析报告和技术特征比对表在内的投诉材料, 但淘宝网最终没有审核通过 2015 年 5 月 5 日, 天猫公司向浙江省杭州市钱塘公证处申请证据保全公证, 由其代理人刁曼丽在公证处的监督下操作电脑, 在天猫网益心康旗舰店搜索 益心康 3D 烧烤炉韩式家用不粘电烤炉无烟烤肉机电烤盘铁板烧烤肉锅, 显示没有搜索到符合条件的商品 公证员对整个证据保全过程进行了公证并制作了 (2015) 浙杭钱证内字第 号公证书 2015 年 4 月 7 日, 嘉易烤公司以金仕德公司未经其许可, 在天猫商城等网络平台上宣传并销售侵犯其 ZL 号专利权的产品 构成专利侵权 ; 天猫公司在嘉易烤公司投诉金仕德公司侵权行为的情况下, 未采取有效措施, 应与金仕德公司共同承担侵权责任为由 向原审法院起诉, 请求判令 :1. 金仕德公司立即停止销售被诉侵权产品 ;2. 金仕德公司立即销毁库存的被诉侵权产品 ;3. 天猫公司撤销金仕德公司在天猫平台上所有的侵权产品链接 ;4. 两原审被告连带赔偿嘉易烤公司 50 万元 ;5. 本案诉讼费用由两原审被告承担 金仕德公司答辩称 : 其只是卖家, 并不是生产厂家,50 万元的赔偿数额太高 天猫公司答辩称 :1. 其作为交易平台, 并不是生产销售侵权产品的主要经营方或者销售方 ;2. 涉案产品是否侵权不能确定 ;3. 涉案产品是否使用在先也不能确定 ;4. 在不能证明其为侵权方的情况下, 由其连带赔偿 50 万元缺乏事实和法律依据, 且其公司业已删除了涉案产品的链接, 嘉易烤公司关于撤销金仕德公司在天猫平台上所有的侵权产品链接的诉讼请求亦不能成立 一审庭审中, 嘉易烤公司主张将涉案专利权利要求 1 作为本案要求保护的范围 经比对, 嘉易烤公司认为除了开关位置的不同, 被控侵权产品的技术特征完全落入了涉案专利权利要求 1 记载的保护范围, 而开关位置的变化是业内普通技术人员不需要创造性劳动就可解决的, 属于等同特征 两原审被告对比对结果不持意见 原审法院另查明, 嘉易烤公司为本案支出公证费 4000 元, 代理服务费 元 原审法院认为, 嘉易烤公司依法取得的专利号为 ZL 发明专利权在有效期限内, 法律状态稳定, 并已履行了缴纳专利年费的义务, 故该专利为有效专利, 依法应受国家法律的保护 本案的争议焦点在于 :1. 被控侵权产品是否落入本案发明专利权利要求 1 的保护范围 ;2. 金仕德公司销售被诉侵权产品关于合法来源的抗辩能否成立 ;3. 天猫公司是否应对金仕德公司的侵权行为承担连带责任 ;4. 两原审被告所应承担的民事 4

5 责任 关于争议焦点 1, 根据 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第七条第二款的规定, 被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的, 人民法院应当认定其落入专利权的保护范围 ; 被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比, 缺少权利要求记载的一个以上的技术特征, 或者有一个以上技术特征不相同也不等同的, 人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围 经庭审比对, 被诉侵权产品的开关设置在红外线照射部的一侧, 与涉案专利权利要求 1 载明的 该红外线加热烹调装置包括 : 托架, 在其上部中央设有轴孔, 且在其一侧设有控制电源的开关 的技术特征不相同 除此之外, 被诉侵权产品包含了涉案专利权利要求 1 中其他全部技术特征 故被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求的保护范围, 关键在于开关位置的变化是否属于等同技术特征 从涉案专利的权利要求看, 该技术特征限定的是实施该发明专利必须要有开关, 否则将无法控制电源的开启或关闭, 导致无法给红外线照射部持续施加电源, 或者无法断开施加给红外线照射部的电源的后果 涉案专利将开关设置在托架的一侧, 本领域的普通技术人员在阅读权利要求后, 很轻易就能联想到将开关设置在烹调装置的其他部位, 且开关位置的变化并不会产生新的技术效果, 其功能仍然是控制该烹调装置的电源 综上, 被控侵权产品的开关与涉案发明专利的开关, 属于以基本相同的手段, 实现基本相同的功能, 达到基本相同的效果, 并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征, 两者构成等同 因此, 该院认为被诉侵权产品已落入涉案专利权利要求 1 的保护范围 关于争议焦点 2, 被控侵权产品的外包装为韩文字体印刷, 无法识别生产厂商, 其内附的中文说明书 保修卡也没有该产品的生产商信息 金仕德公司提供收货单可识别收货单位为 青青, 左上角有 程征宇 的签字, 但品名及经手人无法识别 单据上记载的信息与本案没有直接关联, 也缺乏对交付货物的描述, 无法确定交货单经手的货物与涉案产品为同一物品, 金仕德公司也没有提供其他证据佐证, 故该院对金仕德公司关于合法来源的抗辩不予支持 关于争议焦点 3, 嘉易烤公司的提交的投诉材料符合天猫公司的格式要求, 在其上传的附件中也以图文并茂的形式对技术要点进行比对, 但天猫公司仅对该投诉材料作出审核不通过的处理 天猫公司提供的 (2015) 浙杭钱证内字第 号公证书仅能证明涉案产品在 2015 年 5 月 5 日已经下架, 无法得知具体下架时间, 天猫公司声称于 2015 年 4 月 29 日对涉案产品进行下架及删除链接的处理, 是在嘉易烤公司向原审法院起诉之后, 显然其行为并未尽到合理的审查义务, 也未采取必要的措施防止损害扩大, 根据 中华人民共和国侵权责任法 第三十六条第二款的规定, 应当对损害扩大的部分与金仕德公司承担连带责任 关于争议焦点 4, 原审法院认为, 因被诉侵权产品已落入涉案专利的保护范围, 金仕德公司应当承担停止侵权 赔偿损失的民事责任, 故嘉易烤公司要求金仕德公司停止销售被控侵权产品请求, 应予以支持 嘉易烤公司要求金仕德公司销毁库存的侵权产品的请求, 因其没有提供直接的证据证明, 该院不予支持 嘉易烤公司要求天猫公司撤销金仕德公司在天猫平台上的产品链接, 由于侵权产品链接已不存在, 该请求已无事实依据, 该院不予支持 关于具体的赔偿数额, 由于嘉易烤公司没有提供证据证明其因侵权所受到的具体损失或金仕德公司因侵权所获得的具体利益, 该院综合考虑金仕德公司侵权的范围 时间 性质以及原告专利权的类别 维权的合理费用等因素, 酌情确定赔偿数额为 元 关于天猫公司所应承担责任的份额, 由于嘉易烤公司没有提交其因天猫公司未采取必要的措施而扩大的损失的数额, 该院综合考虑侵权持续的时间及天猫公司 5

6 应当知道侵权事实的时间, 确定天猫公司对金仕德公司赔偿数额的 元承担连带赔偿责任 综上, 依照 中华人民共和国民法通则 第一百一十八条, 中华人民共和国专利法 第十一条第一款 第五十九条第一款 第六十五条, 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 第二条之规定, 原审法院于 2015 年 8 月 12 日判决 : 一 金仕德公司立即停止销售侵犯专利号为 ZL 的发明专利权的产品的行为 ; 二 金仕德公司于判决生效之日起十日内赔偿嘉易烤公司经济损失 元 ( 含嘉易烤公司为制止侵权而支出的合理费用 ); 三 天猫公司对上述第二项中金仕德公司赔偿金额的 元承担连带赔偿责任 ; 四 驳回嘉易烤公司的其他诉讼请求 如未按判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当依照 中华人民共和国民事诉讼法 第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息 案件受理费 8800 元, 由嘉易烤公司承担 3080 元, 金仕德公司 天猫公司共同承担 5720 元 宣判后, 天猫公司不服, 向本院提起上诉称 : 一 原审判决就嘉易烤公司的投诉行为所作的以下事实认定不清 :1. 由于嘉易烤公司在投诉中并未提供 购买订单编号 及 交易双方会员名, 天猫公司根本无法确认投诉方在对比表中用于比对侵权的对象实际为从涉案店铺购买的商品, 而天猫公司从被投诉链接的商品信息中也无法看到涉案商品的内部构造, 因此无法认定涉案商品存在专利侵权行为 2. 嘉易烤公司为证明涉案商品链接地址中的商品侵犯了其专利权而进行了公证购买, 其在能够提供包括交易日期 交易双方会员名 订单编号等购买行为的信息的情况下却故意不提供 3. 天猫公司为了确保投诉方的合法权益, 特地在 审核不通过原因 中要求投诉方进一步提供 购买订单编号 及 双方会员名, 但是投诉方却一直未予提供 4. 嘉易烤公司在向天猫公司投诉后不久就直接向原审法院提起诉讼 天猫公司根据嘉易烤公司提交的公证书, 在确认涉案商品的卖家和订单编号后, 对涉案商品链接及时进行了删除处理, 尽到了合理的注意义务 二 原审判决适用 中华人民共和国侵权责任法 第三十六条第二款的规定判决天猫公司应当对损害扩大的部分与金仕德公司承担连带责任属于法律错误 :1. 嘉易烤公司提交的投诉材料明显不符合天猫公司的格式要求, 也未能合理说明进行技术比对的商品来源于涉案店铺购买的商品 2. 天猫公司在收到原审诉讼材料后及时采取了必要措施防止损害扩大, 尽到了事后合理的注意义务 3. 知道 作为网络服务提供者承担侵权责任的主观要件, 而 知道 的前提往往是知识产权权利人的 有效通知, 权利人除了要提供身份证明和权属证明之外, 还需要提供 侵权成立 的初步证据材料 三 天猫公司对卖家所售商品是否侵犯发明专利权判断能力有限 平台方接到权利人通知后, 不需要进行侵权与否的审查就直接删除商品, 显然没有平等保护平台卖家的合法权益 本案中, 被诉侵权产品是否侵权产品天猫公司难以确定, 天猫公司也是在诉讼过程中, 通过庭审和法庭组织的专业技术比对, 认为涉案商品确实存在侵权可能之后才对涉案商品采取了删除和屏蔽措施 天猫公司尽到了最大的审慎义务, 主观上没有任何过错 请求二审法院撤销原审判决第三项, 依法改判, 并判决嘉易烤公司承担本案诉讼费用 嘉易烤公司答辩称 : 一 购买者信息实际上对于侵权与否的认定并不必要, 从其投诉材料中可以清楚看到的产品就是金仕德公司在天猫网站上销售的侵权产品 天猫公司要求提供商品信息与天猫网站上销售的商品进行比对, 是对侵权行为的纵容与保护 二 嘉易烤公司的投诉是合理的有效投诉, 天猫公司未经妥善处理即草率拒绝, 故应对其实施的纵容行为承担相应侵权责任 三 即使天猫公司对商品的侵权判断存在困难, 其也应将投诉情况转达给实际的卖家 综上, 天猫公司的上诉存在错误和自相矛盾的地方 请求二审法院驳回上诉, 维持原判 金仕德公司认为 : 其公司既不知道也没有能力去判断涉案产品是否侵权 原判判赔金额过高, 请求改判 6

7 二审中, 各方当事人均没有新的证据向法庭提交, 二审查明的其他事实与原审判决认定的事实一致 根据天猫公司的上诉及嘉易烤公司的答辩意见, 本院认为本案的二审争议焦点是 : 天猫公司在本案中是否构成共同侵权, 原审法院判决天猫公司承担实体责任是否恰当 本院认为, 二审中, 各方当事人对于金仕德公司销售的被诉侵权产品落入嘉易烤公司涉案专利权利要求 1 的保护范围, 均不持异议, 原审判决认定金仕德公司涉案行为构成专利侵权正确 关于天猫公司在本案中是否构成共同侵权, 本院认为, 中华人民共和国侵权责任法 第三十六条第二款规定, 网络用户利用网络服务实施侵权行为的, 被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除 屏蔽 断开链接等必要措施 网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的, 对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任 上述规定系针对权利人发现网络用户利用网络服务提供者的服务实施侵权行为后 通知 网络服务提供者采取必要措施, 以防止侵权后果不当扩大的情形, 同时还明确界定了此种情形下网络服务提供者所应承担的义务范围及责任构成 本案中, 天猫公司涉案被诉侵权行为是否构成侵权应结合对天猫公司的主体性质 嘉易烤公司 通知 的有效性以及天猫公司在接到嘉易烤公司的通知后是否应当采取措施及所采取的措施的必要性和及时性等加以综合考量 首先, 天猫公司依法持有增值电信业务经营许可证, 系信息发布平台的服务提供商, 其在本案中为金仕德公司经营的 益心康旗舰店 销售涉案被诉侵权产品提供网络技术服务, 符合 中华人民共和国侵权责任法 第三十六条第二款所规定网络服务提供者的主体条件 其次, 天猫公司在本院二审庭审中确认嘉易烤公司已于 2015 年 2 月 10 日委托案外人张一军向淘宝网知识产权保护平台上传了包含被投诉商品链接及专利侵权分析报告 技术特征比对表在内的投诉材料, 且根据上述投诉材料可以确定被投诉主体及被投诉商品 本院认为, 中华人民共和国侵权责任法 第三十六条第二款所涉及的 通知 是认定网络服务提供者是否存在过错及应否就危害结果的不当扩大承担连带责任的条件 通知 是指被侵权人就他人利用网络服务商的服务实施侵权行为的事实向网络服务提供者所发出的要求其采取必要技术措施, 以防止侵权行为进一步扩大的法律行为 通知既可以是口头的, 也可以是书面的 通常, 通知内容应当包括权利人身份情况 权属凭证 证明侵权事实的初步证据以及指向明确的被诉侵权人网络地址等材料 符合上述条件的, 即应视为有效通知 嘉易烤公司涉案投诉通知符合侵权责任法规定的 通知 的基本要件, 属有效通知 第三, 经查, 天猫公司对嘉易烤公司投诉材料作出审核不通过的处理, 其在回复中表明审核不通过原因是 : 烦请在实用新型 发明的侵权分析对比表表二中详细填写被投诉商品落入贵方提供的专利权利要求的技术点, 建议采用图文结合的方式一一指出 ( 需注意, 对比的对象为卖家发布的商品信息上的图片 文字 ), 并提供购买订单编号或双方会员名 本院认为, 发明或实用新型专利侵权的判断往往并非仅依赖表面或书面材料就可以作出, 因此专利权人的投诉材料通常只需包括权利人身份 专利名称及专利号 被投诉商品及被投诉主体内容, 以便投诉接受方转达被投诉主体 在本案中, 嘉易烤公司的投诉材料已完全包含上述要素 至于侵权分析比对, 天猫公司一方面认为其对卖家所售商品是否侵犯发明专利判断能力有限, 另一方面却又要求投诉方 详细填写被投诉商品落入贵方提供的专利权利要求的技术点, 建议采用图文结合的方式一一指出, 本院认为, 考虑到互联网领域投诉数量巨大 投诉情况复杂的因素, 天猫公司的上述要求基于其自身利益考量虽也具有一定的合理性, 而且也有利于天猫公司对于被投诉行为的性质作出初步 7

8 判断并采取相应的措施 但就权利人而言, 天猫公司的前述要求并非权利人投诉通知有效的必要条件 况且, 嘉易烤公司在本案的投诉材料中提供了多达 5 页的以图文并茂的方式表现的技术特征对比表, 天猫公司仍以官僚格式化的回复将技术特征对比作为审核不通过的原因之一, 处置失当 至于天猫公司审核不通过并提出提供购买订单编号或双方会员名的要求, 本院认为, 本案中投诉方是否提供购买订单编号或双方会员名并不影响投诉行为的合法有效 而且, 天猫公司所确定的投诉规制并不对权利人维权产生法律约束力, 权利人只需在法律规定的框架内行使维权行为即可, 投诉方完全可以根据自己的利益考量决定是否接受天猫公司所确定的投诉规制 更何况投诉方可能无需购买商品而通过其他证据加以证明, 也可能可以根据他人的购买行为发现可能的侵权行为, 甚至投诉方既使存在直接购买行为, 但也可以基于某种经济利益或商业秘密的考量而拒绝提供 最后, 中华人民共和国侵权责任法 第三十六条第二款所规定的网络服务提供者接到通知后所应采取必要措施包括但并不限于删除 屏蔽 断开链接 必要措施 应根据所侵害权利的性质 侵权的具体情形和技术条件等来加以综合确定 本案中, 在确定嘉易烤公司的投诉行为合法有效之后, 需要判断天猫公司在接受投诉材料之后的处理是否审慎 合理 本院认为, 本案系侵害发明专利权纠纷 天猫公司作为电子商务网络服务平台的提供者, 基于其公司对于发明专利侵权判断的主观能力 侵权投诉胜诉概率以及利益平衡等因素的考量, 并不必然要求天猫公司在接受投诉后对被投诉商品立即采取删除和屏蔽措施, 对被诉商品采取的必要措施应当秉承审慎 合理原则, 以免损害被投诉人的合法权益 但是将有效的投诉通知材料转达被投诉人并通知被投诉人申辩当属天猫公司应当采取的必要措施之一 否则权利人投诉行为将失去任何意义, 权利人的维权行为也将难以实现 网络服务平台提供者应该保证有效投诉信息传递的顺畅, 而不应成为投诉信息的黑洞 被投诉人对于其或生产 或销售的商品是否侵权, 以及是否应主动自行停止被投诉行为, 自会作出相应的判断及应对 而天猫公司未履行上述基本义务的结果导致被投诉人未收到任何警示从而造成损害后果的扩大 至于天猫公司在嘉易烤公司起诉后即对被诉商品采取删除和屏蔽措施, 当属审慎 合理 综上, 天猫公司在接到嘉易烤公司的通知后未及时采取必要措施, 对损害的扩大部分应与金仕德公司承担连带责任 天猫公司就此提出的上诉理由不能成立 关于天猫公司所应承担责任的份额, 原审法院综合考虑侵权持续的时间及天猫公司应当知道侵权事实的时间, 确定天猫公司对金仕德公司赔偿数额的 元承担连带赔偿责任, 并无不当 综上, 本院认为, 天猫公司提出的上诉理由和请求不能成立, 本院不予支持 原判认定事实清楚, 适用法律正确, 依法应予维持 依照 中华人民共和国民事诉讼法 第一百七十条第一款第 ( 一 ) 项之规定, 判决如下 : 驳回上诉, 维持原判 二审案件受理费 1050 元, 由天猫公司承担 本判决为终审判决 审判长周平代理审判员陈宇代理审判员刘静 二 一五年十一月十七日 8

9 2. [ 专利权人恶意警告或诉讼 ] 石家庄双环汽车股份有限公司 v. 本田技研工业株式会社 最高人民法院 (2014) 民三终字第 7 号 上诉人 ( 原审原告 ): 石家庄双环汽车股份有限公司 法定代表人 : 刘林瑞, 该公司董事长 委托代理人 : 王苑祥, 该公司知识产权部主任 委托代理人 : 刘英昆, 河北和融兴律师事务所律师 上诉人 ( 原审被告 ): 本田技研工业株式会社 法定代表人 : 岩村哲夫, 该公司代表取缔役 委托代理人 : 雷鹏, 北京市金杜律师事务所律师 委托代理人 : 张梅, 北京市金杜律师事务所律师 石家庄双环汽车股份有限公司 ( 以下简称双环股份公司 ) 因与本田技研工业株式会社 ( 以下简称本田株式会社 ) 确认不侵害专利权 损害赔偿纠纷一案, 河北省高级人民法院于 2014 年 2 月 19 日作出 (2013) 冀民三初字第 1 号民事判决 ( 以下简称原审判决 ) 双环股份公司 本田株式会社均不服该判决向本院提起上诉 本院依法组成合议庭, 公开开庭审理了本案 双环股份公司的委托代理人王苑祥 刘英昆, 本田株式会社的委托代理人雷鹏 张梅到庭参加诉讼 本案现已审理终结 双环股份公司于 2003 年 10 月 16 日向河北省石家庄市中级人民法院 ( 以下简称石家庄市中级人民法院 ) 起诉称 : 双环股份公司分别于 2003 年 9 月 18 日 20 日 22 日 24 日和 29 日收到北京市金杜律师事务所署名韩登营 张守志的数份 警告信 及本田株式会社向北京市金杜律师事务所出具的授权委托书 上述信函指称双环股份公司生产和销售的 laibaos-rv 汽车 ( 以下简称涉案汽车 ) 侵害了本田株式会社享有的 号外观设计专利 ( 以下简称涉案专利 ) 的专利权, 要求双环股份公司以书面形式承认侵权事实, 立即停止生产 销售涉案汽车, 并向本田株式会社致歉等 由于本田株式会社所称侵权车型系双环股份公司正在设计过程中的非定型产品, 未开展生产制造 也未上市销售, 不存在侵权事实 故双环股份公司于 2003 年 10 月 11 日将此情况告知本田株式会社, 并出于对本田株式会社的尊重, 同意产品定型后征求本田株式会社意见 2003 年 10 月 15 日, 双环股份公司将定型产品资料电传北京市金杜律师事务所, 该所于同日回函认为仍然侵权 双环股份公司认为, 涉案汽车系双环股份公司的系列产品之一, 正式定型产品无论是内部设计还是外观设计都与涉案专利具有明显的区别性特征, 不存在侵权行为 本田株式会社的行为给双环股份公司的生产和经营造成了一定影响 因此, 双环股份公司请求石家庄市中级人民法院依法确认双环股份公司生产和销售的涉案汽车外观设计未侵害涉案专利权 2003 年 11 月 10 日, 双环股份公司向石家庄市中级人民法院提出增加诉讼请求, 要求一并确认其不侵害本田株式会社 号以及 号 ( 汽车保险杠 ) 外观设计专利权 本田株式会社于 2003 年 11 月 24 日向北京市高级人民法院起诉双环股份公司等侵害涉案专利权以及汽车保险杠专利权 因该案与本案均涉及本田株式会社 号 号和 号外观设计专利, 均需要分别对是否存在相关的侵权法律关 9

10 系作出认定 最高人民法院于 2004 年 6 月 24 日作出 (2004) 民三他字第 4 号 关于本田技研株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司 北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知, 指定北京市高级人民法院受理的涉及 号专利的诉讼移送石家庄市中级人民法院合并审理 石家庄市中级人民法院受理的涉及 号 号专利的诉讼移送北京市高级人民法院合并审理, 同时指出, 如涉及级别管辖问题, 依照民事诉讼法等有关规定处理 2004 年 12 月 9 日, 河北省高级人民法院以 (2004) 冀立民函字第 43 号指定管辖通知, 指定侵害专利权纠纷案由石家庄市中级人民法院作为一审法院审理, 并与确认不侵害专利权纠纷案合并审理 2005 年 2 月 2 日, 河北省高级人民法院作出 (2005) 冀立民函字第 5 号通知, 决定石家庄市中级人民法院将侵害专利权案件和确认不侵权案件一并移送河北省高级人民法院合并审理 石家庄市中级人民法院一直未予移送 2003 年 12 月 24 日, 双环股份公司 河北新凯汽车制造有限公司向国家知识产权局专利复审委员会 ( 以下简称专利复审委员会 ) 提出涉案专利权无效宣告请求, 专利复审委员会予以受理 石家庄市中级人民法院因涉案专利权的无效宣告请求审查程序正在进行, 遂于 2005 年 1 月 5 日作出 (2003) 石民五初字第 号民事裁定, 裁定中止审理确认不侵害专利权以及侵害专利权纠纷 2006 年 3 月 6 日, 专利复审委员会作出第 8105 号无效宣告请求审查决定 ( 以下简称第 8105 号无效决定 ), 宣告涉案专利专利权无效 本田株式会社不服第 8105 号无效决定, 提起行政诉讼 北京市第一中级人民法院于 2006 年 12 月 25 日作出 (2006) 一中行初字第 779 号行政判决, 判令维持第 8105 号无效决定 本田株式会社不服该行政判决, 向北京市高级人民法院提起上诉 北京市高级人民法院于 2007 年 9 月 28 日作出 (2007) 高行终字第 274 号行政判决, 判令驳回本田株式会社上诉, 维持原判 河北省高级人民法院以影响案件提级管辖的情况已不存在为由, 于 2008 年 2 月 18 日作出 (2008) 冀民三初字第 1 号函, 将案件指定石家庄市中级人民法院审理 2008 年 4 月 26 日, 双环股份公司向石家庄市中级人民法院增加诉讼请求称, 因本田株式会社早在 2003 年 9 月 18 日开始连续数次向双环股份公司发送警告信, 责令双环股份公司立即停止涉案汽车的生产销售并销毁产品 图纸 专用设备等, 致使双环股份公司停止生产推迟涉案汽车上市销售达 30 天, 并且重新对产品外观及模具进行了改造 现北京市高级人民法院的行政判决维持了第 8105 号无效决定, 涉案专利权依法视为自始不存在 因此, 本田株式会社由此给双环股份公司造成的损失, 应给予赔偿 依据双环股份公司委托的法定评估机构评估, 本田株式会社的行为导致双环股份公司推迟产品上市造成的损失就达人民币 1949 万元 故请求法院判令本田株式会社赔偿双环股份公司经济损失及律师费 评估费 诉讼费共计人民币 万元 2008 年 11 月 7 日, 石家庄中级人民法院决定恢复审理, 并于 2009 年 7 月 6 日作出 (2003) 石民五初字第 131 号民事判决, 判令驳回本田株式会社的诉讼请求, 并由本田株式会社赔偿双环股份公司经济损失人民币 万元 本田株式会社不服, 上诉至河北省高级人民法院 河北省高级人民法院在二审审理中, 因本田株式会社不服北京市高级人民法院 (2007) 高行终字第 274 号行政判决, 向最高人民法院提出申请再审, 最高人民法院于 2010 年 2 月 4 日作出 (2008) 行监字第 43-1 号行政裁定, 对涉案专利权的行政纠纷案件进行了提审 据此, 河北省高级人民法院于 2010 年 4 月 28 日作出 (2009) 冀民三终字第 77-1 号民事裁定, 裁定中止审理确认不侵害专利权诉讼及侵害专利权诉讼 2010 年 11 月 26 日, 最高人民法院就涉案专利权的效力作出 (2010) 行提字第 3 号行政判决, 判令撤销北京市高级人民法院 (2007) 高行终字第 274 号行政判决 撤销专 10

11 利复审委员会第 8105 号无效决定 宣告涉案专利权无效的第 8105 号无效决定被撤销后, 河北省高级人民法院于 2011 年 3 月 22 日作出 (2009) 冀民三终字第 77 号民事裁定, 撤销石家庄市中级人民法院 (2003) 石民五初字第 131 号民事判决, 案件发回石家庄市中级人民法院重审 石家庄市中级人民法院审理确认不侵害专利权以及侵害专利权纠纷重审期间, 本田株式会社于 2011 年 6 月 22 日向石家庄市中级人民法院提出侵害专利权纠纷撤诉申请, 该院于 2011 年 6 月 30 日作出 (2011) 石民五初字第 143 号民事裁定, 裁定准许本田株式会社撤回起诉 嗣后, 本田株式会社将侵害专利权纠纷中的赔偿数额由人民币 8000 万元增加到人民币 万元, 向河北省高级人民法院针对双环股份公司等提起侵害涉案专利权诉讼 2011 年 9 月 9 日, 河北省高级人民法院受理后, 双环股份公司在答辩期内提出管辖异议, 主张该纠纷应依法指定或移送石家庄市中级人民法院管辖, 并与该院受理的双环股份公司诉本田株式会社确认不侵害专利权纠纷案合并审理 河北省高级人民法院于 2011 年 10 月 18 日作出 (2011) 冀民三初字第 1 号民事裁定, 裁定交由石家庄市中级人民法院审理 本田株式会社不服该裁定, 向最高人民法院提出上诉 最高人民法院于 2012 年 5 月 22 日作出 (2012) 民三终字第 1 号民事裁定, 裁定撤销 (2011) 冀民三初字第 1 号民事裁定, 侵害涉案专利权纠纷由河北省高级人民法院作为一审法院, 并将石家庄市中级人民法院审理的确认不侵权诉讼提至该院, 与侵害专利权纠纷案件合并审理 河北省高级人民法院 ( 以下简称原审法院 ) 于 2012 年 6 月 26 日作出 (2012) 冀立民函字第 1 号移送管辖通知, 要求石家庄市中级人民法院移送案件卷宗 因两案的当事人有所不同, 原审法院于 2013 年 1 月 16 日分别进行立案, 交由同一合议庭一并予以审理 2013 年 4 月 1 日, 双环股份公司增加诉讼请求称 :1. 本田株式会社自 2003 年 9 月 18 日起, 连续八次向双环股份公司发警告信 指控函及备忘录, 无合法依据指控双环股份公司的产品侵害涉案专利权, 并恐吓巨额索赔 ; 同时, 在双环股份公司涉案汽车销售快速上升时期, 分别向双环股份公司各地经销商发警告信, 对双环股份公司产品进行封杀, 散布双环股份公司已经侵害其专利权, 责令各地经销商立即停止双环股份公司产品的销售, 恐吓经销商将追究其侵权的法律责任 通过其关联公司向相关中国政府部门发函件, 指控双环股份公司侵权, 要挟政府机关制止双环股份公司的生产销售活动 更为恶劣的是, 还通过诸多报刊 网站等公共媒体向社会公众广为散布双环股份公司侵害其专利权 向双环股份公司提出巨额索赔等不良舆论 2. 本田株式会社的上述行为均是在未经人民法院依法审理和判决确认的情况下, 仅凭自己的想象实施的, 其行为没有法律根据 ; 并且, 该行为是在其合资同类产品 cr-v 汽车上市前和上市初, 对中国同行 同类产品实施的, 其目的是为了打压封杀对手, 提升自己产品的知名度和影响力, 增加产品销售量, 行为具有明显的恶意 本田株式会社的上述行为给双环股份公司造成了重大恶劣影响, 使其产品销售严重受阻, 销量急剧下降, 最终被迫提前停产, 损失巨大 3. 涉案专利的外观设计在日本国未授予专利权, 本田株式会社利用中国对外观设计专利不进行实质审查的制度获取涉案专利权, 进而以涉案专利与东风汽车公司合资, 谋取巨额利益, 以涉案专利对双环股份公司等中国民族车企进行侵权指控 恐吓 打压 封杀, 进行不正当竞争, 这更进一步证明本田株式会社的恶意 4. 本田株式会社的行为一方面使得其同类 cr-v 汽车自上市以来在中国汽车市场销量急速增长, 名列全国销量前列 ; 另一方面双环股份公司被冠以侵权恶名的汽车销量急速下降, 丧失了经销商的经销和公众市场, 最终仅 3 年多就被迫停产, 给双环股份公司的生产销售经营和名誉造成了严重损失 排除所有假设可能影响销量的其他一切因素后, 仅就本田株式会社恶意行为所导致涉案汽车最低销量损失就达 台, 利润损失人民币 万元 综上, 请求法院认定本 11

12 田株式会社侵害双环股份公司的合法经营权和名誉权, 判令本田株式会社赔偿双环股份公司损失人民币 万元, 并承担相应的诉讼费用 双环股份公司为证明其主张, 向原审法院提交了以下证据 :1 双环股份公司生产销售涉案汽车的外观视图 ( 产品宣传册 ) 及本田株式会社的 民事起诉状 ;2 涉案专利授权公告文本 ;3 涉案汽车与涉案专利的外观差异对比表 ;4 第 6562 号无效宣告请求审查决定书 ;5 第 6562 号无效宣告请求审查决定书公告声明 ;6 最高人民法院 (2010) 行提字第 3 号行政判决书, 附第 8105 号无效决定书 北京市第一中级人民法院 (2006) 一中行初字第 779 号行政判决书 北京市高级人民法院 (2007) 高行终字第 274 号行政判决书 北京市高级人民法院 (2008) 高行监字第 353 号驳回再审申请通知 ;7 本田株式会社行政再审申请书 ;8 本田株式会社在涉案专利权无效行政诉讼中向最高人民法院提交的 专家论证意见书 ;9 本田株式会社 2003 年 9 月 18 日至 10 月 15 日期间对双环股份公司发送的八封警告信 ;10 本田株式会社负责人久慈直登指控双环股份公司侵权的 备忘录 ;11 本田株式会社对涉案汽车经销商北京旭阳恒兴经贸有限公司 ( 以下简称旭阳恒兴公司 ) 四川省莱克汽车有限公司 ( 以下简称莱克汽车公司 ) 新疆融盛投资有限公司等发送的 警告信 ;12 本田株式会社在中国生产销售 cr-v 汽车合资方东风汽车公司致河北省人民政府指控双环股份公司等八家企业侵害涉案专利权, 并要求责令停止生产销售的函 ;13 本田株式会社对韩登营 张守志 易咏梅的 授权委托书 ;14 本田株式会社就涉案专利在日本国申请专利权未获批准的查询文件 ; 15 本田株式会社于 2004 年 9 月 8 日向国家知识产权局申请并获得外观设计专利权的文件 ;16 本田株式会社通过 羊城晚报 广州日报 京华时报 燕赵晚报 参考消息 等众多报刊媒体向社会公众散布涉案汽车侵害涉案专利权的报道 ;17 ( 2013) 冀石太证经字第 315 号 公证书 ( 有关新浪等网络媒体的报道 );18 ( 2013) 冀石太证经字第 316 号 公证书 ( 有关同类 suv 汽车的销售周期 );19 涉案汽车 2004 年至 2007 年生产月销售量数据 图表及相关时间示意图 ;20 河北新世纪红盾资产评估事务所出具的冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告 ;21 石家庄市中级人民法院 (2003) 石民五初字第 131 号民事判决书 ;22 国内 suv 汽车市场自 2003 年呈 井喷 状高速增长的文章 ;23 河北新世纪红盾资产评估事务所出具的冀新咨报字 (2013) 第 001 号评估咨询报告 ;24 双环股份公司委托代理合同 ;25 评估业务约定书 ;26 诉讼费收据 ; 27 有关涉及香港德勤 关黄陈方会计师行的询征函 本田株式会社答辩称 :( 一 ) 涉案汽车的外观设计侵害了本田株式会社的涉案专利权 ( 二 ) 双环股份公司在多次起诉状中的诉讼请求以及主张相互矛盾 双环股份公司所主张的涉案汽车在 2007 年已经停止生产,2008 年 4 月 26 日增加诉讼请求只提了推迟 1 个月上市的损失, 至 2013 年 4 月份已过 5 年, 诉讼请求超过了诉讼时效 双环股份公司关于损失的索赔没有事实依据 ( 三 ) 本田株式会社向双环股份公司及销售商发送警告信不存在恶意, 不应承担赔偿责任 1 本田株式会社向双环股份公司及销售商发送警告信是依法行使权利 在发送时具有合法专利权, 而且经过行政诉讼程序, 涉案专利权也得到了确定 2 第 号无效宣告请求审查决定针对涉案专利及双环股份公司赵志刚享有的外观设计专利进行对比, 认定赵志刚的外观设计与本田株式会社的涉案专利近似, 并宣告赵志刚的专利权无效 该决定应优于维持赵志刚专利权有效的第 6562 号无效宣告请求审查决定 3 本田株式会社依法维护自身的专利权, 并不需要事先经过法院的审理确定 本田株式会社在警告信中关于双环股份公司停止生产和销售等要求, 并不违反法律规定 按照法律的规定, 双方当事人可以协商解决纠纷 没有法律规定在发送警告信之前要有生效的法律文书为前提 至于本田株式会社在日本国申请专利未获授权, 与本案无关 本田株式会社在进行实审制的美国, 涉案专利得到了授权 本田株 12

13 式会社向国家知识产权局就修改后的外观设计申请专利权, 与本案无关 ( 四 ) 双环股份公司依据其办公会的会议纪要主张推迟涉案汽车上市达 1 个月, 后来其又撤回了该纪要 本田株式会社于 2003 年 9 月 19 日下午才快递发送警告信, 双环股份公司不可能是当天作出纪要, 该纪要是虚假的, 其推迟 1 个月上市的主张不能成立 双环股份公司的损失计算方式和损失数额均不应予以采信 本田株式会社为证明其主张, 在本案中提交的证据与本田株式会社诉双环股份公司等侵害涉案专利权纠纷一案 ( 最高人民法院 (2014) 民三终字第 8 号 ) 中的基本相同, 主要为以下证据 :1 涉案专利登记簿副本 公报 ;2 最高人民法院 (2010) 行提字第 3 号行政判决书 ;3 北京市公证处 (2003) 京证经字第 号 公证书 ( 有关网页的公证 );4 北京市公证处 (2003) 京证经字第 号 号 号 公证书 ( 有关发送双环股份公司的警告信 );5 双环股份公司于 2003 年 9 月 30 日的回函 10 月 15 日的传真件 ;6 北京市公证处 (2003) 京证经字第 号 号 公证书 ( 有关购买涉案汽车 );7 河北新世纪红盾资产评估事务所出具的冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告 ;8 各类媒体报道 ;9 北京市高级人民法院 (2010) 高民终字第 1746 号 第 2556 号民事判决书等 ;10 中国法学会专家出具的 关于本田技研工业株式会社诉石家庄双环汽车股份有限公司外观设计侵犯专利权纠纷案专家论证意见 ; 11 购车费 公证费 律师费 诉讼费票据 ;12 其他证据 原审法院审理查明 : 本田株式会社于 2001 年 5 月 30 日向国家知识产权局提交产品名称为 汽车 的外观设计专利申请, 国家知识产权局于 2002 年 2 月 13 日授予本田株式会社涉案外观设计专利权, 保护期限至 2011 年 5 月 30 日 2003 年 9 月 18 日至 10 月 8 日, 本田株式会社的委托代理人先后八次向双环股份公司或其销售商发送警告信, 要求双环股份公司立即停止生产 销售涉案汽车 要求双环股份公司 : 以书面形式承认侵权事实 ; 立即停止生产 销售涉案汽车 ; 向本田株式会社出具誓约书, 切实保证今后不再生产 销售涉案汽车 ; 立即销毁制造侵权车型所使用的图纸 专用设备 模具以及专用工具等, 并将证明已销毁上述物品的照片以及法定代表人签署的证明该事实的文件提交本田株式会社 ; 立即停止散发或使用有关产品介绍 广告资料 产品使用说明书等, 并销毁相关印刷版, 回收已流通到市场上的上述资料, 并将证明已销毁上述物品的照片以及法人代表签署的证明该事实的文件提交本田株式会社 ; 在全国及行业报刊上发表承认侵权事实的声明并向本田株式会社致歉 同年 10 月 11 日, 双方经会谈并签署了会谈备忘录 双环股份公司在备忘录中称, 该公司现在北京市场上调研的汽车不会进行经营性生产和销售, 为了表示对本田株式会社的尊重, 双环股份公司的定型产品资料于同年 10 月 17 日前通报本田株式会社, 以征求对此产品的意见 随后, 双环股份公司于 10 月 15 日将其公司生产的涉案汽车的定型设计方案传至本田株式会社 本田株式会社传真函告双环股份公司称, 该定型方案仍然侵害涉案专利权 2003 年 9 月 18 日及 9 月 22 日, 本田株式会社两次对双环股份公司涉案汽车经销商莱克汽车公司发送警告信, 称涉案汽车侵害了本田株式会社涉案专利权, 莱克汽车公司的销售行为构成专利侵权, 要求立即停止销售 2003 年 9 月 20 日及 9 月 24 日, 本田株式会社两次对双环股份公司涉案汽车经销商旭阳恒兴公司发送警告信, 称涉案汽车侵害了本田株式会社的涉案专利权, 旭阳恒兴公司的销售行为构成专利侵权, 要求立即停止销售 2003 年 9 月 12 日, 本田株式会社的委托代理人对双环股份公司的网页进行证据保全, 内容涉及 双环来宝 s-rv 全面介绍 在线参观双环汽车新车新貌, 北京市公证处工作人员进行公证后, 出具了 (2003) 京证经字第 号 公证书 本田株式会社的委托代理人分别于 2003 年 10 月 25 日 11 月 1 日在北京市亚运村 13

14 汽车交易市场 丰台区旭阳恒兴公司双环专卖店购买了两台涉案汽车 北京市公证处对购买过程予以公证, 分别出具了 (2003) 京证经字第 号 公证书 (2003) 京证经字第 号 公证书 2004 年 1 月 9 日, 本田株式会社分别对双环股份公司涉案汽车经销商新疆融盛投资有限公司 珠海市强信汽车贸易有限公司 深圳双环汽车贸易有限公司 广东通达汽车贸易有限公司 深圳市欣明工贸有限公司 湖南省菱鑫汽车贸易服务有限公司 深圳市金砚汽车贸易有限公司 长沙劲豹贸易有限公司 昆明晶鸟汽车贸易有限公司 云南省机电汽车联合销售有限公司 四川兴泰汽车贸易有限公司发送警告信, 称涉案汽车侵害了本田株式会社的涉案专利权, 上述公司的销售行为构成专利侵权, 并保留对上述公司提起诉讼的权利 2004 年 3 月 31 日, 羊城晚报 财经新闻版刊登文章 本田起诉双环仿冒 cr-v, 该报道称 : 昨日, 本田技研工业公司北京办事处给本报发来声明 : 为了维护广大顾客的利益, 保护本田的合法知识产权, 不得不采取法律手段应对侵权行为, 但同时也不放弃其他努力方式 2004 年 4 月 5 日, 参考消息 第 8 版刊登文章 本田起诉一中国公司, 该报道称 : 本田汽车公司驻北京事务所 30 日说, 本田汽车公司已经把中国的双环汽车公司告上北京市高级人民法院, 本田株式会社认为双环汽车公司仿造 销售了该公司的越野车 cr-v 广州日报 京华日报 燕赵晚报 也分别刊登有关本田株式会社起诉双环股份公司侵害涉案专利权的报道 2004 年 8 月 6 日, 东风汽车公司致函河北省人民政府, 要求河北省人民政府协调解决双环股份公司等几家河北公司的侵害专利权行为 2013 年 3 月 25 日, 石家庄市太行公证处出具 (2013) 冀石太证经字第 315 号 公证书, 证明新浪网 搜狐汽车 华商汽车等网站上均有关于本田株式会社诉双环股份公司侵害涉案专利权的报道 双环股份公司于 2007 年 2 月底停止了涉案汽车的生产 销售 双环股份公司于 2013 年 4 月 1 日增加诉讼请求, 原审法院依法准许后, 向本田株式会社送达了相关法律文书 原审法院征询双方意见后, 再次确定了新的举证期限, 于 2013 年 6 月 20 日进行证据交换, 并于 2013 年 8 月 5 日 6 日公开开庭审理了本案 原审法院经审理认为, 本案主要有以下焦点问题 : ( 一 ) 本案是否已超过诉讼时效原审法院认为, 本案双环股份公司 2003 年起诉时并未超过两年的诉讼时效, 起诉后本案一直在诉讼程序之中, 双环股份公司 2008 年及 2013 年增加的诉讼请求与双环股份公司 2003 年起诉的诉讼请求, 属于因同一侵权行为形成的同一债权, 依据 最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定 第十一条关于 权利人对同一债权中的部分债权主张权利, 诉讼时效中断的效力及于剩余债权, 但权利人明确表示放弃剩余债权的情形除外 的规定, 本案不存在超过诉讼时效的问题 另外, 石家庄市中级人民法院按照河北省高级人民法院于 2012 年 6 月 26 日作出的 (2012) 冀立民函字第 1 号通知将本案移送后, 原审法院重新为双方当事人指定了举证期限, 双环股份公司在举证期限届满前提出增加诉讼请求, 也未超过增加诉讼请求的期限 因此, 本田株式会社关于本案超过诉讼时效的主张, 不能成立 ( 二 ) 双环股份公司是否侵害涉案专利权由于本案双环股份公司要求确认不侵权的起诉时间是 2003 年, 因此本案应适用 2000 年修订的 中华人民共和国专利法 ( 以下简称专利法 ) 考虑到本田株式会社未提交被诉侵权产品的实物, 仅提交了经过公证的被诉侵权产品的照片, 双环股份公司等对该证 14

15 据亦不持异议 因此, 采取与侵害涉案专利权案件相同的比对方式, 将涉案汽车的照片与涉案专利相比对 对于一般消费者来说, 主要从汽车的主视图 侧视图及后视图三个方向进行观察 其它角度看到的被诉侵权产品不属于消费者平时容易注意的地方, 不作为比对的范围 从整体上观察两者存在以下显著不同 :1 涉案汽车正视图的外形轮廓为一个 ( 整体 ) 梯形, 两个倒车镜之间连线下方的梯形斜边与上方的梯形斜边衔接自然, 没有显著的角度变化 而涉案专利正视图的两侧倒车镜连线上下两部分明显呈不同的形状, 下部呈矩形, 上部呈梯形 2 涉案汽车两个倒车镜连线下方的车头高度与上方的前挡风玻璃高度之间的比例基本为 2:1, 车头在视觉上明显厚重, 特别是车头部位梯形斜边下部外张视觉明显 涉案专利两侧倒车镜连线下方的车头高度, 与倒车镜连线上方的前挡风玻璃比例基本为 1:1, 上下两部分视觉上比较均匀, 没有突出的视觉差异 3 涉案汽车倒车镜的外侧边线与前大灯的外边线在一纵线上 涉案专利倒车镜的内侧边线与前大灯的外边线在一纵线上, 表明两车体的视觉宽度存在明显差异 4 涉案汽车与涉案专利的后视图相比较, 中腰线位置往上内收的幅度不同 涉案汽车内收幅度要明显大于涉案专利的内收幅度, 两者的区别显而易见 除此之外, 还存在以下明显区别 :1. 正视图 涉案汽车前保险杠护板仅是一个矩形, 没有下底线的延伸及护牙特征 其矩形的两个竖边明显粗于上下两个横边, 该矩形框内是由 12 个长方形格子分成上下两排组成的图案 涉案专利正视图中的保险杠护板为梯形结构, 梯形中间为上下两块横向放置的平隔板, 且梯形的下底线向两边延伸至车体的两个侧边, 下底线上还有五个护牙 ; 涉案汽车的前格栅由若干蜂窝状小菱形形状组成, 涉案专利的前格栅为三块横向放置的条板 ; 涉案汽车发动机罩中央有一条纵线加强筋, 涉案专利发动机罩上则无加强筋 ; 涉案汽车前大灯整体上呈三角形, 涉案专利前大灯为呈菱形状的四边形 2. 侧视图 涉案汽车侧视图的前保险杠明显向外凸出, 发动机罩上看不见切分线, 没有前后贯通的棱线 ( 腰线 ), 有后备胎, 车后侧的棱部上下连贯的弧状组灯比较薄, 倒车镜与前轮胎连线大约中间的位置上有一个小侧灯, 顶部有行李架横杆, 行李架后端处向外侧有一块导流板, 且后车窗与棱部之间的边框宽度要比棱部尾灯的宽度宽大约 3 倍以上, 后车门向后轮一侧的门线 ( 含把手位置 ) 在后轮胎的前侧, 棱部尾灯的弧线大约从下端向上 2/5 处有明显向内折的角度, 侧后窗靠棱部边框的斜度明显大于涉案专利边框的斜度 而涉案专利侧视图的保险杠没有明显外凸形态, 发动机罩上的切分线明显可见, 前大灯上端处 两侧门把手 车后窗底部之间有一条前后贯通的棱线 ( 腰线 ), 后侧棱部略显弧状的尾灯呈上窄下宽状, 且该灯的宽度比后车窗与棱部之间的边框宽度还要宽大, 后车门向后轮一侧的门线 ( 含把手位置 ) 接近后轮胎的中间位置, 没有后备胎等其他特征, 棱部弧状尾灯的外弧线比较平滑, 没有明显的内折角度 3. 后视图 从涉案汽车的后视图上看, 最明显的特征是整体呈梯形, 看不见倒车镜, 上沿处有导流板, 下沿处明显设置有保险杠, 其长度大约在两个车轮之间, 两棱处弧形尾灯各为一个整体, 其下部各有两个明显的圆形灯 涉案专利后视图中腰线向上方向为梯形, 向下方向略显倒梯形, 能看见倒车镜, 保险杠比较小, 其长度与两后轮宽度基本相同, 棱处弧形尾灯上明显看出 6 个长方形灯格 本田株式会社提交的各类媒体刊登的文章 评论等资料, 属于本田株式会社及各方人士根据各自不同的经济目的而进行的商业宣传, 或者汽车发烧友对于涉案汽车与本田汽车成品相比较后得出的专业评价 这些文章的作者不是判断外观设计是否相同或者近似中规定的 一般消费者, 且比对的参照物是本田株式会社所生产的汽车成品, 因此, 这些证据不予采纳 本田株式会社提交的 关于本田技研株式会社诉石家庄双环汽车股份有限公司外观设计侵犯专利权纠纷案专家论证意见, 未经法定程序委托, 属于本田 15

16 株式会社单方召集有关专家论证后得出的意见, 仅属于本田株式会社的单方陈述, 不能作为鉴定结论使用 涉案汽车与外观设计专利产品的主要技术特征相比对, 在整体观察及细部比较上存在明显差异, 未落入涉案专利权的保护范围, 不构成侵权 ( 三 ) 如果双环股份公司不构成侵权, 本田株式会社是否应当承担法律责任, 应当如何承担法律责任依照专利法的规定, 专利权人在遭受侵权时可以采取自行协商 请求管理专利工作的部门处理以及向法院起诉等形式进行维权 在本案中, 本田株式会社在 2003 年 9 月 18 日至 2003 年 10 月 15 日期间先后八次向双环股份公司发送警告信的同时, 特别是在已于 2003 年 11 月 24 日针对双环股份公司涉嫌侵害专利权行为向北京市高级人民法院提起诉讼后, 仍然向双环股份公司包括新疆 云南 珠海 深圳 湖南 四川等地的全国经销商发送警告信的行为已经明显超出了专利法以及其他法律规定的合理范围 其后, 本田株式会社又通过新闻媒体对该侵权诉讼进行报道, 并通过其关联公司东风汽车公司向河北省人民政府致函, 要求协调停止包括双环股份公司在内的河北汽车企业的所谓侵权行为 上述行为已超过合理的维权范围, 具有明显的恶意, 给双环股份公司的生产 销售等正常经营活动及名誉权造成了一定损害, 应承担赔偿责任 至于本田株式会社所称新闻媒体只是对案件进行报道, 并不是本田株式会社操控的主张, 纵观双环股份公司提交的新闻媒体报道等证据, 立场均明显偏向本田株式会社, 会给相关公众造成双环股份公司存在侵权行为的结论, 特别是 2004 年 12 月 11 日的 联合早报 及 2004 年 3 月 31 日搜狐网转载的 羊城晚报 的报道, 更是在文章首段表明 本田汽车说或本田方面表示, 因此, 本田株式会社的上述主张不能成立 另外, 关于本田株式会社主张双环股份公司证据中东风汽车公司的函只有复印件, 且不能证明是本田株式会社的行为问题 该函系东风汽车公司给河北省人民政府的公函, 双环股份公司不持有原件有合理理由 东风汽车公司系本田株式会社在国内的合资伙伴, 共同制造的东风本田 cr-v 汽车也是涉案汽车的主要竞争对手, 且根据新浪网 2004 年 12 月 8 日转载的羊城晚报 本田双环再打口水仗, 东风本田执行副总经理刘裕和也承认, 应本田株式会社请求, 东风本田也加入了对侵权行为的调查与诉讼, 因此, 本田株式会社的该项主张也不能成立 综上, 本田株式会社的行为已经超出了合理范围构成侵权, 应承担相应的责任 双环股份公司在本案中要求本田株式会社赔偿其经济损失, 其中包括推迟上市的损失和停产的损失 首先, 关于推迟上市的损失, 如前所述, 本田株式会社向双环股份公司及其经销公司发送警告信的行为已经超出法律规定的合理维权范围, 应承担相应的责任 虽然双环股份公司撤回了其证明涉案汽车推迟上市的总经理办公会的会议纪要, 该会议纪要已不能作为本案的证据使用, 但考虑到双方进行过多次交涉, 双环股份公司也确实多次修改了其设计方案, 该设计方案更改工作和变更设计部分的模具刻制 部件的制造及产品的改造生产, 也确实均需要一定的时间完成, 因此, 双环股份公司主张因该行为导致涉案汽车推迟上市的主张应得到支持 其次, 关于停产导致的损失, 考虑到本田株式会社前述一系列侵权行为发生的 2003 年正是该类汽车的市场高速发展期, 涉案汽车从销量较高到完全停产的时间也确实短于正常的汽车生命周期, 因此, 可以认定本田株式会社的前述侵权行为确实对双环股份公司造成了较大的损失 最后, 在赔偿数额确定问题上, 虽然双环股份公司针对赔偿数额的确定, 提供了河北新世纪红盾资产评估事务所出具的冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告和冀新咨报字 (2013) 第 001 号评估咨询报告予以支持, 但上述评估报告均仅是由双环股份公司单方委托所作, 本田株式会社亦不认可 另外, 上述关于侵权损失的报告中, 存在一项 因果关系假设 前提, 即假设涉案汽车上市后销量的减少与本田株式会社的侵权行为存在因果关系 从本 16

17 案的具体情况看, 只能认定两者存在一定的因果关系, 而通常对汽车产品销量产生影响的企业品牌 产品质量 宣传营销 厂家经营 消费者喜好 社会经济发展等其他因素, 可能与涉案汽车产量逐步减少乃至完全停产也存在较大的因果关系 因此, 该评估报告中的侵权损失数额不能直接作为本案确定赔偿数额的依据 综合考虑双方认可的每台涉案汽车的利润为人民币 2.12 万元, 涉案汽车的销量走势 案发时汽车市场的状况以及产品下市的其他影响因素等, 酌定本田株式会社赔偿双环股份公司经济损失人民币 5000 万元为宜 ( 含合理维权费用 ) 综上, 原审法院依照 中华人民共和国专利法 (2000 年修订 ) 第五十六条第二款, 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第十条 第十一条, 中华人民共和国民法通则 ( 以下简称民法通则 ) 第一百零六条第二款之规定, 判决 :( 一 ) 确认双环股份公司生产 销售的涉案 laibaos-rv 汽车不侵害本田株式会社涉案 号外观设计专利权 ;( 二 ) 本判决生效之日起 10 日内, 本田株式会社赔偿双环股份公司经济损失人民币 5000 万元 ( 含合理维权费用 );( 三 ) 驳回双环股份公司的其他诉讼请求 一审案件受理费人民币 元, 由本田株式会社负担 元, 双环股份公司负担 元 双环股份公司不服原审判决, 向本院上诉称 :( 一 ) 原审判决关于本田株式会社赔偿双环股份公司损失所依据的部分事实认定有误 1. 原审判决关于河北新世纪红盾资产评估事务所出具的冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告和冀新咨报字 (2013) 第 001 号评估咨询报告, 本田株式会社不认可的认定存在错误, 原审判决以单方委托为由未依上述评估咨询报告作为赔偿数额的依据亦存在错误 冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告已被本田株式会社出具的多份法律文书所认可, 并作为证据提交法庭和作为侵害涉案专利权诉讼的索赔依据 该评估咨询报告已被生效的北京市高级人民法院 (2010) 高民终字第 1746 号 (2010) 高民终字第 2556 号民事判决以及最高人民法院 (2012) 民申字第 56 号 第 57 号民事裁定作为侵权损害赔偿的裁判依据得以确认 双环股份公司因本田株式会社恶意侵权和不正当竞争行为受到巨大损失, 其才委托具有专业合法评估资质的第三方评估机构对损失数额进行具体 准确评估 本田株式会社既没有足以推翻上述评估咨询报告以及评估确认的损失额的证据, 也没有要求对该损失额申请重新评估确认, 更没有提交其它任何证据证明损失 上述评估咨询报告应当予以采信 2. 原审判决对涉案汽车因本田株式会社的侵权行为导致短于正常汽车生命周期的停产损失作了认定, 但这仅是双环股份公司遭受实际损失的一部分, 双环股份公司所诉请的是 2004 年 3 月产品上市后销量最高峰 (1320 台 / 月 ) 至涉案汽车 2007 年 2 月底被迫停产停销的产销量损失额, 即冀新咨报字 (2013) 第 001 号评估咨询报告第 10 页的 具体赔偿 3 所确定的 台损失, 以及 2003 年 9 月推迟上市一个月 1226 台的损失 双环股份公司诉请的赔偿额人民币 万元是在排除了其它一切假设可能存在影响涉案汽车产销量的因素后, 仅就本田株式会社的恶意侵权和不正当竞争行为给双环股份公司造成的直接损失的最低赔偿额, 两者之间的因果关系是直接 唯一和充分的 原审判决在认定本田株式会社侵权行为与双环股份公司损失存在因果关系的同时, 将通常对汽车销量产生影响的企业品牌 产品质量 宣传营销 厂家经营 消费者喜好 社会经济发展等其它因素, 在双环股份公司诉请的最低赔偿额的基础上重复扣减, 存在错误 此外, 上述其它影响涉案汽车产销量的因素, 仅为假设可能存在, 并无证据证明这些因素真实存在 3. 本田株式会社的恶意侵权行为导致涉案汽车推迟上市一个月的损失就达人民币 2599 万元, 而从 2003 年 10 月上市到 2007 年 2 月底停产停销期间的销量损失, 加上远低于正常同类产品最低六年的生命周期, 双环股份公司遭受的损失巨大 4. 汽车作为一项高投入 高成本 规模大 周期长 收益慢的大型工业产品, 通常情况下, 仅汽车模具一项 17

18 的开发成本就需要亿元以上, 而模具寿命设计则是以数十万台汽车计算的 涉案汽车因本田株式会社的侵权和不正当竞争行为, 仅生产了 台车就使整套模具停用报废, 仅此一项损失就远远大于原审法院判定的赔偿数额 ( 二 ) 原审判决法律适用不充分导致判决的赔偿额与双环股份公司的实际损失相比, 明显不公 1. 本田株式会社滥用专利权, 在未经人民法院判定侵权的情况下, 向双环股份公司连续多次发送恐吓 警告信, 向双环股份公司全部经销商发送责令停止销售的警告信, 通过众多报刊 网络等公共媒体向社会公众广为散布双环股份公司及产品侵权的舆论, 还通过其关联公司向政府机关散布双环股份公司侵权言论, 对双环股份公司及产品进行诋毁和封杀, 使刚刚步入成长期的双环股份公司的涉案汽车销量急剧大幅下降, 上市仅三年四个月就被迫停产, 大量投资不能收回 非法行为的严重后果与原审判决的赔偿数额相比, 有失公正 2. 本田株式会社滥用专利权对中国同行民族企业和同类产品进行恐吓 诋毁 封杀的同时, 借其同类产品 cr-v 汽车在中国的上市之机, 对其产品大肆宣扬, 通过这种无成本广告效应扩大其产品知名度和市场销售量, 获取了巨额利润, 其行为构成不正当竞争, 应依照 中华人民共和国反不正当竞争法 ( 以下简称反不正当竞争法 ) 第十四条 第二十条之规定, 向双环股份公司承担全额赔偿责任 综上, 请求本院依法撤销原审判决第二项 第三项内容, 判决支持其诉讼请求 本田株式会社答辩认为 :( 一 ) 涉案汽车的外观设计落入涉案专利权保护范围 双环股份公司生产 销售涉案汽车的行为, 构成对涉案专利权的侵害 ( 二 ) 双环股份公司在 2013 年追加所谓 年期间 销量减少 提前停产 的赔偿损失的请求, 已经超过诉讼时效 ( 三 ) 双环股份公司提出的赔偿请求无事实和法律依据 1. 双环股份公司于 2008 年根据专利法第四十七条提出的赔偿请求, 在涉案专利权得到恢复后已无任何基础 2. 冀新咨报字 (2013) 第 001 号评估咨询报告不应当采信 该报告直接援用媒体报道关于 cr-v 瑞虎 三菱帕杰罗产品的销售周期, 不具有专业性 权威性, 这些汽车产品与涉案汽车不具有可比性, 不能作为确定后者产品周期的依据 所谓涉案汽车车辆寿命周期的销售数量与实际损失销量的认定没有客观依据, 属于主观臆断的数据 评估机构是双环股份公司单方聘请的, 该报告不具有中立性, 评估结论不应当采纳 ( 四 ) 本田株式会社为了保护合法有效的专利权, 根据民法通则以及专利法赋予的民事权利, 依法发送警告信, 并在媒体采访中发表意见, 不构成侵害双环股份公司名誉权或所谓 经营权 的行为, 也不构成不正当竞争行为, 本田株式会社更未造成双环股份公司的任何损失 相反, 双环股份公司通过侵害专利权获取了巨额的不当利益, 应当向本田株式会社作出赔偿 综上, 请求驳回双环股份公司的诉讼请求 本田株式会社不服原审判决, 向本院上诉称 :( 一 ) 原审判决对是否相近似的判断标准存在错误认定 按照一般消费者的认知水平, 涉案汽车与涉案专利在整体视觉效果上无实质差异 ( 二 ) 原审判决认定本田株式会社 恶意 侵害双环股份公司经营权与名誉权, 没有法律依据和事实依据 专利权人向涉嫌侵权人发送警告信是正常且正当的通报方式 本田株式会社作为专利权人向双环股份公司发送警告信, 是合法行使专利权的行为, 属于依法正当维护专利权, 未超出法律规定的合理范围, 不存在任何恶意, 也未造成损害 不同销售商实施的侵权行为, 由于其相互间具有独立性, 本田株式会社不仅有权 而且有必要分别向各个不同的销售商发送警告信 本田株式会社作为涉案专利权利人以及侵害涉案专利权诉讼的原告, 如果个别人员接受媒体的采访并发表意见, 也并不表明超出维权合理范围, 也不存在过错与恶意, 不构成对双环股份公司名誉权的侵害 ( 三 ) 双环股份公司没有证据证明其存在推迟产品上市或提前停产的损失, 原审判决酌定双环股份公司的经济损失为人民币 5000 万元没有事实和法律依据 双环股份公司证明产品推迟上市的总经理办公会的会议纪要明显为事后伪造, 且该证据现已被双环 18

19 股份公司撤回的情况下, 所谓推迟上市的说法已没有任何事实依据 同时, 涉案汽车当时尚未定型 生产, 因此不可能在此时推迟上市 ( 四 ) 原审判决一方面不认可评估咨询报告的效力, 认为其关于损失的认定不足采信, 另一方面又以该报告的结论作为判决的依据, 认定双环股份公司确有推迟上市和停产的损失, 酌定双环股份公司的经济损失为人民币 5000 万元, 该认定自相矛盾 逻辑混乱 根据双环股份公司提供的所谓 双环涉案汽车销量图及本田散布警告侵权行为对应时间表 所示, 本案诉讼的启动和相关媒体报道, 恰恰导致涉案汽车销量大增, 而不是降低 原审判决关于本田株式会社的行为给双环股份公司造成损失的认定, 存在错误 ( 四 ) 原审判决认定双环股份公司就所谓经营权和名誉权受到侵害 不能正常生产销售而增加的索赔请求未超过诉讼时效, 属于事实认定不清和法律适用错误 双环股份公司基于涉案专利权曾经被宣告无效为基础提出的请求由于专利权已经被恢复, 该请求已无事实和法律依据 原审判决支持了所谓因本田株式会社 恶意 行为导致 推迟上市的损失 的认定, 违背专利法第四十七条的法律适用 同时, 本案属于 确认不侵权之诉, 应以专利法及其司法解释项下涉及专利不侵权所导致的赔偿责任为限, 而不是扩展到所谓 经营权 或者 名誉权 综上, 原审认定事实和适用法律均有错误, 请求依法撤销原审判决, 驳回双环股份公司的诉讼请求 双环股份公司答辩认为 :( 一 ) 双环股份公司依法不侵害涉案专利权 ( 二 ) 本田株式会社对双环股份公司实施的一系列行为, 具有明显的恶意, 对双环股份公司构成侵权和不正当竞争 本田株式会社在涉案汽车和本田汽车产品上市前后, 向双环股份公司全部经销商发送警告信, 向业务合作方广为散布其单方认为的侵权言论, 责令全部经销商停止销售和封杀涉案汽车 通过其合资公司向河北省人民政府发函件, 散布双环股份公司的产品侵权言论, 借政府的行政权力封杀涉案汽车 ( 三 ) 本田株式会社的所谓维权行为, 没有法律根据 专利法等法律对权利人维权规定了四种合法途径或方式, 即当事人协商 请求专利主管行政部门调处 向法院申请禁止令和提起侵权诉讼 本田株式会社的上述行为不符合任何一种法定维权方式或途径, 超出了法律规定, 没有法律根据, 不具有合法性 双环股份公司侵权与否以及如果侵权应承担什么法律责任, 应由法院依照司法程序经过审理后判决确认, 本田株式会社无权不经司法程序单方界定并责令双环股份公司停止侵权和承担责任, 其行为超出了其权利范围 ( 四 ) 本田株式会社的上述行为直接导致了涉案汽车销量急剧下降, 造成巨大损失 涉案汽车的产销量数据和时间可以证明, 本田株式会社的一系列行为集中发生在 2004 年 3 月底之前, 此时正值涉案汽车产销量的增长期,2004 年 3 月销量达 1320 台, 特别是 3 月底本田株式会社的相关产品上市前, 本田株式会社向大量媒体广为散布涉案汽车侵权的言论, 导致产品销量从 4 月开始急剧下降, 到当年 12 月下降到 312 台, 直至完全停销停产 本田株式会社的行为扼杀了涉案汽车的正常增长期, 也使涉案汽车仅生产 台就停销停产, 生命周期缩短为 3 年 4 个月, 丧失了同类产品通常六年的基本周期 双环股份公司仅就本田株式会社的上述侵权和不正当竞争行为造成的最低损失额提出赔偿请求, 该请求证据充分, 事实清楚, 法律依据明确, 应该得到支持 综上, 请求驳回本田株式会社的上诉, 支持其诉讼请求 经审理查明, 原审法院查明的事实属实, 本院予以确认 本院另查明如下事实 : ( 一 ) 关于发送给经销商的警告信本田株式会社委托北京市金杜律师事务所律师韩登营 张守志向莱克汽车公司 旭阳恒兴公司发送侵权警告信,2003 年 9 月 22 日发送至莱克汽车公司以及 2003 年 9 月 24 日发送至旭阳恒兴公司的警告信内容为 : 本田公司已确认贵公司正在展示 / 销售石家 19

20 庄双环汽车股份有限公司生产的来宝 s-rv 汽车 本田公司认为来宝 s-rv 汽车实际侵害了本田公司在中国享有的外观设计专利权, 外观设计专利号为 贵公司如果销售该汽车, 将构成侵害外观设计专利权的行为 就此事宜, 我事务所代表本田公司于 2003 年 9 月 18 日致函贵公司 ( 注, 致函旭阳恒兴公司的时间为 2003 年 9 月 20 日 ), 要求贵公司立即停止上述汽车的销售, 并要求贵公司于 2003 年 9 月 21 日 ( 注, 要求旭阳恒兴公司于 2003 年 9 月 23 日 ) 之前以书面形式予以答复 但时至今日, 我们没有收到贵公司的答复, 我们不得不认为贵公司没有诚意解决此事宜 因此, 我们将保留对贵公司以及石家庄双环汽车股份有限公司提起诉讼的权利 2004 年 1 月 9 日, 本田株式会社委托北京市金杜律师事务所律师韩登营 张守志向新疆融盛投资有限公司 珠海市强信汽车贸易有限公司 天津宝路捷汽车服务有限公司 深圳双环汽车贸易有限公司 广东通达汽车贸易有限公司 深圳市欣明工贸有限公司 湖南省菱鑫汽车贸易服务有限公司 深圳市金砚汽车贸易有限公司 长沙劲豹贸易有限公司 昆明晶鸟汽车贸易有限公司 云南省机电汽车联合销售有限公司 四川兴泰汽车贸易有限公司等发送警告信 警告信内容为 : 本田公司认为 laibaos-rv 汽车的外观设计侵害了本田公司在中国享有的外观设计专利权, 外观设计专利号为 贵公司销售 laibaos-rv 汽车的行为, 构成侵害上述外观设计专利权的行为 因此, 我们将保留对贵公司提起诉讼的权利 ( 二 ) 关于请求河北省人民政府协调解决纠纷的函件 2004 年 8 月 6 日, 东风汽车公司致函河北省人民政府, 请求协调解决省内若干企业侵权行为有关问题 该函称, 其发现在河北省辖区内有多家汽车公司仿制本田 cr-v 多功能车外观进行生产销售, 侵害了东风本田汽车 ( 武汉 ) 有限公司依法享有的本田株式会社 cr-v 多功能车的外观设计专利权的独家性使用权 同时函告河北省内其他企业制造和销售 cr-v 仿制车或进行制造准备的名单, 以及双环股份公司与本田株式会社的诉讼纠纷, 并称 诉讼仍在继续, 无论是哪方败诉, 都是其不愿意看到的 同属于中国的汽车行业, 我们的发展需要相互的扶持, 我们的知识产权需要相互的尊重 对于贵省而言, 如果本田株式会社败诉, 河北省将成为不保护知识产权或保护知识产权不力的典型, 因而难以吸引外资 ; 如果本田株式会社胜诉, 河北省也会因为河北省内严重侵害知识产权的行为而使贵省的对外形象蒙灰 函件恳请政府协调有关方面立即停止对 cr-v 的侵权行为, 表示也将继续跟踪市场, 就后续事态发展及时 准确地向政府进行书面汇报 ( 三 ) 关于媒体的新闻报道内容双环股份公司提交 (2013) 冀石太证经字第 315 号 公证书 中有关新浪 搜狐等网络的报道有, 国产汽车屡屡被诉依法借鉴与抄袭之争 本田将控告九家中国车商涉嫌抄袭 本土汽车又遇知识产权纠纷本田起诉双环 涉嫌外形专利侵权本田诉双环索赔 1 个亿 独家报道本田起诉双环仿冒 cr-v 来宝涉嫌抄袭本田 cr-v 本田起诉双环 本田双环再打口水仗 本田起诉双环来宝侵权 cr-v 本田专利保卫战 本田诉双环索赔 1 亿元一共要告 11 家中国汽车企业 等 ( 四 ) 有关涉案汽车的销售情况双环股份公司在原审提交的 (2013) 冀石太证经字第 316 号 公证书 对爱卡汽车俱乐部网站的 cr-v 的历史本田 cr-v 车友关注 搜狐汽车网页的 透析汽车生命周期 汽车之家网站中的 车型介绍之丰田霸道发展史 汽车之家网站的 三菱帕杰罗发展史 文章进行了公证, 其中记载, 同类 suv 汽车销售周期为, 第一代 cr-v 是 1995 年 年, 第二代是 2001 年到 2006 年, 第三代是 2006 年至今 双环股份公司提交了涉案汽车 2003 年 10 月至 2007 年 2 月生产月销售量数据 图表及相关时间示意图 其中,2004 年 3-4 月份的涉案汽车销量约为 1320 台 / 月,2004 年 20

21 5-6 月份约为 1200 台 / 月,2004 年底到 2005 年初约为 300 台 / 月, 涉案汽车 2007 年 2 月底停产停销 ( 五 ) 相关评估咨询报告双环股份公司为证明其损失提交了河北新世纪红盾资产评估事务所出具的冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告以及冀新咨报字 (2013) 第 001 号评估咨询报告 本田株式会社认可冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告基于 2003 年 10 月到 2007 年 2 月销售 台, 涉案汽车单台利润为人民币 2.12 万元, 以及计算得出双环股份公司所获利益为人民币 万元的结论 本田株式会社曾在侵害涉案专利权的纠纷中, 明确以该评估咨询报告记载的人民币 万元作为本田株式会社因侵权受到损失的数额, 请求双环股份公司予以赔偿 针对侵害本田株式会社保险杠外观设计专利纠纷案件, 北京市高级人民法院作出 (2010) 高民终字第 1746 号 第 2556 号民事判决, 上述判决在计算侵权损害赔偿时, 以冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告认定的相关数额作为赔偿依据, 判令双环股份公司 丹阳市卡威汽配有限公司立即停止制造 销售侵害 号 号专利权的前 后保险杠产品, 旭阳恒兴公司立即停止销售侵害 号 号专利权的保险杠产品 ; 针对侵害 号专利权的行为, 双环股份公司 卡威公司连带赔偿本田株式会社经济损失人民币 172 万元及其因制止侵权行为的合理开支人民币 3 千元 针对侵害 号专利权的行为, 双环股份公司 卡威公司连带赔偿本田株式会社经济损失人民币 172 万元及其因制止侵权行为的合理开支人民币 3 千元 双环股份公司不服上述判决向最高人民法院申请再审, 最高人民法院以 (2012) 民申字第 56 号 第 57 号民事裁定驳回了其再审申请 冀新咨报字 (2013) 第 001 号评估咨询报告所依据的基础资料为双环股份公司提供的 2004 年审计报告 2004 年 2-5 月损益表 涉案汽车分月销量表 有关汽车寿命周期资料 本田株式会社民事起诉状等 该评估咨询报告对本田株式会社产品 cr-v 一代 cr-v 二代和中国国产汽车产品瑞虎 国外汽车产品帕杰罗等进行调查取证分析 依据产品成长曲线模型预测涉案汽车正常寿命周期的销售数量, 以实际最高产量 实际生产时间为限制条件调整模型数据, 计算受侵权影响的涉案汽车销售数量, 在确定单台利润后, 得出涉案汽车不能正常生产销售的利润损失 该评估咨询报告中, 具体赔偿方案 3 的结论为, 涉案汽车的利润损失评估值为人民币 万元 计算基础为本田株式会社 2011 年 7 月 18 日起诉双环股份公司侵害涉案专利权的起诉状中明确的索赔依据, 单台汽车销售利润为人民币 2.12 万元, 计算的利益损失 =" 可得利益的减少 = 未侵权时可得利润 - 侵权后实际利润 = 单台利润 受侵权影响销量 =2.12 万元 台 ="""36574 万元 该评估咨询报告还计算了 具体赔偿方式 1, 即假设没有专利纠纷的情况下, 实际的销售涉案汽车的利益损失 本田株式会社未要求就涉案汽车的可得利益损失重新进行评估 本院认为, 本田株式会社诉双环股份公司等侵害涉案专利权纠纷一案, 本院已于 2015 年 7 月 23 日作出 (2014) 民三终字第 8 号民事判决, 判定涉案汽车未落入涉案专利权的保护范围, 判令驳回本田株式会社的诉讼请求 该判决现已生效 因此, 本案所涉焦点问题为, 双环股份公司的诉讼请求是否超过诉讼时效 ; 本田株式会社是否应当承担责任以及原审判决对赔偿数额的认定是否存在错误 ( 一 ) 双环股份公司的诉讼请求是否超过诉讼时效根据审理查明的事实, 双环股份公司于 2007 年 2 月底停止涉案汽车的生产 销售后, 分别增加了二次诉讼请求 双环股份公司于 2008 年 4 月 26 日增加诉讼请求, 主张因涉案专利权被第 8105 号无效决定宣告无效, 涉案专利权应依法视为自始不存在, 本 21

22 田株式会社发送侵权警告等行为导致其推迟产品上市, 给其造成了经济损失, 据此请求赔偿其经济损失共计人民币 万元 嗣后, 双环股份公司又于 2013 年 4 月 1 日增加诉讼请求, 主张本田株式会社发送侵权警告信, 散布双环股份公司侵权的不良舆论, 导致其经营权 名誉权受到的损失, 丧失了经销商的经销和公众市场, 其产品销售严重受阻, 造成了巨大的经济损失, 请求赔偿经济损失人民币 万元, 并承担相应的诉讼费用 双环股份公司增加的两次损害赔偿的请求均指向本田株式会社维权的行为影响其正常的生产交易秩序, 使其遭受了经济损失 其主张损害赔偿的诉讼请求与确认不侵权的诉讼请求为不同的法律关系, 因此, 原审法院应当分别进行审理 本案中, 双环股份公司在增加诉讼请求之后, 提交了涉案汽车 2004 年至 2007 年生产月销售量数据 图表及相关时间示意图, 本田株式会社同类 cr-v 汽车自上市以来在中国汽车市场急速增长, 国内 suv 汽车市场自 2003 年呈 井喷 状高速增长的文章报道 其以河北新世纪红盾资产评估事务所出具的评估咨询报告为依据, 请求赔偿损失并承担相应的诉讼费用 本田株式会社也就双环股份公司增加的诉讼请求进行了答辩, 对上述证据进行了质证, 发表了意见, 抗辩主张其维权的行为并无不当以及双环股份公司不存在损失 本田株式会社不应予以赔偿 原审法院在确认不侵权的案由下, 对双环股份公司的损害赔偿进行审理并作出原审判决后, 本田株式会社以与其抗辩主张基本一致的内容提起了上诉 由此可见, 原审法院基于双方的诉辩形成的实体法律关系, 事实上就确认不侵权和损害赔偿这两方面争议分别进行了审理, 在程序上也保证了双方当事人的诉权 由于本案在审理过程中, 双方当事人存在管辖权异议 侵害专利权的关联诉讼, 而且涉案专利权还经过了行政确权诉讼等程序, 导致案件的审理长达十二年 若仅是由于原审法院在一个案由下审理了两个不同的法律关系, 就以程序错误为由将本案发回原审法院重新审理, 无疑将造成本案的纠纷久拖不决, 加重当事人的诉累 因此, 本院根据查明的事实, 以双环股份公司与本田株式会社之间存在争议的法律关系的性质相应变更本案的案由, 明确本案案由为确认不侵权以及损害赔偿纠纷 本院认为, 双环股份公司于 2003 年提起确认不侵权之诉时并未超过两年的诉讼时效 如上所述, 双环股份公司于 2008 年及 2013 年所增加的诉讼请求是基于同一侵权事实, 指向的行为均为本田株式会社发送侵权警告等给其造成的损失 双环股份公司在提起确认不侵权之诉后, 本案一直在诉讼程序中 原审判决依据 最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定 第十一条, 认定双环股份公司的诉讼请求未超过诉讼时效, 并无不当 本田株式会社主张双环股份公司的诉讼请求超过诉讼时效的上诉理由, 本院不予支持 ( 二 ) 本田株式会社是否应当承担责任 1. 本田株式会社发送警告信的行为是否正当本田株式会社发送警告信可分为二个阶段 第一阶段是 2003 年 9 月 18 日 -10 月 8 日, 本田株式会社的委托代理人先后八次发送侵权警告信, 要求双环股份公司停止生产 销售涉案汽车 期间, 在 2003 年 9 月 18 日 -9 月 24 日, 本田株式会社对涉案汽车经销商莱克汽车公司 旭阳恒兴公司分别多次发送警告信, 称涉案汽车侵害涉案专利权 莱克汽车公司 旭阳恒兴公司的销售行为构成专利侵权, 要求立即停止销售 第二阶段是, 本田株式会社于 2003 年 10 月 15 日传真函告双环股份公司的定型设计方案仍侵害涉案专利权, 双环股份公司遂于同年 10 月 16 日提起了本案之诉 本田株式会社于 2003 年 11 月 24 日向北京市高级人民法院提起诉讼指控双环股份公司及其销售商侵害涉案专利权后, 于 2004 年 1 月 9 日向双环股份公司在全国的十余家经销商发送警告信, 经销商的范围包括北京 新疆 珠海 天津 深圳 广东 湖南 昆明 南京等 双环股份公司上诉主张, 因本田株式会社于 2003 年 9 月 18 日发送警告信致使其停 22

23 止生产 推迟产品上市销售达 30 天, 且重新对产品进行了外观设计改造及模具等设备的重新刻制, 推迟产品上市给双环股份公司造成的损失达人民币 1949 万元 根据审理查明的事实, 本田株式会社在第一阶段向双环股份公司发送侵权警告信, 所涉专利权合法有效 双环股份公司接到侵权警告信后, 与本田株式会社协商沟通后, 明确被警告行为的具体信息, 双环股份公司立即对其所称 非定型产品 的外观进行了修改, 并于 2003 年 10 月 15 日将改变后的定型产品的外观设计告知本田株式会社 双环股份公司的行为表明, 本田株式会社侵权警告信的内容足以使双环股份公司知悉被警告行为可能存在侵害涉案专利权的事实 双环股份公司自行作出判断, 选择了立即与本田株式会社沟通, 并修改了被警告产品的外观设计 侵权警告信的内容对于双环股份公司而言是明确的 双环股份公司所谓停止生产 推迟涉案汽车上市以及对产品外观等进行改造导致的损失, 属于其自行对侵权警告进行判断后的商业风险, 应由其自行承担 本田株式会社在第一阶段针对双环股份公司侵权警告的行为属于专利权人正当行使专利权的维权行为 本田株式会社就此提出的上诉理由, 本院予以支持 双环股份公司关于涉案汽车推迟上市一个月造成的利润损失应当由本田株式会社承担, 其进行外观改造的费用属于本田株式会社赔偿范围的请求, 本院不予支持 鉴于此, 本田株式会社关于双环股份公司提交的推迟产品上市 1 个月的会议纪要是虚假证据, 没有证据证明存在推迟产品上市的损失的上诉理由, 本院无需理涉 专利法第五十七条规定 : 未经专利权人许可, 实施其专利, 即侵犯其专利权, 引起纠纷的, 由当事人协商解决 专利权人针对已经法院判决认定的侵权行为可以向被诉侵权行为人发送侵权警告, 也可以在提起专利侵权诉讼之前或者起诉期间发送侵权警告维护权益 专利权人发送侵权警告是其自行维护权益的途径和协商解决纠纷的环节, 法律对于在法院侵权判决之前专利权人自行维护其权益的行为, 并无禁止性规定 允许以此种方式解决争议有利于降低维权成本 提高纠纷解决效率和节约司法资源, 符合经济效益 本田株式会社发送侵权警告信属于专利权人维护其专利权的一种自力救助行为, 双环股份公司主张本田株式会社在法院侵权之诉的判决作出前发送侵权警告无法律依据的理由, 本院不予认同 权利人发送侵权警告维护自身合法权益是其行使民事权利的应有之义, 但行使权利应当在合理的范围内 在采取维护权利行为的同时, 也要注重对公平竞争秩序的维护, 避免滥用侵权警告, 打压竞争对手合法权益 本院认为, 判断侵权警告是正当的维权行为, 还是打压竞争对手的不正当竞争行为, 应当根据发送侵权警告的具体情况来认定, 以警告内容的充分性 确定侵权的明确性为重点 权利人发送侵权警告必须以确定的具体侵权事实为依据, 在发送侵权警告时应当对所警告的行为构成侵权善尽审慎注意义务, 对所涉侵权的具体事实进行充分考量和论证后进行 侵权警告的内容不应空泛和笼统, 对于权利人的身份 所主张的权利的有效性 权利的保护范围以及其它据以判断被警告行为涉嫌构成侵权的必要信息应当予以披露 权利人发送侵权警告的目的, 在于让被警告者知悉存在可能侵害他人权利的事实, 自行停止侵权或与权利人积极沟通 协商解决纠纷, 权利人无需再提起侵权之诉寻求公力救济 从侵权警告信的发送对象看, 权利人所履行的审慎注意义务也并不相同 制造者作为侵权的源头, 通常是权利人进行侵权警告的主要对象, 权利人希望被警告的制造者停止侵权行为或与其进行协商以获得授权, 制造者往往会选择与权利人正面协商 沟通的方式解决纠纷 权利人发送侵权警告的对象还可能包括产品的销售商 进口商, 或者发明或实用新型产品的使用者等, 这些人作为制造者的交易相对方, 往往也是权利人争夺的目标客户群 由于他们通常对是否侵权的判断认知能力相对较弱, 对所涉侵权的具体情况知之较少, 与制造者不同, 他们的避险意识较强, 更易受到侵权警告的影响, 可能会选择将所涉产品下架 退货等停止被警 23

24 告行为, 拒绝对制造者的商品进行交易 因此, 向这些主体进行警告的行为容易直接导致制造商无法销售, 影响所涉产品的竞争交易秩序 本院认为, 侵权警告不同于法院对诉前行为保全的裁定, 所涉侵权行为并不会因侵权警告行为而当然停止, 被警告者是否停止所涉侵权行为由其自行决定, 尤其是对销售商而言, 侵权警告的内容对其能否作出合理判断 自行承担由此导致的商业风险更为关键 因此, 向这些主体发送侵权警告时, 对确定被警告行为构成侵权而产生的注意义务要高于向制造者发送侵权警告的情形, 其警告所涉信息应当详细 充分, 如披露请求保护的权利的范围 涉嫌侵权的具体信息以及其他与认定侵权和停止侵权相关的必要信息 否则, 易导致交易方面对内容不明确的警告内容, 为避免自身涉及到警告信所称的后果, 停止进行交易, 影响公平竞争的交易秩序 根据审理查明的事实, 本田株式会社除了在第一阶段向涉案汽车的经销商发送侵权警告信之外, 在其发送侵权警告信的第二阶段, 在双环股份公司已经与其进行沟通协商, 并寻求确认不侵害涉案专利权的司法救济, 本田株式会社亦寻求侵害涉案专利权的司法救济后, 继续向涉案汽车的销售商发送侵权警告信, 并扩大了被警告经销商的发送范围 侵权警告信中仅记载了涉案专利权的名称 涉嫌侵权的产品名称以及受函客户涉嫌侵权的性质, 没有披露主张构成外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对, 也没有披露其与双环股份公司均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否自行停止被警告行为的事实 由于被警告的经销商作为双环股份公司的交易方, 也是本田株式会社涉案专利产品的竞争者或客户群, 本田株式会社在向这些经销商发送的警告信维护其专利权的同时, 也有打击竞争对手 争取交易对象或者商业机会的作用 反不正当竞争法第二条规定, 经营者在市场交易中, 应当遵循自愿 平等 公平 诚实信用的原则, 遵守公认的商业道德 本田株式会社在没有进一步证据证明存在侵权事实的情况下, 以与向制造者发送侵权警告时相同的注意义务, 在第二阶段扩大发送内容不明确的警告信, 尚难认定其尽到了合理的审慎注意义务, 有违反不正当竞争法第二条的规定 权利人可通过侵权警告达到制止侵权的目的, 甚至达到在市场上先发制人而不需要提起侵权之诉的效果 侵权警告中的侵权事实是权利人的单方认识, 所涉侵权行为是否构成侵权需要法院审理确定 本院认为, 权利人维权的方式是否适当并非以被警告行为是否侵权的结论为判断依据, 而是以权利人维权的方式是否正当, 是否有违公平的竞争秩序, 是否存在打击竞争对手作为衡量的标准 由于侵权认定的专业性和复杂性, 不能过高要求权利人对其警告行为构成侵权的确定性程度, 否则会妨碍侵权警告制度的正常效用和有悖此类制度的初衷 在权利人发送侵权警告行为得当, 不存在过错时, 即使最终被警告的行为不构成侵权, 也可能不属于滥用权利, 无需对竞争者的损失进行赔偿 本田株式会社上诉主张, 本案应适用专利法及其司法解释项下涉及专利不侵权的法律规定, 而不是扩展到所谓 经营权 或者 名誉权 本院认为, 确认不侵权诉讼在制约权利人滥用权利和有效规制权利人合法审慎行使权利方面, 为被警告者提供了救济途径 侵权警告作为权利人维护其合法权利的一种措施, 也存在一定的风险 如上所述, 侵权警告并非单纯地具有维护专利权的功能, 其还有打击竞争对手 争取交易对象和交易机会的效果 权利人为谋求市场竞争优势或者破坏竞争对手的竞争优势, 以不正当方式滥用侵权警告, 损害竞争对手合法权益的, 应当承担相应的责任 本田株式会社以竞争为目的, 在第二阶段扩大警告信的发送对象和范围, 疏于履行权利人行使权利的合理审慎注意义务, 对被警告者自行判断是否应当停止所警告行为的重大事宜在警告信中不进行披露, 致使双环股份公司利益遭受损失, 存在过错 本田株式会社的行为并非专利法所赋予的正当的维权方式, 而是有悖于鼓励和保护公平竞争的不正当竞争行为 依据反不正当竞争法第二十条规定, 应当对其造成的损害后果承担责任 本田株式会社关于 24

25 其在本案中发送警告信为正当行使权利的上诉理由, 本院不予支持 2. 关于是否侵害名誉权双环股份公司上诉主张本田株式会社的行为侵害其名誉权, 应当加大赔偿数额 本院认为, 民法通则第一百零一条明确规定, 公民 法人享有名誉权, 公民的人格尊严受法律保护, 禁止用侮辱 诽谤等方式损害公民 法人的名誉 最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见 第 140 条的规定, 以书面 口头等形式诋毁 诽谤法人名誉, 给法人造成损害的, 应当认定为侵害法人名誉权的行为 企业法人的商业信誉和产品声誉关乎企业的发展, 是其重要的人格因素 企业法人名誉权核心是商业信誉, 外在表现为企业的名称 品牌 产品和服务所获得的社会评价 双环股份公司提交相关媒体报道, 主张本田株式会社侵害其名誉权 根据审理查明的事实, 广州日报 京华时报 燕赵晚报 财经新闻 以及新浪网 搜狐等媒体刊登了有关本田株式会社与双环股份公司专利纠纷的报道, 如 双环来宝涉嫌抄袭本田 cr-v 本田状告双环来宝侵权 来宝 s-rv 仿照了本田 cr-v 国产汽车屡屡被诉引发借鉴与抄袭之争 本田起诉双环仿冒 cr-v 本田将控告九家中国车商涉嫌抄袭 本田专利保卫战 涉嫌外形专利侵权本田诉双环索赔 1 个亿 等报道, 以采访本田株式会社的人员 双环股份公司的有关人员, 或采访了汽车经销商和普通消费者的方式, 围绕双方纠纷进行了报道 在转述本田株式会社观点时, 明确指出所述内容为本田株式会社人员接受采访时发表的言论 所报道的内容以具有日常生活经验的认知判断, 属于客观陈述双方纠纷情况, 引起公众继续关注纠纷的进展, 不存在捏造事实或者违背商业伦理和秩序, 或侮辱 诽谤双环股份公司及其品牌 贬损其社会评价 损害其商业和产品声誉的情形 双环股份公司关于本田株式会社存在侵害其名誉权的主张, 本院不予支持 3. 关于是否实施了商业诋毁的行为双环股份公司上诉主张, 本田株式会社的行为构成商业诋毁行为 反不正当竞争法第十四条规定, 经营者不得捏造 散布虚伪事实, 损害竞争对手的商业信誉 商品声誉 双环股份公司主张本田株式会社在上述媒体报道中, 存在对其商誉进行诋毁的事实 根据审理查明的事实, 本田株式会社的人员在接受媒体采访时发表的言论, 如 本田中国有充分资料证明双环抄袭和剽窃了本田的产品, 作为第三者的媒体也有很多将来宝看成是本田 cr-v 的仿制品, 作为消费者已经误认为来宝 s-rv 就是本田 cr-v 的国产车型或者认为两者之间有什么技术关联, 属于本田株式会社出于自身所认为的竞争优势单方发表的商业评论 从读者的角度看来, 其发表的言论仅属于本田株式会社基于其单方立场发表的一般性商业判断, 不足以造成确能贬低他人商誉 影响相关公众认识的后果, 也不存在捏造 散布虚假或者诋毁性评论, 或者操纵媒体 授意媒体发布不公正的报道的事实 至于东风公司致函河北省人民政府的函件, 表达的是东风公司单方对商业交易行为的评价和认识, 本案纠纷也属于其所函告的内容, 函件并未诋毁和贬损双环股份公司的商业信誉 综上, 并无证据证明本田株式会社通过记者采访发布言论以及向有关政府发函, 对双环股份公司的商业信誉和商品声誉进行诋毁 贬损, 侵害其合法经营权和名誉权 双环股份公司关于本田株式会社违反反不正当竞争法第十四条的主张, 无事实依据 本田株式会社就此问题的上诉理由成立, 本院予以支持 原审判决关于本田株式会社通过新闻媒体对该侵权诉讼进行报道, 并通过东风汽车公司向政府致函的行为超过合理的维权范围, 具有明显的恶意的认定, 本院予以纠正 原审判决适用民法通则第一百零六条第二款的规定, 亦存在错误, 本院一并纠正 ( 三 ) 原审判决对赔偿数额的认定是否存在错误双环股份公司要求本田株式会社赔偿的经济损失包括推迟上市的损失和停产的损失 如前所述, 双环股份公司推迟上市的损失及相应的改造费用不应计算在赔偿范围内 25

26 原审判决支持其产品推迟上市造成的损失, 本院予以纠正 由于东风公司向有关政府的发函行为并无不当, 且无证据证明政府取消采购涉案汽车与本田株式会社发送警告信有关 因此, 双环股份公司就此部分请求赔偿的主张, 本院亦不予支持 双环股份公司上诉主张原审判决认定赔偿数额畸低, 错误认定本田株式会社不认可评估咨询报告以及重复扣减了赔偿数额, 未合理采纳该评估报告关于损失的计算结论 经审查, 与本案相关的侵害涉案专利权诉讼中, 本田株式会社以冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告认定的人民币 万元作为侵权损害赔偿的索赔依据 该评估咨询报告的相关结论也曾作为侵害本田株式会社保险杠专利权诉讼中计算损失中的索赔依据 然而, 双环股份公司并没有提交经销商拒绝交易的证据, 无法计算涉案汽车无法销售的具体数量, 加之双环股份公司提交的涉案汽车 2004 年至 2007 年生产月销售量图表及相关时间示意图中, 市场销售曲线显示的涉案汽车销量的骤减的时间与本田株式会社不当发送警告信的时间也不具有较高的一致性 因此, 冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告的赔偿计算方式以及认定的相关损失数额并不能当然地作为本案损害赔偿的依据 本田株式会社并未提交证据证明其 年的一系列维权行为与涉案汽车停止生产销售不存在因果关系 ; 亦未提交证据证明其所主张媒体的相关报道以及本田株式会社的维权行为帮助双环股份公司提高涉案汽车的知名度, 获得巨额利益的事实 因此, 本田株式会社关于其侵权警告的行为反而使得涉案汽车的市场销量增长的主张, 无事实依据, 本院不予支持 涉案汽车于 2003 年 10 月生产到 2007 年 2 月停产销售的事实双方均无异议, 原审判决认定涉案汽车从较高销量到完全停产的时间短于正常同类型汽车的生命周期, 符合同时期同类型车辆市场销售的基本情况 涉案汽车的上市周期明显较短的事实, 本院予以确认 虽然没有直接证据证明销售商因收到警告信放弃经销涉案汽车的具体数量以及涉案汽车的具体的生命周期, 但根据已知事实和日常生活经验, 本田株式会社向涉案汽车销售商发送侵权警告信的行为发生的 2004 年期间, 正值该类汽车的市场高速发展期, 参照相类似车型的产品周期, 涉案汽车上市后销量的减少直至停产与本田株式会社的上述行为存在一定的因果关系, 可以推定本田株式会社发送警告信的不当行为对双环股份公司造成了较大的损失 本田株式会社认可评估咨询报告确定的双环股份公司 2003 年 10 月到 2007 年 2 月销售 台汽车, 涉案汽车单台利润为人民币 2.12 万元, 故冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告的部分内容可以用作参考 本院结合双方均认可涉案汽车的单台利润, 参考涉案汽车的销量 冀新咨报字 (2008) 第 013 号评估咨询报告的相关内容, 同时考虑本田株式会社不当发送警告信的情节以及被警告经销商的范围, 根据反不正当竞争法第二十条的规定, 酌定本田株式会社赔偿双环股份公司经济损失人民币 1600 万元 ( 含合理维权费用 ) 综上, 原审判决认定事实基本清楚, 但部分法律适用错误, 责任认定不当, 本院予以纠正 依照 中华人民共和国反不正当竞争法 第二条 第二十条, 中华人民共和国民事诉讼法 第一百七十条第一款第二项, 判决如下 : 一 维持河北省高级人民法院 (2013) 冀民三初字第 1 号民事判决第一项 ; 二 变更河北省高级人民法院 (2013) 冀民三初字第 1 号民事判决第二项 本判决生效之日起 10 日内, 本田技研工业株式会社赔偿石家庄双环汽车股份有限公司经济损失 5000 万元人民币 ( 含合理维权费用 ) 为 本判决生效之日起 10 日内, 本田技研工业株式会社赔偿石家庄双环汽车股份有限公司经济损失人民币 1600 万元 ( 含合理维权费用 ) ; 三 驳回石家庄双环汽车股份有限公司的其他诉讼请求 如果未按本判决指定的期间履行上述金钱给付义务, 应当依照 中华人民共和国民事诉讼法 第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息 26

27 一审案件受理费人民币 元, 由石家庄双环汽车股份有限公司负担人民币 元, 本田技研工业株式会社负担人民币 元 二审案件受理费人民币 元, 由石家庄双环汽车股份有限公司负担人民币 元, 本田技研工业株式会社负担人民币 元 本判决为终审判决 审判长周翔代理审判员罗霞代理审判员周云川二〇一五年十二月八日书记员张博 3. [ 功能性限定特征的界定 ] 诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司 上海市高级人民法院 (2013) 沪高民三 ( 知 ) 终字第 96 号上诉人 ( 原审原告 ) 诺基亚公司 授权代表保罗莫林, 该公司知识产权副总裁 授权代表杨桑德斯卓, 该公司专利许可董事 委托代理人陈建民, 北京罗杰律师事务所律师 委托代理人吴振江, 北京罗杰律师事务所律师 被上诉人 ( 原审被告 ) 上海华勤通讯技术有限公司 法定代表人邱文生 委托代理人袁洋, 上海大邦律师事务所律师 委托代理人刘芳 上诉人诺基亚公司因侵害发明专利权纠纷一案, 不服上海市第一中级人民法院 (2011) 沪一中民五 ( 知 ) 初字第 47 号民事判决, 向本院提起上诉 本院于 2013 年 8 月 13 日受理后, 依法组成合议庭, 于 2013 年 11 月 14 日公开开庭审理了本案 上诉人诺基亚公司的委托代理人陈建民 吴振江, 被上诉人上海华勤通讯技术有限公司 ( 以下简称华勤公司 ) 的委托代理人袁洋 刘芳到庭参加了诉讼 上诉人委托的专家香港科技大学教授刘坚能以及被上诉人委托的专家中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员钱骅 被上诉人的高级工程师张文国作为双方当事人的专家辅助人参与了开庭审理 本案现已审理终结 诺基亚公司在一审程序中诉称 : 诺基亚公司是 ZLXXXXXXXXXXXX.4 号专利的合法权利人 诺基亚公司向华勤公司购买的手机实施了涉案专利权利要求 6-10 所要求保护的技术方案 华勤公司未经诺基亚公司许可, 擅自制造 许诺销售 销售被控侵权产品的行为已经构成对诺基亚公司上述专利的侵犯 故请求判令 :1 确认华勤公司制造 许诺销售 销售 L160A V91 S300C S520A 和 L18 型号手机的行为侵犯了诺基亚公司的 ZLXXXXXXXXXXXX.4 号专利 ;2 华勤公司立即停止对诺基亚公司上述专利的一切侵权行为 ;3 华勤公司赔偿诺基亚公司经济损失共计人民币 20,000,000 元, 包括诺基亚公司因本诉讼而发生的全部费用和成本, 包括但不限于律师费 公证费 调查费 翻 27

28 译费以及为制止华勤公司侵权行为所产生的其他合理支出 华勤公司在一审程序中辩称 : 华勤公司从未制造 销售诺基亚公司指控的五个型号的手机, 诺基亚公司指控的许诺销售行为也不存在 ; 被控侵权手机的技术特征与诺基亚公司专利完全不相同, 未落入诺基亚公司专利权利保护范围, 且使用的是现有技术 ; 诺基亚公司专利权利要求 都已被宣告无效,1 和 6 是本案独立权利要求, 是其他权利要求的基础, 而涉案专利和现有技术的区别只是文字表述的不同, 故涉案专利权并不稳定 原审法院经审理查明 : 诺基亚公司系名称为 选择数据传送方法 发明专利 ( 专利号为 : ZLXXXXXXXXXXXX.4, 以下简称涉案专利 ) 的专利权人 涉案专利于 2008 年 7 月 9 日获得授权 2012 年 5 月 31 日, 中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会 ( 以下简称专利复审委 ) 针对华勤公司就涉案专利提出的无效宣告请求作出第 号无效宣告请求审查决定书, 宣告涉案专利权利要求 无效, 权利要求 4 通过权利要求 3 引用权利要求 1 的技术方案 权利要求 9 通过权利要求 8 引用权利要求 6 的技术方案无效 ; 维持权利要求 2 7 有效, 权利要求 4 通过权利要求 3 引用权利要求 2 的技术方案 权利要求 9 通过权利要求 8 引用权利要求 7 的技术方案有效 涉案专利权利要求 1 为 : 一种用于在其中存在若干数据传送方法用于选择的电信系统中选择数据传送方法的方法, 所述方法包括 : 基于从用户接收的输入, 确定待传送的消息 ; 检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息 ; 以及选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法, 以便传送所述消息, 其特征在于 : 所述特性信息是下列信息之一 : 信息类型, 其指定所述消息中输入的和 / 或为所述消息选择的信息的格式 ; 接收方的标识符 ; 接收方标识符的类型 涉案专利权利要求 2 为 : 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 将所述方法应用于终端设备中用于输入消息的消息编辑器 ; 基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择, 将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序 ; 以及根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议, 将所述消息传送到电信网络 涉案专利权利要求 6 为 : 一种终端设备, 被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消息, 所述终端设备还被配置为 : 检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息 ; 以及所述终端设备被配置为 : 为了传送所述消息, 选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法, 其特征在于 : 所述特性信息是下列信息之一 : 信息类型, 其指定所述消息中输入的和 / 或为所述消息选择的信息的格式 ; 接收方的标识符 ; 接收方标识符的类型 涉案专利权利要求 7 为 : 如权利要求 6 所述的终端设备, 其特征在于 : 所述终端设备被配置为 : 将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器 ; 所述终端设备被配置为 : 基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择, 将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序 ; 以及所述终端设备被配置为 : 根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议, 将所述消息传送到电信网络 涉案专利说明书对背景技术和发明目的作了如下说明 : 现有无线终端设备 ( 如移动台 ) 备有几种向电信网络或另一个终端设备传送消息的不同方式 许多终端设备支持例如, 文本形式的短消息 ( 短消息服务 SMS) 多媒体消息 ( 多媒体消息服务 MMS) 和电子邮件消息的传送 由于例如 SMS 和 MMS 消息允许传送不同类型的信息, 所以为每种不同的消息类型配备了其自己的独特编辑器 当用户要传送消息时, 他或她通常首先必须选择数据传送应用以用于传送该消息 在用户选择了数据传送应用之后, 消息编辑器在用户界面打开, 以允许用户利用例如该终端设备的小键盘输入消息 ( 说明书上标第 1 页第 5 至 13 行 ) 但是对于不熟练的用户, 并不总是明白要选择哪种编辑器来传送期望 28

29 消息 例如, 如果用户要传送修改的文本, 他或她要选择 MMS 应用 ( 和编辑器 ) 而非 SMS 应用, 因为修改的文本无法作为 SMS 消息传送 用户通常不清楚数据传送方法及其中所用的编辑器的这种特别特征和限制, 这在传送消息时造成一些问题, 使用户不满意 ( 说明书上标第 1 页第 16 至 20 行 ) 因此, 本发明目的在于提供一种方法和实现该方法的装置, 以避免或至少缓解上述问题 ( 说明书上标第 2 页第 1 至 2 行 ) 说明书上标第 5 页第 行内容为 : 如图 2 所示, 移动台 MS 包括存储器 MEM 用户界面 UI 用于安排 I/O 数据传送的 I/O 装置以及含有一个或多个处理器的中央处理单元 CPU 各种应用 APP 可以通过在 CPU 中执行存储在存储器 MEM 中的计算机程序代码在所述移动台中实现 说明书上标第 6 页第 7-8 行内容为 : 还可以采用硬件解决方案或软硬件结合的解决方案来实施所述创新手段 说明书上标第 6 页第 行内容为 : 在该方法中, 步骤 300 包括激活消息确定操作 例如, 可以启动消息编辑器 ED, 从而向用户呈示消息输入视图 基于已确定要传送哪一个消息, 从用户接收 301 输入 用户可以通过例如输入字符和 / 或选择预先存储的一部分信息, 通过例如选择存储在存储器 MEM 中的要附加到上述消息中的照片, 这样将信息输入上述消息 ( 对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征 1 所作的说明 ) 说明书上标第 8 页第 4-5 行内容为 : 选择条件可以例如确定总是采用 MMS 服务来传送含有图像文件的消息 第 9 页第 行内容为 : 根据另一个实施例, 选择条件确定要用于不同接收方的标识符的数据传送方法 例如, 联系信息确定一种专用于联系的缺省数据传送方法 于是, 当搜索联系信息以获取发送信息 ( 地址或电话号码 ) 时, 同时检查该接收方信息是否已与一种缺省数据传送方法相关联 因此, 据以选择数据传送方法, 且已在选择条件下确定了的特性信息是例如特定的电话号码或 IP 地址 联系信息中所含的或分别存储的选择条件可以确定接收方是否可以接收例如 MMS 消息 本实施例因而允许预先确定总是用于向某个特定接收方或一组接收方传送消息的数据传送方法 说明书上标第 8 页第 行 第 9 页第 3-5 行内容分别为 : 可以例如步骤 410 字符或基于网络地址检测该类型 根据另一个实施例, 接收方标识符类型是用户输入或选择的电话号码 于是, 在步骤 410, 可以基于接收方输入的数字检测出该号码是电话号码, 并选择 411 在选择条件下与该类型相关联的数据传送方法 ( 对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征 2 所作的说明 ) 说明书上标第 6 页第 行内容为 : 选择条件可以许多种不同方式 ( 例如以存储器 MEM 中存储的搜索表的形式 ) 实施 说明书上标第 9 页第 1 行内容为 : 当用户输入电子邮件地址时, 可以选择电子邮件服务作为数据传送方法 说明书上标第 9 页第 行 第 9 页第 28 行至第 10 页第 1 行内容分别为 : 根据另一个实施例, 选择条件确定要用于不同接收方的标识符的数据传送方法 例如, 联系信息确定一种专用于联系的缺省数据传送方法 于是, 当搜索联系信息以获取发送信息 ( 地址或电话号码 ) 时, 同时检查该接收方信息是否已与一种缺省数据传送方法相关联 因此, 据以选择数据传送方法, 且已在选择条件下确定了的特性信息是例如特定的电话号码或 IP 地址 联系信息中所含的或分别存储的选择条件可以确定接收方是否可以接收例如 MMS 消息 本实施例因而允许预先确定总是用于向某个特定接收方或一组接收方传送消息的数据传送方法 例如, 为含有图像文件的消息选择 (303;401)MMS 应用, 而采用 GPRS 协议传送 MMS 消息 ( 对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征 3 所作的说明 ) 说明书上标第 7 页第 28 行至第 8 页第 1 行 第 8 页第 行内容分别为 : 消息因而可包括例如下列的一种或多种信息类型 : 文本 修改的文本 静止图片 视频图像 记录 日程表项 例如将 JPEG 格式的图片作为 MMS 消息传送, 而将电子邮件应用用于 GIF 格式的图片 第 8 页第 23 行 第 行 第 9 页第 3-4 行内容分别为 : 根据 29

30 实施例, 接收方标识符类型是 IP 地址 可以例如步骤 410 字符或基于网络地址检测该类型 根据另一个实施例, 接收方标识符类型是用户输入或选择的电话号码 ( 对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征 4 所作的说明, 其中上标第 9 页第 行不再重复摘录 ) 说明书上标第 6 页第 9-10 行 第 9 页第 行内容分别为 : 图 3 说明根据实施例用于选择数据传送方法的方法, 图中的方法具体应用于移动台 MS; 根据实施例应用于消息编辑器 ED, 图 4a 和图 4b 中所示的实施例可以应用于消息编辑器 ED ( 对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征 5 所作的说明, 其中图 3 图 4a 图 4b 仅为方法步骤的图示表达, 并不涉及装置的结构, 此处不再摘录 ) 说明书上标第 5 页第 26 行 第 7 页第 行内容分别为 : 电子邮件应用利用分组交换 GPRS 服务 根据实施例, 消息编辑器 ED 可以激活所选的数据传送应用和 / 或服务 例如, 可以响应传送消息及其至少一个特性的需要而建立 GPRS 服务的 PDP 上下文或 WAP 连接 ( 对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征 6 所作的说明, 其中第 9 页第 28 行至第 10 页第 1 行此处不再重复摘录 ) 华勤公司成立于 2005 年 8 月 29 日, 企业法人营业执照登记的经营范围为 : 通讯产品及相关软硬件的设计 研究开发 制造 销售, 计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发 技术咨询 技术服务, 从事货物与技术的进出口业务 上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的 上海华勤通讯技术有限公司主体长期信用评级报告 中公布的华勤公司 2007 至 2009 年净利润分别为 0.48 亿元 0.37 亿元 0.90 亿元,2010 年前三个季度的净利润为 1.12 亿元 2010 年 9 月 16 日, 案外人北京市翔鲲律师事务所的委托代理人周可枫在华勤公司住所地上海市张江高科技园区科苑路 XXX 号 XXX 幢与华勤公司单位员工程海日 王舒 张宁 王慧萍就购买手机事宜进行了洽谈 2010 年 10 月 14 日, 案外人王某某向案外人珠海华贝科技有限公司电汇了人民币 18,257.5 元 2010 年 10 月 21 日, 案外人北京市翔鲲律师事务所的委托代理人周可枫在华勤公司住所地上海市张江高科技园区科苑路 XXX 号 XXX 幢提取了包括本案被控侵权的 L160A V91 S300C S520A 和 L18 等五种型号在内的手机共计 48 部, 同时取得王慧萍签名并加盖华勤通讯香港有限公司印章的收据一张 ( 该收据记明的银行 帐户信息与案外人王某某电汇汇入行 账户信息相一致 ) 诺基亚公司因本案以及在原审法院起诉华勤公司侵犯诺基亚公司其它专利权的相关诉讼, 共支出律师费人民币 1,356, 元, 公证费人民币 52,320 元, 交通住宿费人民币 5,836 元, 翻译费人民币 11,300 元 一审审理过程中, 诺基亚公司主张依据涉案专利权利要求 7 确定保护范围, 并认为 : 凡是属于权利要求 7 所述的移动站 (MS), 并且可以采用一个消息编辑器来接收用户的消息输入, 并检查用户所输入的消息中包含的特性信息选择适当的数据传送方法, 然后根据所选择的数据传送方法将消息传送到相关的数据传送应用程序, 再根据该数据传送应用程序所使用的数据传送协议将消息发送给电信网络的移动通讯设备, 都属于落入涉案专利权利要求 7 保护范围的产品 实现权利要求 7 中的技术特征所述的技术手段已在说明书中充分公开, 故其虽涉及功能性词语, 但并不是功能性技术特征 退一步而言, 即使权利要求 7 的特征属于功能性技术特征, 其相关实施方式在涉案专利说明书已有充分描述 手机作为一种现代产品, 在包括肉眼易见的硬件部件 ( 例如手机壳 键盘 芯片体 ) 的同时, 必须包括肉眼不易识别或无法识别的软件 而软件的集成方式具有多种选择, 可以以软件代码的形式储存在存储器中供微处理器调用, 也可以采用软件硬化的方法以固件的形式与主板芯片集成在一起 ( 此时无疑也改变了硬件结构 ), 当然也包括可以将实现权利要求 7 功能的相应装置做成一个独立的处理器装置 究竟采用什么样的方 30

31 式实现软件的集成, 本领域的技术人员自然会根据公知技术选择 性价比 最好的方式去实现 并且, 涉案专利说明书在第 6 页第 7-8 行 说明书第 5 页第 行等处多次提及, 实现发明目的是可以采用独立的硬件结构例如一个具有特定功能的独立芯片, 也可以采用软件, 也可以采用软件与硬件的结合, 如现场可编程门阵列 FPGA 或处理器 CPU 上述实现方式的任何一种都会改变手机产品的结构 诺基亚公司主张, 权利要求 7 的技术内容可划分为如下七部分 :1, 一种终端设备, 被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消息 ;2, 所述终端设备还被配置为 : 检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息 ;3, 所述终端设备被配置为 : 为了传送所述消息, 选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法 ;4, 所述特性信息是下列信息之一 : 信息类型, 其指定所述消息中输入的和 / 或为所述消息选择的信息的格式 接收方的标识符 接收方标识的类型 ;5, 所述终端设备被配置为 : 将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器 ;6, 所述终端设备被配置为 : 基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择, 将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序 ;7, 所述终端设备被配置为 : 根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议, 将所述消息传送到电信网络 诺基亚公司认为, 针对技术特征 1, 专利说明书上标第 6 页第 行已充分说明这样一台终端设备应如何被配置, 以使其从用户接收输入以便确定消息 ( 步骤 301) 的实例 ; 针对技术特征 2, 专利说明书上标第 8 页第 4-5 行公开了终端设备检查消息是否含有图像文件 ( 即特性信息为信息类型 ) 的实施例, 第 9 页第 行公开了终端设备检查特定的号码或 IP 地址 ( 即特性信息为接收方标识符 ) 以选择数据传送方法的实施例, 第 8 页第 行 第 9 页第 3-5 字符或电话号码 ( 即特性信息为接收方标识符类型 ) 的实施例 ; 针对技术特征 3, 专利说明书上标第 6 页第 行公开了预定选择条件能以搜索表的形式存储在存储器 MEM 中, 并且专利说明书上标第 9 页第 1 行公开了当用户输入电子邮件地址可以选择电子邮件服务作为数据传送方法的实施方式, 专利说明书上标第 9 页第 行 第 9 页第 28 行至第 10 页第 1 行公开了当用户输入电话号码或消息含有图像文件的时候, 可以选择 MMS 服务作为数据传送方法的实施方式 ; 针对技术特征 4, 专利说明书上标第 7 页第 28 行至第 8 页第 1 行 第 8 页第 行公开了信息类型包括文本 修改的文本 静止图片 视频图像 记录 日程表项 JPEG 格式的图片 GIF 格式的图片等, 第 9 页第 行公开了接收方的标识符可以为特定的电话号码, 第 8 页第 23 行 第 8 页第 行 第 9 页第 3-4 字符 IP 地址和电话号码的例子 ; 针对技术特征 5, 专利说明书上标第 6 页第 9-10 行 第 9 页第 行 图 3 图 4a 及图 4b 详细说明了将数据传送方法应用于消息编辑器的实例 ; 针对技术特征 6, 专利说明书上标第 5 页第 26 行 第 7 页第 行 第 9 页第 28 行至第 10 页第 1 行详细说明了基于选择的数据传送方法, 将消息传送到相关的数据传送应用程序的实例 ; 针对技术特征 7, 专利说明书上标第 9 页第 28 行至第 10 页第 1 行详细说明了根据相关数据传送应用程序所使用的数据传送协议, 将消息传送到电信网络的实例 华勤公司认为 : 由涉案专利权利要求 7 的表述可见, 其为产品权项, 保护主题为终端设备, 且采用了功能性限定特征表述终端设备具备的多种能力 但是, 涉案专利的说明书中仅介绍了实现方案的流程 信令等, 并未提供任何能实现上述功能性限定特征的产品结构方式 因此, 基于涉案专利说明书不能确定涉案专利权利要求 7 中功能性限定的结构特征保护范围 原审法院认为 : 在专利侵权诉讼中, 人民法院判定被告是否实施原告的专利, 需要进行技术特征的比对, 如果被控侵权技术方案包含原告专利权利要求记载的全部技术特征, 31

32 即可确定其落入原告专利权保护范围 当然, 进行技术特征比对, 首先要界定原告专利权的保护范围 根据 中华人民共和国专利法 ( 以下简称 专利法 ) 之规定, 发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准, 说明书及附图可以用于解释权利要求 同时, 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 ( 以下简称 专利司法解释 ) 第四条还规定, 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征, 人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式, 确定该技术特征的内容 本案中, 诺基亚公司据以主张权利的为涉案专利权利要求 7, 对照诺基亚公司专利权利要求 1 2 和说明书所陈述的发明目的可知, 权利要求 7 要求保护的是一种能够实现或执行权利要求 1 及 2 所述方法的装置 分析权利要求 7 的文字结构可知, 其撰写方式是在方法步骤特征前附加 被配置为 进行限定, 在文义上应该将 被配置为 理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果 根据 专利司法解释 的规定, 权利要求中以 被配置为 表述的技术特征均应结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同方式确定其内容 诺基亚公司所认为的专利说明书对权利要求所作说明或所提供实例, 多数涉及的仍然是方法 步骤或者功能, 而缺乏对装置本身的描述 并且进一步检查说明书全文, 仍然不能发现关于装置本身如何 被配置为 的具体实施方式 因此, 诺基亚公司专利权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定 对专利权利要求进行解释, 目的在于合理地界定专利权的保护范围, 使专利权人获得的权利与其对现有技术所作贡献相一致 在这个过程中, 既要给予专利权人恰当的保护以激励创新, 又要防止权利保护范围界定过宽 ( 甚至将不属于专利权人所作贡献的部分纳入保护范围 ) 而阻碍创新 在本案中, 诺基亚公司专利中的方法和实施该方法的装置在技术上虽然相互关联, 但保护对象和范围应当是界限清晰, 各不相同 而两者的权利要求的区别仅在于 涉及装置的权利要求系方法权利要求每一个步骤前加上 被配置为 而组成 对于这样撰写的权利要求, 应当要求诺基亚公司进一步说明 被配置为 的具体实施方式, 以明确诺基亚公司除了在方法上对现有技术作出了贡献之外, 在装置上相对于对现有装置的技术贡献何在, 否则就是给予一种纯功能限定的装置予以了保护 这既阻碍了在专利申请日之后技术的进一步创新, 又会导致专利的保护范围囊括了专利申请日之前已经存在的所有实施方式, 显然与界定专利保护范围的目的相违背 诺基亚公司认为, 凡是属于权利要求 7 所述的移动站 (MS), 并且可以采用一个消息编辑器来接收用户的消息输入, 并检查用户所输入的消息中包含的特性信息选择适当的数据传送方法, 然后根据所选择的数据传送方法将消息传送到相关的数据传送应用程序, 再根据该数据传送应用程序所使用的数据传送协议将消息发送给电信网络的移动通讯设备, 都属于落入涉案专利权利要求 7 保护范围的产品 这种主张实质上是认为只要具备其所述某种功能的手机, 均落入其保护范围, 而这与最高人民法院关于功能性技术特征保护范围如何确定的规定是相违背的 诺基亚公司认为, 实现权利要求 7 中的技术特征所述的技术手段已在说明书中充分公开, 故虽然涉及功能性词语, 但并不是功能性技术特征 ; 并且退一步而言, 即使权利要求 7 上述特征属于功能性技术特征, 其相关实施方式在涉案专利说明书中已经有非常充分的描述 但检查诺基亚公司所罗列的说明书中所公开的内容, 并不能得出诺基亚公司所称 充分公开 充分描述 的结论, 其主张与事实并不相符, 原审法院不予采信 诺基亚公司还认为, 手机 必须包括肉眼不易识别或无法识别的软件, 而软件的集成方式具有多种选择,, 究竟采用什么样的方式实现软件的集成, 本领域的技术人员自然会根据公知技术选择 性价比 最好的方式去实现 原审法院认为, 即便是通过软件 ( 计算机程序 ) 实现产品功能的增加或者改进, 也应当公开具体的实施方式, 以便于 32