26 金 海 军 : 商 标 与 通 用 名 称 问 题 的 消 费 者 调 查 方 法 2013 年 10 月 囿 于 法 律 规 则 和 证 据 等 方 面 的 不 足 而 导 致 案 件 无 法 获 得 及 时 有 效 的 处 理 在 此 情 况 下, 也 有 一 些 案 件 试 图 利 用

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1 2013 年 第 10 期 暨 南 学 报 ( 哲 学 社 会 科 学 版 ) 总 第 177 期 No JinanJournal(PhilosophyandSocialSciences) SumNo.177 商 标 与 通 用 名 称 问 题 的 消 费 者 调 查 方 法 实 证 与 比 较 金 海 军 ( 中 国 人 民 大 学 法 学 院, 北 京 ) [ 摘 要 ] 我 国 商 标 法 承 认 通 用 名 称 可 由 长 期 使 用 获 得 显 著 性 而 成 为 商 标, 但 长 期 未 规 定 商 标 可 能 因 丧 失 显 著 性 而 成 为 通 用 名 称 然 而, 我 国 已 经 出 现 不 少 案 件, 要 求 对 涉 案 名 称 为 商 标 还 是 通 用 名 称 作 出 司 法 认 定, 其 中 涉 及 不 少 疑 难 问 题 中 美 两 国 在 商 标 与 通 用 名 称 认 定 的 标 准 方 法 上 存 在 差 异, 特 别 是 在 消 费 者 调 查 方 法 作 为 证 据 应 用 的 可 能 性 以 及 相 关 的 实 践 上 我 国 目 前 在 这 方 面 的 规 则 有 欠 缺, 并 且 应 用 消 费 者 调 查 方 法 的 实 践 尚 付 之 阙 如 美 国 的 做 法 值 得 我 们 关 注 与 借 鉴 [ 关 键 词 ] 商 标 ; 通 用 名 称 ; 显 著 性 ; 消 费 者 调 查 ; 美 国 商 标 法 [ 中 图 分 类 号 ] D923 [ 文 献 标 识 码 ] A [ 文 章 编 号 ] (2013) 一 问 题 的 提 出 按 照 一 般 定 义, 商 标 是 指 能 够 将 一 企 业 的 商 品 或 服 务 与 其 他 企 业 的 商 品 或 服 务 相 区 别 的 标 记 或 标 记 的 组 合 1[1]216[2]214 这 种 标 记 具 有 区 分 商 品 来 源 的 功 能 或 特 性, 也 就 是 具 有 显 著 性 通 用 名 称 是 用 于 指 称 某 一 类 商 品 或 服 务 的 名 称, 并 不 为 某 一 特 定 企 业 所 专 有, 不 具 有 显 著 性 本 文 讨 论 商 标 与 通 用 名 称 的 转 化 亦 即 通 用 名 称 可 借 由 长 期 使 用 而 获 得 显 著 性 并 成 为 商 标, 而 商 标 也 可 能 由 于 丧 失 显 著 性 而 成 为 通 用 名 称 ; 其 中 需 着 重 探 讨 的 是 商 标 法 领 域 中 日 益 引 起 人 们 关 注 的 消 费 者 调 查 方 法 在 商 标 法 领 域, 混 淆 可 能 性 第 二 含 义 的 产 生 商 标 的 通 用 名 称 化 商 标 的 淡 化 虚 假 广 告 等 问 题, 都 可 能 涉 及 调 查 统 计 方 法 的 应 用 [3] 本 文 提 出 在 商 标 与 通 用 名 称 的 认 定 上 适 用 消 费 者 调 查 方 法, 一 个 重 要 的 原 因 是 我 国 商 标 法 实 践 所 提 出 的 问 题 第 一, 在 商 标 纠 纷 案 件 中, 涉 案 商 标 被 国 家 工 商 行 政 管 理 局 商 标 评 审 委 员 会 ( 以 下 简 称 商 评 委 ) 或 者 人 民 法 院 认 定 为 通 用 名 称 的 案 件 日 益 增 多, 而 裁 判 的 依 据 则 呈 现 多 样 化, 且 存 在 较 大 的 不 确 定 性 特 别 是, 我 国 商 标 法 2001 年 修 订 之 后, 在 商 标 权 取 得 方 面 增 设 关 于 通 用 名 称 的 规 定 2, 从 而 引 发 了 一 大 批 关 于 商 标 与 通 用 名 称 之 争 的 案 件 由 于 历 史 与 现 实 等 多 方 面 因 素, 此 类 案 件 的 判 决 在 商 标 与 普 通 名 称 之 间 往 往 一 词 之 差, 即 牵 涉 多 家 企 业 甚 至 整 个 产 3 业 的 利 益 格 局 变 化 [3] 然 而 在 法 律 层 面, 却 [ 收 稿 日 期 ] [ 作 者 简 介 ] 金 海 军 (1971 ), 男, 浙 江 绍 兴 人, 中 国 人 民 大 学 法 学 院 副 教 授, 民 商 法 学 博 士, 主 要 从 事 知 识 产 权 法 学 研 究 1 例 如, TRIPS 协 定 第 15 条 第 1 款 2 商 标 法 (2001 年 ) 第 11 条 第 (1) 项 3 小 肥 羊 商 标 争 夺 战 即 为 著 例, 其 影 响 波 及 全 国, 涉 案 标 的 高 达 近 60 亿 元 人 民 币, 牵 连 企 业 多 达 上 千 家, 国 家 商 标 局 和 商 评 委 先 后 十 几 次 裁 定,3 个 省 市 的 6 家 中 级 和 高 级 人 民 法 院 作 了 10 份 判 决 类 似 的 情 形 还 可 见 于 国 内 葡 萄 酒 龙 头 企 业 之 间 在 解 百 纳 商 标 上 的 争 议

2 26 金 海 军 : 商 标 与 通 用 名 称 问 题 的 消 费 者 调 查 方 法 2013 年 10 月 囿 于 法 律 规 则 和 证 据 等 方 面 的 不 足 而 导 致 案 件 无 法 获 得 及 时 有 效 的 处 理 在 此 情 况 下, 也 有 一 些 案 件 试 图 利 用 比 较 法 而 有 所 突 破 例 如, 在 国 内 引 起 广 泛 争 议 的 优 盘 商 标 撤 销 案 的 处 理 过 程 中, 可 以 看 到 案 件 承 办 人 在 我 国 法 律 无 明 文 规 定 的 情 况 下, 借 用 相 关 国 家 案 例 与 学 理 而 启 发 对 该 案 件 的 处 理 [4]59-61 然 而, 即 使 在 这 样 既 涉 及 企 业 重 大 经 济 利 益 又 争 议 激 烈 的 案 件 中, 也 未 看 到 当 事 人 提 供 消 费 者 调 查 之 类 的 社 会 科 学 证 据 最 高 人 民 法 院 近 年 来 无 论 通 过 个 案 判 决 还 是 司 法 解 释, 力 图 形 成 裁 判 规 范, 要 求 法 院 利 用 各 种 证 据, 以 使 法 官 确 信 涉 案 商 标 究 竟 是 否 为 通 用 名 称 但 令 人 遗 憾 的 是, 其 中 并 没 有 明 确 提 到 运 用 消 费 者 调 查 的 证 据 第 二, 笔 者 此 前 撰 文 探 讨 商 标 案 件 中 关 于 混 淆 可 能 性 认 定 的 问 题, 其 中 阐 明 了 这 样 的 事 实, 即 我 国 法 院 对 于 由 当 事 人 委 托 第 三 方 所 作 的 消 费 者 调 查 报 告, 仍 未 予 采 信 为 证 据, 但 毕 竟 当 事 人 在 一 些 个 案 中 已 经 有 所 实 践 [5] 然 而 在 涉 案 商 标 是 否 为 通 用 名 称 的 问 题 上, 却 至 今 还 难 以 找 到 运 用 消 费 者 调 查 方 法 的 案 例 1 第 三, 从 比 较 法 的 角 度 看, 在 许 多 市 场 经 济 发 达 国 家 和 地 区, 特 别 是 在 美 国, 商 标 法 往 往 对 于 商 标 与 通 用 名 称 的 问 题 设 有 明 确 而 全 面 的 规 定, 并 且 在 司 法 实 践 中 越 来 越 多 地 采 用 消 费 者 调 查 方 法 各 国 国 情 不 同, 自 不 能 要 求 对 外 国 制 度 亦 步 亦 趋, 但 是, 理 论 和 历 史 已 经 表 明, 市 场 经 济 发 达 国 家 在 制 度 方 面 的 经 验 和 教 训, 往 往 可 以 为 新 兴 市 场 国 家 所 借 鉴 因 此, 我 们 有 必 要 切 实 了 解 外 国 的 相 关 制 度 与 做 法, 以 便 进 行 比 较 和 取 舍 本 文 首 先 介 绍 美 国 的 相 关 司 法 实 践, 其 次 分 析 我 国 的 商 标 法 规 则 及 其 司 法 解 释, 并 以 实 证 材 料 说 明 当 前 解 决 商 标 与 通 用 名 称 问 题 所 面 临 的 困 难 通 过 比 较 分 析, 本 文 提 出, 关 于 商 标 与 通 用 名 称 的 消 费 者 调 查 结 果 应 当 成 为 一 种 可 以 供 法 院 采 信 的 证 据, 法 官 应 当 将 其 与 其 他 证 据 结 合 使 用, 以 形 成 关 于 涉 案 商 标 是 否 成 为 通 用 名 称 的 司 法 确 信 二 美 国 在 商 标 与 通 用 名 称 问 题 上 的 消 费 者 调 查 在 美 国, 通 用 名 称 是 完 全 不 能 被 注 册 为 商 标 的 而 且, 如 果 一 个 商 标 变 成 了 通 用 名 称, 商 标 保 护 就 随 即 终 止 了 [2]245 如 此 规 定 的 理 由 在 于, 商 标 上 授 予 财 产 权 的 合 理 性 主 要 在 于 它 可 以 降 低 消 费 者 的 搜 寻 成 本, 并 且 对 生 产 者 形 成 一 种 激 励, 增 加 高 质 量 产 品 的 供 给 ; 但 如 果 产 品 的 通 用 名 称 可 以 作 商 标 的 话, 则 商 标 法 就 会 导 致 一 种 垄 断, 而 不 是 促 进 竞 争 [6]26-32, 美 国 商 标 法 [ 即 拉 纳 姆 法 (Lanham Act)] 第 45 条 规 定 了 商 标 被 视 为 放 弃 (abandoned) 的 情 形, 其 中 第 (2) 项 情 形 是 商 标 所 有 人 的 任 何 行 为, 包 括 作 为 和 不 作 为, 导 致 该 商 标 成 为 其 所 适 用 或 相 关 的 商 品 或 服 务 的 通 用 名 称, 或 者 丧 失 其 作 为 商 标 的 意 义 2 但 这 样 一 来, 有 些 商 标 在 消 费 者 中 非 常 出 名, 反 而 可 能 因 此 变 成 通 用 名 称 有 学 者 就 提 出 通 用 性 原 则 是 知 识 产 权 法 中 独 一 无 二 的, 因 为 它 造 成 的 结 果 是 惩 罚 成 功 3[7]193 ( 一 ) 商 标 成 为 通 用 名 称 的 证 据 与 消 费 者 调 查 1. 判 断 商 标 成 为 通 用 名 称 的 证 据 由 美 国 商 标 法 的 上 述 规 定 可 知, 商 标 与 通 用 名 称 之 间 可 谓 水 火 不 容 有 你 没 我 涉 案 词 语 或 其 他 标 志 一 旦 被 法 院 认 定 为 表 示 相 关 商 品 的 通 用 名 称, 无 论 多 么 有 名 的 商 标, 也 会 因 此 丧 失 权 利 (losofright) 一 个 标 记 究 竟 是 否 为 通 用 名 称, 是 一 个 事 实 判 断 问 题, 当 事 人 往 往 1 对 国 内 相 关 案 例 的 查 询 检 索 结 果, 参 见 本 文 第 三 部 分 2 15U.S.C 麦 卡 锡 教 授 对 美 国 法 院 历 年 的 相 关 判 决 进 行 统 计, 并 按 字 母 顺 序 列 举 了 自 386 至 yo-yo 的 154 个 成 为 通 用 名 称 的 商 标, 其 中 包 含 大 量 的 驰 名 商 标 他 也 列 举 了 未 被 认 定 构 成 通 用 名 称 的 商 标 56 件 2McCarthyonTrademarksandUnfairCompetition 12:18, 12:19(4thed.)

3 第 35 卷 第 10 期 暨 南 学 报 ( 哲 学 社 会 科 学 版 ) 27 向 法 院 提 交 各 种 证 据, 竭 力 予 以 证 明 但 是, 哪 些 证 据 有 效, 哪 些 证 据 更 具 证 明 力, 则 因 个 案 而 不 同 联 邦 巡 回 上 诉 法 院 指 出, 关 于 公 众 对 涉 案 词 语 的 理 解, 可 以 借 由 任 何 符 合 要 求 的 来 源, 比 如 购 买 人 的 证 明 消 费 者 调 查 词 典 的 收 录 行 业 期 刊 报 纸 和 其 他 出 版 物 1 麦 卡 锡 (Mc Carthy) 教 授 也 提 出 了 证 明 商 标 变 成 通 用 名 称 的 6 种 证 据 :1 竞 争 对 手 的 使 用, 即 他 人 将 该 标 记 作 为 通 用 名 称 使 用 而 商 标 权 人 未 表 示 反 对 的 ;2 商 标 权 人 本 身 将 其 标 记 当 作 通 用 名 称 使 用 ;3 词 典 的 定 义 ;4 媒 体 的 使 用 ;5 本 行 业 相 关 人 员 的 证 言 ;6 消 费 者 调 查 [9] 12:13 在 美 国, 无 论 在 学 术 界 还 是 商 标 司 法 实 践 中, 消 费 者 调 查 都 受 到 高 度 重 视 在 商 标 与 通 用 名 称 的 问 题 上, 目 前 在 诉 讼 中 希 望 看 到 的 主 要 证 据 类 型 是 消 费 者 调 查, 即 涉 案 词 语 对 于 组 成 该 类 产 品 的 市 场 消 费 者 而 言 到 底 是 什 么 含 义 [7]193 麦 卡 锡 阐 述 了 消 费 者 调 查 作 为 证 据 的 意 义 他 指 出, 消 费 者 调 查 已 经 在 有 关 通 用 名 称 的 诉 讼 中 几 乎 不 可 或 缺 (almostderigueur) 的 证 据 [10] , 法 官 现 在 已 经 习 惯 于 调 查 统 计 证 据, 并 且 常 常 期 待 能 够 借 助 消 费 者 调 查 证 据 来 解 决 通 用 名 称 纠 纷 当 事 人 如 果 主 张 某 一 标 记 已 经 变 成 了 通 用 名 称, 从 而 不 再 构 成 有 效 的 商 标, 但 他 没 能 提 交 一 份 调 查 统 计 的 证 据 来 支 持 其 结 论 的 话, 就 会 被 一 些 法 官 视 作 证 明 力 不 够 例 如, 有 法 官 就 曾 经 指 出 : 本 案 各 方 当 事 人 均 未 提 出 任 何 消 费 者 调 查 的 证 据 或 其 他 类 似 证 据 双 方 对 于 这 种 不 严 谨 的 做 法 均 有 过 错 2 当 然, 如 果 其 他 证 据 足 够 充 分 证 明 涉 案 商 标 已 经 成 为 通 用 名 称 的, 自 然 也 就 不 必 提 供 消 费 者 调 查 了 [9] 12:14 2. 在 商 标 与 通 用 名 称 问 题 上 应 用 消 费 者 调 查 方 法 的 总 体 情 况 本 文 提 供 两 方 面 的 实 证 数 据 其 一, 用 案 例 检 索 查 询 方 式 所 获 得 的 数 据 这 里 选 用 的 是 WESTLAW 的 案 例 数 据 库 3 第 一 步, 以 trade mark /p genericterm /p distinctive 4 为 关 键 词 进 行 查 询, 查 得 1127 条 第 二 步, 在 第 一 步 查 得 的 结 果 中, 以 关 键 词 survey ( 调 查 ) 进 行 查 询, 查 得 553 条 ; 或 者, 在 第 一 步 查 得 的 结 果 中, 以 关 键 词 consumersurvey ( 消 费 者 调 查 ) 进 行 查 询, 查 得 309 条 ; 或 者, 在 第 一 步 查 得 的 结 果 中, 以 关 键 词 dictionary ( 词 典 ) 进 行 查 询, 查 得 306 条 词 典 定 义 是 法 院 采 信 的 用 以 认 定 商 标 已 经 成 为 通 用 名 称 的 传 统 证 据, 由 此 可 知, 美 国 法 院 在 商 标 与 通 用 名 称 问 题 上, 较 多 地 采 用 调 查 统 计 的 方 法 其 二, 研 究 者 对 消 费 者 调 查 方 法 用 于 商 标 案 件 的 实 证 分 析 按 照 杰 拉 德 福 特 (Gerald L.Ford) 的 统 计, 以 1946 年 全 面 修 订 商 标 法 ( 即 现 行 商 标 法 ) 开 始 起 算, 美 国 法 院 最 初 在 商 标 案 件 中 采 用 调 查 统 计 证 据 的 情 形 并 不 多, 从 1946 年 到 1960 年, 只 是 在 总 共 18 起 案 件 中 出 现 过 调 查 统 计 证 据 ; 在 1961 年 到 1975 年, 达 到 86 起 案 件, 年 均 6 起 ;1976 年 至 1990 年, 共 有 422 起, 年 均 达 到 29 起 案 件 ; 而 1991 年 至 2007 年, 则 高 达 775 起, 年 均 大 约 48 起 [9]212n.3 由 此 可 见, 美 国 运 用 调 查 统 计 证 据 的 商 标 案 件 的 数 量 正 在 急 速 增 长 在 这 些 案 件 中, 排 在 首 位 的 是 关 于 侵 犯 商 标 权 案 件 中 混 淆 之 可 能 性 的 认 定, 其 次 就 是 商 标 是 否 变 成 通 用 名 称 的 争 议 ( 二 ) 消 费 者 调 查 的 类 型 美 国 法 院 对 于 此 类 案 件 集 中 关 注 的 是 两 种 类 型 的 调 查, 一 种 是 以 热 水 瓶 调 查 为 代 表, 其 结 局 是 当 事 人 失 去 了 争 议 中 的 商 标, 另 一 种 以 特 富 龙 调 查 为 代 表, 它 帮 助 杜 邦 公 司 保 住 了 这 个 商 标 热 水 瓶 调 查 使 用 一 组 问 题 来 描 述 争 议 中 的 产 品, 引 导 受 访 者 模 拟 走 进 商 场 的 场 1 InreMerilLynch,Pierce,Fenner,andSmith,Inc.,828F.2d1567(Fed.Cir.1987). 2 Gimix,Inc.v.JS&AGroup,Inc.,1982WL52164(N.D.Il.),213U.S.P.Q.1005(N.D.Il.1982) 不 过, 法 官 的 要 求 似 乎 过 于 苛 刻 笔 者 与 美 国 同 行 的 交 流 得 知, 当 事 人 不 提 供 消 费 者 调 查 证 据, 许 多 情 况 下 并 非 出 于 疏 忽, 而 是 成 本 太 高, 一 项 消 费 者 调 查 的 成 本 可 能 高 达 百 万 美 元 3 htps://1.next.westlaw.com/browse/home/cases?transitiontype=default&contextdata=(sc.default) ( 最 后 访 问 :2013 年 4 月 1 日 ) 4 亦 即, 商 标 通 用 名 称 与 显 著 性 这 三 个 术 语 必 须 出 现 在 同 一 段 落 这 一 查 询 要 求 高 于 本 文 第 三 部 分 在 Chinalawinfor 数 据 库 上 对 中 国 司 法 案 例 的 查 询 但 同 样 的 调 查 方 式 有 助 于 两 者 的 对 比

4 28 金 海 军 : 商 标 与 通 用 名 称 问 题 的 消 费 者 调 查 方 法 2013 年 10 月 景, 询 问 受 访 者 在 想 要 得 到 该 产 品 时 所 使 用 的 词 汇 特 富 龙 调 查 则 采 用 另 一 方 法, 它 首 先 启 发 受 访 者 认 识 到 产 品 通 用 名 称 与 商 标 之 间 的 差 异, 进 而 让 受 访 者 判 断 一 系 列 的 词 汇 究 竟 是 商 标 还 是 通 用 名 称 [7]193[9] 12:14,12:15,12:16 以 下 详 细 述 之 1. 热 水 瓶 调 查 (ThermosSurvey) 热 水 瓶 调 查 源 于 1962 年 的 American ThermosProductsCo.v.AladdinIndustries,Inc. 案 1, 涉 案 的 THERMOS 商 标 因 一 项 消 费 者 调 查 而 被 法 院 认 定 为 通 用 名 称 热 水 瓶 本 案 原 告 主 张,THERMOS 是 其 商 标, 并 且 自 1907 年 首 次 在 美 国 销 售 此 类 产 品 时 开 始 使 用, 该 商 标 就 与 产 品 形 成 了 特 定 的 联 系 被 告 阿 拉 丁 实 业 公 司 则 声 称, 该 词 语 已 经 成 为 任 何 用 以 保 持 饮 料 或 食 品 冷 热 的 真 空 绝 缘 容 器 (vacuum-insu latedcontainer) 的 通 用 名 称 本 案 原 被 告 均 向 法 院 提 交 了 公 众 意 见 调 查 报 告 原 告 的 调 查 报 告 是 向 受 访 者 提 出 如 下 问 题 : 请 说 出 任 何 你 所 熟 悉 的 商 标 或 品 牌 名 称, 它 们 用 于 表 示 任 何 使 所 盛 放 物 质 保 温 或 保 冷 的 真 空 绝 缘 瓶 或 其 他 容 器 2 由 此 得 到 的 结 果 是, 大 约 三 分 之 一 的 受 访 者 回 答 THERMOS 但 是, 法 院 对 此 提 出 批 评, 认 为 原 告 的 调 查 报 告 所 设 计 的 问 题 使 得 [ 受 访 者 ] 在 回 答 问 题 时 没 有 或 很 少 有 机 会 披 露 关 于 thermos 一 词 的 通 用 性 或 描 述 性 使 用 3 法 院 进 一 步 认 为, 这 种 糟 糕 的 问 题 设 计, 以 及 大 多 数 被 调 查 者 具 有 较 于 常 人 更 高 的 受 教 育 程 度 和 经 济 水 准 从 而 不 属 于 大 众 消 费 者 (consumerpublic) 的 这 一 事 实, 对 于 该 调 查 结 果 的 证 明 力 产 生 了 某 种 相 反 的 效 果 4 被 告 阿 拉 丁 公 司 的 调 查 一 共 有 12 个 问 题 首 先 向 受 访 者 提 出 的 是 3 个 资 格 性 问 题 (quali fyingquestions), 以 确 定 受 访 者 是 否 熟 悉 用 以 保 温 或 保 冷 的 容 器 如 果 根 据 前 3 个 问 题 的 回 答 而 确 认 受 访 者 符 合 资 格 的, 则 要 求 其 回 答 接 下 来 的 9 个 问 题 : (1) 你 是 否 熟 悉 用 来 让 各 种 液 体 ( 比 如 汤 咖 啡 茶 水 和 柠 檬 水 ) 在 一 段 时 间 内 保 持 其 冷 热 程 度 的 容 器? (2) 你 是 否 亲 自 使 用 ( 或 注 满 ) 过 这 样 一 种 容 器, 亦 即, 使 液 体 保 持 冷 热 的 那 种 容 器? (3) 使 用 这 种 容 器 是 在 什 么 场 合? (4) 如 果 你 打 算 在 明 天 购 买 一 个 此 类 亦 即 保 持 食 品 或 饮 料 冷 热 的 那 一 类 容 器, 你 会 选 择 在 哪 些 商 店 购 买? (5) 你 要 求 哪 种 商 品 也 就 是 说, 你 会 告 诉 店 员 你 需 要 什 么? (6) 你 在 说 明 你 想 要 一 种 保 持 液 体 冷 热 状 态 的 容 器 时, 是 否 想 过 用 其 他 词 语? (7) 如 果 你 想 要 对 一 位 朋 友 描 述 一 种 这 样 的 容 器, 你 首 先 会 想 到 哪 个 词 语 来 描 述 保 持 液 体 冷 暖 程 度 的 容 器? (8) 你 或 你 的 家 人 是 否 拥 有 我 们 在 此 讨 论 的 这 种 容 器? (9) 你 们 全 家 一 共 拥 有 多 少 个 这 样 的 容 器? (10) 你 们 如 何 称 呼 这 个 ( 这 些 ) 容 器? (11) 你 知 道 此 类 保 持 液 体 冷 暖 的 容 器 的 任 何 生 产 商 的 名 字 吗? (12) 你 是 否 可 以 说 出 此 类 容 器 的 任 何 商 标 或 品 牌 名 称? 5 被 告 所 作 调 查 的 结 果 显 示 : 在 熟 悉 这 种 用 以 保 1 AmericanThermosProductsCo.v.AladdinIndustries,Inc.,207F.Supp.9(D.Conn.1962),af d,321f.2d577(2dcir.1963). 2 Id.p20. 3 Id.p21. 4 Id.p21. 5 Id.p21, 法 院 在 判 决 书 注 释 8 列 示 了 这 12 个 问 题 另 参 见 E.DeborahJay, GenericnesSurveyinTrademarkDisputes:Underthe Gavel,inShariS.DiamondandJereB.Swanned.,TrademarkandDeceptiveAdvertisingSurveys,ABA2012,pp 这 些 问 题 的 中 译 本, 也 可 见 于 ( 美 ) 汉 斯 采 泽 尔 戴 维 凯 著, 黄 向 阳 译 : 用 数 字 证 明 法 律 和 诉 讼 中 的 实 证 方 法, 中 国 人 民 大 学 出 版 社 2008 年 版, 第 194 页 不 过, 有 必 要 指 出 的 是, 采 泽 尔 著 作 中 译 本 提 出, 在 阿 拉 丁 进 行 的 调 查 中,3650 名 受 访 者 被 要 求 回 答 下 述 问 题 : 请 列 举 你 所 熟 悉 的 任 何 能 够 保 持 内 部 温 度 的 真 空 瓶 或 其 他 容 器 的 商 标 或 品 牌 名 称 美 国 Thermos 实 施 的 调 查 向 3300 名 受 访 者 询 问 了 下 列 问 题, 但 经 笔 者 对 比 判 决 书 的 原 文, 此 书 似 乎 将 原 被 告 在 进 行 消 费 者 调 查 时 所 提 的 问 题 搞 反 了

5 第 35 卷 第 10 期 暨 南 学 报 ( 哲 学 社 会 科 学 版 ) 29 持 冷 热 的 容 器 的 成 年 人 中, 大 约 75% 的 受 访 者 称 这 种 容 器 为 thermos, 而 大 约 12% 的 受 访 者 举 出 这 种 容 器 的 商 标 是 THERMOS, 大 约 11% 的 受 访 者 使 用 该 容 器 的 名 称 vacuum botle ( 真 空 瓶 ) 1 法 院 认 为, 被 告 的 调 查 是 根 据 公 认 的 科 学 原 则 (recognizedscientificprinciples) 所 作, 具 有 较 高 的 可 信 性 [12]106 法 院 根 据 原 被 告 的 调 查, 结 合 其 他 证 据 最 终 认 定, 消 费 者 中 的 绝 大 多 数 已 经 将 THERMOS 商 标 当 成 了 通 用 名 称, 由 双 方 提 供 的 证 据 支 持 下 述 结 论, 在 消 费 者 中 有 很 大 一 部 分 将 thermos 作 为 通 用 名 称 使 用, 只 有 很 少 的 人 意 识 到 并 且 将 thermos 当 作 原 告 的 商 标 来 使 用 同 时, 为 避 免 少 数 人 将 同 类 产 品 混 同 于 实 际 由 AmericanThermos 公 司 生 产 的 产 品, 法 院 认 为 可 以 对 thermos 一 词 作 为 通 用 名 称 的 用 法 设 立 限 制 条 件, 以 使 任 何 人 都 不 致 受 此 种 用 法 的 欺 骗 ; 法 院 还 责 令 被 告 阿 拉 丁 公 司 在 使 用 thermos 一 词 时 须 在 前 面 加 上 其 公 司 名 称, 而 不 得 单 独 使 用 这 一 词 语, 并 且 不 得 使 用 大 写 的 thermos, 也 不 得 将 自 己 的 产 品 称 为 原 创 的 或 纯 正 的 [7]195 正 是 由 于 此 案, 这 种 向 消 费 者 求 询 其 将 如 何 称 呼 所 要 购 买 的 产 品 或 如 何 来 描 述 该 产 品 的 调 查 方 法, 就 被 称 作 热 水 瓶 调 查 作 为 商 标 权 人, 往 往 期 待 受 访 者 能 够 用 通 用 名 称 而 非 涉 案 商 标 名 称 来 回 答 这 一 问 题 相 反 地, 意 图 证 明 涉 案 商 标 已 经 成 为 通 用 名 称 者, 则 期 待 消 费 者 用 该 涉 案 商 标 来 回 答 这 个 问 题 [12] 热 水 瓶 调 查 的 缺 点 也 是 比 较 明 显 的 对 于 一 个 显 著 性 非 常 强 的 商 标, 受 访 者 可 能 用 涉 案 商 标 来 回 答 这 个 问 题, 但 他 实 际 上 并 没 有 将 它 视 作 一 个 通 用 名 称 例 如, 在 上 述 案 件 中, 有 一 位 被 列 入 75% 当 中 的 受 访 者 就 认 为, 我 回 答 的 是 Thermos, 因 为 这 是 我 想 要 购 买 的 品 牌 我 不 喜 欢 其 他 品 质 低 下 的 真 空 瓶 牌 子 在 该 案 中, 被 告 委 托 第 三 方 所 作 的 调 查 对 此 已 有 所 考 虑, 故 意 设 计 了 诸 如 第 (6) (11) 和 (12) 题 但 是, 此 类 调 查 所 提 出 的 问 题 往 往 导 致 受 访 者 答 非 所 问, 故 而 被 学 者 认 为 是 一 把 钝 器 (abluntweap on), 必 须 谨 慎 使 用 不 过, 热 水 瓶 调 查 在 美 国 司 法 实 践 中 还 是 被 认 为 是 一 种 可 以 作 为 证 据 的 调 查 方 法 [9] 12:15 2. 特 富 龙 调 查 (TeflonSurvey) 美 国 杜 邦 公 司 (E.I.DuPontdeNemours) 拥 有 TEFLON ( 特 富 龙 ) 商 标, 它 起 诉 日 本 吉 田 公 司 (Yoshida 或 YKK) 侵 犯 商 标 权, 理 由 是 吉 田 在 其 拉 链 产 品 上 注 册 的 EFLON 商 标 与 该 商 标 相 似, 并 且 可 能 导 致 消 费 者 的 混 淆 2 被 告 辩 称 : 其 一, 两 个 商 标 不 会 发 生 混 淆 ; 其 二, TEFLON 已 经 成 为 不 粘 锅 等 厨 具 产 品 的 通 用 名 称 这 里 着 重 讨 论 后 一 个 问 题 对 此, 原 被 告 除 了 提 供 诸 如 各 种 广 告 出 版 物 等 证 据 外, 也 都 分 别 提 供 了 消 费 者 调 查 报 告 被 告 吉 田 公 司 作 了 两 次 消 费 者 调 查, 但 都 属 于 热 水 瓶 调 查 类 型 第 一 次 调 查, 首 先 向 受 访 者 提 问 : 是 否 注 意 到 在 厨 房 炊 具 的 内 部 表 面 覆 盖 有 一 层 化 学 物 质, 以 防 止 油 脂 或 食 物 在 上 面 粘 连? 对 于 回 答 有 注 意 的 受 访 者, 进 一 步 的 问 题 是 : 请 说 出 此 类 炊 具 的 名 称? 你 会 如 何 向 店 员 或 朋 友 描 述 这 些 炊 具? 谁 制 造 的 此 类 炊 具? 调 查 结 果 显 示 :91% 的 受 访 者 注 意 到 炊 具 表 面 有 一 层 不 粘 膜 覆 盖 ; 在 这 些 受 访 者 中,86% 的 人 回 答 这 样 的 炊 具 是 TEFLON, 有 72% 的 人 会 用 TEFLON 向 店 员 或 朋 友 描 述 此 类 炊 具, 而 只 有 7% 的 人 确 认 TEFLON 炊 具 的 制 造 者 就 是 杜 邦 公 司 吉 田 公 司 的 第 二 次 消 费 者 调 查, 问 题 与 第 一 次 基 本 相 同, 只 是 更 准 确 地 把 TEFLON 与 不 粘 膜 ( 而 非 不 粘 锅 ) 相 联 系 调 查 统 计 的 结 果 是 :89% 的 人 注 意 到 炊 具 内 的 表 面 覆 盖 有 不 粘 膜 ; 在 这 些 受 访 者 中,81% 的 人 说 出 这 样 的 不 粘 膜 是 TEFLON,60% 的 人 会 用 TEFLON 向 店 员 或 朋 友 描 述 该 种 不 粘 膜, 只 有 9% 的 人 确 定 TEFLON 不 粘 膜 的 制 造 者 是 杜 邦 公 司 [12]107n.23 原 告 杜 邦 公 司 也 进 行 了 两 次 消 费 者 调 查 第 一 次 也 是 热 水 瓶 调 查 类 型, 但 有 所 修 改 杜 邦 公 司 首 先 向 受 访 者 介 绍 : 保 护 膜 有 时 被 1 AmericanThermosProductsCo.v.AladdinIndustries,Inc.,207F.Supp.9,22. 2 E.I.DuPontdeNemours&Co.v.YoshidaIntern.,Inc.,393F.Supp.502(E.D.N.Y.1975)

6 30 金 海 军 : 商 标 与 通 用 名 称 问 题 的 消 费 者 调 查 方 法 2013 年 10 月 生 产 商 用 于 家 用 厨 具 的 内 部 表 面, 以 防 止 食 品 或 油 脂 的 粘 连 接 着, 向 受 访 者 提 问 : 你 知 道 此 类 保 护 膜 的 一 个 品 牌 或 商 标 吗? 对 于 回 答 了 该 问 题 的 受 访 者, 进 一 步 发 问 : 什 么 是 品 牌 名 称 或 者 商 标? 你 能 想 到 任 何 其 他 的 词 语 来 描 述 此 类 保 护 膜 吗? 调 查 结 果 表 明 : 所 有 受 访 者 中 有 48% 将 TEFLON 称 作 这 些 保 护 膜 的 品 牌 名 称 或 商 标 ; 但 是, 受 访 者 中 也 有 68% 的 人 无 法 想 到 任 何 其 他 词 语 来 描 述 此 类 保 护 膜 1 [12]107n.24 不 过, 法 官 对 上 述 调 查 均 不 满 意, 认 为 热 水 瓶 调 查 方 法 的 结 果 模 棱 两 可 受 访 者 的 回 答 既 能 被 解 释 成 涉 案 商 标 是 通 用 名 称, 也 可 以 被 解 释 成 仍 然 是 商 标 因 为 受 访 者 表 示, 在 被 询 问 一 类 产 品 的 时 候 他 会 使 用 某 个 品 牌 的 名 称, 但 这 并 不 意 味 着 他 认 为 那 个 名 称 就 是 通 用 名 称 而 不 是 商 标 [7]196 这 也 就 有 了 后 来 所 谓 的 特 富 龙 调 查, 即 杜 邦 公 司 所 作 的 第 二 次 消 费 者 调 查 据 介 绍, 这 项 调 查 是 杜 邦 公 司 委 托 第 三 方 在 开 庭 前 一 天 的 晚 上 用 电 话 调 查 的 方 式 完 成 正 是 这 项 调 查, 法 官 认 为 它 是 唯 一 明 确 了 本 案 关 键 因 素 的 调 查 2, 并 最 终 使 杜 邦 公 司 保 住 了 TEFLON 商 标 特 富 龙 调 查 的 具 体 操 作 方 法 如 下 首 先 在 电 话 中 问 明 受 访 者 已 经 年 满 18 岁, 然 后 向 其 告 知 : 我 会 向 您 读 出 8 个 名 称, 由 您 告 诉 我 您 认 为 它 是 一 个 品 牌 名 称 还 是 一 个 通 用 名 称 ; 所 谓 品 牌 名 称, 我 指 的 是 比 如 Chevro let ( 雪 佛 兰 ), 是 只 有 一 家 公 司 使 用 的 产 品 上 的 名 称 ; 所 谓 的 通 用 名 称, 我 指 的 是 比 如 汽 车 这 样 的 词, 是 由 许 多 不 同 公 司 在 产 品 上 使 用 的 名 称 那 么, 如 果 我 问 您, Chevrolet( 雪 佛 兰 ) 是 品 牌 名 称 还 是 通 用 名 称? 您 会 怎 么 回 答?[ 受 访 者 回 答 ] 好, 如 果 我 问 您, 洗 衣 机 是 品 牌 名 称 还 是 通 用 名 称? 你 会 怎 么 回 答?[ 受 访 者 回 答 ][ 如 果 受 访 者 明 白 了 问 题 的 意 思, 继 续 下 一 问 题 如 果 不 明 白 的, 再 予 解 释 ] 好, 您 能 说 出 是 品 牌 名 称 还 是 通 用 名 称? [9] 12:16 特 富 龙 调 查 在 1973 年 6 月 4 日 进 行, 受 访 者 分 布 于 全 美 20 个 城 市, 由 514 名 成 年 男 性 与 517 名 成 年 女 性 组 成 调 查 统 计 的 结 果 如 下 3 : 回 答 是 品 牌 回 答 是 通 用 受 访 调 查 的 名 称 名 称 (%) 名 称 (%) 回 答 不 知 道 (%) STP THERMOS MARGARINE TEFLON JELLO REFRIGERATOR ASPIRIN COKE 在 本 案 之 后, 特 富 龙 调 查 方 法 在 商 标 法 领 域 大 受 欢 迎 从 法 院 与 美 国 商 标 审 理 与 上 诉 委 员 会 (TTAB) 所 裁 决 的 案 件 看, 特 富 龙 调 查 成 为 一 种 更 受 青 睐 的 消 费 者 调 查 方 法 [12]112 当 然, 无 论 热 水 瓶 调 查 还 是 特 富 龙 调 查 都 不 是 完 美 无 缺 的 工 具 实 际 上, 任 何 模 拟 性 研 究 都 是 如 此 因 此, 人 们 在 采 用 其 调 查 结 果 时 也 必 须 做 到 仔 细 权 衡, 并 且 对 于 这 两 类 调 查 所 提 供 的 框 架, 需 要 结 合 个 案 情 况 作 必 要 的 调 查 但 是, 对 涉 案 商 标 是 否 成 为 通 用 名 称 进 行 消 费 者 调 查, 其 方 法 论 价 值 已 经 毋 庸 置 疑 的, 并 且 在 实 践 中 也 受 到 了 诉 讼 当 事 人 律 师 和 法 官 的 偏 爱 [7]196[9] 12:17 三 我 国 在 商 标 与 通 用 名 称 判 定 上 的 标 准 与 方 法 我 国 1982 年 制 定 的 商 标 法 以 及 1993 年 1 更 为 细 致 的 描 述 参 见 采 泽 尔, 第 196 页 ( 对 于 是 否 知 道 这 种 保 护 模 的 一 个 品 牌 名 称 或 商 标 这 一 问 题, 在 1000 名 受 访 者 中,40% 回 答 不 知 道 再 对 其 余 60% 回 答 知 道 的 受 访 者 接 着 提 问 这 个 品 牌 名 称 或 商 标 是 什 么?, 结 果 在 这 60% 中 有 80% 回 答 Tef lon, 还 有 17% 回 答 Pam ) 因 此, 所 有 受 访 者 中 48% 的 说 出 Teflon 是 这 种 保 护 膜 的 品 牌 名 称 或 商 标 2 同 上 另 参 见 McCarthy, 12:16. 3 该 表 格 原 文 见 E.I.DuPontdeNemours&Co.v.YoshidaIntern.,Inc. 案 判 决 书, 另 参 见 McCarthy, 12:16; 采 泽 尔, 第 196 页

7 第 35 卷 第 10 期 暨 南 学 报 ( 哲 学 社 会 科 学 版 ) 31 的 修 订 均 明 确 规 定, 商 品 通 用 名 称 不 得 作 为 商 标 年 修 订 时, 将 原 商 标 法 第 8 条 一 分 2 为 二, 形 成 现 行 商 标 法 第 10 条 和 第 11 条 3 由 此, 我 国 商 标 法 在 显 著 性 规 则 上 取 得 一 大 进 步 但 是, 对 于 商 标 成 为 通 用 名 称 的 情 形, 则 仍 然 缺 乏 明 文 规 定, 只 是 在 2002 年 商 标 法 实 施 条 例 第 49 条 规 定 了 商 标 的 正 当 使 用 年 8 月 30 日, 商 标 法 第 三 次 修 订 获 得 通 过, 其 中 第 49 条 第 2 款 增 加 规 定 : 注 册 商 标 成 为 其 核 定 使 用 的 商 品 的 通 用 名 称 的, 任 何 单 位 或 者 个 人 可 以 向 商 标 局 申 请 撤 销 该 注 册 商 标 5 然 而 在 此 之 前, 社 会 现 实 已 经 向 司 法 提 出 了 要 求 解 决 商 标 成 为 通 用 名 称 的 问 题 最 高 人 民 法 院 在 一 起 侵 犯 商 标 权 案 件 的 判 决 中 指 出, 根 据 我 国 商 标 管 理 的 有 关 规 定, 有 效 期 内 的 注 册 商 标 如 因 注 册 人 疏 于 管 理 而 使 注 册 商 标 的 显 著 性 消 失, 该 商 标 将 因 缺 乏 显 著 性 而 被 撤 销 6 但 法 院 同 时 认 为, 本 案 商 标 注 册 人 虽 有 对 某 些 专 业 出 版 物 上 将 溴 氰 菊 酯 的 商 品 名 与 敌 杀 死 商 标 混 淆 的 情 况 疏 于 管 理, 但 在 中 国 商 标 局 未 宣 布 对 该 注 册 商 标 撤 销 前, 仍 应 受 商 标 法 保 护 7 法 院 能 否 以 注 册 商 标 成 为 通 用 名 称 为 由 而 直 接 将 之 撤 销, 这 种 做 法 由 于 受 限 于 司 法 权 与 行 政 权 力 的 界 分, 目 前 仍 不 可 行, 但 笔 者 认 为, 假 如 商 标 成 为 通 用 名 称 的, 司 法 实 践 中 应 采 纳 其 为 侵 犯 商 标 权 的 抗 辩 事 由 无 论 是 证 明 某 一 名 称 因 长 期 使 用 取 得 显 著 特 征 而 成 为 商 标, 还 是 证 明 某 一 商 标 由 于 某 种 原 因 而 丧 失 显 著 性 从 而 变 成 通 用 名 称, 都 需 要 当 事 人 提 供 相 应 的 证 据 在 司 法 实 践 中, 举 证 责 任 正 是 困 难 的 所 在 ( 一 ) 司 法 实 践 中 判 定 商 标 或 通 用 名 称 的 标 准 与 方 法 在 84 消 毒 液 案 中 8, 最 高 人 民 法 院 就 判 9 断 某 一 词 语 究 竟 为 特 有 名 称 抑 或 为 通 用 名 称 的 问 题 时 指 出 : 判 断 通 用 名 称 时, 不 仅 国 家 或 者 行 业 标 准 以 及 专 业 工 具 书 辞 典 中 已 经 列 入 的 商 品 名 称, 应 当 认 定 为 通 用 名 称, 而 且 对 于 已 为 同 行 业 经 营 者 约 定 俗 成 普 遍 使 用 的 表 示 某 类 商 品 的 名 词, 也 应 认 定 为 该 商 品 的 通 用 名 称 由 此 可 见, 最 高 人 民 法 院 认 为 以 下 情 形 属 于 通 用 名 称 :1 国 家 或 行 业 标 准 中 列 为 商 品 名 称 ;2 专 业 工 具 书 辞 典 中 列 为 商 品 名 称 ;3 同 行 业 经 营 者 约 定 俗 成 普 遍 使 用 为 某 类 商 品 的 名 称 前 两 种 情 形 的 判 断 标 准 相 对 明 确, 但 对 于 第 三 种 情 形, 法 院 既 没 有 明 确 以 消 费 者 作 为 判 断 的 主 体 标 准, 也 未 提 出 判 断 的 时 间 标 准, 更 没 有 提 到 可 否 运 用 其 他 判 断 方 法, 例 如 消 费 者 调 查 的 方 法 来 帮 助 法 院 作 出 判 断 在 该 案 中, 最 高 人 民 法 院 认 定 84 已 经 成 为 消 毒 液 的 通 用 名 称, 其 证 据 有 二 : 当 事 人 在 有 关 技 术 转 让 合 同 中 未 对 84 名 称 作 出 特 殊 约 定, 以 至 于 84 消 毒 液 作 为 该 类 商 品 的 名 称 被 普 遍 使 用 ; 卫 生 部 发 布 规 定, 要 求 产 品 名 称 采 用 生 产 企 业 商 标 年 商 标 法 第 8 条 : 商 标 不 得 使 用 下 列 文 字 图 形 : (5) 本 商 品 的 通 用 名 称 和 图 形 ; 另 参 见 1993 年 商 标 法 第 8 条 第 1 款 年 商 标 法 第 10 条 对 1993 年 商 标 法 第 8 条 的 基 本 保 持 不 变, 但 将 其 中 的 第 (5) (6) 项 移 至 第 11 条 年 商 标 法 第 11 条 规 定 : 下 列 标 志 不 得 作 为 商 标 注 册 :(1) 仅 有 本 商 品 的 通 用 名 称 图 形 型 号 的 ;(2) 仅 仅 直 接 表 示 商 品 的 质 量 主 要 原 料 功 能 用 途 重 量 数 量 及 其 他 特 点 的 ;(3) 缺 乏 显 著 特 征 的 前 款 所 列 标 志 经 过 使 用 取 得 显 著 特 征, 并 便 于 识 别 的, 可 以 作 为 商 标 注 册 4 商 标 法 实 施 条 例 第 49 条 : 注 册 商 标 中 含 有 的 本 商 品 的 通 用 名 称 图 形 型 号, 注 册 商 标 专 用 权 人 无 权 禁 止 他 人 正 当 使 用 5 该 修 正 案 于 2014 年 5 月 1 日 起 施 行 6 参 见 艾 格 福 ( 天 津 ) 有 限 公 司 与 四 川 省 富 顺 县 生 物 化 工 厂 侵 犯 敌 杀 死 商 标 权 纠 纷 上 诉 案, 最 高 人 民 法 院 民 事 判 决 书 (1999) 知 终 字 第 11 号 7 同 上 注 8 江 苏 爱 特 福 药 物 保 健 品 有 限 公 司 诉 北 京 地 坛 医 院 金 湖 县 爱 特 福 化 工 有 限 责 任 公 司 北 京 庆 余 药 品 经 营 部 不 正 当 竞 争 纠 纷 案, 最 高 人 民 法 院 民 事 判 决 书 (2002) 民 三 终 字 第 1 号 载 最 高 人 民 法 院 公 报 2003 年 第 5 期 9 本 案 涉 及 的 是 反 不 正 当 竞 争 法 第 5 条 的 知 名 商 品 特 有 名 称 但 这 种 特 有 名 称 实 质 上 等 同 于 未 注 册 商 标, 故 本 案 仍 可 用 于 讨 论 本 文 所 涉 及 的 问 题

8 32 金 海 军 : 商 标 与 通 用 名 称 问 题 的 消 费 者 调 查 方 法 2013 年 10 月 与 84 消 毒 液 相 结 合 的 方 式 长 期 以 来, 上 述 判 断 方 法 也 是 我 国 法 院 审 理 涉 案 商 标 与 通 用 名 称 问 题 的 指 导 规 则 2010 年, 最 高 人 民 法 院 在 关 于 审 理 商 标 授 权 确 权 行 政 案 件 若 干 问 题 的 意 见 1 中 规 定 : 7. 人 民 法 院 在 判 断 诉 争 商 标 是 否 为 通 用 名 称 时, 应 当 审 查 其 是 否 属 于 法 定 的 或 者 约 定 俗 成 的 商 品 名 称 依 据 法 律 规 定 或 者 国 家 标 准 行 业 标 准 属 于 商 品 通 用 名 称 的, 应 当 认 定 为 通 用 名 称 相 关 公 众 普 遍 认 为 某 一 名 称 能 够 指 代 一 类 商 品 的, 应 当 认 定 该 名 称 为 约 定 俗 成 的 通 用 名 称 被 专 业 工 具 书 辞 典 列 为 商 品 名 称 的, 可 以 作 为 认 定 约 定 俗 成 的 通 用 名 称 的 参 考 约 定 俗 成 的 通 用 名 称 一 般 以 全 国 范 围 内 相 关 公 众 的 通 常 认 识 为 判 断 标 准 对 于 由 于 历 史 传 统 风 土 人 情 地 理 环 境 等 原 因 形 成 的 相 关 市 场 较 为 固 定 的 商 品, 在 该 相 关 市 场 内 通 用 的 称 谓, 可 以 认 定 为 通 用 名 称 申 请 人 明 知 或 者 应 知 其 申 请 注 册 的 商 标 为 部 分 区 域 内 约 定 俗 成 的 商 品 名 称 的, 应 视 其 申 请 注 册 的 商 标 为 通 用 名 称 8. 人 民 法 院 审 查 判 断 诉 争 商 标 是 否 属 于 通 用 名 称, 一 般 以 提 出 商 标 注 册 申 请 时 的 事 实 状 态 为 准 如 果 申 请 时 不 属 于 通 用 名 称, 但 在 核 准 注 册 时 诉 争 商 标 已 经 成 为 通 用 名 称 的, 仍 应 认 定 其 属 于 本 商 品 的 通 用 名 称 ; 虽 在 申 请 时 属 于 本 商 品 的 通 用 名 称, 但 在 核 准 注 册 时 已 经 不 是 通 用 名 称 的, 则 不 妨 碍 其 取 得 注 册 该 解 释 进 一 步 明 确 了 涉 案 商 标 是 否 为 通 用 名 称 的 判 断 标 准, 特 别 是 判 断 的 主 体 时 间 地 域 范 围 等 同 时, 它 将 判 断 方 法 分 为 两 类 : 法 定 的 通 用 名 称 和 约 定 俗 成 的 通 用 名 称 前 者 的 依 据 是 法 律 国 家 标 准 与 行 业 标 准 的 规 定 后 者 的 认 定 则 相 对 复 杂, 相 关 公 众 普 遍 认 为 某 一 名 称 能 够 指 代 一 类 商 品 的, 应 当 认 定 该 名 称 为 约 定 俗 成 的 通 用 名 称 被 专 业 工 具 书 辞 典 列 为 商 品 名 称 的, 固 然 可 以 作 为 认 定 约 定 俗 成 的 通 2 用 名 称 的 参 考 但 是, 相 关 公 众 或 消 费 者 调 查 的 结 果, 是 否 也 可 以 作 为 判 断 的 证 据 呢? 该 解 释 仍 未 作 明 确 规 定 ( 二 ) 从 司 法 统 计 看 我 国 消 费 者 调 查 方 法 的 阙 如 首 先, 我 们 借 助 司 法 案 例 的 统 计, 看 看 我 国 当 前 司 法 实 践 采 用 何 种 依 据 来 处 理 涉 案 商 标 是 否 为 通 用 名 称 的 问 题 与 美 国 不 同, 我 国 尚 未 形 成 司 法 案 例 分 类 汇 编 系 统, 故 本 文 调 查 依 据 是 北 大 法 律 信 息 网 (htp://vip.chinalawinfo. com/) 的 司 法 案 例 数 据 库 2013 年 4 月 1 日, 笔 者 在 Chinalawinfo.com 的 司 法 案 例 栏 目 下 作 在 线 查 询 首 先 设 置 的 条 件 是 : 案 例 类 型 全 部 ( 含 民 事 刑 事 和 行 政 案 件 ); 法 院 全 部 ; 文 书 性 质 判 决 书 ; 审 理 程 序 全 部 其 次, 输 入 不 同 的 关 键 词 进 行 查 询 查 得 结 果 如 下 : 以 关 键 词 商 标 通 用 名 称 显 著 性 组 合 查 询, 查 得 判 决 书 的 数 量 大 约 为 300 条 ( 未 排 除 一 二 审 重 复 计 算 的 情 形 ) 那 么, 法 院 又 是 以 什 么 方 式 来 判 定 涉 案 标 志 究 竟 为 商 标 抑 或 通 用 名 称 呢? 在 上 述 结 果 中 再 以 相 应 的 关 键 词 分 别 查 询, 结 果 如 下 ( 括 号 内 是 以 该 关 键 词 检 索 所 查 得 的 判 决 书 的 数 量 ): 约 定 俗 成 (63 条 ) 国 家 标 准 (47 条 ) 行 业 标 准 (42 条 ) 专 业 工 具 书 (16 条 ) 辞 典 (31 条 ) 词 典 (51 条 ) 药 典 (12 条 ) 消 费 者 调 查 (0 条 ) 相 关 公 众 调 查 (0 条 ) 鉴 于 我 国 商 标 法 和 司 法 实 践 中 尚 无 明 确 提 到 消 费 者 调 查 ( 或 相 关 公 众 调 查 ), 为 防 止 漏 失, 故 再 以 调 查 加 消 费 者 或 相 关 公 众 为 查 询 条 件, 查 得 87 条 但 是, 通 过 初 步 阅 读 这 87 份 判 决 书, 可 知 其 中 并 无 一 份 判 决 提 到 用 消 费 者 调 查 方 法 作 为 判 定 通 用 名 称 的 证 据 再 考 虑 到 我 国 反 不 正 当 竞 争 法 第 5 条, 1 最 高 人 民 法 院 法 发 [2010]12 号 (2010 年 4 月 20 日 ) 2 我 国 商 标 法 以 及 相 关 司 法 解 释 多 采 用 相 关 公 众 一 语, 而 本 文 多 采 用 消 费 者 两 者 在 大 多 数 情 况 下 是 一 致 的, 只 有 涉 及 生 产 资 料 类 产 品 所 适 用 的 商 标 时, 不 宜 以 消 费 者 的 角 度 去 判 定 因 此, 用 相 关 公 众 更 为 准 确, 但 是 用 消 费 者 更 为 通 俗 易 懂

9 第 35 卷 第 10 期 暨 南 学 报 ( 哲 学 社 会 科 学 版 ) 33 通 用 名 称 的 问 题 也 可 能 出 现 在 不 正 当 竞 争 案 件 中 故 再 以 不 正 当 竞 争 通 用 名 称 显 著 性 为 关 键 词 进 行 组 合 查 询, 查 得 79 份 判 决 书 通 过 查 阅, 结 果 仍 然 是 没 有 一 份 判 决 采 用 消 费 者 调 查 方 法 其 次, 我 们 考 察 典 型 案 例 中 关 于 商 标 与 通 用 名 称 的 判 定 依 据 从 学 者 整 理 的 一 份 涉 及 商 标 与 通 用 名 称 问 题 的 典 型 案 例 看, 商 标 ( 含 申 请 注 册 的 商 标 ) 被 认 定 为 通 用 名 称 的 有 : ALMIT ( 铝 焊 料 ) 优 盘 午 夜 84 ( 消 毒 液 ); 未 被 认 定 为 通 用 名 称 的 商 标 有 : 子 弹 头 散 利 通 十 三 香 大 光 明 阿 胶 钙 妇 炎 洁 宁 夏 红 枸 杞 酒 小 肥 羊 21 金 维 他 1 在 其 他 一 些 论 文 中, 还 曾 讨 论 到 敌 杀 死 桃 小 灵 兰 贵 人 酸 酸 乳 商 务 通 解 百 纳 甑 馏 鲁 锦 水 鸟 等 涉 案 商 标 是 否 系 通 用 名 称 的 问 题 不 过, 从 学 界 的 讨 论 来 看, 在 关 于 涉 案 商 标 是 否 系 通 用 名 称 的 认 定 上, 几 乎 无 一 涉 及 将 消 费 者 调 查 作 为 证 据 的 问 题 2 综 上, 我 国 法 院 在 判 定 涉 案 商 标 是 否 为 通 用 名 称 的 标 准 与 证 据 方 面, 基 本 上 是 贯 彻 最 高 人 民 法 院 在 相 关 案 件 及 司 法 解 释 中 的 规 定 其 中 采 用 较 多 的 标 准 与 证 据 有 : 涉 案 标 志 是 否 已 经 被 约 定 俗 成 为 通 用 名 称 ; 是 否 被 收 入 词 典 ; 是 否 成 为 国 家 标 准 或 行 业 标 准 有 关 消 费 者 调 查 ( 或 相 关 公 众 调 查 ) 方 法 的 应 用, 则 还 是 空 白 四 适 用 消 费 者 调 查 方 法 的 可 能 性 对 比 上 述 中 美 两 国 的 司 法 实 践, 明 显 可 见 两 幅 图 景 同 样 在 面 对 商 标 与 通 用 名 称 的 问 题, 尤 其 是 商 标 成 为 通 用 名 称 的 判 定 上, 两 国 的 法 院 针 对 消 费 者 调 查 方 法 的 适 用, 却 是 截 然 不 同 的 态 度 与 做 法 那 么, 我 国 是 否 需 要 借 鉴 美 国 式 的 消 费 者 调 查 方 法, 又 如 何 适 用 于 司 法 实 践 呢? 总 体 上, 我 国 商 标 法 制 还 在 不 断 完 善 过 程 之 中, 自 然 应 当 以 一 种 开 放 的 兼 顾 众 长 的 态 度 对 待 外 国 法 制 商 标 纠 纷 往 往 与 市 场 消 费 者 密 切 相 关, 因 此 在 判 定 是 否 具 备 显 著 性 并 进 而 认 定 涉 案 名 称 为 商 标 抑 或 通 用 名 称 时, 应 当 以 消 费 者 的 认 知 为 依 据 无 论 中 国 还 是 美 国 的 商 标 法, 均 承 认 这 一 点 最 高 人 民 法 院 在 相 关 案 例 与 司 法 解 释 中 均 明 确 以 相 关 公 众 ( 或 消 费 者 ) 的 认 知 为 标 准, 判 断 涉 案 词 语 究 竟 为 商 标 还 是 通 用 名 称 但 是, 我 国 法 院 将 通 用 名 称 分 为 法 定 与 约 定 俗 成 两 种, 显 示 出 某 种 刚 性 的 类 型 化 趋 向, 且 在 证 据 的 列 举 上 显 示 其 在 指 导 思 想 上 偏 重 书 证, 而 未 顾 及 消 费 者 调 查 之 类 的 科 学 证 据, 以 提 高 法 官 自 由 裁 量 的 心 证 美 国 的 大 量 判 例 则 表 明, 消 费 者 调 查 方 法 在 涉 案 商 标 的 通 用 名 称 认 定 上 具 有 重 要 价 值, 并 且 在 司 法 实 践 中 被 证 明 是 有 效 的 商 标 与 通 用 名 称 之 间 的 转 变, 通 常 并 不 像 黑 白 那 样 分 明 ; 毋 宁 说 在 很 多 情 况 下, 就 是 一 个 孰 多 孰 少 的 问 题, 或 者 说, 是 一 个 量 变 到 质 变 的 过 程 例 如, 在 特 富 龙 调 查 的 统 计 结 果 中, 同 一 文 字 被 认 为 属 于 商 标 或 通 用 名 称 的, 呈 现 为 不 同 的 百 分 比 在 该 表 中,1962 年 热 水 瓶 调 查 所 涉 及 的 THERMOS 商 标, 已 经 被 法 院 认 定 为 通 用 名 称, 从 而 丧 失 商 标 权 利 了, 然 而 在 1973 年 的 特 富 龙 调 查 中, 仍 有 51% 的 受 访 者 认 为 它 是 商 标 相 比 较 而 言, 消 费 者 认 为 TEFLON 是 商 标 的 比 例 则 高 达 68% 至 于 在 商 标 法 上 被 公 认 为 由 商 标 变 成 通 用 名 称 的 典 型 例 子 的 ASPIRIN ( 阿 司 匹 林 ) REFRIGERA TOR ( 冰 箱 ), 消 费 者 认 为 其 为 商 标 的 比 例 则 分 别 仅 有 13% 和 6%; 普 遍 被 认 为 属 于 商 标 的 1 参 见 郭 寿 康 和 黄 晖 主 编 中 国 商 标 法 制 与 实 践, 第 页 该 资 料 为 中 国 欧 盟 知 识 产 权 项 目 二 期 (IPR2) 的 研 究 成 果, 其 中 对 于 我 国 商 标 争 议 案 件 的 裁 判 文 书 作 了 较 系 统 的 分 类 整 理 htp://ipr2.org/document-centre/document.php?id=965#( 最 后 访 问 : 2013 年 4 月 1 日 ) 2 仅 有 一 篇 论 文 曾 经 提 及 : 在 解 百 纳 案 中, 张 裕 公 司 分 别 在 一 审 二 审 中 向 法 院 提 交 了 权 威 机 构 做 出 的 有 关 解 百 纳 品 牌 认 知 度 的 市 场 调 查 报 告 其 中 在 认 为 解 百 纳 与 葡 萄 酒 有 联 系 的 受 访 者 中, 认 为 解 百 纳 与 张 裕 公 司 相 关 的 受 访 者 占 75.6% 这 份 调 查 数 据 表 明, 大 多 数 消 费 者 认 定 解 百 纳 为 张 裕 公 司 的 商 标 参 见 李 岳 刘 艳 平 : 从 解 百 纳 案 看 商 品 通 用 名 称 的 认 定, 载 对 外 经 贸 2012 年 第 12 期 但 是, 北 京 高 院 (2010) 高 行 终 字 第 310 号 行 政 判 决 书 对 此 证 据 未 予 明 列, 遑 论 采 信 参 见 htp://www. cnwinenews.com/html/201006/22/ htm( 最 后 访 问 :2013 年 4 月 1 日 )

10 34 金 海 军 : 商 标 与 通 用 名 称 问 题 的 消 费 者 调 查 方 法 2013 年 10 月 COKE ( 可 口 可 乐 的 另 一 商 标 ), 消 费 者 认 为 其 属 于 商 标 的 比 例 则 是 76% 通 过 这 样 的 调 查 数 据 对 比, 结 论 就 非 常 明 显 了, 而 且 对 于 争 议 双 方 都 具 有 说 服 力 因 此, 调 查 统 计 之 类 的 社 会 科 学 方 法 在 其 中 大 有 发 挥 的 余 地 对 于 法 学 的 理 性 研 究, 今 天 称 雄 的 人 是 熟 读 法 条 的 人, 但 明 天 称 雄 的 则 将 是 能 够 驾 驭 统 计 学 经 济 学 的 人 [12]469 霍 姆 斯 在 一 个 多 世 纪 前 的 预 言, 今 天 不 仅 在 法 学 研 究 上 获 得 应 验, 而 且 在 法 律 实 践 上 同 样 适 用 这 就 是 在 商 标 与 通 用 名 称 问 题 上 适 用 消 费 者 调 查 方 法 的 现 实 和 逻 辑 基 础 有 人 或 许 认 为, 美 国 式 的 消 费 者 调 查 方 法 耗 资 不 菲, 而 且 如 果 双 方 当 事 人 都 委 托 他 人 作 此 类 调 查, 结 果 往 往 相 互 抵 牾, 同 样 令 人 无 所 适 从 诚 然, 引 入 消 费 者 调 查 方 法, 必 然 涉 及 调 查 费 用, 但 是, 对 如 像 小 肥 羊 解 百 纳 优 盘 这 样 或 者 耗 时 十 来 年 官 司 十 几 场 裁 判 文 书 几 十 份 的 案 件, 或 者 涉 案 标 的 数 额 巨 大 的 案 件, 或 者 裁 判 结 果 将 影 响 整 个 行 业 的 案 件, 如 果 能 够 借 助 消 费 者 调 查 之 类 的 社 会 科 学 方 法 而 尽 快 做 出 具 有 说 服 力 的 裁 判, 即 使 需 要 额 外 支 出 调 查 费 用, 对 于 企 业 或 者 社 会 来 讲, 都 还 是 有 效 率 的 而 且, 我 国 进 行 消 费 者 调 查 的 成 本 一 般 也 不 会 像 美 国 那 样 高 至 于 提 高 调 查 的 可 信 度, 则 有 赖 调 查 机 构 能 力 的 提 高 与 相 关 程 序 的 配 合, 这 需 要 一 个 过 程 美 国 的 相 关 实 践 经 验, 比 如 两 种 不 同 的 调 查 类 型, 可 以 作 为 我 们 的 重 要 参 考 总 之, 本 文 提 议 将 消 费 者 调 查 统 计 结 果 作 为 证 据, 承 认 其 具 有 可 采 性 (admisibili ty) 诚 如 美 国 法 官 在 一 份 判 决 中 指 出, 任 何 调 查 统 计 都 免 不 了 受 到 批 评, 特 别 是 在 诉 讼 过 程 中, 但 法 院 不 必 也 不 应 由 于 对 调 查 统 计 证 据 的 批 评 就 排 除 其 可 采 性, 而 只 是 应 当 权 衡 其 证 据 价 值 1 假 如 承 认 消 费 者 调 查 的 证 据 价 值, 并 且 将 之 引 入 我 国 司 法 实 践, 还 需 要 注 意 其 正 确 的 操 作 方 法, 确 立 相 应 的 调 查 规 范 ( 比 如 受 访 者 调 查 样 本 问 题 设 计 统 计 数 据 等 ) 同 时, 关 于 涉 案 商 标 是 否 为 通 用 名 称, 本 文 提 倡 消 费 者 调 查 方 法 的 可 采 性, 并 未 否 定 我 国 现 行 司 法 解 释 与 案 例 中 所 采 用 的 其 他 方 法, 而 是 主 张 应 当 将 这 些 证 据 相 互 结 合, 以 便 做 出 更 具 说 服 力 的 判 定 [ 参 考 文 献 ] [1]UNCTAD-ICTSD.ResourceBookonTRIPSandDevel opment[m].cambridge:cambridgeuniversitypres, [2]( 美 ) 威 廉 兰 德 斯, 理 查 德 波 斯 纳. 知 识 产 权 法 的 经 济 结 构 [M]. 金 海 军, 译. 北 京 : 北 京 大 学 出 版 社, [3]ShariDiamond&JereSwann.TrademarkandDeceptive AdvertisingSurveys[R].ABA,2012. [4] 吴 新 华. 商 标 与 商 品 通 用 名 称 辨 析 第 号 优 盘 商 标 争 议 办 案 札 记 [J]. 中 华 商 标,2007, (10). [5] 凌 斌. 肥 羊 之 争 : 产 权 界 定 的 法 学 和 经 济 学 思 考 [J]. 中 国 法 学,2008,(5). [6] 金 海 军. 调 查 统 计 方 法 在 商 标 诉 讼 案 件 中 的 应 用 以 商 标 混 淆 可 能 性 的 认 定 为 视 角 [J]. 知 识 产 权, 2011,(6). [7]RobertCooter&ThomasUlen.LawandEconomics(5th ed.)[m].boston:pearsoneducation,inc.,2008. [8]( 美 ) 汉 斯 采 泽 尔, 戴 维 凯. 用 数 字 证 明 法 律 和 诉 讼 中 的 实 证 方 法 [M]. 黄 向 阳, 译. 北 京 : 中 国 人 民 大 学 出 版 社,2008. [9]ThomasMcCarthy.McCarthyonTrademarkandUnfair Competition(4thEdition)[M].New York:Thomson Reuters,2012. [10]E.DeborahJay.GenericnesSurveysinTrademark Disputes:EvolutionofSpecies[J].TrademarkReport er,2009,(99). [11]GeraldFord.SurveyPercentagesinLanhamActMaters [A].ShariDiamond& JereSwanned.Trademark anddeceptiveadvertisingsurveys[z].aba,2012. [12]E.DeborahJay.GenericnesSurveyinTrademarkDis putes:underthegavel[a].sharidiamond& Jere Swanned.TrademarkandDeceptiveAdvertisingSur veys[z].aba,2012. [13]OliverWendelHolmes.ThePathoftheLaw[J].Har vardlawreview,1897,(10). [ 责 任 编 辑 李 晶 晶 责 任 校 对 王 治 国 ] 1 SimonPropertyGroup,L.P.v.mySimon,Inc.,104F.Supp.2d1033,1039(S.D.Ind.2000)