北 京 上 海 深 圳 广 州 东 京 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Tokyo 中 国 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 118 号 招 商 局 中 心 01 楼 12 层,13 层 邮 编 :100022 12/F, 13/F, Building 1, China Merchants Tower, No. 118 Jianguo Road Chaoyang District, Beijing 100022, People s Republic of China 电 话 /Tel: 010-6568-1188 传 真 /Fax: 010-6568-1838/7317(12/F) 传 真 /Fax: 010-6568-1022(13F) 网 址 /URL: http://www.zhonglun.com 知 识 产 权 - 法 律 / 资 讯 / 案 例 / 专 题 讨 论 - 第 0901 期 最 新 法 律 法 规 资 讯 1. 技 术 进 出 口 合 同 登 记 管 理 办 法 (2008 修 订 )...1 业 界 资 讯 2. 动 漫 企 业 认 定 办 法 ( 试 行 ) 正 式 施 行...2 典 型 案 例 回 顾 3. 中 国 粮 油 食 品 集 团 有 限 公 司 诉 北 京 嘉 裕 东 方 葡 萄 酒 有 限 公 司 等 侵 犯 注 册 商 标 专 用 权 案...2 专 题 讨 论 4. 新 修 订 后 的 专 利 法 中 的 若 干 重 要 条 款 及 讨 论...3 最 新 法 律 法 规 资 讯 1. 技 术 进 出 口 合 同 登 记 管 理 办 法 (2008 修 订 ) 由 商 务 部 颁 布 的 技 术 进 出 口 合 同 登 记 管 理 办 法 (2008 修 订 ) 于 2009 年 3 月 1 日 正 式 实 施 对 于 自 由 类 进 出 口 技 术, 如 果 涉 及 到 技 术 进 口 或 者 出 口, 应 当 依 照 该 办 法 在 商 务 部 门 进 行 相 关 的 合 同 登 记 备 案 与 技 术 进 口 或 出 口 相 关 的 合 同 包 括 : 专 利 权 转 让 合 同 专 利 申 请 权 转 让 合 同 专 利 实 施 许 可 合 同 技 术 秘 密 许 可 合 同 技 术 服 务 合 同 和 含 有 技 术 进 出 口 条 款 的 其 他 合 同 商 务 部 将 负 责 对 政 府 核 准 的 投 资 项 目 目 录 和 政 府 投 资 项 目 中 由 国 务 院 或 国 务 院 投 资 主 管 部 门 核 准 或 审 批 的 项 目 项 下 的 技 术 进 口 合 同 进 行 登 记 管 理 ; 除 此 以 外 的 自 由 进 出 口 技 术 合 同, 将 由 各 省 自 治 区 直 辖 市 和 计 划 单 列 市 商 务 主 管 部 门 负 责 登 记 管 理 1
业 界 资 讯 2. 动 漫 企 业 认 定 办 法 ( 试 行 ) 正 式 施 行 文 化 部 财 政 部 国 家 税 务 总 局 联 合 发 布 的 动 漫 企 业 认 定 办 法 ( 试 行 ) ( 办 法 ),2009 年 1 月 1 日 起 正 式 施 行 凡 是 按 照 办 法 规 定 被 认 定 的 动 漫 企 业, 可 以 享 受 国 务 院 办 公 厅 转 发 财 政 部 等 部 门 关 于 推 动 我 国 动 漫 产 业 发 展 的 若 干 意 见 的 通 知 中 规 定 的 优 惠 和 扶 持 政 策 该 办 法 明 确, 知 识 产 权 拥 有 量 是 认 定 动 漫 企 业 的 重 要 指 标 之 一 办 法 规 定, 申 请 认 定 为 动 漫 企 业 的 其 自 主 开 发 生 产 的 动 漫 产 品 收 入 必 须 占 主 营 收 入 的 50% 以 上 能 够 证 明 自 有 知 识 产 权 的 材 料 包 括 : 版 权 登 记 证 书 以 及 专 利 权 证 书 等 典 型 案 例 回 顾 3. 中 国 粮 油 食 品 集 团 有 限 公 司 诉 北 京 嘉 裕 东 方 葡 萄 酒 有 限 公 司 等 侵 犯 注 册 商 标 专 用 权 案 案 件 事 实 1974 年 7 月 20 日, 中 粮 公 司 天 津 分 公 司 核 准 注 册 70855 号 长 城 牌 商 标, 核 定 商 品 为 第 33 类 葡 萄 酒 等 1998 年 4 月 8 日, 商 标 专 用 权 人 变 更 为 原 告 中 粮 公 司, 该 商 标 于 2004 年 11 月 被 国 家 商 标 局 认 定 为 驰 名 商 标 开 心 公 司 成 立 于 1996 年, 系 中 粮 下 属 中 国 长 城 葡 萄 酒 有 限 公 司 的 经 销 商, 长 期 经 销 长 城 牌 葡 萄 酒 1999 年 5 月 21 日, 开 心 公 司 申 请 注 册 嘉 裕 长 城 商 标, 因 中 粮 公 司 提 出 异 议, 至 本 案 一 审 中, 该 商 标 仍 在 异 议 程 序 中 嘉 裕 公 司 成 立 于 2001 年, 同 年 3 月, 开 心 公 司 与 嘉 裕 公 司 签 订 协 议, 许 可 其 使 用 嘉 裕 长 城 商 标 2001 年 至 2003 年 期 间, 嘉 裕 公 司 委 托 田 氏 公 司 欧 华 公 司 洪 胜 公 司 等 生 产 加 工 嘉 裕 长 城 葡 萄 酒 中 粮 公 司 以 嘉 裕 公 司 开 心 公 司 等 侵 犯 其 注 册 商 标 专 用 权 为 由, 诉 至 北 京 高 院, 索 赔 一 亿 元 法 庭 意 见 北 京 高 院 经 审 理 认 为 : 中 粮 公 司 的 第 70855 号 长 城 牌 商 标 为 有 效 注 册, 其 商 标 专 用 权 应 受 法 律 保 护 开 心 公 司 申 请 注 册 并 许 可 嘉 裕 公 司 使 用 的 嘉 裕 长 城 2
商 标 处 于 异 议 中, 应 视 为 未 注 册 商 标 第 70855 号 注 册 商 标 的 最 显 著 识 别 部 分 为 长 城 文 字, 嘉 裕 长 城 与 其 在 标 识 上 构 成 近 似, 嘉 裕 公 司 等 被 告 的 行 为 已 构 成 侵 权, 判 决 众 被 告 停 止 侵 权, 嘉 裕 公 司 赔 偿 中 粮 公 司 经 济 损 失 1500 万 余 元 嘉 裕 公 司 不 服 该 判 决, 上 诉 至 最 高 人 民 法 院 最 高 院 经 审 理 认 为, 中 粮 公 司 第 70855 号 长 城 牌 注 册 商 标 中 的 长 城 文 字 因 其 驰 名 度 而 取 得 较 强 的 显 著 性, 使 其 在 葡 萄 酒 相 关 市 场 中 对 于 其 他 含 有 长 城 字 样 的 商 标 具 有 较 强 的 排 斥 力, 应 当 给 予 强 度 较 大 的 法 律 保 护 嘉 裕 公 司 的 嘉 裕 长 城 及 图 商 标 使 用 了 第 70855 号 长 城 牌 注 册 商 标 最 具 显 著 性 的 文 字 构 成 要 素, 易 于 使 相 关 公 众 产 生 市 场 混 淆, 可 以 认 定 嘉 裕 公 司 使 用 的 嘉 裕 长 城 及 图 商 标 与 中 粮 公 司 第 70855 号 长 城 牌 注 册 商 标 构 成 近 似, 判 决 嘉 裕 公 司 等 停 止 侵 权 并 判 决 嘉 裕 公 司 赔 偿 经 济 损 失 1000 余 万 元 评 论 本 案 涉 及 的 焦 点 问 题 在 于 :1. 诉 争 的 两 商 标 是 否 构 成 近 似 2. 如 何 计 算 本 案 赔 偿 数 额 就 第 一 个 焦 点, 从 关 于 审 理 商 标 民 事 纠 纷 案 件 适 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释 的 有 关 规 定 及 本 案 判 决 结 果 来 看, 认 定 商 标 近 似 时, 以 相 关 公 众 的 一 般 注 意 力 为 标 准, 对 诉 争 商 标 进 行 整 体 比 对 和 主 要 部 分 比 对, 同 时 要 考 虑 请 求 被 保 护 的 商 标 的 显 著 性 和 知 名 度 就 第 二 个 焦 点, 本 案 中 人 民 法 院 在 确 定 侵 权 赔 偿 额 时, 采 用 了 合 理 利 润 率 的 计 算 方 法, 根 据 上 述 司 法 解 释 第 十 四 条 的 规 定, 因 侵 权 所 获 得 的 利 益, 可 以 根 据 侵 权 商 品 销 售 量 与 该 商 品 单 位 利 润 乘 积 计 算 ; 该 商 品 单 位 利 润 无 法 查 明 的, 按 照 注 册 商 标 商 品 的 单 位 利 润 计 算 本 案 中, 中 粮 公 司 向 最 高 法 院 提 出 其 普 通 葡 萄 酒 产 品 的 利 润 为 每 瓶 11.3 元, 嘉 裕 公 司 无 证 据 和 充 分 理 由 否 认 中 粮 公 司 提 供 的 单 位 利 润, 在 综 合 考 虑 相 关 因 素 的 基 础 上, 最 高 法 院 认 为 中 粮 公 司 提 供 的 单 位 利 润 基 本 合 理, 结 合 已 查 明 的 侵 权 产 品 的 数 量, 认 定 嘉 裕 公 司 共 获 利 10614090 元, 该 案 创 下 了 我 国 商 标 侵 权 诉 讼 赔 偿 额 的 最 高 纪 录 专 题 讨 论 4. 新 修 订 后 的 专 利 法 中 的 若 干 重 要 条 款 及 讨 论 2008 年 12 月 27 日, 十 一 届 全 国 人 大 常 委 会 第 六 次 会 议 表 决 通 过 了 全 国 人 大 3
常 委 会 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 的 决 定 就 该 次 修 订 涉 及 的 一 些 主 要 条 款, 本 文 总 结 并 简 要 的 讨 论 如 下 第 九 条 第 一 款 : 同 样 的 发 明 创 造 只 能 授 予 一 项 专 利 权 但 是, 同 一 申 请 人 同 日 对 同 样 的 发 明 创 造 既 申 请 实 用 新 型 专 利 又 申 请 发 明 专 利, 先 获 得 的 实 用 新 型 专 利 权 尚 未 终 止, 且 申 请 人 声 明 放 弃 该 实 用 新 型 专 利 权 的, 可 以 授 予 发 明 专 利 权 在 实 际 操 作 中, 申 请 人 经 常 就 同 一 发 明 同 时 提 起 发 明 专 利 申 请 和 实 用 新 型 专 利 申 请 因 为 对 实 用 新 型 申 请 不 进 行 实 质 审 查, 发 明 人 可 以 较 快 的 获 得 专 利 保 护 当 发 明 专 利 进 入 授 权 程 序 时, 申 请 人 放 弃 实 用 新 型 专 利, 可 以 获 得 保 护 期 限 更 长 的 发 明 专 利 保 护 新 修 订 的 专 利 法 明 确 肯 定 了 这 种 行 为 的 合 法 性 ( 在 满 足 该 条 规 定 的 前 提 下 ) 第 十 条 第 二 款 : 中 国 单 位 或 者 个 人 向 外 国 人 外 国 企 业 或 者 外 国 其 他 组 织 转 让 专 利 申 请 权 或 者 专 利 权 的, 应 当 依 照 有 关 法 律 行 政 法 规 的 规 定 办 理 手 续 技 术 进 出 口 管 理 条 例 将 技 术 分 为 三 种 类 型 : 禁 止 出 口 的 技 术 ( 即 不 得 出 口 的 技 术 ) 限 制 出 口 的 技 术 ( 即 必 须 经 过 商 务 部 许 可 才 能 出 口 的 技 术 ) 以 及 自 由 出 口 的 技 术 ( 前 两 类 以 外 的 技 术 ) 对 于 限 制 出 口 的 技 术, 转 让 方 或 受 让 方 在 拿 到 商 务 部 门 的 批 准 文 书 后 可 直 接 到 专 利 局 办 理 转 让 手 续 ; 对 于 自 由 出 口 的 技 术, 转 让 方 或 受 让 方 在 拿 到 商 务 部 门 出 具 的 技 术 出 口 登 记 证 书 后 可 直 接 到 专 利 局 办 理 转 让 手 续 第 十 一 条 第 二 款 : 外 观 设 计 专 利 权 被 授 予 后, 任 何 单 位 或 者 个 人 未 经 专 利 权 人 许 可, 都 不 得 实 施 其 专 利, 即 不 得 为 生 产 经 营 目 的 制 造 许 诺 销 售 销 售 进 口 其 外 观 设 计 专 利 产 品 提 高 了 对 外 观 设 计 专 利 的 保 护 力 度, 增 加 了 " 许 诺 销 售 " 这 种 情 形 根 据 最 高 院 的 司 法 解 释, 许 诺 销 售, 是 指 以 做 广 告 在 商 店 橱 窗 中 陈 列 或 者 在 展 销 会 上 展 出 等 方 式 作 出 销 售 商 品 的 意 思 表 示 4
第 十 五 条 : 专 利 申 请 权 或 者 专 利 权 的 共 有 人 对 权 利 的 行 使 有 约 定 的, 从 其 约 定 没 有 约 定 的, 共 有 人 可 以 单 独 实 施 或 者 以 普 通 许 可 方 式 许 可 他 人 实 施 该 专 利 ; 许 可 他 人 实 施 该 专 利 的, 收 取 的 使 用 费 应 当 在 共 有 人 之 间 分 配 请 注 意, 只 包 括 普 通 许 可, 不 包 括 独 占 许 可 和 排 他 许 可 第 二 十 条 第 一 款 : 任 何 单 位 或 者 个 人 将 其 在 中 国 完 成 的 发 明 或 者 实 用 新 型 向 外 国 申 请 专 利 的, 应 当 事 先 报 经 国 务 院 专 利 行 政 部 门 进 行 保 密 审 查 保 密 审 查 的 程 序 期 限 等 按 照 国 务 院 的 规 定 执 行 第 二 十 条 第 三 款 : 对 违 反 本 条 第 一 款 规 定 向 外 国 申 请 专 利 的 发 明 或 者 实 用 新 型, 在 中 国 申 请 专 利 的, 不 授 予 专 利 权 实 践 中, 一 些 跨 国 公 司 直 接 或 间 接 的 在 中 国 设 立 有 实 验 室 或 研 发 中 心, 通 过 这 些 在 中 国 设 立 的 实 验 室 或 研 发 中 心 而 研 发 出 的 技 术 成 果 应 被 认 定 为 是 在 中 国 完 成 ; 如 果 申 请 人 在 先 违 反 了 第 二 十 条 第 一 款 的 规 定, 而 此 后 又 在 中 国 提 起 专 利 申 请, 专 利 局 可 能 不 会 要 求 申 请 人 主 动 声 明 其 是 否 有 违 反 第 二 十 条 第 一 款 的 事 实, 因 此 第 二 十 条 第 一 款 可 能 更 多 的 会 作 为 专 利 无 效 的 一 个 法 律 依 据 如 何 认 定 一 项 技 术 是 否 是 在 中 国 完 成? 一 般 来 说 应 当 以 技 术 的 研 发 地 点 以 及 技 术 团 队 的 工 作 地 点 为 标 准, 而 不 论 该 技 术 的 权 属 状 态 第 二 十 二 条 第 二 款 : 新 颖 性, 是 指 该 发 明 或 者 实 用 新 型 不 属 于 现 有 技 术 ; 增 加 了 现 有 技 术 的 概 念, 取 代 了 原 有 的 出 版 物 公 开 和 国 内 公 开 使 用 等 概 念 目 标 技 术 只 要 为 公 众 所 知, 就 丧 失 新 颖 性, 而 不 论 其 公 开 的 方 式 如 何, 也 不 论 其 是 否 是 在 国 内 公 开 使 用 第 二 十 三 条 第 二 款 : 授 予 专 利 权 的 外 观 设 计 与 现 有 设 计 或 者 现 有 设 计 特 征 的 组 合 相 比, 应 当 具 有 明 显 区 别 提 高 了 外 观 设 计 的 授 权 门 槛, 外 观 设 计 除 须 满 足 新 颖 性 外, 相 比 现 有 设 计 其 区 别 点 应 该 具 有 足 够 的 明 显 性 第 三 十 一 条 第 二 款 : 同 一 产 品 两 项 以 上 的 相 似 外 观 设 计, 可 以 作 为 一 件 申 5
请 提 出 实 践 中, 外 观 设 计 专 利 申 请 人 希 望 其 基 本 设 计 方 案 以 及 相 似 外 观 设 计 方 案 均 获 得 专 利 保 护, 以 免 在 侵 权 诉 讼 中 因 被 控 侵 权 产 品 的 设 计 与 获 得 专 利 权 的 外 观 设 计 相 比 略 有 不 同 而 被 认 定 为 不 侵 犯 其 外 观 设 计 专 利 权 第 三 十 一 条 第 二 款 为 申 请 人 实 现 此 目 的 提 供 了 一 条 法 律 认 可 的 途 径 第 四 十 八 条 : 有 下 列 情 形 之 一 的, 国 务 院 专 利 行 政 部 门 根 据 具 备 实 施 条 件 的 单 位 或 者 个 人 的 申 请, 可 以 给 予 实 施 发 明 专 利 或 者 实 用 新 型 专 利 的 强 制 许 可 : ( 一 ) 专 利 权 人 自 专 利 权 被 授 予 之 日 起 满 三 年, 且 自 提 出 专 利 申 请 之 日 起 满 四 年, 无 正 当 理 由 未 实 施 或 者 未 充 分 实 施 其 专 利 的 ; ( 二 ) 专 利 权 人 行 使 专 利 权 的 行 为 被 依 法 认 定 为 垄 断 行 为, 为 消 除 或 者 减 少 该 行 为 对 竞 争 产 生 的 不 利 影 响 的 关 于 专 利 强 制 许 可 的 一 般 规 定 其 中 的 第 ( 一 ) 项 中, 至 少 有 以 下 两 个 疑 问 : 首 先 是 关 于 涉 案 专 利 是 否 被 实 施 的 举 证 责 任 主 体, 一 般 来 说 由 专 利 权 人 承 担 举 证 责 任 可 能 比 较 实 际 ; 其 次 是 如 何 理 解 实 施, 实 施 是 指 具 体 的 产 品 已 经 进 入 生 产 销 售 阶 段, 或 是 该 专 利 方 法 已 被 实 际 的 使 用? 还 是 也 包 括 专 利 许 可 使 用 的 情 形? 可 能 需 要 具 体 问 题 具 体 分 析 了, 如 果 专 利 权 人 是 一 家 生 产 性 的 企 业, 这 里 的 实 施 可 能 倾 向 于 应 被 理 解 为 具 体 的 产 品 已 经 进 入 生 产 销 售 阶 段, 或 是 该 专 利 方 法 已 被 实 际 的 使 用, 而 如 果 专 利 权 人 是 一 家 科 研 机 构, 这 里 的 实 施 可 能 倾 向 于 应 被 理 解 为 包 括 专 利 许 可 使 用 的 情 形 第 六 十 二 条 : 在 专 利 侵 权 纠 纷 中, 被 控 侵 权 人 有 证 据 证 明 其 实 施 的 技 术 或 者 设 计 属 于 现 有 技 术 或 者 现 有 设 计 的, 不 构 成 侵 犯 专 利 权 明 确 了 现 有 技 术 抗 辩 是 对 抗 专 利 侵 权 指 控 的 一 个 合 法 的 抗 辩 权, 如 果 被 控 专 利 侵 权 人 能 够 证 明 其 使 用 的 技 术 属 于 现 有 技 术 或 现 有 设 计, 就 不 必 再 额 外 提 起 专 利 无 效 宣 告 程 序 6
第 六 十 五 条 第 二 款 : 权 利 人 的 损 失 侵 权 人 获 得 的 利 益 和 专 利 许 可 使 用 费 均 难 以 确 定 的, 人 民 法 院 可 以 根 据 专 利 权 的 类 型 侵 权 行 为 的 性 质 和 情 节 等 因 素, 确 定 给 予 一 万 元 以 上 一 百 万 元 以 下 的 赔 偿 法 定 赔 偿 的 数 额 的 下 限 从 5000 元 提 高 到 1 万 元, 上 限 从 50 万 元 提 高 到 100 万 元 第 六 十 九 条 第 五 款 : 为 提 供 行 政 审 批 所 需 要 的 信 息, 制 造 使 用 进 口 专 利 药 品 或 者 专 利 医 疗 器 械 的, 以 及 专 门 为 其 制 造 进 口 专 利 药 品 或 者 专 利 医 疗 器 械 的, 不 视 为 专 利 侵 权 由 于 药 品 的 行 政 审 批 一 般 包 括 临 床 研 究 新 药 申 请 或 仿 制 药 申 请 等 程 序, 这 些 程 序 往 往 需 要 一 定 的 时 间 因 此 药 品 和 医 疗 器 械 生 产 企 业 可 以 在 相 关 药 品 或 医 疗 器 械 的 专 利 保 护 期 限 届 满 之 前, 进 行 药 品 或 医 疗 器 械 的 临 床 试 验 和 申 请 生 产 许 可, 做 好 上 市 前 的 准 备 一 旦 专 利 保 护 期 限 届 满, 则 可 以 尽 快 将 产 品 推 向 市 场 结 束 7
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