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1 万 慧 达 快 讯 万 慧 达 快 讯 旨 在 为 您 提 供 万 慧 达 的 发 展 动 态 ( 万 慧 达 焦 点 ), 以 及 国 内 外 知 识 产 权 领 域 的 最 新 动 向 及 分 析 ( 万 慧 达 视 点 ) 您 可 以 直 接 点 击 目 录 进 入 正 文 阅 读 本 快 讯 中 的 稿 件 由 万 慧 达 享 有 版 权, 未 经 许 可 不 得 转 载 或 摘 编 万 慧 达 焦 点 斯 蒂 尔 公 司 橙 灰 颜 色 组 合 商 标 注 册 后 首 获 司 法 保 护 的 启 示...2 该 案 是 斯 蒂 尔 公 司 自 其 颜 色 商 标 获 准 注 册 以 来 的 第 一 例 民 事 判 决 书, 对 后 续 的 维 权 工 作, 具 有 指 导 性 的 意 义 万 慧 达 视 点 重 点 在 于 确 定 因 侵 权 所 获 利 益 从 新 百 伦 案 谈 反 向 混 淆 赔 偿 额 计 算...3 反 向 混 淆 商 标 案 件 与 正 向 混 淆 案 件 相 比, 损 害 后 果 有 所 不 同, 因 而 在 赔 偿 金 额 的 确 定 应 当 考 虑 权 利 人 被 诉 侵 权 商 标 的 品 牌 价 值 涉 案 权 利 商 标 的 使 用 在 被 诉 侵 权 产 品 销 售 中 所 起 的 作 用 等 国 家 工 商 总 局 认 定 搜 索 推 广 属 于 广 告...4 国 家 工 商 总 局 发 布 互 联 网 广 告 管 理 暂 行 办 法, 规 定 竞 价 排 名 属 于 互 联 网 广 告, 应 受 广 告 法 的 规 制 网 络 游 戏 的 商 标 注 册 与 保 护 策 略...5 北 京 市 海 淀 法 院 发 布 有 关 网 络 游 戏 侵 犯 知 识 产 权 案 件 的 调 研 报 告, 对 网 络 游 戏 的 知 识 产 权 保 护 进 行 了 调 研 和 分 析 国 家 商 标 局 着 手 全 面 深 化 商 标 注 册 和 管 理 制 度 的 改 革...7 编 委 黄 晖 秦 慧 敏 订 阅 whd@wanhuida.com 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 1 号 友 谊 宾 馆 颐 园 写 字 楼 邮 编 : 电 话 传 真 商 标 局 进 一 步 增 强 改 革 意 识 和 服 务 意 识, 坚 持 开 门 搞 改 革 国 家 商 标 局 在 近 期 召 开 了 全 面 深 化 商 标 注 册 和 管 理 制 度 改 革 的 座 谈 会, 会 议 中 明 确 提 出 了 即 将 在 地 方 设 立 商 标 审 查 协 作 中 心 和 代 办 处 国 务 院 办 公 厅 : 关 于 发 挥 品 牌 引 领 作 用 推 动 供 需 结 构 升 级 的 意 见...8 为 贯 彻 落 实 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革, 培 育 经 济 发 展 新 的 动 能, 国 务 院 办 公 厅 日 前 印 发 关 于 发 挥 品 牌 引 领 作 用 推 动 供 需 结 构 升 级 的 意 见 专 利 代 理 领 域 将 进 一 步 开 放...9 根 据 < 国 务 院 关 于 新 形 势 下 加 快 知 识 产 权 强 国 建 设 的 若 干 意 见 > 重 点 任 务 分 工 方 案 的 精 神, 今 后 律 师 也 许 可 以 从 事 专 利 无 效 业 务, 非 专 利 代 理 人 今 后 可 能 也 有 机 会 成 为 专 利 代 理 机 构 的 合 伙 人 / 股 东 欧 盟 法 院 近 日 认 定 实 体 市 场 经 营 者 有 责 任 制 止 商 户 的 侵 权 行 为...10 欧 盟 法 院 在 针 对 捷 克 最 高 院 请 示 的 C-494/15 号 案 件 的 初 裁 中 指 出, 根 据 欧 盟 知 识 产 权 执 法 条 例 (2004/48/EC) 第 11 条, 市 场 经 营 者 需 制 止 商 户 的 侵 权 行 为 英 国 脱 欧 对 欧 盟 商 标 的 影 响 年 6 月 24 日, 英 国 全 民 公 投 中 脱 欧 意 见 以 微 弱 优 势 胜 出 一 时 间, 举 世 哗 然, 英 镑 贬 值, 各 国 元 首 频 繁 聚 会 随 后, 留 欧 派 领 导 人 英 首 相 卡 梅 伦 宣 布 辞 职, 再 随 后, 脱 欧 派 领 导 人 法 拉 奇 宣 布 辞 职 二 位 挥 手 自 兹 去, 给 这 场 世 人 瞩 目 的 分 手 平 添 不 少 戏 剧 色 彩 但 我 们 更 关 心 的, 是 脱 欧 到 底 会 给 原 来 在 欧 盟 整 体 框 架 下 保 护 的 欧 盟 商 标 带 来 怎 样 的 影 响 1

2 示颜色所在的位置 鉴于目前商标局发放的颜色商 标注册证没有将 指定位置的颜色商标 与 指定 颜色的图形商标 做区分 该司法认定澄清了该商 标的保护范围 对于被告关于其产品外观形状和原 告商标形状不相近似的抗辩 不予支持 万慧达焦点 斯蒂尔公司橙灰颜色组合商标注册后 首获司法保护的启示 二 颜色色差问题 该案是斯蒂尔公司自其颜色商标获准注册以来的 第一例民事判决书 对后续的维权工作 具有指 导性的意义 涉案商标的颜色 RAL 代码为 橙色为 2010 灰 色为 7035 本案被告辩称其链锯使用的下部外罩颜 色并非灰色 而是白色 因此和原告的商标不相同 也不近似 法庭经过仔细比对后认为 被告产品所 谓的白色实际上为浅灰色 根据隔离观察 整体比 对原则 其颜色组合和原告的颜色商标构成了近 似 实际上 因为生产工艺 光线等原因 在生 产 辨识过程中出现一定的色差是难免的 如何把 握色差近似的问题 对于颜色商标的侵权认定而 言 是一个独特课题 日前 泰州市中级人民法院下达了德国安德 烈 斯蒂尔股份两合公司 斯蒂尔公司 诉泰 州某园林机械公司的颜色商标侵权的民事判决书 认定被告在链锯上使用和斯蒂尔公司近似的橙灰颜 色组合 侵犯了斯蒂尔公司橙灰颜色组合商标专用 权 责令被告停止侵权行为并赔偿原告经济损失 三 被告在涉案产品上使用自己的文字商标的 行为 本案中被告辩称其产品也使用了自己的文字商 标 消费者能够通过文字商标将涉案产品与原告的 产品区分开来 不会产生混淆 原告辩称该颜色组 合经过原告 40 多年的持续使用 已经在相关公众中 建立起和原告牢固的联系 被告在涉案产品上也使 用了自己的商标 但不足以避免相关公众的误认 颜色商标的特点决定了相关公众仅通过产品颜色 就可以轻易认出产品的来源 这正是颜色商标的优 势所在 法院支持了原告的观点 实践中 被告在 使用和颜色商标相同或者近似的颜色组合时 往往 也会使用自己的注册商标 并以此辩称不会造成消 费者误认误购 本判决书对该抗辩的分析和回应 对将来的案件 具有参考作用 涉案商标图样 安德烈 斯蒂尔先生因为对链锯行业的诸多贡 献 被称为 链锯之父 其公司自 1926 年成立以 来开始生产链锯 1971 年以来 其链锯销量一直保 持全球第一 1972 年该公司采用 上橙下灰 的颜 色组合作为其产品的视觉标志 一直使用至今 该 颜色组合在 1990 年代以来在诸多国家和地区获得商 标注册 2011 年斯蒂尔公司向中国商标局为其橙灰 颜色组合提出注册申请 2015 年 8 月 14 日 该商 标获准注册 在该橙灰颜色被获准注册前 中国已 有法院和地方工商执法部门认定其为知名商品特有 的颜色装潢 并予以保护 短评 2016 年 1 月 斯蒂尔公司以江苏泰州市某园林 机械公司生产 销售的链锯侵犯其橙灰颜色商标为 由 诉至泰州市中级人民法院 2016 年 3 月该院开 庭审理了本案 2016 年 7 月下达了一审判决书 判 决书在如下几个方面 做出了明确的判断 对以后 类似案件如何认定该商标的保护范围和判定侵权 具有指导性的意义 万慧达为斯蒂尔公司制定并执行颜色装潢及颜 色商标的维权策略 该颜色商标核准注册后 斯蒂 尔公司跟一些地方执法机关进行过探讨 意识到对 于颜色商标这类非传统商标 工商执法机关的办案 经验比较缺乏 办案意愿亦较弱 一些工商执法机 关希望权利人能到法院去解决这类争议 对于这类 复杂 疑难案件的处理 人民法院更具备专业性的 优势 能够通过案例的形式 给予执法机关一定的 指导 发挥司法的主导作用 在本案的处理上 得 一 第 号注册商标的保护范围问题 商标评审委员会的 驳回复审决定书 沿袭商 标局的 驳回申请通知书 在标题中将该商标称 为 图形 指定颜色组合 但是根据商评委查 明的事实 该商标实际上为颜色组合商标 标识中 的链锯图形是该产品的通用图形 其功能仅在于显 到了生动的体现 点评人 张树华 -回到目录 年 8 月第 1 期 总第 43 期

3 重 点 在 于 确 定 因 侵 权 所 获 利 益 从 新 百 伦 案 谈 反 向 混 淆 赔 偿 额 计 算 反 向 混 淆 商 标 案 件 与 正 向 混 淆 案 件 相 比, 损 害 后 果 有 所 不 同, 因 而 在 赔 偿 金 额 的 确 定 应 当 考 虑 权 利 人 被 诉 侵 权 商 标 的 品 牌 价 值 涉 案 权 利 商 标 的 使 用 在 被 诉 侵 权 产 品 销 售 中 所 起 的 作 用 等 日 前, 新 百 伦 案 二 审 宣 判, 赔 偿 金 额 从 9800 万 元 调 整 为 500 万 元, 二 审 判 决 中 据 以 确 定 调 整 赔 偿 金 额 的 品 牌 贡 献 度 理 论 引 发 热 议 二 审 判 决 衡 量 涉 案 被 诉 侵 权 商 标 品 牌 贡 献 度 的 主 要 理 由 在 于 : 在 计 算 侵 害 商 标 专 用 权 赔 偿 数 额 时, 应 当 注 重 侵 权 人 的 产 品 利 润 总 额 与 侵 权 行 为 之 间 的 直 接 因 果 关 系 新 百 伦 公 司 的 经 营 获 利 并 非 全 部 来 源 于 侵 害 周 乐 伦 百 伦 新 百 伦 的 商 标, 周 乐 伦 无 权 对 新 百 伦 公 司 因 其 自 身 商 标 商 誉 或 者 其 商 品 固 有 的 价 值 而 获 取 的 利 润 进 行 索 赔, 周 乐 伦 主 张 以 新 百 伦 公 司 被 诉 侵 权 期 间 的 全 部 产 品 利 润 作 为 计 算 损 害 赔 偿 数 额 的 依 据, 理 由 不 成 立 但 是, 侵 权 人 不 能 因 侵 权 行 为 而 获 得 非 法 利 益, 这 是 侵 害 商 标 专 用 权 赔 偿 可 以 侵 权 人 因 侵 权 获 利 作 为 赔 偿 依 据 的 合 理 性 之 所 在 关 于 新 百 伦 公 司 因 侵 权 行 为 而 直 接 获 得 的 利 益 问 题 本 案 中, 新 百 伦 公 司 提 供 的 北 京 名 牌 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 京 名 评 报 字 (2015) 第 3009 号 资 产 评 估 报 告 证 明 : 新 百 伦 中 文 标 识 在 评 估 基 准 日 期 间 内 对 新 百 伦 公 司 的 利 润 贡 献 率 为 0.76% 该 评 估 报 告 显 示 被 诉 侵 权 行 为 获 利 超 过 法 定 赔 偿 上 限, 应 当 在 最 高 限 额 以 上 确 定 赔 偿 额 之 后 法 院 考 量 了 新 百 伦 公 司 主 观 因 素 侵 权 标 识 的 使 用 方 式 侵 权 规 模 侵 权 持 续 时 间 以 及 周 乐 伦 的 合 理 开 支, 确 定 赔 偿 金 为 人 民 币 500 万 元 异 这 类 案 件 被 告 往 往 是 具 有 较 高 声 誉 的 市 场 主 体, 涉 案 产 品 的 销 量 以 及 利 润 巨 大, 而 且 原 告 也 会 选 择 按 照 侵 权 获 利 作 为 赔 偿 额 的 计 算 方 式 一 旦 侵 权 成 立, 被 告 将 被 判 支 付 巨 额 赔 偿 但 结 合 具 体 情 况 看, 涉 案 产 品 的 销 售 是 否 借 助 了 涉 案 商 标 的 品 牌 影 响 力 而 得 以 增 长? 这 一 因 素 被 忽 视 其 结 果 与 商 标 法 确 定 赔 偿 金 额 的 因 侵 权 获 利 的 规 定 落 空, 且 与 民 法 中 赔 偿 适 用 填 平 原 则 相 违 背 二 审 法 院 采 纳 了 被 告 关 于 涉 案 商 标 对 被 告 产 品 利 润 率 贡 献 度 的 观 点, 正 是 在 重 新 审 视 商 标 反 向 混 淆 中 侵 权 获 利 中 的 因 果 关 系 在 此 基 础 上, 法 院 考 量 了 被 告 的 主 观 因 素 侵 权 规 模 影 响 范 围 以 及 合 理 支 出, 酌 定 赔 偿 额 为 人 民 币 500 万 元 整 笔 者 认 为 反 向 混 淆 的 损 害 后 果 不 同 于 正 向 混 淆, 反 向 混 淆 的 损 害 后 果 主 要 是 使 商 标 权 利 人 商 誉 受 损, 丧 失 对 权 利 商 标 的 控 制 力 以 及 在 本 领 域 进 行 经 营 活 动 的 机 会 ( 即 生 存 空 间 被 挤 占, 失 去 拓 展 市 场 的 可 能 ) 与 之 相 对 应 的 赔 偿 计 算 方 式 除 了 前 述 案 件 所 考 虑 的 品 牌 贡 献 度 以 外, 还 可 以 通 过 商 标 价 值 评 估 确 定 权 利 商 标 价 值, 由 被 告 予 以 赔 偿 或 参 照 商 标 许 可 费 确 定 赔 偿 金 额 ( 点 评 人 : 明 星 楠 ) 广 东 省 高 级 人 民 法 院 (2015) 粤 高 法 民 三 终 字 第 444 号 徐 春 建 张 学 军 邱 永 清 邓 燕 辉 岳 利 浩 二 〇 一 六 年 六 月 十 六 日 短 评 回 顾 近 年 来 的 商 标 侵 权 高 额 判 赔 案 件, 其 中 不 乏 反 向 混 淆 侵 权 案 件 在 反 向 混 淆 的 案 件 中, 赔 偿 金 额 确 定 方 法 与 正 向 混 淆 侵 权 案 件 并 无 差 3

4 国 家 工 商 总 局 认 定 搜 索 推 广 属 于 广 告 国 家 工 商 总 局 发 布 互 联 网 广 告 管 理 暂 行 办 法, 规 定 竞 价 排 名 属 于 互 联 网 广 告, 应 受 广 告 法 的 规 制 在 2016 年 7 月 4 日, 国 家 工 商 行 政 总 局 以 第 87 号 令 发 布 了 互 联 网 广 告 管 理 暂 行 办 法, 该 办 法 将 自 2016 年 9 月 1 日 起 施 行 该 办 法 第 三 条 明 确 规 定 推 销 商 品 或 者 服 务 的 付 费 搜 索 广 告 属 于 互 联 网 广 告 根 据 该 规 定, 竞 价 排 名 显 然 属 于 互 联 网 广 告, 应 受 广 告 法 的 规 制 虽 然 法 不 溯 及 既 往, 但 该 办 法 的 出 台, 对 于 魏 则 西 的 家 人 以 及 关 心 该 事 件 的 人 们 而 言, 也 算 是 一 个 欣 慰 魏 则 西 用 百 度 搜 索 其 所 患 疾 病 的 治 疗 方 法, 搜 索 结 果 的 首 位 显 示 武 警 二 院 的 生 物 免 疫 疗 法, 后 面 的 情 况 路 人 皆 知 了 对 百 度 竞 价 排 名 的 性 质, 以 及 如 何 规 范 和 制 裁 网 络 虚 假 广 告, 魏 则 西 事 件 引 起 了 公 众 的 强 烈 的 关 注 4 月 26 日, 多 家 公 益 人 到 国 家 工 商 总 局 申 请 政 府 信 息 公 开, 要 求 就 百 度 推 广 是 否 属 于 广 告, 做 出 明 确 的 解 释 国 家 工 商 行 政 总 局 在 2015 年 曾 发 布 互 联 网 广 告 管 理 暂 行 办 法 草 案, 征 求 公 众 意 见 魏 则 西 事 件 的 影 响, 可 能 加 速 了 该 办 法 的 通 过 该 办 法 明 确 了 一 系 列 的 问 题 : 短 评 该 办 法 的 出 台, 澄 清 了 竞 价 排 名 付 费 搜 索 的 广 告 性 质, 为 制 止 互 联 网 广 告 的 乱 象, 相 信 会 起 到 积 极 作 用 虽 然 其 作 为 部 门 规 章, 效 力 层 级 较 低, 在 实 施 中 可 能 会 遇 到 各 种 新 的 问 题, 但 魏 则 西 九 泉 之 下, 庶 几 可 以 安 息 了 值 得 注 意 的 是,2016 年 6 月 25 日, 国 家 互 联 网 信 息 办 公 室 发 布 了 互 联 网 信 息 搜 索 服 务 管 理 规 定 该 规 定 将 于 8 月 1 日 生 效 这 个 规 定 的 迅 速 出 台, 可 能 也 是 对 魏 则 西 事 件 的 回 应 该 规 定 的 第 三 条 明 确 网 信 办 负 责 互 联 网 信 息 搜 索 服 务 的 监 督 管 理 执 法 工 作 ; 第 十 一 条 第 一 款 为 : 互 联 网 信 息 搜 索 服 务 提 供 者 提 供 付 费 搜 索 信 息 服 务, 应 当 依 法 查 验 客 户 有 关 资 质, 明 确 付 费 搜 索 信 息 页 面 比 例 上 限, 醒 目 区 分 自 然 搜 索 结 果 与 付 费 搜 索 信 息, 对 付 费 搜 索 信 息 逐 条 加 注 显 著 标 识 ; 第 二 款 规 定 互 联 网 信 息 搜 索 服 务 提 供 者 提 供 商 业 广 告 信 息 服 务, 应 当 遵 守 相 关 法 律 法 规 该 条 没 有 明 确 付 费 搜 索 信 息 服 务 是 否 为 商 业 广 告, 此 外 它 将 如 何 对 互 联 网 服 务 提 供 商 进 行 监 督 管 理, 和 工 商 执 法 部 门 的 执 法 是 否 存 在 交 叉, 还 需 要 进 一 步 观 察 ( 点 评 人 : 张 树 华 ) ( 一 ) 第 三 条 对 互 联 网 广 告 做 了 定 义, 明 确 付 费 搜 索 的 广 告 性 质 ; ( 二 ) 第 六 条 规 定 医 疗 药 品 保 健 食 品 等 广 告, 未 经 审 查, 不 得 发 布 ; ( 三 ) 第 七 条 规 定 互 联 网 广 告 必 须 显 著 标 明 广 告, 使 消 费 者 能 够 识 别 其 广 告 性 质 ; 付 费 搜 索 广 告 应 当 与 自 然 搜 索 结 果 明 显 区 分 ; ( 四 ) 第 十 条 规 定 互 联 网 广 告 主 应 当 对 广 告 内 容 的 真 实 性 负 责 ; 第 十 二 条 规 定 了 互 联 网 广 告 发 布 者 和 经 营 者 的 审 核 义 务 ; ( 五 ) 第 十 八 条 到 二 十 八 条 列 举 了 工 商 行 政 执 法 机 关 根 据 广 告 法 授 予 的 执 法 权 限, 对 违 反 本 办 法 者 的 查 处 和 处 罚 措 施 4

5 网 络 游 戏 的 商 标 注 册 与 保 护 策 略 北 京 市 海 淀 法 院 发 布 有 关 网 络 游 戏 侵 犯 知 识 产 权 案 件 的 调 研 报 告, 对 网 络 游 戏 的 知 识 产 权 保 护 进 行 了 调 研 和 分 析 近 日, 北 京 市 海 淀 法 院 发 布 了 有 关 网 络 游 戏 侵 犯 知 识 产 权 案 件 的 调 研 报 告 该 报 告 通 过 网 络 游 戏 行 业 发 展 概 况 网 络 游 戏 案 件 审 判 情 况 概 述 游 戏 作 品 受 著 作 权 法 保 护 的 范 围 游 戏 侵 犯 改 编 权 相 关 问 题 游 戏 案 件 中 诉 讼 禁 令 的 适 用 游 戏 平 台 商 的 责 任 认 定 游 戏 侵 权 案 件 中 的 案 由 选 择 游 戏 侵 权 案 件 中 的 民 事 责 任 承 担 以 及 加 强 网 络 游 戏 产 业 知 识 产 权 保 护 的 建 议 等 九 个 部 分 对 网 络 游 戏 的 知 识 产 权 保 护 进 行 了 调 研 和 分 析 整 个 报 告 以 网 络 游 戏 的 著 作 权 保 护 为 重 点, 对 商 标 权 保 护 反 不 正 当 竞 争 保 护 等 未 做 详 细 介 绍 受 海 淀 法 院 调 研 报 告 的 启 发, 本 人 拟 从 一 名 商 标 代 理 人 的 视 角 谈 谈 网 络 游 戏 的 商 标 注 册 策 略, 供 大 家 探 讨 交 流 1 网 络 游 戏 的 哪 些 元 素 可 以 注 册 为 商 标? 我 国 目 前 的 商 标 制 度 以 注 册 原 则 为 主, 尽 管 2013 年 的 商 标 法 有 进 一 步 平 衡 注 册 和 使 用 两 者 之 间 关 系 之 意, 但 相 对 于 未 注 册 商 标 而 言, 注 册 商 标 能 够 获 得 更 强 的 保 护 对 于 游 戏 开 发 商 运 营 商 和 发 行 商 而 言, 在 游 戏 尚 未 正 式 发 行 之 前, 做 好 商 标 布 局 尤 为 重 要 首 要 的 问 题 即 注 册 哪 些 商 标? 在 回 答 这 个 问 题 之 前 需 要 明 确 的 是 哪 些 元 素 可 以 注 册 为 商 标 游 戏 名 称 商 标 的 本 质 功 能 是 区 分 商 品 和 服 务 的 来 源 对 于 网 络 游 戏 而 言, 游 戏 的 玩 家 以 及 其 他 社 会 公 众 通 常 是 通 过 游 戏 的 名 称 来 区 分 游 戏 的 开 发 商, 比 如 提 起 魔 兽 世 界, 大 家 可 能 就 会 想 到 暴 雪 公 司 因 此, 游 戏 名 称 是 首 要 考 虑 注 册 文 字 商 标 的 游 戏 软 件 的 图 形 标 志 无 论 是 客 户 端 游 戏 网 页 游 戏 还 是 社 交 游 戏 移 动 网 络 游 戏, 除 了 文 字 名 称 外, 通 常 都 会 有 图 形 标 志 这 种 图 形 标 志 通 常 也 可 以 作 为 商 标 进 行 注 册 游 戏 角 色 名 称 特 定 场 所 名 称 道 具 技 能 名 称 等 元 素 这 些 元 素 是 游 戏 的 重 要 组 成 部 分, 在 游 戏 中 使 用 这 些 元 素 很 难 认 定 为 是 商 标 的 使 用, 但 是 并 不 能 否 定 其 作 为 商 标 注 册 的 可 能 性 对 于 注 册 的 必 要 性, 将 在 下 文 探 讨 2 需 要 在 哪 些 类 别 注 册 商 标? 谈 商 标 的 注 册 和 保 护 不 能 脱 离 商 品 和 服 务, 只 有 与 特 定 的 商 品 和 服 务 相 结 合, 商 标 才 能 发 挥 其 作 用 在 确 定 商 标 注 册 类 别 时, 首 先 需 要 明 确 的 是 注 册 商 标 的 目 的 是 什 么? 概 括 起 来 主 要 是 两 方 面, 第 一 保 护 自 己 的 使 用 是 安 全 的, 至 少 争 取 不 侵 犯 别 人 的 商 标 权 第 二 通 过 获 得 专 用 权 来 阻 止 别 人 的 侵 权 使 用, 来 维 护 自 身 的 利 益 网 络 游 戏 的 核 心 类 别 为 了 保 护 自 己 的 使 用 安 全, 要 确 定 网 络 游 戏 属 于 商 品 或 者 服 务 的 哪 个 或 者 哪 些 类 别 在 尼 斯 分 类 以 及 我 国 的 类 似 商 品 和 服 务 区 分 表 中, 最 直 接 相 关 的 当 属 第 9 类 的 游 戏 软 件 和 第 41 类 的 在 线 游 戏 服 务 在 商 标 注 册 过 程 中, 商 标 局 商 评 委 甚 至 法 院 通 常 不 会 突 破 类 似 商 品 和 服 务 区 分 表 来 认 定 商 品 或 者 服 务 之 间 的 类 似 关 系 但 是 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 商 标 民 事 纠 纷 案 件 适 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释 (2002), 商 标 注 册 用 商 品 和 服 务 国 际 分 类 表 类 似 商 品 和 服 务 区 分 表 可 以 作 为 判 断 类 似 商 品 或 者 服 务 的 参 考, 在 具 体 案 件 的 处 理 中 要 综 合 考 虑 商 品 的 功 能 用 途 生 产 部 门 销 售 渠 道 消 费 对 象 ; 服 务 的 目 的 内 容 方 式 对 象 等 来 认 定 商 品 或 服 务 类 似 在 考 虑 商 品 与 服 务 类 似 时, 要 看 商 品 和 服 务 之 间 是 否 存 在 特 定 的 联 系, 容 易 使 相 关 公 众 混 淆 考 虑 到 第 9 类 游 戏 软 件 与 第 41 类 在 线 游 戏 服 务 的 密 切 联 系, 在 民 事 案 件 中 很 容 易 认 定 两 者 构 成 类 似 所 以 在 这 两 个 类 别 均 申 请 注 册 很 有 必 要 同 时, 在 商 品 和 服 务 的 选 择 过 程 中 要 充 分 考 虑 类 似 群 组 的 因 素, 最 好 能 够 涵 盖 这 两 个 类 别 的 全 部 群 组 网 络 游 戏 的 密 切 相 关 类 别 由 于 上 文 提 到 的 商 标 注 册 过 程 中 严 格 按 照 类 似 商 品 和 服 务 区 分 表 以 及 民 事 案 件 中 考 虑 到 具 体 的 商 品 或 者 服 务 之 间 的 联 系 程 度 来 认 定 是 否 类 似 的 实 践 操 作, 在 密 切 相 关 类 别 注 册 商 标 就 很 有 必 要, 比 如 第 28 类 的 游 戏 机 产 品 第 38 类 的 通 讯 服 务 第 42 类 的 软 件 服 务 以 及 第 45 类 的 社 交 网 络 服 务 等 5

6 商 品 化 利 益 的 相 关 类 别 一 款 成 功 的 游 戏 可 能 会 有 一 系 列 的 衍 生 产 品 和 服 务, 带 来 巨 大 的 商 品 化 利 益, 比 如 16 类 的 文 具 产 品 18 类 的 箱 包 25 类 的 服 装 28 类 的 玩 具 以 及 第 3 类 的 化 妆 品 第 9 类 的 眼 镜 甚 至 第 32 类 的 饮 料 第 30 类 的 食 品 等 等 知 名 的 游 戏 名 称 用 在 这 些 产 品 上 作 为 商 标 有 可 能 带 来 巨 大 的 商 业 利 益 即 使 游 戏 公 司 自 身 并 不 经 营 相 关 的 商 品, 也 可 以 注 册 商 标 后 将 商 标 许 可 给 其 他 生 产 商 进 而 赚 取 许 可 费 在 商 品 化 利 益 相 关 类 别 的 注 册 中, 除 游 戏 名 称 外, 可 以 考 虑 游 戏 中 的 角 色 名 称 特 定 场 所 名 称 道 具 技 能 名 称 等 元 素 这 些 具 有 高 知 名 度 的 元 素 同 样 能 够 带 来 商 业 利 益 在 具 体 的 商 品 或 者 服 务 的 选 择 过 程 中 要 充 分 考 虑 游 戏 的 特 点 风 格 玩 家 群 体 等 来 界 定 商 标 注 册 的 范 围 全 部 类 别 注 册 的 利 与 弊 全 类 注 册 的 优 点 是 显 而 易 见 的, 但 是 实 践 中 更 多 是 由 于 我 国 恶 意 注 册 这 个 顽 疾 下 的 无 奈 选 择 对 于 自 己 独 创 的 游 戏 名 称, 游 戏 公 司 当 然 不 希 望 别 人 用 作 商 标 来 使 用 然 而 游 戏 名 称 或 者 角 色 名 称 等 通 常 难 以 获 得 著 作 权 的 保 护, 即 使 是 知 名 的 游 戏 名 称 也 很 难 制 止 别 人 在 非 类 似 商 品 上 的 注 册 和 使 用, 在 全 部 45 个 类 别 注 册 商 标 可 以 争 取 最 大 限 度 的 保 护 当 然, 全 类 注 册 的 申 请 和 管 理 维 护 的 成 本 比 较 高 注 册 人 也 不 太 可 能 在 所 有 类 别 的 商 品 和 服 务 上 使 用 相 关 的 商 标, 在 注 册 满 三 年 后 会 有 不 使 用 被 撤 销 的 风 险 3 游 戏 命 名 和 标 识 设 计 过 程 中 从 商 标 角 度 需 要 注 意 什 么? 要 想 获 得 商 标 保 护, 就 要 避 免 触 及 商 标 法 的 雷 区, 也 就 是 不 予 核 准 注 册 的 绝 对 理 由 不 良 影 响 - 商 标 法 第 十 条 第 一 款 第 八 项 时 就 会 被 认 为 有 不 良 影 响 所 以 如 果 国 外 的 公 司 有 中 国 的 市 场 计 划, 在 命 名 游 戏 时 要 充 分 考 虑 到 这 一 点 比 如 在 CLASH OF CLANS 案 中, 由 于 该 外 文 可 以 翻 译 成 宗 族 冲 突 而 被 认 定 为 具 有 不 良 影 响 比 较 有 名 的 植 物 大 战 僵 尸 游 戏, 因 为 含 有 僵 尸 二 字 被 认 定 为 具 有 不 良 影 响 在 本 人 处 理 的 帝 国 时 代 一 案 中, 商 标 局 认 为 帝 国 一 词 具 有 不 良 影 响, 在 驳 回 复 审 中, 通 过 阐 述 帝 国 一 词 的 含 义, 类 似 商 标 的 注 册 情 况, 商 评 委 最 终 核 准 注 册 在 游 戏 命 名 的 过 程 中 应 尽 量 避 免 使 用 敏 感 的 词 汇 缺 乏 显 著 性 - 商 标 法 第 十 一 条 第 一 款 游 戏 名 称 的 一 个 重 要 特 点 是 试 图 通 过 游 戏 名 称 来 反 映 游 戏 的 内 容, 这 样 能 够 便 于 玩 家 进 行 识 别 游 戏 的 主 题 等, 比 如 迷 你 高 尔 夫 用 在 高 尔 夫 游 戏 上, 欢 乐 斗 地 主 用 在 扑 克 游 戏 中 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 商 标 授 权 确 权 行 政 案 件 若 干 问 题 的 意 见 中 指 出 约 定 俗 称 的 通 用 名 称 一 般 以 全 国 范 围 内 相 关 公 众 的 通 常 认 识 为 判 断 标 准 对 于 由 于 历 史 传 统 风 土 人 情 地 理 环 境 等 原 因 形 成 的 相 关 市 场 较 为 固 定 的 商 品, 在 该 相 关 市 场 内 通 用 的 称 谓, 可 以 认 定 为 通 用 名 称 所 以 除 全 国 范 围 的 通 用 名 称 外, 还 应 注 意 特 定 区 域 已 经 通 用 的 名 称 要 想 获 得 较 强 的 商 标 保 护, 最 好 是 能 够 有 自 己 独 创 的 名 称 或 者 标 识 如 果 想 要 同 时 在 游 戏 名 称 中 体 现 游 戏 的 内 容 或 者 特 点 也 可 以 考 虑 采 用 独 创 名 称 加 特 定 游 戏 主 题 的 模 式 来 命 名 在 正 式 推 出 游 戏 之 前, 科 学 合 理 地 命 名, 制 定 好 商 标 布 局 策 略 并 且 尽 早 提 交 商 标 注 册 申 请, 一 方 面 能 够 保 护 自 己 的 使 用, 另 一 方 面 也 为 后 续 的 维 权 做 好 铺 垫 ( 点 评 人 : 李 运 全 ) 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 商 标 授 权 确 权 行 政 案 件 若 干 问 题 的 意 见 (2010) 指 出, 人 民 法 院 在 审 查 判 断 有 关 标 志 是 否 构 成 具 有 其 他 不 良 影 响 的 情 形 时, 应 该 考 虑 该 标 志 或 者 其 构 成 要 素 是 否 可 能 对 我 国 政 治 经 济 文 化 宗 教 民 族 等 社 会 公 共 利 益 和 公 共 秩 序 产 生 消 极 负 面 影 响 在 游 戏 命 名 过 程 中 要 尤 其 注 意 这 一 点, 因 为 根 据 商 标 法 的 规 定, 违 反 这 一 款 的 标 识 不 仅 不 能 获 得 注 册, 还 不 能 作 为 商 标 使 用 很 多 国 外 公 司 是 先 完 成 外 文 命 名, 在 游 戏 进 入 中 国 时 在 起 正 式 的 中 文 名 称, 或 者 在 中 国 直 接 用 外 文 的 名 称, 很 有 可 能 发 生 的 情 形 是 相 关 的 词 汇 在 外 文 中 并 没 有 问 题, 但 是 直 接 翻 译 成 中 文 6

7 国 家 商 标 局 着 手 全 面 深 化 商 标 注 册 和 管 理 制 度 的 改 革 商 标 局 进 一 步 增 强 改 革 意 识 和 服 务 意 识, 坚 持 开 门 搞 改 革 国 家 商 标 局 在 近 期 召 开 了 全 面 深 化 商 标 注 册 和 管 理 制 度 改 革 的 座 谈 会, 会 议 中 明 确 提 出 了 即 将 在 地 方 设 立 商 标 审 查 协 作 中 心 和 代 办 处 5 月 29 日 至 6 月 2 日, 商 标 局 派 出 由 局 领 导 带 队 的 三 个 调 研 组, 分 赴 四 川 上 海 和 广 东 进 行 实 地 调 研, 听 取 企 业 商 标 代 理 机 构 工 商 和 市 场 监 管 部 门 地 方 政 府 和 专 家 学 者 对 商 标 改 革 工 作 的 意 见 和 建 议, 了 解 地 方 对 设 立 商 标 审 查 协 作 中 心 商 标 代 办 处 及 服 务 窗 口 的 需 求 并 且 7 月 1 日 起, 浙 江 安 徽 广 东 等 地 25 个 国 家 工 商 总 局 商 标 局 注 册 商 标 专 用 权 质 押 登 记 受 理 点 开 始 运 行, 受 理 点 主 要 从 事 受 理 初 审 和 发 放 等 工 作 事 项 此 前, 国 家 工 商 总 局 已 于 2015 年 6 月 30 日 在 浙 江 台 州 市 市 场 监 管 局 试 点 设 立 全 国 首 个 注 册 商 标 专 用 权 登 记 申 请 受 理 点, 启 动 注 册 商 标 专 用 权 登 记 工 作 改 革 7 月 5 日, 国 家 工 商 总 局 商 标 局 雅 安 商 标 受 理 处 启 动 运 行 标 志 着 国 家 商 标 局 以 外 委 托 地 方 设 立 的 第 一 个 商 标 受 理 处 成 立 雅 安 商 标 受 理 处 设 商 标 咨 询 和 商 标 受 理 两 个 服 务 窗 口, 可 受 理 四 川 省 范 围 内 的 自 然 人 法 人 和 其 他 组 织 的 商 标 注 册 申 请 文 件, 进 行 形 式 审 查 和 受 理 工 作 ; 承 担 市 场 主 体 的 商 标 事 宜 咨 询 工 作 ; 负 责 商 标 受 理 文 件 寄 发, 并 接 收 和 发 放 商 标 局 下 发 的 各 类 文 件 短 评 随 着 商 标 注 册 和 商 标 管 理 制 度 改 革 的 深 化, 在 地 方 设 立 审 查 协 作 中 心 和 商 标 代 办 处 的 举 措 已 经 开 始 逐 步 被 落 实, 审 查 协 作 中 心 和 商 标 代 办 处 等 地 方 商 标 管 理 部 门 的 设 立, 对 于 优 化 商 标 注 册 强 化 商 标 管 理 等 环 节, 将 会 产 生 怎 样 的 推 动 作 用, 让 我 们 拭 目 以 待 ( 点 评 人 : 马 腾 飞 ) 在 6 月 6 日 下 午, 商 标 局 召 开 全 面 深 化 商 标 注 册 和 管 理 制 度 改 革 座 谈 会, 工 商 总 局 副 局 长 兼 商 标 局 局 长 刘 俊 臣 同 志 出 席, 商 标 局 商 标 评 委 商 标 协 会 等 负 责 同 志 陪 同 出 席, 万 慧 达 高 级 合 伙 人 黄 晖 以 及 业 界 十 五 位 专 家 学 者 参 加 会 议. 座 谈 会 围 绕 商 标 受 理 通 知 书 优 化 商 标 审 查 流 程 商 标 注 册 证 明 设 立 京 外 审 查 协 作 中 心 等 十 个 问 题 充 分 发 表 意 见 和 建 议 会 议 强 调 要 遵 循 商 事 制 度 改 革 的 规 律 和 原 则, 发 扬 商 事 制 度 改 革 的 精 神, 全 面 主 动 有 力 地 推 动 商 标 注 册 管 理 制 度 改 革 进 一 步 简 政 放 权, 采 用 多 种 改 革 措 施 提 升 商 标 注 册 便 利 化 水 平, 加 强 事 中 事 后 监 管 和 推 进 商 标 品 牌 建 设 7

8 国 务 院 办 公 厅 : 关 于 发 挥 品 牌 引 领 作 用 推 动 供 需 结 构 升 级 的 意 见 为 贯 彻 落 实 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革, 培 育 经 济 发 展 新 的 动 能, 国 务 院 办 公 厅 日 前 印 发 关 于 发 挥 品 牌 引 领 作 用 推 动 供 需 结 构 升 级 的 意 见 在 为 贯 彻 落 实 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革, 培 育 经 济 发 展 新 的 动 能, 国 务 院 办 公 厅 日 前 印 发 关 于 发 挥 品 牌 引 领 作 用 推 动 供 需 结 构 升 级 的 意 见 ( 以 下 简 称 意 见 ) 意 见 指 出, 当 前 我 国 品 牌 发 展 严 重 滞 后 于 经 济 发 展, 产 品 质 量 不 高 创 新 能 力 不 强 企 业 诚 信 意 识 淡 薄 等 问 题 比 较 突 出 发 挥 品 牌 引 领 作 用, 推 动 供 需 结 构 升 级, 必 须 立 足 当 前, 着 眼 长 远, 持 之 以 恒, 攻 坚 克 难 一 要 发 挥 政 府 推 动 作 用, 加 快 政 府 职 能 转 变, 优 化 政 策 法 规 环 境 ; 二 要 发 挥 企 业 主 体 作 用, 做 大 做 强 品 牌, 提 高 企 业 综 合 竞 争 力 ; 三 要 大 力 营 造 良 好 社 会 氛 围, 积 极 支 持 自 主 品 牌 发 展, 扩 大 自 主 品 牌 消 费, 为 品 牌 建 设 和 产 业 升 级 提 供 专 业 有 效 的 服 务 升 级 持 续 扩 大 城 镇 消 费 等 行 动, 扩 大 自 主 品 牌 产 品 消 费, 适 应 引 领 消 费 结 构 升 级 意 见 要 求, 各 地 区 各 部 门 要 统 一 思 想 提 高 认 识, 切 实 落 实 工 作 任 务, 扎 实 推 进 重 大 工 程 国 务 院 有 关 部 门 要 结 合 本 部 门 职 责, 制 定 出 台 具 体 政 策 措 施 各 省 级 人 民 政 府 要 结 合 本 地 区 实 际, 制 定 出 台 具 体 的 实 施 方 案 短 评 : 意 见 出 台 凸 显 了 中 央 政 府 对 品 牌 经 济 的 新 认 识, 尤 其 从 供 给 侧 和 需 求 侧 两 方 面 都 提 出 了 新 的 要 求, 对 于 下 一 步 充 分 发 挥 品 牌 对 经 济 社 会 的 促 进 作 用 指 明 了 方 向 当 然, 品 牌 经 济 离 不 开 法 律 对 商 标 的 强 力 保 护, 只 有 商 标 专 用 权 得 到 切 实 保 护, 企 业 才 会 愿 意 和 敢 于 在 品 牌 上 投 入 和 积 累, 实 现 品 牌 和 商 标 比 翼 齐 飞 的 局 面 ( 点 评 人 : 马 腾 飞 ) 意 见 强 调, 发 挥 品 牌 引 领 作 用, 推 动 供 需 结 构 升 级, 有 利 于 激 发 企 业 创 新 创 造 活 力, 促 进 生 产 要 素 合 理 配 置, 增 加 有 效 供 给, 提 高 供 给 体 系 的 质 量 和 效 率 ; 有 利 于 引 领 消 费, 创 造 新 需 求, 树 立 自 主 品 牌 消 费 信 心, 满 足 人 们 更 高 层 次 的 物 质 文 化 需 求 ; 有 利 于 促 进 企 业 诚 实 守 信, 强 化 企 业 社 会 责 任, 实 现 更 加 和 谐 更 加 公 平 更 可 持 续 的 发 展 意 见 任 务, 按 照 可 操 作 可 实 施 可 落 地 的 原 则, 提 出 了 三 项 重 大 工 程 一 是 品 牌 基 础 建 设 工 程, 围 绕 品 牌 影 响 因 素, 从 推 行 更 高 质 量 标 准 提 升 检 验 检 测 能 力 搭 建 持 续 创 新 平 台 增 强 品 牌 建 设 软 实 力 等 方 面, 着 力 打 牢 品 牌 发 展 基 础, 为 发 挥 品 牌 引 领 作 用 创 造 条 件 二 是 供 给 结 构 升 级 工 程, 以 增 品 种 提 品 质 创 品 牌 为 主 要 内 容, 从 一 二 三 产 业 着 手, 通 过 丰 富 产 品 和 服 务 品 种 增 加 优 质 农 产 品 供 给 推 出 一 批 制 造 业 精 品 提 高 生 活 服 务 品 质 等 举 措, 推 动 供 给 结 构 升 级 三 是 需 求 结 构 升 级 工 程, 充 分 发 挥 品 牌 影 响 力, 通 过 努 力 提 振 消 费 信 心 宣 传 展 示 自 主 品 牌 推 动 农 村 消 费 8

9 专 利 代 理 领 域 将 进 一 步 开 放 根 据 < 国 务 院 关 于 新 形 势 下 加 快 知 识 产 权 强 国 建 设 的 若 干 意 见 > 重 点 任 务 分 工 方 案 的 精 神, 今 后 律 师 也 许 可 以 从 事 专 利 无 效 业 务, 非 专 利 代 理 人 今 后 可 能 也 有 机 会 成 为 专 利 代 理 机 构 的 合 伙 人 / 股 东 2016 年 7 月 18 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 < 国 务 院 关 于 新 形 势 下 加 快 知 识 产 权 强 国 建 设 的 若 干 意 见 > 重 点 任 务 分 工 方 案 ( 下 文 简 称 分 工 方 案 ), 该 分 工 分 案 根 据 各 相 关 部 门 职 责, 对 各 知 识 产 权 相 关 部 门 的 相 关 工 作 进 行 了 细 化 分 工 其 中, 国 家 知 识 产 权 局 负 责 的 一 项 重 要 任 务 就 是 要 扩 大 专 利 代 理 领 域 开 放, 放 宽 对 专 利 代 理 机 构 股 东 或 合 伙 人 的 条 件 限 制 此 项 政 策 的 实 施, 相 信 会 对 我 国 专 利 代 理 行 业 的 发 展 产 生 深 远 的 影 响 扩 大 专 利 代 理 领 域 开 放, 指 的 应 该 就 是 专 利 代 理 行 业 是 否 会 向 其 他 领 域 尤 其 是 律 师 行 业 开 放 的 问 题 这 也 是 专 利 代 理 行 业 和 律 师 行 业 争 论 的 焦 点 之 一 现 行 的 专 利 代 理 条 例 制 定 于 1991 年, 在 其 条 文 中 没 有 对 律 师 从 事 专 利 业 务 进 行 限 制 不 过, 该 条 例 2011 年 和 2013 年 的 修 订 草 案 中 都 明 确 限 制 专 利 代 理 机 构 和 专 利 代 理 人 之 外 的 其 他 任 何 单 位 和 个 人 从 事 专 利 申 请 和 专 利 无 效 业 务, 这 里 面 自 然 也 包 括 了 律 师 此 次 扩 大 专 利 代 理 领 域 的 开 放, 似 乎 意 味 着 律 师 可 以 介 入 到 专 利 申 请 和 无 效 业 务 中 个 人 认 为 专 利 申 请 业 务 更 多 的 偏 重 于 对 技 术 方 案 的 理 解, 如 果 让 不 具 备 技 术 背 景 的 律 师 代 理, 恐 怕 并 不 合 适 不 过, 专 利 无 效 案 件 具 有 准 司 法 的 性 质, 本 质 上 类 似 于 民 事 诉 讼, 由 诉 讼 经 验 更 为 丰 富 的 律 师 代 理 也 是 应 有 之 义 另 外, 专 利 无 效 通 常 是 专 利 侵 权 案 件 中 被 控 侵 权 人 的 反 击 手 段, 如 果 无 效 程 序 和 侵 权 诉 讼 能 够 由 同 一 名 律 师 代 理 的 话, 显 然 更 有 利 于 维 护 当 事 人 的 利 益 更 不 用 说, 专 利 无 效 的 后 续 程 序 就 是 行 政 诉 讼, 如 果 处 理 该 行 政 诉 讼 的 律 师 能 在 无 效 阶 段 就 介 入 案 件, 那 显 然 对 当 事 人 也 是 有 利 的 也 不 可 能 成 为 专 利 代 理 机 构 的 合 伙 人 另 外, 如 果 某 个 商 标 代 理 机 构 或 者 律 所 想 获 得 专 利 代 理 资 质, 原 来 的 合 伙 人 如 不 是 专 利 代 理 人, 那 他 就 必 须 退 位 让 贤 一 个 大 中 型 的 专 利 代 理 机 构, 除 了 从 事 专 利 代 理 业 务 外, 一 般 也 会 涉 及 到 商 标 代 理 版 权 登 记 乃 至 诉 讼 业 务 如 果 再 扩 大 业 务 范 围, 打 造 综 合 性 的 知 识 产 权 服 务 机 构, 那 还 可 能 会 涉 及 到 专 利 信 息 检 索 和 分 析 知 识 产 权 评 估 知 识 产 权 交 易 等 领 域 专 利 代 理 机 构 要 提 供 上 述 综 合 性 服 务, 除 了 需 要 综 合 性 的 知 识 产 权 人 才 外, 还 需 要 具 备 各 自 特 长 的 各 类 专 业 人 员 不 过, 这 些 人 员 如 果 不 是 专 利 代 理 人, 那 就 无 法 成 为 合 伙 人, 职 业 发 展 会 受 到 明 显 的 限 制 根 据 合 伙 企 业 法 的 规 定, 合 伙 人 对 合 伙 企 业 债 务 承 担 无 限 连 带 责 任 同 样, 根 据 公 司 法 的 规 定, 有 限 责 任 公 司 的 股 东 以 其 认 缴 的 出 资 额 为 限 对 公 司 承 担 责 任 从 这 点 来 看, 合 伙 人 / 股 东 就 算 不 是 专 利 代 理 人, 也 不 会 影 响 他 对 外 承 担 责 任 的 资 格 当 然, 为 了 保 证 专 利 代 理 机 构 的 专 利 代 理 业 务 水 平, 代 理 机 构 中 必 须 要 具 备 相 当 数 量 的 专 利 代 理 人 考 虑 到 普 通 员 工 的 流 动 性, 合 伙 人 / 股 东 中 也 需 要 有 专 利 代 理 人 存 在, 但 这 并 不 是 意 味 着 所 有 的 合 伙 人 / 股 东 都 必 须 是 专 利 代 理 人 分 工 方 案 中 所 提 及 的 放 宽 对 专 利 代 理 机 构 股 东 或 合 伙 人 的 条 件 限 制, 似 乎 意 味 着 今 后 将 允 许 专 利 代 理 机 构 的 合 伙 人 / 股 东 中 拥 有 部 分 数 量 非 专 利 代 理 人 ( 点 评 人 : 杨 敏 锋 ) 关 于 专 利 代 理 机 构 中 合 伙 人 / 股 东 的 资 格 问 题, 根 据 现 行 的 专 利 代 理 管 理 办 法 的 规 定, 必 须 是 执 业 满 2 年 的 专 利 代 理 人 也 即 是 说, 如 果 某 个 知 识 产 权 领 域 的 执 业 人 员 不 是 专 利 代 理 人, 那 他 即 使 是 资 深 的 律 师 商 标 代 理 人 或 者 是 版 权 专 业 人 员, 9

10 的直接销售者 但仍需承担侵犯注册商标专用权的 侵权责任 主观上没有尽到善良管理人的合理 注意义务 客观上为侵权行为提供了便利条件 导致侵权行为反复发生 因此 被告的行为构成帮 助相关商铺销售侵权商品的行为 故被告与销售侵 权商品的相关商铺经营者应承担连带赔偿责任 万慧达视点 欧盟法院近日认定实体市场经营者有 责任制止商户的侵权行为 2013 年商标法修法前 旧版 商标法实施条 例 第五十条第二项所规定的 故意为侵犯他人注 册商标专用权行为提供仓储 运输 邮寄 隐匿等 便利的 是追究市场经营者商标侵权责任的主要法 律依据 2013 年中国 商标法 修法时 前述规定 被新 商标法 五十七条第六项所吸收 故意为 侵犯他人商标专用权行为提供便利条件 帮助他人 实施侵犯商标专用权行为的 情况被明确规定为商 标侵权行为的一种 这也为今后追究此类行为人的 责任提供了更高立法层面的法律依据 欧盟法院的 欧盟法院在针对捷克最高院请示的 C-494/15 号案 件的初裁中指出 根据 欧盟知识产权执法条 例 2004/48/EC 第 11 条 市场经营者需制止 商户的侵权行为 本案中 Delta Center 公司租用 Prague 市场的场 地 并将场地转租给若干商户 Lacoste 公司 法国 鳄鱼 等多个权利人在该市场内发现侵犯其商标权 利的商品 遂起诉到法院 要求 Delta Center 公司停 止向侵权人出租场地 一审失利后 原告向捷克最 高法院提起上诉 在审理中 捷克最高院就该案涉 及的 欧盟知识产权执法指令 第 11 条的理解问题 提请欧盟法院做出回复 这一裁定也与我国目前的规定和做法较为一致 点评人 秦慧敏 2016 年 7 月 7 日 欧盟法院对本案做出初裁 根据 欧盟知识产权法执法指令 第 11 条 权利人 有权提起诉讼 追究为第三方侵权行为提供服务的 中间方的责任 此前 欧盟法院曾在 C -324/09 号 L'Oréal 公司诉 ebay 案中 确认过网络交易平台经营 者应当禁止通过其网站进行的商标侵权活动 -回到目录- 而本案原告的意见是 实体市场的经营者和网 络交易平台经营者一样 也应负有制止通过其市场 进行的侵权活动 这一观点基本上得到了欧盟法院 的支持 欧盟法院在初裁中认为 根据 欧盟知识 产权执法指令 第 11 条 将其在市场租用的场地分 租给商户的承租方 其分租商户在该场地上如有假 冒行为 该市场承租方应界定为 为第三方侵犯他 人知识产权提供服务的中间方 这种情况下 市 场承租方的行为与 C 324/09 号案件中的网络平台经 营的行为一样 都可以适用禁令 短评 欧盟法院的初裁将实体市场的经营者界定为商 标侵权的 帮助者 规定权利人可直接对其提起 诉讼追究责任 这与中国目前的立法实践基本相 同 将市场经营管理者作为被告起诉侵权的情况在 中国也不鲜见 万慧达代理拉科斯特公司诉上海龙 华服饰礼品市场经营管理有限公司案就是一例 该 案曾被 最高人民法院公报 收录 在该案的判决 中 法院认为 被告龙华公司虽然不是侵权商品 年 8 月第 1 期 总第 43 期

11 英 国 脱 欧 对 欧 盟 商 标 的 影 响 2016 年 6 月 24 日, 英 国 全 民 公 投 中 脱 欧 意 见 以 微 弱 优 势 胜 出 一 时 间, 举 世 哗 然, 英 镑 贬 值, 各 国 元 首 频 繁 聚 会 随 后, 留 欧 派 领 导 人 英 首 相 卡 梅 伦 宣 布 辞 职, 再 随 后, 脱 欧 派 领 导 人 法 拉 奇 宣 布 辞 职 二 位 挥 手 自 兹 去, 给 这 场 世 人 瞩 目 的 分 手 平 添 不 少 戏 剧 色 彩 但 我 们 更 关 心 的, 是 脱 欧 到 底 会 给 原 来 在 欧 盟 整 体 框 架 下 保 护 的 欧 盟 商 标 带 来 怎 样 的 影 响 脱 欧 磋 商 期 : 一 切 维 持 原 状 脱 欧 并 不 是 说 走 就 走, 其 程 序 的 复 杂 及 变 数 远 远 超 出 大 家 想 象 首 先, 公 投 结 果 不 具 备 最 终 约 束 力, 不 排 除 这 样 的 可 能 : 出 现 符 合 法 定 人 数 的 请 愿, 导 致 英 国 议 会 辩 论, 从 而 使 公 投 结 果 被 否 决 ; 其 次, 即 使 脱 欧 政 策 在 英 国 不 发 生 变 化, 根 据 欧 盟 条 约, 英 国 还 是 要 与 欧 盟 进 行 相 关 事 宜 的 详 细 磋 商, 达 成 协 议 后, 才 能 正 式 脱 离 ; 再 次, 脱 欧 也 不 是 一 脱 到 底, 它 并 不 意 味 着 英 国 当 然 退 出 所 有 有 关 欧 盟 的 条 约 及 国 际 组 织 但 那 些 必 须 欧 盟 成 员 才 能 参 加 的 条 约 或 组 织, 英 国 脱 欧 后 将 不 能 继 续 英 国 与 欧 盟 的 磋 商 预 计 将 持 续 相 当 长 的 时 间, 如 无 大 的 变 化, 正 式 脱 离 最 快 也 要 两 年 在 磋 商 期 内, 英 国 现 行 的 知 识 产 权 法 律 维 持 不 变 也 就 是 说, 虽 然 有 了 公 投 结 果, 但 原 来 适 用 于 英 国 的 欧 盟 法 律 ( 欧 盟 商 标 条 例 欧 盟 商 标 指 令 等 ) 继 续 有 效, 已 经 取 得 的 欧 盟 商 标 外 观 设 计 等 不 管 是 申 请 注 册 海 关 保 护 还 是 司 法 保 护, 在 英 国 仍 继 续 适 用 这 些 法 律 所 以, 在 磋 商 期, 权 利 人 的 欧 盟 商 标 不 会 有 什 么 变 化 但 未 雨 绸 缪 是 必 须 的 所 以 我 们 有 必 要 预 先 分 析 一 下 如 果 脱 欧 最 终 成 立, 会 产 生 什 么 影 响 正 式 脱 欧 后 : 欧 盟 商 标 的 效 力 可 能 需 要 转 换 欧 盟 注 册 外 观 设 计, 基 本 上 会 面 临 与 欧 盟 商 标 同 样 的 问 题 1 保 护 范 围 缩 小 英 国 脱 欧 后, 将 不 再 承 认 欧 盟 商 标 在 其 境 内 的 效 力 欧 盟 商 标 不 能 直 接 在 英 国 要 求 保 护 企 业 仍 可 使 用 在 英 国 单 独 申 请 或 国 际 注 册 指 定 英 国 两 种 方 式 在 英 国 注 册 商 标, 但 是, 这 两 种 方 式 的 性 价 比 远 远 低 于 欧 盟 商 标 注 册 或 国 际 注 册 指 定 欧 盟 因 此, 对 于 要 在 包 括 英 国 在 内 的 多 个 欧 洲 国 家 注 册 的 权 利 人 而 言, 费 用 和 工 作 量 增 加 不 少 2 转 化 喜 忧 参 半 脱 欧 后, 英 国 虽 然 不 会 直 接 承 认 欧 盟 商 标 在 其 境 内 发 挥 效 力, 但 是 应 该 也 不 会 从 根 本 上 否 定, 很 可 能 会 出 台 相 应 的 法 律, 或 用 其 他 的 方 式, 对 已 经 注 册 的 欧 盟 商 标 在 英 国 的 效 力 转 化 做 出 规 定 首 先, 欧 盟 商 标 条 例 112 条 很 可 能 会 成 为 双 方 解 决 此 问 题 的 重 要 参 考 根 据 112 条 的 规 定 以 及 目 前 英 国 对 转 化 的 实 际 操 作, 这 种 将 欧 盟 商 标 转 化 为 英 国 国 内 商 标 来 保 护 需 要 向 欧 盟 知 识 产 权 局 缴 纳 200 欧 元 ; 同 时, 在 英 国, 还 要 作 为 新 申 请 缴 纳 200 英 镑 的 注 册 费 如 何 妥 善 解 决 权 利 人 增 加 的 这 些 经 济 负 担, 英 国 方 面 需 慎 重 考 虑 其 次, 目 前 大 概 有 150 万 左 右 的 欧 盟 商 标 可 能 会 涉 及 到 转 化 的 问 题, 数 量 庞 大, 英 国 商 标 局 和 欧 盟 商 标 局 任 务 繁 重, 必 须 做 好 配 合 衔 接, 协 商 制 定 合 理 的 实 施 方 案 及 时 间 表 再 次, 虽 然 转 化 是 实 现 欧 盟 商 标 继 续 在 英 国 得 到 保 护 的 有 效 途 径, 但 是, 因 为 欧 盟 法 律 和 英 国 法 律 对 商 标 的 考 察 范 围 不 同 ( 欧 盟 商 标 要 放 在 欧 盟 整 体 的 范 畴 内 考 虑, 英 国 国 内 商 标 则 只 需 在 英 国 范 围 内 考 虑 ), 也 会 导 致 一 些 问 题 : 比 如 未 在 英 国 使 用 的 欧 盟 商 标 ( 在 其 他 成 员 国 使 用 了 且 达 到 了 在 欧 盟 使 用 的 标 准 ) 经 转 化 可 以 在 英 国 保 护, 但 是 申 请 日 相 同 的 英 国 国 内 商 标 可 能 就 会 因 为 没 有 在 英 国 使 用 而 面 临 不 使 用 撤 销 的 风 险 如 果 强 制 要 求 转 化 的 欧 盟 商 标 必 须 要 提 交 英 国 使 用 的 证 据, 则 对 前 者 不 公 平, 有 违 转 化 初 衷 ; 但 如 果 不 做 任 何 限 制, 对 英 国 国 内 的 申 请 或 注 册 又 不 太 公 平, 如 果 发 生 冲 突, 同 样 没 有 在 英 国 使 用 的 国 内 商 标, 得 到 的 保 护 就 可 能 不 同 怎 样 平 衡 利 益 关 系, 对 立 法 也 是 个 挑 战 但 是, 如 果 112 条 被 充 分 参 考 适 用 的 话, 欧 盟 商 标 通 过 转 化 就 可 以 保 留 之 前 的 申 请 日 优 先 权 以 及 在 英 国 的 资 深 权 这 对 于 商 标 权 利 人 是 有 利 的 此 外, 对 于 申 请 欧 盟 商 标 注 册 的 企 业 而 言, 虽 然 失 去 了 在 英 国 的 保 护, 但 某 种 程 度 上 也 降 低 了 注 册 风 险 比 如, 如 果 该 商 标 的 注 册 缺 陷 恰 恰 就 出 现 在 英 国, 那 么 因 为 脱 欧, 就 可 以 撇 开 英 国 不 考 虑, 其 获 得 或 维 持 注 册 的 可 能 性 反 而 更 大 11

12 3 海 关 保 护 受 限 目 前, 欧 盟 注 册 商 标 的 权 利 人 可 以 通 过 向 欧 盟 成 员 国 任 一 海 关 申 请 备 案 保 护, 从 而 获 得 欧 盟 所 有 成 员 国 海 关 的 保 护, 但 是 一 旦 脱 欧, 欧 盟 商 标 享 有 的 成 员 国 之 间 的 联 合 海 关 保 护 自 然 也 随 之 消 失 权 利 人 要 在 英 国 获 得 海 关 保 护, 只 能 单 独 向 英 国 海 关 申 请 而 且, 欧 盟 刚 刚 修 法 统 一 过 的 过 境 侵 权 等 问 题, 在 英 国 这 里 也 是 否 适 用, 还 要 看 英 国 随 后 相 应 的 立 法 作 何 规 定 4 法 院 管 辖 变 化 脱 欧 后, 英 国 法 院 将 不 再 审 理 基 于 欧 盟 商 标 提 起 的 侵 权 之 诉, 不 会 也 不 必 就 欧 盟 商 标 法 律 适 用 问 题 提 请 欧 盟 法 院 解 释, 更 不 用 再 受 欧 盟 法 院 判 决 的 限 制 但 是, 英 国 法 院 的 判 决 将 仅 在 其 国 内 范 围 有 效, 不 能 像 以 前 裁 判 欧 盟 商 标 案 件 时 那 样, 使 其 判 决 在 英 国 之 外 的 其 他 有 关 成 员 国 发 生 效 力 另 外, 欧 盟 法 院 既 往 的 判 例 在 英 国 的 效 力 是 否 会 受 到 承 认 也 是 一 个 值 得 关 注 的 问 题 其 他 知 识 产 权 会 不 同 程 度 受 到 脱 欧 的 影 响 欧 盟 注 册 外 观 设 计, 基 本 上 会 面 临 与 欧 盟 商 标 同 样 的 问 题 对 于 专 利, 业 内 人 士 普 遍 认 为, 受 脱 欧 的 影 响 不 会 太 大 在 欧 洲 申 请 专 利 可 通 过 欧 洲 专 利 局 (EPO) 统 一 办 理, 英 国 专 利 权 也 可 以 由 此 取 得 中 国 企 业 也 多 使 用 这 个 途 径 EPO 及 其 成 立 的 依 据 欧 洲 专 利 条 约 (EPC) 并 不 隶 属 于 欧 盟, 所 以, 有 观 点 认 为, 英 国 保 留 这 个 专 利 获 权 渠 道 的 可 能 性 较 大 如 果 这 样, 中 国 企 业 仍 可 沿 用 这 一 方 式 在 英 国 取 得 专 利 权 但 是, 欧 盟 下 属 的 欧 洲 统 一 专 利 法 院 (UPC) 在 伦 敦 设 置 分 院 的 计 划 恐 怕 将 成 为 泡 影 英 国 这 次 的 独 立 引 发 诸 多 问 题 就 知 识 产 权 而 言, 此 前, 在 诸 多 领 域, 英 国 都 直 接 沿 用 了 欧 盟 法 律, 其 国 内 立 法 并 没 有 相 关 规 定 脱 离 了 欧 盟 后, 英 国 在 一 定 时 期 内 将 存 在 大 量 的 知 识 产 权 立 法 空 白 需 要 填 补 欧 盟 商 标 是 各 国 权 利 人 在 英 国 寻 求 保 护 时 的 主 要 选 择 作 为 欧 盟 成 员 国, 英 国 也 一 直 适 用 欧 盟 商 标 条 例 及 欧 盟 商 标 指 令 过 渡 期 间, 如 何 让 既 有 的 欧 盟 商 标 在 英 国 软 着 陆, 给 予 其 什 么 程 度 的 承 认, 怎 样 看 待 已 经 申 请 尚 未 注 册 的 欧 盟 商 标 等 一 揽 子 问 题, 都 需 要 其 国 内 立 法 加 以 明 确 当 然, 也 不 排 除 英 国 使 用 与 欧 盟 达 成 双 边 条 约 的 形 式, 或 是 单 方 面 宣 告 的 形 式, 继 续 适 用 原 欧 盟 相 关 公 约 的 有 关 规 定 来 解 决 上 述 问 题 长 远 来 看, 虽 然 我 们 对 制 度 稳 健 的 英 国 抱 有 信 心, 相 信 它 会 出 台 尽 量 合 理 的 法 律 及 政 策 鼓 励 知 识 产 权 权 利 人 在 英 国 注 册 和 保 护 商 标, 拓 展 业 务 和 市 场, 从 而 达 到 吸 引 海 外 投 资 的 目 的 但 是, 对 于 广 大 权 利 人 而 言, 稳 妥 的 做 法 还 是 尽 早 在 英 国 申 请 单 独 的 注 册, 或 国 际 注 册 指 定 英 国, 为 企 业 知 识 产 权 的 保 护 做 好 战 略 预 设 ( 点 评 人 : 秦 慧 敏 ) 对 于 地 理 标 志, 某 些 英 国 产 品, 比 如 苏 格 兰 威 士 忌, 康 瓦 尔 郡 菜 肉 馅 饼 等 可 能 会 在 欧 盟 失 去 直 接 作 为 地 理 标 志 保 护 的 机 会 但 是, 这 并 不 妨 碍 英 国 与 欧 盟 达 成 双 边 的 协 议, 使 其 地 理 标 志 产 品 在 欧 盟 其 他 成 员 国 获 得 保 护.eu 域 名 的 注 册, 根 据 欧 盟 相 关 法 律, 须 是 欧 盟 成 员 国 的 公 民 才 可 以 进 行, 脱 欧 势 必 会 带 来 由 英 国 人 注 册 的.eu 域 名 如 何 处 理 的 问 题, 这 也 有 待 进 一 步 明 确 短 评 虽 然 英 国 知 识 产 权 局 局 长 Baroness Neville-Rolfe 近 期 凿 凿 地 表 示 过 英 国 有 着 世 界 上 最 好 的 知 识 产 权 保 护 环 境, 这 一 点 绝 不 会 因 为 脱 欧 有 丝 毫 改 变 但 是, 广 大 权 利 人 在 猜 猜 猜 的 阶 段 不 免 会 有 些 惶 恐 12