战略动态 第一情报 专利情报 Patent Intelligence Express 2016 年 6 总第 92 期 上海科学技术情报研究所 上海行业情报服务网 www.hyqb.sh.cn 上海情报服务平台 www.istis.sh.cn 1
战略动态 本期目录专利 No.92 2016.07.05 从路虎和江铃专利之争看外观设计专利保护错误! 未定义书 专利侵权 签 最高法宣判礼来与华生公司专利侵权案 4 苹果三星专利战再起波澜, 美国司法部要求发回重审 7 专利局动态法院动态 USPTO 公告 Case Studies Pilot 研究主题 8 我国专利权权属纠纷案件调解期限缩短至 2 个月 9 欧专局修订异议程序规定, 审结期间将缩短为 15 个月错误! 未定义书签 EPO 宣布欧洲专利发明奖获奖名单错误! 未定义书签 美最高院判决确认最宽广合理解释原则适用于专利复审错 研究报告 误! 未定义书签 中国企业专利评估现状调查 错误! 未定义书签 1
专利侵权 从路虎和江铃专利之争看外观设计专利保护 捷豹路虎汽车有限公司 ( 下称路虎 ) 和江铃汽车股份有限公司 ( 下称江铃 ) 之间的专利权纷争引发了业界广泛关注 诉争双方均请求宣告对方外观设计专利权无效, 最终, 国家知识产权局专利复审委员会经审理, 宣告双方专利权均全部无效 江铃是因为其涉案外观设计专利 ( 专利号 ZL201330528226.5) 所示设计相对于路虎现有设计在整体视觉效果上没有明显区别, 路虎则是因为其涉案外观设计 ( 专利号 ZL201130436459.3) 已在 2010 年 12 月 21 日至 12 月 27 日举行的广州国际车展上公开展览, 构成了事实上的公开 至此路虎和江铃的汽车专利无效之争暂告一个段落 作为知识产权领域重大案件, 该案的审理和判决有着重要指导意义, 下面从外观设计新颖性宽限期 外观设计评价报告以及创新设计的知识产权保护 3 个方面, 对该案进行剖析, 希望能为相关产业发展提供参考 切莫忽视新颖性宽限期在路虎与江铃的专利之争中, 路虎的外观设计由于提前在展会公开而造成本身的外观设计丧失了新颖性, 得不到专利法的保护 对于一种原创外观设计, 是否有一种制度能为这种公开行为提供保驾护航呢? 那就是不丧失新颖性宽限期限的制度 新颖性宽限期是指申请人在申请专利之前公开其发明创造后, 仍然可以申请专利而不丧失新颖性的宽限期限, 该期限使发明创造在申请日前一定时间内的公开不构成现有技术, 为申请人提供了优惠期限 新颖性宽限期规定最早来源于巴黎公约, 但由于巴黎公约第十一条只对临时保护作了 无损害公开 的原则性规定, 具体细则以及实践方式尚不明确 因此各国对宽限期的适用范围 相关时间点 期间长度都根据自身国情需要做出不同选择, 产生了多种类型的新颖性宽限期 从宽限期的时间长度来看, 各国规定主要分为两种类型 : 一种为 6 个月 ; 另 1
专利侵权 一种为 12 个月 从宽限期的适用范围来看, 也可以分为两种类型 : 一种被称为狭义宽限期, 其适用范围仅仅包括申请日之前在各国政府主办或者承认的国际展览会上展出的发明创造, 以及他人未经申请人同意而公开从申请人那里获知的发明创造等情形 ; 另一种被称为广义宽限期, 其适用范围除了包括狭义宽限期的适用情形之外, 还包括申请人自己在申请日之前通过在公开出版物上发表或者公开使用等方式公开其发明创造, 以及他人从申请人那里获知其发明创造进而予以公开的情形 ( 但不一定是未经申请人同意 ) 我国规定的新颖性宽限期属于狭义宽限期的范畴, 时间为 6 个月 根据上述新颖性宽限期的规定, 路虎的涉案外观设计专利的申请日是 2011 年 11 月 24 日, 专利复审委员会在第 29147 号决定中认定了该款车型在 2010 年 12 月 21 日至 12 月 27 日举行的广州国际车展上已经公开展览并构成了事实公开的证据, 这两个时间点之间的时间差大概为 11 个月 因此, 路虎无法享受我国专利法规定的不丧失新颖性宽限期, 其相关专利权无效 路虎忽视了我国新颖性宽限期相关规定, 对自身专利权造成影响, 其他企业应引以为戒 充分利用评价报告制度从专利权评价报告的角度看, 路虎未向国家知识产权局针对其涉案专利提出专利权评价报告的请求, 事先未评价其专利性, 丧失了一次提前作好准备的机会 专利权评价报告是我国第三次专利法修改后实施的新的制度,2009 年 10 月 1 日起实施 专利法第六十一条第二款规定 : 专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的, 人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索 分析和评价后作出的专利权评价报告, 作为审理 处理专利侵权纠纷的证据 规定专利权评价制度的原因在于, 在授予实用新型或者外观设计专利权之前, 国家知识产权局仅进行形式审查, 而尚未对其是否存在不符合授予专利权条件的缺陷以及是否具备新颖性 创造性这些实质要件进行检索 分析和评价, 权利的稳定性不高 专利权评价报告可以帮助专利权人和社会公众正确认识相关专 2
专利侵权 利权的法律稳定性 对于专利权人而言, 可以避免盲目采取不适宜的行使其专利权的行为 由此看来, 路虎在没有对其涉案专利进行评价报告请求的前提下就冒然启动提出专利无效请求显然是不明智之举 如果路虎提出了该专利的评价报告请求, 审查员是很容易检索到其揽胜极光车型在广州国际车展上公开的情况, 会对该专利做出实质性评价结论, 路虎就可以获知自己该项专利权到底是否稳定, 就可以及时调整运用知识产权的策略 加强创新设计专利保护从路虎揽胜极光汽车设计的知识产权保护情况看, 该款车型目前仅在中国提交了专利申请, 且在 2013 年又进行了改型设计, 在前后车灯 车身侧面形状以及车窗所占比例方面进行了新的设计, 但经过在欧洲专利局和世界知识产权组织网站检索, 未发现路虎就该款车型在 2011 年在国外提交过专利申请 事实上, 早在 2003 年, 路虎就在中国设立了办事处 2008 年, 福特把路虎捷豹转让给了印度塔塔公司, 被塔塔公司收购之后路虎品牌在中国市场取得了骄人的业绩, 路虎汽车在中国内地的销量一路走高, 甚至出现过加价购车的现象 要进入海外市场, 知识产权是不可绕开的壁垒, 可路虎似乎忽视了这一点 笔者经检索发现, 揽胜极光车型的外观设计是在 2011 年 11 月 24 日提出的申请, 而该申请是路虎在中国申请的第一件外观设计专利 路虎 2003 年正式进入了中国市场,2008 年之后在中国市场逐渐火爆起来, 但是在 2003 年到 2011 年的 8 年时间内, 路虎并没有就自己的产品在中国提交专利申请 汽车设计需要以企业的研发能力为支撑, 外观设计创新会大大提升产品的附加值 目前中国汽车市场竞争激烈, 尤其是 SUV 车型的细分市场, 更是狼烟四起, 所以汽车生产企业必需加强技术研发, 而外观设计的创新无疑在企业发展中占据着重要地位, 因为一辆车的 颜值 很大程度上能决定人们的购买欲望 正是因此, 建议汽车企业在取得创新成果的同时, 必须及时提交专利申请, 以获得专利保护 3
专利侵权 ( 摘编自中国知识产权报 2016/07/05 新闻 ) 最高法宣判礼来与华生公司专利侵权案 6 月 16 日, 最高人民法院在第二法庭公开宣判礼来公司诉常州华生制药有限公司侵害发明专利权上诉案 礼来公司与常州华生制药有限公司侵害发明专利权纠纷由来已久 在 2003 年提起的侵权诉讼中, 法院以常州华生制药有限公司举证不能为由认定礼来公司的侵权指控成立 基于此, 礼来公司于 2013 年提起本案诉讼, 就前案起诉日之后的被诉侵权行为主张损害赔偿 一审法院基于相同的判理认定常州华生制药有限公司侵权成立, 判令其赔偿礼来公司经济损失人民币 350 万元 礼来公司 常州华生制药有限公司均不服一审判决, 向最高人民法院提起上诉 最高人民法院经过审理, 在准确解释涉案方法发明专利权利要求的基础上, 对在案证据进行充分审查, 依法确定常州华生制药有限公司奥氮平制备工艺的反应路线, 认定被诉侵权技术方案未落入涉案专利权保护范围, 判决撤销一审判决, 驳回礼来公司诉讼请求 由于涉及药品方法发明专利侵权纠纷中, 被诉侵权制备工艺的认定问题, 具有较强的典型性, 此案曾于 2015 年全国知识产权宣传周期间公开开庭审理 为准确查明案件所涉技术事实, 最高人民法院首次指派技术调查官参与案件诉讼, 技术调查官出庭协助法官向双方当事人及其专家辅助人就技术问题展开调查成为公开庭审的一大亮点, 引起社会各界的广泛关注 最高人民法院民三庭审判长周翔答记者问 1 本案有什么特点? 本案是外国公司对中国企业提起的专利侵权诉讼, 涉案专利涉及社会关注度较高的医药技术领域, 争议焦点集中, 法律适用问题突出, 曾于 2015 年全国知识产权宣传周期间公开开庭审理 本案也是最高人民法院首例指派技术调查官参与诉讼的案件, 技术调查官出庭协助法官向双方当事人及其专家辅助人就技术问 4
专利侵权 题展开调查成为公开庭审的一大亮点, 引起社会各界的广泛关注 为回应社会关注, 我们决定对本案进行公开宣判, 将案件裁判结果通过媒体进行报道, 展示中国知识产权审判公开透明的良好形象 2 本案的典型意义是什么? 本案争议焦点涉及到药品方法发明专利侵权纠纷中被诉侵权制备工艺的确定 持续侵权之诉中的重复诉讼和诉讼时效等问题, 均是专利案件审理中具有典型意义的重点问题 在技术事实查明方面, 本案在庭审中引入技术调查官和专家辅助人参与法庭调查, 尤其值得注意的是这是最高人民法院首次指派技术调查官参与诉讼, 较好的解决了专利案件技术性和专业性强所带来的技术事实查明困难的问题 对于被诉侵权药品制备工艺的确定, 本案强调在依法确定举证责任承担的基础上, 结合涉案专利权利要求, 以在案证据为依据, 综合考虑药品注册备案资料 批生产记录 生产规程 技术来源和积累过程等, 确定其相应技术特征, 对相关案件的审理具有很好的指导作用 3 为什么本案裁判结果与前案不同? 本案与前案双方当事人相同, 涉案专利方法相同, 被诉侵权的是常州华生制药有限公司的奥氮平制备工艺, 但是, 基于本案与前案不同的在案证据, 应当作出与前案不同的裁判结果 前案中, 常州华生制药有限公司陈述其自 2003 年起一直使用向药监局备案的工艺生产奥氮平, 该工艺经前案二审鉴定为不可行, 常州华生制药有限公司对此不持异议, 只是认为鉴定不可行的原因在于有些涉及商业秘密的内容未写入备案资料中 但是, 常州华生制药有限公司未进一步就其实际使用的奥氮平制备工艺进行举证, 故前案以其举证不能为由推定礼来公司侵权指控成立 本案中, 常州华生制药有限公司主张其自 2003 年至今一直使用 2008 年向国家药监局补充备案工艺生产奥氮平, 并提交了其奥氮平批生产记录 生产规程 药品补充申请批件等证据证明其实际使用的奥氮平制备工艺 法律适用以事实为依据, 事实需要证据加以证明, 故本案在与前案在不同的证据基础上作出不同的裁判结果并无不妥 5
专利侵权 4 本案的审理首次出现了技术调查官, 请就技术调查官作一下介绍 2014 年 12 月 31 日, 最高人民法院发布了 关于知识产权法院技术调查官参与诉讼活动若干问题的暂行规定, 标志着技术调查官制度在我国大陆地区正式建立 技术调查官制度的建立, 目的是为了解决专利等技术类案件技术性和专业性较强带来的技术事实查明难的问题 技术调查官属于司法辅助人员, 不具有审判权, 但是可以出庭协助法官查明技术事实, 并就案件涉及的技术问题撰写技术审查意见供法官认定技术事实时参考 技术调查官的回避, 参照适用诉讼法关于审判人员回避的规定 根据上述规定第十条 其他人民法院审理本规定第二条所列案件时, 可以参照适用本规定 的规定, 为提高技术事实查明的准确性, 我们在本案的公开庭审中指派技术调查官出庭协助法官对案件涉及的技术问题进行调查, 这也是技术调查官的首次亮相, 具有很好的示范意义 在本案的审理过程中, 对于涉案专利和被诉侵权技术方案所涉及的技术问题, 技术调查官充分发挥其专业特长, 提出了客观专业的参考意见, 对本案技术事实的准确认定起到积极作用 5 庭审中, 双方当事人均申请专家辅助人出庭, 请问专家辅助人是一种什么制度? 根据民事诉讼法第 79 的规定, 当事人可以申请法院通知有专门知识的人出庭, 也就是专家辅助人出庭, 就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见 专家辅助人制度也是针对专业性较强的案件的审理设立的一项技术事实查明制度 根据 最高人民法院关于适用 < 中华人民共和国民事诉讼法 > 的解释 第 122 123 条的规定, 专家辅助人只能参与专业问题的庭审活动, 其在法庭上对案件事实涉及的专业问题提出的意见, 视为当事人的陈述 经法庭准许, 当事人可以对出庭的专家辅助人进行询问 本案中, 根据当事人的申请, 我们通知了专家辅助人出庭就专业问题提出意见, 对准确认定技术问题, 保障当事人的合法权益都具有积极作用 ( 摘编自中国知识产权杂志 2016/06/17 新闻 ) 6
专利侵权 苹果三星专利战再起波澜, 美国司法部要求发回重审 三星向最高法院上诉, 对联邦上诉法院的裁定提出异议, 美国最高法院同意审理此案 6 月 8 日, 司法部在意见书 ( 提交给法院 案件有关的意见书 ) 中表达了自己的态度 苹果新闻发言人拒绝置评, 三星在声明中表示, 上诉法院的裁定对苹果有利, 在推翻裁定上, 三星获得了 压倒性支持, 包括美国政府的支持, 三星对此表示欢迎 三星称 : 如果不加纠正, 上诉法院的裁定将会伤害创新, 引发更多的设计专利纠纷, 对经济和消费者造成负面影响 从 2011 年开始, 苹果就与三星打起了专利战, 它们是最大的两家智能手机企业 苹果在加州起诉三星, 声称三星侵犯了 iphone 专利, 抄袭了设计和商标外观 在 2012 年的陪审团审判中, 法院裁定三星向苹果支付 9.3 亿美元赔款 后来三星不断上诉, 试图降低数额 三星的努力最终获得回报,2015 年 5 月, 美国上诉法院和联邦巡回法院推翻与商标有关的裁定, 将三星的赔款金额降至 5.48 亿美元 在 iphone 专利上, 上诉法院也站在三星这边, 当中一些专利与 iphone 的圆角设计 边框 彩色网格图标有关 三星要求高等法院重新评估裁定中与设计专利有关的部分, 它认为赔偿过高 3 月份, 法官同意进一步审查 如果产品侵犯了设计专利, 而专利只用在产品的一个组件中, 是不是应该将产品的所有利润都拿来赔偿? 法院会再次评估 在 6 月 8 日的意见书中, 美国司法部表示, 在计算损害赔偿时, 三星认为应该按手机组件计算, 而不是整个手机, 司法部不清楚三星是否已经提供足够的证据支持此论点 司法部认为, 最高法院应该将案件发回初审法院, 决定是否应该围绕此问题进行新一轮审讯 ( 摘编自中国知识产权杂志 2016/06/12 新闻 ) 7
专利局动态 USPTO 公告 Case Studies Pilot 研究主题 USPTO 为响应各界对提升美国专利质量的期盼, 去年推出强化专利质量计划 (Enhanced Patent Quality Initiative;EPQI), 表示将致力优化工作成果 专利质量评量及客户服务 以优化工作成果为例, 去年底 USPTO 公告征集案例研究主题, 结果公众反应热烈, 不到两个月,USPTO 收到一百多份回复, 日前该局局长网站发文公告,USPTO 将先就 6 项主题着手研究, 若审查部门所发审查意见确有问题, 未来将再加强相关主题内部培训或提出适当补救方案 其实 USPTO 本来就有专利质量复核办公室 (Office of Patent Quality Assurance;OPQA), 原先的想法是让公众可经由某项办法请 OPQA 对特定申请案执行质检, 但几经讨论, 推翻了前述构思, 不针对特定申请案, 而是请公众提供值得追踪研究的质量主题 初步 USPTO 决定将先就以下 6 项主题着手研究 : (1) 所发 35 U.S.C. 101 驳回是否依循 USPTO 官方指南, 以及驳回是否正确 分析是否完整? 也即评估审查委员所作 35 U.S.C. 101 专利适格性驳回是否恰当, 是否能清楚说明驳回理由 (2) 各 Technology Center 及 Art Unit 对 35 U.S.C. 101 的解释套用是否一致? 也就是比对不同 Technology Center 及 Art Unit 的相关技术申请案, 评估类似请求项是否有不一致的 35 U.S.C. 101 审查取向 (3) 35 U.S.C. 101 驳回处分是否合乎速审速结作业要求? 换言之, 第一次 OA 除了提示专利适格性问题, 其他应提出的驳回事由是否一并写入 (4) 35 U.S.C. 103 驳回是否正确且明白写入的先前技术 (Prior Art) 结合动机? 评估重点是 103 驳回需清楚陈述结合理由, 载明正确的结合动机 (5) 延续案 (continuing application) 是否依法审查 35 U.S.C. 112(a) 书面说明 (Written Description) 要件? 也就是评估延续案请求项是否写入母 8
专利局动态 案未揭露支持的技术内容, 以及检核审查委员是否依法执行 112(a) 书面说明要件的审查 (6) 2014 年 5 月 35 U.S.C. 112(f) 内部训练是否奏效? 也即评估审查委员能否正确识别哪些请求项应依 112(f) 解释处理 且除了确定初步的质量案例研究主题,USPTO 为达成 EPQI 第二项目标, 也就是优化专利质量评量, 也正计划翻新内部专利质量评量标准, 设计了新的 OA 评量表 Master Review Form (MSF), 并公告征集公众修订意见 这一连串动作, 申请人其实可以从中预见未来 USPTO 审查重点及 OA 可能出现的转变 USPTO 初步挑选的 6 项质量案例研究主题, 前三项都与 35 U.S.C. 101 驳回有关, 不过以专利适格性近年的讨论热度及争议性, 这结果其实也不让人意外 USPTO 日前才又公告 2016 年 5 月专利适格性审查指南更新版, 同时又针对 Enfish, LLC v. Microsoft Corp. TLI Communications LLC v. A.V. Automative, LLC 两案新增内部说明指示, 都值得申请人多加注意 ( 摘编自科技产业信息室 6 月 1 日新闻 ) 我国专利权权属纠纷案件调解期限缩短至 2 个月 国家知识产权局办公室发布通知, 就加强专利权权属纠纷案件办理工作作出部署 通知要求, 原则上, 管理专利工作的部门调解专利权权属纠纷, 应当在 2 个月内结案 通知从严格立案 快速调解 及时沟通 主动公开 监督指导五方面提出具体要求 通知提出, 管理专利工作的部门应当积极发挥专业优势, 按照依法 自愿 方便当事人的原则, 尽快促成达成调解协议 对于经调解未能达成协议的案件, 应以撤案方式结案并发出专利纠纷调解案件终止调解通知书 原则上, 管理专利工作的部门调解专利权权属纠纷, 应当在 2 个月内结案 案件特别复杂需要延长期限的, 应当由管理专利工作的部门负责人批准 经批准延长的期限, 最多不超过 1 个月 9
专利局动态 通知强调, 对于涉案专利因权属纠纷请求中止相关审查程序的案件, 国家知识产权局专利局在向当事人发出中止程序请求审批通知书时, 应当将相关信息告知受理该权属纠纷的管理专利工作的部门 ; 管理专利工作的部门应当于结案 5 日内将相关执法文书送交至国家知识产权局专利局受理处, 以便及时结束中止程序 通知还提出, 为提高执法办案工作的透明度, 方便利害关系人及时了解相关案件办理情况, 管理专利工作的部门调解专利权权属纠纷案件, 应当在结案之日起 20 个工作日内依法主动公开相关信息, 公开内容仅限于案由 案号 立案日期 双方当事人名称 结案方式 ( 达成调解协议或撤案 ) 及结案日期, 不得公开调解内容和调解材料 管理专利工作的部门应当主要通过本单位官方网站, 以及公告栏 报刊等便于公众知晓的方式予以公开 ( 摘编自中国知识产权报 6 月 12 日新闻 ) 欧专局修订异议程序规定, 审结期间将缩短为 15 个月 欧洲专利局为能将异议案之审结期间缩短为 15 个月, 于内部开始实施异议早期确认 (Early Certainty form Opposition) 程序, 故欧洲专利局的内部处理时间从原本的 11 个月缩短为 5 个月 欧洲专利局表示根据前述修改后的工作流程, 于异议期间过后至做出异议决定的时间将减少到 15 个月 ( 通常异议案的审结期间为 19 个月到 27 个月 ) 此外, 欧洲专利局日前公布将于 2016 年 7 月 1 日生效的异议程序规定, 该修定反映了近来有关异议程序的发展 以下各点摘录自欧洲专利局公布之修订后内容 : 1. 异议申请书无论提出形式为何, 应使用 2300 表格, 若使用电子形式提出, 会有电子收执 即使该文件为欧洲专利局可自行取得的文献 或非欧洲专利局官方语言之译本 申请书记载之证据副本, 异议请求人应提交全数相关文件 异议申请须包 10
专利局动态 含得支持 EPC 细则 76(2) 之事实 证据, 论点与至少要提出基于欧洲专利公约第 100 条的无效理由, 与可援引前述无效理由之事实 证据与论点 若未符合前述条件, 欧洲专利局将不予受理 仅有在特殊情况下, 可后补异议申请书所载之证据 若该异议经受理后, 异议部门将要求于 2 个月内提交, 若未于前述期间内提交, 异议部门得决定不采用该等证据 2. 复数异议请求人若有多人对同一件欧洲专利提出异议, 将会合并异议请求 任何一造所提交的文件都会发给所有异议人 3. 专利权人回复 (Reply of the proprietor) 逾受理期限或逾异议部门基于细则 77(2) 之指定期限, 专利权人将会被要求 4 个月内提出意见 (observation) 与修正, 而该规定适用于异议请求人未检附引用文献或证据 专利权人应于指定期间内提出完整回复, 例如所有事实 证据与论点, 如有必要, 可提交修正本以克服异议理由 若专利权人提出意见, 异议部门会将其传递给异议请求人参考, 但不会另订期限给异议请求人回复该专利权人之意见 4. 时间限制回复异议部门通知的期限, 若是有关实质问题, 一般期限为 4 个月, 至于其他性质的通知回复期限则为 2 个月 前述期限仅能于例外情况下, 才可办理延期 2 个月 5. 未依时提交之事实与证据异议部门得不采用未于时限内提交之事实或证据, 除非该等证据具表面证据相关性 (prima facie relevance), 并足以影响结果 6. 依职权启动审查异议部门通常仅依异议请求人指定的部份及主张的理由来检视系争专利 惟在例外情况下, 异议部门可依 EPC 第 114(1) 条以其他的无效理由检视该专利 若单一异议请求或全数异议请求均撤回, 欧洲专利局仍可依职权续行异议程序 11
专利局动态 7. 后续程序倘任一造要求启动口头审理, 或异议部门认为举行口头审理可加快审结, 将会确定口头审理举行日期 若部门认为举行口头审理前须进一步确认事实或听取一造对于另一造提交文件之意见, 得要求于指定期间内提交意见 若不举行口头审理, 或无须进一步确认事实, 异议部门将尽快做出决定 8. 口头审理口头审理日期会于传唤通知 (summon) 上载明, 通常为传唤发出起至少 6 个月, 仅有在例外情况下可请求改期 各造收到传唤同时, 会收到一份含异议部门提出之争点通知, 各造须于口审时详述 该通知附带一份异议部门就各造所采立场与专利权人的修正, 发出之暂时性且不具法律约束力 (non-binding) 的意见, 传唤通知也会载明提交意见与修正的截止期限, 又该期限通常是在口头审理举行前 2 个月 于相关的情况下, 口头审理之争点不限于通知内所提出之争点 9. 口头审理纪录口头审理纪录与口头审理结果 ( 若有 ) 于齐备后将尽快寄交所有当事人 10. 程序终结程序终结态样可为撤销该欧洲专利 驳回异议或于专利权人修正后, 维持该欧洲专利效力 若专利权人无意维权, 可请求欧洲专利局撤销该专利 11. 听取证词 (Hearing of witnesses) 根据 EPC 细则第 117 条, 被要求就争点提供证言之证人, 若该争点与作出决定有关, 将会举行该证词之听证会 12. 费用一般而言, 各造应负担各自费用 若有一方采拖延战术, 或有不合理的行为, 异议部门可另外决定费用分摊 13. 被控侵权人请求参加根据 EPC 第 105 条规定的情境下, 只要该异议程序尚未审结, 第三人得请求参加该异议程序 当参加请求提出后, 也将会被视为异议程序之一部份 12
专利局动态 14. 异议加速程序若有涉及该专利侵权诉讼于会员国法院待审, 任一造可于任何时点请求加速审理 ( 摘编自 www.taie.com.tw 网站 2016/06/23 新闻 ) EPO 宣布欧洲专利发明奖获奖名单 欧洲专利局 6 月 9 日在里斯本召开欧洲专利发明奖大会, 奖励了欧洲和全世界领先的创新者 此次颁奖礼是第十一届, 其目的是嘉奖那些对社会发展 科技进步和经济增长作出杰出贡献的发明者 颁奖礼在里斯本大西洋馆召开, 共有 600 人出席 获得科技创新奖的名单是 : 工业奖伯恩哈德. 格莱克 (Bernhard Gleich) 和尤尔根. 维森里克 (J ürgen Weizenecker) 和团队 ( 德国 ): 磁性粒子成像 奠定一种新的医疗图像解决方案 ; 中小企业奖约翰内森 (Tue Johannessen), 乌尔里希. 奎安达 (Ulrich Quaade), 克劳斯. 赫韦德克. 里斯丁森和简. 克莱特. 诺斯克 (Claus Hviid Christensen and Jens Kehlet N rskov)( 丹麦 ) : 以将固体形式氨作为零排放燃料 研究奖阿利姆. 路易斯. 波拉彼得 (Alim-Louis Benabid)( 法国物理学家和神经外科医生 ): 帮助治疗帕金森症 ; 非欧盟国家奖罗伯特. 朗格 (Robert Langer)( 美国化学工程师 ): 发明了强大的靶向抗癌药物 ; 终生成就奖安东 范 桑特 (Anton van Zanten)( 德国 / 法国工程师 ): 发明了电子稳定控制系统 (ESC) 和其他方法, 以防止汽车在紧急制动情况下偏离车道等 13
专利局动态 大众科学发明奖海伦. 李 (Helen Lee)( 剑桥大学研究员 ): 为贫困地区发明了可在现场简单 快速检测艾滋病 乙肝和衣原体感染等传染病的一套诊断工具 ( 编译自 epo2016/06/09 新闻 ) 14
法院动态 美最高法院判决确认最宽广合理解释原则适用于专利复审 :Cuozzo Speed 案 美国联邦最高法院于 2016 年 6 月 20 日发布 Cuozzo Speed Techs. v. Lee (No. 15-446) 一案上诉判决, 确认并维持美国联邦上诉法院 (CAFC) 就该案的判决结果, 说明 : ( 一 ) 美国专利商标局 (USPTO) 专利审判与上诉委员会 (Patent Trial and Appeal Board,PTAB) 于多方复审 (IPR) 等程序中合理使用最宽广合理解释原则 (Broadest Reasonable Intepretion,BRI) 来诠释系争权力要求内容, 前述属于美专利法 316 条 (a) 款 (4) 项赋予 USPTO 制订复审规则权限范围内 ; ( 二 )PTAB 是否发起专利复审之决定 (decision to institute inter partes review), 除存在违宪 立场反复或武断或踰越其法定管辖权等情形,CAFC 可依据美专利法 319 条规定来予以废弃外,CAFC 无权就前述决定进行复审 一 USPTO 合理采用 BRI 解释原则最高法院判决维持 BRI 解释原则适用于 IPR 复审之理由说明如下 : 最高法院注意到 BRI 解释原则有助于确保专利请求项内容的准确性, 并有助于公众人士理解专利发明信息及其权利主张范围, 且 USPTO 采用此一原则已长达 100 多年时间, 并已实施于类似联邦法院诉讼之专利复审程序, 这些皆为无争议事实 上诉人 Cuozzo Speed 主张 BRI 原则, 将导致专利权人丧失可修改受挑战专利内容之绝对权利 (absolute right), 并致使 IPR 复审丧失公平性 对此最高法院认为, 专利权人在复审程序中, 至少有一次机会可向 PTAB 声请修改或限缩请求项内容, 再加上专利申请审查过程中也有多次修改机会, 而近期 PTAB 规则修订结果也允许专利权人可在复审前阶段提交新证据或专家证词, 故 USPTO 于复审中使用 BRI 标准, 对于专利权人而言, 并不能算是显失公平性之作法 最高法院引用 Chevron, U.S.A., Inc. v. Nat. Res. Def. Council, Inc. (467 U.S. 837, 843, 1984) 案之两步骤分析方法, 来检视 USPTO 使用 BRI 原 15
法院动态 则是否符合相关法律解释, 最终认定专利法 316 条 (a) 款 (4) 项条文赋予 USPTO 制定 PTAB 复审程序规则之权限, 同时使用 BRI 原则符合前述法定职权范围 针对 BRI 原则与联邦法院采用 Phillip 标准 ( 依据习知技艺人士之惯常理解意义 ) 不一致之问题, 最高法院认为, 鉴于 USPTO 与联邦法院提供了专利复审及专利仲裁两种不同管道, 此两者既长久共存于美国专利制度, 且带有不同程度举证责任, 故显示国会立法设计本有意如此 二 CAFC 无权就 PTAB 是否发起专利复审之决定进行复审最高法院多数大法官意见, 同意 CAFC 依据美专利法 314 条 (d) 款内容认定 PTAB 是否发起 IPR 复审之决定为最终且不可上诉性质 ( final and nonappealable), 且注意到 IPR 复审程序之前身 ( 多方再复审程序,inter partes reexamination) 也带有不可上诉之条款 其判决表示, 尽管对于国会是否确实有意赋予 USPTO 此一权力表示怀疑, 然 314 条条文明确否定了前述假设, 并显示国会有意禁止上诉 最高法院决定不讨论 314 条 (d) 款内容是否违宪之问题, 同时并澄清前述之不可上诉条款, 不导致涉及复审申请程序争议之 PTAB 最终裁决结果 (final written decision) 仍具不可上诉性质, 也不等于 PTAB 可以任意踰越其职权来行事, 对此 CAFC 仍有权依据专利法 319 条规定, 就存在违宪 踰越法定职权 立场武断或反复情形之 PTAB 决定来进行复审 评析最高法院本案判决结果, 大致遵循美国发明法 (AIA) 和专利法法条内容解释, 以及美国国会就前述立法之要旨 其中维持 BRI 原则之潜在考虑, 或许包含避免对目前仍处于审理阶段之大量专利复审案件及复审结果上诉造成剧烈影响 本案结果之具体影响, 显然为 IPR 等 AIA 专利复审程序仍将较不利于专利权人, 同时将继续被视为挑战美国专利之有效管道 另一方面, 本案结果确定了专利权人及复审申请人不得就 PTAB 是否发起复审决定提出上诉, 然而对此, 最高法院提出质疑意见及保留, 特别说明了 314 条不可上诉条款, 不适用于涉及复审前议题之 PTAB 最终裁决结果, 以及 PTAB 发起 16
法院动态 复审决定若存在违宪或滥权等特殊情形而导致其合法性出现争议时, 上诉法院仍可复审并予以废弃 鉴于目前仍在审理中之最高法院 Cooper v. Lee 一案, 讨论法律条文赋予行政机关司法权力是否违宪之议题, 未来 314 条不可上诉议题, 或可能在该案判决确定后, 获得重新讨论, 故应持续观察 ( 摘编自科技产业信息室 6 月 29 日新闻 ) 17
研究报告 中国企业专利评估现状调查 导言 : 中国企业是中国专利持有的主体, 经过几十年的积累, 中国企业持有的专利总量已经十分庞大, 形成很有价值的无形资产 但鲜有中国企业对所持有的专利资产价值几何, 如何分布十分清楚明了 因为这需要专业服务机构向企业提供专利评估服务, 帮助企业明晰专利资产价值和价格 专利评估是通过科学的分析和运算方法, 对专利价值进行分析 量化及货币转化的过程 专利评估是企业开展专利权交易 专利许可 专利质押融资 专利无形资产入资等经营活动的基础 1 专利评估的需求专利评估在我国起步较晚, 主要是因为我国近三十年一直处于专利资产的生产 生成阶段, 也是专利制度发展的早期阶段 这一阶段主要特征是, 在西方成熟专利制度的对照参考下实施整体性的国家专利战略, 即迅速生产生成专利存量, 实现与西方发达国家在知识产权成果上的平衡, 并进而赶超, 达到在专利竞争中至少不落下风 为了实现专利存量的赶超, 我国政府颁布了多项创造知识产权的鼓励政策, 在财政上予以补贴和扶持, 使得中国在短短 30 年间迅速从专利零储备一跃而成为专利申请量全球第一的大国 也正是因为我国长期处于专利生产生成的早期阶段, 所以中国企业对专利评估一直缺乏需求, 也很少有研究机构投入资源研究和开发专利评估技术 伴随国内专利存量的进一步增加, 企业对现有存量进行盘活 运营具备了条件 这样的情况在客观上也呼唤成熟的专利评估技术, 以对专利进行分析和估值, 帮助企业明晰专利资产价值和价格, 进行以专利资产交易为主体的资本运作 2 中国专利评估早期的几个特点 1. 对评估结果的重视超过对专利质量的重视, 缺少专利资产建设体系 伴随着企业持有专利数量的增加以及中国企业整体技术水平的提升, 很多中国企业具 18
研究报告 备了专利资本化运作的条件, 但是较低的专利质量使得评估结果不甚理想, 更多是希望评估机构能够做出专利资产评估高价格, 以满足个别专利资产运营的需要 由于缺少全面完善的专利资产建设体系和制度, 企业往往会忽略整体专利资产的资本化运营 2. 大部分企业的专利评估的动机是为了专利无形资产入资工商登记 按常理分析, 企业除了使用专利无形资产进行合资运营之外, 还应该存在贷款时对专利质押标的物的评估需求, 专利许可 转让时专利估值定价的评估需求 目前, 后两种专利评估需求在中国企业里都很低 3. 开展专利评估的小企业居多, 大企业较少, 投资方委托较多, 专利持有方委托较少 大企业由于专利资产占据企业资产总额的份额极小, 资本运作的主体很少是专利资产, 所以大企业较少开展专利评估 另外, 由于大企业的专利主要是为了对其产品做防止侵权的司法保护, 中国企业大部分不太喜欢对专利进行许可和转让, 更倾向于让产品在市场上一决高下 在专利无形资产入资过程中, 一般委托开展专利评估的, 投资者要多于专利权人 投资者对合作对价专利或技术的含金量的关心程度要远远大于专利权人, 另外投资者也愿意为专利评估支付高昂的费用 4. 专利估值多少多由委托人决定, 而少有评估机构客观给出 专利资产的评估价格往往都是委托人事先告知评估机构, 评估机构根据委托人的需求和期望值给出评估结论, 而不是站在客观角度独立开展评估 评估报告的公章价值要远远高于内容价值, 形式意义要远远大于客观公允 目前, 中国企业急需客观公正 科学可行的专利评估系统和专业服务力量, 协助企业完成专利价值的鉴别和定价, 专利评估的过程信息和结论信息将成为非常宝贵的 高附加值的信息资产 3 中国专利评估行业的痛点据专利评估业内人士透露, 大部分的专利评估报告不为企业客户满意, 不被市场认可和接受, 中国专利评估行业的痛点集中在以下几个方面 : 19
研究报告 1. 专利评估的行政管辖权应该是国家知识产权局, 还是国家财政部 ( 中国资产评估协会 ) 呢? 专利评估是涉及专利这一特殊无形资产的资产评估, 那么专利评估的行政管辖到底归属哪个行政机关, 由哪个行政机关来颁发资质, 采用什么样的评估技术 方法和标准 2. 专利评估应该由资产评估机构来开展, 还是由专利服务机构来开展, 还是由两类机构一起合作来开展? 我国专利评估的主流目前还是由资产评估机构来开展, 但是资产评估机构所出具的评估报告大部分不为知识产权专业人士所认可, 主要意见集中于报告一是不对技术方案进行解剖和分析, 二是不对权利要求的结构 价值和稳定性进行鉴别 所以, 知识产权业界经常会认为资产评估机构做专利评估的专业性有些低, 是不懂专利的人在评估专利 3. 没有统一的评估方法, 会出现选择性泛滥 中国资产评估协会颁发的 专利资产评估指导意见 里, 规定可以使用成本法 市场法 收益法中的任何一种来对专利进行评估, 而选择 3 种方法, 可以得出完全不同的 3 种结论, 这样就出现了专利评估方法的选择性泛滥问题, 缺乏统一的评估方法 4. 缺乏科学的评估方法, 导致专利评估的科学性和客观性不为市场所接受 在资产评估协会颁布的 3 种评估方法里, 成本法和市场法已经被证明有很大局限, 收益法是目前专利评估的主流方法, 但收益法仍然因为评估师对未来专利收益的判断过于主观, 专利收益和实施对象有密切关系, 以及欠缺对专利价值的基本分析, 而使得收益法在专利评估实践中举步维艰 4 如何选择与自身情况相匹配的专利评估机构以及专利评估服务中国专利评估行业目前存在的问题, 使得中国企业在选择专利评估服务机构和专利评估服务时茫然无措 那么对于企业来讲, 应该如何选择专利评估机构以及专利评估服务来满足自身需求呢? 1. 要选择专业专利服务机构来为自身专利资产做价值分析 专业的专利服务机构, 首先要对专利非常了解, 有着非常深厚的专利代理 诉讼 分析行业经验, 完全能够站在 专利法 及专利行政管理法规上来对专利进行价值分析, 能够梳 20
研究报告 理专利并对专利进行分级管理 企业只有明晰了专利基本价值, 才能进一步去探讨专利资产的价格 2. 在对专利资产进行资本运作时, 可以选择资产评估机构出具资产评估报告, 以满足中国行政管理体制的需要 不管是专利质押融资, 还是专利无形资产入资, 不管是银行, 还是工商局, 目前都还需要资产评估公司出具评估报告, 因为其报告上加盖的公章具有法定效力 这类报告本身并不能揭示专利资产的真正价值, 评估过程的象征意义要大于价值发现 3. 有条件的企业, 可以自行构建专利价值分析标准体系, 依据 专利法 及系列专利行政管理法规的要求, 结合企业实际, 自行构建专利价值的分析标准, 自行分析专利价值, 并以此为依据对专利进行资本运作 5 比较知名的几家专业专利评估机构专利评估虽然在中国起步较晚, 但是依然可以在市场上找到几家专业的服务机构, 来为企业提供专利评估服务 这些服务机构各有特色, 可以分别满足不同的市场主体的需求 1. 中国技术交易所该机构是由北京产权交易所有限公司 北京高新技术创业服务中心 北京中海投资管理公司三家机构发起成立的技术交易市场 中国技术交易所在 2012 年在全国率先编制并出版发行了 专利价值分析指标体系操作手册, 从法律价值度 技术价值度 经济价值度等 3 个维度对专利进行价值分析 该机构可以为企业用户出具 专利价值分析报告, 也可以培训企业掌握指标体系后自行开展专利价值分析工作 该服务机构的优势是技术体系辐射广, 影响大, 善于对海量专利做系统性整体分析 2. 北京连城资产评估公司 21
研究报告 该机构是一家以无形资产评估为特色的资产评估机构, 其业务人员除资产评估师外, 还有一部分是曾经从事过专利代理业务和审查业务的专业人员, 因此对专利评估过程中的专利价值分析, 要比传统资产评估公司做的都好 该机构的优势是公司成立时间较早, 有一定市场影响力, 能够把专利特点和资产评估技术结合起来, 引入一定程度的专利价值分析, 用资产评估的方法出具评估报告 3. 北京中金浩资产评估有限责任公司 该机构是一家以知识产权资产评估为特色的资产评估机构, 该机构除知识产权资产评估外, 还可以协助客户开展专利质押融资业务, 并对品牌资产评估形成一套独特的估值方法 该机构的优势在于成立十年来, 先后成立了知识产权研究中心 中国知识产权在线 中福华会计师事务所有限公司等的全产业链服务体系 4. 上海必利专利评估技术有限公司 该机构是一家注册于上海市知识产权园, 专业从事专利价值分析和专利评估的专业服务机构 该机构的专利评估技术体系是由 专利评估基础理论 专利价值变量分析标准 专利评估模型和算法 专利评估流程 4 个技术核心组成, 是典型的价值分析和估值运算相结合的技术体系 必利与国内多家资产评估 22
研究报告 公司合作, 可以为客户出具既满足专业要求, 又满足资质管理, 可以适用于多种 场合的专业评估报告 必利公司还简化了评估模型和算法, 开发出可以在线对专 利进行评估的软件 专利宝, 方便用户自行对专利开展分析和评估 值得一提的是必利的专利评估技术发展渊源来自中国技术交易所和国家知识产权局联合开发的 专利价值分析指标体系, 必利对其进行了优化和升级 专利估值原理采用的是财政部规定的 收益法, 并对其做了重大改进和创新 必利的评估报告可以为用户出具 技术可专利度 专利价值度 专利五级分类 专利收益 专利转让价格 专利许可价格 专利交易指数 基于交易对象的专利转让价格 基于交易对象的专利许可价格 9 项数据, 还可以对专利背后的技术秘密进行评估, 出具 技术价值度 技术收益 技术交易价格 等 3 项数据 从以上 4 家主流的专利评估服务机构来看, 中国技术交易所和上海必利会委托第三方权威机构对评估专利出具 专利检索报告 这样做的好处, 在于对专利价值分析有依据, 结论比较可靠, 能够深入专利的权利要求和技术方案, 缺点是无法同时实现对大批量专利的评估, 因为同时对大批量专利逐项进行检索和权利要求的分析将耗资巨大, 工作量也相当大, 现实中很难操作 中国企业开展专利评估, 除了上述几家有代表性的服务机构外, 还有一些知识产权代理机构 知识产权运营机构 以及技术交易中心 成果转移转化中心也可以开展, 评估报告的格式也各有不同, 有的以定性为主, 有的给出估值范围, 这些机构都在客观上对中国专利评估技术的进步起到了助推作用, 也丰富着中国专利评估市场的产品供应, 为中国企业在开展专利评估时提供了多样化的选择 6 用户动机不同, 评估方式也不一样在专利评估实践中, 不同的用户有不同的动机, 对评估有着不同的诉求 有 23
研究报告 的用户评估专利是为了到银行进行质押并获得融资, 有的用户评估专利是为了以无形资产进行投资, 有的用户评估专利是为了进行专利转让或许可, 还有的用户评估专利是为了确定专利侵权赔偿金额 因此不同的用户, 对专利评估的数据需求是不同的, 对专利评估各个技术环节的需求的侧重点是不同的 在这些纷繁复杂的评估数据中, 不同用户出于不同的专利评估目的, 对这些数据的需求是不同的, 其选择是有所侧重的 比如说, 用户评估专利的目的是为了到银行进行质押并获得融资, 那么银行对这些专利评估数据中最看重的是专利的盈利能力, 那么能够表征专利盈利能力的评估数据有专利收益和专利交易指数, 分析数据有专利效度 专利权属稳定性因子 专利关联产品或服务年度销售增长率等, 这些数据所表征的专利盈利能力具体表现为 : 盈利能力强的专利要么每年可以收取到高额的专利许可费, 要么每年可以获得高额的专利产品或服务销售收入, 要么每年可以阻止竞争对手实施该专利而制止了高额的侵权产品销售所得 因此用户在做专利质押时, 只要在评估报告中向银行重点出示上述评估数据即可 以某专利以银行质押融资为评估目的举例, 假定用户选择的是出具简易报告, 则报告在结论部分将主要披露专利收益和专利交易指数, 分析数据有专利效度 专利权属稳定性因子 专利关联产品或服务年度销售增长率等 6 项数据, 当然也可以应用户需求出具其它数据 具体如下图 : 24
研究报告 7 用户在做专利评估时应注意的几项内容 1 首先应该选择评估目的 它将决定评估报告中重点披露和揭示哪些数据; 2 评估报告的形式 它将决定评估报告内容的丰富程度, 关系着专利评估的成本和费用 ; 3 是否需要出具资产评估报告, 因为它是满足入资和质押时工商和银行对专利评估行政管理审批的需要 ; 4 是否需要加急评估, 它关系着评估订单和任务处理的优先顺序 ; 5 是否需要开展专利附带技术评估, 将专利背后技术秘密的价值和价格进行揭示 ; 6 是否需要增值服务, 比如工商入资登记 转让和许可合同的起草和备案等 具体如下图 : 25
研究报告 8 不同的专利评估诉求, 可以选择不同等级的评估报告不同种类的专利评估诉求, 在专利评估复杂模型下, 都有相应的数据出口来体现其不同的评估侧重点 不同报告类型将决定评估报告内容的丰富程度, 关系着专利评估的成本和费用 1 简易评估报告的评估周期大约 6 个工作日, 只评估单项专利, 每项专利评估费大约 6000 元 由评估机构自行检索和开展专利权评价, 专利价值空间的构建过程进行简化, 评估报告提供结论和简要分析过程 2 普通评估报告的评估周期大约 10 个工作日, 评估费每个专利组合大约 1 万元起, 组合内每增加 1 项专利增加 1000 元 由评估机构自行检索和开展专利权评价, 专利价值空间的构建过程进行简化, 评估报告提供结论 简要分析过程和过程文件 3 高级评估报告是各种类型报告中的完美模式, 严格按照专利评估程序的 9 个流程开展评估, 评估周期 20 个工作日, 评估费每个专利组合 4 万元起, 组合内每增加 1 项专利增加 1000 元 由国家权威机构出具 专利检索报告 或 专利权评价报告, 是通过样本专利的筛选和分析构建专利价值空间, 评估报告提供评估结论, 针对专利资产的意见和建议, 评估数据多视角解读, 详细分析过程, 完整运算过程, 数据来源和全部过程文件 4 资产评估报告以评估公司的分析和运算数据为基础, 由资产评估公司为客户出具资产评估报告, 报告无分析和运算过程, 仅满足工商登记和专利质押融资时行政管理部门审查需要 资产评估报告按照专利评估费的 50% 计收 以上各种类型评估报告样式, 仅举上海必利公司的报告样式展示如下 : 26
研究报告 简易评估报告 普通评估报告 27
研究报告 高级评估报告 ( 摘编自 IPRdaily 2016/06/06 新闻 ) 28
国内要闻 上海科学技术情报研究所 地址 : 上海市永福路 265 号邮编 :200031 责编 : 陆斌编审 : 林鹤电话 :021-64455555 转 8402 邮件 :yyyin@libnet.sh.cn 网址 : www.hyqb.sh.cn www.istis.sh.cn 29