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1 ISSN 中華民國 105 年 1 月 智慧財產權 月刊 205 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 論 述 永遠的名偵探夏洛克. 福爾摩斯 自 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 案探討故事角色著作權保護爭議

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3 智慧財產權月刊 第 205 期 中華民國 105 年 1 月 中文目錄 01 英文目錄 02 發 行 人 王美花 編者的話 03 總 編 輯 高佐良 本月專題 早期公開制度與臨時申請案制度 刊 名 智慧財產權月刊 刊期頻率 每月 1 日出刊 出版機關 經濟部智慧財產局 副總編輯 高佐良 之相關議題探討 編審委員 黃文發 廖承威 周仕筠 公開前已審定之發明專利申請案是否續行 林國塘 李淑美 林清結 公開作業之研究 05 江瓊敏 黃振榮 吳佳穎 張仁平 高秀美 胡秉倫 周光宇 葉士緯 毛浩吉 陳慶平 高佐良 執行編輯 李楷元 劉宥妤 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 葉士緯 洪菁蔓 周光宇 本局網址 地 址 臺北市辛亥路 2 段 185 號 5 樓 論述 徵稿信箱 ipois2@tipo.gov.tw 永遠的名偵探夏洛克 福爾摩斯 服務電話 自 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 傳真號碼 案探討故事角色著作權保護爭議 創刊年月 中華民國 88 年 1 月 林利芝 GPN ISSN 智慧財產權園地 83 智慧財產權資訊 85 智慧財產局動態 92 智慧財產權統計 103 智慧財產權相關期刊論文索引 105 附錄 106

4 Issue 205 January 2016 Intellectual Property Right Journal Intellectual Property Right Journal Published on the 1st of each month. Publishing Agency: TIPO,MOEA Publisher: Mei-Hua Wang Editor in Chief: Tso-Liang Kao Deputy Editor in Chief: Tso-Liang Kao Editing Committee: Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao; Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin; Su-Mei Lee; Ching-Chieh Lin; Chiung-Min Chiang; Cheng-Rong Hwang; Chia-Ying Wu; Jen-Ping Chang; Hsiu-Mei Kao; Ping-Lun Hu; Hao-Chi Mao; Ching-Ping Chen; Tso-Liang Kao Executive Editor: Kai-Yuan Lee; Yu-Yu Liu TIPO URL: Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai Rd., Taipei 10637, Taiwan Please send all contributing articles to: Phone: Fax: First Issue: January 1999 Table of Content (Chinese) 01 Table of Content (English) 02 A Word from the Editor 03 Topic of the Month A Study of Issues Related to Early Publication and Provisional Patent Application System A Study on Whether to Proceed with Publishing 05 an Invention Patent Application for Which a Decision Has Been Rendered Prior to the Publication Timeline Kuang-Yu Chou; Shih-Woei Yeh A Study on the Feasibility of Introducing 40 Provisional Application System to Taiwan's Patent Regime Papers & Articles Shih-Woei Yeh; Ching-Man Hung; Kuang-Yu Chou Copyright Protection of Neverending Sherlock 65 Holmes Li-Chih Lin IPR Column 83 IPR News 85 What's New at TIPO 92 IPR Statistics 103 Published Journal Index 105 Appendix

5 編者的話 編者的話 隨著知識經濟時代來臨 企業研發創新活動不斷提升 各國發明專利申請數 量增長幅度遠大於審結速度 各國修改作業模式或是增加審查人力 以儘早審結 積案 我國目前結案量與審查速度已大幅提升 開始衍生早期公開前審定之案件 是否續行法定公開作業的相關議題 此外 國內發明專利申請人反映其對於導入 美國臨時申請案制度之需求 國內申請人將可先於國內提出臨時案申請後 再到 國外提出專利申請並主張我國臨時案之優先權 有利於國內申請人儘早進行專利 布局 本月專題 早期公開制度與臨時申請案制度之相關議題探討 就其他國 家專利相關法規或實務作法進行分析 尋求適合我國之專利制度 以作為我國修 正專利法制之參考 早期公開制度設立之目的 係使公眾第三人及早獲知相關申請中之專利資 訊 避免衍生重複研發之情事 近來我國發明專利申請案審結時間短縮 甚至已 有申請案於公開前即完成審定 產生後續公開作業是否續行之問題 專題一 由周 光宇先生與葉士緯先生所合著之 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開 作業之研究 就早期公開前審定之發明專利申請案件 是否續行公開作業進行 探討 藉由世界智慧財產權組織之專利合作條約 中國大陸 美國 日本 韓國 歐洲專利局 德國 俄羅斯 印度 加拿大 巴西 澳洲 英國 法國及墨西哥 等專利主管機關所依據之專利法規 進行研究分析 討論有利我國專利法制作業 之可行性方案 發明專利臨時申請案制度的導入 有利於申請人以最簡便的說明書格式與較 低的申請規費在我國儘速取得專利申請日 再到國外申請專利並主張我國臨時案 之優先權 俾利其進行專利布局 經濟部智慧財產局聽取外界期望我國能導入臨 時案制度的聲音 近日於網站發布 導入臨時申請案制度評估報告 以徵求多方 建議 專題二 由葉士緯先生 洪菁蔓小姐及周光宇先生合著之 我國導入臨時申 請案制度之可行性探討 先就美國與澳洲臨時申請案制度內容進行重點回顧 再整理日本及韓國對於臨時申請案制度的看法與作法 進而分析我國導入臨時申 3

6 編者的話 請案制度之可行性 以作為我國是否調整相關規定之參考 我國近日極力爭取加入的跨太平洋夥伴協定 TPP 係第一個連結亞太地 區的區域貿易協定 其智慧財產章在著作權方面有一項重要規定 就是對著作 表演或錄音物的著作權保護期間 從目前國際公約要求的 50 年保護期間 延長 至 70 年 著作權存續期間延長議題又浮上檯面 近年來美國許多經典作品因著 作權存續期間屆滿而陸續進入 公共領域 成為公版著作 是否需要取得授權問 題備受關注 本月論述 由林利芝小姐所著之 永遠的名偵探夏洛克 福爾摩斯 自 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 案探討故事角色著作權保護爭議 以 備受美國法學界和產業界矚目的 2014 年 6 月美國聯邦第七巡迴上訴法院 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 案為導引 針對利用公版著作改作成衍生著作之適 法性問題加以分析討論 探討故事角色著作權保護爭議 本期文章內容豐富 各篇精選內容 祈能對讀者有所助益 4

7 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開 作業之研究 周光宇 * 葉士緯 ** 摘要 早期公開制度設立之目的就是為了減少專利審查期間較長 造成公眾第三人 無法及早獲知相關申請中之專利資訊 可進一步避免衍生重複研發之情事 近來 我國發明專利申請案件審結時間逐漸縮短 甚至已有申請案件已於公開前即完成 審定 產生後續公開作業是否續行之問題 由於我國現行專利法對於此一問題尚 未明定處理規範 本文擬就其他國家專利主管機關之專利相關法規或實務作法進 行分析 探討適合我國專利法制之方式 以作為專利法修法之參考方向 綜合各 國實務作法 對於公開前已核准審定之發明專利申請案 採行同時公告核准之發 明專利案技術內容及公開該案申請時所揭露之技術內容 較符合平衡專利權人與 公眾第三人間之利益 至於公開前已核駁審定之發明專利申請案 採行不公開發 明專利申請案申請時所揭露之技術內容 可對於申請人有較多之保護 以利其後 續研發策略之規劃 關鍵詞 早期公開 發明專利 公開前審定 * 作者周光宇 葉士緯均為經濟部智慧財產局專利一組專利助理審查官 本文相關論述僅為一般研究探討 不代表任職單位之意見 5

8 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 壹 前言 隨著知識經濟時代來臨 企業研發創新活動不斷提升 我國發明專利申請案 件自民國 88 年 22,161 件逐年遞增至 97 年 51,909 件 98 年及 99 年均達 45,000 件以上 而經濟部智慧財產局 以下簡稱智慧局 審結能量卻受限於審查人力長 期不足之因素下 導致每年申請案件量遠高於結案量 截至 99 年底發明專利待 辦案件累增至 153,691 件 平均審結期間延長為 個月 從提出實體審查申 請至發出審定書之平均處理期間 行政院為加速清理待辦案件 於 99 年 6 月 24 日核定 經濟部智慧財產局清理專利積案計畫 智慧局自執行以來 成效卓 著 截至 104 年 11 月為止 發明初審平均首次通知期間已降至 個月 發明 初審平均審結期間已降至 個月 1 然而當積案件數逐漸降低之際 申請案件從程序審查 早期公開審查至實體 審查之實務上衍生的相關問題亦隨之受到關注 以發明專利申請案之早期公開為 例 依照我國現行專利法規定 智慧局接到發明專利申請文件後 經審查認為無 不合規定程式 且無應不予公開之情事者 自申請日或優先權日 有主張優先權 者 為最早優先權日 後經過 18 個月 應將該申請案公開之 2 過去由於積案量 居高不下之因素 開始實體審查時 往往已超過 18 個月 因此核准審定日期及 公告日期 必然晚於公開日期 如今由於審查速度加快 申請案件在早期公開前 已審定 而獲准或核駁之情形勢必愈來愈多 鑑於我國專利相關法規對於公開前 已審定之發明專利申請案 是否應續行公開作業並無明確規定 若依現行專利法 規定 申請案雖於公開前已核准並經公告 取得專利權者 仍將於 18 個月後公開 至於雖於公開前已核駁 由於法定不予公開之事由並未包含此一態樣 因此亦仍 將於經過 18 個月後公開 現行這種先公告後公開的作法 似乎有違早期公開制 度原意 對於公開前已核駁之申請案而言 現行仍予以公開的作法 致使申請人 無法選擇其他方式保護其技術避免成為公眾財 再者 如何使制度之設計在專利 權人權益與公眾第三人利益間取得平衡 是一值得討論的課題 本文擬就早期公開前審定之發明專利申請案件 是否續行公開作業進行 探討 主要藉由世界智慧財產權組織 World Intellectural Property Organization, 經濟部智慧財產局專利行政系統 104 年 1 至 11 月統計數據 參見我國專利法第 37 條

9 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 WIPO Patent Cooperation Treaty PCT 3 3 WIPO World Intellectual Property Indicators Figure A ,218 63,167 44,

10 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 2013 WIPO World Intellectual Property Indicators Figure A

11 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 貳 早期公開制度 發明專利申請案公開制度又稱為 早期公開制度 係指申請案提出後經過 一法定期間 即解除其秘密狀態 而使公眾第三人可得知該申請案技術內容之制 度 此一制度設計 主要係藉由自專利申請後經過一定期間 經由專利主管機關 將該申請案予以公開之方式 使社會大眾得以儘早知悉其申請時所揭露之技術內 容 以避免企業活動不安定及重複研究 投資的浪費 並使第三人得因該申請案 內容的公開 及早獲得相關技術資訊 進一步從事改良開發之研究 以達到產業 提升 增加競爭力的目的 4 早期公開制度的設計源起於歐洲 當時大部分的歐洲國家是准予專利後才公 告核准專利的技術內容 該時點也是獲得專利保護的起始點 5 但是隨著發明專 利申請案的增加 造成積案數量與日劇增 審查時間不斷延長 使各專利主管機 關承受許多壓力 申請人在等候期間得不到專利保護 第三人也因該申請案長期 處於保密狀態而有法律上的不確定性 6 荷蘭在 1964 年成為歐洲第一個實施公開制度的國家 其考量點為降低審查 工作負荷 同時也解決發明專利申請案因保持秘密狀態而衍生的公眾利益問題 因而縮短不確定狀態的期間 7 此項制度平衡了申請人與公眾第三人間之利益 而 18 個月被認為是一個適合的平衡點 一方面 18 個月可以讓申請人獲得發明 的新穎性評價 使其得以衡酌是否續行申請案 同時也是讓申請人於獲准專利機 會渺茫時 可以及時將申請案撤回 放棄 的合理期間 另一方面 對於第三人 而言 18 個月也是一個獲知新技術資訊的合理等待期間 此外 早期歐洲各國的專利制度只有核准後的專利才能得到保護 核准前第 三人之侵權行為的損失無法獲得補救 18 個月公開制度得以藉由申請案暫時性保 護機制 使專利權人之發明早日獲得保護 當申請人有需要寄發警告函給侵權者 參見經濟部智慧財產局 專利法逐條釋義 頁 年 9 月版 T EGERNSEE E XPERTS G ROUP, S TUDY M ANDATED BY THE T EGERNSEE H EADS : 18-MONTH PUBLICATION 6 (Sep. 24, 2012), months_publication.pdf. Id. Id. 9

12 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 時 也可以選擇提早公開其申請案 8 至於公開後的內容 則不再是保密的狀態 而成為公眾知識的一部分 因而可以促進接續的工業與技術發展 因此 目前申請案於申請日或優先權日 主張優先權者 為最早優先權日 經過 18 個月後予以公開 幾乎已為全球多個專利系統及各國專利法制的普遍規則 但是 18 個月公開制並非無任何不利之處 公開後至核准專利之期間 全 世界的競爭對手有機會利用公開的資訊去複製或作迴避設計 由於專利積案的問 題 致使該等待核准之期間可能相當長 另外 若未在公開前提供申請人足夠的 檢索或審查結果資訊 可能無法讓申請人在 18 個月內合理評估獲得專利保護的 可能性 而剝奪申請人撤回申請案 將技術資訊改以營業秘密保護的選擇機會 對個人或中小型企業可能特別不利 9 參 我國早期公開制度及其實施現況 我國專利法自 91 年 1 月 1 日正式施行早期公開制度 有關早期公開相關法 規見於專利法第 37 條 專利法施行細則第 31 條及專利審查基準第一篇第九章 分別就申請案之公開 提早公開或不予公開事由予以規範 依照我國現行專利法規定 智慧局接到發明專利申請文件後 經審查認為無 不合規定程式 且無應不予公開之情事者 經過 18 個月後 應將該申請案予以 公開 且得因申請人請求提早公開 而將其申請案之技術內容在 18 個月期限屆 滿前予以公開 由於是否續行專利審查工作是屬申請人的權利 如申請人不欲續 行程序 而將其申請案自申請日或優先權日 有主張優先權者 為最早優先權日 後 15 個月內撤回者 該申請案不予公開 惟目前實務上 為維護申請人之權益 縱然經過 15 個月始提出撤回 在公開準備工作完成前 智慧局會儘可能使撤回 之申請案件不公開 由於目前申請案只要經過程序審查核定文件齊備 且有請求實體審查並繳納 規費者 即可進入實體審查階段 因此 公開的時點 與進行實體審查的時點並 Id. at 5. Id. at 6.

13 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 無先後之關係 也不會影響審定的時間 如果積案量降低後 就可能發生公開前 已審定准予或核駁專利的情事 此種情形是否續行公開作業 我國專利相關法規 並未明文規範 惟實務上 公開前已核准審定之申請案件 於完成繳費領證之程 序後 即予以公告 但該案申請時所提交的摘要 說明書 申請專利範圍及圖式 申請時所揭露技術內容之最大範圍 自申請日滿 18 個月後 仍會予以公開 公開前已核駁審定之案件 因非屬法定不予公開之事由 自申請日滿 18 個月後 該案申請時所提交的摘要 說明書 申請專利範圍及圖式仍會依法予以公開 肆 其他國家或地區專利主管機關之早期公開制度探討 為探討其他國家或地區之早期公開制度 尤其是對於早期公開前已審定之申 請案 其是否續行公開作業之實務作法 本文就世界智慧財產權組織 美國專利 商標局 United States Patent and Trademark Office, USPTO 日本特許廳 Japan Patent Office, JPO 歐洲專利局 European Patent Office, EPO 韓國智慧財 產 局 Korean Intellectual Property Office, KIPO 中 國 大 陸 知 識 產 權 局 State Intellectual Property Office, SIPO 德 國 專 利 商 標 局 German Patent and Trade Mark Office, DPMA 英國智慧財產局 Intellectual Property Office, IPO 加 拿 大 智 慧 財 產 局 Canadian Intellectual Property Office, CIPO 澳 洲 智 慧 財 產 局 IP Australia 俄 羅 斯 智 慧 財 產 局 Federal service for Intellectural Property, Rospatent 印度專利商標局 Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, CGPDTM 巴 西 工 業 產 權 局 National Institute of Industrial Property 法國工業產權局 National Institute of Industrial Property, INPI 及墨 西哥工業產權局 Mexican Institute of Industrial Property, IMPI 等 15 個專利主管 機關 10 的專利法規進行比較分析 說明如下 一 早期公開之法定期間計算方式 大致相同 未主張優先權者 以申請日起算 如有主張優先權者 以最早優先權日起算 二 是否得申請提早公開 均允許申請人得申請提早公開 10 同註 2 11

14 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 U.S.C. 122(b)(2)(B)(i) HARAKENZO World Patent & Trademark, Information on Developing Countries, 3.Summary of Patent Applications in Brazil (4)Publication of the Application 2015/07/15 12

15 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 表一 各專利主管機關之早期公開制度比較 18 個月 公開制 提早 公開 申請 不公開 撤回 申請 案而 不公 開 Ⅹ 無 無 Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ 14 法國工業產權局 Ⅹ 無 15 墨西哥工業產權局 Ⅹ 無 二 一 一 二 四 二 三 三 一 二 四 四 四 備註 4 四 不公開 不公開 不公開 不公開 備註 2 不公開 不公開 備註 3 不公開 備註 3 備註 2 備註 2 不公開 備註 4 備註 2 項 次 公開規定 世界智慧財產權組織 專利合作條約 美國專利商標局 日本特許廳 歐洲專利局 韓國智慧財產局 中國大陸知識產權局 德國專利商標局 英國智慧財產局 加拿大智慧財產局 澳洲智慧財產局 俄羅斯智慧財產局 印度專利商標局 巴西工業產權局 早期公開前 核准審定之 專利案件公 開態樣 備註 1 早期公開 前核駁審 定之專利 案件公開 態樣 備註 1 一 同時公告與公開 共 3 局 二 公告後不公開 共 4 局 三 公開前審定者須待公開後才公告 共 2 局 四 公開後才啟動實體審查 共 5 局 備註 2 公開後才啟動實體審查 不會發生公開前核駁審定之後續問題 備註 3 專利相關法規並未說明處理方式 備註 4 法國發明專利申請案未主張優先權者 於公開前會完成初步檢索報告 通知申請 人說明 申請人申復後 會於公開時一併公開該初步檢索報告 然後才會進行審 定 未申復者 即予以核駁 不予公開 有主張優先權者 則於公開後進行初步 檢索報告 請參見本文第節十四 法國工業產權局 二 之說明 資料來源 本表係彙整表中所述專利主管機關之法規規定及實務作法 13

16 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 一 世界智慧財產權組織 一 法規 專利合作條約是 1970 年在華盛頓簽訂 於 1978 年生效的一個多邊 國際條約 由世界智慧財產權組織國際局 International Bureau, IB 管理 目前有 148 個締約國 13 專利合作條約提供單一專利申請程序 以利申請 人向多國提出專利申請 並非直接授予國際專利 專利合作條約之發明專利申請案的公開由國際局負責 原則上在申請 日或優先權日起 18 個月期滿後儘快公開 申請人可以請求提早公開 14 另依專利合作條約細則規定 國際公開的內容包括申請案 國際檢 索報告或不建立國際檢索報告之宣告 因發明涉及的主題依規定不進行 檢索 說明書不符合要求 以致於無法進行檢索 未在規定期限內提交 序列表電子檔等等原因而不進行檢索時宣告 以及依據專利合作條約 第 19 條所作的修正內容及聲明 如果公開時國際檢索報告尚未作成 會 說明該情況 並於國際檢索報告作成後將之公開 15 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 由於專利合作條約申請案係經由二階段步驟 當國際階段完成後才 會依據申請人之需求進入各國國家階段進行審查 是否准予專利由國家 階段的各國或地區專利主管機關獨立決定 所以專利合作條約中並未規 範早期公開前審定之申請案是否續行公開 另因進入指定局 欲取得專 利保護之國家專利主管機關 國家階段之期限依指定局的規定而不同 一般為優先權日起 30 或 31 個月 部分指定局為 20 或 21 個月 均已超 過早期公開之 18 個月的期間 原則上並不會產生公開前已審定專利之情 形 惟若申請人於國際公開前即申請進入指定局之國家階段時 由於專 利合作條約及細則並未規範此種態樣發生時之作法 應係依各指定局之 專利法規定處理 世界智慧財產權組織網站 PCT The International Patent System 最 後瀏覽日 2015/7/22 參見專利合作條約第 21 條 2 參見專利合作條約第 21 條 3 專利合作條約細則第 48 條

17 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 二 美國專利商標局 一 法規 依照美國專利法之規定 申請案於最早申請日或優先權日起滿 18 個 月後應儘速予以公開 16 申請人得申請提早公開 17 另外美國的專利制度接受臨時申請案 provisional application 申請 人可以任意格式提出申請取得申請日 並在申請日起 12 個月內進行非臨 時申請案的轉換 惟臨時申請案依照美國專利法規定並不會予以公開 18 至於較為特殊的制度是申請人可以提出請求不公開其申請案 nonpublication request 允許申請人在申請案提出申請後 保證其申 請案揭露之發明 並未亦將不會向另一個採行 18 個月公開制的國家或依 專利協定成立的國際專利機構提出申請 當申請人提出保證時 申請案 將不予公開 19 申請人在公開前提出撤回其申請案 只要公開前申請案已非存續狀 態者 申請案將不予公開 20 應注意者 除非在美國專利商標局的作業系 統指出該案件已撤回時 該案件才會從公開準備程序中移除 公開準備 程序通常從預定公開日期的 4 個月之前開始 參見美國專利法 35 U.S.C. 122(b)(1)(A) 美國專利審查程序手冊 MPEP 1120 參見美國專利法 35 U.S.C. 122(b)(1)(A) 參見美國專利法 35 U.S.C. 122(b)(2)(A) (2) EXCEPTIONS. (A) An application shall not be published if that application is (i) no longer pending; (ii) subject to a secrecy order under section 181 ; (iii) a provisional application filed under section 111(b); or (iv) an application for a design patent filed under chapter 16. 參見美國專利法 35 U.S.C. 122(b)(2)(B)(i) If an applicant makes a request upon filing, certifying that the invention disclosed in the application has not and will not be the subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires publication of applications 18 months after filing, the application shall not be published as provided in paragraph (1). 同註 18 美國專利審查程序手冊 MPEP

18 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 美國專利法細則規定 當申請案件已被公告為專利 並且有足夠的 時間由公開程序中移除時 該申請案不公開 22 因此 美國對於早期公開 前核准審定之申請案件 就法規而言 原則上是公告後不公開 然而在 實務上 部分申請案在得到准予專利的通知以後 最終仍有未完成取得 專利程序 例如未繳費或撤回而放棄 的可能 因此 一個發明專利申 請案 在獲得准予專利通知到被公告之前 其公開準備程序與公告準備 程序仍會同時進行 直到已核准之專利被實際公告為止 而當專利公告 之際 若無足夠時間可將該申請案由公開準備程序中移除 將導致少部 分申請案仍可能會發生專利公告後 其申請時所提交之專利說明書 申 請專利範圍及圖式仍被公開的情形 23 至於早期公開前核駁審定之申請案 因公開前該申請案件已被核駁 非為繫屬審查階段 已非存續狀態將不予公開 24 三 日本特許廳 一 法規 依照日本特許法之規定 除已刊登於特許公報者外 申請案於申請 日起 18 個月後應予公開 若該申請案有主張優先權 則公開日為優先權 日起 18 個月 25 後 申請人可以提出請求將其申請案提早公開 但是申請 後不能撤回 26 若於公開前 申請案業已撤回申請 放棄 處分駁回或確定核駁 不 准 原則上不刊載於公開公報 參見美國專利法細則 37 C.F.R (a)(3) (3)The application has issued as a patent in sufficient time to be removed from the publication process; or. 同註 21 同註 18 參見日本特許法第 64 條 參見日本特許法第 64 之 2 條 2

19 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 日本特許法明訂公開公報之刊載對象 將已刊登於特許公報之發明 專利申請案排除在外 27 最初 日本特許廳對於早期公開前已核准審定而 刊載在特許公報者 採不再續行刊載於公開公報的作業方式 然而 由 於前案檢索經常是依據公開之申請案資料 為因應先前技術檢索之需求 日本特許廳於 1997 年重新審視公報刊載基準 經審視後 現行作法變更 不同方式 即使已刊載於特許公報 仍會從行政服務角度將申請時所揭 露之最大技術內容範圍刊載於公開公報 至公開前已核駁審定之案件 日本特許法及審查基準雖未規範是否 續行公開作業 惟實務上 會被認為已不再處於存續狀態 28 且已喪失可 專利性 無公開需要 所以 原則上不刊載於公開公報 四 歐洲專利局 一 法規 依照歐洲專利公約之規定 自申請案之申請日或優先權日經過 18 個 月後應儘速將該申請案公開 29 若申請提早公開 得早於該日期公開該申 請案 30 歐洲專利局發明專利申請案在 18 個月的期限內 且在公開的技術準 備完成之前 若經核駁 refused 撤回 withdrawn 或視為撤回 deemed to be withdrawn 則不會被公開 同註 25 (1) After a lapse of one year and six months from the date of the filing of a patent application, the Commissioner of the Patent Office shall lay open the patent application, except in the case where gazette containing the patent has already been published 參見日本特許法第 184 之 9 條 TEGERNSEE EXPERTS GROUP, supra note 5, at 14. 參見歐洲專利公約第 93 條 1 a (1) The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible (a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or. 參見歐洲專利公約第 93 條 1 b (1) The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible.(b) at the request of the applicant, before the expiry of that period. 參見歐洲專利公約細則第 67 條 2 (2) The application shall not be published if it has been finally refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication. 17

20 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 對於公開的技術準備程序 實務上 係於申請日或優先權日之後 18 個月期限前 5 個星期的最後一天完成 32 若申請人係於該公開的技術準備 程序期限日之後 始申請撤回該申請案以避免公開 歐洲專利局對該案 之不公開不予保證 但會依個案狀況 盡合理努力使之不公開 該合理 努力的標準由歐洲上訴委員會定義為 專利局依公開程序進行之階段 可合理達成者 33 J 05/81, OJ 1982, 155, p. 159 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 依照歐洲專利公約之規定 若發明專利申請案於申請日或優先權日 起 18 個月內經審查得授予專利 該申請案之申請時所揭露的技術內容與 核准之技術內容將同時公開與公告 34 至於該申請案若在公開的技術準備完成之前被核駁者 依照歐洲專 利公約細則規定 則不會被公開 35 五 韓國智慧財產局 一 法規 依照韓國專利法之規定 發明專利申請案於申請日起經過 18 個月應 予以公開 若該申請案有主張優先權 則公開日為最早優先權日起 18 個 月 36 申請人可以提出提早公開之申請 37 提出提早公開之請求後亦可要 求撤回該請求 惟僅限申請提早公開後 10 日內可撤回提早公開申請 參見歐洲專利審查基準 A-VI, 1.2 同註 32 參見歐洲專利公約第 93 條 2 (2) The European patent application shall be published at the same time as the specification of the European patent when the decision to grant the patent becomes effective before the expiry of the period referred to in paragraph 1(a). 同註 31 參見韓國專利法第 64 條 1 韓國專利審查指南第 5 部 第 1 章 4.2 節 參見韓國專利法第 64 條 1 參見韓國專利法細則第 44 條 3

21 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 韓國專利法及其細則 對於早期公開前核准審定之發明專利申請案 件是否續行公開作業 雖無明文規定 惟公開公報排除已獲准專利 並 刊載於公告公報之發明專利申請案 39 且韓國專利審查指南進一步說明 申請案如經核准且公告者 將不予公開 40 由此推定韓國智慧財產局對於 18 個月到期前已獲准專利並公告之申請案 採不予公開之方式 至於早期公開前核駁審定之申請案是否續行公開作業 韓國專利法 及其細則雖無明文規定 惟實務上 依照韓國專利審查指南之規定 申請 案被撤回 withdrawn 放棄 abandoned 或核駁 decided to reject 者 將不會予以公開 41 六 中國大陸知識產權局 一 法規 依照中國大陸專利法規定 發明專利申請案提出後 經初步審查認 為符合專利法要求的 自申請日或優先權日起滿 15 個月進行公開準備 自申請日或優先權日起滿 18 個月 即予以公開 42 另亦可以依申請人的 請求提早公開其申請案 發明專利申請人在初步審查合格前 要求提早 公開 自初步審查合格之日起進行公開準備 並即時予以公開 43 如該申 請案已完成公開準備工作後 申請人要求撤回提早公開的申請 申請案 仍予以公開 44 自申請日或優先權日起滿 15 個月 因各種原因初步審查 尚未合格的發明專利申請將延遲公開 同註 37 a patent whose registration has already been published in accordance with Article 87 (3), they shall not be subject to the laying-open of the application:. 參見韓國專利審查指南第 5 部 第 1 章 4.3 節 the following application, which is in general to be laid open, shall be excluded; an application which omits the statement of claimsas prescribed in Article 42 (5) of the Patent Act, an application whose registration is published, or an application which is invalidated, withdrawn, abandoned, or decided to reject. 同前註 參見中國大陸專利法第 34 條 中國大陸專利審查指南第五部分第八章 節 參見中國大陸專利法實施細則第 46 條 參見中國大陸專利審查指南第一部分第一章 6.5 節 參見中國大陸專利審查指南第五部分第八章 節 19

22 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 申請人可提出聲明 撤回發明專利申請案 撤回該申請案的聲明在 完成公開專利申請文件的印刷準備工作後提出者 該申請案文件仍予公 開 但是 撤回該申請案的聲明會在之後出版的專利公報上予以公告 46 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 中國大陸對於早期公開前核准審定之發明專利申請案件是否續行公 開作業 並無明文規定 然而依照中國大陸專利審查指南之規定 發明 專利申請案須完成公開之後 審查員才能對其進行實體審查 47 如果申請 人想提早獲得審查結果 通常會提早公開其申請案 此外 審查人員在認為有必要時 可以自行對發明專利申請案進行 實體審查 但需要在該申請案公開之後 才開始對其進行實體審查 48 中國大陸的實體審查程序 係在發明專利申請案件公開後才啟動 因此審定的案件都已完成公開作業程序 如果在申請日起未滿 18 個月時 就已完成實體審查 並獲得審查結論 例如授權 駁回或逾期未答覆而 視為撤回 則該申請案應該已申請提早公開程序 亦即專利權的公告必 然是在公開之後 所以 不論核准審定或核駁審定 均會是發生在公開 之後 不會衍生早期公開前已審定之情事 七 德國專利商標局 一 法規 依照德國專利法之規定 於申請日或優先權日起 18 個月後 且該申 請案資訊已公開於公報後 任何人得以自由檢核該申請案 49 雖然德國專 利法中未明文規定是否可以提早公開 但是如申請人已向德國專利商標 局表示同意 且申請案資訊已公開後 任何人得以自由檢核該申請案之 參見中國大陸專利法實施細則第 36 條 參見中國大陸專利審查指南第二部分第七章 節 參見中國大陸專利法第 35 條第 2 項 參見德國專利法第 31 條 2 2

23 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 意思推定 申請人應可申請提早公開 50 申請案在公開或公告準備工作完成後 始被撤回 withdrawn 核 駁 refused 視為撤回 deemed to be withdrawn 或是專利無效 has lapsed 時 仍應被公開或公告 51 這是因為德國專利商標局將沒有足夠 時間移除公開資訊 其公開準備工作通常在預定公開日 8 週前完成 因 此在預定公開日 8 週前撤回的申請案就不會被公開 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 德國對於早期公開前核准審定之發明專利申請案件是否續行公開作業 並無明文規定 但若專利說明書已被公告時 就不應刊登公開公報 52 由於 德國專利法規定在公告專利時應該同時公告專利說明書於公告公報 53 因此 可推定於早期公開前已審定核准 並公告之發明專利申請案件 將不再 公開 德國專利相關法規雖無明文規定 惟發明專利申請案在公開準備工 作完成後始被核駁者 仍應被公開 54 可推定如果該申請案在公開準備工 作完成前被核駁者 應不會續行公開作業 參見德國專利法第 31 條 2 1 Any person may inspect the files of patent applications if the applicant has declared his consent vis-à-vis the German Patent and Trade Mark Office to inspection of the files and has designated the inventor, or. and information has been published in accordance with section 32 (5). 參見德國專利法第 32 條 4 參見德國專利法第 32 條 2 The first publication of the application shall not be published if the patent specification has already been published. 參見德國專利法第 58 條 1 The grant of the patent shall be published in the Patent Gazette. The patent specification shall be published at the same time. The legal effects of the patent shall ensue upon publication in the Patent Gazette. 同註 51 21

24 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 八 英國智慧財產局 一 法規 依照英國專利法及其細則之規定 除非發明專利申請案於公開準備 完成前已被撤回 withdrawn 或核駁 refused 所有申請案均於申請 日或優先權日經過 18 個月以後儘速公開 55 若該申請案於公開準備完成 後才撤回 由於專利法並未規範是否續行公開作業 依前述法規可推定 仍會續行公開作業 申請人亦得依照英國專利法之規定 申請提早公開其申請案 56 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 英國專利法 細則或審查基準對於早期公開前核准審定之發明專利 申請案 雖未明定是否續行公開作業之相關規範 惟實務上 若該申請 案在早期公開前已核准審定 審查人員會等待申請案公開後至少 3 個月 才會予以核准 ( 此即 3 個月規則 3-month rule) 以便第三人提交可專利 性意見書 但是有 2 個例外 一是若為進入英國國家階段之 PCT 申請案 則延至再公開 re-publication 後 2 個月 二是若為分割後之申請案 申 請專利範圍已見於其母案之公開內容 且公開之母案已提供第三人至少 3 個月時間提交可專利性意見書 則 3 個月期間可以完全省略 57 因此除了母案已公開至少 3 個月之分割案之外 對於在早期公開前 已核准審定之申請案 其公告必然是在公開之後 至於早期公開前核駁審定之申請案 依照英國專利法之規定 在公 開準備完成前該申請案被核駁者 將不予公開 58 反之 可推定如在公開 準備完成後始被核駁者 將可能公開 參見英國專利法第 16 條 1 英國專利法細則第 26 條 1 參見英國專利法第 16 條 1 TEGERNSEE EXPERTS GROUP, supra note 5, at 10. 同註 56

25 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 九 加拿大智慧財產局 一 法規 依照加拿大專利法之規定 發明專利申請案文件在超過 18 個月的保 密期限之前 不應公開給公眾查核 59 該 18 個月保密期間自申請日或優 先權日起算 申請人得要求提早公開 60 另依照加拿大專利法細則規定 若為避免申請案公開給公眾查核 申請人應該在申請日或優先權日起 18 個月的保密期限 2 個月之前將該申 請案撤回 或是在公開準備工作能被中止之前撤回 61 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 對於早期公開前核准審定的發明專利申請案 加拿大專利法及其細 則雖未明訂如何進行公告及公開的作業 惟審查基準中說明 加拿大發 明專利申請案於早期公開前即得開始審查 但是審查人員在公開前將不 會核准該申請案 必須等到案件公開後才能做出核准審定 62 此外 依照 加拿大專利法細則之規定 符合加速審查條件之發明專利申請案 必須 在公開給公眾查核後始得申請加速審查 63 由此可知其審定的發明專利申 請案應該都已經過公開程序 亦即公告的時間點是在該申請案公開之後 至於早期公開前核駁審定之專利申請案是否續行公開作業 在加拿 大專利法 細則及審查基準中並未明文規範 參見加拿大專利法第 10 條 1 參見加拿大專利法第 10 條 2 參見加拿大專利法細則第 92 條 For the purposes of subsection 10(5) of the Act, the prescribed date is the day that is two months before the date of expiry of the confidentiality period referred to in subsection 10(2) of the Act or, if the Commissioner is able to stop technical preparations to open the application to public inspection at a subsequent date before the expiry of the confidentiality period, that subsequent date. 參見加拿大專利審查手冊 MOPOP Note that an application for which examination has been requested may be examined prior to being laid open to public inspection under section 10 of the Patent Act, but an examiner will not approve an application for allowance until it has been laid open. 參見加拿大專利法細則第 28 條 1 加拿大專利審查手冊 MOPOP In order for an application to qualify for the PPH, the PPH request must be received before examination has begun and the application in question must be open to public inspection. 23

26 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 十 澳洲智慧財產局 一 法規 依澳洲專利法與細則規定 專利說明書尚未公開提供公眾查核之發 明專利申請案 該申請案於專利說明書送件日或最早優先權日 以較早 者為準 起滿 18 個月後 64 應於專利公報公開專利說明書提供公眾查 核 65 AU-A publication66 除非專利申請案件已失效 lapsed 核駁 refused 或被撤回 withdrawn 67 申請人亦得申請提早公開 68 如同美國的專利制度 澳洲亦接受臨時申請案 provisional application 由於其專利法僅規定一般完整的發明專利申請案文件要公開 所以推定 澳洲並不會將臨時申請案予以公開 69 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 由於澳洲專利法規定 在核准發明專利申請案時 必須在專利公報 公告該申請案之核准通知 70 AU-B publication71 此時如果該申請案及 其專利說明書尚未公開者 則公報的核准通知應包括該核准案申請時之 專利說明書 提供公眾第三人查核 72 核駁的案件則必須在公報上公告該 申請案之核駁通知 參見澳洲專利法細則第 4.2 條 3 參見澳洲專利法第 54 條 3 參 見 澳 洲 專 利 申 請 程 序 最後瀏覽日 2015/08/27 同註 65 參見澳洲專利法第 54 條 1 參見澳洲專利法第 56 條 1 參見澳洲專利法第 49 條 5 同註 66 參見澳洲專利法第 49 條 6 If the patent request and complete specification have not already become open to public inspection, the notice mentioned in paragraph (5)(b) must include a statement to the effect that the patent request and specification are open to public inspection. 參見澳洲專利法第 49 條 7 Where the Commissioner refuses to accept a patent request and complete specification relating to an application for a standard patent, the Commissioner must notify the applicant in writing of the reasons for the refusal and publish a notice of the refusal in the Official Journal.

27 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 由此可知 對於早期公開前審定之發明專利申請案件 於核准時將 同時公告並公開該案申請時之專利說明書 於核駁時該申請案件則僅公 告核駁通知 不會公開其專利說明書 十一 俄羅斯智慧財產局 一 法規 俄羅斯並無專利法 而係將智慧財產保護的相關規定於民法中規範 第 1225 條至第 1551 條 依其民法規定 通過形式 formal 審查的 發明專利申請案 於申請日起經過 18 個月後 應將該申請案資訊公開於 公報中 74 申請人雖可申請提早公開 惟其民法明定限制申請時點 應於 申請日起 12 個月內為之 75 至於申請案於申請日起 12 個月內被撤回或視為撤回者 則不予公開 76 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 俄羅斯民法對於早期公開前核准審定之發明專利申請案件僅規範 申請案於申請日起 12 個月內獲准專利者不公開 77 惟於申請日起 12 個月 之後至 18 個月之前獲准專利者 因未進一步規範是否公開 僅能推定可 能是考量已進入公開準備程序而採續行公開作業之方式 至於早期公開前核駁審定之申請案件 尚未進一步規範是否續行公 開作業 參見俄羅斯民法第 1385 條第 1 項第 1 款 參見俄羅斯民法第 1385 條第 1 項第 3 款 參見俄羅斯民法第 1385 條第 1 項第 4 款 Publication shall not be made if before the expiration of twelve months from the day of filing the application for the invention it was withdrawn or recognized as withdrawn or if on its basis the registration of the invention was effected. 同前註 25

28 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 十二 印度專利商標局 一 法規 依印度專利法及其細則規定 發明專利申請案在申請日或優先權日 以較早者為準 起 18 個月後公開 78 通常會在 18 個月期限屆至後 1 個 月內公開 79 不涉及國防或原子能主題者 申請人可以在申請日或優先權 日起 18 個月內任何時間請求提早公開 80 並且自請求日起 1 個月內公開 該申請案 81 申請人若放棄申請 亦即未能在臨時申請書送件日起 12 個月內 補 送完整說明書者 或是在申請日或優先權日起 15 個月內撤回者 則該 申請案不公開 82 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 印度專利法及其細則 雖對於早期公開前核准審定或核駁審定之發 明專利申請案件是否續行公開作業 並無明文規定 然而依印度專利法 細則規定 申請案必須在申請日或優先權日起 48 個月內請求實體審查 而印度專利商標局在接到實體審查請求後 應該在審查請求日或該申請 案公開日 以較晚者為準 起 1 個月 將該申請案 專利說明書及其他 相關文件指派給負責之審查人員 83 因此推定 除非案件已公開且已提出 實體審查請求 否則將不會對該申請案進行審查 參見印度專利細則第 24 條 The period for which an application for patent shall not ordinarily be open to public under sub-section (1) of section 11A shall be eighteen months from the date of filing of application or the dale of priority of the application, whichever is earlier. Provided that the period within which the Controller shall publish the application in the journal shall ordinarily be one month from the date of expiry of said period, or one month from the date of request for publication under rule 24A. 同前註 參見印度專利法第 11A 2 參見印度專利審查手冊 Manual of Patent Office Practice and Procedure 參見印度專利法第 11A 3 印度專利審查手冊 Manual of Patent Office Practice and Procedure 參見印度專利法細則第 24B 條 2 i 參見印度專利審查手冊 Manual of Patent Office Practice and Procedure 08.01

29 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 結合印度專利法細則及審查手冊之說明 可進一步推定印度的實體 審查程序 在其發明專利申請案件公開後才啟動 因此審定的案件應該 都已完成公開程序 亦即專利權的公告必然是在該申請案公開之後 十三 巴西工業產權局 一 法規 依巴西 9279 號工業產權法規定 發明專利申請案自申請日或優先權 日 如主張複數優先權 為最早優先權日 起 18 個月為保密期間 經過 此一期間後即應公開 85 申請人亦得請求提早公開 86 雖然依照巴西 9279 號工業產權法規定 申請人可申請撤回其申請案 且必須在申請日或優先權日起 16 個月內提出 但撤回或放棄的申請案仍 將會續行公開作業 87 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 依據巴西 9279 號工業產權法之規定 自發明專利申請案公開日起 60 天內不會啟動審查 亦即申請案的審查程序 係在該申請案件公開 60 天 後才啟動 因此審定的案件應該都已經完成公開的程序 亦即專利權的 公告必然是在該申請案公開之後 88 十四 法國工業產權局 一 法規 依法國智慧財產權法規定 發明專利申請案自申請日或優先權日起 經過 18 個月即公開 89 亦可依申請人之請求而予以公開 參見巴西 9279 號工業產權法第 30 條 同前註 參見巴西 9279 號工業產權法第 29 條 參見巴西 9279 號工業產權法第 31 條 After publication of the application and up to the end of the examination, interested parties may submit documents and data to assist the examination. Sole Paragraph. The examination shall not begin before 60 (sixty) days from the publication of the application. 參見法國智慧財產權法第 R 條第 1 項 第 L 條 參見法國智慧財產權法第 R 條第 1 項 27

30 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 在 公 開 準 備 程 序 完 成 前 若 申 請 案 被 核 駁 rejected 或 撤 回 withdrawn 者 該申請案將不會予以公開 91 至於公開準備程序所需 時間 則明定為 6 週 92 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 法國對於早期公開前核准審定之發明專利申請案件是否續行公開作 業 並無明文規定 惟工業產權局完成初步檢索報告 preliminary search report 後會通知申請人 對於初步檢索報告中專利要件的疑議部分進行 說明 93 未於要求的 3 個月期間內提出說明申復者 該申請案將予以核駁 94 申請人申復後工業產權局會於公開申請案時一併公開初步檢索報告 以 提供公眾檢視表示意見 95 並依據檢索報告之內容判斷是否符合可專利要 件 實務上 未主張優先權者 初步檢索報告將會於申請日後 9 個月內 完成並通知申請人 如有主張優先權者 會於優先權日後 2 年請申請人 檢送該申請案之先前技術相關資料 然後才會進行初步檢索報告 96 因此 可推定會先公開 然後才會做出核准審定 如前所述 原則上 多數的申請案應該會先完成公開的程序 才會 進行審定 但若申請人收到初步檢索報告後 未於要求的期限內進行說 明申復 該申請案即會發生公開前被核駁之情形 對於早期公開前核駁 審定之發明專利申請案件是否續行公開作業 依照法國智慧財產權法規 定 在公開準備程序完成前 發明專利申請案被核駁 rejected 者 該 申請案將不會予以公開 參見法國智慧財產權法第 R 條第 4 項 參見法國智慧財產權法第 R 條 法國專利審查指南第 I 部第 D 章 For technical reasons, the official publication requires a period of six weeks. During this period, the applicant is informed of the publication of his request indicating the date and number Official Bulletin of the Industrial Property matching 參見法國智慧財產權法第 R 條第 1 項 參見法國智慧財產權法第 R 條第 3 項 R 條 參見法國智慧財產權法第 R 條 See CABINET BEAU DE LOMÉNIE, THE FRENCH PATENT SYSTEM (May 2007 December 2013), 參見法國智慧財產權法第 L 條

31 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 十五 墨西哥工業產權局 一 法規 依墨西哥智慧財產權法規定 發明專利申請案自申請日或優先權日 起經過 18 個月即公開 98 反之 只要申請案是處於公開期限內之狀態 則應予維持保密 99 另 在自申請日或優先權日起 18 個月之內 亦可依 申請人之請求而予以提早公開 100 於早期公開前存續狀態下被撤回 視 為撤回或被拋棄者 是否續行公開作業 並無相關明文規定 二 於早期公開前審定之發明專利申請案件 對於早期公開前核准審定或核駁審定之申請案件是否續行公開作業 並無明文規定 惟當申請案公開後 並繳納規費 審查人員即可進行實 體審查 101 因此可推定公開的時間點係早於核准審定或核駁審定 參見墨西哥智慧財產權法第 52 條 參見墨西哥智慧財產權法第 38 條第 2 項 100 同註 參見墨西哥智慧財產權法第 53 條第 1 項

32 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 伍 早期公開前核准審定案件之公開可行作法 一 各專利主管機關作法分析 參照以上各國專利主管機關法規研究分析 其對於早期公開前已審定准予之 申請案 是否續行公開作業的作法 依其公告與公開間時間點之相互關係 可歸 納出 4 種態樣 如表二 表二 各專利主管機關早期公開前核准審定案件之作法分析 態樣 專利主管機關 一 同 時 公 日本 歐洲 告與公開 專利局及澳洲 優點 缺點 對於公眾第三人而言 對申請人而言 被刪修 能得知申請時的技術內 的申請時之技術內容部 容 將可獲得更充分的 分 將變成公共財 先前技術資訊 對於公眾第三人而言 對申請人而言 被刪修 無法得知申請時的技術 二 公 告 後 美 國 韓 國 的申請時之技術內容部 內容 致獲得的先前技 不公開 德國及俄羅斯 分 將不用變成公共財 術資訊不完整 三 公開前 審 定 者 須 待 公 加拿大及英國 開後才公告 同態樣 一 專利權之權利保護的起 始點 必須等到公開之 後 四 公 開 後 中國大陸 才 啟 動 實 體 審 印 度 巴 西 同態樣 一 查 法國及墨西哥 專利權之權利保護的起 始點較態樣 三 更為 延後 一 同時公告與公開 例如日本 歐洲專利局及澳洲 公告資訊通常是經實體審查刪修後之技術內容 其範圍通常不大於 公開資訊 被刪修的技術內容通常與公告技術相關 但不具可專利性之 技術特徵 然而對於公眾第三人而言 若能得知被刪修的技術內容 將 可獲得更充分的先前技術資訊 以日本為例 儘管日本特許法明定 已 公告之發明專利申請案件不公開 然而為因應先前技術檢索之需求 自 1997 年起 即使已刊載於特許公報之發明專利核准案 仍然會從行政服 務角度 將該核准案申請時之技術內容刊載於公開公報 30

33 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 權衡對專利權人權益之影響 與充分揭露先前技術所能帶來的效益 對於早期公開前已審定 准予發明專利之申請案 同時公告其核准之技 術內容及公開其申請時之技術內容 似乎是一種合理可行的作法 二 公告後不公開 例如美國 韓國 德國及俄羅斯共 4 局 公告核准案後不公開該案申請時之技術內容 應是最接近在早期公 開制度尚未形成之前的專利公告作法 由於公告時 即表示申請專利之 發明技術已被揭露 且申請人可自專利公告日起行使其權利 因此該申 請案件似乎沒有再被公開之必要 然而在實務上 基於部分申請案在得到核准通知後 最終仍有可能 因為未繳費領證或撤回而放棄等因素 導致無法完成取得專利證書的程 序 因此 採行公告不公開的專利主管機關 當申請案在准予專利通知 到被公告之前 其公開準備程序與公告準備程序仍會同時進行 直到專 利權被公告為止 當公告之際 若無足夠時間可將該核准案申請時之技 術內容由公開準備程序移除 則還是有少部分申請案仍可能會發生專利 公告後 其被公開的情形 三 公開前審定者須待公開後才公告 例如加拿大及英國 2 局 以英國為例 若申請案在早期公開前已審查可准予專利 專利主管 機關會延後至該申請案公開後至少 3 個月才核發准予專利的通知 即 3 個 月規則 3-month rule 也就是申請人最快在申請日或優先權日起 21 個 月後才能獲得核准通知 其優點是可以等待第三人提交可專利性意見書 減少後續專利無效之爭議 缺點則是專利權保護的起始點 可能是在申 請日或優先權日起 21 個月以後 縱然英國在早期公開前已審查認為具有 可專利性 也無法因此提早取得專利權 四 公開後才啟動實體審查 例如中國大陸 印度 巴西 法國及 墨西哥等共 5 局 對於之申請人而言 提出申請到取得專利的期間越短 對其越是有 利 若法令明文規定公開後才啟動實體審查 即排除了公開前被核准審 31

34 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 定的可能性 一方面對於專利主管機關而言 如果發明專利申請案件數 量下滑 致使案件審查速率加快 可能導致審查速率延緩 另一方面對 申請人而言 取得專利權之保護起始點 因此被迫延後至申請日或優先 權日起 18 個月以後 此外 若提早審查尚未公開的案件 亦將衍生出適 法性的問題 僅就數目上 若排除公開後才啟動實體審查之專利主管機關 採行公告後不 公開的作法屬最多 然其餘專利主管機關均未因公告而不公開 僅是因啟動公開 之時間點差異 在早期公開制度尚未形成之前 申請案通常是在准予專利後才公告 專利權 人的權利也從此開始生效 因此對申請人而言 若申請案件在短時間內能夠審定 似乎可以排除公開的必要性 相反的 對公眾第三人而言 除了藉由知道核准專 利之技術內容範圍 避免侵權外 更希望知悉該案申請時所揭露之技術內容最大 範圍 期能避免重複研發 因此則無法排除公開的重要性 二 適合我國可行作法之分析 依我國現行專利法規 申請案雖於公開前已核准並公告於專利公報 取得專 利權者 該案申請時之技術內容仍將自申請日或最早優先權日後經過 18 個月刊 載於發明公開公報 由於專利相關法規並無明確規定 致現行這種先公告後公開 的作法 似乎與早期公開制度原意不一致 若將前述 4 種態樣作法引進我國 何種作法較為妥適 分析如下 如表三 32

35 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 表三 各專利主管機關早期公開前核准審定案件之態樣 導入我國之法制作業調整可行方案分析 態樣 與我國現行專利法之差異 可行方案 1. 如採歐洲專利局之 同時公告與公開 增 訂 此 種 態 樣 為 專 利 主 管 作法 係分別進行公告及公開作業 機 關 得 依 職 權 予 以 提 早 公 還是要求公告與公開的時間點一致 開 之 事 由 而 分 別 進 行 公 此種方式可能產生法律解釋上之爭議 告 及 公 開 作 業 減 少 法 律 一 同時 2. 如採澳洲之 公告時應包含申請時之 解釋之爭議 公告與公開 說明書 作法 可能係採在公告時一 併包含申請時之說明書 申請專利範 圍及圖式 惟須另將我國現行專利法 細則規定之專利公告項目予以調整 1. 可能發生核准專利案未完成領證程序 而並未公告 因此該案仍會續行公開 二 公告 作業 後不公開 2. 亦可能發生因為該案件已完成公開準 備程序後 才完成繳費領證程序 造 成少數案件產生公告後會再公開 增訂不予公開之事由 可能 須參考俄羅斯之作法 明定 一合理充裕的公開準備時間 點進行管制 以減少公告後 又再公開之情事 英國專利法明定在發明專利申請案公開 後 至核准專利前 公眾第三人均可向 三 公開 英國智慧財產局提出該申請案不具可專 前審定者須 利性之意見 如果在早期公開前就已審 待公開後才 定之申請案 因尚未公開 所以會等該 公告 案公開後至少 3 個月的期限 如果沒有 第三人提供意見 則會續行公告作業 增 訂 允 許 公 開 後 至 公 告 前 之第三人提供不具可專 利 性 之 意 見 外 還 須 參 考 英國專利法增訂早期公開 前 審 定 之 3 個 月 規 則 3 months rule 1. 僅有巴西明定申請案公開後才啟動實 不僅須於專利法明定早期公 開後始進行實體審查之規定 體審查 其餘 4 局未明定 2. 法國申請案在公開前 申請人可取得 外 可能還須參考法國工業 四 公開 該案之初步檢索報告 並可藉由初步 產權局之作法 增加早期公 後才啟動實 檢索報告之評價 決定是否續行審查 開前提供初步檢索報告予申 體審查 在該申請案公開準備程序完成前 如 請人之程序 改變我國現行 果撤回申請案 或未提出申復而被核 檢索報告作業方式 駁 可以不被公開 33

36 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 一 同時公告與公開 歐洲專利局及澳洲係於專利法中明定此種態樣產生時 應於公告時 一併將該案申請時之技術內容予以公開 歐洲專利局是採行 同時公告 與公開 102 而澳洲則是採行 公告時應包含申請時之說明書 103 由 於我國現行專利法並未予以明定 如要採行同時公告與公開之作業模式 則修法之可行方向 其一是參照歐洲專利局及澳洲之方式 於專利法第 37 條增訂條文 直接明定此種態樣發生時應 一併公告與公開 或 公告時應包含申請 時之說明書 如採歐洲專利局之 同時公告與公開 作法 解釋上可 能係分別進行公告及公開作業 但儘可能在最接近的時間點 而不會解 釋要求公告與公開的時間點一致 惟此種方式仍有可能產生法律解釋上 之爭議 如採澳洲之 公告時應包含申請時之說明書 作法 解釋上可 能係採在公告時一併包含申請時之說明書 申請專利範圍及圖式 而不 再於公開作業時辦理該案申請時之技術內容的公開 因此須另將我國現 行專利法細則規定之專利公告項目 104 予以調整 惟此一作業方式將徒增 額外的法制調整及公告 公開準備作業 尚難具有其實益 其二是將此種態樣明定為專利主管機關得依職權予以提早公開之事 由 雖然歐洲專利局 澳洲及日本均非採行此種立法方式 惟採行此種 模式 將可避免日後衍生條文解釋上是否要求公告與公開的時間點一致 之爭議 同註 34 patent application shall be published at the same time as the specification of the European patent when the decision to grant the patent. 103 同註 72 the patent request and complete specification have not already become open to public inspection, the notice mentioned in paragraph (5)(b) must include a statement to the effect that the patent request and specification are open to public inspection. 104 參見專利法施行細則第 83 條

37 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 二 公告後不公開 美國 韓國 德國及俄羅斯對於早期公開前已審定核准之專利 僅 公告核准之技術內容而不公開申請時所揭露之技術內容 主要考量的因 素 推測應係認為早期公開 18 個月的保密期限 是公眾第三人合理的等 待期間 既然若能於保密期限屆至前就能核准並公告專利 公眾第三人 即可知悉該專利的保護範圍 因而無需再將申請時之技術內容予以公開 實務上 以美國為例 此種方式由於可能發生核准專利案未完成領證程 序而並未公告 因此該案仍會續行公開作業 但亦可能發生因為該案件 已完成公開準備程序後 才完成繳費領證程序 造成少數案件產生公告 後會再公開 俄羅斯在專利法中明定自申請日後 12 個月內核准之專利案 才不公開申請時之技術內容 推測可能基於前述美國此種特例因素 而 採行類似延長公開準備期間之作法 可以使核准之發明專利案在完成繳 費領證程序前 仍未完成公開準備程序 避免發生公告後再公開之情事 因此 如果我國欲採行此一作業方式 必然亦會產生相同無法避免 之現象 除了必須於專利法第 37 條增訂不予公開之事由 甚至可能須參 考俄羅斯之作法 明定一合理充裕的公開準備時間點進行管制 以減少 公告後又再公開之情事 惟此一作業方式將徒增額外的法制調整及公開 準備作業 尚難具有其實益 再者 當申請案可以無須將申請時之技術內容揭露予公眾第三人知 悉 不僅使第三人減少公眾審查之相關資訊 更容易造成無法獲知何種 先前技術於申請時提出 導致產業技術重複投資 無法及早進行改良創 新 不利產業發展 三 公開前審定者須待公開後才公告 英國及加拿大對於早期公開前已核准之專利 採行先辦理公開後再 續行公告之原因 因為英國專利法明定在專利申請案 18 個月公開後 至 核准專利前 公眾第三人均可提出該申請案不具可專利性之意見 因此 如果在早期公開前就已審定之申請案 因尚未讓公眾第三人進行公眾審 35

38 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 查 所以考量第三人之利益 會等該案公開後至少 3 個月的期限 如果 沒有第三人提供意見 則會續行公告 我國在 92 年 1 月 3 日三讀通過之專利法廢除異議制度以前 設有異 議制度 即將核准專利公告後 3 個月期間內公告 第三人如發現不具可 專利性之事由時 可提出異議 惟英國 公開後至公告前 之第三人檢 視制度 與我國舊有之異議制度不盡相同 由於我國現行專利法並未具 有此種 公開後至公告前 之第三人檢視制度 因此 如果欲採行此一 作業 則不僅要增訂允許 公開後至公告前 之第三人提供不具可專利 性之意見外 還須參考英國專利法增訂早期公開前審定之 3 個月規則 3 months rule 惟此一作業方式勢將增加法制調整及公開準備作業之複 雜度 尚難具有其實益 四 公開後才啟動實體審查 中國大陸 印度 巴西 法國及墨西哥 僅有巴西明定申請案公開 後才啟動實體審查 其餘 4 局並未明定 而係藉由相關細則或審查基準 內容推定其採行公開後才啟動實體審查 由於該 5 局採行此種作業方式 的本意可能不盡相同 但此種作業方式似乎最符合早期公開制度的原意 可使公眾第三人獲取申請案取得申請日之相關技術資訊 以法國為例 申請案在公開前 申請人可取得該案之初步檢索報告 並可藉由初步檢 索報告之評價 決定是否續行審查程序 在該申請案公開準備程序完成 前 如果撤回申請案 或未提出申復而被核駁 可以不被公開 因此 我國如欲採行此一作業方式 則不僅要於專利法明定早期公 開後始進行實體審查之規定外 可能還須參考法國之作法 增加公開前 提供初步檢索報告予申請人之程序 如此不僅能提供第三人充足的申請 案相關資訊 也能讓申請人有足夠資訊判斷是否續行審查 惟此一作業 方式亦將徒增法制調整及公開準備作業之複雜度 並改變我國現行檢索 報告作業方式 尚難具有其實益 36

39 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 37 37

40 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 陸 早期公開前核駁審定案件之公開可行作法 一 各專利主管機關作法分析 參照前述各國法規規定 其中公開前啟動實體審查的專利主管機關 如美國 日本 歐洲 韓國 德國專 英國 澳洲及法國等局有相關規定可供參考 其對 於早期公開前已核駁審定之申請案 是否續行公開作業 似乎多數均採不予公開 的處理方式 雖然多數專利主管機關原則採不予公開 惟考量 18 個月保密期限 時間點之前均有可能發生核駁審定 為有利於公開作業管制 均以是否完成公開 準備程序作為切割時間點 在完成公開準備作業程序前已核駁者不予公開 完成 公開準備作業程序後 始核駁審定 則仍續行公開作業 澳洲雖會在公報上公告 核駁通知 但不公告專利說明書之技術內容 二 適合我國可行作法之分析 對於早期公開前已核駁審定之發明專利申請案是否續行公開作業 本文所列 舉各國規定 其作法大致上與撤回申請案件的處理模式一致 亦即在公開準備工 作完成前被核駁者不會公開 這可能是基於保護申請人的觀點考量 因為核駁之 申請案公開後 其申請時之技術內容將成為公共財變成任何人均得使用 申請人 將喪失其技術以營業秘密保護之可能性 然而若是由公眾第三人利益的觀點來考 量 將核駁之申請案公開後 將可使其他申請人對該技術的未來進展與可專利性 在資訊充足的情況下提早作出決定 例如是否繼續研發類似技術 而使研發投資 更有效率 這就產業整體發展來說 是有其助益的 雖然對申請人而言 其申請案被核駁之前 通常已可藉由檢索報告及審查意 見通知 衡酌是否續行或撤回 但考量核駁案件之內容已不具可專利性 對第三 人利益的影響相對較小 因此早期公開前已核駁審定之申請案 可採行多數國家 基於保護申請人利益之觀點 於公開準備作業程序完成前被核駁者 不予公開 但於公開準備作業程序完成後始被核駁者 仍續行公開之方式 惟我國現行專利 法對於不予公開之事由尚未包含 公開前核駁審定者 因此於專利法第 37 條 中增列不予公開之事由 將可避免日後衍生適法性之問題 38

41 本月專題 公開前已審定之發明專利申請案是否續行公開作業之研究 柒 結論 各國鑑於發明專利申請數量增長幅度遠大於審結速度之因素 無不想盡辦法 修改作業模式或是增加審查人力 無非希望能減輕審查人員的負荷 儘早審結積 案 各國審查之速度有快有慢 因此專利審查的制度從逐案實體審查制演變至延 緩審查制 再進一步發展成結合延緩審查與早期公開的制度 或是結合延緩審查 初步檢索報告與早期公開的制度等不同組合的方式 我國目前結案量與審查速度 已大幅提升 開始衍生早期公開前審定之案件是否續行法定公開作業的相關議 題 雖然各國並無一致性的作法 惟仍藉由彙整分析其不同型態 作為我國此一 議題處理方式之參考 並進而提供專利法增修之可行性方向 採行同時公告及公開之作法 較符合平衡專利權人及第三人之利益 至於公 開前已核駁審定之申請案 採行完成公開準備工作前則不予公開之方式 一方面 維護申請人之權益 使其申請案的技術內容不致因公開而成為公共財 申請人有 機會改以營業秘密方式保護 另一方面由於核駁之案件與公告技術相關 但不具 可專利性 對於公眾第三人亦不至於造成重複研發 產生不確定性之問題 基於專利制度不僅要考量國內產業及制度需求 還須審酌與其他國家間的專 利調和 更要配合不同時空背景下經濟發展各項要件機動調整 才可能兼顧保護 本國產業研發及吸引國外技術進入我國申請專利 進而維持永續經營發展 39

42 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 葉士緯 * 洪菁蔓 ** 周光宇 * 摘要 依我國現行專利法規定 申請發明專利時 以申請書 說明書 申請專利範 圍及必要圖式齊備之日為申請日 惟專利說明書之撰寫須備具一定格式 因而可 能影響申請人取得申請日之時效 故有申請人反映希望透過更簡便的方式 例如 類似美國臨時申請案制度 以利申請人及早取得申請日 本文先就美國與澳洲臨 時申請案制度內容進行重點回顧 再整理日本及韓國對於臨時申請案制度的看法 與作法 進而分析我國導入臨時申請案制度之可行性 以作為我國是否調整相關 規定之參考 關鍵字 發明專利 臨時申請案 * ** 40 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利助理審查官 作者現為經濟部智慧財產局專利一組約聘事務員

43 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 壹 前言 依我國現行專利法規定 申請發明專利時 以申請書 說明書 申請專利範 圍及必要圖式齊備之日為申請日 專利法第 25 條第 2 項 惟專利說明書之撰 寫須備具一定格式 因而可能影響申請人取得申請日之時效 故有申請人反映希 望透過更簡便的方式 例如類似美國臨時申請案 Provisional Application 以下稱 臨時案 制度 以利申請人及早取得申請日 臨時案制度中 申請人先提出臨時案申請並取得申請日後 若在臨時案存續 的 12 個月有效期間提出非臨時申請案 Nonprovisional Application 以下稱正式 案 的專利案申請 則正式案專利權期限的算法是從正式案申請日起算 20 年屆 滿 因此申請人可較早取得有效申請日 臨時案申請日 而且其專利權期限最 多可延後 12 個月 以達到取得較早申請日 並享有延後專利權期限到期日之效 果 這對某些需要花費較長研發期間 致其產品試驗成功時間較晚的產業 例如 醫藥產業 而言 運用臨時案制度是相當常見的作法 1 對此 經濟部智慧財產局 以下簡稱智慧局 先就美國臨時案制度與我國 現行制度作比較 如表 1 初步認為我國現行制度已大致涵蓋美國臨時案制度 特點 若再藉由修法放寬專利申請案取得申請日之要件 例如 不須申請專利範 圍 或可滿足申請人需求 故原本評估結果為 不建議導入美國臨時案制度 並已於 104 年 5 月 14 日對外舉行公聽會說明 哈金的專利自學手冊 美國暫時專利申請案 最 後瀏覽日 2015/12/02 參見智慧局 104 年 5 月 14 日 研議放寬取得專利申請日要件 以 PCT 申請案作為我國專利申 請案 延後中文本補正期間及增訂回復優先權主張之可行性 公聽會議題說明資料 最後瀏覽日 2015/12/02 41

44 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 表 1 美國臨時案制度與我國現行制度之比較 美國臨時案制度特色 我國相對應制度與可行作法 提供發明人以較低之申請費用取得申 我國申請費用相對便宜 且為請求實體審 請日 並有 12 個月時間評估其發明的 查制 申請人取得申請日後 3 年內都可 商業潛力 提出實體審查 等同於有 3 年評估期間 未限制專利說明書格式 可藉由修法 放寬專利申請案取得申請 日之要件 例如 不須申請專利範圍 未限制申請語文 我國已接受申請人以 9 種外文與簡體字 文本提出申請 可據臨時案提出正式案 並主張臨時 美國申請人實務上多採用主張臨時案有 案之有效申請日利益 或直接將臨時 效申請日之利益提出正式案 其精神已 案改請為正式案 見於我國國內優先權制度 實務上 國內已有申請人運用美國臨時案制度在美國先取得臨時案申請日 並為後續之正式案據以主張優先權 其臨時案的說明書格式 可能為簡報檔 提 案書手稿或圖式 我國現行國內優先權制度儘管已大致涵蓋美國臨時案制度之優 點 惟國內優先權之先申請案 其說明書須符合現行專利法及其施行細則所規定 之格式 與美國臨時案可以不拘形式的說明書格式取得申請日 仍有落差 我國如導入臨時案制度 國內申請人將可先於國內提出臨時案申請後 再到 國外提出專利申請並主張我國臨時案之優先權 有利於國內申請人儘速進行專利 布局 是以 國內申請人對於導入臨時案制度仍有需求 然而我國如欲導入臨時案制度 必須在其他國家承認我國臨時案申請日之前 提下始有實質效益 再就導入臨時案之可行性進行評估 目前實施臨時案制度之國家 以美國與澳洲較為所知 茲先就美國與澳洲 之臨時案制度內容進行重點回顧 再整理日本及韓國對於臨時案制度的看法與作 法 進而分析我國導入臨時申請案制度之可行性 以作為我國是否調整相關規定 之參考 42

45 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 貳 臨時申請案制度 一 美國臨時案制度 經彙整美國專利商標局 USPTO 網站說明 3 美國專利相關法規與美國代 理人相關經驗等 可歸納出美國臨時案之特點 限制與目的 ㄧ 特點 1. 類似國內優先權概念 4 1 美國導入臨時案制度之緣由 係基於美國國民在美國提出專利申請案 相較 於外國人依據巴黎公約向美國提出申請並主張國際優先權之專利申請案 因 其審查基準時點相差可達一年 而有不平等之議 5 為此 美國依關稅暨貿 易總協定 GATT 烏拉圭圓桌會議協議 於 1995 年 6 月 8 日導入臨時案 制度 對於首次在美國申請的專利申請案 提供一種費用較低的申請制度 優惠對象包括美國申請人及國外申請人 其作用在於為後續的正式案先取得 一個有效申請日 使申請的發明適用於 專利申請中 Patent Pending 的狀態 2 臨時案經 USPTO 受理後即取得一有效申請日 其存續期間係自該申請日起 12 個月 超過 12 個月但未滿 14 個月時 可繳交規費申請復權 3 臨時案申請成立後 申請人可以在臨時案存續的 12 個月內 依以下 2 個作 法申請為正式案 參照圖 1 A. 主張臨時案優先權 類似我國主張國內優先權之作法 係將臨時案視為國內優先權制度 中之先申請案 並據此技術內容提出相對應的正式案 以享有臨時案較 USPTO, Provisional Application for Patent, (last visited Dec. 2, 2015). MPEP 2701 IV. DOMESTIC BENEFIT UNDER 35 U.S.C. 119(e) Domestic priority under 35 U.S.C. 119(e) to one or more U.S. provisional applications is not considered in the calculation of the twentyyear term. See 35 U.S.C. 154(a)(3). 日本特許廳 大 研究者等にも容易な出願手 について easy_syutugan.htm 最後瀏覽日 2015/12/02 43

46 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 B. convert Extension of the Extended Missing Parts Pilot Program. Federal Register 80(8); Jan.,2015, p

47 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 5 正式案與臨時案之間必須具明確關聯性 且在提出正式案時 須將該關聯 性 臨時案之申請案號 記載於申請資料表 8 中 亦即正式案之申請專利範 圍必須為臨時案說明書之技術內容所支持 6 為使正式案享有較早有效申請日之利益 申請人必須於提出正式案之申請 日起 4 個月內 或臨時案申請日起 16 個月內 以較晚者為準 提交申請 專利範圍 7 臨時案提出後 申請人不得修正其內容 然採用主張優先權案作法提出正 式案申請之同時 可增加新的發明事項 new matter 正式案所揭露之發 明中 已揭露於臨時案之部分 其專利要件判斷基準日為臨時案的申請日 但新增而未揭露於臨時案之部分 其專利要件判斷基準日則為正式案的申 請日 8 申請人原以正式案提出申請並取得申請日 也可於其申請日起 12 個月內將 正式案改請為臨時案 儘管臨時案不公開 但是改請為臨時案後的原正式 案除非還來得及從公開名單中撤除 否則還是有可能被公開 而且正式案 改請為臨時案後 由於臨時案不能主張優先權 9 因此原本正式案主張的優 先權將不被採認而取消 未限定專利說明書格式與申請語文 11 1 臨時案申請之說明書格式不拘 只要內容能完整清晰地呈現發明的詳細說 明 製造過程與使用 以使該領域具通常知識者所能實現與使用即可 2 臨時案申請時只要檢附申請書與說明書即可先取得申請日 不須有申請專 利範圍或圖式 但是仍建議檢附必要圖式 以免後續提出正式案申請時發 生支持性的問題 3 若申請人以非英文說明書提出臨時案申請 且未檢附翻譯本 不影響其申請 Application Data Sheet 格式請參照 參照美國專利法 35 U.S.C. 111(b)(7) USPTO, Converting Patent Applications, petitions/22-converting-patent-applications (last visited Dec. 2, 2015). 參照美國專利法 35 U.S.C. 111 b 35 U.S.C. 112 a 美國專利法施行細則 37 CFR 1.78 a 5 45

48 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 日之取得 惟 USPTO 會通知申請人補正臨時案說明書之全文英譯本與翻譯 內容正確之認證聲明 申請人嗣後提出正式案申請並主張臨時案優先權時 如尚未補正臨時案說明書之英譯本與翻譯內容正確之認證聲明 USPTO 會 再發函通知申請人於 2 個月內補正 補正期限得展延 展延期限依 37 CFR a 之規定 最長得為 5 個月 12 申請人逾限未補正者 必須放棄 主張該臨時案優先權 或放棄正式案申請 3. 有關發明人之規定 1 臨時案的所有發明人均必須具名 2 正式案的發明人至少必須有一位與臨時案一致 申請人則可以不同 二 限制 1. 設計申請案無法適用臨時案之規定 2. 美國臨時案之說明書不會公開於公開公報 13 亦不會進入實體審查 因 而亦無法取得專利權 3. 臨時案無法據國際優先權基礎案或國內先申請案主張優先權 及較早 優先權日之優惠 三 目的 1. 在提出費用較高的正式案前 提供費用較低 14 的簡易申請程序 使申 請人有 12 個月時間評估發明的商業潛力 經洽詢美國專利代理人與實務案例研究得知相關訊息 美國臨時案之說明書內容在任何條件下都不會公開於公開公報 惟被美國正式案主張優先權的 臨時案 一旦正式案自申請日起 18 個月後被公開時 被主張優先權之臨時案會列入該正式案 的相關文件 其申請歷程 File Wrapper 可經由美國專利商標局 USPTO 之 PAIR Patent Application Information Retrieval 系統查詢 若臨時案未被正式案主張優先權 或雖被正式案 主張優先權 但正式案尚未公開者 無法查詢其申請歷程 即 PAIR 系統查無資料 現行依申請人實體規模 大 中 小 基本費用為 260/130/65 美金 正式案基本費用依申請人 實體規模基本費用為非電子送件 680/340/270 美金 電子送件 280/70/70 美金 另外尚有包括 檢索費 審查費等其他費用 整體而言 申請一件臨時案所需規費大約是申請一件正式案所 需規費的 1/10 參見鄭裕涵 淺談美國臨時申請案 眾律國際法律事務所網站 zoomlaw.net/files/ php 最後瀏覽日 2015/12/02

49 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 2. 取得發明內容在美國官方的專利有效申請日 3. 臨時案存續的 12 個月期間 准許在商品行銷上標註 專利申請中 4. 臨時案可依巴黎公約作為國際優先權基礎案 即 USPTO 可據臨時案核 發優先權證明文件 15 其中 據臨時案核發之優先權證明文件即是申 請人最初申請時所遞送之文件 可立即且安全地開始該發明的商業行銷 以避免發明被剽竊 綜觀美國臨時案之主要特點 係申請人於提出臨時案申請時 未受專利說明 書格式與申請語文所限制 且較正式案申請費用低 再者 臨時案成案後 申請 人可在其存續的 12 個月內 提出正式案申請並主張臨時案為其優先權 或是將 臨時案改請為正式案 採用改請案的作法可以較早獲得審查 然而以主張優先權 案與改請案的專利權期限相較 主張優先權案可使申請人較早取得有效申請日 並獲得專利權期限屆滿之日延後最多 12 個月之效果 因此實務上 申請人多採 用主張優先權案之模式提出正式案申請 二 澳洲臨時案制度 澳洲臨時案制度 其精神與美國臨時案制度相似 目的在提供一種費用較低 17 的申請方式 使申請人儘早取得一個優先權日 以利申請人考慮其發明是否有進 一步申請為正式案 Complete Application 的價值 申請人可在提出臨時案申請 並取得申請日後 在臨時案存續的 12 個月期間內 提出正式案申請並主張該臨 時案的優先權 臨時案取得申請日的 12 個月後即失效 亦不得再被主張優先權 另依據澳洲專利法第 38 條相關規定 在臨時案的存續期間內 可以被多個正式 案主張優先權 澳洲臨時案可為後續申請之發明專利 Standard Patent 與新型專 利 Innovation Patent 正式案主張優先權 18 此外 澳洲亦有正式案改請為臨時 以美國 臨時申請案 US60/909658P 為例 經檢索中國大陸 日本 歐洲 韓國 西班 牙 加拿大等各專利局公開公報 均有公開據美國臨時申請案主張優先權之資料揭露 是可知 各國有接受申請人據美國臨時申請案主張優先權之事實 經洽詢美國專利代理人得知相關訊息 依現行規定之申請費用 臨時案為 210 澳幣 發明正式申請案為 470 澳幣 新型專利申請案為 280 澳幣 若以電子送件減收 100 澳幣 IP Australia, Provisional application what to include, patents/apply-for-a-patent/provisional-application-what-to-include/(last visited Dec. 2, 2015). 47

50 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 案之制度 19 但是沒有臨時案改請為正式案之作法 在澳洲申請臨時案時 其說明書格式較美國有具體的限制 例如 一 專利說明書必須為英文 二 必須為 A4 單面格式 三 所有的頁面邊緣必須有足夠的空白處 至少 2.5 公分 此外 儘管澳洲臨時案不會公開技術內容細節 亦因不進行實體審查而無法 取得專利權 然會在澳洲專利公報 Australian Official Journal of Patents 上公開 發明名稱與申請人名稱 整體而言 澳洲臨時案制度與美國臨時案制度相似 經比對後有不同之處 如下 一 澳洲臨時案沒有改請為正式案的作法 即沒有美國臨時案可改請為正 式案之作法 二 澳洲臨時案限制專利說明書僅能使用英文 且對於說明書格式有較明 確的規定 20 三 澳洲正式案之實體審查為請求制 四 澳洲臨時案對應之正式案也適用於新型專利 三 日 韓對於臨時案之看法與作法 一 日本 在日本 有學術界的聲浪期望導入臨時案制度 因此日本特許廳曾 對臨時案制度的導入進行探討 其分析報告指出 IP Australia,Converting a patent application, patent-application-process/converting-a-patent-application/ (last visited Dec. 2, 2015). 美國法規對於臨時案說明書之版面並未明文規定 惟有 USPTO 審查官表示 臨時案之專利說 明書係比照正式案為 A4 格式 同註 5 與智慧局最初評估是否導入臨時案制度之分析論點相當一致

51 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 1. 日本為請求審查制 申請費用低 並且有國內優先權制度 已相當於美 國臨時案制度提供一種較便宜的申請方式 使申請人儘早取得申請日的 效果 因此並無導入臨時案制度之必要 以避免專利制度之複雜化 2. 貿然導入臨時案制度 開放不拘說明書格式 將可能造成申請人於提 出臨時案申請時之技術內容揭露不完整 致無法支持正式案之申請專 利範圍 而有無法獲得專利保護之虞 此與專利獎勵發明 促進產業 發展之意旨相違 至於申請語文 日本已可接受以英文文本提出專利 申請 3. 有部分業界意見表示 應當透過加入專利法條約 PLT 之準備以獲得 近似臨時案之效果 因而無須在日本導入臨時案制度 關於此點 近 期日本特許法修正案將引進 PLT 相關條文之規定 若正式導入後 則 等同導入臨時案制度 即專利申請案於申請時未記載申請專利範圍 也可獲得確保申請日之效果 22 因此 日本特許廳尚無導入臨時案制度之計畫 23 二 韓國 韓國自 2015 年 1 月施行之修正專利法 已放寬取得申請日的專利說 明書格式及語文種類等相關規定 24,25 1. 申請人可以用非韓文文件 目前僅接受英文 申請專利 並且在最早 優先權日 有效申請日 起 14 個月內 26 補正韓文翻譯 未補正者 則 視為撤回申請 經洽詢日本特許廳得知相關訊息 同註 22 彙整自 KIPO News Dec. 23, 與韓國專利事務所發表之文章 PanKorea Patent & Law Firm 網站 最後瀏覽日 2015/12/02 經洽詢韓國智慧局得知相關訊息 KIPO News Dec. 23, Overview on Revision of Patent Act and Utility Model Act: (Ease of requirement for language in the specification) When filing patent application, it will be possible to state the specification not only in Korean but also in a foreign language (current English only). Provided, that it is necessary to submit a Korean translation within the time limit (14 months from the earliest priority date). 49

52 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 KIPO KIPO

53 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 參 我國導入臨時案制度之可行性分析 一 導入臨時案制度之需求 依智慧局先前評估 初步認為我國現行國內優先權制度已大致涵蓋美國臨時 案制度特點 若參照 PLT 修法放寬申請發明專利取得申請日之要件 例如 不須 申請專利範圍 或可滿足申請人需求 故原本評估結果為 不建議導入美國臨 時案制度 然而在智慧局 104 年 5 月 14 日所召開的公聽會上 與會多數人士表示國內 目前已有不少申請人運用美國臨時案取得在美國之申請日 並據以主張優先權 惟美國臨時案之申請費用仍偏高 我國如能導入臨時案制度 提供申請人以較低 申請規費以及格式不拘之說明書先在我國取得申請日 使申請人至國外申請時據 我國臨時案主張國外優先權 27 將有利申請人之專利布局 為瞭解國人運用美國臨時案制度時所採說明書格式之實務 爰從智慧局專利 行政系統取得民國 100 年至 102 年間 我國申請人據美國臨時案主張優先權向我 國提出發明 新型專利申請案之案件資訊 分析主張美國臨時案優先權之前 20 大我國申請人 並從中隨機選取 100 件 檢閱主張臨時案優先權之優先權證明文 件 依其所附臨時案說明書格式類型統計如表 2 所示 在 100 件案件中 有將近 八成 76 件 為非英文或非完整專利說明書之格式 例如無申請專利範圍 論文 簡報檔 提案書或圖式 其中以簡報檔 提案書或圖式提出申請者合計有 36 件 27 參見智慧局 研議放寬取得專利申請日要件 以 PCT 申請案作為我國專利申請案 延後中文本補正期間及增訂回復優先權主張之可行性 公聽會議紀錄 最後瀏覽日 2015/12/02 51

54 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 表 2 據美國臨時案主張優先權向我國提出發明或新型專利申請案之臨時案說明書 格式分析 隨機抽樣 100 件 類型 件數 英文完整說明書 24 非英文或非完整專利說明書 ( 共 76 件 ) 簡報檔 提案書或圖式 36 論文 16 無申請專利範圍 15 完整中文說明書 5 無申請專利範圍 + 簡報檔 2 報告 + 簡報檔 2 合計 100 據上開統計數據顯示 多數的國內申請人為享有臨時案較早申請日之利益 其向 USPTO 所提出之臨時案說明書確有採用非英文或非完整專利說明書格式之 情事 再者 目前申請人若以中文說明書在美國先提出臨時案申請 嗣後提出正式 案申請並主張臨時案之優先權時 依 USPTO 現行規定 申請人必須補正臨時案 說明書全文翻譯與翻譯內容正確之認證聲明 我國若導入臨時案制度 申請人可 直接以中文說明書在我國提出臨時案申請 嗣後至美國提出正式案申請並據我國 臨時案主張優先權時 該優先權之說明書無須全文翻譯 此與美國臨時案相較 可減免臨時案說明書須全文翻譯及其認證程序 因此 國內申請人仍期望我國能導入臨時案制度 以利申請人以最簡便的格 式與較低的申請規費在我國儘速取得申請日 再到國外申請專利並主張我國臨時 案之優先權 俾利其進行專利布局 二 我國據臨時案核發優先權證明文件之效力 我國若採行臨時案制度 其他國家是否認可主張我國臨時案優先權之效力 是首先須要確認的課題 52

55 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 依據巴黎公約第 4A 條第 2 項及第 3 項之相關規定 任何依公約國或 各締約國之國內法規定 可取得申請日之國內申請案 應當被認定具有優先權效 力 日本特許廳於其審查基準第 IV 部第一章 中 即明定認可美國與澳洲之 臨時案優先權地位 儘管我國並非巴黎公約會員國 但是參照巴黎公約之精神 我國如導入臨時 案制度 可推知臨時案之優先權即應受 WTO 會員國或目前與我國相互承認優先 權之國家所認可 並接受依臨時案所核發之優先權證明文件 惟實務上各國是否 會接受申請人據我國臨時案主張之優先權 目前尚無法預為確認 三 導入臨時案對我國專利制度之影響 我國自民國 92 年 7 月 1 日導入國內優先權制度 其實質已涵蓋臨時案制度 之特色 二者性質極為相近 僅有稍微差異 例如 一 臨時案之說明書格式不拘 可儘早取得有效申請日 國內優先權先申 請案之說明書格式須符合專利法及其施行細則相關規定 始得取得申 請日 二 臨時案提出申請後 申請人不得申請修正其內容 國內優先權先申請 案申請後 申請人得申請修正其內容 三 申請人提出臨時案申請並取得申請日後 無論是否提出正式案 該臨 時案存續期間原則上為 12 個月 申請人主張國內優先權 於 15 個月 內撤回後申請案之優先權主張 其先申請案仍將續行程序 因此若導入臨時案制度 可能會增加我國現有專利制度的複雜性 若未適當 宣導 一般申請人恐怕難以區分並選擇對其最有利的申請制度 甚至可能因為不 諳制度特性而影響其權利 四 導入臨時案對申請人之影響 臨時案的專利說明書不拘格式 申請人可直接以其初步構想 論文 研發報 告 提案書或簡報檔等文件提出專利申請 儘早取得有效申請日 因此對申請人 而言 可有下列優勢 53

56 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 USPTO MPEP New Railhead v. Vermeer 2002 drill bit 35 U.S.C. 102 b 5,899,283 `283 ` U.S.C. 102 b `283 bit body sonde housing `283 `283 ` U.S.C. 119 e 1 35 U.S.C. 102 b 54

57 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 三 臨時案本身無法主張國際或國內優先權 四 臨時案提出申請後 申請人不得申請修正其內容 五 臨時案自申請日起的存續期間為 12 個月 期間內若未提出正式案申 請則視為放棄 因此申請人必須作好期限控管 五 導入臨時案對代理人之影響 代理人依其專業將申請人之技術文件內容改寫為符合專利申請要件之形式 由於臨時案申請時專利說明書不拘格式 且不須檢附申請專利範圍 因此代理人 可以有較充裕的時間準備正式案的說明書與申請專利範圍 相對而言 申請人既可以簡便的說明書格式與程序提出專利申請 那麼對於 代理人的業務可能會有下列影響 一 原本委任代理人運用國內優先權制度提出正式案申請的申請人 可能 改為自行提出臨時案申請 而不委任代理人 二 前述自行提出臨時案申請之申請人若於後續提出正式案時方委任代理 人 可能因為其自行申請臨時案之說明書所揭露之技術內容不完整或 格式過於簡略或繁瑣 而增加代理人撰寫正式案說明書之困擾 此外 倘日後正式案經審查比對臨時案 有變更實質或技術內容不被臨時案 支持之情事 而影響申請人權益 亦可能增加代理人與申請人之私權 訴訟 三 申請人提出臨時案僅為搶得有效申請日 其目的是為嗣後再到國外申 請專利並主張我國臨時案之優先權 如不在我國提出正式案申請 可 能影響代理人之業務量 四 申請人於提出臨時案申請後 有 12 個月評估期 之後可能不提出正 式案申請 或是從臨時案所涵蓋的多個技術內容中 僅篩選出一個技 術內容申請正式案 亦有影響代理人業務量之情事 55

58 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 六 導入臨時案對智慧局業務之影響 一 對申請案量之影響 就智慧局而言 臨時案相當於一種案件寄存的概念 無須公開 也 無須審查 或許會增加我國專利總申請案量 然而對增加正式案申請案 量之實質效果為何 以下將作進一步論述與分析 有非官方統計數據指出 以 2010 年為例 美國約有 48% 的臨時案被 放棄 29 因此申請人可以輕易提出申請 也可以輕易放棄 儘管有專利代 理人指出 我國廠商至美國申請臨時案 於 12 個月內再申請正式案的比 率高達 95% 以上 30 然而專利代理人所指稱之申請廠商可能是熟悉專利 布局規劃 且其目標包括美國市場而提出臨時案申請 因此放棄臨時案 的比率不高 而我國實施臨時案制度後 若以申請人整體觀之 後續會 再提出正式案之比率尚為未知 為瞭解國人運用美國臨時案制度之實務 基於 USPTO 年報及其相 關公開資訊 並無法直接得知我國人在美國申請臨時案案量及其利用 率 之 統 計 數 據 故 以 Thomson Innovation 資 料 庫 依 申 請 人 名 稱 下 載 ~ 期間之美國發明專利申請案公開案件相關資訊 並 進行統計分析 以瞭解我國申請人在美國申請發明專利的臨時案利用率 經篩選的申請人包括在我國申請發明案量較多 及智慧局於實務經驗上 受理發明專利申請案時 較常主張臨時案優先權之光電產業申請人 其 中臨時案利用率係指於統計期間內 該等申請人主張美國臨時案優先權 之正式案占其所申請正式案總件數的比率 結果顯示臨時案的利用率差 異懸殊 依申請人專利布局策略 分布在 0.1%~69% 之間 另為瞭解我國生技醫藥產業申請人在美國申請臨時案及其利用率之 數據 故以實務經驗上 我國從事生技研究並較常申請專利之申請人 Leonid Kravets, Why is the provisional patent application graveyard overflowing?startups and IP Strategy(Dec. 19, 2011), 同註 27

59 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 以相同檢索條件 由上述資料庫下載相關資訊後進行統計分析 並以相 同方式計算臨時案利用率 結果顯示 至美國申請生技醫藥領域發明專 利案件之我國申請人以學術研究機構為主 產業界則以原料藥廠為代表 生技醫藥領域申請人的臨時案利用率亦差異懸殊 依申請人專利布局策 略 分布在 12%~74% 之間 上述統計結果可知 我國半導體 通信網路暨生技醫藥等產業之申 請人在美國申請專利時 其臨時案的利用率依申請人專利布局策略有所 差異 最高約為 70% 左右 同時 為瞭解我國申請人向美國提出臨時案申請後 在我國提出發 明或新型專利申請案 並主張臨時案優先權之比率 故由智慧局專利行 政系統取得民國 100 年至 102 年間 我國申請人據美國臨時案主張優先 權向我國提出發明 新型專利申請案之案件資訊 並依據我國專利年報 公布之歷年國人發明 新型專利新申請案件數 計算臨時案之利用率 主 張臨時案優先權案占新申請案件數之比率 如表 3 所示 整體而言 我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明 新型專利申請案 之利用率約為 2% 由於發明案占大多數 主張美國臨時案優先權申請發 明案有 2,741 件 新型案僅 73 件 若單以申請發明案作統計 利用率 約為 4% 表 3 我國申請人據美國臨時案主張優先權向我國提出發明或新型專利申請案之利 用率 統計區間 民國 100 年至 102 年 專利類型 主張美國臨時案優 先權之申請案件數 件 新申請案件數 件 主張臨時案優先權占 新申請案件數比率 % 發明 2,741 68, 新型 73 72, 合計 2, , 由上述所得案件資訊中 進一步分析主張美國臨時案優先權之前 20 大我國申請人 統計結果顯示申請人多為光電產業公司 是以 我國人 據美國臨時案主張優先權向我國提出發明 新型專利申請案之產業別 多以光電產業為主 57

60 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 目前國內申請人期望我國能導入臨時案制度 係為儘速在我國取得 申請日 再到國外申請專利並主張我國臨時案之優先權 倘若申請人目 的僅在主張我國臨時案優先權 後續不在我國提出正式案申請 那麼臨 時案制度或許會增加我國專利總申請案量 然而對增加正式案申請案量 之實質效果則可能有限 更甚者 依我國現行專利制度 申請人所提之 專利申請案皆為正式案 實施臨時案制度後 申請人可有 12 個月時間評 估其發明商業潛力 並考慮是否有進一步申請為正式案的價值 倘若申 請人在提出臨時案的 12 個月後決定放棄 那麼相對於現行制度而言 反 而可能會減少正式案之申請案量 再者 由於臨時案本身無法主張優先權以享有更早且有效申請日之 利益 外國人如非以我國為第一局提出申請時 將無法以臨時案提出申 請 並主張其國際優先權 因此導入臨時案制度對外國申請人而言並無 太大實益 亦即外國人在臺申請之件數並不會因導入此制度而明顯增加 故可推知 運用臨時案制度應以本國人為主 二 對國內優先權制度之影響 為瞭解我國申請人對我國現行國內優先權制度的使用情形 由智慧局 專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間 我國申請人向我國提出發明 新型專利申請案並主張國內優先權之案件資訊 依據我國專利年報公布 之歷年國人發明 新型專利新申請案件數 計算國內優先權之利用率 主 張國內優先權案占新申請案件數比率 如表 4 所示 表 4 我國申請人向我國提出發明或新型專利申請案並主張國內優先權之利用率 統計區間 民國 100 年至 102 年 58 專利類型 主張國內優先權之 申請案件數 件 新申請案件數 件 主張國內優先權案占 新申請案件數比率 % 發明 1,072 68, 新型 , 合計 1, ,

61 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 整體而言 我國申請人主張國內優先權向我國提出發明 新型專利 申請案之利用率約為 1.05% 由於發明案占大多數 主張國內優先權申請 發明案有 1,072 件 新型案 354 件 若單以申請發明案作統計 利用率 約為 1.56% 另分別就主張國內優先權之國內發明申請案及新型申請案 依國際 專利分類號部號進行分析 結果如表 5 所示 主張國內優先權之國內發 明申請案以 G 部 物理 與 H 部 電學 為主 主張國內優先權之國內 新型申請案 則以 H 部 電學 與 A 部 生活日用品 為主 由上述所 得案件資訊中 分析主張國內優先權之前 20 大我國申請人 統計結果顯 示申請人以光電公司為主 學術研究機構與個人申請人亦會利用此制度 表 5 我國申請人向我國提出發明或新型專利申請案並主張國內優先權之國際專利 分類號部號分析 統計區間 民國 100 年至 102 年 國際專利分類號部號 發明案 新型案 A 生活日用品 14% 25% B 作業 運輸 13% 15% C 化學 9% 1% D 紡織造紙 0% 1% E 固定建築物 3% 5% F 機械 8% 14% G 物理 28% 13% H 電學 25% 26% 比較近 3 年我國人向我國提出之發明 新型專利申請案 主張美國 臨時案優先權與國內優先權之申請案件數 其中主張美國臨時案優先權 之申請案約 2,814 件 參見表 3 主張國內優先權之申請案約 1,488 件 參見表 4 主張美國臨時案優先權之申請案約為主張國內優先權之申 請案的 2 倍 利用兩種制度之申請人略有不同 顯見臨時申請案之作法 或有需求 惟目前全球並無專利主管機關採國內優先權與臨時案並行制 是以 我國如導入臨時案制度 是否會影響申請人對國內優先權制度的 利用 尚難評斷 59

62 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 三 對實體審查之影響 參考 USPTO 目前審查之相關規定 美國專利審查手冊 MPEP 2163 II A 3 b 指出 如果原先申請案揭露之內容不能對每個請求項限制 條件提供支持 或是依申請人描述為基礎或關鍵的元件未被揭示時 審查 人員負有舉證責任 以解釋為何在該技術領域具通常知識者 無法在原先 申請案揭露之內容中 辨識出申請專利範圍所定義的發明描述 並據以拒 絕依美國專利法 35 U.S.C 或 365 c 提出之優先權主張 MPEP 說明有關先申請案揭露之充分性 為了享有較早申請案 之申請日的利益 後申請案必須是一個專利申請案 其發明內容已揭露 於先申請案 包含被主張優先權的母案或較早申請的正式案或臨時案 因此 先申請案所揭露的內容 必須提供後申請案之請求保護主體足夠的 支持及可據以實現 依美國專利法 35 U.S.C. 119 e 之規定 主張臨時 案利益的正式案 其請求保護主體必須足以被該臨時案的文字描述及圖 式 如果有圖式 所支持並據以實現 如果正式案的請求項不足以被臨 時案的文字描述及圖式 如果有圖式 所支持 該正式案的請求項就不 能享有臨時案申請日之利益 若經審認後申請案之申請專利範圍未充分 揭露於先申請案 或未能依先申請案揭露範圍據以實現時 2.09 與 2.10 等節定有教示審查人員製作審查意見之格式 從智慧局專利行政系統取得民國 100 年至 102 年間 我國申請人據 美國臨時案主張優先權向我國提出發明專利申請案之案件資訊 約 2,741 件 先從中隨機選取 100 件 檢視其優先權證明文件所附臨時案說明 書內容 篩選出約 30 件以非完整專利說明書格式 例如 僅附 3 4 張 圖式 簡報檔或期刊 申請美國臨時案之案例 再追蹤該臨時案在美國 被據以申請正式案後之審查歷程 其中可見臨時案說明書僅為幾頁圖者 而後據該臨時案主張優先權之正式案 亦獲准專利在案 檢視前述 30 件臨時案在美國被據以申請正式案後 USPTO 審查人員 發出的第一次審查意見通知 OA 內容 其中僅有 3 件 OA 揭示正式案 主張臨時案申請日之利益 惟所有被檢視之 OA 主文均未見論及正式案之 60

63 本月專題 我國導入臨時申請案制度之可行性探討 MPEP 1. MPEP MPEP USPTO USPTO 1 USPTO 61