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1 ATMAC Patent Services Ltd Macleod Trail SW, Suite 400 Calgary, Alberta, T2H 2K6 Canada 2017 年 1 月 24 日 電話 : +1 (403) info@atmac.ca 網頁 : atmac.ca 白皮書 : 加拿大發明發明專利申請須知 ( 熟悉美國專利制度者專用 ) 加拿大專利體系近似美國, 但二者仍有不同, 多了解總不是壞事 這份白皮書, 除說明兩國制度關鍵差異, 還附贈操作訣竅, 方便熟悉美國專利申請制度者運用, 好盡可能提高在加拿大提交申請發明專利的效益 綜觀加拿大及美國拿大及美國發明發明專利制度關鍵差異 加拿大 美國 寬限期 加拿大申請日起 1 年 有效申請日 (Effective Filing Date) 起 1 年 審查 請求實審時才需繳納審查費, 且可等 5 年才請求實審 申請之初即需繳納審查費, 如欲暫緩實審, 有額外規費 審查程序與審查委員的交鋒 若審查委員判斷可推進審查程序,OA 寄發及修正次數無上限 一般第二份 OA 即為終局 (Final) 處分, 需繳納額外規費提 RCE 才能啟動新一輪實審程序 顯而易見性核駁 引證案若為先申請案, 必已公開且可為發明人取得 ( 不得引用加拿大 申請在先 公開在後 的申請案 ) 引證案可為美國先申請案, 無論該美國先申請案何時公開 ( 得引用美國 申請在先 公開在後 的申請案 ) 延續案 分割案 (Divisional) 分割案 (Divisional) 連續案( Continuation) 部分連續案( Continuation-in-Part;CIP) 超項費 無 總項數逾 20 項, 需繳納總項數超項費 ; 獨立項逾 3 項, 需繳納獨立項超項費 ; 寫入多重附屬項, 需繳納多重附屬項費 廢案後復效無論原因, 廢案之日起 1 年內皆可請求恢復原狀 僅非因故意延誤所導致的廢案可能復效 年費 申請日第 2 年相應日起, 需逐年繳年費 專利公告日起第 4 第 8 第 12 年需繳下期年費 PCT 國家階段進入期限 只需額外加繳加幣 200 元規費, 最多可延至最早優先權日起算 42 個月 小實體企業員工總數 50 人以下 最早優先權日起算 30 個月 ( 非因故意逾期進入, 仍有機會繳額外規費加提 Petition 挽救 ) 員工總數 500 人以下 1 of 7

2 寬限期 加拿大申請日 ( 非優先權日 ) 起算 1 年 發明人公開揭露其發明後,1 年內就該發明在加拿大申請專利, 依加拿大專利法, 仍有機會取得加拿大專利 公開揭露者若為發明人本人, 或其他直接或間接自發明人知悉該發明者, 只要揭露距加拿大申請日加拿大申請日未超過 1 年, 皆不能用以作成新穎性或顯而易見性核駁 PCT 申請案若進入加拿大國家階段, 即視為加拿大申請案 加拿大發明專利 ( 或 PCT) 申請案可依巴黎公約主張優先權, 受到一或多個他國先申請案的庇護, 然而寬期限對發明人自身揭露的保護, 不會因巴黎公約優先權主張而進一步拉長 這與美國大不相同, 美國的寬限期是自美國申請案有效申請日 ( 即最早優先權日 ) 回推 1 年, 巴黎公約優先權確實能產生更大的屏蔽保障作用 操作訣竅 若需運用加拿大寬限期制度, 最早公開揭露之日起 1 年內, 請務必於加拿大 ( 或依 PCT) 申請專利, 巴黎公約優先權所能提供的緩衝時間在這裡派不上用場 時間序說明例 加拿大申請案必須必須於最早公開揭露之日起 1 年內申請 審查 請求制 加拿大智慧財產局 (CIPO) 實審標的, 僅限明確提出實審請求的發明專利申請案, 審查費也只在提交實審請求時需一併繳納, 最晚可等到加拿大申請日起滿 5 年才請求實審 這與美國大不相同, 美國暫時申請案 (Provisional Application) 只能爭取到 1 年時間, 一旦提交正式申請案 (Non-provisional Application), 就自動視為請求實審, 且需在新案申請之初或進入美國國家階段時繳納審查費 申請人如欲快速取得加拿大專利, 應在新案送件或進入國家階段時一併請求實審及繳納審查費 申請人若只是想以最少成本在加拿大卡位, 可先在加拿大提交申請案或進入國家階段, 但暫不請求實審 2 of 7

3 考慮暫緩實審者應注意, 加拿大申請日起算 20 年後, 加拿大發明專利的專利權期間就會屆滿, 而暫緩實審, 勢必推遲可以開始實施專利權的時間 反過來說, 對許多申請人而言, 為先爭取美國或其他國家的申請案准證 壓低初期投入成本, 值得付出加拿大申請案延後領證的代價 ; 其他國家核准後, 加拿大申請案可提修正, 寫入其他國家核准的請求項, 然後再繳納審查費請求實審 操作訣竅 原本只想申請美國發明專利的申請人, 其實不妨考慮在加拿大提交對應申請案, 不需先請求實審 不過是初期投資額外多了筆小開支, 卻可保留一併拿到加拿大專利權的可能 審查程序與審查委員的交鋒 OA 次數無上限回覆期一般 6 個月 加拿大專利申請案實審階段, 審查委員會寄發審查報告, 要求申請人修正答辯以克服相關問題 美國第二份 OA 通常就是 終局 核駁, 但加拿大鮮少出現終局核駁, 只要審查委員認為有助於推進審查程序, 仍有核准機會, 就會持續製發新的審查報告, 允許修正答辯, 毋需申請人支付額外規費 只有在完全陷入僵局或申請人為此要求之時, 加拿大審查委員才會寄發終局核駁 加拿大不僅沒有類似 RCE 的程序及 RCE 規費, 而且一般加拿大 OA 回覆期間長達 6 個月, 不需額外支付延期費 這和美國不大相同, 美國申請人若想等 6 個月才回覆 OA, 通常必須額外付費請求延期 顯而易見性核駁 引證文獻文獻必已公開 待審查請求項的審查基準日當天, 若一文獻尚未公開, 即為祕密文獻 (Secret Reference), 而加拿大審查委員不能引用祕密文獻製發顯而易見性核駁 ; 換言之, 只要所請發明與一先前技術文獻不完全相同, 審查委員只能引用已公開 可為發明人取得的資料, 指稱該不同之處顯而易見 這與美國大不相同, 申請前尚在保密狀態 無可取得的 祕密 先前技術文獻, 美國審查委員也可用以作成顯而易見性核駁 正因有前述法規區別, 單純引用 pre-aia 35 U.S.C. 102(e) 或 AIA 35 U.S.C. 102(a)(2) 先前技術文獻的美國非顯而易見性核駁, 加拿大審查委員不可能直接套用 而且加拿大申請案件量相對較少 ( 也就是, 引用祕密先前技術文獻作成新穎性核駁的機會不是那麼多, 這點加拿大和美國一樣, 祕密文獻可用作新穎性核駁引證資料 ), 因此加拿大所能拿到的專利範圍, 常比美國還大 操作訣竅 美國案的非顯而易見性核駁, 如果只引用了 pre-aia 35 U.S.C. 102(e) 或 AIA 35 U.S.C. 102(a)(2) 先前技術文獻, 或可考慮在加拿大案寫入同樣的請求項, 這樣的請求項在加拿大也許不需修正答辯就能核准 3 of 7

4 延續案 必須是真的 分割案分割案 加拿大有兩類發明專利申請案 : 一般發明專利申請案 ( 包括 PCT 進入加拿大的國家階段申請案 ), 以及 ( 發明說明及圖式與母案相同, 但寫入不同請求項的 ) 分割案 加拿大不像美國, 沒有連續案和部分連續案 美國案有個常見的申請策略 : 第一件申請案裡, 先接受已經核准但未臻理想的請求項, 然後再就同一發明提交連續案, 想辦法拿到更理想的專利範圍 但這個策略在加拿大行不通, 原因是, 分割案所請發明若與母案重疊, 其請求項將遭遇重覆授權 (Double Patenting) 核駁, 而且加拿大並無期末拋棄 (Terminal Disclaimer) 制度, 想克服重覆授權核駁, 只能刪除分割案與母案所請發明相同的請求項 操作訣竅 盡早寫入申請案所能支持的全部請求項, 即使這些請求項指向不同發明 為避免分割案因重覆授權而無效, 應被動等 CIPO 要求分案, 不宜由申請人主動研判分割 請求項 無超項費及多重附屬項費 加拿大發明專利申請案並無請求項數限制, 不會有超項費問題, 且可寫入 多重附屬 項, 多重附屬於其他多重附屬項也無不可 這和美國大不相同 : 美國案總項數逾 20 項, 每項加收總項數超項費 ; 獨立項逾 3 項, 每項加收獨立項超項費 ; 若有多重附屬項, 另需繳納多重附屬項費 操作訣竅 如果外國對應案不只一件, 就打包整個申請案家族的請求項, 通通寫進單一一件加拿大申請案裡 假使外國對應案之後新增請求項, 可考慮在加拿大提主動修正, 爭取在領證前把這些新增請求項寫進加拿大申請案裡 一網打盡各種大小不一的請求項, 可最大化加拿大專利的保護範圍 廢案後復效 一年內, 任何事由皆無不可 申請人未作為導致加拿大申請案廢案, 一年內可請求復效, 申請人只需提交請求書 繳納加幣 200 元規費 完成原本應有的作為, 毋需滿足已盡注意責任 (Due Care) 非因故意 (Unintentional) 等額外要件 比方申請人想先在另一個國家拿到核准處分, 或為了節省開支, 決定暫緩審查 故意讓申請案廢案, 加拿大准許申請人事後請求恢復原狀 但若廢案之日起 1 年內未請求復效, 申請案即宣告 死亡, 無法再回復原狀 1 年的期限無法延長, 所以無論如何一定要搶在 1 年內辦理, 否則會永遠失去專利 ( 申請 ) 權 操作訣竅 加拿大申請案已經核准, 但外國對應案還在修正請求項, 此時可考慮先不辦理領證, 讓加拿大案先暫時技術性廢案, 然後就有 1 年的緩衝, 可以等外國對應案的請求項定案, 再把新增的請求項寫入加拿大申請案裡, 在加拿大請求復效並辦領證 4 of 7

5 年費 申請日第 2 年相應日起逐年需繳 加拿大發明申請案及專利, 皆需自加拿大申請日第 2 週年相應日 (The 2 nd Anniversary of the Canadian Filing Date) 起逐年繳納年費 這和美國大不相同, 美國發明專利年費只有三期, 分別在公告日起第 4 第 8 第 12 年時需繳納 專利申請期間到期的年費, 必須由代表申請人的加拿大專利代理人繳納 專利授權後, 任何人都可代表專利所有權人繳年費 操作訣竅 若想節省年費繳納服務費, 可考慮請專利代理人一次預繳複數年年費 依加拿大專利年費線上繳費系統設計, 單一一次繳費並無期數限制, 繳滿 20 年年費不一定需分 18 次逐年繳, 例如一次繳 5 年年費, 前後只需分四次繳, 即可大幅壓低專利代理人的服務費 PCT 國家階段進入期限 優先權日起 42 個月 依規定,PCT 案應於最早優先權日起 30 個月內進入加拿大國家階段, 話雖如此, 只要額外繳納加幣 200 元, 最晚其實到最早優先權日起 42 個月時, 都還能進入加拿大 除了加幣 200 元之外, 申請人毋需為逾時進入提出任何理由或說明, 不管是為了遞延國家階段進入成本, 又或想等其他國家的對應案先核准, 拖到 42 個月的最後一刻才進入國家階段, 在加拿大完全沒有問題 然而,42 個月的期限日一過, 再不會有機會進入加拿大國家階段, 沒有任何法條准許 42 個月的期限再往後延, 所以無論如何一定不能錯過此一期限, 否則在加拿大會永遠失去專利 ( 申請 ) 權 5 of 7

6 小實體優惠 50 人以下企業適用 CIPO 多項規費有小實體半價優惠, 加拿大的小實體申請人可以是 50 人以下企業或大學, 與美國 500 人以下企業或大學的定義不同 此外, 加拿大小實體資格只有一個判斷時點 : 進入加拿大專利體系之時, 也就是加拿大國內申請案的申請日, 又或是 PCT 案進入加拿大國家階段的進入日 主張小實體資格需遞交小實體宣誓書, 一旦依法建立此一資格, 即使之後原申請人員工數增加或轉讓換手, 該申請案及後續取得的專利, 仍可繼續適用所有小實體規費優惠 這與美國大不相同, 美國申請案及專利能否適用小實體或微實體優惠, 必須在申請期間及專利有效期間重覆確認, 一旦有變, 還需通報 USPTO, 並以實際適用實體繳納後續規費 加拿大和美國發明發明專利制度的專利制度的其他其他區別 除了前述分別, 加拿大和美國發明專利制度, 還有以下不同之處 : 加拿大沒有 IDS 呈報義務, 申請人只需提交官方指定文件 ( 不像美國, 各項申請人所知攸關可專利性判斷的文獻都需呈報 ) 無申請審查歷程禁反言 (Prosecution History Estoppel), 申請審查過程所提答辯修正, 不得用以解讀加拿大公告專利個別名詞含括範圍 ( 不像美國, 案卷記錄下來的答辯 申請審查期間的修正, 訴訟時都可能被用以限縮或解讀其專利範圍 ) 加拿大有加速審查選項, 不論大小實體, 統一收費加幣 500 元 ( 不像美國, Track-1 優先審查需收大實體美金 4000 元, 小實體 2000 元, 微實體 1000 元 ) 環保相關發明申請案在加拿大可免費加速審查, 申請人只需簽署宣誓書, 說明所請發明商業化將有助解決或減輕環境所受負面衝擊 維護自然環境及節約能源 ( 不像美國, 環保相關發明無特殊禮遇, 亦需依加速審查 (Accelerated Examination (AE)) 辦法提交 Petition 及多項複雜文件, 才有機會加快實審作業 ) 只有通過代理人資格考試 領有註冊證照的 專利代理人 ( Patent Agents ) 能代表客戶與 CIPO 溝通, 但加拿大任一律師即便未曾通過代理人資格考試 未取得在 CIPO 代表客戶的執業資格, 都可自稱是 專利律師 ( Patent Attorney or Patent Lawyer )( 不像美國, 專利律師 ( Patent Attorney ) 專利代理人 ( Patent Agents ) 代表已有正式的專利事務執業資格, 皆可代表客戶與 USPTO 周旋, 區別只在前者另外取得了律師資格 ) 勝利方程式 相對於美國對應申請案, 加拿大發明專利申請案成本較低 申請程序較具彈性, 而且一般還較容易核准 綜合以上事實, 原本只在美國申請專利的企業, 其實只需額外編列一小筆預算, 就有機會讓專利組合更為增色 6 of 7

7 關於 ATMAC 專利服務有限公司 ATMAC 專利服務有限公司是家小型專利事務所, 位於加拿大亞爾伯達省卡爾加里 客戶滿意, 品質至上 ATMAC 專利服務一直以來的使用客戶包括新創企業 大學技轉中心 一線跨國公司, 同時也包括來自美國 中國及歐洲的外國專利事務所及個人 ATMAC 專利服務採定價收費模式, 委案前期即可估算全部收費, 傳遞官方收件回擲 (Forwarding Filing Receipt) 或其他官方文件, 不會另外新增收費項目 若您對白皮書的內容 加拿大和美國專利作業特定差異有任何問題, 或願意與 ATMAC 配合, 一起在加拿大或美國申請專利, 歡迎與我們聯繫 請寄 或請來電 (403) 聯絡人 : Andrew T. MacMillan 加拿大暨美國註冊執業專利代理人 電話 : (403) andrew@atmac.ca 網站 : atmac.ca ATMAC Patent Services Ltd Macleod Trail SW, Suite 400 Calgary, Alberta, T2H 2K6 Canada 7 of 7

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