商 標 條 例 ( 第 559 章 ) 申 請 宣 布 商 標 編 號 301212065 註 冊 無 效 商 標 : 類 別 : 25 申 請 人 : 商 標 擁 有 人 : 邱 作 泗 黎 朝 欣 決 定 理 由 背 景 1. 邱 作 泗 ( 申 請 人 ) 於 2010 年 9 月 9 日 依 據 商 標 條 例 ( 第 559 章 )( 條 例 ) 第 53 條 提 出 宣 布 以 下 商 標 註 冊 無 效 的 申 請 ( 註 冊 無 效 申 請 ), 並 隨 附 申 請 理 由 ( 申 請 理 由 書 ): ( 商 標 編 號 301212065, 下 稱 涉 訟 商 標 ) 2. 涉 訟 商 標 的 註 冊 申 請 於 2008 年 9 月 30 日 由 黎 朝 欣 ( 商 標 擁 有 人 ) 提 交, 經 商 標 註 冊 處 審 查 後 獲 得 批 准 就 下 列 貨 品 ( 涉 訟 貨 品 ) 註 冊 : 類 別 25 內 衣 褲, 全 部 於 中 國 製 造
3. 涉 訟 商 標 的 商 標 註 冊 日 期 為 註 冊 申 請 的 提 交 日 期, 即 2008 年 9 月 30 日 ( 相 關 日 期 ) 4. 商 標 擁 有 人 於 2010 年 12 月 2 日 依 據 商 標 規 則 ( 第 559A 章 )( 規 則 ) 第 47 及 41(1) 條 提 交 反 陳 述 5. 其 後, 申 請 人 及 反 對 人 分 別 就 本 法 律 程 序 於 下 述 日 期 提 交 以 下 文 件 : 2011 年 5 月 31 日 申 請 人 依 據 規 則 第 47 及 42 條 提 交 了 支 持 註 冊 無 效 申 請 的 證 據 該 證 據 為 一 份 由 申 請 人 作 出 的 聲 明 ( 第 一 份 邱 氏 聲 明 ), 其 隨 附 兩 份 證 物 2011 年 11 月 21 日 商 標 擁 有 人 依 據 規 則 第 47 及 43 條 提 交 了 支 持 反 陳 述 的 證 據 該 證 據 為 一 份 由 商 標 擁 有 人 作 出 的 聲 明 ( 黎 氏 聲 明 ), 其 隨 附 一 份 證 物 2012 年 4 月 16 日 申 請 人 依 據 規 則 第 47 及 44 條 提 交 了 回 應 證 據, 即 為 另 一 份 由 申 請 人 作 出 的 聲 明 ( 第 二 份 邱 氏 聲 明 ), 其 隨 附 兩 份 證 物 1 第 一 份 邱 氏 聲 明 和 第 二 份 邱 氏 聲 明 以 下 統 稱 為 邱 氏 聲 明 6. 有 關 本 案 的 聆 訊 定 於 2013 年 10 月 31 日 在 本 人 席 前 進 行 與 訟 雙 方 均 確 認 並 不 打 算 出 席 有 關 聆 訊 因 此, 本 人 將 依 據 1 該 兩 份 證 物 與 第 一 份 邱 氏 聲 明 所 隨 附 的 兩 份 證 物 為 相 同 的 - 2 -
規 則 第 75(b) 條 在 沒 有 進 行 聆 訊 的 情 況 下 對 本 案 作 出 決 定 申 請 人 於 2013 年 9 月 4 日 提 交 了 其 書 面 陳 述 ; 而 商 標 擁 有 人 亦 於 2013 年 10 月 18 日 提 交 了 其 書 面 陳 述 申 請 人 的 理 由 陳 述 與 證 據 7. 申 請 人 的 申 請 理 由 書 主 要 提 到 下 列 各 點 : ( a) 在 港 英 時 期 的 約 80 90 年 代, 玫 瑰 牌 男 裝 內 褲 由 申 請 人 任 職 的 三 洋 公 司 在 香 港 獨 家 分 銷 予 全 港 國 貨 公 司 和 小 商 販 三 洋 公 司 的 供 貨 商 為 上 海 市 服 裝 進 出 口 公 司 2 在 上 世 紀 90 年 代 後 期 香 港 的 國 貨 公 司 紛 紛 結 業 後, 申 請 人 於 1996 年 成 立 了 一 家 新 藝 貿 易 公 司 在 香 港 繼 續 經 銷 玫 瑰 牌 男 裝 內 褲 3 ( b) 在 商 標 擁 有 人 註 冊 涉 訟 商 標 之 前, 申 請 人 在 香 港 經 銷 玫 瑰 牌 男 裝 內 褲 已 有 20 多 年 歷 史 ( c) 申 請 人 認 為 商 標 擁 有 人 乃 不 誠 實 地 註 冊 涉 訟 商 標, 亦 是 百 份 百 盜 用 了 申 請 人 在 香 港 使 用 多 年 的 玫 瑰 牌 商 標 因 此, 涉 訟 商 標 違 反 條 例 及 規 則 4 8. 申 請 理 由 書 隨 附 了 若 干 資 料, 包 括 三 洋 公 司 的 報 價 單 副 本 新 藝 貿 易 公 司 的 商 業 登 記 證 副 本 新 藝 貿 易 公 司 就 玫 瑰 牌 男 裝 內 褲 於 2005 至 2010 年 間 的 銷 售 數 字 及 已 包 裝 的 玫 瑰 牌 男 裝 內 褲 的 照 片 副 本 等 但 由 於 該 些 資 料 並 非 於 舉 2 這 點 與 第 二 份 邱 氏 聲 明 所 提 及, 華 潤 公 司 為 港 英 時 期 玫 瑰 褲 男 裝 內 褲 在 香 港 的 總 代 理 似 乎 有 所 出 入 惟 這 並 不 會 影 響 本 人 在 此 宗 案 件 中 需 作 出 的 判 決 3 申 請 理 由 書 陳 述 商 標 擁 有 人 註 冊 涉 訟 商 標 的 日 期 為 2009 年 3 月 27 日, 但 正 確 的 日 期 應 為 2008 年 9 月 30 日 4 申 請 人 把 其 依 靠 的 條 文 引 述 為 第 559 章 11.12 及 559A(36) 前 者 很 可 能 指 條 例 第 11 及 12 條, 而 後 者 的 引 述 並 不 正 確 惟 這 並 不 會 影 響 本 人 在 此 宗 案 件 中 需 作 出 的 判 決 - 3 -
證 階 段 提 交, 而 且 亦 不 符 合 規 則 第 79( 1) 條 之 法 律 要 求, 即 非 以 法 定 聲 明 或 誓 章 的 形 式 提 交, 因 此 該 些 資 料 並 不 會 被 接 納 為 本 案 中 的 證 據 雖 然 所 隨 附 的 資 料 並 不 屬 於 本 案 中 的 證 據, 但 本 人 從 中 可 參 照 到 申 請 理 由 書 所 指 的 玫 瑰 牌, 其 式 樣 如 下 : ( 玫 瑰 牌 或 玫 瑰 牌 商 標 ) 9. 申 請 人 提 交 的 兩 份 邱 氏 聲 明 內 容 相 若 其 中, 申 請 人 指 出 玫 瑰 牌 商 標 的 擁 有 人 是 中 國 上 海 東 方 集 團 創 業 公 司 5 ( 下 稱 東 方 創 業 ), 而 東 方 創 業 於 中 國 國 家 商 標 局 註 冊 了 玫 瑰 牌 商 標 6 與 之 有 關 的 官 方 商 標 的 詳 細 信 息 7 副 本 載 於 第 一 份 邱 氏 聲 明 的 附 件 一 和 第 二 份 邱 氏 聲 明 的 附 件 二, 詳 情 如 下 : 註 冊 號 商 標 國 際 分 類 號 / 商 品 列 表 27999 25/ 襯 衣 ; 西 服 制 服 ; 晨 衣 ; 睡 衣 ; 棉 織 衫 褲 ; 茄 克 ( 下 稱 商 標 衫 ; 短 褲 ; 工 裝 27999 ) ( 東 方 創 業 註 冊 貨 品 ) 專 用 權 期 限 2003 年 3 月 1 日 至 2013 年 2 月 28 日 5 此 名 字 用 於 第 一 份 邱 氏 聲 明 ; 第 二 份 邱 氏 聲 明 把 它 寫 成 東 方 國 際 集 團 參 照 證 物 商 標 的 詳 細 信 息 ( 見 第 9 段 後 半 段 ), 前 述 兩 個 名 字 實 同 樣 應 為 東 方 國 際 創 業 股 份 有 限 公 司 6 從 本 段 下 文 可 見, 東 方 創 業 註 冊 的 商 標 並 非 確 實 是 玫 瑰 牌 商 標, 而 是 其 異 體 商 標 ( 也 參 見 第 24 段 ) 7 即 由 中 國 國 家 商 標 局 維 持 的 官 方 網 頁 信 息, 網 址 為 http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp - 4 -
10. 申 請 人 於 邱 氏 聲 明 又 指 出, 商 標 擁 有 人 並 未 獲 得 東 方 創 業 授 權 註 冊 和 使 用 玫 瑰 牌 商 標 ; 而 由 於 商 標 擁 有 人 搶 註 的 玫 瑰 牌 商 標 下 的 貨 品 之 生 產 地 在 中 國 8, 商 標 擁 有 人 已 經 侵 犯 了 東 方 創 業 的 知 識 產 權 11. 另 一 份 重 複 隨 附 於 第 一 份 邱 氏 聲 明 和 第 二 份 邱 氏 聲 明 的 9 證 物 為 一 幀 攝 於 2011 年 5 月 2 日 第 109 屆 廣 交 會 的 照 片 副 本, 展 示 了 一 個 標 示 了 東 方 創 業 及 商 標 的 展 銷 攤 位 由 於 有 關 照 片 的 攝 影 日 期 在 相 關 日 期 之 後, 它 並 無 助 於 反 映 相 關 日 期 時 的 情 況, 因 此 本 人 不 會 對 之 加 以 考 慮 12. 申 請 人 的 書 面 陳 述 重 申 了 以 上 某 些 重 點 13. 申 請 人 並 沒 有 明 確 指 出 他 與 東 方 創 業 的 關 係, 但 綜 合 申 請 理 由 書 和 兩 份 邱 氏 聲 明 來 看, 申 請 人 之 前 任 職 的 三 洋 公 司 和 申 請 人 其 後 成 立 的 新 藝 貿 易 公 司 是 東 方 創 業 的 玫 瑰 牌 男 裝 內 褲 在 香 港 的 經 銷 商 反 陳 述 與 商 標 擁 有 人 的 證 據 14. 商 標 擁 有 人 在 反 陳 述 中 主 要 否 認 或 不 承 認 申 請 理 由 書 中 的 陳 述, 而 在 黎 氏 聲 明 中, 商 標 擁 有 人 指 出 下 列 各 點 : ( a) 涉 訟 商 標 的 註 冊 申 請 是 經 過 三 個 月 的 公 布 期, 在 沒 有 任 何 反 對 的 情 形 下 獲 得 註 冊 的 ( b) 申 請 人 的 廣 交 會 照 片 ( 副 本 ) 並 不 足 以 作 為 證 據 8 雙 方 均 沒 有 就 涉 訟 貨 品 的 生 產 或 生 產 地 等 提 交 任 何 證 據 申 請 人 的 論 點 似 乎 基 於 涉 訟 貨 品 說 明 中 全 部 於 中 國 製 造 的 描 述 9 該 展 覽 全 名 為 中 國 進 出 口 商 品 交 易 會 - 5 -
( c) 申 請 人 目 前 還 在 使 用 玫 瑰 商 標 10, 而 該 商 標 下 的 貨 品 在 國 內 生 產, 因 此 申 請 人 已 嚴 重 侵 犯 了 商 標 擁 有 人 就 涉 訟 商 標 擁 有 的 合 法 權 益 ( d) 商 標 註 冊 權 與 其 使 用 權 是 兩 回 事, 不 能 混 為 一 談 商 標 擁 有 人 認 為 自 己 有 權 授 權 國 內 任 何 一 家 工 廠 進 行 生 產 ; 而 即 使 在 國 內 有 類 似 的 商 標, 這 也 與 涉 訟 商 標 不 相 衝 突, 因 涉 訟 商 標 受 香 港 法 律 保 護, 而 國 內 註 冊 的 商 標 受 國 家 的 法 律 保 護 15. 黎 氏 聲 明 隨 附 的 證 物 為 一 份 由 商 標 註 冊 處 發 出 的 信 件 的 其 中 一 頁 ( 該 文 件 應 有 兩 頁 ) 本 人 審 視 了 該 證 物, 認 為 它 與 本 案 並 沒 有 直 接 關 係, 因 此 本 人 不 會 作 出 敘 述 16. 商 標 擁 有 人 的 書 面 陳 述 指 出 玫 瑰 牌 商 標 並 非 知 名 商 標, 而 即 使 是 國 際 馳 名 的 法 國 品 牌 Hermès< 愛 瑪 仕 > 也 在 國 內 被 人 搶 註 成 功 證 明 一 國 兩 制 下, 同 一 商 標 可 同 時 兩 地 註 冊 香 港 知 名 品 牌 (G2000) 也 在 國 內 被 人 搶 註 成 功, 在 內 地 銷 售 變 成 侵 權, 在 香 港 就 不 構 成 侵 權 相 關 條 文 17. 與 註 冊 無 效 的 宣 布 有 關 的 法 律 條 文 載 於 條 例 第 53 條 其 中, 第 53(3) 及 53(9) 條 訂 明 :- (3) 任 何 商 標 的 註 冊 均 可 以 該 商 標 是 在 違 反 第 11 條 ( 拒 絕 註 冊 的 絕 對 理 由 ) 的 情 況 下 註 冊 為 理 由 而 宣 布 為 無 效 ; 及 10 商 標 擁 有 人 述 及 的 玫 瑰 商 標 應 指 從 申 請 人 的 申 請 理 由 書 中 所 參 照 到 的 玫 瑰 牌 商 標 ( 見 第 8 段 ) - 6 -
(9) 在 不 影 響 過 往 已 完 結 的 交 易 的 原 則 下, 凡 任 何 商 標 的 註 冊 根 據 本 條 在 某 範 圍 內 宣 布 為 無 效, 該 項 註 冊 須 在 該 範 圍 內 當 作 從 來 沒 有 作 出 18. 由 於 申 請 人 實 質 上 只 針 對 商 標 擁 有 人 乃 不 誠 實 地 註 冊 涉 訟 商 標, 本 人 將 考 慮 申 請 人 就 該 理 據 而 作 出 的 註 冊 無 效 申 請 有 關 的 條 文 是 條 例 第 11(5)(b) 條, 內 容 如 下 :- (5) 如 - (a) ; 或 (b) 任 何 商 標 的 註 冊 申 請 是 不 真 誠 地 提 出 的, 則 該 商 標 不 得 註 冊 或 在 其 遭 禁 止 使 用 或 在 其 註 冊 申 請 是 不 真 誠 地 提 出 ( 視 屬 何 情 況 而 定 ) 的 範 圍 內 不 得 註 冊 相 關 法 律 原 則 19. 條 例 並 無 界 定 不 真 誠 一 詞 的 涵 義 在 Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd [1999] R.P.C. 367 一 案 中, 法 官 Lindsay 就 英 國 1994 年 商 標 法 第 3(6) 條 ( 相 當 於 條 例 第 11(5)(b) 條 ) 表 示 : 我 不 會 試 圖 界 定 不 真 誠 一 詞 在 這 文 意 中 的 涵 義 該 詞 的 涵 義 顯 然 包 括 不 忠 實 行 為, 而 且 正 如 我 所 認 為, 也 包 括 一 些 不 符 合 有 關 行 業 中 合 理 及 具 備 經 驗 的 人 士 所 遵 守 的 可 接 受 商 業 行 為 標 準 的 行 為 國 會 很 明 智, 沒 有 試 圖 詳 細 解 釋 在 這 文 意 中 什 麼 是 真 誠 或 什 麼 是 不 真 誠 : 要 判 定 某 行 為 不 符 合 上 述 標 準 要 到 什 麼 程 度 才 構 成 不 真 誠, 最 適 宜 的 做 法 不 是 憑 法 庭 所 作 的 一 些 釋 義 去 判 定 ( 這 會 導 致 法 庭 其 後 不 根 據 法 令 而 根 據 有 關 釋 義 作 出 解 - 7 -
釋 的 危 險 ), 而 是 按 法 令 的 字 眼 並 考 慮 所 有 具 關 鍵 性 的 相 關 情 況 後 判 定 11 20. 在 決 定 某 申 請 人 是 否 不 真 誠 地 提 出 商 標 註 冊 申 請 時, 須 採 用 包 含 主 觀 與 客 觀 元 素 的 不 誠 實 綜 合 測 試 作 判 斷 在 Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE) [2005] FSR 10 一 案 中, 英 國 上 訴 法 庭 有 以 下 一 段 指 示 : 不 真 誠 一 詞 使 人 聯 想 到 一 種 精 神 狀 態 顯 然, 當 考 慮 某 宗 註 冊 申 請 是 否 不 真 誠 地 提 出 時, 所 有 情 況 都 是 相 關 的 不 過, 法 庭 必 須 決 定, 按 申 請 人 所 知 道 的 事 實, 其 申 請 註 冊 的 決 定 會 否 被 採 用 恰 當 標 準 的 人 視 為 不 真 誠 12 21. 在 Ajit Weekly Trade Mark [2006] R.P.C. 25 一 案 中, 審 理 該 案 的 獲 委 任 人 員 明 確 指 出 不 誠 實 綜 合 測 試 的 準 則 : 該 [ 不 誠 實 綜 合 ] 測 試 的 主 觀 元 素 指 審 裁 處 必 須 查 明 被 告 人 對 該 宗 交 易 或 其 他 有 關 事 宜 所 知 多 少 其 後, 審 裁 處 須 根 據 被 告 人 所 知, 決 定 被 告 人 的 行 為 按 誠 實 的 人 的 一 般 標 準, 會 否 被 判 斷 為 不 誠 實 ; 被 告 人 本 身 的 誠 實 標 準 與 客 觀 元 素 的 判 斷 無 關 13 22. 根 據 上 文 第 19 至 21 段 所 述 的 原 則, 本 人 應 根 據 商 標 擁 有 11 英 文 原 文 : I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context: how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances. 12 英 文 原 文 : The words bad faith suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards. 13 英 文 原 文 : The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element. - 8 -
人 所 知 悉 的, 考 慮 商 標 擁 有 人 提 出 涉 訟 商 標 的 註 冊 申 請 的 決 定 會 否 被 採 用 恰 當 標 準 的 人 視 為 不 真 誠, 而 商 標 擁 有 人 本 身 的 誠 實 標 準 與 客 觀 元 素 的 判 斷 無 關 決 定 理 由 23. 本 案 中, 申 請 人 稱 他 在 香 港 從 事 玫 瑰 牌 男 裝 內 褲 的 經 銷 工 作 已 有 20 多 年, 並 在 申 請 理 由 書 和 邱 氏 聲 明 中 闡 釋 了 玫 瑰 牌 男 裝 內 褲 的 由 來, 特 別 是 指 出 該 玫 瑰 牌 商 標 是 屬 於 東 方 創 業 的, 亦 早 已 由 東 方 創 業 於 國 內 就 第 25 類 貨 品 註 冊 24. 從 上 文 第 9 段 和 註 釋 6 所 見, 東 方 創 業 在 國 內 所 註 冊 的 其 實 並 非 玫 瑰 牌 商 標, 而 是 其 異 體 商 標 商 標 27999 商 標 27999 與 玫 瑰 牌 商 標 彼 此 的 分 別 只 在 於 屬 描 述 性 質 或 欠 缺 顯 著 特 性 的 部 分, 即 玫 瑰 牌 商 標 亦 包 含 了 中 國 製 造 MADE IN CHINA ( 意 亦 謂 中 國 製 造 ) 和 一 個 單 線 條 外 框 的 元 素 申 請 人 從 來 沒 有 刻 意 區 分 這 兩 個 商 標 25. 從 邱 氏 聲 明 隨 附 的 證 物 商 標 的 詳 細 信 息 ( 副 本 ) 可 見 東 方 創 業 的 商 標 27999 至 少 自 2003 年 3 月 1 日 已 成 功 在 國 內 註 冊, 而 該 註 冊 日 期 遠 遠 早 於 相 關 日 期, 其 專 用 期 限 ( 即 自 2003 年 3 月 1 日 至 2013 年 2 月 28 日 ) 亦 覆 蓋 了 相 關 日 期 26. 商 標 27999 和 玫 瑰 牌 商 標 的 顯 著 部 分 均 在 於 其 英 文 部 分 Rose ( 意 謂 玫 瑰 ) 和 中 文 部 分 玫 瑰 Rose 及 / 或 玫 瑰 元 素 就 第 25 類 貨 品 而 言 不 屬 描 述 性 質, 因 此 它 們 就 該 等 貨 品 而 言 具 有 頗 高 度 的 作 為 商 標 的 顯 著 特 性 Rose 和 玫 瑰 元 素 又 分 別 以 頗 為 特 別 的 字 體 展 現, 例 如 Rose 字 的 第 一 個 英 文 字 母 R 的 展 現 和 英 文 字 母 o s 和 e 之 間 的 連 寫 展 現 ; 又 例 如 玫 瑰 二 字 的 工 整 形 式 的 展 現 - 9 -
27. 觀 乎 涉 訟 商 標 與 商 標 27999, 十 分 明 顯 後 者 是 完 全 地 包 含 在 前 者 當 中, 並 且 後 者 中 有 關 的 顯 著 部 分 Rose 和 玫 瑰 亦 恰 恰 以 一 模 一 樣 的 字 體 和 展 現 方 式 出 現 在 前 者 之 中 ; 而 前 者 的 其 餘 部 分 僅 是 屬 描 述 性 質 或 欠 缺 作 為 商 標 顯 著 特 性 的 部 分, 即 中 国 制 造 MADE IN CHINA 和 100% COTTON ( 意 謂 百 份 之 一 百 純 綿 ), 以 及 一 個 單 線 條 外 框 總 體 來 說, 這 兩 個 商 標 極 之 相 類 似 28. 再 比 較 涉 訟 商 標 與 玫 瑰 牌 商 標, 它 們 亦 明 顯 地 極 度 相 類 似 它 們 之 間 的 主 要 分 別 只 在 於 涉 訟 商 標 中 多 了 100% COTTON 的 描 述 性 元 素 14 29. 總 的 來 說, 涉 訟 商 標 與 商 標 27999 之 間 存 在 極 高 的 相 類 似 程 度 ; 它 亦 與 玫 瑰 牌 商 標 極 為 相 類 似 在 此 情 形 下, 本 人 很 難 想 像 商 標 擁 有 人 在 沒 有 事 先 知 悉 商 標 27999 及 / 或 玫 瑰 牌 商 標 的 情 況 下 可 以 獨 立 創 作 出 與 商 標 27999 及 / 或 玫 瑰 牌 商 標 如 斯 相 類 似 的 涉 訟 商 標, 尤 其 是 商 標 27999 及 / 或 玫 瑰 牌 商 標 本 身 就 第 25 類 貨 品 而 言 具 有 頗 高 度 的 顯 著 特 性 因 此, 本 人 認 為 商 標 擁 有 人 顯 然 是 事 先 知 悉 且 抄 襲 了 東 方 創 業 的 商 標 27999 及 / 或 玫 瑰 牌 商 標 就 此, 本 人 參 考 了 有 關 案 例 Mila Schön Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co)[1998] 1 HKLRD 682 審 理 該 案 的 特 委 法 官 指 出 : 當 兩 個 ( 商 標 中 的 ) 設 計 是 十 分 相 似 時, 除 非 意 念 原 創 者 提 出 可 接 受 的 反 駁 證 據, 否 則 法 庭 可 以 作 出 其 中 一 個 設 計 必 然 是 抄 襲 另 一 個 設 計 而 成 的 結 論 15 14 另 一 個 分 別 似 乎 在 於 中 國 製 造 的 國 和 製 字 在 涉 訟 商 標 中 是 以 簡 體 字 寫 成, 而 在 玫 瑰 牌 商 標 中 卻 是 以 繁 體 字 寫 成 但 此 分 別 並 不 會 影 響 兩 個 商 標 之 間 存 在 的 極 為 高 度 的 相 類 似 性 15 此 為 該 案 特 委 法 官 Recorder Kotewall SC 的 附 帶 意 見 (obiter), 有 關 英 文 原 文 為 : The fact of the matter is that there is no evidence as from where [the design deviser] got the device or the idea. This is a significant omission. I say this because, although the onus is on the applicant for rectification, where the devices as they ultimately became are so similar, a court can be forgiven for concluding that one is derived from the other unless there is acceptable evidence from the originator of the idea to the contrary. - 10 -
30. 再 者, 涉 訟 貨 品 主 要 為 內 衣 褲, 與 東 方 創 業 註 冊 貨 品 同 為 第 25 類 貨 品, 而 前 者 與 後 者 中 的 若 干 貨 品 如 襯 衣 棉 織 衫 褲 和 短 褲 明 顯 構 成 相 同 或 相 類 似 因 此, 本 人 認 為 商 標 擁 有 人 企 圖 從 東 方 創 業 的 商 標 27999 及 / 或 玫 瑰 牌 商 標 下 有 關 之 業 務 榨 取 商 標 利 益 的 意 圖 已 昭 然 若 揭 本 人 裁 定 商 標 擁 有 人 乃 事 先 知 悉 及 抄 襲 商 標 27999 及 / 或 玫 瑰 牌 的 表 面 證 供 成 立 31. 根 據 Ip Man Shan Henry v Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)( Ip Man Shan Henry ) 16 一 案, 在 民 事 訴 訟 案 件 中, 如 表 面 證 供 成 立, 而 被 告 人 又 選 擇 不 提 供 可 以 反 駁 表 面 證 供 的 證 據, 則 法 庭 可 推 論 即 使 被 告 人 提 供 了 該 些 反 駁 證 據, 也 不 能 否 定 案 件 的 表 面 證 供, 雖 然 該 推 論 或 可 被 言 之 成 理 的 解 釋 所 推 翻 17 32. 本 案 中, 即 使 申 請 人 多 次 作 出 商 標 擁 有 人 乃 不 誠 實 地 盜 用 東 方 創 業 的 商 標 27999 及 / 或 玫 瑰 牌 商 標 的 嚴 重 指 控, 商 標 擁 有 人 也 從 沒 有 正 面 就 這 方 面 作 出 回 應, 亦 沒 有 否 認 事 先 知 悉 或 抄 襲 了 東 方 創 業 的 商 標 27999 及 / 或 玫 瑰 牌 商 標, 更 沒 有 提 出 任 何 可 反 駁 的 證 據 因 此, 本 人 推 論 即 使 商 標 擁 有 人 提 供 了 反 駁 證 據, 也 不 能 否 定 本 案 中 的 表 面 證 供 33. 商 標 擁 有 人 在 辯 護 時 只 著 重 指 出 在 一 國 兩 制 下, 同 一 商 標 可 同 時 由 不 同 的 人 士 在 兩 地 註 冊 商 標 擁 有 人 甚 至 試 圖 說 服 本 人 其 他 知 名 品 牌 也 可 以 合 法 地 被 搶 註, 並 舉 了 愛 瑪 仕 16 [2003] 1 HKC 256 於 第 155 段 17 英 文 原 文 : In my judgement, the relevant principles applicable to civil proceedings can be summarized as follows, (a) if the prima facie case is made out, and if there is evidence available to the party against whom the case is established which could displace the prima facie case, and he omits to call such evidence, an inference could be drawn; (b) however, the inference could be rebutted by a plausible explanation by the party who elected not to call the evidence; (c) if an inference is to be drawn, it would be an inference that such available evidence, even if adduced, would not displace the prima facie case; (d) it is also open to a tribunal of fact, upon the drawing of such an inference, to take it into account in respect of a matter with respect to which the person not called as a witness could have spoken, i. in deciding whether to accept any particular evidence, which has in fact been given, either for or against that party; ii. in deciding whether to draw inferences of fact, which are open to them upon evidence which has been given. - 11 -
/ Hermès 18 及 G2000 為 例 ( 見 第 16 段 ) 商 標 擁 有 人 的 論 據 其 實 是 基 於 對 香 港 商 標 法 的 誤 解 抄 襲 商 標 的 行 為 一 向 可 被 視 為 不 真 誠, 而 不 真 誠 地 提 出 商 標 註 冊 申 請 乃 是 一 反 對 商 標 註 冊 申 請 的 理 據 34. 本 人 認 為 根 據 商 標 擁 有 人 所 知 悉 的, 商 標 擁 有 人 抄 襲 東 方 創 業 的 商 標 27999 及 / 或 玫 瑰 牌 商 標, 並 提 出 涉 訟 商 標 註 冊 申 請 的 決 定 毫 無 疑 問 地 會 被 採 用 恰 當 標 準 的 人 視 為 是 不 真 誠 的 商 標 擁 有 人 本 身 的 誠 實 標 準 與 本 人 須 作 出 的 客 觀 元 素 的 判 斷 無 關 35. 基 於 以 上 理 由, 本 人 裁 定 申 請 人 依 據 條 例 第 53(3) 條 和 第 11(5)(b) 條 作 出 的 註 冊 無 效 申 請 成 立 因 此, 本 人 在 此 宣 布 涉 訟 商 標 註 冊 為 無 效 訟 費 36. 由 於 申 請 人 提 出 的 註 冊 無 效 申 請 成 立, 而 申 請 人 亦 要 求 獲 得 訟 費, 本 人 依 據 勝 方 可 獲 得 訟 費 的 常 規, 判 給 申 請 人 訟 費 37. 任 何 一 方 可 在 本 決 定 作 出 日 期 起 計 一 個 月 內, 就 訟 費 數 額 或 作 特 別 處 理 的 要 求 提 出 申 述 如 無 人 提 出 申 述, 除 非 與 訟 雙 方 另 行 達 成 協 議, 否 則 訟 費 會 依 照 高 等 法 院 規 則 ( 第 4A 章 ) 第 62 號 命 令 附 表 一 第 I 部 適 用 於 商 標 事 宜 的 一 般 收 費 表 及 適 用 於 反 對 程 序 的 訟 費 收 費 表 計 算 商 標 註 冊 處 處 長 ( 尹 仲 英 代 行 ) 2014 年 1 月 20 日 18 愛 瑪 仕 與 Hermès 實 為 兩 個 不 同 的 商 標, 因 此 它 們 並 不 是 支 持 商 標 擁 有 人 所 指 同 一 商 標 在 一 國 兩 制 下 可 同 時 由 不 同 人 士 在 兩 地 註 冊 的 論 點 的 理 由 - 12 -