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1 ( 香 港 秘 书 处 ) 行 政 专 家 组 裁 决 案 件 编 号. 投 诉 人 : 被 投 诉 人 : 争 议 域 名 : HK 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 香 港 左 盼, 秦 皇 岛 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司 <norton-rose-fulbright.com> <nortonrose-fulbright.com> 1. 当 事 人 及 争 议 域 名 本 案 投 诉 人 为 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 香 港, 香 港 中 环 康 乐 广 场 1 号 怡 和 大 厦 38 楼 被 投 诉 人 : 左 盼, 秦 皇 岛 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司, 中 国 河 北 省 秦 皇 岛 市 海 港 区 玉 龙 湾 号 争 议 域 名 为 norton-rose-fulbright.com 和 nortonrose-fulbright.com, 由 被 投 诉 人 通 过 北 京 万 网 志 成 科 技 有 限 公 司 注 册, 其 地 址 为 : 北 京 市 东 城 区 鼓 楼 外 大 街 27 号 飞 创 大 厦 2. 案 件 程 序 2015 年 1 月 8 日, 投 诉 人 根 据 互 联 网 络 名 称 及 数 字 地 址 分 配 机 构 (ICANN) 于 1999 年 10 月 24 日 起 施 行 之 统 一 域 名 争 议 解 决 政 策 ( 政 策 ), 和 于 2010 年 3 月 1 日 起 施 行 之 统 一 域 名 争 议 解 决 政 策 之 规 则 ( 规 则 ), 及 于 2012 年 7 月 26 日 起 施 行 之 ADNDRC 关 于 统 一 域 名 争 议 解 决 政 策 之 补 充 规 则 ( 补 充 规 则 ) 的 规 定, 向 亚 洲 域 名 争 议 解 决 中 心 (ADNDRC) 香 港 秘 书 处 ( 下 称 中 心 ) 提 交 了 投 诉 书, 并 选 择 由 一 人 专 家 组 审 理 本 案 2015 年 1 月 8 日, 中 心 确 认 收 到 上 述 投 诉, 并 向 域 名 注 册 机 构 北 京 万 网 志 成 科 技 有 限 公 司 (HiChina Zhicheng Technology Limited) 发 出 请 求 确 认 函, 请 求 确 认 上 述 争 议 域 名 是 否 经 其 注 册 2015 年 1 月 9 日, 域 名 注 册 机 构 向 中 心 作 出 了 相 关 确 认 注 册 协 议 使 用 的 语 言 为 中 文 Page 1

2 2015 年 1 月 13 日, 中 心 向 投 诉 人 确 认 收 到 有 关 投 诉 的 案 件 费 用 1 月 16 日, 中 心 向 投 诉 人 发 送 投 诉 格 式 审 核, 要 求 确 认 投 诉 人 已 根 据 规 定 向 被 投 诉 人 和 注 册 商 发 送 投 诉 书 及 有 关 文 件 同 日, 投 诉 人 根 据 规 定 向 中 心 及 有 关 各 方 发 送 了 符 合 要 求 的 投 诉 书 和 文 件 2015 年 1 月 20 日, 中 心 向 被 投 诉 人 发 出 正 式 的 投 诉 通 知, 要 求 被 投 诉 人 根 据 程 序 规 则 及 补 充 规 则 的 规 定 于 20 天 内 ( 即 2 月 9 日 之 前 ) 提 交 答 辩, 并 同 时 转 发 了 投 诉 书 及 所 有 附 件 材 料 本 案 程 序 于 2015 年 1 月 20 日 正 式 开 始 2015 年 1 月 26 日, 被 投 诉 人 向 中 心 发 送 了 答 辩 书 及 证 据 材 料 2015 年 1 月 26 日, 中 心 确 认 在 规 定 答 辩 时 间 内 收 到 了 上 述 答 辩 材 料 2015 年 2 月 4 日, 候 选 专 家 按 照 中 心 的 要 求, 表 明 同 意 接 受 指 定, 并 保 证 案 件 审 理 的 独 立 性 和 公 正 性 同 日, 中 心 以 电 子 邮 件 向 双 方 当 事 人 及 独 立 专 家 Mr. Matthew Murphy 发 送 通 知, 告 知 有 关 各 方, 由 Mr. Matthew Murphy 作 为 独 任 专 家 组 审 理 本 案 中 心 于 当 日 正 式 将 案 件 移 交 专 家 组 2015 年 2 月 9 日, 投 诉 人 请 求 专 家 组 给 予 其 14 天 时 间 提 交 进 一 步 说 明 2015 年 2 月 10 日, 专 家 组 向 双 方 当 事 人 发 出 行 政 专 家 组 指 令 第 一 号, 允 许 投 诉 人 在 2015 年 2 月 25 日 下 午 五 点 之 前 提 交 补 充 意 见 及 / 或 证 据, 允 许 被 投 诉 人 在 2015 年 3 月 11 日 下 午 五 点 之 前 就 投 诉 人 提 交 的 前 述 补 充 意 见 及 / 或 证 据 进 行 回 应 2015 年 2 月 25 日, 投 诉 人 在 规 定 时 限 内 提 交 了 补 充 意 见 及 证 据 材 料 同 日, 中 心 确 认 收 到 上 述 材 料 2015 年 3 月 11 日, 被 投 诉 人 在 规 定 时 限 内 提 交 了 补 充 意 见 及 材 料 证 据 同 日, 中 心 确 认 收 到 上 述 材 料 3. 事 实 背 景 投 诉 人 : 投 诉 人 声 称, 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 香 港 是 律 师 事 务 所 Norton Rose Fulbright LLP( 前 称 Norton Rose LLP) 和 Fulbright & Jaworski LLP 的 关 联 律 师 事 务 所, 获 各 有 关 方 授 权 提 交 本 投 诉 上 述 两 家 律 师 事 务 所 与 Norton Rose Fulbright Australia,Norton Rose Fulbright Canada LLP 和 Norton Rose Fulbright South Africa( 以 Deneys Reitz Inc 名 义 成 立 ) 等 5 家 律 所 同 为 Norton Rose Fulbright Verein, 一 家 瑞 士 式 结 构 联 盟 的 成 员 ( 合 称 Norton Rose Fulbright) 该 结 构 联 盟 帮 助 协 调 Norton Rose Fulbright 成 员 的 活 动, 但 本 身 不 向 客 户 提 供 法 律 服 务 投 诉 人 声 称, Norton Rose Fulbright 是 由 Norton Rose 和 Fulbright 合 并 而 来, 其 中, 前 者 于 1794 年 创 立 于 伦 敦, 后 者 于 1919 年 创 立 于 美 国, 两 家 律 所 均 在 中 国 大 陆 及 香 港 设 有 办 事 处 经 过 各 自 多 年 的 发 展, 二 者 于 2012 年 11 月 宣 布 合 并, 并 于 2013 年 6 月 正 式 合 并 组 成 Norton Rose Fulbright Norton Rose Fulbright 的 法 律 业 务 遍 布 全 球, 为 全 球 顶 级 企 业 和 金 融 机 构 提 供 全 方 位 商 业 法 律 服 务 Norton Rose Fulbright 在 遍 布 欧 洲 美 国 加 拿 大 亚 洲 等 50 多 个 城 市 有 超 过 3800 名 律 师 Page 2

3 投 诉 人 声 称, 在 合 并 前,Norton Rose Fulbright 成 员 各 自 至 少 早 于 1988 年 和 1919 年, 已 一 直 在 全 球 各 地 的 法 律 服 务 和 其 他 相 关 服 务 上 使 用 NORTON ROSE 和 FULBRIGHT 的 商 用 名 称 和 商 标, 而 两 所 自 2013 年 6 月 合 并 后, 亦 一 直 在 法 律 服 务 和 其 他 相 关 服 务 上 使 用 NORTON ROSE FULBRIGHT 的 商 用 名 称 和 商 标 投 诉 人 还 称,Norton Rose Fulbright LLP,Fulbright & Jaworski LLP 或 NRF IP Services Limited( 为 知 识 产 权 的 持 有 公 司 ) 是 包 括 中 国 在 内 的 全 球 各 地 NORTON ROSE 和 FULBRIGHT 商 标 的 申 请 人 或 注 册 所 有 人 NRF IP Services Limited 是 包 括 中 国 在 内 的 全 球 各 地 NORTON ROSE FULBRIGHT 英 文 和 中 文 商 标 的 申 请 人 或 注 册 所 有 人 投 诉 人 提 交 了 大 量 的 上 述 商 标 申 请 文 件 或 注 册 证 明 佐 证 上 述 内 容, 包 括 但 不 限 于 : 1) 以 Norton Rose Fulbright 成 员 NRF IP Services Limited 为 申 请 人 向 中 国 商 标 局 提 交 的 多 份 NORTON ROSE FULBRIGHT ( 第 号 ) 和 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 ( 第 号 ) 商 标 注 册 申 请 受 理 和 初 审 公 告 文 件, 目 前, 除 第 号 申 请 仍 在 待 审 阶 段, 其 余 六 份 申 请 已 进 入 初 审 公 告 阶 段 ; 以 及 该 中 / 英 文 商 标 在 WIPO 欧 盟 香 港 阿 联 酋 及 英 国 的 注 册 证 明 ; 2) 以 Norton Rose Fulbright 成 员 Fulbright & Jaworski LLP 为 所 有 人 在 中 国 注 册 的 FULBRIGHT 及 / 或 含 有 FULBRIGHT 字 样 的 中 英 文 商 标 注 册 证, 例 如 第 号 等 ; 3) 以 Norton Rose Fulbright 成 员 Norton Rose Fulbright LLP 的 前 身 Norton Rose LLP 为 所 有 人 在 中 国 注 册 的 NORTON ROSE 的 英 文 商 标 证 明 材 料, 注 册 号 G 等 投 诉 人 声 称, Norton Rose Fulbright 长 久 以 来 在 法 律 服 务 和 其 他 相 关 服 务 上 持 续 并 广 泛 使 用 推 广 NORTON ROSE FULBRIGHT 和 / 或 NORTON ROSE FULBRIGHT 的 商 用 名 称 和 商 标, 已 就 NORTON ROSE FULBRIGHT 和 / 或 NORTON ROSE FULBRIGHT 的 标 记 建 立 了 极 高 且 极 具 价 值 的 声 誉 和 商 誉, 而 全 球 各 地 的 相 关 客 户 和 公 众 都 将 NORTON ROSE FULBRIGHT 和 / 或 NORTON ROSE FULBRIGHT 的 商 标 独 有 地 与 Norton Rose Fulbright 联 系 投 诉 人 声 称, 其 于 2014 年 7 月 接 获 一 封 查 询 电 邮, 询 问 Norton Rose Fulbright LLP 是 否 在 一 宗 WIPO 域 名 争 议 案 中 代 表 答 辩 人 据 该 电 邮 显 示, 该 宗 争 议 案 中 的 答 辩 人 似 乎 已 委 托 一 家 称 为 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司 的 公 司, 该 代 理 人 的 联 系 人 是 左 盼, 即 被 投 诉 人, 该 公 司 网 址 所 显 示 的 域 名 为 本 案 争 议 域 名 之 一 至 此, 投 诉 人 才 初 次 知 道 争 议 域 名 及 本 案 被 投 诉 人 的 存 在 投 诉 人 提 供 的 对 争 议 域 名 网 页 的 公 证 书 显 示 : 被 投 诉 人 在 两 个 争 议 域 名 的 网 页 内, 都 以 Norton Rose Fulbright/ 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 经 营, 并 声 称 在 中 国 提 供 商 标 域 名 专 利 和 著 作 权 的 法 律 服 务 该 网 页 还 显 示, 中 文 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 及 英 文 Page 3

4 Norton Rose Fulbright 是 案 外 第 三 方 秦 皇 岛 鸿 顺 科 技 开 发 有 限 公 司 的 注 册 商 标 ( 案 外 第 三 人 ), 并 由 该 第 三 方 授 权 被 投 诉 人 使 用 该 商 标 投 诉 人 声 称, 其 通 过 中 国 商 标 网 得 知 该 案 外 第 三 人 的 商 标 ( 申 请 号 : ) 于 2012 年 11 月 19 日 在 中 国 申 请 注 册,NRF IP Services Limited 已 对 该 申 请 向 中 国 商 标 局 提 出 异 议, 现 正 处 理 中 此 外, 通 过 该 等 网 页 还 可 以 连 接 到 另 一 域 名 <nrflaw.cn>, 该 等 域 名 的 注 册 人 亦 是 前 述 案 外 第 三 人 投 诉 人 声 称, 其 已 就 该 域 名 提 交 另 一 投 诉 被 投 诉 人 : 被 投 诉 人, 左 盼, 秦 皇 岛 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司, 未 在 答 辩 书 中 提 及 其 具 体 身 份 信 息 及 / 或 其 背 景 资 料 ; 但 是, 从 其 提 供 的 工 商 登 记 信 息 等 证 明 资 料 中 可 获 知 以 下 信 息 : 被 投 诉 人 秦 皇 岛 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司, 成 立 于 2014 年 6 月 19 日, 经 营 范 围 涉 及 商 标 代 理 服 务 版 权 代 理 服 务 软 件 代 理 服 务 翻 译 服 务 ( 涉 外 翻 译 除 外 ) 企 业 管 理 咨 询 等 本 案 争 议 域 名 于 2014 年 5 月 5 日 注 册,2014 年 6 月 30 日 过 户 至 被 投 诉 人 名 下, 到 期 日 2015 年 5 月 5 日, 争 议 域 名 网 站 已 由 前 述 案 外 第 三 人 在 工 业 和 信 息 化 部 备 案 此 外, 被 投 诉 人 已 在 中 国 商 标 局 备 案 为 商 标 代 理 机 构 4. 当 事 人 主 张 A. 投 诉 人 投 诉 人 的 主 张 如 下 : i. 争 议 域 名 与 NORTON ROSE FULBRIGHT 和 / 或 NORTON ROSE FULBRIGHT 的 商 标 极 为 相 似, 容 易 引 起 混 淆 争 议 域 名 norton-rose-fulbright.com 和 nortonrose-fulbright.com 的 显 著 组 成 部 分 是 norton rose / nortonrose 和 fulbright, 均 与 Norton Rose Fulbright 已 取 得 并 一 直 享 有 合 法 权 利 和 权 益 的 NORTON ROSE FULBRIGHT 和 / 或 NORTON ROSE FULBRIGHT 的 商 用 名 称 和 商 标 极 为 相 似, 容 易 引 起 混 淆 ii. 被 投 诉 人 对 争 议 域 名 没 有 任 何 权 利 或 合 法 权 益 投 诉 人 强 调, 在 本 案 争 议 域 名 于 2014 年 5 月 注 册 和 被 投 诉 人 的 公 司 于 2014 年 6 月 核 准 成 立 之 前,Norton Rose Fulbright 一 直 在 全 球 享 有 NORTON ROSE FULBRIGHT 和 / 或 NORTON ROSE FULBRIGHT 商 标 的 权 利 和 Page 4

5 权 益 被 投 诉 人 与 Norton Rose Fulbright 没 有 任 何 关 联 或 联 系, 也 从 未 获 Norton Rose Fulbright 授 权 特 许 或 同 意 其 使 用 前 述 商 标 和 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 的 商 标 或 Norton Rose Fulbright 的 任 何 其 他 商 标 投 诉 人 主 张, 被 投 诉 人 未 经 授 权 使 用 争 议 域 名 及 商 标 是 蓄 意 盗 用 投 诉 人 的 声 誉, 并 非 提 供 诚 信 商 品 或 服 务 被 投 诉 人 从 没 有 凭 争 议 域 名 而 广 为 人 知 投 诉 人 还 主 张, 被 投 诉 人 声 称 被 授 权 使 用 的 第 号 商 标 申 请 仍 在 异 议 申 请 的 处 理 中 被 投 诉 人 使 用 争 议 域 名, 根 本 称 不 上 是 合 法 合 理 或 不 以 营 利 为 目 的 使 用 该 等 域 名, 因 为 被 投 诉 人 显 然 是 利 用 争 议 域 名 招 揽 业 务 iii. 争 议 域 名 已 被 注 册 并 且 正 被 恶 意 使 用 投 诉 人 主 张, 被 投 诉 人 显 然 已 注 册 并 恶 意 使 用 争 议 域 名, 借 以 (a) 防 止 有 关 商 标 或 服 务 标 记 的 所 有 人 使 用 与 标 记 相 对 应 的 域 名, 因 为 被 投 诉 人 已 经 参 与 了 该 行 为 模 式 ;(b) 用 于 破 坏 竞 争 对 手 的 业 务 ; 及 (c) 利 用 与 投 诉 人 极 为 相 似 的 域 名, 使 人 产 生 混 淆, 企 图 故 意 吸 引 互 联 网 用 户 访 问 被 投 诉 人 的 网 页 或 其 他 在 线 网 址, 以 获 得 商 业 利 益 iv. 投 诉 人 通 过 提 交 补 充 说 明 及 证 据 证 明 进 一 步 证 明 其 主 张 : B. 被 投 诉 人 1) 投 诉 人 获 各 商 标 商 号 持 有 方 授 权 提 交 本 投 诉 ( 补 充 附 件 1-5, 包 括 前 述 商 标 所 有 人 的 授 权 书 及 变 名 证 明 ); 2) Norton Rose Fulbright 在 争 议 域 名 注 册 日 (2014 年 5 月 5 日 ) 之 前, 在 全 球 已 广 泛 使 用 其 商 标 商 号, 并 有 一 定 的 知 名 度 和 影 响 力 ( 补 充 附 件 6-13, 包 括 Norton Rose Fulbright 成 员 持 有 的 注 册 域 名 列 表 及 各 类 宣 传 报 道 等 ); 3) <nrflaw.cn> 域 名 争 议 的 裁 决, 该 裁 决 命 令 将 该 域 名 转 移 给 投 诉 人 ( 附 件 14); 4) 被 投 诉 人 及 案 外 第 三 人 申 请 的 其 他 域 名 多 与 第 三 方 品 牌 相 同 或 相 似 ( 附 件 15-21) 被 投 诉 人 的 主 张 如 下 :: i. 投 诉 人 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 香 港 不 拥 有 与 争 议 域 名 相 同 或 混 淆 性 相 似 的 注 册 商 标 被 投 诉 人 主 张, 投 诉 人 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 香 港 是 在 香 港 登 记 注 册 的 独 立 法 律 实 体, 虽 然 其 与 投 诉 书 中 涉 及 到 的 相 关 方, 如 Norton Rose Fulbright LLP, Fulbright & Jaworski LLP, NRF IP Services Limited 等 通 过 Norton Rose Fulbright Verein( 一 家 瑞 士 式 结 构 联 盟 ) 的 帮 助 协 调 成 员 的 活 动, 但 其 均 为 相 互 独 立 的 法 律 实 体 Page 5

6 被 投 诉 人 认 为, 作 为 争 议 域 名 的 投 诉 人, 必 须 拥 有 与 争 议 域 名 相 同 或 极 其 相 似 的 注 册 商 标 才 能 获 得 政 策 支 持 本 争 议 中, 投 诉 人 不 是 投 诉 书 中 涉 案 商 标 的 申 请 人 和 / 或 注 册 人 ; 投 诉 人 未 提 供 证 据 证 明 其 已 获 得 涉 案 商 标 注 册 人 的 授 权 ; 投 诉 人 与 涉 案 商 标 各 申 请 人 之 间 均 为 独 立 法 律 实 体, 没 有 投 资 关 系 或 母 子 公 司 关 系, 不 能 推 定 投 诉 人 对 涉 案 商 标 拥 有 相 关 权 利 ; 投 诉 人 在 投 诉 书 中 声 称 获 有 关 方 授 权 提 交 本 投 诉, 仅 能 证 明 投 诉 人 可 以 提 交 本 投 诉 并 不 能 证 明 其 获 得 了 涉 案 商 标 的 授 权 ii. 投 诉 书 中 绝 大 部 分 商 标 与 争 议 域 名 即 不 相 同 也 不 构 成 混 淆 性 相 似 被 投 诉 人 认 为, 尽 管 争 议 域 名 中 含 有 的 NORTON ROSE 和 FULBRIGHT, 与 Norton Rose Fulbright LLP,Fulbright & Jaworski LLP, NRF IP Services Limited 各 自 拥 有 的 商 标 相 同, 但 不 能 将 分 别 属 于 不 同 所 有 人 的 商 标 组 合 起 来 与 争 议 域 名 比 较, 而 应 该 严 格 遵 循 商 标 专 用 权 的 保 护 范 围, 分 别 进 行 单 一 比 较 分 析 争 议 域 名 与 NORTON ROSE 相 比 较 多 出 了 FULBRIGHT, 该 词 语 并 非 通 用 词 语, 具 有 一 定 显 著 性, 因 此 争 议 域 名 与 商 标 NORTON ROSE 不 构 成 混 淆 性 近 似 ; 同 理, 争 议 域 名 与 FULBRIGHT 亦 不 构 成 混 淆 性 相 似 被 投 诉 人 还 注 意 到 NRF IP Services Limited 在 香 港,WIPO, 英 国, 阿 联 酋 的 注 册 商 标 NORTON ROSE FULBRIGHT 已 获 注 册, 投 诉 人 认 可 上 述 商 标 与 争 议 域 名 相 同, 但 因 其 所 有 人 并 非 投 诉 人, 因 此 该 注 册 商 标 与 本 域 名 争 议 无 关 iii. 被 投 诉 人 对 争 议 域 名 拥 有 合 法 权 益 被 投 诉 人 主 张, 其 是 依 中 国 法 规 登 记 成 立 的 有 限 责 任 公 司, 从 事 商 标 域 名 版 权 专 利 等 知 识 产 权 代 理 服 务 其 自 2014 年 6 月 成 立 后 便 聘 请 前 述 案 外 第 三 人 将 争 议 域 名 网 站 在 工 业 和 信 息 化 部 进 行 网 站 备 案, 且 其 已 向 中 国 商 标 局 申 请 商 标 代 理 备 案 被 投 诉 人 进 一 步 主 张, 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 是 其 依 法 登 记 的 中 文 商 号, 由 诺 顿 罗 氏 和 富 布 莱 特 组 成, 这 三 个 中 文 词 语 并 非 汉 语 固 有 传 统 词 语, 而 是 分 别 根 据 英 文 NORTON, ROSE 和 FULBRIGHT 翻 译 而 来 被 投 诉 人 采 用 其 中 文 商 号 的 英 文 对 应 词 语 作 为 公 司 网 址 ( 域 名 ), 完 全 合 法 正 当, 故 其 对 争 议 域 名 享 有 合 法 权 益 被 投 诉 人 还 主 张, 其 在 接 到 有 关 争 议 前 已 经 使 用 该 争 议 域 名 和 该 域 名 对 应 的 名 称 来 用 于 提 供 诚 信 商 品 或 服 务 : 前 述 案 外 第 三 人 于 2012 年 11 月 19 日 在 中 国 商 标 局 申 请 注 册 Norton Rose Fulbright/ 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 ;2014 年 6 月, 被 投 诉 人 与 该 第 三 人 商 定, 待 其 商 标 注 册 成 功 后, 授 权 被 投 诉 人 使 用, 同 时, 该 第 三 人 还 为 被 投 诉 人 提 供 域 名 网 站 建 设 等 技 术 服 务 被 投 诉 人 认 为, 其 与 投 诉 人 在 所 处 位 置 业 务 范 围 主 要 工 作 语 言 方 面 均 不 同, 且 被 投 诉 人 在 投 诉 人 所 在 地 区 并 无 分 支 机 构, 其 不 可 能 利 用 投 诉 人 声 誉 误 导 或 欺 诈 客 户 Page 6

7 5. 专 家 组 意 见 iv. 被 投 诉 人 善 意 获 得 争 议 域 名 并 作 为 被 投 诉 人 公 司 网 址 善 意 使 用 被 投 诉 人 主 张, 其 获 得 争 议 域 名 的 方 式 合 法 正 当 : 争 议 域 名 系 前 述 案 外 第 三 人 于 2014 年 5 月 5 日 注 册 同 年 6 月, 被 投 诉 人 公 司 股 东 与 该 第 三 人 就 第 号 Norton Rose Fulbright/ 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 授 权 受 让 争 议 域 名 网 站 备 案 网 站 制 作 等 事 宜 达 成 合 作 共 识 2014 年 6 月 30 日, 被 投 诉 人 通 过 在 线 过 户 的 方 式 从 前 述 第 三 人 处 受 让 争 议 域 名 此 外, 被 投 诉 人 还 主 张, 其 自 开 始 使 用 争 议 域 名 至 今, 从 未 表 明 过 与 投 诉 人 有 任 何 联 系 或 关 联, 从 未 试 图 吸 引 投 诉 人 的 用 户 访 问 被 投 诉 人 的 网 站, 其 目 前 开 展 的 业 务 全 部 为 法 律 允 许 的 合 法 业 务 v. 被 投 诉 人 通 过 提 交 补 充 说 明 及 证 据 证 明 进 一 步 证 明 其 主 张 : 1) 在 争 议 域 名 注 册 日 (2014 年 5 月 5 日 ) 之 前, 投 诉 人 及 其 关 联 律 所 的 商 标 商 号 在 中 国 大 陆 并 无 知 名 度 和 影 响 力 ( 补 充 附 件 1-2, 包 括 司 法 部 关 于 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 通 过 2013 年 年 度 检 验 获 准 在 内 地 执 业 的 公 告 等 ); 2) 被 投 诉 人 不 认 同 nrflaw.cn 域 名 争 议 裁 决 的 结 果, 并 已 向 具 有 司 法 管 辖 权 的 中 国 法 院 提 起 域 名 权 属 纠 纷 诉 讼 ( 补 充 附 件 3, 国 务 院 关 于 第 三 批 取 消 和 调 整 行 政 审 批 项 目 的 决 定, 证 明 该 裁 决 的 部 分 认 定 内 容 不 准 确 ); 3) 投 诉 人 补 充 提 交 的 关 于 恶 意 的 证 据 与 本 域 名 争 议 无 关 根 据 ICANN 统 一 域 名 争 议 解 决 政 策 第 4(a) 条 规 定, 符 合 下 列 条 件 的 投 诉 应 当 得 到 支 持 : (i) 争 议 域 名 与 投 诉 人 拥 有 的 商 标 或 服 务 标 记 相 同 或 极 其 相 似, 容 易 引 起 混 淆 ; 且 (ii) 被 投 诉 人 不 拥 有 对 该 域 名 的 权 利 或 合 法 利 益 ; 且 (iii) 被 投 诉 人 的 域 名 已 被 注 册 并 且 正 被 恶 意 使 用 投 诉 人 在 行 政 程 序 中 必 须 举 证 证 明 以 上 三 种 情 形 同 时 具 备 A) 关 于 争 议 域 名 与 投 诉 人 享 有 商 品 商 标 或 服 务 商 标 权 利 的 名 称 或 者 标 志 相 同 或 混 淆 性 相 似 本 域 名 争 议 案 件 的 涉 案 商 标 有 三, 分 别 是 :NRF IP Services Limited 所 有 的 NORTON ROSE FULBRIGHT 商 标 Fulbright & Jaworski LLP 所 有 的 FULBRIGHT 商 标 和 Norton Rose Fulbright LLP 及 / 或 其 前 身 Norton Rose LLP 所 有 的 NORTON ROSE 商 标 毫 无 疑 问, 上 述 商 标 所 有 人 已 经 通 过 在 包 括 中 国 大 陆 和 香 港 的 全 球 范 围 内 的 广 泛 注 册 和 使 用 上 述 商 标, 确 立 了 其 对 该 等 商 标 的 合 法 权 利 及 利 益 Page 7

8 关 于 被 投 诉 人 投 诉 人 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 香 港 不 拥 有 与 争 议 域 名 相 同 或 混 淆 性 相 似 的 注 册 商 标 的 主 张, 尽 管 被 投 诉 人 提 交 了 投 诉 人 及 NRF IP Services Limited 的 注 册 登 记 信 息 表 明 二 者 是 独 立 的 法 律 实 体, 但 是, 在 审 阅 对 比 上 述 登 记 资 料 后, 专 家 组 发 现 如 下 情 况 :1) 投 诉 人 香 港 登 记 信 息 ( 被 投 诉 人 提 交 的 证 据 1) 上 记 载 的 海 外 分 行 (9) 的 地 址 信 息, 与 NRF IP Services Limited 登 记 信 息 ( 被 投 诉 人 提 交 的 证 据 2) 中 记 载 的 登 记 地 址 一 致 ; 2 ) 前 述 投 诉 人 香 港 登 记 信 息 上 记 载 的 公 司 网 址 链 接 ( ) 与 前 述 提 及 的 Norton Rose Fulbright 的 公 司 网 站 系 同 一 网 站 ;3 ) 前 述 投 诉 人 香 港 登 记 信 息 上 记 载 的 国 内 与 海 外 分 行 地 址 与 Norton Rose Fulbright 的 公 司 网 站 中 列 明 的 全 球 各 办 公 室 的 地 址 亦 相 吻 合 据 此, 有 理 由 可 以 推 断 出 本 案 投 诉 人 与 前 述 涉 案 商 标 所 有 人 NORTON ROSE FULBRIGHT LLP 等 确 实 具 有 事 实 上 (de facto) 的 关 联 关 系 专 家 组 认 为, 政 策 第 4(a)(i) 条, 并 未 提 及 独 有 权 利 是 或 者 应 当 是 投 诉 人 需 要 满 足 的 简 单 条 件, 其 目 的 是 仅 仅 是 要 确 保 投 诉 人 在 最 初 投 诉 时 具 有 事 实 基 础 见 WIPO 案 件 Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. 诉 Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington,D 因 此, 考 虑 到 以 下 基 本 情 况 :1 投 诉 人 前 述 登 记 信 息 上 所 显 示 出 的 关 联 信 息 ;2NORTON ROSE LLP 和 FULBRIGHT & JAWORSKI LLP 以 Swiss Verein( 瑞 士 式 协 会 ) 形 式 发 生 合 并 的 事 实, 专 家 组 认 为, 投 诉 人 对 于 发 起 本 投 诉 所 依 据 的 上 述 涉 案 商 标 享 有 必 要 的 权 利 和 利 益 专 家 组 认 为, 本 案 争 议 域 名 <norton-rose-fulbright.com> 和 <nortonrose-fulbright.com> 与 前 述 涉 案 商 标 已 构 成 混 淆 性 相 似 : 1) 与 涉 案 商 标 NORTON ROSE FULBRIGHT 尽 管 该 涉 案 商 标 在 中 国 大 陆 地 区 尚 未 正 式 注 册 ( 仍 在 初 审 公 告 中 ), 但 是 投 诉 人 提 交 的 该 商 标 在 其 他 国 家 和 地 区 的 商 标 注 册 证 明 文 件 (WIPO 欧 盟 香 港 阿 联 酋 及 英 国 ) 对 于 本 争 议 案 件 来 说 已 经 足 够, 因 为 互 联 网 的 使 用 并 不 受 领 土 边 界 的 局 限, 在 特 定 国 家 的 商 标 注 册 与 域 名 争 议 之 间 的 关 联 性 不 大, 尤 其 是 涉 及.com 域 名 的 案 件 中 见 WIPO 案 件 Infospace.com Inc. 诉 Infospace Technology Co. Ltd.,D 毫 无 疑 问, 该 涉 案 商 标 与 上 述 争 议 域 名 在 拼 写 上 完 全 一 致 争 议 域 名 在 单 词 之 间 加 入 的 - 以 及 在 末 尾 添 加 的 gltd.com, 并 未 赋 予 争 议 域 名 一 个 使 其 不 会 产 生 与 该 涉 案 商 标 混 淆 风 险 的 全 新 含 义 见 WIPO 案 件 France Telecom SA 诉 France Telecom Users Group,D 因 此, 涉 案 商 标 NORTON ROSE FULBRIGHT 与 争 议 域 名 已 构 成 混 淆 性 相 似 2) 与 涉 案 商 标 NORTON ROSE 及 FULBRIGHT 很 显 然, 争 议 域 名 同 时 包 含 了 上 述 两 个 涉 案 商 标 尽 管 被 投 诉 人 主 张 应 当 将 上 述 两 个 涉 案 商 标 分 别 与 争 议 域 名 进 行 比 较 分 析, 但 是, 即 使 在 分 开 比 较 的 情 形 下, 当 一 个 域 名 完 整 的 包 含 一 个 商 标 时, 这 已 足 以 在 该 商 标 和 域 名 之 间 造 成 一 种 充 足 的 相 似 性, 并 Page 8

9 进 而 表 现 为 混 淆 性 相 似 此 外, 将 一 个 商 标 添 加 在 另 一 个 商 标 之 后 并 不 会 创 造 出 一 个 被 投 诉 人 享 有 权 利 的 全 新 的 或 者 不 同 的 标 识 见 WIPO 案 件 Nintendo of America Inc 诉 Pokemon,D 因 此, 涉 案 商 标 NORTON ROSE 及 FULBRIGHT 与 争 议 域 名 已 构 成 混 淆 性 相 似 综 上 所 述, 专 家 组 认 为 投 诉 人 的 投 诉 已 满 足 了 政 策 第 4(a) 条 第 (i) 款 的 规 定 B) 关 于 被 投 诉 人 对 争 议 域 名 或 其 主 要 部 分 不 享 有 合 法 权 益 在 讨 论 合 法 权 益 之 前, 专 家 组 认 为 有 必 要 事 先 探 讨 一 下 前 述 案 外 第 三 人 与 被 投 诉 人 之 间 的 关 系, 因 为, 在 本 案 中, 它 的 每 一 次 出 现, 都 对 被 投 诉 人 在 建 立 本 案 合 法 权 益 和 恶 意 方 面 的 有 关 事 实 产 生 了 重 要 影 响 : 专 家 组 注 意 到, 该 案 外 第 三 人 秦 皇 岛 鸿 顺 科 技 开 发 有 限 公 司 进 行 了 如 下 注 册 转 让 及 授 权 等 行 为, 且 该 等 行 为 发 生 的 时 间 点 值 得 注 意 : a) 该 案 外 第 三 人 于 2012 年 11 月 19 日 向 中 国 商 标 局 申 请 注 册 第 号 Norton Rose Fulbright/ 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 商 标 巧 合 地 是, 本 案 投 诉 人 的 前 身 Norton Rose LLP 和 Fulbright & Jaworski LLP 亦 在 2012 年 11 月 宣 布 合 并, 成 立 Norton Rose Fulbright, 其 中 文 是 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 b) 前 述 第 号 申 请 主 要 注 册 在 第 45 类 知 识 产 权 咨 询 知 识 产 权 许 可 诉 讼 服 务 法 律 研 究 调 解 域 名 注 册 ( 法 律 服 务 ) 等 法 律 类 服 务 之 上 从 案 外 第 三 人 的 名 称 来 看, 在 去 掉 其 所 在 行 政 区 域 秦 皇 岛 和 商 号 鸿 顺 之 后, 科 技 开 发 有 限 公 司 主 要 是 暗 示 了 该 第 三 人 所 处 的 行 业 或 经 营 特 点 据 此, 至 少 从 表 面 上 看, 上 述 申 请 注 册 的 服 务 项 目 似 乎 与 其 业 务 / 所 处 行 业 相 去 甚 远 值 得 注 意 的 是, 该 第 三 人 准 备 将 该 商 标 授 权 本 案 被 投 诉 人, 一 家 知 识 产 权 代 理 机 构, 使 用 本 案 涉 案 商 标 所 有 人 之 一 的 NRF IP Services Limited 已 就 该 申 请 向 商 标 局 提 出 异 议 c) 除 注 册 本 案 两 个 争 议 域 名 之 外, 该 案 外 第 三 人 还 注 册 了 第 三 个 域 名 nrflaw.cn 投 诉 人 已 就 该 域 名 另 案 提 起 投 诉 并 获 得 该 案 专 家 组 支 持 (DCN ) ( 尽 管 被 投 诉 人 声 称 其 已 就 该 域 名 纠 纷 向 法 院 提 起 诉 讼, 截 至 今 日, 尚 无 任 何 法 院 判 决 推 翻 中 心 就 DCN 号 案 作 出 的 裁 决 ) d) 该 案 外 第 三 人 在 2014 年 5 月 5 日 成 功 注 册 本 案 争 议 域 名 后, 将 其 转 让 给 于 2014 年 6 月 核 准 成 立 的 被 投 诉 人 ( 投 诉 人 的 同 业 竞 争 者 ) 值 得 注 意 的 是, 据 被 投 诉 人 提 供 的 争 议 域 名 在 线 过 户 记 录 ( 证 据 9a,9b,9c) 显 示, 该 等 转 让 发 生 于 2014 年 6 月 30 日, 距 案 外 第 三 人 成 功 注 册 尚 不 足 两 个 月, 被 投 诉 人 核 准 成 立 不 足 一 个 月 e) 被 投 诉 人 还 曾 在 其 答 辩 中 表 示 其 公 司 股 东 与 该 案 外 第 三 人 就 商 标 授 权 受 让 争 议 域 名 网 站 备 案 网 站 制 作 等 事 宜 达 成 合 作 共 识 作 为 一 个 案 外 人, 竟 然 能 在 与 案 件 相 关 的 众 多 重 要 节 点 上 起 到 如 此 重 要 的 作 用, 不 禁 让 专 家 组 对 上 述 种 种 巧 合 产 生 疑 问 专 家 组 并 未 收 到 专 门 介 绍 该 案 外 第 三 人 的 资 料, 因 而 无 法 直 接 获 知 该 案 外 第 三 人 是 否 与 被 投 诉 人 之 间 具 有 任 何 法 律 上 的 关 联 关 系 ; 但 是, 魔 鬼 隐 藏 在 细 节 之 中 (The devil is Page 9

10 in the details), 专 家 组 在 双 方 提 交 的 WHOIS 记 录 和 中 国 商 标 局 记 录 中 发 现 了 一 些 有 趣 的 细 节 : 1 本 案 争 议 域 名 与 前 述 nrflaw.cn 域 名 系 该 案 外 第 三 人 于 同 日 注 册 ; 2 两 个 争 议 域 名 的 WHOIS 记 录 均 显 示 : Admin Organization( 管 理 组 织 ):Grand Successful Technology Development Co. Ltd Admin Street( 街 道 ):Haigangqu Yanshan University Xixiaoqu,, Admin City( 城 市 ):Qinhuangdao Admin State/Province( 州 / 省 ):Hebei Admin ( 管 理 电 子 邮 件 ): zuopan@gmail.com 3 另 一 域 名 nrflaw.cn 的 CNNIC( 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心 ) 查 询 记 录 显 示 : 其 注 册 人 (registrant) 为 案 外 第 三 人, 但 其 注 册 人 联 系 电 子 邮 件 (registrant contact ) 确 是 zuopan@gmail.com 尽 管 上 述 细 节 2 显 示 的 信 息 为 英 文 或 者 汉 语 拼 音, 但 是, 通 过 与 本 案 当 事 人 提 交 的 中 国 商 标 局 记 录 交 叉 对 比 后, 可 以 推 定 上 述 拼 音 地 址 与 第 号 商 标 申 请 人 ( 即 案 外 第 三 人 ) 的 地 址 基 本 一 致, 而 管 理 组 织 Grand Successful Technology Development Co. Ltd 应 当 就 是 案 外 第 三 人 的 英 文 名 称 如 果 说 原 域 名 注 册 人 在 转 让 域 名 后 继 续 担 任 管 理 人 这 本 身 并 不 意 外 的 话, 那 么 nrflaw.cn 域 名 在 没 有 迹 象 表 明 已 被 转 让 给 被 投 诉 人 的 情 形 下 其 注 册 人 联 系 邮 件 地 址 却 显 示 为 左 盼 (Zuo Pan) 就 确 实 是 个 谜 团 了 联 系 到 前 述 事 实 中 的 种 种 巧 合, 一 个 合 理 的 解 释 就 是, 该 案 外 第 三 人 与 被 投 诉 人, 左 盼, 秦 皇 岛 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司, 之 间 具 有 某 种 事 实 上 (de facto) 的 关 联 或 联 系 专 家 组 认 为, 基 于 该 案 外 第 三 人 与 被 投 诉 人 之 间 的 关 联 或 联 系, 以 及 被 投 诉 人 作 为 法 律 从 业 者 对 于 相 关 法 律 ( 如 商 标 权 域 名 等 ) 应 有 的 熟 悉 程 度, 前 述 情 况 容 易 让 人 形 成 这 样 一 种 印 象 : 被 投 诉 人 意 图 通 过 设 立 知 识 产 权 代 理 公 司 借 由 第 三 人 申 请 并 授 权 或 转 让 第 号 商 标 和 争 议 域 名, 以 达 到 为 自 己 在 未 来 的 域 名 争 议 程 序 或 其 他 法 律 程 序 ( 如 有 ) 中 创 立 关 于 合 法 权 益 和 善 意 的 预 先 抗 辩 的 目 的 换 句 话 说, 尽 管 设 立 公 司 及 商 标 申 请 的 程 序 及 结 果 本 身 都 符 合 中 国 有 关 法 律 规 定, 但 是, 如 果 这 种 设 立 或 者 申 请 主 要 是 为 了 规 避 法 律 规 定 或 出 于 其 它 不 正 当 目 的 ( 如 不 正 当 竞 争 或 搭 便 车 ) 而 实 施, 那 么, 机 械 地 将 该 等 商 标 或 其 他 权 利 认 定 为 被 投 诉 人 对 争 议 域 名 享 有 合 法 权 益 的 权 利 基 础, 将 会 造 成 事 实 上 的 不 公 正 及 政 策 保 护 目 的 的 落 空 因 此, 在 极 端 情 况 下, 如 本 案, 必 须 综 合 考 虑 案 件 的 全 部 情 况 进 行 判 断 据 此, 专 家 组 认 为, 在 判 断 本 案 被 投 诉 人 对 争 议 域 名 是 否 享 有 合 法 利 益 及 其 注 册 和 使 用 是 否 具 有 恶 意 时, 必 须 将 以 下 与 本 案 密 切 相 关 的 具 体 情 况 纳 入 考 虑 范 围 :1 投 诉 人 与 被 投 诉 人 同 处 法 律 行 业, 都 在 中 国 大 陆 开 展 业 务, 系 同 业 竞 争 者 关 系,2 投 诉 人 及 NORTON ROSE FULBRIGHT 在 法 律 界 悠 久 的 历 史 和 积 累 的 声 誉, 以 及 3 域 名, 尤 其 是 涉 及.com 的 域 名, 在 互 联 网 使 用 中 不 受 国 家 或 地 区 地 理 边 界 的 限 制 这 一 事 实 在 此 情 形 下, 专 家 组 基 于 如 下 分 析, 不 接 受 被 投 诉 人 以 其 登 记 的 中 文 商 号 作 为 其 英 文 争 议 域 名 权 利 基 础 的 相 关 主 张 : 第 一, 被 投 诉 人 依 法 登 记 注 册 的 中 文 商 号 不 足 以 直 接 作 为 其 获 得 本 案 英 文 争 议 域 名 的 权 利 基 础 Page 10

11 由 于 中 国 企 业 的 外 文 名 称 由 企 业 依 据 文 字 翻 译 原 则 自 行 翻 译 使 用, 不 需 报 工 商 行 政 管 理 机 关 核 准 登 记 ( 企 业 名 称 登 记 管 理 实 施 办 法 第 八 条 ), 被 投 诉 人 经 工 商 登 记 的 商 号 通 常 只 能 及 于 其 登 记 的 中 文 部 分, 而 非 必 然 地 惠 及 于 其 中 文 名 称 的 其 他 语 种 翻 译 之 上 这 是 因 为, 企 业 的 中 文 名 称 在 译 成 外 文 的 过 程 中, 可 能 会 基 于 语 言 本 身 的 发 音 特 点 或 多 重 含 义 而 出 现 多 种 译 法, 进 而 造 成 翻 译 后 的 英 文 名 称 无 法 与 该 企 业 建 立 起 对 应 关 系 的 情 况 并 导 致 市 场 混 淆 考 虑 到 被 投 诉 人 与 投 诉 人 是 同 业 竞 争 者 关 系 以 及 在 投 诉 人 合 并 之 后 才 成 立 的 被 投 诉 人 具 有 与 投 诉 人 相 同 的 名 称 这 一 事 实, 除 非 被 投 诉 人 有 充 足 的 理 由 和 证 据 能 够 证 明 其 企 业 和 中 文 商 号 已 经 与 翻 译 过 来 的 英 文 ( 即 本 案 争 议 域 名 中 的 norton-rosefulbright 或 nortonrose-fulbright ) 之 间 建 立 了 一 一 对 应 的 联 系, 例 如 已 凭 借 该 英 文 名 称 广 为 人 知, 否 则, 仅 仅 依 据 其 中 文 名 称 的 工 商 登 记 尚 不 足 以 证 明 被 投 诉 人 必 然 对 该 英 文 翻 译 亦 享 有 权 益 对 此, 被 投 诉 人 并 未 提 交 任 何 证 据 表 明 其 中 文 商 号 已 经 与 该 英 文 翻 译 之 间 建 立 了 一 一 对 应 的 关 系, 仅 仅 主 张 其 中 文 商 号 是 由 英 文 单 词 Norton Rose 和 Fulbright 翻 译 而 来 需 要 指 出 的 是, 从 中 英 文 互 译 的 角 度 讲, 无 论 是 音 译 还 是 意 译, 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 与 英 文 单 词 Norton Rose 和 Fulbright 之 间 并 不 具 有 唯 一 对 应 的 翻 译 关 系, 尤 其 是 Rose 本 身 具 有 多 重 含 义 而 罗 氏 又 并 非 其 常 见 翻 译 姑 且 不 论 被 投 诉 人 为 何 要 选 中 并 如 此 排 列 Norton Rose 和 Fulbright 三 个 已 在 法 律 业 界 与 投 诉 人 商 标 / 商 用 名 称 紧 密 联 系 起 来 的 单 词 作 为 其 中 文 名 称 的 来 源, 被 投 诉 人 在 上 述 英 文 单 词 本 身 可 具 有 多 重 含 义 及 多 种 中 文 译 法 的 情 形 下, 偏 偏 又 选 中 了 和 投 诉 人 中 文 商 标 及 商 用 名 称 完 全 相 同 的 汉 字 作 为 其 名 称, 这 种 巧 合 未 免 令 人 生 疑 考 虑 到 争 议 双 方 的 同 业 竞 争 背 景 及 投 诉 人 的 业 内 名 声, 专 家 组 有 理 由 推 定 被 投 诉 人 知 道 或 者 应 当 知 道 投 诉 人 的 存 在, 其 有 关 翻 译 的 主 张 并 不 可 信 第 二, 案 外 第 三 人 对 第 号 商 标 的 申 请 注 册 与 授 权, 在 本 案 这 个 特 例 中, 亦 不 足 以 作 为 被 投 诉 人 合 法 权 益 的 基 础 关 于 被 投 诉 人 获 得 的 商 标 权 利 是 否 必 然 构 成 政 策 中 的 合 法 权 益 这 个 问 题, 已 经 有 不 少 过 往 判 例 给 出 了 否 定 的 回 答, 例 如 : 当 然, 被 投 诉 人 凭 借 一 个 有 效 商 标 注 册 来 证 明 其 在 政 策 下 的 在 先 权 利 是 可 能 的 但 若 就 此 得 出 仅 有 商 标 注 册 就 可 以 建 立 起 政 策 中 的 合 法 权 益 这 一 结 论 则 是 错 误 的 要 想 建 立 起 能 够 被 认 可 的 权 利, 其 整 体 情 况 应 当 表 明, 该 注 册 是 出 于 在 该 商 标 注 册 所 在 管 辖 内 对 该 商 标 进 行 善 意 使 用 的 目 的 而 获 得, 并 且 不 是 为 了 规 避 政 策 申 请 而 注 册 见 WIPO 案 件 Madonna Ciccone, p/k/a Madonna 诉 Dan Parisi and "Madonna.com",D 政 策 第 4(c)(ii) 条 暗 示, 一 方 可 以 通 过 凭 借 一 个 域 名 广 为 人 知 而 宣 示 其 对 该 域 名 的 权 利 或 合 法 利 益 据 此 可 以 合 理 推 测, 拥 有 商 标 的 一 方 凭 借 该 商 标 被 广 为 人 知, 亦 可 能 通 过 与 该 商 标 完 全 相 同 的 域 名 广 为 人 知 但 是, 这 种 推 测 并 非 结 论 性 的 在 某 些 情 况 下, 域 名 注 册 人 注 册 商 标 是 为 了 寻 求 对 在 先 商 标 权 利 人 的 不 正 当 利 用 见 WIPO 案 件 Chemical Works of Gedeon Richter Plc 诉 Covex Farma S.L.,D 如 本 部 分 最 开 始 讨 论 的 那 样, 案 外 第 三 人, 即 第 号 Norton Rose Fulbright/ 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 商 标 的 注 册 申 请 者, 在 本 身 并 不 从 事 法 律 业 务 的 情 况 下, 于 投 诉 人 宣 布 合 并 之 际 在 第 45 类 的 法 律 服 务 项 目 上 申 请 注 册 上 述 商 标 且 在 该 商 标 申 请 的 过 程 中, Page 11

12 案 外 第 三 人 就 已 经 与 被 投 诉 人 商 定 该 商 标 授 权 使 用 的 事 宜 此 外, 本 案 的 两 个 争 议 域 名 也 是 由 该 案 外 第 三 人 先 行 注 册 再 转 让 至 被 投 诉 人 名 下 很 显 然, 案 外 第 三 人 所 实 施 的 上 述 申 请 注 册 均 是 为 了 被 投 诉 人 的 利 益 而 做 : 从 商 标 申 请 争 议 域 名 注 册 被 投 诉 人 公 司 成 立 到 争 议 域 名 转 让, 这 四 个 步 骤 在 实 施 的 时 间 及 内 容 上 环 环 相 扣, 其 目 的 均 在 于 为 被 投 诉 人 创 造 使 用 Norton Rose Fulbright/ 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 的 合 法 性, 无 论 是 将 其 作 为 商 标 商 号 还 是 域 名 使 用 在 通 常 情 况 下, 这 种 创 造 合 法 性 的 做 法 本 没 有 问 题 但 是,1 本 案 的 被 投 诉 人 与 投 诉 人 系 同 业 竞 争 者, 并 提 供 相 同 或 类 似 的 产 品 和 服 务 ;2 投 诉 人 及 其 前 身 经 过 在 业 内 多 年 的 发 展, 已 经 与 NORTON ROSE FULBRIGHT 及 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 等 关 联 品 牌 之 间 形 成 了 一 一 对 应 的 紧 密 关 系 在 此 情 形 下, 被 投 诉 人 利 用 投 诉 人 合 并 之 机 实 施 上 述 步 骤 的 动 机 就 非 常 可 疑, 更 何 况 二 者 的 共 存 已 经 造 成 了 混 淆 因 此, 在 综 合 考 虑 本 案 的 相 关 情 况 后, 无 论 第 号 商 标 申 请 是 否 获 得 中 国 商 标 局 的 核 准 注 册, 它 都 不 足 以 构 成 被 投 诉 人 在 政 策 之 下 对 争 议 域 名 享 有 合 法 权 益 的 权 利 基 础 第 三, 被 投 诉 人 对 争 议 域 名 网 站 的 使 用 不 足 以 为 其 创 设 政 策 意 义 上 的 合 法 权 益 尽 管 被 投 诉 人 辩 称 其 与 投 诉 人 在 所 处 位 置 业 务 范 围 主 要 工 作 语 言 等 方 面 均 有 不 同, 不 可 能 利 用 投 诉 人 的 声 誉 误 导 或 欺 诈 客 户, 但 其 争 议 域 名 网 站 上 的 介 绍 却 呈 现 了 不 同 的 内 容 根 据 投 诉 人 提 供 的 经 公 证 的 争 议 域 名 网 页 ( 证 据 8) 显 示, 该 网 站 在 关 于 我 们 的 部 分 声 称 : 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 由 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司 和 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 律 师 事 务 所 ( 筹 ) 两 部 分 组 成, 主 要 从 事 专 利 商 标 著 作 权 域 名 反 不 正 当 竞 争 等 知 识 产 权 方 面 的 代 理 服 务 和 法 律 事 务... 投 诉 人 系 全 球 知 名 律 所, 亦 从 事 相 关 法 律 业 务 很 显 然, 被 投 诉 人 与 投 诉 人 不 仅 是 同 行 且 在 业 务 范 围 上 具 有 竞 争 关 系 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 的 主 要 目 标 客 户 是 国 外 企 业... 诺 顿 罗 氏 富 布 莱 特 依 托 先 进 的 互 联 网 技 术, 可 通 过 英 语 德 语 法 语 意 大 利 语 西 班 牙 语 葡 萄 牙 语 日 语 韩 语 等 多 种 语 言 服 务 全 球 客 户, 形 成 跨 国 家 跨 地 区 的 全 球 化 网 络 化 紧 密 型 服 务 体 系... 投 诉 人 作 为 全 球 最 大 的 律 所 之 一, 拥 有 包 括 中 国 大 陆 在 内 的 数 十 家 办 公 室, 据 此 可 以 推 断 二 者 在 目 标 客 户 工 作 语 言 等 方 面 都 并 没 有 很 大 的 差 异 值 得 一 提 的 是, 投 诉 人 提 供 的 询 问 邮 件 证 据 ( 证 据 7) 已 经 表 明, 被 投 诉 人 通 过 使 用 与 投 诉 人 中 英 文 商 标 及 商 用 名 称 完 全 相 同 的 名 称 及 域 名, 已 经 造 成 了 投 诉 人 客 户 或 潜 在 客 户 的 混 淆 由 于 互 联 网 域 名 本 身 的 无 边 界 性, 可 以 预 见 的 是, 争 议 域 名 网 站 可 能 会 进 一 步 加 剧 这 种 混 淆 可 能 性 多 个 WIPO 案 例 已 经 表 明, 若 争 议 域 名 可 能 造 成 用 户 混 淆, 使 其 错 误 地 相 信 被 投 诉 人 网 站 是 由 投 诉 人 运 营 或 支 持 的, 则 其 不 能 被 认 为 是 政 策 第 4(c)(i) 条 中 的 善 意 使 用 见 WIPO 案 件 Info Edge (India) Limited 诉 Abs, Abs IT Solution,D 出 于 商 业 获 利 目 的, 通 过 使 用 与 投 诉 人 商 标 造 成 混 淆 的 域 名 来 刻 意 吸 引 互 联 网 用 户, 是 政 策 第 4(b)(iv) 条 规 定 的 恶 意 注 册 的 证 明 如 果 此 种 使 用 能 够 建 立 起 政 策 第 4(a)(ii) 条 意 义 上 权 利 或 合 法 利 益 的 话, 那 么 政 策 第 4(b)(iv) 条 Page 12

13 项 下 的 恶 意 使 用 将 会 在 实 际 上 排 除 对 第 4(a) 条 滥 用 注 册 的 适 用 见 WIPO 案 件 Adobe Systems Incorporated 诉 Domain OZ,D 基 于 上 述 案 例, 专 家 组 认 为, 被 投 诉 人 提 供 的 有 关 网 站 登 记 备 案 等 证 明 及 其 对 争 议 网 站 的 使 用 不 能 证 明 其 对 争 议 域 名 具 有 合 法 权 益 综 上 所 述, 专 家 组 认 为 投 诉 人 的 投 诉 已 满 足 了 政 策 第 4(a) 条 第 (ii) 款 的 规 定 C) 关 于 被 投 诉 人 对 争 议 域 名 的 注 册 和 使 用 是 否 具 有 恶 意 如 同 前 文 在 合 法 权 益 部 分 的 分 析 所 述, 案 外 第 三 人 的 商 标 申 请 及 本 案 争 议 域 名 的 注 册 主 要 是 为 了 本 案 被 投 诉 人 的 利 益 所 做, 其 随 后 的 商 标 申 请 的 授 权 与 域 名 转 让 行 为 已 经 印 证 了 此 点 因 此, 案 外 第 三 人 的 这 些 行 为 本 身 就 暗 示 了 一 种 恶 意 有 意 地 通 过 合 法 程 序 创 造 合 法 性 以 掩 饰 某 些 不 正 当 目 的, 并 在 出 现 争 议 时 帮 助 被 投 诉 人 创 立 关 于 合 法 权 益 和 善 意 的 预 先 抗 辩 有 鉴 于 此, 本 案 争 议 域 名 系 出 于 恶 意 注 册 为 从 与 投 诉 人 商 标 有 关 的 商 誉 和 知 名 度 中 获 取 商 业 利 益, 通 过 使 用 完 全 相 同 或 近 似 的 名 称, 在 造 成 投 诉 人 商 标 与 被 投 诉 人 服 务 的 来 源 赞 助 关 联 或 支 持 的 混 淆 可 能 性 的 意 图 下 使 用 争 议 域 名, 这 表 明 被 投 诉 人 是 在 有 意 对 投 诉 人 的 商 标 实 施 搭 便 车 的 行 为 见 WIPO 案 件 Info Edge (India) Limited 诉 Abs, Abs IT Solution,D 如 同 前 文 所 分 析 的 那 样, 作 为 与 投 诉 人 同 处 法 律 行 业 的 竞 争 者, 被 投 诉 人 在 对 与 投 诉 人 商 标 混 淆 性 相 似 的 争 议 域 名 不 具 有 合 法 权 益 基 础 的 情 形 下, 使 用 该 等 争 议 域 名 吸 引 需 要 法 律 服 务 的 潜 在 客 户 至 其 网 站 这 在 被 投 诉 人 服 务 来 源, 以 及 被 投 诉 人 与 投 诉 人 是 否 具 有 关 联 的 问 题 上 造 成 了 混 淆 可 能 性 被 投 诉 人 在 其 争 议 域 名 中 使 用 投 诉 人 的 商 标 以 吸 引 投 诉 人 的 潜 在 客 户 这 已 构 成 了 政 策 第 4(b)(iv) 条 含 义 之 中 的 恶 意 见 WIPO 案 件 The Frozfruit Company 诉 Maui Bound Media Group,D 因 此, 本 案 争 议 域 名 系 出 于 恶 意 使 用 综 上 所 述, 专 家 组 认 为 投 诉 人 的 投 诉 已 满 足 了 政 策 第 4(a) 条 第 (iii) 款 的 规 定 6. 裁 决 根 据 政 策 第 4(a) 条 和 规 则 第 15 条, 本 专 家 组 裁 定 域 名 <norton-rosefulbright.com> 和 <nortonrose-fulbright.com> 转 移 给 投 诉 人 专 家 组 :Mr. Matthew Murphy 日 期 : 2015 年 3 月 16 日 Page 13