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1 * 本 文 為 北 美 專 利 知 識 庫 文 章 * 摘 要 版 網 址 : 英 國 最 高 法 院 在 Trunki 行 李 箱 案 件 的 決 定 及 後 續 影 響 英 國 最 高 法 院 在 Trunki 行 李 箱 案 件 的 決 定 及 後 續 影 響 一 前 言 04/08/2016 葉 雪 美 2016 年 3 月 9 日, 英 國 最 高 法 院 (UK Supreme Court, 簡 稱 最 高 法 院 ) 對 於 PMS 國 際 公 司 ( 以 下 簡 稱 PMS)v. Magmatic 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 Magmatic 公 司 ) 的 設 計 侵 權 上 訴 案 件 做 出 決 定, 維 持 上 訴 法 院 專 利 法 庭 的 不 構 成 侵 權 決 定, 判 定 PMS 的 Kidde 系 列 兒 童 行 李 箱 所 產 生 的 整 體 印 象 不 同 於 Trunki 兒 童 行 李 箱 設 計,PMS 並 未 侵 害 Magmatic 公 司 的 歐 盟 的 註 冊 設 計 英 國 最 高 法 院 的 判 決 證 實, 註 冊 設 計 之 形 狀 可 獲 得 最 好 的 保 護 範 圍 就 是 使 用 黑 白 線 條 圖 或 單 色 效 果 的 圖 式, 多 彩 色 圖 式 的 保 護 範 圍 將 被 這 種 著 色 或 色 彩 的 對 比 所 予 人 之 視 覺 印 象 所 限 制 如 果 申 請 人 想 使 用 色 彩 對 比 來 顯 示 設 計 特 徴, 這 種 作 法 將 會 有 風 險, 因 為 色 彩 的 對 比 會 被 認 為 是 一 項 重 要 特 徵 因 此, 提 醒 申 請 人 在 歐 盟 智 慧 財 產 局 (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) 1 申 請 註 冊 設 計 時, 應 審 慎 考 慮 其 所 提 出 的 圖 式 內 容, 其 中 包 括 : 產 品 的 形 狀 表 面 的 裝 飾 與 線 條 色 彩 的 揭 露 與 顏 色 的 對 比 等, 圖 式 中 揭 露 的 所 有 內 容 都 會 對 註 冊 設 計 的 保 護 範 圍 造 成 重 大 的 限 制 與 影 響 二 事 實 背 景 2003 年 6 月 20 日,Magmatic 公 司 向 OHIM 申 請 註 冊 設 計 ( RCD), 申 請 序 號 No , 指 定 產 品 是 行 李 箱 (suitcase), 以 6 1 原 來 的 歐 盟 內 部 市 場 調 和 局 (THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET, 簡 稱 OHIM) 已 於 2016 年 3 月 改 為 歐 盟 智 慧 財 產 局 (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) 1

2 張 以 不 同 角 度 的 3D Computer Assisted Design( CAD) 視 圖 來 表 現 出 該 行 李 箱 的 外 觀 設 計 ( 如 圖 1 所 示 ), 2003 年 100 月 28 日 公 告 了 該 註 冊 設 計 ( 以 下 簡 稱 系 爭 註 冊 設 計 ) 歐 盟 設 計 No 圖 1 Magmaticc 公 司 的 行 李 箱 註 冊 設 計 2004 年,Magmatic 公 司 授 權 給 英 國 ToyLinee 國 際 有 限 公 司 銷 售 依 據 系 爭 註 冊 設 計 開 發 出 來 的 Trunki 行 李 箱 產 品,20066 年 開 始, 改 由 Magmatic 公 司 自 己 製 造 及 銷 售 Trunki 行 李 箱 經 由 各 種 迭 代 的 設 計 變 化 已 進 入 第 四 代 產 品,Magmatic 公 司 的 Trunkii 行 李 箱 已 在 全 球 97 個 國 家 銷 售,2010 年 的 Trunki 行 李 箱 產 品 設 計 已 在 殼 體 上 增 加 一 些 表 面 裝 飾 ( 如 圖 2 所 示 ) 2

3 Trunki 的 兒 童 行 李 箱 圖 2 Magmatic 公 司 的 年 的 Trunki 產 品 PMS 是 一 家 玩 具 製 造 公 司, 他 們 的 產 品 通 路 是 折 扣 市 場 PMS 的 常 務 董 事 Beverley 說 明, 在 旅 行 時 看 到 Trunkii 行 李 箱, 知 道 它 的 設 計 與 品 質, 就 產 生 可 利 用 價 差 在 市 場 上 推 出 略 為 廉 價 的 兒 童 行 李 箱 的 想 法 隨 後,Beverleyy 開 始 設 計 及 製 造 兒 童 行 李 箱 2012 年 後 期,PMS 推 出 兩 款 Kiddee 兒 童 行 李 箱 ( 如 圖 3 所 示 ), 一 款 是 動 物 版 本, 有 著 看 起 來 像 耳 朵 的 扶 手 ; 另 一 個 是 昆 蟲 版 本, 有 著 像 觸 角 的 扶 手 而 且, 行 李 箱 外 觀 上 出 現 不 同 的 圖 案 設 計, 例 如 : 虎 豹 牛 豬 瓢 蟲 和 蜜 蜂 等 裝 飾 圖 案 Kiddee 行 李 箱 ( 昆 蟲 版 ) Kiddeee 行 李 箱 ( 動 物 版 ) 圖 3 PMS 公 司 的 Kiddee 行 李 箱 設 計 3

4 三 英 國 高 等 法 院 的 一 審 判 決 2013 年 2 月 18 日,Magmatic 公 司 向 英 國 高 等 法 院 專 利 法 庭 ( The High Court of Justice, Chanceryy Division Patent Court, 以 下 簡 稱 一 審 法 院 ) 提 起 侵 權 訴 訟, 指 控 PMS 的 Kiddeee 行 李 箱 產 品 侵 害 了 系 爭 註 冊 設 計 PMS 則 提 出 1998 年 公 開 的 Rodeo 設 計 ( 如 圖 4 左 側 所 示 ), 主 張 系 爭 註 冊 設 計 因 為 缺 乏 新 穎 性 應 被 宣 告 無 效 2 Rodeo 設 計 ( 行 李 箱 ) 系 爭 註 冊 設 計 圖 4 Rodeo 的 行 李 箱 設 計 與 系 爭 註 冊 設 計 的 比 對 圖 一 審 法 官 Arnold 認 為 :Redeo 的 行 李 箱 設 計 是 比 較 矮 胖 的, 正 面 有 一 圓 形 卡 扣, 上 方 有 一 個 啞 鈴 狀 的 扶 手 部 分,Redeo 的 行 李 箱 外 觀 有 些 粗 糙 不 夠 時 尚 相 較 之 下, 系 爭 註 冊 設 計 是 苗 條 得 且 更 有 造 形, 箱 體 上 高 起 的 脊 部 及 牛 角 狀 的 扶 手 構 成 外 觀 的 重 要 部 分 因 為 系 爭 註 冊 設 計 更 為 精 緻 且 具 時 尚 感, 系 爭 註 冊 設 計 與 Redeo R 行 李 箱 所 產 生 的 2 參 照 Magmatic Ltd v PMS International Ltdd [2013] EWHC 1925 (Pat); [2013][ E.C.C. 29 4

5 整 體 印 象 是 不 同 的, 系 爭 註 冊 設 計 具 有 新 穎 性 關 於 侵 權 的 問 題, 法 官 Arnold 認 為 : 系 爭 註 冊 設 計 與 Kiddee 行 李 箱 之 間 最 明 顯 的 區 別 是 :(1) 系 爭 註 冊 設 計 有 棱 角 分 明 的 外 形 與 正 面 及 背 面 的 半 圓 形 弧 凹 面 區 域, 而 Kiddee 行 李 箱 在 乘 坐 部 分 則 有 更 為 圓 潤 的 輪 廓 修 飾,(2)Kiddee 行 李 箱 的 車 輪 被 覆 蓋 了,(3)Kiddee 行 李 箱 的 卡 扣 周 圍 環 繞 的 高 起 脊 部,(4)Kiddee 行 李 箱 的 正 面 及 背 面 底 部 都 沒 有 突 出 的 下 唇 部 設 計 儘 管 有 前 述 的 差 異, 因 為 Kiddee 行 李 箱 與 系 爭 註 冊 設 計 都 具 有 看 起 來 像 動 物 的 鼻 子 和 尾 巴 的 卡 扣 等 設 計 特 徵, 兩 個 設 計 所 產 生 的 整 體 印 象 還 是 近 似 的, 因 此, 可 以 發 現 Kiddee 行 李 箱 侵 權 的 事 實 3 四 英 國 上 訴 法 院 的 上 訴 決 定 PMS 不 服 英 國 高 等 法 院 的 判 決, 向 英 國 上 訴 法 院 提 起 上 訴 PMS 主 張, 一 審 法 官 的 審 理 原 則 是 錯 誤 的, 他 忽 略 了 Kiddee 行 李 箱 所 有 的 表 面 裝 飾, 才 會 作 出 這 錯 誤 的 判 斷, 希 望 上 訴 法 院 重 新 評 估 這 個 侵 權 的 事 實 不 過 Magmatic 公 司 則 回 應, 一 審 法 官 的 事 實 判 斷 完 全 正 確, 上 訴 法 院 沒 有 理 由 干 擾 一 審 法 院 的 結 論 上 訴 法 院 則 說 明 : 如 果 要 重 新 評 估 侵 權 的 事 實, 必 須 先 了 解 歐 盟 設 計 的 法 律 規 定, 再 解 釋 註 冊 設 計 的 保 護 範 圍 註 冊 設 計 保 護 範 圍 之 解 釋 上 訴 法 院 法 官 Kitchin 說 明 : 檢 視 OHIM 4 的 審 查 指 南 (Examination of Applications for Registered Community Designs) 中 有 關 設 計 圖 式 之 規 定 5, 註 冊 設 計 申 請 案 可 提 出 黑 白 線 稿 圖 式 ( 如 圖 5 所 示 ) 黑 白 灰 3 參 照 Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2014] EWCA Civ 181; [2014] E.C.D.R. 20 (CA (Civ Div)) 4 歐 盟 內 部 市 場 調 和 局 (OHIM) 已 於 2016 年 3 月 改 為 歐 盟 智 慧 財 產 局 (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) 5 參 照 審 查 指 南 第 3.3 章 節 Representation of the design suitable for reproduction 以 及 第 5 章 節 "Additional Requirements Regarding the Reproduction of the Design 5

6 階 的 單 色 畫 (monochrome) 或 彩 色 圖 式 ( 如 圖 6 所 示 ), 如 果 顏 色 並 不 構 成 註 冊 設 計 請 求 保 護 之 部 分, 依 據 申 請 時 的 常 規, 應 以 黑 白 單 色 圖 式 或 照 片 提 出 申 請 如 果 是 以 特 定 的 顏 色 作 為 註 冊 設 計 請 求 保 護 之 一 部 分, 就 可 以 提 交 全 部 或 部 分 的 彩 色 圖 式 同 樣 地, 如 果 單 一 色 彩 是 設 計 的 一 個 設 計 特 徵, 可 以 透 過 不 同 顏 色 之 單 一 背 景 的 圖 式 來 呈 現 該 外 觀 設 計 註 冊 設 計 的 保 護 範 圍 必 須 從 圖 式 及 其 所 傳 達 的 訊 息 才 能 得 知, 原 則 上, 簡 單 的 線 稿 圖 式 的 保 護 範 圍 比 較 寬 廣, 如 果 圖 式 中 有 色 彩 的 呈 現, 而 特 定 的 色 彩 也 不 是 設 計 特 徵, 這 些 解 釋 就 變 得 比 較 困 難 如 果 圖 式 中 有 不 同 色 調 的 顏 色 又 有 對 比 之 顯 示, 對 法 院 而 言, 這 種 保 護 範 圍 的 解 釋 則 是 一 種 挑 戰 歐 盟 ( 行 李 箱 ) 圖 5 SOGIPA 的 行 李 箱 設 計 6

7 歐 盟 ( 行 李 箱 ) 圖 6 HANGZHOU ABC 嬰 兒 公 司 的 行 李 箱 設 計 法 官 Kitchin 說 明 : 一 審 法 官 在 解 釋 系 爭 註 冊 設 計 的 保 護 範 圍 犯 了 兩 個 錯 誤 系 爭 註 冊 設 計 是 由 六 張 單 一 色 調 的 圖 式 ( 如 圖 1 所 示 ) 來 呈 現 請 求 的 行 李 箱 設 計, 這 些 圖 式 並 不 是 簡 單 的 線 條 圖, 而 是 由 電 腦 繪 圖 軟 體 (CAD) 所 產 生 的 3D 影 像, 以 不 同 的 觀 察 點 和 角 度 顯 示 出 行 李 箱 外 觀 設 計 的 效 果 重 要 的 是, 行 李 箱 看 起 來 像 一 個 有 角 有 鼻 子 及 尾 巴 的 動 物 形 狀, 又 因 為 它 的 側 面 和 正 面 都 沒 有 其 他 任 何 裝 飾, 沒 有 因 素 會 抵 消 或 干 擾 由 其 形 狀 所 創 設 的 視 覺 印 象 由 此 可 得 知, 一 審 法 官 的 第 一 個 錯 誤 就 是, 他 沒 有 意 識 到, 這 個 行 李 箱 的 整 體 設 計 看 起 來 像 一 個 長 角 的 動 物 對 於 單 一 色 調 變 化 圖 式 的 見 解 以 及 這 個 設 計 並 不 局 限 於 特 定 的 6 顏 色 的 結 論, 這 些 論 點 與 Procter & Gamble 案 例 中 的 相 同, 我 完 全 同 意 一 審 法 官 的 意 見,PMS 不 能 指 明 Kiddee 行 李 箱 的 顏 色 是 一 個 可 區 6 參 照 Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007 7

8 別 的 重 點 不 過, 圖 式 中 車 輪 及 肩 背 帶 的 顏 色 與 行 李 箱 的 其 他 部 分 的 顏 色 呈 現 出 顏 色 上 的 鮮 明 對 比 卡 扣 也 是 有 獨 立 功 能 的 組 件, 卻 沒 有 以 對 比 色 顯 示 之 依 我 看 來, 深 色 輪 子 已 清 楚 顯 示 且 說 明 是 要 藉 以 區 分 行 李 箱 其 他 顏 色 的 部 件 因 此, 四 個 輪 子 像 是 動 物 的 四 隻 腳 站 立 在 行 李 箱 的 四 個 角 落, 在 整 體 設 計 中 這 是 個 相 當 引 人 注 目 的 特 徵 視 覺 印 象 之 整 體 比 對 設 計 之 間 的 評 估 是 以 適 度 認 知 使 用 者 的 觀 點 為 之 兩 個 設 計 之 間 的 觀 察 比 對 必 須 要 整 體 性 (globally) 的 考 量, 正 如 人 們 所 期 望 的, 在 觀 察 比 對 及 判 斷 時, 適 度 認 知 的 使 用 者 對 於 該 設 計 領 域 中 共 通 特 徵 的 權 重 要 少 於 那 些 並 非 該 設 計 領 域 的 共 通 設 計 特 徵 的 部 分 同 時, 適 度 認 知 的 使 用 者 應 特 別 關 注 該 領 域 的 設 計 師 可 盡 情 發 揮 的 設 計 自 由 度 的 設 計 特 徵 整 體 視 覺 印 象 的 分 析 並 不 局 限 於 前 述 的 考 量, 但 是 整 體 評 估 也 需 要 考 慮 該 設 計 應 用 於 或 實 施 於 產 品 之 中, 這 些 設 計 特 徵 是 否 比 其 他 特 徵 更 為 顯 著, 產 品 是 否 因 而 更 具 有 視 覺 效 果 法 官 Kitchin 說 明 : 一 審 法 官 在 考 量 系 爭 註 冊 設 計 與 被 告 產 品 的 外 觀 設 計 的 比 較 原 則 沒 有 錯 誤, 而 是 將 這 些 原 則 錯 誤 的 應 用 在 本 案 的 特 殊 情 況 第 一 項 錯 誤 也 是 最 重 要 的, 一 審 法 官 並 沒 有 考 慮 到 設 計 一 體 的 整 體 印 象, 系 爭 註 冊 設 計 創 造 了 一 個 有 角 動 物 的 視 覺 印 象, 這 是 它 的 基 本 特 徵 之 一 系 爭 註 冊 設 計 與 被 告 設 計 的 整 體 評 估 必 須 考 量 他 們 各 自 創 造 的 視 覺 印 象, 這 種 印 象 並 不 只 是 他 們 的 正 面 及 側 面 所 呈 現 的 設 計 特 徵, 必 須 將 其 他 的 設 計 特 徵 都 考 慮 在 內 Kiddee 的 昆 蟲 版 行 李 箱, 箱 體 有 兩 種 色 調 的 色 彩 及 箱 體 側 面 的 斑 點 等 特 徵 明 顯 的 影 響 到 所 產 生 的 視 覺 印 象, 它 看 起 來 像 一 隻 瓢 蟲, 頂 端 的 扶 手 看 起 來 像 觸 角, 整 體 形 狀 傳 達 出 一 種 與 系 爭 註 冊 設 計 完 全 不 同 的 視 覺 印 象 因 此, 一 審 法 官 的 錯 誤 判 斷 是 在 比 對 中 移 除 被 告 設 計 的 表 面 裝 飾 而 完 全 不 加 以 考 量, 因 為 那 些 表 面 裝 飾 會 撞 擊 眼 睛 而 明 顯 8

9 的 影 響 行 李 箱 本 身 的 形 狀, 以 及 整 體 設 計 給 人 的 視 覺 印 象 至 少 在 本 案 中 該 特 定 的 註 冊 設 計, 整 體 性 的 比 較 必 需 要 考 慮 到 被 告 產 品 外 觀 上 呈 現 的 所 有 內 容 Kiddee 的 動 物 版 行 李 箱 在 鼻 子 兩 側 的 鬍 鬚 及 箱 體 側 面 的 條 紋, 立 即 傳 達 給 適 度 認 知 使 用 者, 這 是 一 隻 有 軟 質 耳 朵 的 老 虎, 而 不 是 有 長 角 的 動 物 因 此, 被 告 的 設 計 產 生 了 非 常 不 同 於 註 冊 設 計 的 視 覺 印 象 系 爭 註 冊 設 計 Kiddee 行 李 箱 圖 7 系 爭 註 冊 設 計 與 PMS 的 Kiddee 行 李 箱 比 較 圖 法 官 Kitchin 說 明 : 一 審 法 官 的 第 二 個 錯 誤 是 忽 略 系 爭 註 冊 設 計 的 車 輪 與 箱 體 之 間 的 顏 色 對 比 這 一 點 在 系 爭 註 冊 設 計 是 一 個 相 當 醒 目 的 特 徵, 而 被 告 設 計 中 的 確 沒 有 這 個 特 徵 一 審 法 官 分 析 系 爭 註 冊 設 計 及 進 行 整 體 性 評 估 犯 了 這 些 不 同 的 錯 誤, 因 此, 上 訴 法 官 可 自 由 形 成 心 證, 這 就 是 我 現 在 必 須 做 的 9

10 Kiddee 的 行 李 箱 設 計 讓 適 度 認 知 使 用 者 產 生 與 系 爭 註 冊 設 計 不 同 的 視 覺 印 象 Kiddee 的 行 李 箱 之 間 還 是 有 一 些 相 似 之 處, 所 有 版 本 的 Kiddee 行 李 箱, 看 起 來 像 是 其 他 的 動 物 或 是 昆 蟲, 它 的 前 面 及 背 面 都 具 有 卡 扣, 正 面 也 有 扶 手, 其 中 有 些 看 起 來 像 長 角 或 是 天 線 或 是 耳 朵, 端 視 每 一 箱 體 的 設 計 而 產 生 不 同 的 印 象 不 過,Kiddee 行 李 箱 與 系 爭 註 冊 設 計 之 間 有 許 多 顯 著 的 差 異,(1)Kiddee 行 李 箱 的 外 型 輪 廓 是 不 對 稱 的, 而 且 更 為 圓 潤 弧 順,(2)Kiddee 行 李 箱 側 面 沒 有 半 橢 圓 形 狀 的 切 面,(3)Kiddee 行 李 箱 的 車 輪 是 被 輪 拱 覆 蓋 的,(4) 系 爭 註 冊 設 計 有 一 個 圓 形 標 籤 連 接 在 肩 背 帶 的 後 側, 而 Kiddee 行 李 箱 則 沒 有 這 樣 的 標 籤,(5) 兩 個 設 計 的 肩 拉 帶 扶 手 及 卡 扣 部 分 有 很 大 的 差 異,(6) 系 爭 註 冊 設 計 的 正 面 與 背 面 的 底 部 有 一 個 類 似 裙 擺 狀 的 凸 唇 部, 而 Kiddee 行 李 箱 的 底 部 並 沒 有 這 項 特 徵 最 後, 法 官 Kitchin 總 結 : 兩 個 設 計 所 創 設 的 整 體 印 象 是 非 常 的 不 同 系 爭 註 冊 設 計 給 人 的 整 體 印 象 是 一 個 有 角 的 動 物, 是 一 個 時 尚 且 現 代 感 的 設 計, 從 側 面 看, 具 有 對 稱 的 外 觀 並 在 高 起 脊 部 下 方 採 用 顯 著 切 開 半 橢 圓 型 弧 凹 面 修 飾 相 較 之 下,Kiddee 行 李 箱 設 計 更 為 柔 性 及 更 加 圓 潤, 有 著 類 似 昆 蟲 觸 鬚 般 的 柔 軟 天 線 或 是 像 動 物 的 軟 質 耳 朵, Kiddee 行 李 箱 傳 達 出 一 個 非 常 不 同 的 整 體 印 象 因 此, 我 同 意 這 個 上 訴,Kiddee 行 李 箱 並 沒 有 侵 害 系 爭 註 冊 設 計 五 英 國 最 高 法 院 的 最 終 判 決 Magmatic 公 司 不 服 上 訴 法 院 的 判 決, 向 英 國 最 高 法 院 ( 簡 稱 最 高 法 院 ) 提 起 上 訴 並 主 張 : 歐 盟 設 計 法 規 定, 設 計 必 須 是 新 穎 的 獨 特 的 才 會 受 到 保 護, 因 為 與 先 前 技 藝 的 區 別 性 而 使 得 有 相 當 認 知 的 使 用 者 能 產 生 新 的 整 體 印 象 在 考 慮 侵 權 與 否 的 事 實 問 題, 除 非 一 審 法 院 犯 了 原 則 上 的 錯 誤, 否 則, 上 訴 法 院 不 應 該 推 翻 一 審 法 官 的 決 定 最 高 法 院 認 為 : 上 訴 法 院 自 己 決 定 了 侵 權 的 問 題, 法 官 是 基 於 三 10

11 個 爭 點 的 法 理 探 究 而 得 到 不 同 的 結 論 因 此, 本 案 上 訴 的 基 本 問 題 是 關 於 這 三 個 爭 點 的 決 定 與 理 由 是 否 正 當 我 們 將 依 次 討 論 這 些 爭 點, 不 過, 在 此 之 前, 要 先 考 慮 到 探 究 歐 盟 註 冊 設 計 的 整 體 印 象 的 正 確 方 法, 因 為 這 對 於 三 個 爭 點 都 有 顯 著 的 影 響 歐 盟 註 冊 設 計 呈 現 的 整 體 印 象 歐 盟 設 計 法 第 10 條 規 定 : 歐 盟 設 計 保 護 的 範 圍 包 含 任 何 不 會 使 有 相 當 認 知 的 使 用 者 產 生 不 同 整 體 印 象 的 設 計 甚 至 包 含 不 同 種 類 的 產 品 第 2 項 : 在 評 估 保 護 的 範 圍 時, 設 計 師 發 展 設 計 的 自 由 度 (the degree of freedom in developing the design) 應 納 入 考 量 審 查 指 南 的 5.3 章 節 規 定 想 要 排 除 保 護 的 設 計 特 徵 可 使 用 的 標 示 方 式, 申 請 人 應 該 在 圖 式 中 以 明 顯 的 方 式 標 示 出 不 想 主 張 或 是 想 要 排 除 保 護 的 設 計 特 徵, 在 黑 白 線 稿 圖 式 中 以 虛 線 或 斷 線 的 方 式 呈 現, 在 黑 白 或 彩 色 照 片 中 以 顏 色 遮 蔽 或 模 糊 化 的 方 式 呈 現, 另 一 種 方 法 是 以 有 顏 色 的 線 條 圈 選 要 保 護 的 範 圍 因 此, 申 請 人 在 申 請 時, 可 使 用 前 述 的 方 式 明 確 的 區 分 他 所 請 求 保 護 的 註 冊 設 計 以 及 排 除 保 護 的 設 計 特 徵 這 不 需 要 法 院 來 告 知 申 請 人 要 如 何 去 做 的, 這 是 個 申 請 實 務 的 問 題 而 不 是 法 律 問 題, 如 果 有 需 要 其 他 進 一 步 的 指 引, 應 該 可 以 從 審 查 指 南 之 中 得 知 至 於 圖 式 中 有 色 彩 或 沒 有 色 彩 存 在 的 情 況, 正 如 法 官 Kitchin 在 判 決 中 的 的 解 釋 : 註 冊 設 計 申 請 案 可 提 交 黑 色 和 白 色 的 單 色 畫 或 是 彩 色 的 圖 式 如 果 色 彩 不 構 成 設 計 的 一 部 分, 就 提 交 傳 統 的 黑 白 色 調 的 單 色 圖 式 如 果 特 定 的 顏 色 是 註 冊 設 計 請 求 的 一 部 分, 可 以 在 設 計 的 全 部 或 部 分 使 用 該 特 定 色 彩 如 果 單 一 顏 色 也 是 個 設 計 特 徵, 可 在 不 同 色 系 單 一 顏 色 的 背 景 去 呈 現 將 註 冊 設 計 然 而, 上 訴 法 官 Kitchin 與 一 審 法 官 Arnold 之 間 對 於 本 案 中 系 爭 註 冊 設 計 CAD 影 像 單 一 色 調 的 性 質 及 著 色 的 效 果, 有 兩 種 不 同 的 意 見 第 一 個 不 同 之 處 是 缺 乏 表 面 裝 飾, 第 二 個 不 同 之 處 是 註 冊 設 計 圖 11

12 式 中 兩 個 不 同 色 調 的 顏 色 的 效 果, 大 體 上 以 灰 色 為 主, 但 有 一 些 部 分 是 黑 色 的 最 高 法 院 認 為 : 每 一 個 註 冊 設 計 的 視 覺 印 象 必 須 由 圖 式 本 身 的 內 容 來 解 釋, 一 個 線 稿 圖 式 更 可 能 被 解 釋 為 並 不 排 除 表 面 裝 飾, 保 護 範 圍 甚 至 大 於 一 個 CAD 影 像 的 圖 式 Schlötelburg 博 士 支 持 這 種 說 法, 他 的 文 章 中 寫 道 : 凡 在 註 冊 設 計 中 揭 露 的 色 彩 都 是 要 主 張 的, 而 黑 白 單 色 的 圖 式 或 黑 白 照 片 可 涵 蓋 所 有 的 色 彩 原 則 上, 最 寬 廣 的 保 護 範 圍 是 在 以 黑 白 線 稿 的 圖 式 中 僅 僅 揭 露 設 計 的 外 觀 形 狀, 相 反 的, 往 往 照 片 中 揭 露 的 不 僅 只 有 形 狀 還 有 表 面 結 構 及 材 料, 從 而 相 對 的 會 縮 小 設 計 的 保 護 範 圍 因 此, 法 官 Kitchin 說 明 : 註 冊 設 計 的 圖 式 是 以 單 色 調 的 圖 式 揭 露, 應 認 為 該 設 計 並 不 限 制 於 特 定 顏 色 最 高 法 院 認 為 法 官 Kitchin 的 結 論 是 正 確 的 爭 點 1: 有 角 動 物 的 整 體 外 觀 最 高 法 院 說 明 : 法 官 Kitchin 在 判 決 中 寫 著, 系 爭 註 冊 設 計 予 人 的 整 體 印 象 很 清 楚 的 是 一 隻 有 角 動 物, 無 論 Kiddee 行 李 箱 是 具 有 昆 蟲 狀 的 觸 角 或 是 動 物 的 耳 朵, 這 會 使 得 註 冊 設 計 與 Kiddee 行 李 箱 明 顯 不 同 的 視 覺 印 象, 而 一 審 法 官 Arnold 卻 對 有 角 動 物 的 整 體 印 象 沒 有 給 予 適 當 的 權 重 系 爭 註 冊 設 計 與 人 的 整 體 印 象 確 實 是 一 個 有 角 的 動 物, 當 法 官 Arnold 比 較 系 爭 註 冊 設 計 與 Kiddee 行 李 箱 時, 並 沒 有 具 體 提 及 這 一 點 我 們 不 能 期 待 主 審 法 官 在 每 一 案 件 都 指 明 那 些 因 素 會 影 響 他 的 決 定, 但 是, 當 法 官 必 須 要 能 充 分 了 解 和 仔 細 判 斷, 認 真 的 識 別 哪 些 因 素 的 權 重 是 明 顯 且 重 要 的, 上 訴 法 院 可 以 適 當 地 推 斷 出 一 審 法 官 沒 有 提 及 這 些 重 點, 意 味 著 他 忽 略 這 些 問 題, 這 就 是 上 訴 的 原 因 在 這 一 部 分, 我 們 認 為 上 訴 法 院 的 意 見 是 合 理 且 正 當 的 爭 點 2:Kiddee 行 李 箱 的 表 面 裝 飾 最 高 法 院 說 明 : 法 官 Kitchin 認 為, 一 審 法 官 Arnold 法 官 沒 有 考 12

13 慮 到 系 爭 註 冊 設 計 缺 乏 表 面 裝 飾 的 效 果, 就 因 為 缺 乏 表 面 裝 飾, 而 強 化 有 角 動 物 的 視 覺 印 象 這 個 論 點 還 是 有 限 制 的, 除 非 這 些 表 面 裝 飾 本 質 上 就 是 閃 耀 的 亮 點, 確 實 會 減 損 由 系 爭 註 冊 設 計 所 創 建 的 有 角 動 物 的 印 象 然 而, 我 們 接 受 這 個 說 法, 也 可 以 說, 包 含 由 眼 睛 和 嘴 巴 等 項 目 所 構 成 的 表 面 裝 飾, 都 可 能 會 分 散 人 們 對 於 牛 角 的 注 意 力 上 訴 法 院 對 於 第 二 個 爭 點 的 見 解 是 正 確 的 最 高 法 院 又 說 明 : 缺 乏 表 面 裝 飾 是 否 會 強 化 註 冊 設 計 整 體 外 觀 形 狀 的 印 象, 雖 不 是 本 案 的 議 題, 本 院 的 附 帶 意 見 是, 註 冊 設 計 沒 有 表 面 裝 飾 也 可 構 成 一 項 設 計 特 徵, 法 院 的 注 意 力 就 會 在 圖 式 上, 正 7 如 英 國 德 國 及 荷 蘭 法 院 在 Apple v. Samsung 的 行 動 電 話 侵 權 訴 訟 的 決 定 中 所 記 載 的 爭 點 3: 系 爭 註 冊 設 計 兩 個 色 調 的 顏 色 對 比 法 官 Kitchin 認 為, 一 審 法 官 Arnold 法 官 忽 視 了 註 冊 設 計 行 李 箱 的 殼 體 和 車 輪 之 間 的 顏 色 對 比 他 說 明 系 爭 註 冊 設 計 本 身 顯 然 是 主 張 行 李 箱 形 狀 的 設 計 保 護, 因 而 忽 略 了 Kiddee 行 李 箱 的 表 面 裝 飾 上 訴 法 院 認 為, 系 爭 註 冊 設 計 係 由 CAD 產 生 的 3D 影 像 的 行 李 箱, 主 體 表 面 呈 現 均 勻 的 灰 色, 但 其 中 有 黑 色 的 條 幅, 黑 色 肩 拉 帶 及 黑 色 輪 轂 我 們 很 自 然 推 論 是, 在 圖 式 中 以 黑 色 顯 示 的 組 件 旨 在 與 主 體 的 顏 色 構 成 對 比 最 高 法 院 說 明 : 上 訴 法 院 是 認 定 是 正 確 的 : 系 爭 註 冊 設 計 所 主 張 的 不 僅 是 行 李 箱 的 形 狀, 還 包 含 在 形 狀 上 使 用 兩 種 對 比 的 顏 色, 因 此, 一 審 法 官 認 定 系 爭 註 冊 設 計 僅 主 張 行 李 箱 的 形 狀 錯 誤 的 最 高 法 院 的 決 定 最 高 法 院 拒 絕 參 考 歐 盟 法 院 (the Court of Justice of the European 7 13

14 Union, CJEU) 的 先 例 且 說 明 : 上 訴 的 爭 點 是 有 關 如 何 解 釋 一 個 特 定 的 註 冊 設 計 的 整 體 印 象, 而 不 是 基 本 的 法 律 問 題 另 外, 關 於 沒 有 表 面 裝 飾 不 能 成 為 註 冊 設 計 的 特 徴 的 議 題, 是 沒 有 理 論 基 礎 可 參 考 最 高 法 院 肯 定 且 堅 持 上 訴 法 院 的 決 定, 最 高 法 院 院 長 兼 大 法 官 Neuberger 總 結 說 明 : 上 訴 法 院 是 正 確 的, 系 爭 註 冊 設 計 整 體 印 象 是 一 個 有 獨 角 的 動 物, 而 Kiddee 手 提 箱 的 動 物 造 形 則 是 沒 有 獨 角, 但 有 耳 朵 或 觸 角 儘 管 這 些 手 提 箱 之 間 有 些 相 同 的 特 徵, 但 這 些 設 計 並 不 是 相 同 的 設 計 並 將 駁 回 Magmatic 公 司 的 上 訴 六 後 續 的 影 響 由 前 述 的 分 析 可 得 知, 這 個 判 決 凸 顯 出 幾 件 事 情, 歐 盟 註 冊 設 計 制 度 保 護 的 是 設 計, 而 不 是 設 計 概 念, 申 請 註 冊 設 計 得 到 的 保 護 範 圍 不 一 定 與 產 品 的 創 造 性 相 對 稱, 以 及 註 冊 設 計 的 圖 式 準 確 表 述 的 重 要 性 歐 洲 的 智 慧 財 產 法 界 與 設 計 界 人 士 一 致 認 為, 這 個 判 決 會 對 設 計 法 及 著 作 權 法 產 生 深 遠 的 影 響 這 幾 年,CAD 的 3D 影 像 圖 經 常 被 應 用 在 各 國 的 設 計 專 利 申 請 案 中, 因 此 作 者 認 為, 最 高 法 院 這 個 判 決 對 於 CAD 的 3D 影 像 圖 及 設 計 保 護 範 圍 的 解 釋 不 僅 會 對 歐 盟 法 院 與 歐 洲 各 國 法 院 在 註 冊 設 計 的 無 效 宣 告 以 及 侵 權 訴 訟 產 生 影 響, 其 中 的 法 理 論 述 也 會 對 美 國 韓 國 日 本 中 國 以 及 我 國 日 後 的 設 計 專 利 申 請 實 務 產 生 相 當 程 度 的 影 響 註 冊 設 計 保 護 的 是 設 計 而 不 是 設 計 概 念 Magmatic 公 司 的 創 始 人 Rob Law 表 示, 最 高 法 院 的 判 決 對 於 該 公 司 是 個 災 難 性 的 打 擊, 並 且 對 整 個 英 國 的 設 計 師 們 帶 來 巨 大 的 不 確 定 感, 因 為 註 冊 設 計 的 保 護 已 經 受 到 質 疑 Rob Law 說 明 : 我 們 創 造 了 第 一 個 Trunki 行 李 箱 的 原 創 產 品, 並 使 用 電 腦 3D 繪 圖 程 式 繪 製 外 觀 設 計, 向 OHIM 申 請 註 冊 設 計 予 以 保 護 我 們 認 為 PMS 是 故 意 侵 犯 Trunki 外 觀 的 設 計 權, 對 這 種 行 為 提 出 抗 議 且 訴 諸 法 律, 並 且 一 14

15 直 上 訴 到 最 高 法 院, 最 後, 卻 只 得 到 抄 襲 競 爭 者 沒 有 侵 犯 我 們 的 設 計 權 的 判 決 然 而, 最 高 法 院 院 長 ( 大 法 官 )Neuberger 說 明 : 最 高 法 院 做 這 個 判 決 的 背 後 原 因 是, 這 個 案 件 所 爭 執 的 是 一 個 設 計, 而 不 是 設 計 概 念 Trunki 的 設 計 概 念 是 一 個 看 起 來 像 動 物 且 可 以 騎 乘 的 行 李 箱, 這 設 計 概 念 是 原 創 的 且 巧 妙 的 不 過,Magmatic 公 司 提 出 申 請 的 是 歐 盟 註 冊 設 計, 歐 盟 註 冊 設 計 制 度 保 護 的 是 產 品 的 外 觀 設 計, 而 不 是 設 計 概 念 除 了 PMS 的 兒 童 行 李 箱, 還 有 其 他 公 司 也 設 計 了 幾 款 動 物 造 形 的 兒 童 行 李 並 提 出 註 冊 設 計 之 申 請,2010 年 9 月,Toy most 智 慧 財 產 權 公 司 申 請 行 李 箱 的 註 冊 設 計 ( 如 圖 8 左 側 所 示 ),2014 年 1 月,NINGBO YINZHOU YUECHENG 兒 童 產 品 公 司 提 出 行 李 箱 的 註 冊 設 計 申 請 ( 簡 稱 NINGBO 設 計, 如 圖 9 右 側 所 示 ), 2014 年 5 月 申 請 的 HANGZHOU ABC 嬰 兒 公 司 行 李 箱 的 註 冊 設 計 ( 如 圖 6 所 示 ) 歐 盟 ( 行 李 箱 ) 圖 8 Toy most 的 兒 童 行 李 箱 註 冊 設 計 15

16 2014 年 3 月 17 日,Magmatic 公 司 以 系 爭 註 冊 設 計 為 證 據, 向 OHIM 的 無 效 部 門 提 出 註 冊 設 計 無 效 宣 告 之 申 請, 不 過,2015 年 4 月 21 日, 無 效 部 門 認 為, 系 爭 註 冊 設 計 與 NINGBO 設 計 之 間 在 箱 體 外 形 輪 廓 顏 色 的 配 置 握 把 凸 角 以 及 箱 體 左 右 兩 側 中 央 之 圓 形 凸 出 部 分 (protrusion) 等 有 多 處 設 計 特 徴 的 差 異, 兩 者 屬 不 同 之 設 計 而 且 兩 個 設 計 之 間 的 差 異 之 處, 尤 其 是 前 後 箱 體 表 面 的 不 同 顏 色 之 配 置, 使 得 NINGBO 設 計 會 產 生 異 於 系 爭 設 計 專 利 的 整 體 印 象 因 此, 拒 絕 Magmatic 公 司 的 宣 告 無 效 申 請 16

17 系 爭 註 冊 設 計 ( 行 李 箱 ) 歐 盟 ( ( 行 李 箱 ) 圖 9 系 爭 註 冊 設 計 與 NINGBO 設 計 之 比 較 圖 先 前 設 計 會 限 制 註 冊 設 計 的 保 護 範 圍 1998 年 Magmatic 公 司 的 創 辦 人 發 表 的 原 型 模 型 ( 如 圖 4 左 側 所 示 的 Redeo 設 計 ) 已 經 有 乘 坐 手 提 箱 的 設 計 概 念,20033 年 才 提 出 系 17

18 爭 註 冊 設 計 的 申 請, 這 意 味 著 系 爭 註 冊 設 計 的 某 些 設 計 特 徵 不 是 唯 一 的, 因 而 縮 小 了 整 體 印 象 的 近 似 範 圍 也 由 於 Redeo 設 計 與 系 爭 註 冊 設 計 之 間 的 差 異, 使 得 PMS 提 出 擠 進 (squeeze) 兩 個 設 計 之 間 的 主 張, 也 就 是 其 產 品 比 較 像 早 先 的 Redeo 設 計, 比 較 不 像 系 爭 註 冊 設 計, 所 以, 不 會 侵 害 系 爭 註 冊 設 計 的 設 計 權 註 冊 設 計 的 圖 式 準 確 表 述 的 重 要 性 法 官 Kitchin 認 為, 系 爭 註 冊 設 計 提 交 的 圖 式 所 傳 達 的 印 象 是, 該 設 計 請 求 的 不 僅 是 產 品 的 形 狀, 還 包 含 形 狀 與 特 定 顏 色 對 比 的 組 合, 這 使 得 系 爭 註 冊 設 計 與 PMS 的 涉 嫌 侵 權 產 品 之 間 的 差 異 更 為 顯 著 最 高 法 院 同 意 法 官 Kitchin 的 法 律 見 解 因 此, 當 設 計 的 表 面 裝 飾 顯 著 會 影 響 設 計 的 整 體 印 象, 要 在 一 申 請 案 中 同 時 提 交 有 表 面 裝 飾 及 沒 有 表 面 裝 飾 的 不 同 設 計, 才 能 得 到 最 好 最 寬 廣 的 保 護 大 法 官 Neuberger 在 附 帶 意 見 中 建 議 : 如 果 註 冊 設 計 只 有 主 張 外 觀 形 狀, 黑 白 線 稿 圖 式 是 最 適 合 的 圖 式 單 色 或 多 色 的 圖 式 的 保 護 範 圍 將 會 被 這 種 著 色 或 色 彩 對 比 所 產 生 的 視 覺 印 象 所 限 制 如 果 想 使 用 色 彩 對 比 來 顯 示 部 分 的 設 計 特 徴 的 作 法 將 會 有 風 險 ( 如 圖 10 所 示 ), 就 是 色 彩 的 對 比 會 被 認 為 是 註 冊 設 計 的 一 項 重 要 特 徵 設 計 師 及 創 新 者 應 注 意 的 是, 申 請 註 冊 設 計 所 提 交 的 圖 式 要 能 準 確 的 表 達 想 要 保 護 的 範 圍, 要 謹 慎 解 釋 圖 式 的 內 容, 這 樣, 註 冊 設 計 將 來 才 能 對 抗 任 何 近 似 形 狀 的 產 品, 而 無 須 考 慮 涉 嫌 侵 權 產 品 是 否 具 有 表 面 裝 飾 18

19 中 國 CN S 外 觀 設 計 ( 兒 童 行 李 箱 ) 中 國 CN S 外 觀 設 計 ( 兒 童 行 李 箱 ) 圖 10 中 國 大 陸 的 兒 童 行 李 箱 外 觀 設 計 專 利 19