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1 摘 要 蔡 惠 如 關 於 撤 銷 廢 止 商 標 註 冊 或 撤 銷 專 利 權 之 行 政 訴 訟 中, 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 第 33 條 准 許 當 事 人 於 言 詞 辯 論 終 結 前, 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 之 新 證 據 惟 何 謂 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 之 新 證 據? 與 民 事 訴 訟 法 所 稱 新 證 據 新 攻 擊 防 禦 方 法 有 何 差 異? 如 何 與 傳 統 行 政 訴 訟 理 論 調 和? 本 文 期 能 釐 清 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 第 33 條 之 規 範 對 象 與 適 用 範 圍 關 鍵 字 : 智 慧 財 產 行 政 訴 訟 商 標 行 政 訴 訟 專 利 行 政 訴 訟 新 證 據 新 攻 擊 防 禦 方 法 事 實 狀 態 基 準 時 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 壹 前 言 為 保 障 智 慧 財 產 權, 妥 適 處 理 智 慧 財 產 案 件, 促 進 國 家 科 技 與 經 濟 發 展, 同 時 因 應 我 國 於 民 國 91 年 1 月 1 日 加 入 世 界 貿 易 組 織 (World Trade Organization, WTO), 而 應 遵 循 與 貿 易 有 關 之 智 慧 財 產 權 協 議 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs), 我 國 特 於 96 年 3 月 制 定 公 布 智 慧 財 產 法 收 稿 日 :98 年 11 月 3 日 * 作 者 現 為 智 慧 財 產 法 院 法 官, 國 立 交 通 大 學 科 技 管 理 研 究 所 科 技 法 律 組 博 士, 曾 任 臺 灣 臺 北 地 方 法 院 法 官 司 法 院 司 法 行 政 廳 調 辦 事 法 官 國 立 交 通 大 學 管 理 學 院 科 技 法 律 研 究 所 兼 任 助 理 教 授 等 職 81

2 院 組 織 法 ( 下 稱 組 織 法 ) 及 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 ( 下 稱 審 理 法 ), 於 97 年 7 月 1 日 施 行, 並 於 同 日 成 立 智 慧 財 產 法 院, 開 啟 我 國 智 慧 財 產 訴 訟 新 制 此 一 全 新 訴 訟 制 度, 除 跳 脫 傳 統 公 私 法 二 元 制 之 框 架, 改 採 三 合 一 訴 訟 制 度, 使 智 慧 財 產 法 院 得 以 審 理 有 關 智 慧 財 產 權 之 民 事 刑 事 及 行 政 訴 訟 ( 組 織 法 第 3 條 第 1 款 至 第 3 款 ), 並 使 民 事 法 院 及 刑 事 法 院 無 須 停 止 民 事 刑 事 訴 訟 程 序, 得 就 智 慧 財 產 權 有 無 應 撤 銷 廢 止 之 原 因 自 為 判 斷 ( 審 理 法 第 16 條 第 1 項 ) 外, 關 於 撤 銷 廢 止 商 標 註 冊 或 撤 銷 專 利 權 之 行 政 訴 訟 中, 准 許 當 事 人 於 言 詞 辯 論 終 結 前, 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 之 新 證 據 ( 審 理 法 第 33 條 第 1 項 ) 傳 統 行 政 訴 訟 理 論 就 撤 銷 廢 止 商 標 註 冊 或 撤 銷 專 利 權 之 行 政 訴 訟, 關 於 此 一 撤 銷 訴 訟 之 事 實 狀 態 之 基 準 時, 係 採 原 處 分 作 成 時, 亦 即 行 政 法 院 僅 審 酌 原 處 分 作 成 時 之 事 實 有 無 違 法, 當 事 人 不 得 於 行 政 爭 訟 程 序 ( 含 訴 願 程 序 及 行 政 訴 訟 程 序 ) 再 行 提 出 新 事 實 或 新 證 據 而 審 理 法 第 33 條 第 1 項 之 規 定, 容 許 提 出 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 之 新 證 據, 自 智 慧 財 產 訴 訟 新 制 97 年 7 月 1 日 開 始 運 作 迄 今, 產 生 若 干 疑 義 或 不 明 之 處 例 如, 常 見 當 事 人 於 行 政 訴 訟 審 理 時, 提 出 原 處 分 或 訴 願 階 段 未 曾 主 張 之 理 由 ( 即 新 理 由 ), 並 就 該 新 理 由 提 出 先 前 未 曾 提 出 之 證 據, 援 引 審 理 法 第 33 條 第 1 項 規 定, 請 求 智 慧 財 產 法 院 加 以 審 酌 1 1 於 智 慧 財 產 法 院 98 年 度 行 商 訴 字 第 90 號 商 標 異 議 事 件, 原 告 以 系 爭 商 標 指 82

3 本 文 以 商 標 專 利 之 行 政 訴 訟 為 主, 探 討 何 謂 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 之 新 證 據? 與 民 事 訴 訟 法 所 稱 新 證 據 新 攻 擊 防 禦 方 法 有 何 差 異? 審 理 法 第 33 條 規 定 與 傳 統 行 政 訴 訟 理 論 有 無 衝 突 之 處? 如 何 折 衝 調 和 其 不 一 致? 期 能 釐 清 審 理 法 第 33 條 之 規 範 對 象 與 適 用 範 圍, 以 供 我 國 法 院 及 社 會 大 眾 之 參 考 貳 民 事 訴 訟 之 新 證 據 及 新 攻 擊 防 禦 方 法 一 再 審 及 第 三 審 訴 訟 程 序 民 事 訴 訟 法 有 關 新 證 據 新 證 物 之 明 文, 可 見 於 第 496 條 第 1 項 第 13 款 有 關 再 審 事 由 之 規 定 : 有 下 列 各 款 情 形 之 一 者, 得 以 再 審 之 訴 對 於 確 定 終 局 判 決 聲 明 不 服 但 當 事 人 已 依 上 訴 主 張 其 事 由 或 知 其 事 由 而 不 為 主 張 者, 不 在 此 限 : 十 三 當 事 人 發 現 未 經 斟 酌 之 證 物 或 得 使 用 該 證 物 者 但 以 如 經 斟 酌 可 受 較 有 利 益 之 裁 判 者 為 限 而 准 許 提 起 再 審 之 新 證 據, 限 於 發 現 前 訴 訟 程 序 事 實 審 之 言 詞 辯 論 終 結 前 已 存 在 之 證 物 2 第 三 審 法 院, 應 以 原 判 決 確 定 之 事 實 為 判 決 基 礎 ( 民 事 訴 訟 法 第 476 條 第 1 項 規 定 參 照 ), 且 上 訴 第 三 審 法 院, 非 以 原 判 決 違 背 法 令 為 理 由, 不 得 為 之 ( 同 法 第 467 條 規 定 參 照 ) 因 此, 第 三 審 為 法 律 審, 應 以 第 二 審 判 決 確 定 之 事 實 為 判 決 基 礎, 不 得 斟 酌 當 事 2 定 使 用 之 商 品 於 訴 願 決 定 後 業 經 智 慧 財 產 局 核 准 減 縮, 依 審 理 法 第 33 條 規 定, 請 求 法 院 予 以 審 酌, 並 持 此 主 張 系 爭 商 標 與 據 以 異 議 商 標 指 定 之 商 品 並 不 相 同 云 云 司 法 院 釋 字 第 355 號 解 釋 及 最 高 法 院 29 年 度 上 字 第 1005 號 民 事 判 例 83

4 人 提 出 之 新 事 實 或 新 證 據, 而 自 為 事 實 上 之 判 斷 故 在 第 三 審 不 許 為 訴 之 追 加 3 證 據, 必 在 第 二 審 言 詞 辯 論 終 結 以 前 提 出 者, 始 為 合 法 第 三 審 之 職 權 專 在 審 查 第 二 審 之 審 判 有 無 違 法, 自 不 許 當 事 人 提 出 新 證 據 4 當 事 人 在 事 實 審 法 院 並 未 主 張 習 慣 事 實 之 存 在, 至 上 告 審 ( 即 第 三 審 ) 始 行 主 張 者, 應 與 在 上 告 審 主 張 新 事 實 或 新 證 據 同 論, 不 能 認 為 合 法 5 關 於 民 事 訴 訟 中 再 審 及 第 三 審 程 序 之 新 證 據, 與 當 事 人 於 事 實 審 訴 訟 程 序 進 行 中 可 否 提 出 新 證 據 新 攻 防 方 法, 其 定 義 與 範 圍 尚 屬 有 間, 非 本 文 探 討 之 對 象 二 第 二 審 程 序 民 事 訴 訟 法 於 89 年 2 月 9 日 修 正 時, 採 取 修 正 之 續 審 制, 於 第 二 審 訴 訟 程 序, 原 則 上 准 許 提 出 新 攻 擊 或 防 禦 方 法, 例 外 限 制 其 提 出 惟 此 仍 無 法 避 免 及 改 正 當 事 人 輕 忽 第 一 審 程 序, 而 遲 至 第 二 審 程 序 始 提 出 新 攻 擊 防 禦 方 法 之 情 形, 為 合 理 分 配 司 法 資 源, 於 92 年 1 月 14 日 再 次 修 正, 將 嚴 格 限 制 之 續 審 制 修 正 為 原 則 上 限 制 提 出 新 攻 擊 防 禦 方 法, 例 外 准 許 提 出 之 改 良 式 事 後 審 制 接 近 事 後 審 最 高 法 院 78 年 度 台 上 字 第 1045 號 民 事 判 決 最 高 法 院 19 年 度 上 字 第 2676 號 民 事 判 決 最 高 法 院 20 年 度 上 字 第 439 號 民 事 判 決 立 法 院 第 6 屆 第 3 會 期 第 12 次 會 議 議 案 關 係 文 書 ( 院 總 第 474 號 政 府 提 案 第 號 ) 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 草 案 條 文 對 照 表 第 203 至 204 頁 第 33 條 之 說 明 (95 年 4 月 20 日 ) 吳 從 周, 第 二 審 失 權 與 補 充 第 一 審 之 攻 擊 防 禦 方 法 - 簡 評 最 高 法 院 九 三 年 台 上 字 第 一 三 一 九 號 判 決, 臺 灣 本 土 法 學 雜 誌,85 84

5 民 事 訴 訟 法 第 477 條 第 1 項, 對 於 新 攻 擊 或 防 禦 方 法 之 提 出, 原 則 上 禁 止 例 外 准 許, 其 例 外 事 由 可 分 為 二 類 : 一 為 因 第 一 審 法 院 程 序 上 之 瑕 疵 致 未 能 提 出 新 攻 防 方 法, 二 為 非 因 當 事 人 之 過 失 而 未 能 提 出 新 攻 防 方 法 7 第 3 款 對 於 在 第 一 審 已 提 出 之 攻 擊 或 防 禦 方 法 為 補 充 者 為 92 年 修 正 時 所 增 訂, 何 謂 補 充, 尚 有 未 明 觀 其 修 正 理 由 : 當 事 人 以 在 第 一 審 已 經 主 張 之 爭 點, 即 其 攻 擊 或 防 禦 方 法 ( 包 含 事 實 法 律 及 證 據 上 之 爭 點 ), 因 第 一 審 法 院 就 該 事 實 法 律 及 證 據 上 評 價 錯 誤 為 理 由, 提 起 上 訴, 其 上 訴 理 由, 仍 在 第 一 審 審 理 之 範 圍 內, 應 允 許 當 事 人 就 該 上 訴 理 由, 再 行 提 出 補 強 之 攻 擊 或 防 禦 方 法, 或 就 之 提 出 其 他 抗 辯 事 由, 以 推 翻 第 一 審 法 院 就 該 事 實 上 法 律 上 及 證 據 上 之 評 價 爰 為 第 3 款 規 定 8 是 以 本 款 所 稱 補 充, 係 就 第 一 審 已 主 張 之 攻 防 方 法 ( 包 含 事 實 法 律 及 證 據 上 之 爭 點 ), 主 張 之 一 造 就 之 提 出 補 強 之 攻 防 方 法, 或 他 造 就 之 提 出 其 他 抗 辯 事 由, 以 期 推 翻 第 一 審 法 院 就 該 爭 點 所 為 之 評 價 易 言 之, 當 事 人 在 第 一 審 已 提 出 之 攻 擊 或 防 禦 方 法, 所 陳 述 之 事 實 證 據 及 法 律 上 之 意 見, 或 有 遺 漏, 或 須 待 更 正, 與 延 至 第 二 審 程 序 始 提 出 新 攻 擊 或 防 禦 方 法 有 間, 依 本 款 規 定, 允 許 其 向 第 二 審 法 院 提 出, 以 補 充 其 不 足 期, 第 221 頁 (95 年 8 月 ); 魏 大 喨, 第 二 審 上 訴 制 度 之 研 究, 第 118 至 119 頁 (93 年 12 月 ) 吳 從 周, 同 前 註 立 法 院 第 5 屆 第 2 會 期 第 5 次 會 議 議 案 關 係 文 書 ( 院 總 第 243 號 委 員 提 案 第 4413 號 ) 民 事 訴 訟 法 草 案 條 文 對 照 表 第 238 至 239 頁 第 447 條 之 說 明 (91 年 10 月 16 日 ) 王 甲 乙 楊 建 華 鄭 健 才, 民 事 訴 訟 法 新 論, 第 632 頁 (92 年 8 月 ); 吳 明 軒, 85

6 就 民 事 訴 訟 法 第 477 條 第 1 項 第 3 款 之 增 訂, 學 者 評 價 正 反 參 半, 質 疑 多 集 中 於 如 何 區 辨 新 攻 防 方 法 與 原 攻 防 方 法 之 補 充, 且 如 於 制 度 實 際 運 作 上 任 意 放 寬 其 要 件, 將 使 本 條 所 欲 促 使 當 事 人 及 早 提 出 攻 防 方 法 之 立 法 目 的 落 空 10 於 實 務 之 操 作 上, 如 當 事 人 於 第 二 審 程 序 就 爭 點 之 法 律 上 效 果, 將 得 終 止 租 約 之 抗 辯 變 更 為 租 約 無 效 之 抗 辯, 屬 新 防 禦 方 法 11 又 當 事 人 於 第 一 審 未 主 張 時 效 消 滅, 於 上 訴 第 二 審 後 始 為 時 效 消 滅 之 抗 辯, 亦 屬 新 攻 防 方 法 之 提 出 12 然 而, 實 務 上 對 於 新 證 據 方 法 之 提 出, 則 採 取 較 寬 廣 之 解 釋, 例 如 : 原 告 ( 上 訴 人 ) 主 張 被 告 ( 被 上 訴 人 ) 之 不 實 言 論, 致 其 名 譽 及 學 術 地 位 嚴 重 受 損, 起 訴 請 求 精 神 慰 撫 金 並 刊 登 道 歉 啟 事 被 告 ( 被 上 訴 人 ) 於 二 審 聲 請 訊 問 證 人, 最 高 法 院 認 為 此 係 就 被 告 ( 被 上 訴 人 ) 是 否 侵 害 原 告 ( 上 訴 人 ) 之 名 譽 為 調 查 審 認, 攸 關 第 一 中 國 民 事 訴 訟 法 ( 下 ), 第 1342 頁 (96 年 9 月 ); 陳 計 男, 民 事 訴 訟 法 論 ( 下 ), 第 266 頁 (94 年 4 月 ) 另 參 照 最 高 法 院 96 年 度 台 上 字 第 2386 號 民 事 判 決 持 肯 定 見 解 者 如 許 仕 宦, 程 序 保 障 與 闡 明 義 務, 第 383 至 384 頁 (92 年 12 月 ) 而 持 否 定 見 解 者 如 魏 大 喨, 前 揭 註 6, 第 141 頁 ; 姜 世 明, 遲 延 提 出 攻 擊 防 禦 方 法 之 失 權, 收 錄 於 民 事 程 序 法 之 發 展 與 憲 法 原 則, 第 287 至 288 頁 (92 年 11 月 ) 最 高 法 院 93 年 度 台 上 字 第 1319 號 民 事 判 決 最 高 法 院 97 年 度 台 上 字 第 451 號 民 事 判 決 惟 最 高 法 院 95 年 度 台 上 字 第 2640 號 民 事 判 決 : 被 上 訴 人 於 提 起 第 二 審 上 訴 時, 提 出 上 訴 人 之 請 求 權 已 罹 於 時 效, 拒 絕 履 行 之 抗 辯, 係 就 上 訴 人 之 請 求, 就 其 所 為 攻 擊 防 禦 方 法 為 補 充, 並 非 提 出 新 攻 擊 防 禦 方 法 採 不 同 見 解 就 此 議 題, 可 參 照 吳 從 周, 再 論 第 二 審 失 權 與 補 充 第 一 審 之 攻 擊 防 禦 方 法 -- 觀 察 後 續 實 務 見 解 發 展 中 所 產 生 的 諸 多 疑 問, 臺 灣 法 學 雜 誌,115 期, 第 24 至 26 頁 (97 年 11 月 ); 吳 從 周, 於 第 二 審 始 提 出 時 效 抗 辯 之 失 權 效 果, 臺 灣 法 學 雜 誌,119 期, 第 151 至 156 頁 (98 年 1 月 ) 86

7 審 以 該 理 由 判 命 被 告 ( 被 上 訴 人 ) 賠 償 之 基 礎 能 否 維 持, 既 係 對 於 在 第 一 審 已 提 出 攻 擊 或 防 禦 方 法 之 補 充, 且 如 不 許 其 聲 請 訊 問, 亦 顯 失 公 平, 合 於 民 事 訴 訟 法 第 447 條 第 1 項 第 3 款 及 第 5 款 規 定 13 參 行 政 訴 訟 之 新 證 據 一 再 審 及 第 二 審 訴 訟 程 序 行 政 訴 訟 法 第 273 條 第 1 項 第 13 款 規 定 : 當 事 人 發 現 未 經 斟 酌 之 證 物 或 得 使 用 該 證 物 者, 以 如 經 斟 酌 可 受 較 有 利 益 之 裁 判 者 為 限, 得 以 再 審 之 訴 對 於 確 定 終 局 判 決 聲 明 不 服 所 謂 發 現 未 經 斟 酌 之 證 物 或 得 使 用 該 證 物, 係 指 該 項 證 物 於 前 訴 訟 程 序 最 後 事 實 審 言 詞 辯 論 終 結 前 已 經 存 在, 因 當 事 人 不 知 有 此 證 物, 或 雖 知 其 存 在 而 因 故 不 能 使 用, 致 未 經 斟 酌, 現 始 知 其 存 在, 或 得 使 用, 並 以 如 經 斟 酌 可 受 較 有 利 益 之 裁 判 者 為 限 若 前 訴 訟 程 序 最 後 事 實 審 言 詞 辯 論 終 結 後 始 作 成 之 文 件, 或 當 事 人 於 前 訴 訟 程 序 中 即 知 其 存 在, 且 無 不 能 使 用 情 形 而 未 提 出 者, 均 非 現 始 發 見 之 證 物, 不 得 據 以 提 起 再 審 之 訴 最 高 法 院 95 年 度 台 上 字 第 766 號 民 事 判 決 另 最 高 法 院 以 下 民 事 判 決, 均 認 屬 第 一 審 攻 防 方 法 之 補 充 : (1) 於 第 二 審 始 提 出 書 證, 如 診 斷 書 房 屋 謄 本 統 一 發 票 轉 帳 傳 票 等 (93 年 度 台 上 字 第 2230 號 95 年 度 台 上 字 第 號 96 年 度 台 上 字 第 307 號 ) (2) 於 第 二 審 始 聲 請 向 第 三 人 函 詢 維 修 情 形 瑕 疵 數 量 及 費 用 (96 年 度 台 上 字 第 2747 號 ) (3) 於 第 二 審 始 聲 請 鑑 定 (98 年 度 台 上 字 第 212 號 ) 行 政 法 院 48 年 裁 字 40 號 判 例 最 高 行 政 法 院 91 年 度 判 字 第 539 號 判 決 87

8 另 最 高 行 政 法 院 應 以 高 等 行 政 法 院 判 決 確 定 之 事 實 為 判 決 基 礎, 行 政 訴 訟 法 第 254 條 第 1 項 定 有 明 文, 當 事 人 在 最 高 行 政 法 院 原 則 上 不 得 提 出 新 攻 防 方 法, 亦 不 得 提 出 新 事 實 新 證 據, 應 以 高 等 行 政 法 院 判 決 確 定 之 事 實 為 判 決 基 礎 15 本 文 所 稱 行 政 訴 訟 之 新 證 據, 係 指 於 先 前 之 行 政 程 序 ( 即 異 議 評 定 廢 止 舉 發 等 ) 未 曾 提 出, 嗣 於 行 政 訴 訟 階 段 始 提 出 者 是 以 行 政 訴 訟 中 再 審 及 第 二 審 程 序 之 新 證 據, 即 非 本 文 探 討 之 對 象 二 行 政 訴 訟 之 證 據 的 意 義 及 種 類 行 政 訴 訟 中 所 稱 補 強 證 據 ( 或 稱 補 助 證 據 ), 係 指 增 強 或 擔 保 主 要 證 據 證 明 力 之 證 據 而 主 要 證 據 對 於 主 要 事 實 之 證 明, 具 有 重 大 關 係, 或 性 質 特 殊, 或 為 防 止 虛 偽, 以 期 發 見 實 體 的 真 實, 保 障 主 要 證 據 提 出 者 法 律 利 益, 尚 須 藉 補 強 證 據, 以 增 強 或 擔 保 其 證 明 力 16 於 商 標 專 利 行 政 訴 訟, 每 一 據 以 核 駁 異 議 評 定 或 廢 止 之 商 標, 均 構 成 一 獨 立 之 請 求 權 規 範 基 礎 ( 爭 點 ), 而 每 一 獨 立 之 引 證 案 或 引 證 案 之 組 合, 即 構 成 一 獨 立 之 爭 點 17 行 政 訴 訟 與 公 益 息 息 相 關, 且 對 造 為 行 政 機 關, 掌 握 充 分 之 資 訊 與 資 源, 人 民 通 常 處 最 高 行 政 法 院 96 年 判 字 第 118 號 判 決 最 高 行 政 法 院 93 年 度 判 字 第 746 號 判 決 陳 國 成, 我 國 商 標 專 利 行 政 訴 訟 之 變 革, 科 技 法 學 評 論,3 卷 1 期, 第 252 頁 (95 年 4 月 ) 最 高 行 政 法 院 94 年 度 判 字 第 號 判 決 88

9 於 相 對 不 利 之 地 位, 依 行 政 訴 訟 法 第 125 條 第 133 條 及 第 134 條 規 定, 原 則 上 行 政 訴 訟 採 職 權 調 查 主 義, 行 政 機 關 負 有 概 括 的 調 查 義 務, 而 非 辯 論 主 義 18 惟 於 商 標 專 利 行 政 訴 訟, 上 開 職 權 調 查 之 規 定 即 未 予 適 用, 而 依 商 標 法 專 利 法 要 求 提 起 爭 訟 之 當 事 人 檢 附 證 據 之 規 定 ( 即 舉 證 責 任 之 分 配 ), 採 取 爭 點 主 義 及 辯 論 主 義 亦 即 商 標 專 利 專 責 機 關 僅 就 當 事 人 所 提 之 撤 銷 或 廢 止 理 由 及 證 據, 以 職 權 調 查 事 實 逕 為 決 定 19, 且 法 院 僅 審 酌 當 事 人 原 於 商 標 專 利 專 責 機 關 審 查 階 段 所 提 出 之 撤 銷 或 廢 止 理 由 及 證 據, 而 於 行 政 訴 訟 程 序 中 始 提 出 之 新 撤 銷 或 廢 止 事 由 以 及 新 證 據 ( 即 以 其 本 身 獨 立 作 為 證 明 系 爭 商 標 或 專 利 具 有 撤 銷 或 廢 止 理 由 之 證 據 ), 即 非 法 院 所 應 審 酌 之 對 象 20 至 依 附 於 原 有 申 請 異 議 評 定 廢 止 舉 發 證 據 ( 主 要 證 據 ), 以 增 強 或 擔 保 原 有 證 據 之 證 據 能 力 及 證 明 力 之 補 強 證 據 ( 補 助 證 據 ), 因 與 原 撤 銷 或 廢 止 事 由 及 原 有 證 據 屬 於 同 一 關 連 範 圍 內, 即 無 提 出 時 點 之 限 制, 法 院 本 得 加 以 審 酌 21 易 言 之, 法 院 應 依 職 權 調 查 之 事 項, 僅 限 於 與 原 撤 銷 或 廢 止 事 由 及 證 據 為 同 一 關 連 範 圍 者 ( 即 補 強 證 據 ) 而 當 事 人 於 行 政 訴 訟 中 另 行 提 出 新 撤 銷 或 廢 止 事 吳 庚, 行 政 爭 訟 法 論, 第 89 至 90 頁 (97 年 9 月 ); 洪 文 玲, 行 政 證 據 法 則 之 研 究, 收 錄 於 二 十 一 世 紀 公 法 學 的 新 課 題, 第 349 至 350 頁 (97 年 10 月 ) 行 政 法 院 72 年 判 字 第 1419 號 判 例 吳 庚, 前 揭 註 18, 第 90 至 91 頁 陳 國 成, 前 揭 註 16, 第 252 頁 最 高 行 政 法 院 93 年 度 判 字 第 746 號 判 決 89

10 由 新 證 據 ( 即 主 要 證 據 ), 法 院 無 庸 加 以 調 查 或 實 體 審 究 22 肆 審 理 法 施 行 前 之 智 慧 財 產 行 政 訴 訟 之 新 證 據 一 商 標 行 政 訴 訟 如 前 所 述, 每 一 據 爭 之 註 冊 商 標 即 構 成 一 個 獨 立 之 請 求 權 規 範 基 礎, 商 標 專 責 機 關 必 須 逐 一 認 定 而 行 政 訴 訟 法 第 4 條 之 撤 銷 訴 訟, 旨 在 撤 銷 行 政 機 關 之 違 法 行 政 處 分, 藉 以 排 除 其 對 人 民 之 權 利 或 法 律 上 之 利 益 所 造 成 之 損 害, 至 行 政 處 分 是 否 違 法, 係 以 行 政 機 關 作 成 行 政 處 分 時 所 根 據 之 事 實 為 準 倘 提 起 異 議 或 評 定 之 人 未 於 異 議 或 評 定 階 段 提 出 某 一 據 爭 商 標, 於 行 政 訴 訟 程 序 中 始 行 提 出, 即 屬 新 證 據, 為 異 議 或 評 定 審 定 處 分 所 未 及 斟 酌 之 請 求, 自 非 屬 該 行 政 訴 訟 審 酌 原 處 分 違 法 性 之 範 圍 23 舉 例 言 之, 甲 主 張 乙 申 請 註 冊 之 商 標 ( 系 爭 商 標 ) 與 甲 所 有 之 註 冊 商 標 ( 據 爭 商 標 A) 圖 樣 近 似, 且 指 定 商 品 類 似, 有 致 相 關 消 費 者 混 淆 誤 認 之 虞, 以 系 爭 商 標 之 註 冊 有 違 商 標 法 第 23 條 第 1 項 第 13 款 規 定, 對 之 提 起 異 議, 經 智 慧 財 產 局 審 查 而 為 異 議 不 成 立 之 處 分, 甲 不 服 提 起 訴 願, 經 經 濟 部 訴 願 委 員 會 決 定 駁 回 其 訴 願, 甲 即 提 起 行 政 訴 訟, 聲 明 請 求 為 判 決 撤 銷 原 處 分 及 訴 願 決 定, 且 被 告 應 為 撤 銷 乙 之 商 標 註 冊 審 定 於 行 政 訴 訟 中, 甲 提 出 另 一 註 冊 商 標 B, 主 張 系 爭 商 標 近 似 於 同 一 商 品 之 註 冊 商 標 B, 有 致 相 關 陳 國 成, 前 揭 註 16, 第 252 至 255 頁 最 高 行 政 法 院 94 年 度 判 字 第 977 號 判 決, 臺 北 高 等 行 政 法 院 92 年 度 訴 更 一 字 第 31 號 判 決 92 年 度 訴 字 第 805 號 判 決 90

11 消 費 者 混 淆 誤 認 之 虞, 則 註 冊 商 標 B 乃 一 新 證 據, 為 智 慧 財 產 局 當 初 未 及 審 酌 者, 即 非 行 政 法 院 之 審 究 範 圍 至 提 起 異 議 或 評 定 之 人 於 行 政 訴 訟 程 序, 提 出 補 強 證 據, 即 與 其 提 出 異 議 或 評 定 之 系 爭 商 標 之 基 礎 事 實 同 一 之 證 據, 雖 商 標 專 責 機 關 不 及 審 議, 惟 該 等 補 強 證 據 既 足 以 影 響 原 處 分, 原 處 分 即 無 可 維 持 例 如 系 爭 商 標 權 人 所 使 用 之 罐 頭 包 裝 紙 ( 與 系 爭 商 標 權 人 有 無 表 示 商 標 所 使 用 商 品 之 說 明 相 關 ) 系 爭 商 標 權 人 於 指 定 使 用 之 商 品 實 際 使 用 系 爭 商 標 之 證 物 據 以 評 定 商 標 使 用 之 商 品 實 物 據 爭 商 標 是 否 著 名 之 資 料 等 均 屬 之 24 二 專 利 行 政 訴 訟 現 行 專 利 法 整 合 提 起 異 議 與 舉 發 事 由, 而 於 92 年 2 月 6 日 修 正 時 廢 除 異 議 程 序 83 年 1 月 21 日 修 正 公 布 專 利 法, 增 訂 第 41 條 第 2 項 : 異 議 人 補 提 理 由 及 證 據, 應 自 異 議 之 日 起 1 個 月 內 為 之 25 前 開 補 提 期 間 雖 已 經 過, 專 利 專 責 機 關 如 尚 未 就 異 議 案 予 以 審 定, 對 於 異 議 人 所 補 提 理 由 及 證 據, 仍 應 受 理 26 惟 於 專 利 專 24 行 政 法 院 82 年 度 判 字 第 794 號 判 決 84 年 度 判 字 第 號 判 決, 臺 北 高 等 行 政 法 院 94 年 度 訴 字 第 3654 號 判 決 25 本 條 項 增 訂 理 由 在 於 以 往 專 利 主 管 機 關 認 為 異 議 人 或 舉 發 人 自 異 議 舉 發 之 日 起 1 個 月 內 未 補 提 理 由 及 證 據 者, 即 依 當 時 專 利 法 施 行 細 則 第 29 條 4 項 規 定, 處 分 無 效, 迭 經 行 政 法 院 以 上 開 施 行 細 則 乃 行 政 命 令, 其 所 定 期 限 並 非 法 律 上 之 法 定 不 變 期 間, 而 撤 銷 該 等 行 政 處 分, 故 將 異 議 人 或 舉 發 人 補 提 理 由 及 證 據 之 期 間, 訂 入 專 利 法 為 法 定 不 變 期 間 立 法 院 第 1 屆 第 90 會 期 第 20 次 會 議 議 案 關 係 文 書 ( 院 總 第 474 號 政 府 提 案 第 4517 號 ) 專 利 法 修 正 草 案 條 文 對 照 表 第 82 至 83 頁 第 41 條 之 說 明 (81 年 12 月 30 日 ) 另 同 法 第 102 條 第 115 條 就 新 型 專 利 及 新 式 樣 專 利 亦 有 相 同 規 定 26 行 政 法 院 72 年 判 字 第 1419 號 判 例, 最 高 行 政 法 院 94 年 度 判 字 第 927 號 判 91

12 責 機 關 就 異 議 案 予 以 審 定 後, 異 議 人 於 行 政 爭 訟 程 序 中 所 補 提 證 物, 限 於 與 其 在 異 議 階 段 所 引 證 據 本 於 同 一 基 礎 事 實 之 補 強 證 據, 而 非 另 一 獨 立 之 新 證 據 27 現 行 專 利 法 第 67 條 第 3 項 第 4 項 規 定 : ( 第 3 項 ) 舉 發 人 補 提 理 由 及 證 據, 應 自 舉 發 之 日 起 1 個 月 內 為 之 但 在 舉 發 審 定 前 提 出 者, 仍 應 審 酌 之 ( 第 4 項 ) 舉 發 案 經 審 查 不 成 立 者, 任 何 人 不 得 以 同 一 事 實 及 同 一 證 據, 再 為 舉 發 係 於 92 年 2 月 6 日 修 正 公 布, 將 原 條 文 第 72 條 第 2 項 第 4 項 予 以 移 列 而 前 開 第 72 條 第 2 項 第 4 項 係 於 90 年 10 月 24 日 修 正 公 布, 當 時 考 量 異 議 案 或 舉 發 案 一 經 審 查 不 成 立, 不 問 確 定 與 否, 他 人 復 以 同 一 事 實 及 同 一 證 據 再 為 舉 發, 專 利 專 責 機 關 均 無 再 為 審 查 之 必 要, 故 刪 除 83 年 1 月 21 日 修 正 公 布 之 第 72 條 第 2 項 經 審 查 不 成 立 確 定 者 28 中 確 定 2 字, 以 期 專 利 舉 發 爭 訟 及 早 確 定 29 觀 諸 前 述 修 正 沿 革 決 另 就 此 補 提 期 間 之 法 律 性 質,83 年 1 月 21 日 修 正 時 行 政 院 提 案 之 增 訂 理 由 認 屬 法 定 不 變 期 間, 惟 最 高 行 政 法 院 86 年 5 月 份 庭 長 評 事 聯 席 會 議 決 議 則 認 屬 通 常 法 定 期 間 陳 國 成, 專 利 行 政 訴 訟 之 研 究, 第 212 至 213 頁 (94 年 11 月 ) 27 行 政 法 院 78 年 判 字 第 437 號 判 例, 最 高 行 政 法 院 94 年 度 判 字 第 927 號 判 決 年 1 月 21 日 修 正 公 布 之 專 利 法 第 72 條 第 2 項 第 4 項 規 定 : ( 第 2 項 ) 異 議 案 及 前 項 舉 發 案, 經 審 查 不 成 立 確 定 者, 任 何 人 不 得 以 同 一 事 實 及 同 一 證 據, 再 為 舉 發 ( 第 4 項 ) 舉 發 人 補 提 理 由 及 證 據, 應 自 舉 發 之 日 起 1 個 月 內 為 之 本 條 第 2 項 係 將 原 條 文 第 61 條 第 2 項 移 列, 至 第 4 項 則 為 新 增, 其 增 訂 理 由 同 第 41 條 第 2 項, 前 揭 註 25 立 法 院 第 1 屆 第 90 會 期 第 20 次 會 議 議 案 關 係 文 書 ( 院 總 第 474 號 政 府 提 案 第 4517 號 ) 專 利 法 修 正 草 案 條 文 對 照 表 第 122 至 124 頁 第 72 條 之 說 明 (81 年 12 月 30 日 ) 年 10 月 24 日 修 正 為 第 72 條 第 2 項 第 4 項 ( 第 2 項 ) 異 議 案 及 前 項 舉 發 案, 經 審 查 不 成 立 者, 任 何 人 不 得 以 同 一 事 實 及 同 一 證 據, 再 為 舉 發 ( 第 4 項 ) 舉 發 人 補 提 理 由 及 證 據, 應 自 舉 發 之 日 起 1 個 月 內 為 之 立 法 院 第 4 92

13 , 既 為 使 專 利 舉 發 爭 訟 早 日 確 定, 自 有 促 使 舉 發 人 即 時 提 出 事 實 及 證 據 之 意, 則 於 專 利 專 責 機 關 作 成 舉 發 審 定 書 之 後, 舉 發 人 即 不 得 再 行 提 出 新 事 實 及 新 證 據 而 所 稱 同 一 事 實 及 同 一 證 據, 係 指 以 相 同 之 引 證 資 料 主 張 相 同 之 舉 發 事 由 30 上 揭 異 議 或 舉 發 理 由 或 證 據 補 提 期 間 之 規 定, 表 明 專 利 異 議 或 舉 發 行 政 訴 訟 係 採 辯 論 主 義, 僅 依 異 議 人 或 舉 發 人 所 述 理 由, 就 其 所 舉 之 引 證 資 料 審 查, 以 異 議 人 或 舉 發 人 所 提 之 理 由 及 證 據 作 為 審 查 之 依 據, 專 利 專 責 機 關 就 當 事 人 所 提 引 證 資 料 固 有 依 職 權 調 查 之 義 務, 但 無 蒐 集 證 據 之 義 務 31 蓋 公 告 給 予 專 利 後 如 進 入 異 議 或 舉 發 程 序, 已 生 兩 造 對 立 之 情 勢, 專 利 專 責 機 關 基 於 公 平 及 中 立 原 則, 自 不 能 超 出 異 議 人 或 舉 發 人 所 據 以 異 議 或 舉 發 之 引 證 案 ( 爭 點 ), 而 依 職 權 調 查 獨 立 之 新 證 據 至 專 利 申 請 案, 依 現 行 專 利 法 第 35 條 規 範 意 旨, 就 該 申 請 案 有 無 不 予 專 利 之 理 由, 即 應 依 職 權 調 查 證 據, 與 前 述 異 議 或 舉 發 案 之 處 理 原 則 有 別 32 而 行 政 法 院 職 權 調 查 事 實 及 審 判 長 之 闡 明 權 依 職 權 調 查 證 據 等 有 關 證 據 之 調 查 ( 行 政 訴 訟 法 第 125 條 第 133 條 ), 於 專 利 異 議 舉 發 案 件 之 審 理, 均 不 得 超 越 前 揭 異 議 或 舉 發 理 由 或 證 據 補 提 期 間 之 規 定, 即 於 行 政 爭 訟 之 救 濟 程 序, 異 議 人 或 舉 發 人 不 得 再 提 屆 第 4 會 期 第 28 次 會 議 議 案 關 係 文 書 ( 院 總 第 474 號 政 府 委 員 提 案 第 號 之 1) 專 利 法 部 分 修 正 草 案 條 文 對 照 表 第 討 276 至 討 278 頁 第 72 條 之 說 明 (89 年 7 月 10 日 ) 陳 國 成, 前 揭 註 26, 第 211 頁 最 高 行 政 法 院 90 年 度 判 字 第 號 判 決 最 高 行 政 法 院 90 年 度 判 字 第 952 號 94 年 度 判 字 第 927 號 判 決 93

14 出 主 要 或 獨 立 之 證 據, 法 院 僅 能 審 認 主 要 證 據 是 否 適 當 或 合 法, 進 而 調 查 補 強 證 據 33 伍 審 理 法 施 行 後 智 慧 財 產 行 政 訴 訟 之 新 證 據 一 審 理 法 第 33 條 之 制 定 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 第 33 條 規 定 : ( 第 1 項 ) 關 於 撤 銷 廢 止 商 標 註 冊 或 撤 銷 專 利 權 之 行 政 訴 訟 中, 當 事 人 於 言 詞 辯 論 終 結 前, 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 之 新 證 據, 智 慧 財 產 法 院 仍 應 審 酌 之 ( 第 2 項 ) 智 慧 財 產 專 責 機 關 就 前 項 新 證 據 應 提 出 答 辯 書 狀, 表 明 他 造 關 於 該 證 據 之 主 張 有 無 理 由 其 立 法 理 由 乃 為 減 少 就 同 一 商 標 或 專 利 權 有 效 性 之 爭 執, 因 循 環 發 生 行 政 爭 訟, 而 拖 延 未 決 之 情 形, 容 許 關 於 撤 銷 廢 止 商 標 註 冊 或 撤 銷 專 利 權 之 行 政 訴 訟 中, 當 事 人 得 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 補 提 新 證 據 ( 即 獨 立 作 為 證 明 系 爭 商 標 或 專 利 具 有 原 撤 銷 或 廢 止 理 由 之 主 要 證 據 ), 有 限 度 地 開 放 新 證 據 於 行 政 訴 訟 程 序 之 提 出, 即 於 言 詞 辯 論 終 結 前, 得 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 新 證 據 最 高 行 政 法 院 93 年 判 字 第 746 號 判 決 陳 國 成, 前 揭 註 26, 第 205 至 211 頁 審 理 法 第 33 條 之 立 法 理 由 : 一 現 行 專 利 法 第 67 條 第 3 項 規 定 舉 發 人 補 提 理 由 及 證 據, 應 自 舉 發 之 日 起 1 個 月 內 為 之, 但 在 舉 發 審 定 前 提 出 者, 仍 應 審 酌 之 依 此 規 定, 舉 發 人 就 關 於 專 利 權 應 撤 銷 之 證 據, 如 未 於 舉 發 審 定 前 提 出, 縱 於 行 政 訴 訟 中 補 提, 行 政 法 院 亦 不 予 審 酌 惟 依 專 利 法 第 67 條 第 4 項 之 規 定, 於 行 政 訴 訟 判 決 確 定 後, 舉 發 人 仍 得 以 前 行 政 訴 訟 中 未 能 提 出 之 新 證 據, 就 同 一 專 利 權, 再 為 舉 發, 並 因 之 衍 生 另 一 行 政 爭 訟 程 序 又 關 於 撤 銷 或 廢 止 商 標 註 冊 之 行 政 爭 訟 程 序, 實 務 上 亦 同 此 處 理 惟 上 述 情 形, 致 使 同 一 商 標 或 專 利 權 之 有 效 性 爭 議, 得 發 生 多 次 之 行 政 爭 訟, 難 以 終 局 確 定, 94

15 二 相 關 案 件 統 計 智 慧 財 產 法 院 自 97 年 7 月 1 日 成 立 以 來, 至 98 年 12 月 31 日 止, 案 件 收 結 情 形 ( 不 含 程 序 案 件 ) 如 下 35 : 所 有 收 結 案 件 - 以 訴 訟 程 序 分 訴 訟 程 序 受 理 件 數 終 結 件 數 未 結 件 數 終 結 案 件 中 平 均 一 件 所 需 日 數 平 均 法 官 每 月 辦 結 件 數 平 均 每 法 官 每 月 新 收 件 數 月 ( 年 ) 底 平 均 每 法 官 未 結 件 數 合 計 民 事 訴 訟 一 審 事 件 民 事 訴 訟 二 審 事 件 甚 而 影 響 其 他 相 關 民 刑 事 訴 訟 之 終 結, 自 有 不 宜 而 於 智 慧 財 產 法 院 成 立 後, 審 理 關 於 舉 發 評 定 及 異 議 事 件 等 行 政 訴 訟 事 件 之 法 官, 其 智 慧 財 產 專 業 知 識 得 以 強 化, 並 有 技 術 審 查 官 之 輔 助, 應 有 充 分 之 能 力 在 訴 訟 中 就 新 證 據 為 斟 酌 判 斷 爰 設 本 條 規 定, 容 許 在 行 政 訴 訟 中, 仍 得 補 提 關 於 撤 銷 廢 止 理 由 之 新 證 據, 以 期 減 少 就 同 一 商 標 或 專 利 權 有 效 性 之 爭 執, 因 循 環 發 生 行 政 爭 訟, 而 拖 延 未 決 之 情 形 二 關 於 在 行 政 訴 訟 中 所 提 出 之 新 證 據, 並 未 經 智 慧 財 產 專 責 機 關 先 行 判 斷, 自 宜 責 令 其 就 該 新 證 據 提 出 答 辯 書 狀, 對 於 應 否 據 以 認 定 確 有 撤 銷 廢 止 商 標 註 冊 或 撤 銷 專 利 權 之 理 由, 為 具 體 之 表 明 立 法 院 第 6 屆 第 3 會 期 第 12 次 會 議 議 案 關 係 文 書 ( 院 總 第 474 號 政 府 提 案 第 號 ) 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 草 案 條 文 對 照 表 第 203 至 204 頁 第 33 條 之 說 明 (95 年 4 月 20 日 ) 智 慧 財 產 法 院 97 年 7 月 至 98 年 12 月 統 計 報 表 ( 製 作 日 期 :99 年 1 月 14 日 ) 95

16 刑 事 訴 訟 二 審 案 件 行 政 訴 訟 一 審 事 件 ( 資 料 來 源 : 智 慧 財 產 法 院,99 年 1 月 14 日 ) 終 結 案 件 數 - 以 訴 訟 種 類 分 ( 不 含 程 序 案 件 ) 民 事 訴 訟 一 審 事 件 民 事 訴 訟 二 審 事 件 刑 事 訴 訟 二 審 案 件 行 政 訴 訟 一 審 事 件 著 作 權 專 利 權 商 標 權 公 平 交 易 法 其 他 總 計 普 通 刑 法 ( 無 196 刑 罰 ) 特 別 刑 法 ( 資 料 來 源 : 智 慧 財 產 法 院,99 年 1 月 14 日 ) 於 行 政 訴 訟 中 提 出 新 證 據 者, 包 含 1 商 標 異 議 評 定 廢 止 事 件, 2 專 利 異 議 舉 發 事 件,3 商 標 申 請 事 件 相 關 統 計 資 料 如 下 所 示 36 : 36 同 前 註 96

17 行 政 訴 訟 中 提 出 新 證 據 之 比 率 97 年 7 月 至 98 年 12 月 單 位 : 件 ;% 項 目 別 判 決 件 數 新 證 據 件 數 比 率 合 計 行 政 訴 訟 專 利 權 商 標 權 ( 資 料 來 源 : 智 慧 財 產 法 院,99 年 1 月 14 日 ) 行 政 訴 訟 中 提 出 新 證 據 之 案 件 類 型 97 年 7 月 至 98 年 12 月 類 別 案 由 案 件 件 數 新 證 據 之 個 數 合 計 商 標 評 定 8 34 商 標 異 議 商 標 廢 止 2 5 行 政 訴 訟 商 標 註 冊 4 14 新 型 專 利 舉 發 發 明 專 利 舉 發 7 36 發 明 專 利 異 議 1 5 新 式 樣 專 利 舉 發 3 4 ( 資 料 來 源 : 智 慧 財 產 法 院,99 年 1 月 14 日 ) 97

18 三 新 證 據 之 提 出 ( 一 ) 提 出 範 圍 之 限 制 審 理 法 第 33 條 第 1 項 准 許 提 出 之 新 證 據, 係 以 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 為 限, 係 指 實 體 法 所 規 定 商 標 註 冊 及 專 利 權 之 要 件, 當 事 人 如 提 出 另 一 撤 銷 或 廢 止 理 由, 即 無 本 條 規 定 之 適 用 37 例 如 商 標 法 第 23 條 第 1 項 各 款 乃 各 別 獨 立 之 不 准 註 冊 之 理 由, 如 主 張 同 款 理 由, 即 為 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 ; 惟 第 12 款 前 段 有 致 相 關 公 眾 混 淆 誤 認 之 虞 與 後 段 有 減 損 著 名 商 標 或 標 章 之 識 別 性 或 信 譽 之 虞, 應 屬 不 同 之 撤 銷 或 廢 止 理 由 另 各 專 利 要 件 如 產 業 利 用 性 進 步 性 等 範 圍 較 為 明 確, 悉 依 各 該 規 定 即 可 判 斷 ; 惟 專 利 法 有 關 新 穎 性 之 規 定 包 含 第 22 條 第 1 項 第 1 款 申 請 前 已 見 於 刊 物 或 已 公 開 使 用 者 第 2 款 申 請 前 已 為 公 眾 所 知 悉 者, 及 第 23 條 擬 制 喪 失 新 穎 性 之 事 由, 應 屬 不 同 之 撤 銷 理 由 是 以, 舉 發 人 原 以 系 爭 專 利 違 反 專 利 法 第 22 條 第 1 項 第 1 款 新 穎 性 第 4 項 進 步 性 之 規 定 提 出 舉 發, 於 行 政 訴 訟 另 主 張 第 21 條 之 撤 銷 理 由 ; 原 舉 發 理 由 為 系 爭 專 利 欠 缺 進 步 性, 嗣 於 行 政 訴 訟 復 主 張 系 爭 專 利 有 擬 制 喪 失 新 穎 性 問 題, 均 屬 另 一 撤 銷 系 爭 專 利 之 理 由, 依 審 理 法 第 33 條 規 定, 即 不 得 再 提 出 新 撤 銷 理 由 高 愈 杰, 論 智 慧 財 產 行 政 訴 訟 新 證 據 之 提 出 - 以 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 第 33 條 為 中 心 ( 下 ), 司 法 週 刊,1429 期, 第 2 版 智 慧 財 產 法 院 97 年 度 行 專 訴 字 第 號 判 決 98 年 度 行 專 訴 字 第 8 47 號 判 決 98

19 再 者, 審 理 法 第 33 條 之 新 證 據 應 與 行 政 訴 訟 中 爭 點 主 義 配 合 觀 察, 亦 即 每 一 據 以 核 駁 異 議 評 定 或 廢 止 之 商 標, 每 一 獨 立 之 引 證 案 或 引 證 案 之 組 合, 均 構 成 一 獨 立 之 爭 點 例 如, 舉 發 人 先 前 係 以 引 證 案 A 作 為 系 爭 專 利 不 具 進 步 性 之 舉 發 證 據, 嗣 於 行 政 訴 訟 中 再 提 出 引 證 案 A 及 引 證 案 B 之 組 合 為 其 證 據, 此 屬 就 同 一 撤 銷 理 由 所 提 出 之 新 證 據, 法 院 自 應 予 以 審 酌 39 然 而, 如 當 事 人 係 就 原 撤 銷 或 廢 止 理 由, 提 出 補 強 證 據, 既 非 獨 立 之 新 證 據, 法 院 即 應 加 以 調 查 並 審 酌 例 如 商 標 權 人 提 出 經 銷 廣 告 照 片, 以 證 明 使 用 系 爭 商 標 之 事 實 ; 提 出 異 議 之 人 提 出 公 司 簡 介 及 據 以 異 議 商 標 介 紹 資 料 他 案 判 決, 以 證 明 據 以 異 議 商 標 為 著 名 商 標 ; 申 請 廢 止 之 人 提 出 產 品 查 驗 資 料, 以 證 明 系 爭 商 標 並 未 使 用 之 事 實 40 此 外, 審 理 法 第 33 條 第 1 項 既 明 定 撤 銷 或 廢 止 理 由, 解 釋 上 即 指 撤 銷 廢 止 商 標 註 冊, 或 撤 銷 專 利 權 理 由 41, 而 未 含 商 標 註 智 慧 財 產 法 院 97 年 度 行 專 訴 字 第 64 號 判 決 98 年 度 行 專 訴 字 第 8 號 判 決 智 慧 財 產 法 院 97 年 度 行 商 訴 字 第 號 判 決 包 含 以 下 訴 訟 類 型 : (1) 第 三 人 對 系 爭 商 標 提 出 異 議 評 定 或 廢 止, 經 智 慧 財 產 局 審 定 系 爭 商 標 註 冊 應 予 撤 銷, 經 訴 願 決 定 駁 回 後, 系 爭 商 標 權 人 提 起 撤 銷 訴 訟 智 慧 財 產 局 審 定 申 請 不 成 立, 經 訴 願 決 定 撤 銷 或 變 更 原 處 分 者, 亦 同 (2) 第 三 人 對 系 爭 商 標 提 出 異 議 評 定 或 廢 止, 經 智 慧 財 產 局 審 定 申 請 不 成 立, 經 訴 願 決 定 駁 回 後, 該 第 三 人 提 起 課 予 義 務 訴 訟 智 慧 財 產 局 審 定 系 爭 商 標 註 冊 應 予 撤 銷, 經 訴 願 決 定 撤 銷 或 變 更 原 處 分 者, 亦 同 (3) 第 三 人 對 系 爭 專 利 提 出 異 議 舉 發, 經 智 慧 財 產 局 審 定 系 爭 專 利 權 應 予 撤 銷, 經 訴 願 決 定 駁 回 後, 系 爭 專 利 權 人 提 起 撤 銷 訴 訟 智 慧 財 產 局 審 定 異 議 或 舉 發 不 成 立, 經 訴 願 決 定 撤 銷 或 變 更 原 處 分 者, 亦 同 (4) 第 三 人 對 系 爭 專 利 提 出 異 議 舉 發, 經 智 慧 財 產 局 審 定 異 議 或 舉 發 不 成 99

20 冊 申 請 及 專 利 申 請 理 由 42, 此 觀 本 條 之 立 法 說 明 亦 明 至 前 開 行 政 訴 訟 中 提 出 新 證 據 之 案 件 類 型 之 統 計 資 料 中, 雖 記 載 有 4 件 商 標 註 冊 事 件, 且 當 事 人 提 出 新 證 據 之 個 數 共 14 項, 惟 於 98 年 11 月 1 日, 以 新 證 據 審 理 法 第 33 條 審 理 法 第 三 十 三 條 商 標 註 冊 專 利 申 請 等 檢 索 條 件, 交 叉 檢 索 智 慧 財 產 法 院 自 97 年 7 月 1 日 起 至 98 年 10 月 31 日 止 之 裁 判 正 本, 檢 索 結 果 僅 97 年 度 行 專 訴 字 第 79 號 判 決 1 則, 並 未 發 現 有 任 何 商 標 註 冊 事 件 提 出 新 證 據 之 裁 判 而 前 揭 97 年 度 行 專 訴 字 第 79 號 新 式 樣 專 利 申 請 事 件, 原 告 ( 即 申 請 系 爭 新 式 樣 專 利 之 人 ) 於 行 政 訴 訟 程 序 中 提 出 4 件 被 告 審 查 核 准 之 新 式 樣 專 利 案, 以 證 明 系 爭 專 利 申 請 案 具 有 創 作 性 ; 被 告 則 抗 辯 此 與 本 案 欠 缺 同 一 基 礎 事 實 之 關 連 性, 核 屬 新 證 據 法 院 未 針 對 此 4 件 專 利 案 之 性 質 是 否 屬 新 證 據 乙 節 加 以, 而 直 接 認 定 其 公 告 日 均 早 於 系 爭 案 之 申 請 日 (95 年 4 月 18 日 ), 自 得 為 系 爭 申 請 案 申 請 前 之 先 前 技 藝, 查 原 證 6 至 9 之 扳 手 均 具 有 平 直 狀 握 桿 ( 見 本 院 卷 第 頁 ), 足 徵 系 爭 案 之 平 直 狀 握 桿 係 扳 手 類 物 品 中 眾 所 周 知 之 設 計 型 式, 已 為 該 新 式 樣 所 屬 技 藝 領 域 中 之 通 常 知 識 原 證 8 9 均 經 舉 發 而 遭 被 告 撤 銷 專 利 權, 原 告 執 此 而 謂 系 爭 42 立, 經 訴 願 決 定 駁 回 後, 系 爭 專 利 權 人 提 起 課 予 義 務 訴 訟 智 慧 財 產 局 審 定 系 爭 專 利 權 應 予 撤 銷, 經 訴 願 決 定 撤 銷 或 變 更 原 處 分 者, 亦 同 蔡 瑞 森, 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 於 行 政 訴 訟 實 務 運 作 所 面 臨 之 爭 議, 律 師 雜 誌, 第 331 期, 第 48 頁 (97 年 4 月 ); 高 愈 杰, 論 智 慧 財 產 行 政 訴 訟 新 證 據 之 提 出 - 以 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 第 33 條 為 中 心 ( 上 ), 司 法 週 刊,1428 期, 第 2 版 100

21 案 具 有 創 作 性, 顯 屬 無 據 經 核 系 爭 專 利 申 請 人 係 新 提 出 4 件 新 式 樣 專 利 案 與 系 爭 專 利 加 以 比 較, 以 證 明 系 爭 專 利 具 有 創 作 性, 顯 非 針 對 系 爭 專 利 有 無 應 撤 銷 或 廢 止 理 由 而 提 出, 自 與 審 理 法 第 33 條 第 1 項 所 稱 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 之 新 證 據 不 符 ( 二 ) 存 在 時 點 當 事 人 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 所 提 出 之 新 證 據, 係 指 於 先 前 行 政 程 序 ( 即 異 議 評 定 廢 止 舉 發 等 ) 中 未 曾 提 出, 於 行 政 訴 訟 階 段 始 行 提 出 之 獨 立 證 據 故 於 先 前 行 政 程 序 中 業 已 提 出 之 獨 立 證 據, 非 屬 審 理 法 第 33 條 第 1 項 所 稱 之 新 證 據 43 行 政 訴 訟 旨 在 審 查 行 政 處 分 之 違 法 性, 然 行 政 案 件 之 基 礎 事 實 及 所 適 用 之 法 令 有 更 易 之 可 能, 則 法 院 應 以 何 時 之 事 實 及 法 令 判 斷 行 政 處 分 為 基 準 時 點, 以 維 持 法 律 秩 序 之 安 定 並 保 障 當 事 人 之 權 益, 此 即 行 政 訴 訟 判 斷 基 準 時 理 論 44 法 院 為 裁 判 時, 應 斟 酌 全 辯 論 意 旨 及 調 查 證 據 之 結 果, 依 論 理 及 經 驗 法 則 判 斷 事 實 之 真 偽, 並 應 將 得 心 證 之 理 由, 記 明 於 判 決 ( 行 政 訴 訟 法 第 189 條 ) 是 以 法 院 係 本 於 調 查 證 據 之 結 果, 認 定 裁 判 之 基 礎 事 實 並 適 用 相 關 法 令 後 為 裁 判, 故 證 據 之 提 出 及 調 查 與 裁 判 基 礎 事 實 息 息 相 關 而 審 理 法 第 33 條 有 限 度 地 准 許 當 事 人 於 言 智 慧 財 產 法 院 98 年 度 行 商 訴 字 第 56 號 判 決 吳 庚, 前 揭 註 18, 第 263 頁 ; 林 三 欽, 論 行 政 訴 訟 之 判 斷 基 準 時, 收 錄 於 行 政 爭 訟 制 度 與 信 賴 保 護 原 則 之 課 題, 第 8 頁 (97 年 2 月 ) 101

22 詞 辯 論 終 結 前 提 出 新 證 據, 自 與 事 實 狀 態 基 準 時 點 理 論 產 生 交 錯 適 用 之 情 形 至 法 令 之 適 用 係 屬 法 院 之 職 權, 無 庸 當 事 人 之 提 出, 法 院 即 應 依 職 權 予 以 適 用, 是 以 審 理 法 第 33 條 之 規 定 與 法 律 狀 態 基 準 時 點 無 涉 45 有 關 事 實 狀 態 基 準 時 點, 學 者 與 實 務 見 解 原 則 上 以 訴 訟 類 型 為 區 分 標 準, 因 撤 銷 之 訴 之 訴 訟 標 的, 為 原 告 主 張 行 政 機 關 之 處 分 違 法 並 損 害 其 個 人 權 利 或 法 律 上 利 益, 行 政 法 院 之 任 務 在 於 審 查 行 政 處 分 是 否 以 其 發 布 時 之 事 實 狀 態 為 據, 進 而 判 斷 有 無 違 法 及 損 害 原 告 權 益, 並 決 定 其 撤 銷 與 否 在 行 政 處 分 發 布 後 事 實 狀 態 變 更, 既 非 原 處 分 機 關 作 成 時 所 能 斟 酌, 自 不 能 以 其 後 ( 從 原 處 分 發 布 至 行 政 法 院 言 詞 辯 論 終 結 之 間 ) 出 現 之 事 實 狀 態 而 認 定 原 處 分 為 違 法 故 撤 銷 訴 訟 判 斷 行 政 處 分 合 法 性 之 基 準 時, 為 原 處 分 發 布 時 之 事 實 狀 態 此 與 課 予 義 務 之 訴 或 給 付 之 訴, 係 以 事 實 審 行 政 法 院 言 詞 辯 論 終 結 之 際 為 事 實 狀 態 之 基 準 時 不 同 46 準 此, 撤 銷 訴 訟, 原 則 上 係 以 原 處 分 作 成 時 為 其 判 斷 基 準 時, 至 其 後 發 生 之 事 實 變 更, 並 非 法 院 所 得 審 究 惟 某 些 案 例 類 型 具 有 特 殊 性, 應 依 個 案 之 特 性, 斟 酌 權 力 分 立 訴 訟 經 濟 實 體 從 舊 程 序 從 新 原 則 各 實 體 法 有 無 相 關 基 準 時 或 法 令 溯 及 適 用 之 特 別 規 範 對 於 當 事 人 之 法 律 地 位 如 何 定 位 是 否 納 入 信 賴 保 護 原 則 之 考 量 等 面 向, 全 方 位 衡 量 各 方 當 事 人 及 關 係 人 之 利 益 後, 始 以 事 高 愈 杰, 前 揭 註 37 吳 庚, 前 揭 註 18, 第 頁 ; 林 三 欽, 前 揭 註 44, 第 至 165 頁 最 高 行 政 法 院 92 年 度 判 字 第 1331 號 判 決 102

23 實 審 言 詞 辯 論 終 結 時 為 其 基 準 時 47 審 理 法 第 33 條 第 1 項 准 許 當 事 人 於 言 詞 辯 論 終 結 前, 得 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 新 證 據, 倘 就 撤 銷 訴 訟 採 原 處 分 作 成 時 為 事 實 狀 態 判 斷 基 準 時, 將 發 生 事 實 狀 態 基 準 時 是 否 自 原 處 分 作 成 時 延 至 言 詞 辯 論 終 結 時 之 問 題 如 前 所 述, 行 政 訴 訟 程 序 中, 新 證 據 之 提 出 將 影 響 裁 判 基 礎 事 實 ( 即 系 爭 商 標 專 利 有 無 法 定 應 予 撤 銷 或 廢 止 之 理 由 ) 之 認 定 舉 例 言 之, 舉 發 人 原 係 以 引 證 案 A 作 為 系 爭 專 利 不 具 進 步 性 之 舉 發 證 據, 經 智 慧 財 產 局 認 為 引 證 案 A 無 法 證 明 系 爭 專 利 不 具 進 步 性 而 為 舉 發 不 成 立 之 處 分, 訴 願 決 定 亦 同 此 認 定 而 決 定 駁 回 其 訴 願, 嗣 舉 發 人 於 行 政 訴 訟 中, 就 系 爭 專 利 之 進 步 性 要 件, 另 提 出 引 證 案 A 及 引 證 案 B 之 組 合 為 新 證 據, 經 法 院 依 審 理 法 第 33 條 第 1 項 規 定 予 以 審 酌 後, 認 定 引 證 案 A 固 無 法 證 明 系 爭 專 利 不 具 進 步 性, 惟 引 證 案 A 及 引 證 案 B 之 組 合 得 以 證 明 系 爭 專 利 不 具 進 步 性, 雖 智 慧 財 產 局 於 原 處 分 作 成 時 未 及 審 酌 引 證 案 A 及 引 證 案 B 之 組 合, 法 院 仍 應 撤 銷 原 處 分 及 訴 願 決 定, 再 視 具 體 個 案 事 證 是 否 已 臻 明 確 ( 例 如 系 爭 專 利 權 人 可 否 申 請 更 正 其 申 請 專 利 範 圍 之 程 序 利 益, 有 無 進 一 步 審 查 附 屬 項 專 利 要 件 之 必 要 等 ), 發 回 由 智 慧 財 產 局 依 47 林 三 欽, 前 揭 註 44, 第 146 至 至 156 頁 另 智 慧 財 產 法 院 97 年 度 行 商 訴 字 第 46 號 判 決 98 年 度 行 商 訴 字 第 號 判 決, 即 審 酌 權 力 分 立 實 體 法 規 範 當 事 人 之 利 益 及 訴 訟 經 濟 等 因 素, 審 慎 衡 量 撤 銷 訴 訟 之 事 實 狀 態 基 準 時 103

24 法 院 之 法 律 見 解 再 為 審 查 處 分, 或 直 接 判 決 撤 銷 系 爭 專 利 權 48 此 時, 有 關 系 爭 專 利 是 否 為 所 屬 技 術 領 域 中 具 有 通 常 知 識 者 依 申 請 前 之 先 前 技 術 顯 能 輕 易 完 成 之 裁 判 基 礎 事 實, 係 以 行 政 訴 訟 言 詞 辯 論 終 結 時 之 事 實 狀 態 為 基 準 時, 法 院 係 以 引 證 案 A 引 證 案 A 及 引 證 案 B 之 組 合 之 2 項 證 據 加 以 認 定 判 斷 惟 新 證 據 既 係 針 對 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由, 即 應 符 合 各 該 實 體 法 之 規 範, 例 如 前 例 中 引 證 案 A B 之 存 在 時 點 應 限 於 系 爭 專 利 申 請 前 ( 即 專 利 法 第 22 條 第 4 項 第 94 條 第 4 項 第 110 條 第 4 項 規 定 ); 其 餘 如 同 法 第 31 條 第 1 項 之 申 請 時 間 第 22 條 第 1 項 第 94 條 第 1 項 第 110 條 第 1 項 之 申 請 日 商 標 法 第 23 條 第 1 項 第 至 款 之 申 請 日 等 於 智 慧 財 產 法 院 97 年 度 行 專 訴 字 第 64 號 新 型 專 利 舉 發 事 件, 因 原 告 於 行 政 訴 訟 中 始 提 出 進 步 性 之 新 證 據, 法 院 即 判 決 撤 銷 訴 願 決 定 及 原 處 分, 並 判 命 智 慧 財 產 局 就 該 新 型 專 利 舉 發 事 件, 應 依 判 決 之 法 律 見 解 另 為 處 分 而 於 98 年 度 行 專 訴 字 第 8 號 新 型 專 利 舉 發 事 件, 因 舉 發 人 於 提 出 舉 發 時 所 提 出 之 舉 發 證 據, 已 揭 示 系 爭 專 利 之 主 要 結 構 與 技 術, 系 爭 專 利 有 違 專 利 法 第 94 條 第 4 項 規 定, 本 應 為 舉 發 成 立 之 審 定, 法 院 即 逕 行 判 決 撤 銷 訴 願 決 定 及 原 處 分, 並 判 命 智 慧 財 產 局 應 為 撤 銷 系 爭 新 型 專 利 之 審 定 至 有 論 者 以 為 智 慧 財 產 權 實 體 要 件 中 之 不 確 定 法 律 概 念, 智 慧 財 產 法 院 自 應 採 取 全 面 審 查 之 立 場, 並 得 就 與 新 證 據 相 關 之 課 予 義 務 訴 訟, 逕 為 原 告 勝 訴 之 判 決 ( 高 愈 杰, 前 揭 註 37) 惟 本 文 認 為 法 院 固 然 得 就 產 業 利 用 性 新 穎 性 進 步 性 等 不 確 定 法 律 概 念 為 全 面 審 查, 然 究 應 發 回 命 智 慧 財 產 局 重 為 審 查 處 分, 抑 或 逕 予 撤 銷 系 爭 專 利 權, 仍 應 審 酌 該 具 體 個 案 事 證 是 否 已 臻 明 確, 並 非 全 然 可 逕 為 原 告 勝 訴 之 判 決 高 愈 杰, 前 揭 註 37 另 參 照 智 慧 財 產 法 院 97 年 度 行 專 訴 字 第 21 號 判 決, 舉 發 人 於 行 政 訴 訟 中 提 出 舉 發 證 據 四 安 全 帽 新 品 1 頂 之 新 證 據, 以 證 明 系 爭 專 利 不 具 新 穎 性 及 進 步 性, 惟 法 院 以 舉 發 證 據 四 係 於 最 近 1 2 年 所 製 作, 屬 工 廠 庫 存 品, 尚 未 對 外 銷 售, 與 舉 發 證 據 三 分 屬 不 同 批 次 製 造, 雖 屬 新 證 據, 104

25 此 外, 應 特 別 釐 清 者, 乃 裁 判 基 礎 事 實, 除 與 新 證 據 相 關 連 之 事 實 部 分 外, 尚 包 含 其 餘 與 新 證 據 無 涉 之 事 實 審 理 法 第 33 條 第 1 項 准 許 新 證 據 之 提 出, 僅 對 與 新 證 據 直 接 相 關 之 事 實 的 判 斷 基 準 時 產 生 延 後 至 言 詞 辯 論 終 結 時 之 結 果, 至 其 餘 事 實 則 不 與 之, 非 謂 所 有 事 實 狀 態 一 律 延 展 至 言 詞 辯 論 終 結 時 例 如, 系 爭 商 標 權 人 於 異 議 成 立 處 分 作 成 後, 始 申 請 減 縮 指 定 使 用 商 品, 經 智 慧 財 產 局 於 訴 願 決 定 後 核 准 減 縮, 此 乃 一 於 原 處 分 及 訴 願 決 定 作 成 後 發 生 之 新 事 實, 並 非 以 其 本 身 獨 立 作 為 證 明 系 爭 商 標 具 有 撤 銷 或 廢 止 理 由 之 證 據, 與 審 理 法 第 33 條 第 1 項 所 稱 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 之 新 證 據 不 同 故 本 件 行 政 訴 訟 應 否 予 以 審 酌 指 定 商 品 減 縮 之 新 事 實, 核 與 行 政 訴 訟 事 實 狀 態 基 準 時 之 理 論 相 關, 系 爭 商 標 權 人 誤 依 審 理 法 第 33 條 規 定, 請 求 法 院 加 以 審 酌, 進 而 主 張 系 爭 商 標 與 據 以 異 議 商 標 指 定 之 商 品 並 不 相 同 云 云, 即 有 未 洽 50 ( 三 ) 提 出 時 點 審 理 法 第 33 條 第 1 項 固 規 定 得 於 言 詞 辯 論 終 結 前 提 出 新 證 據, 惟 非 謂 當 事 人 可 恣 意 於 訴 訟 程 序 之 任 一 時 點 提 出 新 證 據, 仍 應 依 法 院 之 訴 訟 指 揮, 適 時 提 出 新 證 據 如 當 事 人 意 圖 延 滯 訴 訟, 或 因 重 大 過 失, 未 依 訴 訟 進 行 程 度, 於 言 詞 辯 論 終 結 前 之 適 當 時 期 50 惟 舉 發 證 據 四 既 於 系 爭 專 利 申 請 之 後 始 生 產 製 造, 無 從 以 之 與 舉 發 證 據 一 至 三 相 互 勾 稽, 而 不 得 作 為 判 斷 系 爭 專 利 申 請 時 是 否 具 新 穎 性 或 進 步 性 之 證 據 智 慧 財 產 法 院 98 年 度 行 商 訴 字 第 90 號 判 決 至 引 證 之 專 利 案 有 無 效 撤 銷 或 自 行 撤 回 而 發 生 溯 及 效 力 之 情 事, 有 論 者 以 為 此 將 影 響 系 爭 專 利 權 應 否 撤 銷 之 判 定, 應 例 外 延 後 以 行 政 訴 訟 事 實 審 辯 論 終 結 前 作 為 事 實 狀 態 之 裁 判 基 準 時 點 ( 高 愈 杰, 前 揭 註 37) 惟 本 文 認 為 此 純 屬 行 政 訴 訟 事 實 狀 態 基 準 時 之 理 論 適 用 問 題, 非 屬 新 證 據 之 提 出, 而 無 審 理 法 第 33 條 之 適 用 餘 地 105

26 提 出 新 證 據, 而 有 礙 訴 訟 之 終 結 者, 法 院 得 依 行 政 訴 訟 法 第 132 條 準 用 民 事 訴 訟 法 第 196 條 第 2 項 規 定 駁 回 之 ( 智 慧 財 產 案 件 審 理 細 則 第 40 條 第 1 項 ) 51 是 以 審 理 法 第 33 條 第 1 項 規 定 並 非 民 事 訴 訟 法 第 276 條 之 特 別 規 定 目 前 智 慧 財 產 法 院 就 行 政 訴 訟 之 運 作 模 式, 原 則 上 係 由 受 命 法 官 行 準 備 程 序, 闡 明 訴 訟 關 係 及 調 查 證 據 ( 行 政 訴 訟 法 第 132 條 民 事 訴 訟 法 第 270 條 第 1 項 第 2 項 第 3 項 規 定 參 照 ), 於 準 備 程 序 終 結 後 行 言 詞 辯 論 是 以 當 事 人 如 欲 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 新 證 據, 應 於 準 備 程 序 中 適 時 提 出, 否 則 即 發 生 失 權 效 果 舉 例 言 之, 法 院 於 第 1 次 準 備 程 序, 當 庭 整 理 系 爭 專 利 之 應 撤 銷 事 由 及 相 關 引 證 資 料, 舉 發 人 就 同 一 撤 銷 理 由 提 出 新 證 據, 嗣 後 具 狀 提 出 其 他 新 證 據, 又 於 言 詞 辯 論 時 提 出 新 證 據, 法 院 即 認 舉 發 人 顯 因 重 大 過 失, 未 依 訴 訟 進 行 程 度, 於 言 詞 辯 論 終 結 前 之 適 當 時 期 提 出 新 證 據, 而 有 礙 訴 訟 之 終 結, 依 行 政 訴 訟 法 第 132 條 準 用 民 事 訴 訟 法 第 196 條 第 2 項 智 慧 財 產 案 件 審 理 細 則 第 40 條 第 1 項 但 書 規 定 駁 回 之 52 ( 四 ) 提 出 人 之 適 格 審 理 法 第 33 條 第 1 項 所 稱 之 當 事 人, 是 否 涵 蓋 行 政 訴 訟 法 第 23 條 所 定 之 原 告 被 告 及 依 第 41 條 與 第 42 條 參 加 訴 高 愈 杰, 前 揭 註 37 智 慧 財 產 法 院 98 年 度 行 專 訴 字 第 47 號 判 決 106

27 訟 之 人? 單 純 僅 依 法 條 文 義 解 釋, 自 採 肯 定 說 53 惟 應 就 各 造 所 處 之 法 律 上 地 位 分 別 判 斷 : 1 原 告 商 標 專 利 行 政 訴 訟 之 原 告, 包 含 提 出 異 議 評 定 或 廢 止 商 標 註 冊 之 人, 提 起 異 議 或 舉 發 之 人, 以 及 系 爭 商 標 權 人 系 爭 專 利 權 人 惟 觀 諸 審 理 法 第 33 條 之 制 定 理 由, 係 因 傳 統 撤 銷 或 廢 止 商 標 註 冊 及 專 利 舉 發 之 行 政 爭 訟 程 序 不 許 提 出 新 證 據, 事 後 得 再 以 不 同 證 據, 就 同 一 商 標 或 專 利 權 為 有 效 性 爭 執, 導 致 循 環 發 生 行 政 爭 訟 拖 延 未 決 之 情 形, 故 本 條 應 係 針 對 提 起 撤 銷 或 廢 止 商 標 註 冊 或 專 利 權 之 人 而 言 至 系 爭 商 標 權 人 或 系 爭 專 利 權 人 為 維 護 自 己 之 商 標 註 冊 或 專 利 權, 並 無 可 能 提 出 足 以 撤 銷 或 廢 止 其 商 標 註 冊 或 專 利 權 之 新 證 據 2 被 告 於 商 標 專 利 行 政 訴 訟, 被 告 包 含 商 標 專 利 專 責 機 關, 以 及 經 濟 部 後 者 出 現 之 場 合 為 經 濟 部 訴 願 決 定 撤 銷 或 變 更 商 標 專 利 專 責 機 關 所 為 之 原 處 分 時, 受 不 利 決 定 之 人 即 以 經 濟 部 為 被 告 參 諸 審 理 法 第 33 條 之 立 法 理 由, 係 針 對 提 起 撤 銷 或 廢 止 商 標 註 冊 或 專 利 權 之 人 而 言, 已 於 前 述 且 本 條 第 2 項 規 定 : 智 慧 財 產 專 責 機 關 就 前 項 新 證 據 應 提 出 答 辯 書 狀, 表 明 他 造 關 於 該 證 據 之 主 張 有 無 理 由 以 補 救 智 慧 財 產 專 責 機 關 就 此 新 證 據 尚 未 先 行 判 53 司 法 院 98 年 度 智 慧 財 產 法 律 座 談 會 行 政 訴 訟 類 提 案 第 1 號 甲 說 107

28 斷 ( 第 一 次 判 斷 權 ) 之 問 題 是 以 本 條 第 1 項 所 稱 之 當 事 人 應 不 包 含 智 慧 財 產 專 責 機 關 ( 智 慧 財 產 局 ) 54 至 訴 願 機 關 經 濟 部 雖 可 能 亦 為 商 標 專 利 行 政 訴 訟 之 被 告, 惟 其 職 司 訴 願 合 法 與 否 之 審 查, 並 非 智 慧 財 產 專 責 機 關, 復 無 依 職 權 發 動 撤 銷 廢 止 商 標 註 冊 或 撤 銷 專 利 權 之 權 限, 解 釋 上, 並 無 准 許 經 濟 部 於 商 標 專 利 行 政 訴 訟 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 新 證 據 之 必 要 55 3 參 加 人 商 標 專 利 行 政 訴 訟 之 參 加 人, 包 含 提 出 異 議 評 定 或 廢 止 商 標 註 冊 之 人, 提 起 異 議 或 舉 發 之 人, 以 及 系 爭 商 標 權 人 系 爭 專 利 權 人, 其 所 處 之 法 律 上 地 位 端 視 原 處 分 及 訴 願 決 定 之 結 果 而 定 雖 有 論 者 以 為 參 加 人 係 獨 立 參 加 被 告 之 人, 且 從 審 理 法 第 33 條 之 立 法 理 由 及 第 2 項 明 定 智 慧 財 產 專 責 機 關 應 具 狀 表 明 他 造 關 於 該 證 據 之 主 張 有 無 理 由, 顯 見 本 條 第 1 項 所 規 定 之 當 事 人 應 作 目 的 性 限 縮 解 釋 僅 限 於 原 告, 不 包 括 智 慧 財 產 專 責 機 關 及 參 加 人 56 惟 商 標 專 利 行 政 訴 訟 最 常 見 之 參 加 人 乃 行 政 訴 訟 法 第 42 條 參 加 訴 訟 之 人 ( 獨 立 參 加 人 ), 雖 係 參 加 被 告, 而 與 被 告 立 於 同 一 方 之 地 位, 然 獨 立 參 加 人 僅 不 得 提 出 獨 立 之 聲 明, 但 得 獨 立 提 出 攻 司 法 院 98 年 度 智 慧 財 產 法 律 座 談 會 行 政 訴 訟 類 提 案 第 1 號 乙 說 丙 說 蔡 瑞 森, 智 慧 財 產 案 件 審 理 法 第 33 條 第 1 項 之 研 究 ( 以 本 法 條 所 稱 當 事 人 之 範 圍 為 中 心 ) ( 初 稿, 尚 未 經 審 查 ), 第 23 頁 (98 年 10 月 26 日 ) 司 法 院 98 年 度 智 慧 財 產 法 律 座 談 會 行 政 訴 訟 類 提 案 第 1 號 乙 說 至 表 決 結 果 雖 多 數 採 丙 說, 惟 丙 說 並 未 附 具 理 由 108

29 擊 防 禦 方 法, 交 替 或 同 時 對 抗 原 告 及 被 告 ( 同 法 第 42 條 第 2 項 ), 與 同 法 第 44 條 之 輔 助 參 加, 不 得 為 與 受 輔 助 當 事 人 相 抵 觸 之 行 為 者 不 同 57 是 以 獨 立 參 加 人 既 得 獨 立 提 出 攻 防 方 法, 且 確 定 判 決 對 於 獨 立 參 加 人 亦 有 效 力 ( 同 法 第 214 條 第 1 項 規 定 參 照 ) 如 不 許 提 出 異 議 評 定 或 廢 止 商 標 註 冊 提 起 異 議 或 舉 發 之 獨 立 參 加 人 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 新 證 據, 勢 必 另 行 提 出 異 議 評 定 廢 止 或 舉 發, 此 即 審 理 法 第 33 條 之 立 法 理 由 所 欲 避 免 發 生 之 循 環 行 政 58 訴 訟 問 題, 且 本 條 制 定 理 由 亦 明 指 舉 發 人 關 於 撤 銷 或 廢 止 商 標 註 冊 故 應 准 許 提 出 異 議 評 定 或 廢 止 商 標 註 冊 提 起 異 議 或 舉 發 之 人 於 商 標 專 利 行 政 訴 訟, 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 新 證 據, 不 因 其 於 行 政 訴 訟 上 之 法 律 上 地 位 究 為 原 告 或 獨 立 參 加 人 而 異 再 者, 原 處 分 或 訴 願 決 定 雖 對 獨 立 參 加 人 有 利, 惟 於 法 院 判 決 前, 勝 敗 未 定, 獨 立 參 加 人 為 求 勝 訴 判 決, 如 許 其 提 出 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 之 新 證 據, 可 達 到 訴 訟 經 濟 之 立 法 目 的 況 原 處 分 或 訴 願 決 定 亦 可 能 有 違 法 之 處, 致 獨 立 參 加 人 將 因 此 獲 敗 訴 判 決, 如 不 許 其 提 出 新 證 據, 對 其 權 益 影 響 甚 鉅, 且 訴 訟 乃 動 態 發 展 之 過 程, 經 法 院 審 理 後, 即 有 可 能 產 生 與 原 處 分 或 訴 願 決 定 不 同 之 逆 轉 判 斷 結 果 此 外, 否 定 說 本 於 司 法 與 行 政 之 權 力 分 立 原 則, 應 由 行 政 機 關 為 第 一 次 判 斷, 司 法 機 關 無 由 越 俎 代 庖, 惟 審 理 法 第 33 條 既 已 就 吳 庚, 前 揭 註 18, 第 75 至 76 頁 前 揭 註

30 傳 統 行 政 訴 訟 理 論 有 所 突 破, 開 放 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 之 新 證 據 之 提 出, 立 法 之 初 業 已 衡 量 行 政 機 關 第 一 次 判 斷 權 與 訴 訟 經 濟 避 免 行 政 爭 訟 循 環 發 生 之 衝 突, 而 決 定 偏 重 後 者 之 利 益 保 護, 並 為 有 限 度 之 開 放, 實 無 獨 對 獨 立 參 加 人 採 封 閉 見 解 之 必 要 另 審 理 法 第 33 條 第 2 項 係 規 定 他 造, 並 非 對 造, 則 解 釋 上 即 可 包 含 獨 立 參 加 人 綜 上 所 述, 審 理 法 第 33 條 第 1 項 所 稱 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 理 由 提 出 新 證 據 之 當 事 人, 係 指 提 出 異 議 評 定 或 廢 止 商 標 註 冊 之 人, 提 起 異 議 或 舉 發 之 人, 不 問 其 為 原 告 或 獨 立 參 加 人 於 智 慧 財 產 法 院 98 年 度 行 專 訴 字 第 47 號 發 明 專 利 舉 發 事 件, 法 院 即 准 許 獨 立 參 加 人 ( 舉 發 人 ) 就 同 一 撤 銷 理 由 ( 即 專 利 法 第 22 條 第 1 項 第 1 款 及 第 4 項 ) 提 出 新 證 據 陸 智 慧 財 產 行 政 訴 訟 之 新 證 據 與 民 事 訴 訟 之 新 攻 擊 防 禦 方 法 民 事 訴 訟 第 二 審 訴 訟 程 序 原 則 上 禁 止 提 出 新 攻 防 方 法, 於 符 合 民 事 訴 訟 法 第 447 條 第 1 項 但 書 各 款 情 形 時, 例 外 准 許 提 出 新 攻 防 方 法, 其 中 第 3 款 規 定, 雖 係 於 第 二 審 始 行 提 出, 惟 如 係 補 充 在 第 一 審 已 提 出 之 攻 防 方 法 者, 仍 得 提 出 之 自 該 條 款 之 增 訂 理 由, 及 實 務 之 運 作 情 形 觀 察, 對 於 新 證 據 方 法 之 提 出, 有 採 較 寬 廣 解 釋 之 趨 勢, 已 於 前 述 110

31 反 之, 智 慧 財 產 行 政 訴 訟 係 採 爭 點 主 義, 由 於 補 強 證 據 係 依 附 於 原 有 申 請 異 議 評 定 廢 止 舉 發 證 據 ( 主 要 證 據 ), 以 增 強 或 擔 保 原 有 證 據 之 證 據 能 力 及 證 明 力, 與 原 撤 銷 或 廢 止 事 由 及 原 有 證 據 屬 於 同 一 關 連 範 圍 內, 自 准 許 當 事 人 於 行 政 訴 訟 階 段 另 行 提 出, 此 部 分 與 民 事 訴 訟 法 第 447 條 第 1 項 第 3 款 所 定 情 形 相 類 似 而 關 於 主 要 證 據, 審 理 法 第 33 條 規 定 僅 准 許 就 同 一 撤 銷 理 由 提 出 新 證 據, 且 本 於 爭 點 主 義, 係 以 獨 立 作 為 證 明 系 爭 商 標 或 專 利 具 有 原 撤 銷 或 廢 止 理 由 者 為 限 與 民 事 訴 訟 法 相 較 之 下, 智 慧 財 產 行 政 訴 訟 對 於 新 證 據 之 定 義 及 限 制 較 為 嚴 格 是 以 有 時 行 政 訴 訟 當 事 人, 提 出 原 處 分 或 訴 願 階 段 未 曾 主 張 之 理 由 或 未 曾 提 出 之 證 據, 逕 自 援 引 審 理 法 第 33 條 第 1 項 規 定, 請 求 智 慧 財 產 法 院 加 以 審 酌, 而 未 區 分 究 為 主 要 證 據 或 補 強 證 據, 亦 未 區 辨 新 事 實 或 新 證 據, 顯 誤 將 民 事 訴 訟 法 之 新 攻 防 方 法 原 攻 防 方 法 之 補 充 之 法 律 概 念 於 行 政 訴 訟 中 比 附 援 引 柒 結 論 審 理 法 第 33 條 准 許 當 事 人 就 同 一 撤 銷 或 廢 止 商 標 註 冊 或 撤 銷 專 利 權 之 理 由 提 出 新 證 據, 經 智 慧 財 產 法 院 歷 經 約 1 年 半 之 運 作, 已 發 展 出 一 定 模 式, 雖 有 些 許 適 用 上 之 疑 義, 甚 或 有 當 事 人 誤 以 為 與 民 事 訴 訟 法 上 之 新 攻 防 方 法 原 攻 防 方 法 之 補 充 之 法 律 概 念 作 相 同 或 類 似 解 釋, 本 文 針 對 各 該 疑 義 予 以 說 明, 期 能 拋 磚 引 玉, 以 供 各 界 解 釋 審 理 法 第 33 條 之 規 範 對 象 與 適 用 範 圍 之 參 考 111