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1 動物專利之概念 我國專利法修正草案開放動物專利之評析 陳龍昇博士民國 99 年 11 月 16 日 何謂動物專利? - 透過生物科技等技術, 改變動物的基因 此帶有重組後基因的動物相關發明, 即可作為申請專利的客體 - 物的發明 : 例如動物的基因 細胞, 動物組織培養物, 動物器官和動物本身 ( 例如基因改造動物 ) - 方法發明 : 例如動物之非主要生物學育成方法, 以及相關用途等 大綱 前言 動物專利與專利保護要件 我國現行專利法規定 我國專利法修正草案評析 結語 動物專利之概念 ( 續 ) 開放動物專利的影響 - 醫藥學領域 - 提供對疾病起因及治療方法的研究途徑 例如 :Harvard-Onco mouse - 農業領域 - 可改良動物本身之缺陷, 強化動物對於疾病的抵抗力等 例如 : 辛巴威乳牛的嗜睡症 前言 生物科技用於動物相關發明的發展, 對藥學 農業及醫學等產業有著密切深遠的影響, 世界各國多已立法賦予動物發明專利權之保護 在我國, 行政院 生物技術產業指導小組 於民國 ( 下同 )94 年 8 月 23 日決議應予開放動 植物專利保護, 以為配套措施之一 經濟部智慧財產局自 95 年起爰參酌美國及歐盟等國立法例, 研擬專利法修正草案, 刪除現行專利法第 24 條排除動物為專利保護客體規定, 並於 98 年 12 月 11 日將草案送交立法院審議 專利保護要件 須屬法定可予專利保護之客體 - 實用性 ( 產業上可利用性 ) - 新穎性 - 進步性 ( 非顯而易見性 ) 1

2 專利保護要件 - 實用性 ( 產業上可利用性 ) - 專利法第 22 條 第 94 條及第 110 條等均規定, 凡 可供產業上利用 之發明 新型及新式樣, 均得依本法申請取得發明專利 新型專利及新式樣專利, 可知, 申請專利之發明 新型及新式樣必須於產業上可供製造 利用, 否則即不符合專利要件, 此即所謂 產業上可利用性 ( 或稱為實用性 ) 要件 專利保護要件 - 新穎性 : 發明專利喪失新穎性之事由 ( 第 22 條第 1 項 第 22 條 ) - 申請前已見於刊物或已公開使用者 - 申請前已為公眾所知悉者 - 有相同之發明申請在先 - 但因下列情事而公開技術者, 只要在 6 個月內申請專利, 仍符合新穎性 ( 此即所謂 新穎性優惠期 ) - 因研究 實驗者 - 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者 - 非出於申請人本意而洩漏者 專利保護要件 - 進步性 ( 非顯而易見性 ) - 第 22 條第 4 項規定 : 發明雖無第 1 項所列情事, 但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時, 仍不得依本法申請取得發明專利 - 依前揭規定可知, 申請發明專利之技術, 必須是非所屬技術領域中具有通常知識者, 依申請前之先前技術所能輕易完成, 始得獲准專利 2

3 我國現行專利法規定 第二十四條下列各款, 不予發明專利 : 一 動 植物及生產動 植物之主要生物學方法 但微生物學之生產方法, 不在此限 二 人體或動物疾病之診斷 治療或外科手術方法 三 妨害公共秩序 善良風俗或衛生者 我國專利法修正草案評析 肯定動物相關發明得為專利保護客體 - 草案第 24 條 動物專利之權利範圍 - 草案第 59 條 ( 專利權效力所不及之情形 ) - 草案第 62 條 ( 動物專利權利耗盡特殊規定 ) - 草案第 89 條 ( 強制授權 ) - 草案第 63 條 ( 農民權? 僅及於植物專利 ) 我國現行專利法規定 ( 續 ) 我國專利法係於 75 年修法時, 始明文將動物列為不可予專利保護之客體 - 民國 75 年 12 月 24 日修正公布之專利法第 4 條規定 : 左列各款不予發明專利 : 一 飲食品及嗜好品 但其製造方法不在此限 二 動 植物及微生物新品種 但植物新品種及微生物新菌種育成方法不在此限 在此之前, 實務上對於動物相關發明是否得受專利保護, 仍持否定看法 智慧財產局即係以 違反公序良俗 為由 ( 專利法第 4 條 ), 否准動物發明之專利申請 肯定動物相關發明得為專利保護客體 修正草案第 24 條規定現行專利法第 24 條規定下列各款, 不予發明專利 : 下列各款, 不予發明專利 : 一 動 植物及生產動 植物一 人類或動物之診斷 之主要生物學方法 但微生物治療或外科手術方法 學之生產方法, 不在此限 二 妨害公共秩序或善良二 人體或動物疾病之診斷 風俗者 治療或外科手術方法 三 妨害公共秩序 善良風俗或衛生者 我國現行專利法規定 ( 續 ) 將動物發明列為法定不予專利保護客體之理由 - 當時世界各國立法例多未賦予動物相關發明專利保護 - 我國生物科技等技術發展尚未成熟 - 避免技術為外國專利權人所獨佔 開放動物專利之理由? - 我國生技產業技術發展已臻成熟 - 立於鼓勵發明之出發點 - 草案修正理由 : 為促進國內生技產業之發展, 爰全面開放動 植物為准予發明專利之標的 3

4 動物專利之權利範圍 - 草案第 59 條 ( 專利權效力所不及之情形 ) - 草案第 62 條 ( 動物專利權利耗盡特殊規定 ) - 草案第 89 條 ( 強制授權 ) - 草案第 63 條 ( 農民權? 僅及於植物專利 ) 動物專利之權利範圍 : 權利耗盡特殊規定 - 修正草案第 62 條規定權利耗盡特殊規定 發明專利權人所製造或經其同意製造之生物材料販賣後, 其發明專利權效力不及於該生物材料經繁殖而直接獲得之生物材料 但不得為繁殖之目的, 再使用該直接獲得之生物材料 ( 第 1 項 ) 前項販賣後之生物材料, 以其使用必然導致生物材料之繁殖者為限 ( 第 2 項 ) 動物專利之專利權效力範圍 : 專利權效力所不及之情形 修正草案第 59 條規定 現行專利法第 57 條規定 動物專利之權利範圍 : 權利耗盡特殊規定 何謂必然導致生物材料之繁殖者? 發明專利權之效力, 不及於下列各款情事 : 一 非出於商業目的之未公開行為二 以研究或實驗為目的實施發明之必要行為 六 專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後, 使用或 再販賣該物者 上述製造 販賣, 不以國內為限 發明專利權之效力, 不及於下列各款情事 : 一 為研究 教學或試驗實施其發明, 而無營利行為者 六 專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後, 使用或再販賣該物品者 上述製造 販賣不以國內為限 其發明專利權效力不及於該生物材料經繁殖而直接獲得之生物材料 權利耗盡 再用以繁殖? 但不得為繁殖之目的, 再使用該直接獲得之生物材料 權利並未耗盡 動物專利之專利權效力範圍 : 專利權效力所不及之情形 依修正草案第 59 條第 6 款規定 ( 即一般權利耗盡規定 ), 專利物經第一次販賣後, 專利權效力不及於後續之使用或再販賣行為 動物專利之權利範圍 : 權利耗盡特殊規定 倘使用非必然導致生物材料之繁殖者, 則無專利法草案第 62 條所定權利耗盡之適用 惟動物專利具有繁殖之特性, 其專利有別於現有專利之類型, 若利用所購得之動物專利會產生繁殖產物的結果, 例如購買基因改良之魚苗, 養殖後繁衍出第二代, 此第二代應有權利耗盡之適用 買成魚的目的應係食用, 而非繁殖, 故以之繁殖之後代, 為專利權效力所及 4

5 修正草案第 62 條規定之問題 - 以生物材料之使用 是否必然導致生物材料之繁殖 作為動物專利是否耗盡之判準, 未來適用上恐有爭議 - 例如水族館購買基因轉殖熱帶魚, 究竟僅屬於觀賞用? 還是屬於繁殖用? - 修正草案第 89 條所定得申請強制授權之事由 - 品種權人利用品種權必須實施他人之生物技術專利, 且較該專利具相當經濟意義之重要技術改良 本款事由僅植物專利有其適用 - 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事, 經法院判決或行政院公平交易委員會處分 - 現行專利法第 條所定得申請強制授權之事由 : - 因應國家緊急情況 - 增進公益之非營利使用 - 申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權 - 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事, 經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者 - 再發明專利權人與原發明專利權人, 協議交互授權不成 - 或製造方法專利權人與物品專利權人, 協議交互授權不成 - 修正草案有關強制授權規定之問題 - 修正草案並未特別針對動物專利增訂得申請強制授權之事由 - 欲申請動物專利之強制授權者, 即須於其他法定事由中, 尋求申請強制授權之依據 - 對一般農民而言, 能據以主張強制授權之事由, 似以 曾以合理商業條件協議不成 較為可行 惟修正草案將本事由與 增進公益非營利使用 與 再發明 等事由連結, 恐使農民更難主張強制授權 - 修正草案第 89 條所定得申請強制授權之事由 - 因應國家緊急危難或其他重大緊急情況 - 增進公益之非營利實施 - 發明或新型專利權之實施, 將不可避免侵害在前之發明或新型專利權, 且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良 - 上述三種事由, 以申請人曾以合理商業條件在相當期間內仍不能與專利權人達成授權協議者為限 動物專利之權利範圍 : 農民權? - 修正草案增訂第 63 條 - 發明專利權人所製造或經其同意製造之專利植物繁殖材料販賣後, 其專利權效力不及於農民為繁殖目的留種自用之行為 - 前項所稱植物, 以依植物品種及種苗法第二十六條公告之植物物種為限 - 僅 植物專利 有其適用, 動物專利並無此農夫權之保障, 惟未見修正草案說明何以排除動物專利 5

6 動物專利之專利權效力範圍 : 農民權? - 歐盟 : - 我國草案第 63 條係參考 歐盟生物科技指令 (Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of Biotechnological Inventions ) 第 11 條規定而訂 - 依 歐盟生物科技指令 規定, 農民自動物專利權人購買, 或以其他商業交易方式取得該動物者, 有權 (is authorized) 為農業活動而利用 繁殖該動物, 但不得為販賣或其他商業目的而繁殖該動物 報告完畢敬請指教陳龍昇博士 cls0910@gmail.com 修正草案有關農夫權規定之問題 : - 開放動物專利後, 對農民權益影響甚大, 惟未見修正草案對農民權益有配套保護 : - 未增訂 強制授權 事由 - 增訂農民權規定, 卻未附理由說明為何排除動物專利之適用 - 歐盟生物科技指令第 11 條的農民免責, 係以 默示授權 方式規定, 我國草案卻係以 專利權效力不及 的概念規定 結語 我國專利法修正草案開放動物專利, 惟配套規定似有不足 我國修正草案關於農夫權之保障何以排除動物專利, 未見說明, 在開放動物專利後, 應如何兼顧保障農民權益, 不無研求餘地 開放動物專利後, 專利專責機關如何型塑專利審查實務 司法機關如何從事相關爭議之裁判, 乃至於我國專利法原有之強制授權於動物專利開放後應如何運作, 均為值得留意之處 6

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