上述四種聲明中, 關於 Paragraph I 及 Paragraph II 聲明,FDA 可直接核准學名藥的 ANDA 申請, 核發藥證, Paragraph III 聲明需待專利到期後始核發藥證, 而 Paragraph IV 聲

Size: px

Start display at page:

Download "上述四種聲明中, 關於 Paragraph I 及 Paragraph II 聲明,FDA 可直接核准學名藥的 ANDA 申請, 核發藥證, Paragraph III 聲明需待專利到期後始核發藥證, 而 Paragraph IV 聲"

宴循杜
9 years ago
Views:

1 資料來源 : 智慧財產權月刊 196 期 (2015/4/1 出版 ) 摘要美國專利連結制度中專利登錄的介紹與探討 * 朱淑尹美國 Hatch-Waxman 法案實施 30 年來, 至 2014 年, 學名藥的取代率已達到 86%, 大幅降低美國消費者及美國健康照護體系支出費用, 可謂已達到降低醫療費用的目標然而, 在實施專利連結期間, 也引發相當多的爭議, 其中一大爭議即為專利登錄由於橘皮書之專利登錄可謂為學名藥申請上市許可時進行聲明的基礎, 也是藥品專利訴訟中爭議的起點本文特別就美國專利登錄進行介紹, 並討論美國專利登錄的爭議及擬進行的修改, 期望藉由美國經驗的探討, 作為我國思考是否導入專利連結制度的參考壹前言美國藥價競爭及專利期間延長法案 (The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984), 又稱 Hatch-Waxman 法案 (Hatch-Waxman Act) 1 頒布於 1984 年, 該法案的政策目標之一是使消費者可獲得更多低價的學名藥在法案頒布之際, 僅有 20% 的藥品為學名藥 2 美國學名藥協會根據 IMS Health 學名藥協會及美國國會預算局 (Congressional Budget Office) 的資料, 在 2014 年 3 發布的文章中指出, 學名藥的取代率逐年增加, 在 10 年 20 年及 25 年後, 分別達到 42% 50% 及趨近 66%, 至 2014 年, 學名藥的取代率攀升到 86%; 而此逐年增加的取代率使得美國消費者及美國健康照護體系節省大量的費用支出在 2004 年至 2013 年期間, 美國健康照護系統因使用學名藥, 節省約 1.5 兆美金的費用, 其中單就 2013 一年即節省 2,390 億美金美國學名藥協會也肯定 Hatch-Waxman 法案促進低價學名藥替代專利藥, 並對消費者與美國產生經濟上的利益同時,Hatch-Waxman 法案中的專利權期間延長制度, 也促進原廠開發新藥研發的意願及投資, 使得許多癌症轉變為可治療的病症減少心血管疾病造成的衝擊對難以治療疾病提供新的選擇以及提供對抗罕見疾病的新藥 4 Hatch-Waxman 法案的主要內容包括 : 學名藥的試驗免責市場專屬權保護專利權期間延長簡化的新藥上市程序及專利連結, 其中最為複雜且涉及爭議最多者乃為專利連結制度基於 Hatch-Waxman 法案的專利連結制度, 美國食品藥品管理局 (U.S. Food and Drug Administration,FDA) 被賦予的任務為維持並公開與核可藥品有關的專利資訊, 該等專利資訊公開於具相同藥效之核准藥品目錄 (Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence), 即通稱之橘皮書 (Orange Book) 新藥申請人提出新藥上市許可申請 (New Drug Application,NDA) 時, 不僅須提出必要的科學資訊及臨床研究, 也須提出可合理對抗學名藥侵權的相關專利, 以利 FDA 登載於橘皮書此外,Hatch-Waxman 法案明訂學名藥在提出簡化新藥上市程序 (Abbreviated New Drug Application, ANDA) 時, 須提出下列四種聲明之一 :1 Paragraph I: 橘皮書中沒有相關專利登錄 ;2 Paragraph II: 橘皮書雖有相關專利登錄, 但專利已過期 ;3 Paragraph III: 橘皮書雖有相關專利登錄, 但專利即將到期, 學名藥聲明於專利到期後才開始銷售學名藥 ; 及 4 Paragraph IV: 橘皮書雖有相關專利登錄, 但該專利無效 ; 或學名藥申請的 ANDA 內容, 並不會侵害已登錄的專利 * 作者現為理律法律事務所專利師本文純粹為一研究性之探討, 不代表智慧財產局之意見 H.R. Rep. No , pt. 1, at 14( 1984), reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N. 2647, The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984, Pub. L. No , 98 Stat Susan Okie, Multinational Medicines-Ensuring Drug Quality in an Era of Global Manufacturing, 361, New. Eng. J. Med. 737, 738( 2009). Hatch-Waxman: Driving Access, Savings & Innovation, 23 Generic Pharmaceutical Association, (last visited September 2014,) Annual generic utilization and savings data compiled from IMS Health, the Generic Pharmaceutical Association, and the Congress Budget Office. "Explore the Latest Progress on Medicines in Development", Pharmaceutical Research and Manufacturers of America., last visited March 9, 2015) 1

別就美國專利登錄進行介紹, 並討論美國專利登錄的爭議及擬進行的修改, 期望藉由美國經驗的探討, 作為我國思考是否導入專利連結制度的參考壹前言美國藥價競爭及專利期間延長法案 (The Drug Price Competition and Patent

2 上述四種聲明中, 關於 Paragraph I 及 Paragraph II 聲明,FDA 可直接核准學名藥的 ANDA 申請, 核發藥證, Paragraph III 聲明需待專利到期後始核發藥證, 而 Paragraph IV 聲明會構成對原開發藥廠的挑戰, 為專利連結制度中爭議的根源如第一家依 Paragraph IV 聲明提出 ANDA 申請, 並成功推翻專利的有效性而獲得上市, 將享有 180 天的獨賣期 ; 在此 180 天期間內,FDA 不會核可第二家學名藥的上市申請第一家依 Paragraph IV 聲明提出 ANDA 申請後, 且 FDA 接受該申請案後之 20 日內, 由 ANDA 申請人通知原開發藥廠與專利權人 5, 原開發藥廠可在接獲通知後 45 天內提起訴訟, 該 ANDA 的上市許可程序將自專利權人或原開發藥廠接獲學名藥廠之通知日起算自動停止 30 個月 6, 等待法院判決之作成, 以確認該學名藥是否侵權自 Hatch-Waxman 法案實施後, 引發的爭議大多與 Paragraph IV 聲明有關, 主要包括 30 個月停止發證期的濫用橘皮書專利資訊的浮濫登錄原開發藥廠與學名藥廠間的和解協議及原開發藥廠推出原廠學名藥等等由於實務運作產生的諸多漏洞,Hatch-Waxman 法案業已歷經數次修正 ; 然而, 它的基本架構並未改變最重要的一次修法為 2003 年,FDA 提出學名藥最終規則 (Final Rule on Generic Drugs) 7, 並於 2003 年 8 月 18 日開始施行 ; 美國國會同樣於 2003 年通過 Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003,MMA 2003 關於 Hatch-Waxman 法案的立法緣由修法過程及實務 8 爭議, 我國已有多篇文獻加以探討, 政府單位對於專利連結制度亦多所研究 9, 本文中不再贅述與探討橘皮書之專利登錄提供原開發藥廠專利資訊之揭露, 使學名藥可進行專利迴避設計, 降低開發成本並減少專利訴訟然而, 橘皮書之專利登錄可說是學名藥 ANDA 申請時進行聲明的基礎, 也是 Paragraph IV 訴訟中爭議的起點本文先行就美國專利登錄制度進行介紹, 次討論美國在專利登錄上產生的爭議及最新的施行規則草案對專利登錄制度的修改, 最後對我國如擬引進專利連結制度, 討論專利登錄的問題貳美國的橘皮書登錄制度在美國, 對 NDA 申請人而言, 橘皮書專利登錄可作為阻止學名藥競爭的手段在提出 NDA 申請時, 須將已獲美國專利商標局 (USPTO) 核准之相關專利提出給 FDA, 作為專利橘皮書的專利資訊美國法規 21 C.F.R 關於專利資訊提出的規定, 其中 (a) 規定何人必須提出專利資訊, 俾便 FDA 得於橘皮書登錄專利資訊 ; (b) 規範必須提出及不能提出之專利資訊 ; (c) 規定必須以表 a 10 提出所應提出之資訊 ; 而 (d) 則規定何時及向何單位提出專利資訊一可登錄及不可登錄之專利資訊 U.S.C. 355(j)(2)(B)(iii). 21 U.S.C. 355(c)(3)(C). 即 21 C.F.R 李素華廖柏豪 (2013), 論專利連結與資料保護對我國醫藥產業之影響, 國立臺北大學法律學系碩士論文 ; 陳蔚奇 (2010), 論美國專利連結制度於我國實行之妥適性, 國立交通大學科技法律研究所碩士論文 ; 王立達陳蔚奇 (2010), 學名藥上市審查之專利連結制度 : 從美國經驗檢證其存立基礎與制度設計, 臺大法學論叢, 第 39 卷第 4 期 ; 黃慧嫻 (2009), 專利連結 (Patent Linkage) 藥品研發與競爭之阻力或助力? 談藥品查驗登記程序與專利權利狀態連結之發展 ( 上 ), 科技法律透析, 第 21 卷第 02 期 ; 祈若鳳潘香櫻 (2007); 東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文 ; 李素華 (2006), 從公共衛生之觀點論醫藥專利權之保護與限制, 國立臺灣大學法律學研究所博士論文 ; 黃慧嫻 (2006), 淺析美國藥品上市審查程序之專利連結機制及期實施對我國可能的影響 ( 上 ), 科技法律透析, 第 18 卷第 6 期經濟部智慧財產局 103 年度委託研究報告 (2014), 美國專利連結與橘皮書登錄制度研究, 全文參見 : xitem=540645&ctnode=7127&mp=1; 祈若鳳潘香櫻 (2007), 赴美國研習專利連結及橘皮書相關配套之運作及參加美國聯邦食品藥物管理局 (FDA) 舉辦之國際藥品主管機關論壇會議出國報告 ; 衛福部委託研究報告 (2014), 103 年度國際藥事與產業經貿法規政策對我國藥事法規修訂之研究計畫 ; 吳佳穎喬建中 (2007), 美國醫藥專利連結制度研習報告, 行政院及所屬各機關因公出國人員出國報告書表 a 可分別下載自及 2

受該申請案後之 20 日內, 由 ANDA 申請人通知原開發藥廠與專利權人 5, 原開發藥廠可在接獲通知後 45 天內提起訴訟, 該 ANDA 的上市許可程序將自專利權人或原開發藥廠接獲學名藥廠之通知日起算自動停止 30 個月 6, 等待法院判

3 根據 21 U.S.C 355(b)(1)(G) 11,NDA 申請人須登錄上市申請之藥品或藥品使用方法之專利, 而該專利為在未取得專利授權的情況下就該藥品為製造使用或銷售, 該專利之相關權利人因此得合理主張專利侵權者 21 C.F.R (b) 則進一步規定可登錄及不可登錄的專利 12, 其中可登錄之專利資訊如下 : 1 藥品物質專利 (drug substance patent), 即活性成分 (activeingredient) 專利 : 13 與 NDA 申請案中活性成分相同的藥品物質專利屬於應登錄之專利除藥品物質之外, 該法條對 14 於與藥品物質之多形體 (polymorph) 專利亦有規範在申請人於宣誓書中保證具有試驗數據說明含有該多形體的藥品產品的作用與含有藥品物質的藥品相同的情況下, 亦為可登錄的專利實務運作上, 一藥品物質之異構物 ( 鏡像異構物或立體異構物 ) 晶型鹽類水合物或酯類專利均可登錄筆者認為此實務尚屬合理, 一方面, 由於 ANDA 申請案中對於活性成分未必會載明該活性成分的晶型或異構物型態, 如該活性成分為專利保護的多形體, 則有侵權之疑慮 ; 而在另一方面, 登錄專利公開後, 學名藥廠也能夠輕易獲知相關專利而進行迴避設計或避免侵權 2 藥品產品專利 (drug product patent): 配方與組合物 (formulation and composition) 配方與組合物專利亦屬可登錄之專利此種配方與組合物專利並不限於僅包含活性成分之專利, 例如包含安定劑或溶劑或其他試劑亦屬所謂的配方與組合物專利 ; 但該專利之範圍應涵蓋描述於 NDA 申請案的藥品產品在我國專利實務上, 此類型專利之請求項標的名稱大多為組合物調配物製劑或組合, 但不論其標的名稱為何, 只要其請求的主體內容描述於藥品上市許可申請案的藥品產品, 即屬可登錄之專利 3 使用方法專利 (method-of-use patent): 使用方法專利意指描述於 NDA 申請案中的適應症或其他使用病況的專利 NDA 申請人應個別指明申請案中的使用方法與其對應的請求項 2003 年,FDA 另外頒布關於使用方法專利的規則 ;FDA 規定 NDA 持有人必須在橘皮書中登錄主張核可藥品的每一使用方法專利 15 ; 該資訊即橘皮書中的專利用途編碼 (PatentUse Codes) 16, 包括下列內容 : (1) 專利請求一或多個核可藥品產品之使用方法資訊, 並提出每一核可的使用方法或適應症及專利相關請求項的陳述 ; (2) 藥品產品的核可標籤中須包含對應於使用方法專利的敘述 ; (3) 須如該規則所要求內容, 提供使用方法專利資訊, 以利公開至於方法界定物 (product-by-process) 專利及醫療器材專利, 雖非法條規定之典型可登錄專利, 但實務上在特定條件下, 仍可登錄就方法界定物專利而言, 由於該等專利係請求產品, 仍屬物 U.S.C. 355(b)(1)(G):" any patent which claims the drug for which the applicant submitted the application or which claims a method of using such drug and with respect to which a claim of patent infringement could reasonably be asserted if a person not licensed by the owner engaged in the manufacture, use, or sale of the drug." 可登錄及不可登錄的專利資訊在經濟部智慧財產局 103 年度委託研究報告 (2014), 美國專利連結與橘皮書登錄制度研究有詳細說明, 全文參見 : 此處之藥品物質係翻譯自法條原文, 在法條中也令註明即為藥品中的活性成分 ; 在我國藥品查驗登記實務上通稱為原料藥 Applications for FDA Approval to Market a New Drug: Patent Submission and Listing Requirements and Application of 30-Month Stays on Approval of Abbreviated New Drug Applications Certifying That a Patent Claiming a Drug Is Invalid or Will Not Be Infringed, 68 Fed. Reg (June 18, 2003): 所謂多形體係相同活性成分但具不同物理型態的物質 ; 一活性成分的不同結晶結構水合物溶劑化物及無晶型式的化合物均屬之 21 C.F.R (c)(2)(i)(O);(c)(2)(i)(Q). 專利用途編碼係用以分類藥品之適應症, 例如 U-1 為具避孕功能者 (Prevention of Pregnancy) U-161 為用以抑制膽固醇於病人體內進行生物合成之方法 (Method of Inhibiting Cholesterol Biosynthesis in a Patient) 3

專利除藥品物質之外, 該法條對 14 於與藥品物質之多形體 (polymorph) 專利亦有規範在申請人於宣誓書中保證具有試驗數據說明含有該多形體的藥品產品的作用與含有藥品物質的藥品相同的情況下, 亦為可登錄的專利實務運作上,

4 的專利而非方法專利, 在具有證明該物具新穎性的相關資料的情況下, 可登錄方法界定物專利至於醫療器材專利, 則限於醫療器材須含有與 NDA 申請案中之活性成分或藥品產品, 其判斷方式仍回到 21 U.S.C 355(b)(1)(G) 所規範之原則, 即考量醫療器材專利請求項中傳遞藥品的部分或用途為 NDA 申請案所必須者, 以及製造使用或販賣藥品產品後, 是否構成侵害該醫療器材專利的疑慮 C.F.R (b) 也特別規範不可登錄的專利, 如製程專利 (process patents) 包裝 (packages) 代謝物 (metabolites) 及中間物 (intermediates) 均在不可登錄專利之列二專利資訊之提出時點 18 關於專利資訊之提出, 申請人在提出 NDA 申請或 Section 505(b)( 2) 19 申請案 ( 即 Paper NDA) 時, 須將已獲准之專利提交 FDA, 申請中的專利案則無須提出此外, 申請人除在上市許可申請時必須提出專利資訊外, 嗣後專利資訊的修正及補充案中也須提出對於上市許可申請前已獲准的專利, 申請人須在提出上市許可申請時一併提出專利資訊 ; 若於上市許可核准前始獲 USPTO 核准專利, 申請人應在專利核發 30 日內以修正方式提出專利資訊 20 如擬申請的許可進行下列任一種補充 ( 即補充案 ): 變更配方增加新適應症或其他使用情況 ( 包括變更投藥途徑 ) 變更強度及針對藥物藥品產品或使用方法作任何其他變更, 申請人也應提出專利資訊 21 對於在上市許可核發後始獲頒的專利, 申請人應在該專利核發的 30 日內提出專利資訊 22 此外, 在核發許可後 30 日內,NDA 申請人應再次提出專利資訊 23 若逾期未提, 原開發藥廠或專利權人將無法享有因 Paragraph IV 聲明之專利侵權訴訟衍生的 30 個月停止發證期的利益 24 三如何提出專利資訊專利資訊須以宣誓書方式提交 FDA 的 a 表格 ;3542a 表係用於 NDA 申請修正或補充時提出的專利資訊 ( 即 NDA 核可前提出專利資訊使用 3542a 表 ), 而 3542 表則用於 NDA 或補充核可後提出的專利資訊 ( 即 NDA 核可後提出專利資訊使用 3542 表 ) 3542 及 3542a 表格均公布於 FDA 網站, 便於申請人利用 25 FDA 之登錄方式原則上按個別專利 (patent-by-patent basis) 進行登錄, 而非登錄個別請求項 Terry G. Mahn, Michael A. Siem, and Elizabeth M. Flanagan, Orange Book Listing Opportunities for Drug-Device Combinations, 9 PLIR 1500( 2011). Id. 355(b)(1). Shashank Upadhye, Generic Pharmaceutical Patent and FDA Law ( 2014 ed.) Section 505(b)( 2) 申請係針對與 NDA 產品有些微差異者, 因此, 其不歸類為 NDA 也不歸類為 ANDA 一般而言,Section 505(b)(2) 申請案用於下列產品的上市許可 : 新劑型 (new dosage formulation); 新適應症 (new indication); 改變活性成分劑量 (change strength of the drug substance); 新投藥途徑 (changed route of administration); 改變投藥療程 (changed dosing regimen); 不同活性成分 (different active ingredient); 取代組合藥品中的一成分為另一成分 ; 及要求從處方藥變更為非處方藥 Section 505(b)(2) 申請可基於上市產品的部分已公開資料取得許可, 因此 Section 505(b)(2) 申請也稱為 Paper NDA; 然,Section 505(b)(2) 申請案須提出申請上市產品不同於 NDA 申請的之安全性與療效資料與數據 Id. 21 C.F.R (d)(1). Id. 21 C.F.R (d)(2). 21 C.F.R (d)(3). 21 C.F.R (c)(ii). FTC, Biovail Corporation( Administrative), available at visited Dec. 15, 2014). 3542a 表請參見 : 表請參見 : 4

53(b) 也特別規範不可登錄的專利, 如製程專利 (process patents) 包裝 (packages) 代謝物 (metabolites) 及中間物 (intermediates) 均在不可登錄專利之列二專利資訊之提出時點 18 關於專利資訊之提出, 申請人在提出 NDA 申請

5 (claim-by-claim basis) 26, 而針對使用方法專利, 登錄規則即規定須按個別請求項登錄參美國橘皮書登錄的爭議及最新的 FDA 施行規則草案一美國橘皮書登錄制度造成的影響與爭議 FDA 對於登錄之專利資訊不進行實質審查, 僅作形式審查, 並在橘皮書中公開申請人所提供的所有專利資訊雖然橘皮書的專利登錄錯誤或不實可能導致重大的問題,FDA 的態度是拒絕扮演超越行政以外的角色 27 在此方面, 美國過往已有許多關於登錄不實或浮濫登錄的訴訟, 法院判決大多認同 FDA 在橘皮書內容僅扮演有限的角色 FDA 也拒絕判斷原開發藥廠與對造間關於橘皮書登錄的爭議, 其理由為 Hatch-Waxmann 法案沒有提供實質審查專利資訊的法律基礎, 且 FDA 也自認其缺乏專利專業知識以作出正確判斷任何人如欲爭執橘皮書登錄的正確性, 其必須提供 FDA 書面理由 28,FDA 隨後將要求 NDA 持有人確認其登錄之正確性, 但 FDA 的通知不具強制性, 無法迫使 NDA 持有人修改或刪除登錄之專利資訊另外 FDA 也不會主動修改該登錄之專利資訊 29 由於橘皮書的專利登錄可能導致產生 30 個月的藥品許可停止發證期, 對 ANDA 申請人影響甚鉅 ; 同時也影響消費者提前使用便宜學名藥之利益, 影響公共衛生政策之落實在 2003 年 Hatch-Waxman 修法前, 原開發藥廠為阻擋學名藥, 在法條缺乏明確規範的情況下, 採取儘量登錄專利的策略, 造成浮濫登錄的情況, 引發相當大的爭議, 包括所謂的長青樹專利問題 30 至於登錄錯誤或不實之救濟, 僅能向法院提起訴訟解決爭議 2003 年 Hatch-Waxman 法案修正後, 增訂 ANDA 或 Section 505(b)(2) 之申請人得在原開發藥廠所提起的侵權訴訟中, 以反訴請求法院命令 NDA 持有人更正或刪除橘皮書上專利資訊之相關規定 31 另外, 亦有以競爭法提起關於橘皮書登錄爭議的訴訟在美國專利登錄爭議的訴訟中, 近年來集中在對於使用方法專利, 學名藥主張 Section viii 的聲明的情形前已說明對於使用方法專利的登錄方式係按個別請求項 (claim-by-claim) 提供專利資訊 32 詳言之, 活性成分專利通常在使用方法專利前到期 ;FDA 允許學名藥廠選擇利用 Section viii 聲明 33, 主張從學名藥的標籤中刪除或排除仍有專利保護的使用方法 ( 例如適應症 ) 如 FDA 認為這些範圍較窄標籤中的使用方法確具安全性及有效性, 學名藥即有進入市場的途徑因此, 對於使用方法專利,FDA 要求採用個別請求項登錄的方式並設計用途編碼 (Use Code) 予以公開用途編碼之目的是引導 FDA 瞭解須從原開發廠藥品標籤中排除的具體敘述為何, 使學名藥不會侵害使用方法專利然而, 近年來使用方法專利資訊登錄過廣的爭議不斷, 如 Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd v. Novo Nordisk A/S 一案, 甚至受到美國最高法院的關注並作出決定在該案中, 原開發藥廠 Novo 製造使用 repaglinide 增加胰島素分泌以治療糖尿病的藥品,FDA 核准三項治療糖尿病之使用方法, 分別為單獨使用 repaglinide 合併使用 repaglinide 與 metformin 及合併使用 repaglinide 與 thiazolidinediones Novo 擁有請求 repaglinide 化合物本身的專利 ( 美國專利 RE 37,035) 及請求 repaglinide 與 metformin 組合使用的方法專利 ( 美國專利 6,677,358) 但 26 John R. Thomas, supra note 10, at 請參見 Apotex Inc. v. Thompson, 347 F.3d 1335, 68 USPQ2d 1725( Fed. Cir. 2003) C.F.R (f) C.F.R (f). 30 John R. Thomas, Patent "Evergreening" : Issues in Innovation and Competition, Congressional Research Service, , R U.S.C. 355(c)(3)(D)(ii)(Section 505(b)(2) application); Id. 355(j)(5)(C)(ii) (ANDA) C.F.R (b)(1). 33 依 21 U.S.C. 355(j)(2)(A)(viii) 規定, 若學名藥廠係針對使用方法專利提出聲明, 即聲明上市許可學名藥之用途與原開發藥廠登錄於橘皮書上之使用方法專利不同並無侵權提出 Section viii 聲明者, 須向 FDA 提出提議標籤, 該標籤必須刪除或排除 (carve out) 已有專利保護之使用方法標示資訊 ; 而橘皮書之登錄上允許學名藥廠得將原開發藥廠針對該藥品之適應症自其專利用途編碼中排除 5

判決大多認同 FDA 在橘皮書內容僅扮演有限的角色 FDA 也拒絕判斷原開發藥廠與對造間關於橘皮書登錄的爭議, 其理由為 Hatch-Waxmann 法案沒有提供實質審查專利資訊的法律基礎, 且 FDA 也自認其缺乏專利專業知識以作出正確判

6 是對於 repaglinide 之單一使用及 repaglinide 與 thiazolidinediones(tzds) 之組合使用則缺乏專利保護 Caraco 以 Paragraph IV 提起學名藥上市許可申請, 也依法通知專利藥廠 Novo,Novo 於接獲通知後對 Caraco 提起專利侵權訴訟,Caraco 也另提出 Section viii 聲明, 主張其使用方法並未包含於已登錄之使用方法專利的範圍內在 FDA 審查該學名藥上市許可申請案的過程中,Novo 向 FDA 更改其專利用途編碼使得 Caraco 申請案中提議標籤 (proposed label) 所載的使用方法落入 Novo 更改後之專利用途編碼內, 造成 FDA 無法依 Section viii 聲明發給 Caraco 上市許可接著 Caraco 在其專利侵權訴訟中, 以 Novo 更改專利用途編碼為不當登錄為由, 提出反訴請求法院要求 Novo 更正其之專利用途編碼美國地方法院認為 Novo 更改專利用途編碼為不當登錄, 作出有利 Caraco 之即決判決 (summary judgment) Novo 上訴至聯邦巡迴上訴法院後, 上訴法院未認同地方法院的判決並駁回原判決, 認為反訴的標的並不包括專利用途編碼最後, 全案上訴至最高法院, 最高法院在審酌該反訴規定之立法意旨後認為, 專利用途編碼亦屬反訴之標的, 因此 Caraco 得提起反訴請求法院以命令要求 NDA 持有人更正之 34 鑒於該最高法院的判決結果, 原開發藥廠及學名藥廠均須對橘皮書中專利用途編碼的登錄重新思考策略 ; 對學名藥廠而言, 該最高法院明確了學名藥廠可提起反訴挑戰專利用途編碼的正確性 ; 對原開發藥廠而言, 可能的因應方式是在專利上爭取獲得較廣的使用方法請求項的範圍, 使得基於請求項所可登錄的專利用途編碼 e 種類較多, 造成主張 Section viii 排除的難度提高該判決也促使 FDA 須進一步釐清專利用途編碼登錄的標準二美國最新的 FDA 施行規則草案 (ProposedRegulations) 2015 年 2 月 6 日, 美國 FDA 公布針對實施 2003 年 MMA 中的第 XI 篇 ( Title XI) 的施行規則草案 35 MMA 的第 XI 篇著重在二個方面 :(1) 對於 ANDA 與 505(b)(2) 申請案受到 30 個月停止發證期設定限制條件, 及 (2) 建立第一個學名藥申請人喪失 180 天獨賣期的條件, 使後續學名藥申請案不會受到阻礙 FDA 基於實施 MMA 多年的經驗, 研擬提出此一施行規則草案, 主要內容也包括 NDA 持有人對於使用方法專利的用途編碼敘述, 以避免用途編碼範圍過廣導致延遲學名藥的核准上市 36 FDA 研擬將長期實務要求法條化, 要求 NDA 持有人對於公開於橘皮書的專利使用方法的資訊, 必須含有足夠的資訊以協助 FDA 及 505(b)(2) 與 ANDA 申請人判斷, 是否登錄的使用方法專利請求的用途並非 505(b)(2) 與 ANDA 申請人企圖取得核可的用途為避免用途編碼涵蓋的範圍過廣, 若使用方法專利的請求項範圍沒有涵蓋藥品許可所列的每一個用途, 草案中要求 NDA 持有人的用途編碼必須僅能記載專利所請適應症或其他使用方法中對應核可用途的特定部分此要求有利於 505(b)(2) 與 ANDA 申請人提出以 Section viii 聲明取代專利聲明, 主張未企圖核可登錄專利的用途 37 對於 NDA 持有人修正核可的專利使用方法, 該草案規定 NDA 持有人對專利使用方法敘述的修正, 如 (1) 與對應的核可產品的標籤變更無關 ; 或 (2) 在對應的核可產品標籤變更後 30 日後提出, 則將被視為未即時提出 38 對於專利登錄的正確性及相關性的質疑機制, 施行規則草案也進一步提出改善措施在現行規範下, 如擬爭執專利登錄的正確性及相關性,FDA 在接到通知後會要求 NDA 持有人確認專利資訊的正確性或刪除專利資訊 39 對此, 該草案將建立 30 天的期間限制, 要求 NDA 持有人必須即時回應 FDA 的要求 40 對於使用方法專利, 草案也特別規定, 要求 NDA 持有人 (1) 確認包括在用途編碼 Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd, et al. v. Novo Nordisk A/S. et al., 132 S.Ct 1670( S. Ct. 2012). Federal Register / Vol. 80, No. 25 / Friday, February 6, 2015, pp , 全文參見 : Id. at Id. at 6803, Id. at C.F.R (f). Abbreviated New Drug Applications and 505(b)(2) Applications, 80 Fed. Reg. at 6885( Proposed

label) 所載的使用方法落入 Novo 更改後之專利用途編碼內, 造成 FDA 無法依 Section viii 聲明發給 Caraco 上市許可接著 Caraco 在其專利侵權訴訟中, 以 Novo 更改專利用途編碼為不當登錄為由, 提出反訴請求法院要求 Novo 更正

7 肆結論中的核准適應症或使用方法的正確性, 及 (2) 提供專利請求的特定核准用途的資訊, 使 FDA 得以判斷提議標籤排除的範圍是否適當如 NDA 持有人未及時回覆或提出修正, 使 FDA 無法據以判斷,FDA 將參照 505(b)(2) 或 ANDA 申請人提出的專利範圍解釋據以審查是否排除使用方法專利該施行規則草案對於 Paragraph IV 聲明的通知也有新的規範, 當登錄的專利在 505(b)(2) 或 ANDA 申請案的修正或補充案中被挑戰時, 無論是否 505(b)(2) 或 ANDA 申請人已對其他 Paragraph IV 聲明 ( 即先前對不同專利或相同專利的 Paragraph IV 聲明 ) 提供通知, 或即使針對先前的通知已有專利侵權訴訟 41,505(b)(2) 或 ANDA 申請人均須另外發出 Paragraph IV 通知給 NDA 申請人該草案也進一步釐清基於登錄專利,505(b)(2) 或 ANDA 申請人提供 Paragraph IV 聲明的通知 42 給 NDA 持有人及專利權人的時點計算方式明確規定在收到 FDA 確認信前或 Paragraph IV 確認信 43 前寄發的任何通知均為無效, 不會啟動 NDA 持有人或專利權人提起專利侵權訴訟的 45 天期間的計算 44 該施行規則草案包含許多 Hatch-Waxman 法案中 FDA 實務執行的爭點, 如橘皮書專利登錄 505 (b)(2) 或 ANDA 申請案的專利聲明修正及補充等等 FDA 期望此次施行規則的修正可達到下列主要目的 :(1) 修改並釐清關於 505(b)(2) 申請案及 ANDA 之 FDA 規則以減少不必要的訴訟 ;(2) 避免延遲 505(b)(2) 申請案及 ANDA 獲得核准 ;(3) 對原開發藥廠及學名藥廠雙方提供商業上的確定性 45 美國的橘皮書登錄制度對於活性成分及藥品產品專利僅要求按個別專利 (patent-by-patent) 進行登錄, 而對於使用方法專利則是要求按個別請求項 (claim-by-claim) 進行登錄 FDA 在專利登錄的審查上不採實質審查, 僅進行形式審查, 並僅扮演單純行政管理的角色然而,Hatch-Waxman 法案實施 30 年來, 在專利登錄引發各種浮濫登錄及登錄錯誤的爭議, 也在專利登錄的救濟方式多所討論美國制定 Section viii 聲明, 主要功能係使學名藥廠商在原開發藥廠的化合物專利過期而僅有用途專利時, 學名藥廠商可向 FDA 申請自學名藥的標籤中排除該用途, 而不用經過 Paragraph IV 的過程, 可較為迅速進入市場然而, 許多關於使用方法專利登錄的爭議使得該政策上的美意無法達成從美國最新的 FDA 施行規則草案可窺知,FDA 嘗試減少使用方法專利登錄上的爭議加拿大為符合北美自由貿易協定的義務, 已於 1993 年制定及實施 Patented Medicines(Notice of Compliance Regulations) Data Protection and Access to Medicines Regime(PM(NOC)Regulations), 且已歷經多次修正在專利登錄方面, 製程醫療器材中間物代謝物及活性成分的衍生物均不能登錄, 登錄的範圍較美國為窄至於加拿大衛生部對登錄專利的權限, 可以拒絕增加專利登錄的要求, 也可主動刪除不符規定的登錄內容 46 韓國則在美韓自由貿易協定 2012 年 3 月 15 日生效後, 積極引進專利連結制度其已於 2012 年 3 月 15 日建立專利連結資料庫 (Green List) 與通知制度, 並將大分子藥物包括在連結制度中, 此與美國不同對於生物性藥品, 美國另以生物製劑產品價格競爭與創新法案 (Biologics Price Competition and Innovation Act,BPCIA) 規範, 未採用起訴後自動停止發證期間的專利連結制度此外, 韓國在專利登錄的審查上也不同於美國的形式審查, 係採實質審查, 得依職權修改或刪除登錄的專利資訊 (f)(1)). Id. at 6890( Proposed (d)(1)); Id. at 6881( Proposed (d)(1)); Id. at Id. at 施行規則草案定義確認信為書面 FDA 對申請人的聯絡, 陳述 FDA 已判斷 505(b)(2) 申請案或 ANDA 為足夠完整以進行實質審視 Id. at 施行規則草案定義 Paragraph IV 確認信為書面 FDA 對申請人的聯絡, 陳述 FDA 已判斷含有 Paragraph IV 聲明的 505(b)(2) 申請案或 ANDA 足夠完整以進行實質審視 Id. at 6881; Id. at 6890( Proposed (b)(2)). Id. at PM(NOC)Regulations 3(2). 7

其他 Paragraph IV 聲明 ( 即先前對不同專利或相同專利的 Paragraph IV 聲明 ) 提供通知, 或即使針對先前的通知已有專利侵權訴訟 41,505(b)(2) 或 ANDA 申請人均須另外發出 Paragraph IV 通知給 NDA 申請人該草案也進一步釐清

8 從加拿大與韓國的專利登錄制度可窺知, 兩國雖為加入自由貿易協定而導入專利連結制度, 同時也考量到美國實施專利連結所產生的弊病與爭議, 在立法時即作修改以避免重蹈覆轍我國為推動參與跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定 (Trans-Pacific Partnership,TPP), 正研擬是否導入專利連結制度對於專利登錄的審查形式, 須考量我國衛福部是否有足夠人力與資源對專利登錄進行實質審查此外, 對於審查結果的救濟方式, 衛福部所為之決定是否因實質審查而應定位為行政處分? 我國的行政救濟的行政法院體系是否適合解決此種專利登錄的爭端? 此等問題均值得仔細思考另關於可登錄事項, 若允許使用方法專利之登錄, 即必須思考是否採用類似美國的 Section viii 聲明, 使學名藥得以較為快速進入市場 ; 如要採用 Section viii 聲明, 似乎也應建立類似用途編碼的系統, 否則將無法實現 Section viii 的功能然而, 建立用途編碼即為一大工程, 而如何排除非專利用途以降低專利登錄爭議的困難度更高此外, 大分子藥物 ( 生物性藥品 ) 與小分子藥物本質上即有不同 ; 生物性藥品的分子較大且結構複雜, 並且是透過生物製程生產因此, 即使使用相同的製程也難以生產出相同的產物是以生物性藥品的跟隨產品不稱為學名藥, 而是稱為生物相似性藥品針對此種生物相似性藥品, 美國並未將其納入與 Hatch-Waxman 法案相同的法規架構, 而是另以美國生物製劑產品價格競爭與創新法案 (BPCIA) 規範生物性藥品, 使消費者得以早日近用生物性藥品在 BPCIA 的架構下, 並無橘皮書登錄及 30 個月的停止發證期等制度然而, 韓國則將生物性藥品一併納入其專利連結制度中面對更為複雜的生物性藥品, 我國是否將其與小分子藥物一併納入, 或採階段性納入, 或甚至不納入專利連結制度, 係政策性問題, 應審慎評估我國生技產業之發展現況後再為決定我國如何引進專利連結制度須仰賴修法完成 ; 然而, 修法之前, 宜整體考量我國國情及現有的資源及能力, 對專利連結的各個制度作取捨並規劃配套措施, 以建構利益衡平, 並適合我國國情的專利連結制度 8

應定位為行政處分? 我國的行政救濟的行政法院體系是否適合解決此種專利登錄的爭端?

所 3 學分課程, 及兩門跨領域課程共 6 學分以上課程學生在修課前, 必須填寫課程修課認定表, 經班主任或指導教授簽名後始認定此課程學分 ) 10. 本規章未盡事宜, 悉依學位

所 3 學分課程, 及兩門跨領域課程共 6 學分以上課程學生在修課前, 必須填寫課程修課認定表, 經班主任或指導教授簽名後始認定此課程學分 ) 10. 本規章未盡事宜, 悉依學位 95 年訂定 96 年 11 月修正 97 年 10 月修正 100 年 2 月修正 101 年 4 月修正 102 年 1 月修正 103 年 4 月修正 103 學年度入學新生適用, 舊生可比照適用 1. 研究生須於入學後第二學期開學前選定指導教授, 經課程委員會認定後方得繼續

上 述 四 種 聲 明 中, 關 於 Paragraph I 及 Paragraph II 聲 明,FDA 可 直 接 核 准 學 名 藥 的 ANDA 申 請, 核 發 藥 證, Paragraph III 聲 明 需 待 專 利 到 期 後 始 核 發 藥 證, 而 Paragraph IV 聲

上述四種聲明中, 關於 Paragraph I 及 Paragraph II 聲明,FDA 可直接核准學名藥的 ANDA 申請, 核發藥證, Paragraph III 聲明需待專利到期後始核發藥證, 而 Paragraph IV 聲